5.- Desta forma, inajastával a deserção. Incidência da Súmula 187/STJ (E deserto o recurso interposto para u Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos/.6.- Pelo exposto, com apoio no art. 34, VII, úo Regimento Interno do Superior Tribunal dc Justiça, nega-se provimento ao Agravo de. Instrumento. Intimem- se. Brasília. 30 de abri! de 2012. Ministro SIDNEI BENETI,Relator.

Entendimento igualmente esposado pelo ministro Humberto Martins, no julgamento do AgRg no REsp 880732 / DF, 2a. Turma. DJe 30/06/2011, reafirmando a necessidade do preparo obedecer ao estrito comando da lei, sob pena de

deserção. Verbis::

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO EM BANCO ERRADO - DESERÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL - RESOLUÇÃO C/EX 02/79 - APLICABILIDADE - ACÓRDÃO E M HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.(...)2. O recurso fo i interposto na vigência da Resolução 20/2004 desta Corte, que prevê o recolhimento das custas no Banco do Brasil. O preparo fe ito de maneira irregular não permite sua vinculação ao processo a que se refere, ou ao Tribunal a que se destina, não atendendo à finalidade do instituto, que serve para a satisfação das custas relativas ao processamento do reclamo, "inclusive porte de remessa e de retorno " (CPC. art. 511).(...)4. A Resolução CIEX 02/79 não é ilegal ou inconstitucional, visto que os Decretos-leis n. 1.658/79 e 1.723/79, dos quais derivou, foram considerados parcialmente inconstitucionais pelo STF, apenas quanto aos artigos I a e 3° Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 855.977/DE, rei Min. Eliana Calmon). Aplicação da Súmula 83/STJ. Agravo regimental provido em parte.

Não poderia ser diferente o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos precedentes abaixo colacionados, verbis.

PROCESSUAL CIVIL. AGRA VO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. PREPARO. PRAZO INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO1. O prazo para a efetivação do preparo no recurso de apelação é de cinco dias, contados do ato de interposição (Lei n° 9.289, de. 04/7/96, art. 14, II).2. Aplicação, no caso, da Lei Especial, que dispõe sobre as custas na Justiça Federal, em detrimento do Código de Processo Civil, que é uma Lei Geral. Precedentes.3. Contrariamente ao disciplinado antes na Lei n° 6.032/74 (art. 15, IV), a obrigação de recolher inicia-se independentemente de intimação, bastando a interposição de recurso.4. Não provando justo impedimento para a realização do pagamento, incide à espécie o disposto no art. 183 do Código de Processo Civil.5. Deserção decretada.6. Agravo de instrumento improvido.(AG 2001.0L00.022289-0/MG, Rei. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta 'i'wma, D J de 30/05/2005, p. 63).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO D RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE.

1 Nos termos do artigo 14, inciso //, da Lei 9.289/96 ap licá ve lJu s tiça Federal em virtude do principio da especialidade (Decreto-Lei 4.<>S?/42, arí. - ", §§ I ae 2°)

o prazo para a efetivação do preparo da apelação (C P.C., oris. 511 e 513) é de cinco dias, contados da interposição do recurso, independentemente de intimação. Precedentes desta Corte.2. Não tendo a agravante efetuado o recolhimento do preparo, após a interposição do recurso (C.P.O., arí. 513), no prazo legal (Lei 9.289/96, art. 14. II). correta a decisão que reconheceu a existência de deserção.3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.(AG 1999.01.00.10317H-1/GO, Rei. Juiz FederaI convocado Leão Aparecido Alves).

Assim, a guia de fls. 2549 tem como destinatário o Superior Tribuna!

de Justiça, com vaior de recolhimento de R$ 233,99, código de Unidade Gestora (arrecadadora) 050001/00001, código de recolhimento 18832-8. A guia correta, por sua vez, deve como destinatário o Tribunal Regional Federal da I a Região, com valot de R$ 352,04, código de unidade gestora 090023/00001 e código de recolhimento 18740-2.

Inexístindo identidade nas guias quanto ao destinatário, e unidade gestora, não há que se falar em preparo insuficiente que pudesse justificar e acolher a

dita “complementação" havida às ffs. 2562.

Basta uma simples leitura da guia de fls. 2562 que contém os códigos e destinatários corretos, para verificar que em nada corresponde à guia de fls.

2549.

LOGO, NÃO HOUVE, SEQUER, A OCORRÊNCIA DE PREPARO, NÃO

HAVENDO QUE SE FALAR EM COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DA GUIA DE FLS 2562 QUE RECOLHE O VALOR TOTAL DAS CUSTAS DEVIDAS E NÃO SOMENTE A SUA ALEGADA COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA PAGA A MENOR.

A DESERÇÃO PROVA-SE NÃO APENAS PELA EMISSÃO DE UMA NOVA GUIA QUANDO PRECLUSO O PR!AZO RECURSAL - O QUE AFASTA SANAR PELA COMPLEMENTAÇÃO ERRO QUANTO AO VALOR E DESTINATÁRIO. PROVA-SE, IGUALMENTE, PELA EMISSÃO DE GUIA INCORRETA, QUANTO AO VALOR E DESTINO, À DENOMINAÇÃO DO RECURSO

E REMESSA DESTE A TRIBUNAIS INCOMPETENTES - STJ E TJDFT- QUANDO O TRF É O TRIBUNAL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A APELAÇÃO EPIGRAFADA..

DESTACA-SE: O PAGAMENTO E SUA COMPROVAÇÃO, ATRAVÉS DESSA SEGUNDA GUIA, FLS. 2562, OCORRERAM APÓS O PRAZO LEGAL D F. 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 511 DO CPC.

de todos esses argumentos, amparado na legislação e nos

do STJ e do TRF1, necessários se faz reconhecer a )ndo-se a não admissão e o desconhecimento do presente

paradigmátic ocorrência dia recurso. / / / I

Diante

s precedentes deserção, impe

2 - A despeito da afirmativa do Apelante de inexistência derepresentação processual, c Apelado esclarece que, nos moldes da “Licença e Acordo do Contrato" celebrado com o DeMolay internacional, a cláusula 4 é expressa ao estabelecer “Como parte da licença concedida pelo presente instrumento, o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil concorda em fazer

vigorar os direitos de domínio da Propriedade Intelectual da DeMolay Internacional e o direito exclusivo de usar a Propriedade Intelectual conferida ao mesmo pela licença aqui concedida, de e contra iodos os demais, incluindo o cumprimento por ação judicial, caso seja necessário, às custas e despesas exclusivas do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil" (fl. 67, em sua versão traduzida

juram.-: .tadamente).

Dita cláusula significa, em última análise, tratar-se de cláusula

mandato, suficiente a legitimar a atuação do Apelado e sua representação em nome do

DeMolay Internacional,

Inobstante o esclarecimento acima e a suficiência da cláusula mandato referida, para que não pairem dúvidas acerca da legitimidade do Recorrido, acosta, procurações, conferidas pelo DeMolay Internacional e pelo Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, com ratificação expressa de todos os atos até então praticados.

BREVE RESUMO DOS FATOS E DO PROCESSO

3 - No Sentir e ver do Apelado, o óbice de trânsito válido e regular do presente recurso imposto pela deserção é intransponível. Entretanto, por dever de zelo e cautela, maneja as presentes contrarrazões na forma a seguir.

4 - O Autor/Apelado propôs Ação contra o Réu/Apelante pretendendo

e requerendo, com a procedência da ação:

a) O cancelamento ou a nulidade definitiva do registro das marcas “DEMOLAY”, nominativa e figurativa, em nome do Requerido SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL;

b) Impor ao Requerido/SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL a obrigação de não fazer, ou seja, proibi-Ao de praticar, doravante, quaisquer atos de comércio ou se apresentar como representante//das marcas e dos interesses da DeMOLAY INTERNATIONAL para o B r a s i l ; / / T / N

J

<•} Impor a obrigação do iazer. isU* é, de determinar ao segundo Requerido/INPÍ regütrar as marc; “DeMOLAY" em nome da DeMOLAV INTERNA'! IOMAI-

d) A condenação do Requerido/ SUPREMO CONSK1 HO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASiL ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mi! reais) referentes aos danos m orais e patrimoniais, quantias que poderão ser alteradas por Vossa Excelência;

e) A condenação do Requerido/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

5 - Em sua iniciai, o Autor/Apelado afirmou e provou, resumida e

objetivamente:

a) O DeMolay Internacional como sucessor do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay;

b) Em 09 de maio de T984 o então Supremo Conselho Internacional autorizou o Réu/Apelante a fabricar e comercializar, apenas no Brasil, produtos com a marca “DEMOLAY”, mas que, em razão das decisões tomadas pelo border, em 15 de novembro de 2003, o DeMolay internacional, em 04 de fevereiro de 2004, rescindiu o contrato existente com Réu/Apelante, em razão da violação de diversas Cláusulas contratuais, comunicando-o, nesta mesma data, acerca de tal decisão;

e.) Em -21 de agosto de 2004, o Suprémo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil passou a representar, no Brasil, de forma exclusiva, os interesses, marcas e produtos de propriedade do DeMolay Internacional

d) Em 23/07/1996 o Réu/Apelante depositou e. em 23/03/1999, obteve o registro da marca nominativa “DEMOLAY” junto ao ÍNPI e que, em 15/04/1999, o mesmo Réu depositou e, em 13/06/2006, obteve o registro da marca figurativa “DEMOLAY” junto ao INPI;

e) Os registros nominativo e figurativo, da marca “DEMOLAY”, formulados pelo SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL contrariam os costumes, a ética e cláusulas do contrato de mútuo havido com o Supremo Conselho Internacional, sucedido pelo DeMolay Internacional, violam a Convenção da União de Paris, a Lei de Propriedade Industrial e os Princípios da Boa-Fé e da Função Social dos contratos, sob a ótica do Código Civil de 2002;

f) Sob o aspecto histórico-fático, a inicial identifica (a) o surgimento da Ordem DeMolay nos EUA e sua finalidade: (b) o surgimento do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, aqui Réu, e sua destituição e (c) o surgimento do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil;

g) O Fundamento Jurídico da ação alicerçado nos atos ilícitos e de má-fé do SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL/Apeiante, notadamente no registro indevido da marca figurativa e nominativa “DEMOLAY”, em nome próprio, como se proprietário fosse, quando de há muito antes disso, já era sabedor de que o proprietário era o Supremo Conselho Internacional sucedido pelo DeMolay Internacional;

h) Assim, em sendo o ato eivado de má-fé, não se trata de anulabilidade do Ato Registrai, mas sim de nulidade plena e absoluta, o que, sob este aspecto, afasta a incidência do prazo prescricional previsto na Lei de Propriedade Industrial para reclamar o registro indevido;

i) O Fundamento legal, sob o amparo do art. 16 do Decreto n.° 1.355, de 30/12/1994, art. 166, 167 e 173 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em;

I - Violação do art. 124, XXIII, art. 126, art. 165, todos da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.° 7279/96) - O Réu, depositou e registrou, em nome próprio, junto ao INPI a marca nominativa e figurativa “DEMOLAY” pertencentes ao DeMolay Internacional. Registrou em nome próprio o que não criou e que sabidamente pertence a terceiros, fundamentalmente por força do

L b i /

havido com o então Supremo C -nselho internacional, que lhe autoriza' a representar interesses de lai instituição no Brasil:

O contrato havido com o ISO - Supremo Conselho internacional - sucedido pelo 1)1 - , DeMolay Internacional - nunca ceaeu. gratuita e/ou onerosamente, os direitos dc propriedade sobre à marca figurativa e/ou nominativa “DEMOLAY’’, ao Réu/Apelante/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL. O referido contrato apenas e sempre autorizou, permitiu, exclusivamente o seu direito de uso.

II - Ocorrência do Crime de Marca tipificado no art. 189 da Lei de Propriedade Industrial e no art. 184 do Código Penal Brasileiro , quando o Réu/Apelante registra, sem a devida autorização, em nome próprio, marca conhecidaroente alheia e sobre a qual tinha o dever contratual, legal, ético e moral de resguardar e proteger.

Como corolário lógico, decorrente do ato praticado pelo Réu/Apelante ao registrar em nome próprio como seu e como fruto da sua criação, algo que já possui e que sempre soube possuir proprietário, caracterizando o ato ilícito, de má-fé e premeditado, pode-se afirmar a nulidade destes mesmos registros.

Ifl - Não incidência do art. 174 da Lei de Propriedade Industrial (ímprescritíbilidade) - Em se identificando o Ato praticado pelo Réu/Apelante como ilícito e de má-fé, com intenção de prejudicar terceiros e o verdadeiro proprietário da marca figurativa e nominativa “DEMOLAY”, conclui-se como sendo o Ato nulo de pleno direito, logo, não incide a prescrição prevista no art. 174 da LPL

j) O Brasil e os EUA são signatários da Convenção da União de Paris. As marcas figurativa e nominativa “DEMOLAY” foram devidamente registradas nos Estados Unidos da América em nome do Supremo Conselho internacional, que veio a ser sucedido pelo DeMolay internacional, então, o art. 6o da Convenção da União de Paris combinado com o art. 126 da LPI suspendem e afastam a incidência do art. 174 da LPI, tomando imprescritível o prazo para requerer o cancelamento e/ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.

6 - O Réu/INPI em contestação, fls. 251/253, reconheceu__a

procedência do pedido do Autor, afirmando que, in verbis.

“Por fim, após longa apreciação da farta documentação apresentada pelo autor, não resta dúvida quanto a apropriação indevida das marcas, pela ré, razão pela qual somos pela nulidade dos registros ora sub judice.(...)Verifica-se que o direito do autor não fo i e não está sendo resistido pelo INPi, e não poderia, tendo em vista a exposição da área técnica do referido Instituto, não ensejando dessa forma, qualquer interesse do autor na busca da proteção jurisdicional, pois como dito, não houve por parte do INPI. qualquer manifestação de resistência ou posicionamento contrário ao direito postulado pelo autor. ’’

7 - O Réu/Apelante Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, traz na presente Apelação questões já ultrapassada com a prestação jurisdicional na Primeira Instância ao julgar procedente o pedido do ora Apelado, então Autor.

8 - Recorda-se que a ação foi julgada parcialmente procedente para o

fim de:

a) Declarar a nulidade dos registros das marcas promovidas pelo Réu junto ao INPI, na forma da fundamentação, e condenando o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O

t

BRASIL ao pagamento do indenização uo importe de R$ 200.000,00, extinguindo •> procoM com resolução de mérito, no;, termos do arí. 269, inc. i. do C!'C;

b) Rejeitar a reconvenção e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. i, do CPC;

c) Condenar o Réu-Reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários de. sucumbência, os quais, atendidas as regras contidas no art. 20, §4°, do CPC', foram arbitrados, levando em conta as circunstâncias constantes nas letras “a” e “c” do §3° do referido dispositivo, no montante de RS 20.000,00;

d) Deixar de condenar o INPI nos ônus da sucumbência porquê, embora tenha figurado como réu e esteja vinculado ao comando sentencia! por força da função que exerce de ente público responsável pelos registros industriais, a sua participação no processo, na qualidade de réu deveu-se apenas e tão somente ao fato de ter procedido ao registro, cuja dinâmica, não faz recair sobre o instituto quaiquer ilicitude, pois irregularidades dos registros muitas das vezes aparecem tardiamente, sem que seja possível ao INPI verificar de maneira antecipada todos os seus termos.

9 - O Réu/Apelante interpôs Embargos de Deciaração em extensas 18 laudas, sustentando a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição na sentença.

9.1 - Os Embargos foram desacolhidos, afirmando o Magistrado

Singular que a pretensão do então Embargante, ora Apelante era a de insistir em ver

reapreciada a causa, o que não seria possível em sede dos acíaratórios.

10 - O Autor/Apelante, por sua vez, também embargou para o fim de

serem sanados dois aspectos;

a) Erro material:

À fl. 2386 consta:

“O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLA Y PARA AREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL provou ser o titular da marca há muitas décadas e que nunca cedeu em definitivo as suas marcas para o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BH4SIL, que foram registradas no IN Pi contrariando as leis de proteção da propriedade industrial. ’’

Em verdade, “O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL provou ser o DeMolay International o titular da marca há muitas décadas (...)” .

b) Omissão na parte dispositiva da sentença:

Ainda que conste na fundamentação da sentença, à fl. 2385, a cominação imposta ao Réu Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil proibindo-o de praticar, doravante, quaisquer atos de comércio ou se apresentar como representante das marcas e dos interesses da DeMolay International para o Brasil, isto não constou no dispositivo da sentença.

Ainda, não constou da sentença a determinação de aplicação de multa diária, na hipótese de o Réu Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil contrariar a decisão de proibição.

De outro lado, ainda, no tocante a cominação, o Autor requereu na inicial, inaudita altera pars, nos termos do art. 273, 461 e 644, todos do CPC, o deferimento de antecipação de

10

tutela para o fim de proibir o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Hras.il de utiliza:, vender, ou praticar quaisquer atos de comércio envolvendo a marca “DEMOLAY” ou se apresentar como representante das marcas e dos interesses da DeMoluy International para o Brasil, fixando-se multa Jiária de RS 5.000,00 na hipótese de deseumprimento.

Assim, ainda que o mérito da ação tenha sido apreciado e julgado para o fim de impor ao Réu a cominação e ainda que a fundamentação contenha dita proibição, não foi possível ao Autor identificar se isto significou o deferimento da tuteia antecipatória, o que é imprescindível seja aclarado para as providências jurídico/judiciais que se seguirão.

10.1 - Os Embargos foram parcialmente acolhidos para o fim de:

a) Não verificar a presença do erro material apontado, porquanto sendo o Supremo Conselho da Ordem Demoiay para a República Federativa do Brasil representante da Demolay internacional, não há erro do juízo ao consignar que O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA A REPÚBLICA REDERATIVA DO BRASIL provou ser o titular da marca há muitas décadas [...] - fls. 2386.

b) Quanto à primeira omissão relatada, verificou que a embargante possui razão. Conforme se verifica na fundamentação da sentença, o juízo prolator fez consignar que ficaria o réu Supremo Conselho da Ordem Demoiay para o Brasil proibido dc praticar quaisquer atos de comércio ou de se apresentar como representante das marcas e dos interesses as Demoiay Internacional para o Brasil, entretanto, tal vedação não constou do dispositivo da sentença, fato que merece reparos, mormente em face do disposto no art. 469 do CPC.

Quanto à questão da multa, não via omissão a ser sanada. Entendo que a aplicação da muita coercitiva de uma obrigação só deve ser fixada quando houver comprovação, nos autos, de que o devedor não a satisfez, fato que só será possível averiguar em fase de execução.

Por fim, embora o juiz que instruiu o feito tenha consignado na decisão de fls. 2 3 11 que o pedido de tutela antecipada seria apreciado na sentença, verificou que o juízo prolator da decisão não perfilhou o mesmo entendimento, na medida em que preferiu dar força executória ao comando sentenciai após seu trânsito em julgado.

Com efeito, a falta de apreciação do pedido de tutela antecipada há de ser interpretada não como uma omissão a ser sanada pelos embargos declaratórios, mas sim como um silêncio eloqüente do julgador, que preferiu não aplicar a regra do art. 273 do CPC.

11 - O Réu inconformado então interpôs a presente Apelação,afirmando que o fundamento da sentença é todo sobre a suposta titularidade de direito da marca da DeMolay International, ignorando todas as questões preliminares prejudiciais, datas dos registros e correta aplicação da lei ao caso, pelo que teria ocorrido o seu cerceamento de defesa, a deturpação dos fatos pela sentença e a negativa de

prestação jurisdicional.

Para dar azo a essas afirmações, o Réu/Apelante, praticamente reedita as manifestações contidas em sua contestação, ou seja:

Preliminarmente:

a) Nulidade da Sentença:

I) Por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, configuradas pela negativa de conhecimento das razões de defesa e reconvenção; ausência de fundamento

para n fixação de indenização, deixando a sentença de apontar os elementos, que justificaram a monta, principalmente a título de danos materiais, além da manifesta I:mitação do pedido;

lí) Por total ausência de fundamentação. Clara esquiva da discussão das questões de fato e de direito, inclusive preliminares e prejudicial de mérito;

III) A sentença negou conhecimento à discussão travada acerca da natureza jurídica dos acordos e propriedades das marcas e obras, uma vez que o Supremo Conselho Internacional teria permitido o registro da marca em seu nome (Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil);

IV) Julgamento ultra e extra petita, tendo a sentença conferido ao Demandante pedido fora e além do pleiteado, uma vez que (i) não haveria pedido declaratório de nulidade dos registros e para que o Autor fosse declarado o único exclusivo representante das marcas DeMolay no Brasil; (ií) não poderia haver julgamento se os registros são validos ou não e menos ainda opinar quem seria o verdadeiro proprietário e/ou representante da marca DeMolay no Brasil; (ii) não poderia ter condenado em indenização no valor de RS 200.000,00, quando o pedido era de RS 70.000,00;

V) Cerceamento de Defesa, uma vez que teria sido tolhido nas garantias do contraditório e da ampla defesa, entendendo que para que ocorresse a prestação jurisdicionai de forma completa e suficiente era necessária a ocorrência de dilação probatória;

b) Ausência de pressuposto para o processamento regular do processo pela falta de qualificação da pessoa jurídica, de documento constitutivo do titular das marcas;

e) Carência de Ação por ausência de interesse de agir afirmando (i) inexistir titular do direito alegado pelo Autor, uma vez que o Supremo Conselho Internacional está extinto, assim como o DeMolay International, inexistindo sucessor legítimo daquele; (ii) inadequação da via eleita, uma vez que havendo pretensão anulatória do registro da marca, a ação cominatória não se mostraria a via processual cabível, pois segundo a Lei n.° 9.279/96 a anulação deve ser pleiteada através de ação própria, diante de juízo competente;

d) Carência de Ação por ilegitimidade ativa, afirmando não haver autorização para o Autor Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil representar o DeMolay International;

e) Inépcia da Inicial por ausência de causa de pedir e logicamente, ensejar o pedido cominatório;

f) Ausência de Caução, pois entende se tratar de discussão quanto a direito de pessoa jurídica estrangeira;

g) Ocorrência de Prescrição, afirmando que o art. 174 da lei n.° 9.279/96 estabelece o prazo de cinco anos para a propositura da ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da concessão. Assim, tendo o registro, pelo Réu, ocorrido em 23/03/1999 e a ação proposta em 11/03/2004 estaria prescrito o direito. Além disso, não teria havido má-fé sua no registro das marcas, uma vez que tinha o dever de guarda. A má-fé teria sido o fundamento da sentença para afirmar a nulidade e afastar a prescrição;

No Mérito:

a) Jamais houve depósito e registro de marcas ilícito ou de má-fé por parte do Réu, porque o acordo que cedeu tais direitos seria irrevogável e irretratável, não possuindo qualquer cláusula de rescisão;

b) O Autor teria inovado na lide, trazendo no curso da ação matéria nova, ouando afirmou que o Réu teria se comprometido a ser governado pelo Supremo Conselho Intej-pagional e a marca DeMolay e o dito Supremo Conselho seriam notoriamente conhecidos;

<-) A sentença se equivocou a respeito tia norma aplicável à espécie, seja por não se subsumir à hipótese do arí. 6o da CUP, sendo aplicável exclusivamente a lei brasileira de propriedade dc marcas:

d) Cabalmente demonstrada a absoluta propriedade intelectual do Apelante e a impossibilidade de cassação dos seus poderes, ausência de comprovação de qualquer violação, seja do antigo tratado, seja de qualquer disposição legal;

e) O Apelante (assim está escrito na Apelação) não provou o fato constitutivo do seu direito, quanto à titularidade das marcas e autorização para demandar em nome de terceiro;

f) A marca americana é mais recente que a marca brasileira, não sendo aplicável o art. 6° da CUP, haja visto que o depósito além de posterior, não trata de marca notoriamente conhecida no Brasil;

c) Os documentos do Réu comprovam (i) inexistência de sucessão legal; (ii) extinção do DeMolaj International; (iii) anterioridade do registro brasileiro; (iv) ausência de submissão do Réu ao DeMolay International; (v) irrevogabiiidade, irretratabilidade do acordo;

h) O registo americano da marca efetuado em 1952 foi cancelado tendo o DeMolay Inlernationa! obtido o registro da marca apenas em 2003;

i) No acordo havido com o Réu, o Supremo Conselho Internacional teria abdicado em seu favor dos poderes, em território brasileiro, sendo aquele autônomo, independente e soberano, responsável pela Ordem e Marca no Brasil;

j) Não houve prova da sucessão do Supremo Conselho Internacional pelo DeMolay International;

k) Não houve prosseguimento do registro americano da marca DeMolay;

!) Não bastasse a outorga de poderes sobre a marca DeMolav ao Réu, no Brasil, e mesmo que isso não ocorresse, a única organização que poderia ter poderes para cassar a autoridade e identidade do Réu seria o Supremo Conselho Internacional, carecendo de legitimidade o DeMolav International;

m) Quando o Réu foi constituído pelo Supremo Conselho Internacional, este permitiu que ele registrasse as marcas no Brasil como se suas fossem;

m) Afirma que a lei 9.279/96 confere àquele que primeiro obtém o registro no INPI, a titularidade sobre o uso de uma determinada designação, vedado a sua utilização sem permissão do titular:

o) Não existe no contrato de mútuo reconhecimento e irmandade, havido entre o Réu e o Supremo Conselho Internacional, qualquer possibilidade de revogação de direitos e poderes sobre a Ordem DeMolay no Brasil;

p) A sentença foi tendenciosa deixando de observar a integraiidade do pacto para justificar a afirmativa de apropriação das marcas pelo Réu;

q) A sentença não observou o direito de anterioridade do Réu;

r) O réu possui os direitos autorais das obras referentes à Ordem DeMolay no Brasil pelo depósito em 01/12/1999 dos livros dos graus DeMolay, junto ao Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, detendo assim, também, sua propriedade;

s) Inexistiram danos materiais e morais, não tendo sido comprovados;

DAS CONTRARRAZÕES PROPRIAMENTE DITAS

j - A-. í ijuíí í■ 'í. -*; resumindo & pontualizando a Apelação, ela se

apoia. nas seguintes questões/

a) O Supremo Conseiho internacional cedeu a marca DeMolay ao Réu/Apelante;

b) O Supremo Conselho Internacional permitiu que o Réu/Apeiante registrasse a marca DeMolay no Brasil como se fosse o seu proprietário;

c) O Réu/Apelante é o proprietário da marca DeMolay no Brasil;

d) Ao registrar a marca o Réu/Apelante tinha o dever de guarda, daí o registro não ter sido de má-fé;

e) A marca DeMolay Americana é mais recente que a marca DeMolay no Brasil;

f) Inexistência de sucessão legal e diversidade de pessoas jurídicas entre o

Supremo Conselho Internacional e o DeMolay Internacional;

g) Extinção da Pessoa Jurídica DeMolay Internacional;

h) Ausência de submissão do Réu/Apelante ao DeMolay Internacional:

i) Irrevogabilidade e Irretratabilidade do acordo de mútuo reconhecimento, autonomia e soberania entre o Réu/Apelante e o Supremo Conselho

Internacional;

j) A lei que deve ser apiicada é a Lei 9.279/96 e não a CUP;

k) Não há notoriedade da marca DeMolay no Brasil.

13 - No sentir e ver do Apelado a discussão dos presentes autos parteda constatação da ocorrência de má-fé no registro da marca junto ao INPI pelo Réu/Apeiante e as questões preliminares se confundem com as questões de mérito, pelo que serão tratadas de forma única ao longo das presentes contrarrazões.

A identificação da ocorrência de má-fé determinará (I) a legislação aplicável (CUP e/ou Lei de Propriedade Industrial); (i!) a prescrição ou não da pretensão do Autor e, (III) a declaração de nulidade dos registros efetuados pelo Réu/ Apelante e a sua adjudicação em favor do DeMolay Internacional.

)

respeito á su.,essSo do Supremo Conselho" V

14 - N ': qof.

Internacional pelo DeMolay internacional e a alegada descontinuidade no registro da propr iedade da marca '"DEMOLAY'', destaca-se o documento de fls. 2275, que representa a tradução juramentada do “Contrato e Nota de Venda", navldo entre Supremo Conselho

Internacional e DeMoiay internacional.

"O presente contrato e nota de venda é celebrado no dia 1° de ju lho de 1997 entre o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, uma sociedade de Missouri, com sede social localizada em 10200 North Executive Hills Boulevard, Cidade do Kansas, Missouri (doravante denominado "Supremo Conselho"), e. a DeMolay International, uma sociedade de Missouri, com sede social localizada em 10200 North Executive Hills Boulevard, Cidade do Kansas, Missouri (doravante denominado "DeMolav InternationaI").

ativos, bens móveis e imóveis, independentemente de onde localizados, sejam eles tangíveis ou intangíveis, seus programas, atividades, negócios, contas bancárias, valores mobiliários, recebíveis, estoque, móveis e equipamentos, trajes e regalias e jundo de comércio, incluindo entre outros, os ativos e os negócios do Supremo Conselho refletidos em seus livros e registros contábeis e em suas demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1996, e a DeMolay International aceita as referidas transferência, cessão e venda.

2. A DeMolay International assume e será responsável pelos programas e atividades do Supremo Conselho e pela continuação deles, assim como os passivos, obrigações, dívidas, arrendamentos e compromissos de qualquer natureza, incluindo entre outros, aqueles refletidos nos livros e registros do Supremo Conselho e em suas demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1996.

3. A DeMolay International terá o direito, em situações adequadas, de usar o nome (e abreviações e variações apropriadas dele) do Supremo Conselho e de continuar a usar, e vender a outras pessoas, ou permitir que outras pessoas usem, os trajes e regalias contendo o nome do Supremo Conselho e de continuar a usar, vender a outras pessoas, ou permitir que outras pessoas usem, os trajes e regalias contendo o nome do Supremo Conselho.

4. Ao assinar o presente instrumento, a DeMolay Foundation, Incorporated, na qualidade de proprietária, concorda com a cessão pelo Supremo Conselho do arrendamento e de todos os direitos de arrendamento relacionados às instalações localizadas em 10200 North Executive Hills Boulevard, Cidade de Kansas, Missouri.

5. Os membros do Supremo Conselho serão membros da Defvfolay International, e a DeMolay International cumprirá com as obrigações do Supremo Conselho perante esses membros.

6. A DeMolav International terá o direito exclusivo de usar, e de permitir e licenciar outros a usarem, o termo “DeMolav ”, ficando ressalvado que o Supremo Conselho manterá o direito de continuar usando o referido termo em circunstâncias apropriadas.

7. De tempo em tempo, conforme necessário ou pertinente, o Supremo Conselho e a DeMolay International tomarão as medidas adicionais e assinarão os documentos adicionais que vierem a ser necessários ou apropriados para implementar ou reforçar a venda, transferência e a como a assunção de responsabilidades conforme previstas por

(...)

ISTO POSTO, FICA ACORDADO O QUE SE SEGUE:

1. O Supremo Conselho transfere, cede e vende para a DeMolay International todos os

este instrumento."

J

ocorrência da transferência, cessão e venda hw idas ernre Supremo Conselho Internacional e DeMolay Internacional, ou seja. um contrato. Documento claro, específico e direto, que não permite interpretações e nem dúvidas acerca do seu objeto e que, principalmente, identifica o modus operandi de uma transferência, cessão e venda que

envolva “empresas" americanas, em território americano.

Este destaque é importante, para o resgate da falaciosa afirmação do Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil da ocorrência de

cessão feita pelo Supremo Conselho Internacional a ele, no que diz respeito à marca “DEMOLAY”. Caso isso efetivamente tivesse ocorrido, haveria documento em idêntica formatação ao ora em comento.

Feito este destaque, o que é possível identificar é a transferência de todo o ativo e de todo o passivo do Supremo Conselho Internacional para o DeMoiay

Internacional, ocasionado o esvaziamento daquela pessoa jurídica, o qual, em momento algum pode se visualizar como uma fraude, uma vez que todo o passivo também foi

cedido e transferido ao DeMolay Internacional e, segundo o contrato apresentado, com identificação contábil e registrai desta operação.

O Contrato foi celebrado em I o de julho de 1997, não sendo

obrigatório ao DeMoiay Internacional, mas salutarmente recomendado, fizesse as transferências registrais, quer em se tratando de bens imóveis, quer em se tratando de outros bens passíveis de registro, em qualquer nível, dos bens existentes em nome do

Supremo Conselho Internacional para o seu.

Assim, particular e especificamente, no que diz respeito à marca “DEMOLAY”, houve o seu primeiro registro em 30/09/1952, que passou a pertencer ao

Supremo Conselho Internacional e, pelo contrato acima, em l°/07/199Z passou a pertencer ao DeMolay internacional, independentemente da alteração do registro de

propriedade junto ao órgão competente.

Então, o “novo” registro de propriedade, agora em nome do DeMolay Internacional, serviu para consolidar fática e juridicamente, situação de fato e de direito existente desde l°/07/1997, pouco importando a data que tenha ocorrido e, muito menos, tenha ela sido após o contrato existente entre Supremó Conselho Internacional e Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.

14.2 - Outro fato jurídico relevante, decorrente do contrato acima é acessão, transferência e venda dos programas, atividades e negócios do Supremo Conselho Internacional para o DeMolay Internacional (este assumindo a posição contratual daquele) o que importou, relativamente ao contrato que o Supremo Conselho Internacional firmou com o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, o seu repasse ao DeMolay Internacional, o que também identifica o não perecímento dest

contiato (Supremo Conselho Internacional e Supremo Conselho da Oídc-rr» DeMolay para

o Brasií) e a manutenção das suas cláusulas e condições até a sua denúncia forma! t motivada em 2004 pelo DeMolay Internacional.

Todos estes aspectos provam, efetivamente, a sucessão do Supremo Conselho Internacional pelo DeMolay internacional, aqui na concepção ampla da palavra, que se viu perfectibiiizada pelo Contrato e Nota de Venda, em que ocorreu a transferência, cessão e venda de todo o ativo e passivo do Primeiro ao Segundo.

15 - O processo é farto de documentos, mas chama a atenção em

especial, o jogo de documentos constantes às fls. 1531/1564, juntado aos autos pelo Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e o jogo de

documentos constantes às fls. 2254/2310, juntado aos autos pelo Apelado/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil.

16 - Os dois jogos de documentos dizem respeito a documentos em idioma inglês, seguidos de suas traduções juramentadas, sendo que o primeiro jogo resume-se aos documentos referentes ao Contrato havido entre o Supremo Conselho Internacional e o Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, e o segundo jogo, além dos documentos constantes no primeiro, contém toda a cadeia negociai e sucessória do Supremo Conselho Internacional para o DeMolay Internacional, além dos documentos que importaram na cassação da carta constitutiva do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e a outorga de nova carta ao Autor/Apelado/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil, assim como toda a documentação pertinente ao registro e propriedade da marca “DEMOLAY”, figurativa e nominativa, em todas as suas variações, pelo DeMolay

Internacional junto aos EUA.

Ambos os jogos de documentos, além de possuírem suas traduções juramentadas, foram, primeiramente submetidos ao Consulado do Brasil, pelo que ambos gozam de fé-pública e presunção de verdade/autenticidade.

16.1 - No que diz respeito ao jogo de documentos constantes às fls.1531/1564, que representa o chamado contrato de “reconhecimento do Supremo Conselho Autônomo perante o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e Declaração de Confiança e Irmandade" em sua versão em idioma inglês e tradução

juramentada, destaca-se os trechos abaixo transcritos:

1.1547, iniciando na penúltima linha e continuando à fl. 1548, com

(...) O Supremo Conselho Internacional, nesta ato. concede ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil o direito de uso e adaptação às suas próprias necessidades de todos os títulos e cerimônias que foram promulgadas pelo Supremo Conselho Internacional e que estiverem válidas na data de assinatura da presente Declaração.

3. Fica acordado que o Emblema DeMolav - cuja representação é mostrada abaixo - IDESENHOj deverá ser utilizado na form a em que aparece acima ou conforme alterado pelo Supremo Conselho Internacional periodicamente, como o único emblema universal da Ordem. O SUPREM O CONSELHO DA O RDEM D EM O LAY PARA O BRASIL RECO NH ECE OVE O EM BLEM A É PROTEGIDO POR D IR EITO S AU TO RAIS E PODE SE R USADO SO M ENTE COM A PERM ISSÃO DO SUPREM O CONSELHO INTERNACIO NAL. O Supremo Conselho Internacional, neste ato, concede ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil a permissão de uso do Emblema DeMolav com relação a todas as atividades fraternais sob seu controle, com as seguintes condições: (1) (...); (2) (...); (3) O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil fa rá uso de todos os processos legais a ele disponíveis para prevenir ou impedir o uso não autorizado ou impróprio do Emblema que venha a ser conhecido pelo Supremo Conselho; (4) O Emblema não será usado com relação a qualquer esforço COMERCIAL OU D E PROPRIEDADE (...)

Os destaques iniciais prestados ao trecho transcrito identificam, sem a menor sombra de dúvidas, inclusive pelo emprego da palavra em sua definição

gramatical e legal, que o Supremo Conselho Internacional concedeu ao Réu/Apeíante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil o direito de USO e PERMISSÃO DE USO do Emblema DeMolay. Nada mais.

Não há a menor referência da ocorrência de cessão de qualquer direito que o Supremo Conselho Internacional detenha sobre o Emblema e marca “DEMOLAY" ao Réu/Apeíante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.

Fl. 1549:

“(...) O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil também reconhece que determinados outros emblemas e insígnias criados pelo Supremo Conselho Internacional tiveram seus direitos autorais protegidos (por exemplo, o Brasão, a insígnia do lítulo de Cavaleiro e a insígnia da Legião de Honra) ou podem vir a ter seus direitos autorais protegidos no futuro, podendo ser usados apenas com a permissão do Supremo Conselho Internacional. Caso o Supremo Conselho Internacional conceda permissão ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil para utilizar tal emblema ou insígnia, cuia permissão deverá ser por escrito, o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil concorda em cumprir as mesmas regras àquelas insígnias e emblemas, conforme estabelecido neste parágrafo 3o, com relação ao Emblema DeMolay

Veja-se, novamente, que o Supremo Conselho Internacional tratou a todo o momento de CONCEDER PERMISSÃO, e mais, frisou e destacou que o Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil reconhece que os Emblemas da Ordem DeMolay são protegidos por direitos autorais e que este mesmo Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil se obriga a adotar as medidas necessárias, em nome do Supremo Conselho Internacional, à sua proteção.

Ora, se houve , única e exclusivamente permissão ae _uso do

Emblema DeMolay, o quai. tecnicamente pode se dizer é a personificação da marca "DEMOLAY’’, jamais poderia se conceber, que a marca “DEMOLAY" tenha sido cedida, É

ilógico !

reproduzido é que o Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil sempre deteve única e exclusivamente permissão, o direito de uso da marca e Embiema “DeMolay”, o que lhe foi retirado em 2004.

inicia da seguinte forma, em sua versão traduzida juramentadamente:

“Certificado

Pelo presente instrumento, o abaixo assinado certifica ser o Diretor Executivo devidamente nomeado e em exercício da DeMolay international, uma organização sem fins lucrativos constituída em conformidade com as leis do Estado do Missouri, Estados Unidos da América, e do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay. uma sociedade constituída para fins benevolentes em conformidade com as leis do Estado de Missouri, Estados Unidos da América (doravante, coletivamente denominadas “DeMolay") e na referida capacidade, esta autorizado a assinar e entregar o presente certificado.

que, tanto o International Supreme Council o f the Order DeMolay, ou Supremo Conselho Internacional, quanto o DeMolay International, ou DeMolay Internacional, continuam existindo legal e juridicamente, contudo sob a direção da mesma pessoa.

Esta afirmação fica mais clara, na medida em que se traz e se identifica que, através de uma simples consulta ao Órgão de Registros de Missouri prova que o DeMolay Intenacional existe desde 1995 e não é sucessor do International Supreme Councii o f the Order DeMolay(www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/Corp.asp9687531) e que o ISC continua existindo normalmente ("in good standing") desde 1926 (www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/Corp.asp7434577).

Então, o que se conclui, a partir desse documento acima

16.2 Por sua vez, o jogo de documentos constante às fls. 2254/2310

(...)Assinado: [Assinatura Ilegível] Nome: Jeffrey C. Kítsmiller, Sr. Cargo: Diretor Executivo ”

Diante desta primeira informação, o que se verifica e identifica é

Prossegue o referido documento, à fl. 2255:

SAIBAM TODOS OS HOMENS E M4ÇOAS, que o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, com sede na Cidade de Kansas, no Estado de Missouri, Estados Unidos da América, no exercício livre e voluntário de sua autoridade suprema sobre todos os assuntos relacionados ao governo de toda a Ordem DeMolay, e em conformidade com uma resolução adotada por ela em Sarasoia, Flórida, EUA, em 9 de maio de 198-í, por meio deste, cria e CONSTITU I o Supremo Conselho da Ordem DeMolav para o fírasil, um Supremo Conselho Autônomo com poder e autoridade plenos e independentes em iodos os assuntos relacionados ao governo da Ordem DeMolav no Brasil. " (grifei).

E à fl. 2256/2257:

O Supremo Conselho Internacional concede, por meio deste, ao Supremo Conselho da Ordem DeMolav para o Brasil o direito de usar e adap ta r, conforme as suas próprias necessidades, todos os graus e cerimônias que foram promulgados pelo Supremo Conselho Internacional e que estiverem em vigor na data da assinatura desta convenção.3.Fica acordado que o Emblema da DeMolay - cuja representação é apresentada abaixo:[figura]fsic] e poderá ser usado somente com a permissão do Supremo Conselho Internacional. () Supremo Conselho Internacional concede, por meio deste, ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil a permissão para usar o Emblema da DeMolav em relação a todas as atividades fraternais que estiverem sob seu controle, mediante a condição que: (1) o desenho do Emblema não poderá ser alterado de forma alguma, embora ele possa ser sobreposto a desenhos de apoio ou subjacentes (como por exemplo, no logotipo do Supremo Conselho Internacional; (2) a permissão para usar o Emblema não deverá ser concedida pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil a nenhum órgão não subordinado a ele e sob o seu controle; (3) o Suprem o Conselho da Ordem DeMolay p ara o Brasil deverá valer-se de todos os processos legais disponíveis a ele para im pedir ou evitar o uso não autorizado ou inadequado do Emblema que vier ao conhecimento do Suprem o Conselho; (4) o Emblema não deverá ser usado para , ou em relação a, qualquer propósito comercial ou particu lar, seja qual for; (5) nenhum alfinete, jóia, objeto ou outro item que contenha o Emblema e que seja fabricado pelo Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil, ou em nome dele, deverá ser oferecido à venda fora do território do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil sem o conhecimento e consentimento do Suprem o Conselho Internacional e o consentimento do Supremo Conselho, caso haja, em cujo território há a proposta de venda.O SUPREM O CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ACEITA, POR M EIO DESTE, A PERM ISSÃO PREVISTA ACIMA, E CONCORDA EM ESTAR VINCULADO A TODAS E QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO. O SÍJPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL RECONHECE, AINDA, QUE OUTROS EMBLEMAS E INSÍGNIAS CRIADOS PELO SUPREM O CONSELHO INTENACIONAL ESTÃO PROTEGIDOS PO R DIREITOS AUTORAIS (POR EXEM PLO, O EMBLEMA Dl BRASÃO DE ARM AS, A INSÍGNIA DO GRAU DE CAVALEIRO E A INSÍGNIA DA LEGIÃO DE HONRA), OU PODERÃO SER PROTEGIDOS PO R DIREITOS AUTORAIS [SIC] PERM ISSÃO DEVERÁ SER CONCEDIDA PO R ESCRITO , O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL CONCORDA ESTAR VINCULADO ÀS MESMAS NORMAS A RESPEITO DESSAS INSÍGNIAS E EMBLEMAS. CONFORM E PREVISTO NO PRÁGRAFO 3. NO QUE DIZ RESPEITO AO EM BLEM A DA D EM OLAY..

Veja-se que todos estes destaques, identificam e esclarecem que, em verdade, o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, aqui Apelante, detinha, única e exclusivamente PERMISSÃO PARA 0 USO DA MARCA E EMBLEMA DEMOLAY, inexistindo a CESSÃO afirmada.17- Não resta dúvida que, documentalmente, NUNCA houve cessãoparcial ou total dos direitos do uso da Marca “DEMOLAY” nominativa e/ou figurativa e

20

suas respectivas variações e da própria marca, em favcr cio Réu/Apelante/SUPRfcMO CONS: i HO DA üK'Ot.M DEMOLAY PARA O BRASIL.

18 - 0 Apeíante nunca possuiu legitimidade para efetuar o depósito da marca DEMOLAY em qualquer classe, e tinha pleno conhecimento de que a referida marca era de propriedade da do Supremo Conselho Internacional desde 1952.

Ademais, não me parece que seria necessário, para a defesa da

marca usada pelo Réu/Apeiante que ele viesse a registrá-ia em seu próprio nome em desacordo do contrato celebrado. Bastava que exercessem a defesa em nome e por

conta do titular da marca, 0 Supremo Conselho Internacional e presentemente, o DeMolay Internacional, que era, efetivamente, o que dispunha o contrato.

As alegações do Apelante, sem maiores correlações com provas

mais cabais, pelo contrário, infirmadas pelos documentos contidos no processo, são insuficientes a convencer de que o Supremo Conselho Internacional aquiesceu, durante

longo tempo, com os depósitos de registros da marca “DEMOLAY" ou a ela relacionados, feitos por ele. Em verdade, o proprietário da marca desconhecia este ato do Apelante.

E, em tendo procedido com o registro junto ao INPI, o fez em verdadeiro ato de má-fé, porquanto que, além das situações acima identificadas, o Réu reconheceu e confessou que tinha e sempre teve conhecimento da existência do Supremo Conselho Internacional e que a propriedade nominativa e figurativa da marca “DEMOLAY" lhe pertencia inclusive com registro junto ao órgão competente dos EUA.

F., em sendo o ato de má-fé é ele NULO, não corivalidando/consolidando no tempo e espaço, passível de sua declaração e desconstituição a qualquer tempo.

Isso importa na insustentabilidade da tese defensiva do Réu/Apelante, sem inclusive mergulhar-se no estudo jurídico da aplicabilidade da

Convenção de Paris no que diz respeito à propriedade industrial e identifica clara e escorreitarnente A OCORRÊNCIA DO REGISTRO DE MÁ-FÉ PELO RÉU/APELANTE/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL DA MARCA FIGURATIVA E NOMINATIVA “DEMOLAY", BEM COMO SUAS DERIVAÇÕES.

19 - A boa-fé, como instituto jurídico, assume três categorias das quais uma só interessa, com vistas a definir se os registros efetuados pelo Réu/Apelante dela

decorreram. Assim, dentro das categorias da boa-fé, descritas por J. M. CARVALHO DE MENDONÇA', o que interessa é verificar aquela que diz respeito ao “suprimento ou

saneamento dos vícios", já que, ao contrário do que se poderia imaginar, aqui não se es '

1 Repertório enciclopédico do direito brasileiro. Volume VI. RJ: Editora Borsoi, pp. 66/68. Para o autor, as outrasft duas categorias seriam: a lealdade nos contratos e a interpretação da norma jurídica. \

‘ / * - 1 S í -n r ^ J

a examinai, exatamente, a boa ou a má-fé derivada das relações obrigacionais oriundas de um contrato, mas sim a que diz respeito ao direito de propriedade. A propriedade intelectual.

20 - Com efeito, a questão é verificar a propriedade da marca ‘DEMOLAY’’ e a legítima disposição sobre ela. Nessa linha de raciocínio, cabe avaliar se, ao registrar as marcas “DEMOLAY”, o Apelante tinha a seu favor o direito ao registro,

como decorrente de um fato formativo gerador.

NÃO TINHA, pois o sinal “DEMOLAY" fora desenvolvido pelo

Supremo Conselho Internacional e vinha sendo registrado e utilizado por ele, há muitas

décadas, desde 1952, no mundo e, no Brasil, a partir de 1985, quando veio a ser registrado como marca também do Réu/Apelante, indevida, de forma ilegal, ilegítima e contrariando os termos do contrato.

21 - Acontece que, quando o Réu/Apelante passou a registrar a marca “DEMOLAY" em nome próprio, tinha pleno e expresso conhecimento, não contrariado por

nenhum ato que tenha sido comprovado nos autos, de que o Supremo Conselho Internacional e, posteriormente o DeMolay Internacional, reservara exclusivamente para si a titularidade da marca, o que não permitiria o registro em nome dele Apelante. Isso estava expresso nas cláusulas de todos os contratos que constam dos autos.

Ademais, em razão, exatamente, daquelas cláusulas é que o

Réu/Apelante não possuía o título justo para a formação do direito real de propriedade industrial. É que o contrato apenas lhe autorizava usar a marca em nome e por conta de terceiro e não em nome próprio, fato que era do conhecimento dele.

A defesa da marca pelo Réu/Apelante deveria ser feita por meio do uso e desenvolvimento da Ordem DeMolay no País, não podendo, sendo-lhe vetado, sendo imprescindível, para tanto, que registrasse novas marcas “DEMOLAY" em seu próprio nome. Assim, não haveria má-fé em usar a marca nos limites do objeto do

contrato durante todos aqueles anos do prazo de sua vigência. Mas havia má-fé nos registros das marcas em confronto com os obstáculos postos no contrato.

Assim, em se tratando do exame sobre a transferência de propriedade por uma parte, na ausência de títuio justo para tal, o que se concebe é que se esteja diante da má-fé na aquisição da propriedade, já que, quando se examina o instituto da boa-fé, à luz da categoria: suprimento ou saneamento dos vícios, se vê que é a ignorância sobre eles que enseja a boa-fé para a aquisição. Ocorre que não se pode cogitar da ignorância dos vícios e, portanto, da boa-fé do Recorrente, que mesmo

firmando o contrato constante dos autos - onde ficou expresso que a titu laridade da m arca era do Supremp Conselho Internacional - ainda assim registrou como suas as

marcas em litígio*' j \ \ \

r \

A quele q u e i f.

sabe tio obstáculo à sua aquisição,

un ! bem em nome e por conta cie outrem e

ciência do vício e age de má-fé No presente

casc, ainda se pode conceber que os registros das marcas, pelo Recorrente, ocorreram de forma precária, na medida em que abusou da confiança que revestia o contrato

firmado com o Supremo Conselho Internacional, o qual foi transferido posteriormente ao DeMolay Internacional, e prosseguia regulando as relações entre eles.

apropriação da marca do outro, por meio de registros indevidos, e, mesmo assim, o faz, sem prévia e expressa autorização do titular da marca, a má-fé no registro dessas

marcas é evidente.

inexistência do direito de propriedade da marca figurativa e nominativa “DEMOLAY” e suas derivações em favor do Réu/Apelante. A titularidade da marca como sinal distintivo e símbolo da Instituição Ordem DeMolay sempre esteve ressalvado ao Supremo Conselho Internacional e, presentemente, ao DeMolay Internacional.

aspecto que se examine, quer seja pela inexistência de cessão do Supremo Conselho Internacional para ele, quer seja pela existência de Contrato de Nota e Compra, havido entre o Supremo Conselho Internacional e o DeMolay Internacional, onde, em l°/07/1997, o primeiro vendeu ao segundo todo o seu ativo (bem móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, tangíveis e intangíveis, etc. ...) e passivo, estando aí compreendido a marca “DEMOLAY” figurativa, nominativa e todas as suas demais

variações, bem como o próprio contrato que o Supremo Conselho Internacional firmou

com o Réu/Apelante, não há direito que o legitimasse/autorizasse a proceder o registro da marca figurativa e nominativa “DEMOLAY" em nome próprio junto ao INPI.

2.3 - Identificada e demonstrada a má-fé no registro da marca e,portanto, a decorrente nulidade absoiuta daquele ato, tenha-se, pela regras de direito comum, a imprescritibilidade do direito aqui pleiteado.

Se o Réu/Apelante conhecia e sabia da cláusuia que impedia a

2 2 - Diante de todo o exposto, a conclusão lógica e jurídica é a

Inexistindo o direito de propriedade do Réu/Apelante, sob qualquer

Além disso, note-se que o art. 6 bis, 3 da CUP, assim dispõe:

2 WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO. Curso de Direito Civil, 3o volur

“Não será fixado prazo para requerer o de marcas registradas ou utilizadas de mt

má-fé. O uso da marca, no caso vertente, até poderia estar distante da má-fé, pois o Réu/ApeSante era representante do Apelado e ccrr> ele desenvolvia a Ordem DeMolay, envolvendo produtos da marca "DEMOLAY”, cujo uso oelo Recorrente era uma necessidade. Contudo, em relação ao registro da rnarca “DeMolay” ou outras com ela relacionadas, isso passa a ser, no caso, um descumprimentc deliberado de ciáusula contratual que impedia a apropriação da titularidade da marca, na medida em que o

registro faz com que se adquira o direito real sobre a marca.

A má-fé prevista na disposição da CUP que está em jogo, é aquela que diz respeito ao registro da marca, o que pode se dar independentemente de violação de cláusulas contratuais entre duas pessoas: a proprietária da marca e a usurpadora. No presente caso, até está em questão a existência de contratos entre as partes, com

cláusula de preservação da titularidade da marca. Mas, repise-se, o art. 6 bis, 3 da CUP

não trata exatamente de má-fé contratual, senão de má-fé no ato jurídico do registro de

marca, independentemente da existênçia de negócio ju rídico entre as pessoas.

Assim, a existência da cláusula contratual demonstra que a ciência, por parte do Apelante, a respeito da titularidade da marca pelo Supremo Conselho Internacional e a manifestação expressa de que dela não abria mão, evidencia

a má-fé com que os registros das marcas “DEMOIAY” se deu, o que faz com que incida o art. 6 bis, 3 da CUP, o qual, convive plenamente com o art. 174 da Lei n. 9.279/96, que

dispõe:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro,contados da data da sua concessão

No caso, acrescente-se ao art. 174 da LPI: desde que, nos termos do art. 6 bis, 3 da CUP, não tenha havido má-fé. Por essa razão, no que tange à questão

da prescrição da ação para a anulação dos registros de marca, que ainda é movimentada pelo Recorrente, não há como reconhecê-la.

CONCLUSÕES

25-que:

Por tudo quanto até aqui exposto, conclui-se, documentalmente,

a) O Supremo Conselho Internacional NÃO CEDEU a marca “DEMOLAY" e suas derivações ao Réu/Apelante:

b) O Supremo Conselho Internacional NÃO PERMITIU que o Réu/Apelante registrasse a marca “DEMOLAY" e suas derivações, como se proprietário fosse;

c) O Réu/Apeiante NÃO É o proprietário da marca “DEMOLAY" e suas derivações;

d) O DeMolay Internacional é o verdadeiro e único proprietário da marca “DEMOLAY” e suas derivações;

e) O DeMolay Internacional é o sucessor legal e legítimo do Supremo Conselho

Internacional, através do Contrato de Nota e Venda entre eles celebrado;

f) O registro da marca “DEMOLAY” e suas derivações pelo Réu/Apelante toi de má-

fé, contrariando os termos do contrato havido com o Supremo Conselho Internacional e vigente há época do dito registre, a lei, as convenções internacionais;

g) Como decorrência da má-fé do Réu/Apelante , tem aplicabilidade a CUP, em seu art. 6o que afasta a ocorrência da prescrição para a pretensão aqui deduzida;

26 - Ainda, ante todas essas conclusões, obtidas do conjunto

probatório carreado aos autos, tanto pelo Apelado quanto pelo Réu/Apelante verifica-se,

no que tange às preliminares recursais:

a) Inocorrência de nulidade da sentença, tendo sido prestada a jurisdição e ter o

Magistrado de Primeiro Grau encontrado as provas suficientes à demonstração e

fundamentação da má-fé do Réu/Apelante ao proceder os registros da marca

“DEMOLAY”, significando em verdade essa arguição preliminar, tão somente o

inconforrnismo do Réu/Apeiante com o resultado da sentença;

b) Inocorrência de julgamento ultra e extra petita uma vez que havia pedido

declaratório expresso de nulidade dos registros e pedido expresso de

condenação em indenização no valor mínimo de RS 70.000,00;

c) Inexistência de cerceamento defesa porquanto que toda a matéria dos autos se

viu amplamente discutida, inclusive tendo o Réu/Apelante, para os fins do

presente recurso, amplo e irrestrito acesso aos autos.

d) Regularidade na representação processual das partes, pelas procurações

presentes nos auto:

27 - Por fim, no que tange à alegação da necessidade de caução,

melhor sorte não assiste ao Réu/Apeiante na medida em que. quer peia iniciai, quer peiQ

reconvenção, o Autor/Apelado/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República

Federativa do Brasil também é parte da demanda, pelo que não é de se exigir a caução

apontada pelo Apelante, porquanto, como no caso sob exame, "desnecessário se houver

litisconsorte ativo domiciliado no Brasii, responsável solidário por eventuais ônus da

sucumbência (JTJ 213/20, 291/396).

REQUERIMENTOS

28 - Porto todo o exposto, requer em preliminar o reconhecimento e declaração da ocorrência da deserção recursal na forma como delineada no item “1" acima, e a conseqüente não admissibilidade e procedência da Apelação Interposta por Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o

Brasil.

29 - Superada a preliminar, o que não espera, seja o recurso no seu

mérito improvido, mantendo-se a sentença recorrida.

Termos em que,Pede Deferimento.

26

Q/vfmòtew# Q/vCc-meA 'içownlmiTRADUTORA PÚBLICA

INTÉRPRETE JURAMENTADA EM INGLÊS MTR/JUCEMS N” 14 - £L 15 - LI

CPF 365509811-15

Tradução N°2459Eu, Marilene Moraes Coimbra, Tradutora Púbiica e intérprete Comercial de inglês, para exercer na Praça de Campe Grande, 1a Região, segundo Portaria de 14 de abril de 1980 do Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, dentro de minhas atribuições legais declaro que nesta data me foi entregue para ser traduzida uma Certidão de Autoridade para Tabelião Público e Correspondência, a qual passo a traduzir, e que tem o seguinte teor:________________________________

ESTADO DO MISSOURIGabinete do

Secretário de Estado

CERTIDÃO DE AUTORIDADE PARA TABELIÃO PÚBLICO

Eu, ROBIN CARNAHAN, Secretário de Estado do Estado de Missouri, cujo gabinete é um gabinete de registro tendo selo, certifico que

J. HERRON

Por quem o documento seguinte ou anexo foi reconhecido, era, no momento do reconhecimento do mesmo, Tabelião Público autorizado

pelas leis deste Estado para atuar no Estado e reconhecer a

CORRESPONDÊNCIAS

e, certifico que a assinatura do Tabelião no documento é verdadeira no melhor de meu conhecimento, informação e crença e que tal reconhecimento foi

realizado conforme as leis deste estado.

EM TESTEMUNHO DO QUAL, firmo o Presente e afixo o selo de meu gabinete. Realizado na Cidade de Jefferson,Neste dia 14 de julho de 2011.

CARIMBO DO SECRETÁRIO DE ESTADO MISSOURI

Robin CarnahanSecretário de Estado

Comm.27 (01-01)

Av. Rodolfo José Pinho, 1386 - Jardim Bela Vista - CEP 79004-690 - Campo Grande - MSFone: (67) 3341-2442 - Fax: (67) 3026-7676 - Emaii: marilenecoimbra@terra.com.br

Q 4 í& m # á ty(M '77?êraTRADUTORA PÚBLICA

iNTÉRPRETE JURAMENTADA EM INGLÊSMTR/JUCEMS N‘ 14 - EL. 15 - L1

CPF 365509811-15

DeMolayINTERNACIONAL

Quinta Feira, 14 de julho de 2011 Carlos Eduardo Braga Farias Rua Deputado Souto Fiiho N 73 Bairro: Maurício de Nassau55.012-310

Caro Irmão Farias:

Em anexo você vai encontrar a documentação solicitada.

Incluí também nesta correspondência partes de nossos Estatutos, Leis e Regulamentos referentes aos oficiais da Demolay Internacional e sua autoridade.

Com relação ao Artigo VII, Seção 5 b (1), sobre os deveres do Grão Secretário, ele deve “controlar os escritórios gerais de Demolay Internacional, sob a supervisão do Conselho de Diretores e Grão Mestre. Ele é responsável peia extensão geral e promoção da Ordem. Ele deve informar Oficial Executivo e ao Grão Mestre qualquer descumprimento de Capítulos destes Estatutos ou leis e regulamentos ou os princípios da Ordem. No desempenho destas funções, ele pode seguir meios não proibidos por esses estatutos ou leis e regulamentos e pode designar qualquer pessoa para representá-lo no exercício de sua autoridade. Eu sou a pessoa indicada pelo Grão Secretário designada para representá-lo no exercício de sua autoridade.

O principal escritório da corporação no Estado de Missouri será localizado na Cidade de Kansas, Condado de Platte. A corporação pode ter tais outros escritórios, ou dentro ou fora do Estado de Missouri, como o Conselho de Diretores pode determinar ou conforme os assuntos da corporação possam exigir de tempos em tempos. A corporação terá e continuamente manterá um escritório registrado, e um agente registrado cujo escritório é idêntico ao escritório registrado. O escritório registrado pode se, mas não precisa ser, idêntico ao escritório principal, e o endereço do escritório registrado pode ser mudado de tempos em tempos pelo Conselho de Diretores.

(a) O uso do nome “DeMolay” é reservado ao DeMolay Internacional, seus Capítulos e organizaçõesligadas.

(b) O DeMolay Internacional deve ter o direito de usar o nome da Suprema Corte Internacional da Ordem de DeMolay e devidas abreviações e variações do nome.Seção 2. Jurisdição.

(a) A jurisdição da Demolay Internacional inclui todo o território onde os Estados Unidos exercitam poderes de governo, países onde foram estabelecidos Capitulos sobre os quais nenhuma outra organização foi atribuída jurisdição DeMolay, e países onde não há Capítulos (2006)

ARTIGO II ESCRITÓRIOS

ARTIGO III NOME, JURISDIÇÃO E PODERES

Seção 1. Nome.

Service & Leadership Cetiter * i 0200 NW Ambassador Drive * Kansas City. MO 64153 1-8OO-DEMOLAY * fax 816-891-9062 * vvvvw.demolay.org

Av. Rodolfo José Pinho, 1386 - Jardim Bela Vista - CEP 79004-690 - Campo Grande - MSFone: (67) 3341-2442 - Fax: (67) 3026-7676 - Email: marilenecoimbra@terra.com.br

t a w l e n e Q /V l& m e ú TRADUTORA PÚBLICA

IN TÉR PR E TE JURAMENTADA EM INGLÊSMTR/JUCEMS N° ".A - EL. 15 - L":

CPF 365509511-15

m e á %'M -m J y p a

(b) 0 DeMolay Internaclonaí pode dar ou receber jurisdição sobre um Capítulo localizado fora dos Estados Unidos da América para ou de um supremo conselho regular ou uma das demais organizações como possa entender apropriado (2006).

(c) O DeMolay internacional pode permitir que um conselho supremo reguiar ou outra organização DeMolay diversa possa ser considerada apropriada a agir em seu benefício fora dos Estados Unidos, para o momento e com os limites que ela impuser. (2006)

(d) Poder para criar ou reconhecer conselhos supremos estrangeiros ou qualquer outra organização independente com autoridade para conduzir operações DeMolay está reservado ao DeMolay internacional. (1999) (2006)

Seção 3. Poderes. Exceto como no disposto no Artigo VI, a DeMoley Internacional é a autoridade máxima em todos os assuntos para a inteira Ordem de DeMolay, e tem todos os poderes necessários e apropriados para esta autoridade.

ARTIGO VII OFICIAIS

Seção 5. Deveres.(a) Grão Mestre. O Grão Mestre;

(1) É a autoridade que preside o DeMoiay Internacional. Ele deve exercer suas funções de seu cargo conforme os estatutos, leis e regulamentos e os usos do Demolay Internacional. Quando o DeMoley Internacional e o Conselho de Diretores não estiverem em sessão, a ele cabe a supervisão geral da Ordem.

(2) Deve cumprir com suas outras obrigações conforme estabelecido nas leis e regulamentos.(b) Grão Secretário. O Grão Secretário deve:

(1) Controlar os escritórios gerais de DeMoiay Internacional, sob a supervisão do Conselho de Diretores e Grão Mestre. Ele é responsável pela expansão geral e promoção da Ordem. Ele deve informar ao Oficial Executivo e ao Grão Mestre de qualquer descumprimento dos Capítulos destes regulamentos ou leis e regulamentos ou os princípios da Ordem. No desempenho dessas funções, ele pode seguir meios não proibidos por esses estatutos ou leis e regulamentos e pode designar qualquer pessoa para representá-lo no exercício de sua autoridade.

Favor não hesitar em me contatar em caso de dúvidas com relação à correspondência.

Desejamos tudo de bom, encerro, Fraternalmente,

Jeffrey C. Kitsmiller, Sênior.Jeffrey C. Kitsmiller, Senior.Diretor Executivo

State o f MO Condado de Cole

Subscrito e jurado/assinado diante de mim neste dia 14 de iulho 20 li, por Jeffrey Kitsmiller

TABELIÃO PUBLICO SELO DO TABELIÃO

ESTADO DE MISSOURI

L. HERRON Minha Autorização Vence

7 de março de 2014 Condado de Cole

Autorização # 10949417

J.Herron_______Tabelião Público

Minha Autorização Vence 7 de março de 2014

Marca d’água do Tabelião J.HerronAtestado por:

Joe A. Williams, PGM J. Weldon ClampitteGrão Secretário Grão Metre

Av. Rodolfo José Pinho, 1386 - Jardim Bela Vista - CEP 79004-690 - Campo Grande - MSFone: (67) 3341-2442 - Fax: (67) 3026-7676 - Emaü: marilenecoimbra@terra.com.br

É só o que contém o referido documento o qua! traduzi bem e fielmente do origina! em Inglês para o Português, ao quaí me reporto, faço fé e assino no dia 03/08/12 (no dia três do mês de agosto do ano de 2012), na Cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Vfarilene Moraes Coimbra

Por estí^ /y£>f~LO intere5S*do pagou a

quantia ie2 3 0 , 0 0

Recibo j t e £ - ÍG C .G r a n d e £ ^ _ Q g 'i Í í

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SELENE CUBEROS PEREZTRADUTOR PÚBLICO

INGLÊS - PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIALAiphaville: Alameda Araguaia, 1293 - 7° andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000 TEL.: 55 11 4191-6868 - Fax: 55 11 4191-2888 - E-mail: alphaville@fidelity.com.br

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Matr. JUCESP N° 1695 C.P.F. N° 701.395.718-68C.C.M. 9.382.440-0 R.G. 5.266.238

TRADUÇÃO N° 1-142226/12 LIVRO N° 1073 FOLHAS N° 1

j CERTIFICO E DOU FÉ, que me foi apresentado, nesta data, um documento | redigido em idioma INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS,

o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-.-

[Papel timbrado do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay.][Brasão]

PROCURAÇÃO| DEMOLAY INTERNATIONAL, sediada na Cidade do Kansas, Missouri,| neste instrumento, representada pelo seu Diretor Executivo, o Sr. Jeffrey C.

Kitsmiller, Sr. (doravante denominada “Outorgante”), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui como seu bastante e fiel procurador, única e exclusivamente para atuar em todo o território brasileiro, o Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito privado sediada na cidade de Taguatinga, em C12, Área Especial 02, Setor Central, Edifício Conjunto Nacional, Ia andar, sala 122, CEP: 72010901, Distrito Federal, Brasil, inscrita no j CNPJ/MF sob o número 07.045.595/0001-40 (doravante denominado “Outorgado”), para fins de cumprimento do item n2 4 do Contrato de

j Licenciamento e do Acordo firmado em 21/08/2004 entre a Outorgante e o Outorgado, estando este último investido de todos os poderes necessários, por mais especiais que sejam, para que possa representar ativamente a Outorgante

| o, extrajudicialmente, defender, de acordo com a declaração de direitos ; uutorais, sua marca denominada “DeMoiay”, a qual está devidamente

registrada e depositada junto ao Patent and Trademark Office o f the United States [Departamento de Registro de Marcas e Patentes dos Estados Unidos], tanto elementos figurativos como todas as possíveis variações. O presente mandato abrange o Processo n2 2007.34.00.030361-6 em trâmite perante a 8a Vara do Distrito Federal/Brasil. Os atos praticados pelo Outorgado ora nomeado, em representação da Outorgante, nos termos do presente mandato, estão, neste ato, expressa e plenamente ratificados.Cidade do Kansas, Missouri, 14 de julho de 2011.Assinado: [assinatura ilegível]DeMoiay International

[Consta, no documento, uma legalização com o seguinte teor:]Estado de MO.Condado de ColeAssinado sob juramento (certificado) perante mim, neste dia 14 de julho de 2011, por Jeffrey Kitsmiller.

“Assinado: [assinatura ilegível]

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SELENE CUBEROS PEREZ

TRADUÇÃO N01* 142226^12 LIVRO N° 1073 FOLHAS N°O

Cargo: Tabelião PúblicoMinha comissão expira em 7 de março de 2014.[Constam o carimbo do referido Tabelião Público, um selo notarial do Estado do Missouri e, em relevo, um Selo Oficial ilegível][Consta, em um documento apenso, uma legalização com o seguinte teor:]

[Brasão]ESTADO DO MISSOURI

Secretaria de Estado CERTIFICADO DE AUTORIDADE DO TABELIÃO PÚBLICO

Eu, ROBIN CARNAHAN, Secretário de Estado do Estado do Missouri, sendo este um gabinete de registro e possuindo um Selo Oficial, neste ato, certifico que J. HERRON, por quem o documento precedente foi legalizado, atuava, na ocasião de tal legalização, como Tabelião Público devidamente autorizado pelas leis deste Estado a atuar neste Estado e a legalizar o referido documento denominado PROCURAÇÃO, e certifico, ainda, que, no melhor de meu conhecimento e crença, a assinatura do tabelião público aposta no referido documento é a sua assinatura genuína e que tal legalização foi executada em conformidade com as leis deste Estado.EM TESTEMUNHO DO QUÊ, apus minha assinatura e afixei meu Selo Oficial, na cidade de Jefferson, neste dia 14 de julho de 2011.Assinado: [assinatura ilegível]Cargo: Secretário de Estado “Comm. 27 (01-01)”[Consta, em relevo, o Selo Oficial da Secretaria de Estado do Missouri.]

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.Conferi a tradução e dou fé.O Tradutor Público e Intérprete Comercial.Barueri, 09 de Agosto de 2012.

TRADUTOR PÚBLICOINGLÊS - PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIALAiphaville: Alameda Araguaia, 1293 - 7o andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000 TEL.: 55 11 4191-6868 - Fax: 55 11 4191-2888 - E-mail: alphavHie@fidelity.com.br

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TRADUÇÃO N° 1-142227/12 LIVRO N° 1073 FOLHAS Nc 1I ,

CERTIFICO E DOU FE, que rne foi apresentado, nesta data, um documento | redigido em idioma INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS, j o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-.-

SELENE CUBEROS PEREZ

[Papel timbrado do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay.][Brasão]

PROCURAÇÃODEMOLAY INTERNATIONAL, sediada na Cidade do Kansas, Missouri, neste instrumento, representada pelo seu Grão-Mesíre, o Sr. Joseph Weldon Clampitte (doravante denominada “Outorgante”), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui como seu bastante e fiel procurador, única e exclusivamente para atuar em todo o território brasileiro, o Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito privado sediada na cidade de Taguatinga, em C12, Área Especial 02, Setor Central, Edifício Conjunto Nacional, l2 andar, sala 122, CEP: 72010901, Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o número 07.045.595/0001-40 (doravante denominado “Outorgado”), para fins de cumprimento do item n2 4 do Contrato de Licenciamento e do Acordo firmado em 21/08/2004 entre a Outorgante e o Outorgado, estando este último investido de todos os poderes necessários, por mais especiais que sejam, para que possa representar ativamente a Outorgante e, ,xtrajudicialmente, defender, de acordo com a declaração de direitos autorais, ia marca denominada “DeMoiay”, a qual está devidamente registrada e 'jpositada junto ao Patent and Trademárk Office o f the United States

"Departamento de Registro de Marcas e Patentes dos,Estados Unidos], tanto elementos figurativos como todas as possíveis variações. O presente mandato abrange o Processo n2 2007.34.00.030361-6 em trâmite perante a 8a Vara do Distrito Federal/Brasil. Os atos praticados pelo Outorgado ora nomeado, em representação da Outorgante, nos termos do presente mandato, estão, neste ato, expressa e plenamente ratificados.Cidade do Kansas, Missouri, 14 de julho de 2011.Assinado: [assinatura parcialmente legível]Nome: Joseph Weldon Clampitte DeMoiay International Certificado:Assinado: [assinatura ilegível]Nome: Jeffrey C. Kitsmiller, Sr.Cargo: Diretor Executivo.

- [Consta, no documento, uma legalização com o seguinte teor:]

SELENE CUBEROS PEREZTRADUTOR PUBLiCO

INGLÊS - PORTUGUÊS

TRADUÇAO OFICIAL'V 'Alphaviile : Alameda Aragua>s, 1293 - 7o andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000 TEL.: 55 11 4191-6868 - Fax: 55 11 4191-2888 - E-mail: alphavil!e@fidelity com br

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1-142227/12TRADUÇAO N°

C .P F . N° 701.395. R.G. 5.266.238

718-68

1073LIVRO N° FOLHAS N° z'

Estado de MO.Condado de ColeAssinado sob juramento (certificado) perante mim, neste dia 14 de julho de 2011, por Jeffrey Kitsmiller.Assinado: [assinatura ilegível]Cargo: Tabelião PúblicoMinha comissão expira em 7 de março de 2014.[Constam o carimbo do referido Tabelião Público, um selo notarial do Estado do Missouri e, em relevo, um Selo Oficial ilegível][Consta, em um documento apenso, uma legalização com o seguinte teor:]

[Brasão]ESTADO DO MISSOURI

Secretaria de Estado CERTIFICADO DE AUTORIDADE DO TABELIÃO PÚBLICO

Eu, ROBIN CARNAHAN, Secretário de Estado do Estado do Missouri, sendo este um gabinete de registro e possuindo um Selo Oficial, neste ato, certifico que J. HERRON, por quem o documento precedente foi legalizado, atuava, na ocasião de tal legalização, como Tabelião Público devidamente autorizado pelas leis deste Estado a atuar neste Estado e a legalizar o referido documento denominado PROCURAÇÃO, e certifico, ainda, que, no melhor de meu conhecimento e crença, a assinatura do tabelião público aposta no referido documento é a sua assinatura genuína e que tal legalização foi executada em conformidade com as leis deste Estado.EM TESTEMUNHO DO QUÊ, apus minha assinatura e afixei meu Selo Oficial, na cidade de Jefferson, neste dia 14 de julho de 2011.Assinado: [assinatura ilegível]Cargo: Secretário de Estado ^“Comm. 27 (01-01)”[Consta, em relevo, o Selo Oficial da Secretaria de Estado do Missouri.]

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.Conferi a tradução e dou fé. ':4 O Tradutor Público e Intérprete Comercial.Barueri, 09 de Agosto de 2012.

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TRADUÇÃO OFICIALAlpfcaviile: Alameda Araguaia, 1293 - 7o andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000 TEL.: 55 11 4191-6868 — Fax: 55 11 4191-2888 - E-mail: alphaville@fídelity.com.br

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TRADUÇÃO N° 1-142225/12 LIVRO N° 1073 FOLHAS N° 1

CERTIFICO E DOU FE, que me foi apresentado, nesta data, um documento | redigido em idioma INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-.-

[Papel timbrado da DeMoiay International.]PROCURAÇÃO

DEMOLAY INTERNATIONAL, sediada na Cidade do Kansas, Missouri, neste instrumento, representada pelo seu Grão-Mestre, o Sr. Joseph Weldon Clampitte (doravante denominada “Outorgante”), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui como seu bastante e fiel procurador, única e exclusivamente para atuar em todo o território brasileiro, o Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito privado sediada na cidade de Taguatinga, em C12, Área Especial 02, Setor Central, Edifício Conjunto Nacional, l2 andar, sala 122, CEP: 72010901, Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o número 07.045.595/0001-40 (doravante denominado “Outorgado”), para fins de cumprimento do item ne 4 do Contrato de Licenciamento e do Acordo firmado em 21/08/2004 entre a Outorgante e o Outorgado, estando este íltimo investido de todos os poderes necessários, por mais especiais que ;jam, para que possa representar ativamente a Outorgante e, xtrajudicialmente, defender, de acordo com a declaração de direitos autorais, ua marca denominada “DeMoiay”, a qual está devidamente registrada e

depositada junto ao Patent and Trademark Office o f the United States [Departamento de Registro de Marcas e Patentes dos Estados LInidos], tanto elementos figurativos como todas as possíveis variações. O presente mandato abrange o Processo n2 2007.34.00.030361-6 em trâmite perante a 8â Vara do Distrito Federal/Brasil. Os atos praticados pelo Outorgado ora nomeado, em representação da Outorgante, nos termos do presente mandato, estão, neste ato, expressa e plenamente ratificados.Cidade do Kansas, Missouri, 14 de julho de 2011.Assinado: [assinatura parcialmente legível]Nome: Joseph Weldon Clampitte DeMoiay International Certificado:Assinado: [assinatura ilegível]Nome: Jeffrey C. Kitsmiller, Sr.Cargo: Diretor Executivo.

[Consta, no documento, uma legalização com o seguinte teor:] —Estado de MO.

TRADUTOR PÚBLICOINGLÊS - PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIALAiphaville : Alameda Araguaia. 1293 - 7“ andar - sala 706 - Barueri -S P - 06455-000 TEL.: 55 11 4191-6868 - Fax: 55 11 4191-2888 - E-mail: alphaville@fidelity.com.br

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Campinas: TEL. 55 19 3295-4000 - E-mail: campinas@fidelity.com br Rio de Janeiro: TEL.: 55 21 2507-1988 - E-mail: rj@fidelity.com.br

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Porto Alegre: TEL: 55 51 3346-1111 - E-mail: rs@fidelity.com.br Brasília: TEL.: 55 61 3223-7000- E-mail: df@fidelity.com.br

W ebsite: www.fidelity.com.br

SELENE CUBEROS PEREZ j-i i // / ' A

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C.P.F. N° 701.395.718-68 R.G. 5.266.238

1

Matr. JUCESP N° 1695 C.C.M. 9.382.440-0

1-142225/12 1073TRADUÇÃO N° “ “ LIVRO N° FOLHAS N°

Condado de ColeAssinado sob juramento (certificado) perante mim, neste dia 14 de julho de 2011, por .Tefírey Kitsmiller.Assinado: [assinatura ilegível]Cargo: Tabelião PúblicoMinha comissão expira em 7 de março de 2014.[Constam o carimbo do referido Tabelião Público, um selo notaria! do Estado do Missouri e, em relevo, um Selo Oficial ilegível][Consta, em um documento apenso, uma legalização com o seguinte teor:]

[Brasão]ESTADO DO MISSOURI

Secretaria de Estado CERTIFICADO DE AUTORIDADE DO TABELIÃO PÚBLICO

Eu, ROBIN CARNAHAN, Secretário de Estado do Estado do Missouri, sendo este um gabinete de registro e possuindo um Selo Oficial, neste ato, certifico que J. HERRON, por quem o documento precedente foi legalizado, atuava, na ocasião de tal legalização, como Tabelião Público devidamente autorizado pelas leis deste Estado a atuar neste Estado e a legalizar o referido documento denominado PROCURAÇÃO, e certifico, ainda, que, no melhor de meu conhecimento e crença, a assinatura do tabelião público aposta no referido documento é a sua assinatura genuína e que tal legalização foi executada em conformidade com as leis deste Estado.EM TESTEMUNHO DO QUÊ, apus minha assinatura e afixei meu Selo Oficial, na cidade de Jefferson, neste dia 14 de julho de 2011.Assinado: [assinatura ilegível]Cargo: Secretário de Estado “Comm. 27 (01-01)”[Consta, em relevo, o Selo Oficial da Secretaria de Estado do Missouri.]

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.Conferi a tradução e dou fé.O Tradutor Público e Intérprete Comercial.Barueri, 09 de Agosto de 201%

T r a d u t o r P ú b l i c o

STATE OF MISSOURIOffice of

Secretary of State

CERTÍFICATE OF AÜTHORSTY FOR A NOTARY PUBLIC

!, ROBIN CARNAHAN, Secretary of State of the State of Missouri, which Office is an office of record having a seal, certify that

J. HERRON

by whom the foregoing or annexed document was notarized, was, at the time of the notarization of the same, a Notary Public authorized by the laws of this State to act in this State and to notarize the with

POWER OF ATTORNEY

and, I further certify that the notary’s signature on the document is genuine to the best of my knowledge, information and belief and that such notarization was executed in accordance with the laws of this state.

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IN TESTIMONY WHEREOF, i hereunto set my hand and cause to be affixed the sea! of my office. Done at the City of Jefferson, this 14th day of Juiy, 2011.

Secretary o f State

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. J.HERfiON ^ .

~ . ' M O T Â P Y C o m i i s s i o n EopífcS SubscrUml and swora/afTtr»ra3 ;i; bcfore jn« üav o f k / ' ^C ] /Marsh 7,2014

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D EM O LA Y IN T E R N A T IO N A L w ith headquarters in Kansas C ity, M issouri, herein

represented by its Executive D irector M r. Jeffrey C. K itsm iller, Sr., hereinafter PARTY by this act and through this pow er o f attorney is as its legitim ate and legal representative, solely

and exclusively for the entire national territory o f Brazil, the Suprem o C onselho da Ordem

D eM oiay para a R epública Federativa do Brasil, legal entity o f private law. headquartered in the suburban town o f Taguatinga, the C l 2, Special A rea 02, Sector C entral, C onjunto N acional Building, l sl floor, room 122, CEP 72010901, D istrito Federal, Brazil. enrolled in the CNPJ un d erN o . 07045. 595/0001-40, hereinafter A W A R D E E . to m ake possible the accom plishm ent o f item No. 4 o f the L icense A greem ent and the A greem ent signed on 21/08/2004 betw een here and PARTY A W A R D E E , giving the latter ali the pow ers necessary, for how special they are,

for the purpose o f representing PARTY actively, and ou t o f court in defense o f your Bill o f Rights o f the nam e "D eM oiay" duly filed and registered w ith the Patent and T radem ark O ffice

o f the United States, both fígurative w ord as weli as ali possible variations. T his proxy extends

to Case No. 2007.34.00.030361-6 that pending before the 8 th o f the Federal D istrict / Brazil,

w hose acts h itherto practiced by the A W AR DEE here, representing the PA R T Y , are hereby expressiy ratified and fully.

•5 o ' •i iKansas City, M issouri, 2011.

. /My F.splro»;

STATE OF MISSOURIOffice of

Secretary of State

CERTIFÍCATE OF AUTHORITY FOR A NOTARY PUBLIC

I, ROBiN CARNAHAN, Secretary of State of the State of Missouri, which office is an office of record having a seal, certify that

J. HERRON

by whom the foregoing or annexed document was notarized, was, at the time of the notarization of the same, a Notary Public authorized by the iaws of this State to act in this State and to notarize the with

POWER OF ATTORNEY

and, i furíher certify that the notary’s signature on the document is genuine to the best of my knowledge, information and belief and that such notarization was executed in accordance with the Iaws of this state.

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and cause to be affixed the seal of my office. Done at the City of Jefferson, this 14:h day of July, 2011.

’ a *9. w Secretary o f State

T h e J l m t ü s r k á t i o h ã l S o f i s i e m e C o k /m c io l O ®f» E ® O F Jj> E M O M T

DEM O LAY IN T E R N A T IO N A L with headquarters in Kansas City, Missouri, herein represented by its Grand M aster Mr. Joseph W eldon C lam pitte hereinafter PARTY by this act and through this power o f attorney is as its legitimate and legal representative, solely and exclusively for the entire national territory o f Brazil, the Suprem o C onselho da O rdem

D eM olay para a R epública Federativa do Brasil, lega! entity o f private law, headquartered in the suburban town o f Taguatinga, the C l2, Special Area 02, Sector Central, Conjunto Nacional Building, l sf floor, room 122, CEP 72010901, Distrito Federal. Brazil, enrolled in the CNPJ under No. 07045. 595/0001-40, hereinafter A W A R D E E . to make possible the accomplishment o f item No. 4 o f the License Agreement and the Agreement signed on 21/08/2004 between here and PARTY A W A R D E E , giving the latter ali the powers necessary, for how special they are. for the purpose o f representing PA R TY actively, and out o f court in defense o f your Bill of Rights o f the name "DeMolay" duly filed and registered with the Patent and Trademark Office o f the United States, both figurative word as well as ali possible variations. This proxy extends to Case No. 2007.34.00.030361-6 that pending before the 8 th o f the Federal District / Brazil, whose acts hitherto practiced by the A W A R D E E here, representing the P A R T Y , are hereby expressly ratified and fully.

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Kansas City, Missouri, M ard r2 j~ 2 0 1 1.

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DeMolay International

Attested:

f JeffteyíC.TCTtsrniller Sr. '---Executive D irector

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March 7,2014 Coie Couníy

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STATE OF MISSOURI K^-Office of

Secretary of State

CERT1F1CATE OF AUTHORiTY FOR A NOTARY PUBLIC

!, ROBIN CARNAHAN, Secretary of State of the State of Missouri, which office is an office of record having a seal, certify that

J. HERRON

by whom the foregoing or annexed document was notarized, was, at the time of the notarization of the same, a Notary Public authorized by the Iaws of this State to act in this State and to notarize the with

POWER OF ATTORNEY

and, i further certify that the notary’s signature on the document is genuine to the best of my knowiedge, information and belief and that such notarization was executed in accordance with the Iaws of this state.

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IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and cause to be affixed the seal of my office. Done at the City oflefferson, this 14,n day of July, 2011.

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A TTO R N E Y

DEM O LAY IN T E R N A T IO N A L with headquarters in Kansas City, Missouri, herein

represented by its Grand Master M r. Joseph W eldon C lam pitte hereinafter PARTY by this act and through this power o f attomey is as its legitimate and legal representative, solely and exclusively for the entire national territory o f Brazil, the Suprem o C onselho da Ordem

DeM olay para a R epública Federativa do Brasil, legal entity o f private law, headquartered in the suburban town o f Taguatinga, the C l2, Special Area 02, Sector Centrai, Conjunto Nacional Building, Ia floor, room 122, CEP 72010901, Distrito Federal, Brazil, enrolled in the CNPJ under No. 07045. 595/0001-40, hereinafter A W A R D E E , to make possible the accomplishment o f item No. 4 o f the License Agreement and the Agreement signed on 21/08/2004 between here and PARTY A W A R D E E , giving the latter ali the powers necessary, for how special they are, for the purpose o f representing PARTY actively, and out o f court in defense o f your Bill o f Rights o f the name "DeMolay" duly fíled and registered with the Patent and Trademark Office o f the United States, both figurative word as well as ali possible variations. This proxy extends to Case No. 2007.34.00.030361-6 that pending before the 8 th o f the Federal District / Brazil, whose acts hitherto practiced by the A W A R D E E here, representing the PAR TY, are hereby expressly ratified and fully.

•vi oV y i <-l Kansas City, Missouri, Maroh-23, 2 0 11.

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DeMolay International *

Attested:

/ Jejffr^r GrKitsmiller Sr. jjxecutive Director

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Subucribctí «ssd 29 befero / //ÍL*r \ \<dk

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J.HERRONWyCcmmíssfonEçwBs

Match 7,2014

Cote Couníy

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STATE OF MISSOURIOffice of

Secretary of State

CERTIF1CATE OF AUTHORITY FOR A NOTARY PUBLIC

i. ROBIN CARNAHAN, Secretary of State of the State of Missouri, which office is an office of record having a seai, certify that

J. HERRON

by whom the foregoing or annexed document was notarized, was, at the time of the notarization of the same, a Notary Public authorized by the Iaws of this State to act in this State and to notaríze the with

LETTERS

and, I further certify that the notary’s signature on the document is genuine to the best of my knowledge, information and belief and that such notarization was executed in accordance with the Iaws of this state.

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereunto set my hand and cause to be affixed the seai of my office. Done at the City of

, Jefferson, this 14:h day of Juiy, 2011.

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i .m m o . 27 (0 í -0 i )

Thursday, Ju ly 14th, 2011

Carlos Eduardo Braga Farias Rua Deputado Souto Filho N 73 Bairro: Maurocio de Nassau55.012-310

Dear B ro the r Farias:

A ttached herew ith you w ill find the requested docum enta tion .

I have also included in th is correspondence portions o f ou r By-Law s, Rules, and Regulations regard ing the o fficers o f DeMolay In te rn a tio n a l and th e ir a u th o rity .

In regards to A rtic le V II, Section 5 b (1 ), under the du ties o f th e Grand Secreta ry, he shall "con tro l the genera l o ffices o f DeMolay In te rn a tio n a l, under supe rv is ion o f the Board o f D irectors and Grand M aster. He is responsib le fo r the genera l extension and p rom otion o f the Order. He shall report to the Executive O ffice r and the Grand M aster any d ep a rtu re by Chapters from these bylaw s or th e ru les and regu la tions or the princip ies o f the O rder. In the d ischarge o f these duties, he m ay fo llo w means no t p roh ib ited by these bylaw s or the rules and regu la tions and m ay designate any person to rep resen t h im in the exercise o f his a u th o rity . I am th e person em powered by the Grand S ecre ta ry designated to represent h im in the exercise o f his a u th o rity .

ARTICLE II OFFICES

The principa l o ffice o f th e Corporation in the S ta te o f M issouri w ill be located in the C ity o f Kansas C ity , C ounty o f P latte. The Corporation m ay have such o th e r offices, e ithe r w ith in o f w ith o u t the S ta te o f M issouri, as the Board o f D irec to rs m ay de te rm ine o r as th e a ffa irs o f the Corporation m ay requ ire from tim e to tim e . The Corporation w ill have and con tinuous ly m a in ta in a reg istered o ffice , and a reg istered agent whose o ffice is identica l w ith the reg istered o ffice. The reg is te red o ffice m ay be, bu t need no t be, identica l w ith the principal o ffice , and the address o f the reg istered o ffice m ay be changed from tim e to tim e by the Board o f D irectors.

ARTICLE III NAME, JURISD ICTIO N AND POW ERS

Section 1. Nam e.(a) The use o f th e nam e "DeM oiay" is reserved to DeM olay In te rn a tio n a l,

its Chapters and appendan t organ izations.(b ) DeM olay In te rn a tio n a l shall have the r ig h t to use th e nam e o f the

In te rn a tio n a l Suprem e Council o f the O rder o f DeMoiay and a pp ro p ria te abbrev ia tions and va ria tio n s o f the name.

Section 2. Jurisd iction .(a ) The ju r is d ic tio n o f DeMolay In te rn a tio n a l inc ludes ali te rr lto ry

where the United S ta tes exercises powers o f g ove rnm ent, coun tries w here it has established Chapters over w hich no o the r o rgan iza tion has been g ra n te d DeMolayju risd ic tio n , and coun tries w here tbere are no Chapters. (2006)

Service & L eadersh ip C en te r ♦ 10200 NW A m bassado r D rlvc ♦ K ansas City, MO 64153i -SOO- D EM O L A Y ♦ fax 816-891-9062 * www.demolay.org

(b ) DeMolay In te rn a tio n a l m ay g ive o r receive ju r is d ic tio n o ve r a C hapter located outside o f the U nited S tates to or from a regu la r suprem e council o r such o the r DeMolay o rgan iza tion as it m ay deem app ropria te . (2006)

(c) DeMolay In te rn a tio n a l m ay pe rm it a regu la r suprem e council o r such o the r DeMolay o rgan iza tion as it m ay deem app rop ria te to act on its b eha lf outs ide o f the United S ta tes, fo r the tim e and w ith the lim ita tio n s it sets. (2006)

(d ) The a u th o rity to crea te o r recognize fo re ign suprem e councils o r any o the r independen t o rgan iza tion em pow ered to conduct DeM olay o pe ra tions is reserved to DeMolay In te rn a tio n a l. (1999) (2006)

Section 3. Pow ers. Excepts as provided in A rtic le V I, DeM olay In te rn a tio n a l is the suprem e a u th o rity in ali m a tte rs fo r the en tire O rder o f DeM olay, and has ali powers necessary o r a pp rop ria te to th is a u th o rity .

ARTICLE VII OFFICERS

Section 5. Duties.(a ) Grand M aster. The Grand M aster:

(1 ) Is the p resid ing o ffice r o f DeMolay In te rn a tio n a l. He shall exercise the du ties o f his o ffice in accordance w ith the bylaw s, ru les and regu la tions and the usages o f DeM olay In te rn a tio n a l. When DeMolay In te rn a tio n a l and the Board o f D irectors are no t in session, he has general supe rv is ion o f the Order.

(2 ) Shall perfo rm such o th e r duties as are se t fo rth in the rules andregula tions.

(b ) Grand S ecretary. The Grand S ecre ta ry sha ll:(1 ) C ontro l the general o ffices o f DeM olay In te rn a tio n a l, under

supervis ion o f the Board o f D irectors and Grand M aster. He is responsib le fo r the general extension and p rom otion o f the Order. He shall rep o rt to th e Executive O fficer and the Grand M aster any departu re by Chapters from these bylaw s or the rules and regu la tions o r the p rinc ip ies o f th e Order. In the d ischarge o f these duties, he m ay fo llow m eans no t p roh ib ited by these bylaw s o r the ru les and regu la tions and m ay designate any person to rep resen t h im in the exercise o f h is a u th o rity .

Please do no t hes ita te to con tac t me if you should have any questions regard ing th is correspondence.

W ishing you ali the ve ry best, I rem ain ,State «r W Ü

Fraternally, Cminty o ü l£_

NOIARY^;

í J ^■4. je f jre y C. K itsm ille r, Sr. Executive D irector

,Á tt^sted by:

Ç Subacrihcd and sworVantrsswd í» before ffl® thfc .....

l(

/6 o e A. W illiam s, PG^T Grand S ecreta ry

\ i , i n r< 7i , l/J OUAJrvl L-W eldon C lam p itte

Grand M aster

J. HERRON

My Commission Expires

March7,2014

Cole County fiommission # 10849417

M>\s~\u

JU S T IÇ A F E D E R A L -D F

Fls._______________

R ubrica_________

PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

REMESSAAos de / D ^ de 2012.

Da Secretaria da 8a Vara, nesta cidade de.

Brasília, remeto estes autos ao TRF Ia Região.

Para constar, lavrei este termo.

M/ * * yP/ Diretor de secretaria da 8a Vara

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

T e r m o d e R e c e b s m e n t o , A u t u a ç ã o e D is t r ib u iç ã o

Estes autos foram recebidos, registrados, autuados e a seguir distribuídos por processamento informatizado, de acordo com as normas regimentais, na data e com as observações abaixo:

ApReeNec 0030223-09.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361-6)/DF (Al (d) 516131120114010000 / DF L32.01

Volumes: 11 Autuado em 28/09/2012Última folha regístrada/n°: 2610 Apensos: 0Processo Originário: 302230920074013400 ..Vara! 8Distribuição por dependência em 28/09/2012 ( 516131120114010000 )

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA MOREIRA - QUINTA TURMA

Ass.: Registro de Marcas, Patentes ou Invenções - Atos Administrativos - Administrativo

Anotações: ART.163Caput, DUPLO GRAU,

ApReeNec 0030223-09.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361-6) / DF 516131120114010000 L32.01CERTIDÃO

Este proc. foi distribuído pelo art. 163, caput, RITRF por depend. ao proc. 516131120114010000

Brasília-DF, 01 de outubro de 2012.

Coordenadoria de Reg. e Informações Processuais

ApReeNec 0030223-09.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361-6)/DF (Al (d) 516131120114010000 / DF)

CONCLUSÃO

Vão estes autos com conclusão ao(à) Exmo(a). Sr(a) DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA MOREIRA.

Brasília-DF, 01 de outubro de 2012.

Coordenadoria de Reg. e Informações Processuais

TR F -1 » R E G IÃ O / PR O. 11-001

Página 291

'7/ / nívlARAL GURGEL CABRAL. GOMES •, ...-

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EX CELEN TÍSSIM O SEN H O R DOUTOR DESEM BARGADOR FED ER A L JOÃO BATISTA M OREIRA, M UI DIGNO RELATOR DA APELAÇÃO CÍV EL N" 0030223- 09.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361 -6).

SU PREM O CO N SELHO DA ORDEM DEM OLAY PARA O BRASIL, pessoa ju ríd ica de D ireito P rivado já qualificada nos au tos do recurso de apelação em epígrafe, em trâ m ite por es ta Corte, na qual consta como A pelado SU PREM O CO NSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚ B LIC A FEDERATIVA DO BRASIL, pessoa ju ríd ica de D ireito P rivado tam bém já qualificado, vem respeito sam en te à honrosa p resença de V ossa Excelência, por seus advogados que a e s ta subscrevem , req u ere r e expor o q uan to segue:

1. O A pelan te encom endou p arecer acerca da questão su b ju d ice a José

R oberto d A ffonseca G usm ão. D outor em D ireito pela U niversidade de S trasbourg ,

P rofessor dos C ursos de G raduação e Pós-G raduação da P ontifíc ia U niversidade

Católica de São Paulo e do C en tre d ’E tu d es In te rn a tio n a les de la P ropriété

In d u s tr ie lle C .E .I.P .I da U n iversidade R obert S chum ann e E x-p residen te do

In s titu to N acional da P ropriedade In d u s tr ia l - IN PI.

2. Segundo o p arecer do E x-presiden te do In s titu to N acional de

P ropriedade In d u s tr ia l - IN PI, não h á dúv ida de que a M arca DeM oiay p ertence ao

R ecorrente Suprem o Conselho da O rdem DeM oiay p a ra o B rasil.

RUA U-.OPOLDO COUTO Dh MAGALHÃES JK.. 110 - 04342-000 - SÃO P A U L O - SP - BRA SIL-TEL.: + 55 t i 3706 68611 - FAX: + 55 í i 3706 6W0 AVENIDA Aí ONSO PUNA, 5.715. T ANDAR 79031 -010 - CAMPO C.RANDE - MS - BRASIL - TliL.: + 55 67 3035 2500 - FAX: + 55 67 3025 2520

www.cabralgomes.adv.br

Página 1 de if>

„ 'SiyAMARAL GURGEL CABRAL GOMES ^ ' L<;

A» ivc < s : xJf J S

•3. Por su a p e rtin ên c ia ao caso te lado, pede vénia o A pelan te p ara

tra n sc re v e r trechos do p a re c e r :

“ (...) II - Aquisição da M arca DeMoiay no lírasii

Para a correia interpretação do caso. também se mostra necessário estabelecer as circunstâncias que levaram o Consulente a requerer, em seu nome, o registro da marca DeMoiay no Brasil.

Pelo que se denota, uma vez reconhecido soberano e autônomo, cora absoluta autoridade no Brasil, o Consulente requereu e obteve os registros de marca perante o INPI com o escopo primordial de cumprir o compromisso assumido de zelar pelas “Sagradas Marcas da Ordem DeMoiay”.

Importante salientar que, durante todo o período da relação mantida entre as partes, e mesmo depois do depósito e concessão do registro marcário em favor do Consulente, nunca houve qualquer tipo de objeção ou impugnação por parte do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay, o que nos permite concluir pela anuência e mútua concordância no que tange à proteção marcária em nome do Consulente.

Afirma o Consulente que a primeira marca DeMoiay, no Brasil, foi depositada pelo próprio Consulente, em 04.01.1990 (pedido n.° 815.330.090, para a marca Ordem DeMoiay). Informa, também, que formulou um novo pedido de registro para a marca DeMoiay, em 23.07.1996, tendo sido concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em 23.03.1999 (registro n.° 819.387.193).

Na base de dados do INPI, identificamos os seguintes processos de marcas, os quais assumimos serem os mais antigos depositados no Brasil e em nome do Consulente:

ORDEM DEMOLAY, marca mista, n.° 815330090, pedido depositado em04.01.1990 e deferido em 25.06.1991, na classe 41.10/701.Status: o registro, embora deferido, encontra-se arquivado.

• DEMOLAY, marca nominativa, n.° 819387193, pedido depositado em 23.07.1996 e registro concedido em 23.03.1999, com vigência prorrogada até 23.03.2019, na classe nacional 41.702.Status: Tal registro encontra-se sub judice, em razão da ação judicial aforada por DeMoiay International e Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil.

1 Segundo o sistema de classificação vigente no IN PI até 31.12.1999, por força do Ato Normativo IN PI n.° 51, de27.01.1981, temos:41 - Serviços de ensino e de educação de qualquer natureza e grau, diversão, sorteio, jogo, organização de espetáculos em geral, de congresso e de feira e outros serviços prestados sem finalidade lucrativa 10 - Serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau. 70 - Serviços de caráter comunitário, filantrópico e beneficente.2 Vide classificação referida na nota 3 acima.

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* CAPITULO DEMOLAY, marca nominativa, n.° 821280155, pedido depositado em 15.12.1998 e registro concedido em 11.03.2008, com vigência até 11.03.2018, na classe nacional 4] .70'.Status: Tal registro encontra-se em vigor.

■ FIGURATIVA, n.° 821561910, pedido depositado em 15.04.1999 e concedido em 13.06.2006, com vigência até 13.06.2016, na classe nacional 41.70*, para a figura abaixo:

Status: Tal registro encontra-se sub judice, em razão da ação judicial aforada por DeMolay International e Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil.

Uma vez concedidos e mantidos pelo INPI, presume-se que todos os registros de marca tenham sido licitamente obtidos, em consonância com as regras iegais aplicáveis à matéria.

(...)

IV - Da Convenção da União de Paris

Como delimitado acima, o objetivo principal da presente consulta é a verificação do preenchimento dos requisitos de incidência do artigo 6° bis da CUP à luz dos fatos do caso concreto apresentado.

Para tanto, cumpre, inicialmente, tecer breves comentários acerca da finalidade da norma insculpida no artigo 6o bis da CUP e da sua aplicação no Brasil.

Tanto sob a égide do antigo Código de Propriedade Industrial (artigo 59) como também da atual Lei de Propriedade Industrial - LPI (artigo 129), o sistema de proteção legal de marcas brasileiro é, essencialmente, o atributivo5. Nas

3 Vide classificação referida na nota 3 acima.4 Vide classificação referida na nota 3 acima.

Segundo o qual a propriedade de uma marca se adquire pelo registro validamente expedido pelo órgão competente, em contraposição com o sistema declarativo, que reconhece o direito emanado do simples uso da marca ou conferindo ao registro efeito apenas declarativo desse direito.

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AMAF lAL. GURGEL CABRAL G O M ES Advogados

palavras de Gama Cerqueira, nos países que adotam tal sistema, “a proteção legal depende do registro e, antes dele, o possuidor de marca não possui nenhum direito, não podendo se opor ao registro de marca idêntica ou semelhante”*'.

Importante esclarecer que um dos princípios basilares do direito de propriedade industrial é o princípio da territorialidade, segundo o quai a propriedade de uma marca, conferida pelo registro, em um determinado país, produz efeitos somente em seu território. Esse princípio deriva do princípio maior da territorialidade das leis, por meio do qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território onde tal Estado é soberano.

O princípio da territorialidade comporta, no entanto, uma exceção, que decorre da notoriedade de uma marca. Esta exceção funda-se essencialmente no texto do art. 6o bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (“CUP”)7, tratado internacional do qual tanto o Brasil quanto os Estados Unidos da América são signatários, cuja atual redação assevera que:

“1. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.2. Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de. uso.3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso dc marcas registradas ou utilizadas de má fé. ”

O art. 6o bis da CUP tem por escopo oferecer uma proteção extraterritorial, objetiva, contra fraudes cometidas por terceiros de má-fé envolvendo marcas que conquistaram notoriedade no setor a que se destinam. Estabelece o tratado a possibilidade de o titular original de uma marca notoriamente conhecida anular um registro de terceiro domiciliado em outro país signatário da convenção, ainda que na data da usurpação por terceiros, este titular não detivesse marca depositada ou registrada no país em que se requer a proteção.

Para tanto, a referida norma estabelece três requisitos: i) que o país do titular da marca que se busca proteger e o país em que se busca impedir o registro ou uso sejam signatários da CUP; ii) que haja reprodução ou imitação da marca; e iii) que a marca seja notoriamente conhecida no país que se busca proteção extraterritorial.

6 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tom o II. Ed. Lumen Juris, 2010, p. 63.

7 Decreto nu 1263, de 10.10.1994.

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AMARAL Gl. JKGEL CABRAL GOMESi VJvOÇj8'JOS

Adicionalmente, para aplicação da norma do item 3 do artigo, com o conseqüente afastamento da prescrição, é necessário o preenchimento de um quarto requisito: a verificação da má-fé do requerente do registro ou do utente.

Para fins da presente consulta, cumpre analisar detidamente o terceiro e quarto requisitos, visto que Brasit e os Estados Unidos da América já eram signatários da Convenção à época do primeiro registro do Consulente em nosso país’', e, também, que as marcas em cotejo são idênticas.

ÍV.a - Inexistência de notoriedade da marca DeMolay no Brasil em 1996

O primeiro requisito para aplicação do artigo 6o bis da CUP éa notoriedade da marca.

Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer o conceito de marca notoriamente conhecida a que se referem tanto o art. 6o bis da CUP quanto o art. 126 da LPI.

Em apertada síntese, pode-se definir a marca notoriamente conhecida como aquela que goza de elevado grau de conhecimento pelo público consumidor em uma determinada categoria de produtos ou serviços, sendo sua proteção restrita apenas a produtos idênticos ou similares. A título ilustrativo, pode-se citar o caso da marca CONTINENTAL para cigarros, que convivia com a marca CONTINENTAL para fogões, sendo ambas bastante conhecidas em seus respectivos mercados.

Trata-se de marcas que gozam de especial prestígio em seus respectivos ramos de atividade, decorrentes dos esforços de seu titular. Premiou o tratadista internacional tal prestígio com a possibilidade da proteção extraterritorial, para evitar prejuízos decorrentes de corriqueiros usurpadores que, em viagem a outros territórios, tomavam conhecimento destes signos de forte apelo atrativo, e apressavam-se a registrá-los como marca em seu país, apenas esperando o momento em que o titular original viesse a ali expandir suas atividades, para então ofertá-los ardilosamente à venda.

Não há que se confundir a notoriedade exigida para estas marcas com aquela estabelecida para as chamadas marcas de alto renome (artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial), cujo grau de conhecimento é tão elevado e difundido entre consumidores de quaisquer produtos que enseja a proteção do signo em todos os ramos de atividades. É o caso das famosas marcas COCA-COLA e McDONALDS, por exemplo.

A notoriedade a que se refere o art. 6o bis da CUP, por sua vez, não necessita ser de altíssimo grau, mas aquela circunscrita ao ramo de atividade, posto que a abrangência da proteção é restrita a esse ramo. Tal grau de conhecimento deve ser procurado, assim, nos círculos comerciais interessados ou no setor relevante

8 O Brasil é membro da CUP desde 1884, por meio do Decreto 9233, e os Estados Unidos da América desde 1887.

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AMARAL GURGEL. CABRAL GOMES

do público, conforme disposto no art. 16.2 do acordo TRUV, que assim define:

"O disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca

A aplicação do artigo 6o bis da CUP exige que esta notoriedade seja auferida no território onde tal proteção é reclamada, e não no país dc origem do reivindicante da proteção. Só nesta hipótese as autoridades do país em questão podem considerar a marca como pertencente a um cidadão de um outro país- membro da União de Paris, e que este fato deva ser do conhecimento de eventuais usurpadores10.

Os Tribunais brasileiros também aplicam dessa forma a referida norma, reiteradamente:

“2. O local onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja obter o registro. Assim, não basta que a marca seja notoriamente conhecida no país de origem do registro, mas essencialmente naquele país que reconhecer a sua notoriedade;3. O fato das marcas da empresa GAZZONI1907 SRL estarem registradas em outros países, tais como Noruega, Finlândia, Dinamarca e na própria OMPI, não confere às referidas marcas o título de notoriamente, conhecidas de modo a impedir o registro das marcas nacionais da empresa SLIM PRODUTOS DIETÉTICOS LTDA., notadamente ante a ausência da comprovação da notoriedade aqui no Brasil, dentro do mesmo segmento de mercado, no mesmo ramo de atividade. Não se pode cogitar de eventual concorrência desleal, uma vez que na situação em tela sequer existe concorrência. ”u (Grifos e negritos nossos)

.Além disso, quanto ao momento de aferição da notoriedade da marca, "analisar-se-á se uma marca é ou não notoriamente conhecida no momento que um terceiro queira registrar no país, como sua, marca idêntica ou semelhante à marca proveniente do exterior ou de nacional não registrada. Neste momento verificar-se-á se esta marca goza ou não de notoriedade, entre seu público consumidor, no território nacional. Mas podem ocorrer casos em que, no momento do registro da marca, não se considere ela como sendo notoriamente conhecida, e terceiro consiga seu registro. Cabe, então, ao titular originário da marca proceder à anulação do registro conseguido. Nesta ocasião, deverá comprovar ser a notoriedade de sua marca anterior ao registro em questão

9 O Acordo TRIPs (Trade Related aspects o f Intellectual Propetty Rights - ou das questões de propriedade intelectua! relacionadas com o comércio), que é parte do acordo maior de criação da Organização Mundial do Comércio, substituindo o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), foi aprovado no Brasil pelo D ecreto Legislativo n° 30, de15.12.1994 e promulgado pelo Decreto n° 1.355 de 10.12.1994.10 GUSMÃO, Jose Roberto dAffonseca. Proteção da marca notória do Brasil - aplicação do art. 6-bis da Convenção de Paris e da Lei interna. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, n. 70, p. 65-81, abr./jun. 1988. p. 76.

Apelação Cível 19975101006147-0, Des. Rei. Abel Gomes da Ia Turma Especializada do Tribunal Regional da 2a Região, acórdão publicado em 19/12/2008.12 M ORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 c nos acordos internacionais. São Paulo: RT, 2003. p. 106.

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Outrossim, é importante ressaltar que o que importa é o conhecimento pelo consumidor relevante. O fato de o requerente do registro da marca ou do mente já conhecer a marca e saber que ela é utilizada por terceiro é indiferente para a verificação da notoriedade. É essa a lição de BODENHAUSEN:

“The history' o f the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark concerned is well-known in commerce in the country coneerned as a mark belonging to a certain enterprise (...) Nor it is necessary - and it is therefore not necessary to prove - that the person who has applied for or obtained a conflicting registration or who uses a conflicting mark possessed such knowledge.”13

Assim, no presente caso, os demandantes deveriam ter comprovado, por meio de documentos lícitos, que a marca DeMoiay era notoriamente conhecida no Brasil e em 1996. quando o Consulente requereu o registro da marca em voga.

Cumpre frisar que não há prova determinada para a comprovação-da notoriedade de uma marca. Todavia, tal prova deve ser capaz de evidenciar que o público consumidor sabia que a marca que se buscava registrar já pertencia a um determinado titular. Deve a prova retratar a percepção e a constatação da marca pelos consumidores.14

Apesar da vasta documentação acostada aos autos da demanda supra mencionada, movida em face do Consulente, o fato é que não constatamos um documento, sequer, que pudesse comprovar a eventual notoriedade da marca DeMolay no Brasil em 1996, tampouco atualmente.

Ante a inexistência de prova nos autos de que a marca DeMolay já era, em 1996, considerada marca notoriamente conhecida no Brasii, não é razoável, pois, conferir tal status por mera presunção. Trata-se, a nosso ver, de mera conjectura, o que não justifica a aplicação do artigo 6o bis da CUP.

IV.b - Má-fé

Apenas diante da comprovação da notoriedade da marca DeMolay, no Brasil, em 1996, condição primordial para a aplicação do art. 6o bis da CUP ao caso vertente, é que se deve auferir as demais condições de aplicação do dispositivo, notadamente a existência ou não de má-fé na obtenção dos registros em nome do Consulente.

No contexto do art. 6o bis da CUP, a má-fé é condição específica para a imprescritibilidade da ação. Assim, para afastar o prazo prescricional pela aplicação do item 3 do artigo 6o bis da CUP, necessária é a comprovação, pelos demandantes, de que o Consulente teria agido de má-fé ao

13 B O D EN H A U SEN , G.H.C. Guide to the Application o f the Paris Convention for the Protectiou of Industrial Property as revised at Stockholm, 1967. p. 92.

14Apelação Cível e Remessa Necessária 457161-RJ, Des. Rei. André Fontes da 2° Turma Especializada do Tribunal

Regional Federal da 2a Região, julgamento em 24/11 /2009.

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depositar seu primeiro pedido de registro para a marca DeMoiay, em 23.07.19%. Do contrário, restará intransponível a prescrição da pretensão dos demandantes.

Isto porque o registro mais antigo do Consulente que os demandantes pretendem anular foi concedido em 1999 e a atual LPI1 estabelece o prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do registro para o ajuizamento da ação que objetive sua nulidade.

Como há muito já se sedimentou na doutrina, a ocorrência de prescrição faz perecer a pretensão do titular do direito, de forma oblíqua atingindo este16.

BODENHAUSEN, ao escrever sobre a referida norma, afirma que a má-fé, normalmente, existirá quando o requerente do registro tem conhecimento prévio da marca notoriamente conhecida e, dessa forma, visa a lucrar com a possível confusão a ser ensejada perante os consumidores.17

Evidentemente, a existência de má-fé por parte do requerente do registro não pode ser presumida, cabendo a quem alega o ônus de prová-la. É esse o entendimento do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região:

“O dispositivo em teia [artigo 6 bis (3) da CUP] reclama prova inequívoca do vício de vontade, sabendo-se que a má-fé não se presume (Grifos e negritos nossos)18

“(...) Superada a primeira questão, resta avaliar se deve ou não ser mantido o registro da ré para a marca “CAMEL”, na classe 9, para relógios, em vista da notoriedade reconhecida para a marca “CAMEL ” da autora. Em recente reforma do Código de Processo Civil, a Lei n. 11.280, de 16/02/2006, alterou a redação do § 5° do art. 219, com vigência a partir de 18/05/2006, verbis:§5°. O Juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.Assim, pela nova sistemática, o juiz deve pronunciar a prescrição de ofício. Trata-se de norma imperativa, e não de mera faculdade do juiz, que independe, agora, de pedido expresso do interessado, ou de avaliar quem será beneficiado ou prejudicado. Observe-se que a mesma norma legal revogou expressamente o art. 194 do Código Civil, que vedava ao juiz o reconhecimento da prescrição de ofício, salvo quando se tratasse de interesse de incapaz. Assim, a novu regra transformou a questão da prescrição em matéria de ordem pública, devendo esta ser proclamada ainda que contrária às manifestações do órgão público.Destaque-se que este não é o caso dos autos, visto que o INPI, embora não tenha invocado a preliminar de prescrição, terá seu ato administrativo mantido, caso seja esta reconhecida, sendo, portanto, se não beneficiado, mas, ao menos, prestigiado. Recorde-se que a norma processual atinge todos os atos judiciais a serem praticados após sua vigência. Por outro lado, na forma do art. 193 do Código Civil, a prescrição pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição.Dessa forma, entendo que a questão da possível prescrição da ação de nulidade deve

15 Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.16 BARROS M O N T E IR O , Washington. Curso de Direito Civil. Parte Geral - Vol. I. 40a ed., Ed. Saraiva, 2005, p. 341.17 B O D EN H A U SEN , G.H.C. Op. cit. p. 93.

Apelação Cível 20025101507687-3, Des. Rei. Aluisio Mendes da 1” Turma Especializada do Tribunal Regional Federai da 2a Região, julgamento em 16.12.2008.

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ser apreciada de ofício, por este grau dc jurisdição, embora não invocada pelos réus e não apreciada peto Juízo de Io grau, por força das normas legais vigentes à época. Corno é sabido, p rescreve em cinco anos o direito de ação de nulidade dc registro. contados da data de sua concessão (art. 98, parágrafo único do CPI e art. 174 da LPI). A marca anulanda foi concedida em 18112/86 e a ação foi proposta em / 6/09/1996, quando a LPI se encontrava em sua vacatio legis. aplicando-se, pois, o ora extinto CPI que, como já visto, também fixava em cinco anos o prazo prescricionalpara a ação de nulidade do registro de marca.Proposta a ação quase dez anos após a concessão do registro, prescrito se encontrava, de há muito, esse direito de ação.fíescabe invocar o art. 6o bis - 3, da CUP, visto que este assegura a imprescritibilidade apenas do registro obtido de má-fé. não sendo este o caso dos presentes autos.Nem se alegue que houve sim má-fé no pedido de registro da ré, visto que tal não se encontra provado nos autos e, como é de amplo conhecimento, “a boa-fé se presume; a má-fé se prova'".’' (Grifos e negritos nossos)19

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO - PRESCRIÇÃO - RECURSO IMPROVIDOI - Deflui dos autos que a pretensão autoral encontra-se induvidosamente prescrita em razão do enorme lapso temporal ocorrido entre a data da propositura da ação (02/02/2006) e a data da expedição do registro, em 10/11/76 - ou seja - mais de 30 anos, ultrapassando em muito o prazo concedido pela lei para desconstituição de título por vício de nulidade. II - De outro lado, em que pese a alegação de que o registro foi efetuado com má-fé, na tentativa de impedir a incidência da prescrição com base no item (3) do artigo 6o. bis, da CUP, o fato é que nada nos autos - incluindo a prova pericial de. fls. 789/852 -faz prova da notoriedade da marca “RYDER” no Brasil por ocasião do registro da Apelada, ou que esta tivesse qualquer conhecimento do signo alienígena na data do depósito da marca. III - Recurso improvido. ”20 (Grifos e negritos nossos)

Como afirmado por BODENHAUSEN21, a notoriedade da marca no país em que se busca o registro pode ser indicativo de má-fé. Porém, tal fato, por si só, não pode levar à conclusão da existência de tal vício de vontade. Devem-se analisar outros elementos fáticos a fim de concluir pela existência ou inexistência de má-fé.

Tal interpretação é corroborada pelo fato de que a má-fé é requisito adicional a fim de ensejar a aplicação do item 3 do artigo 6o bis da CUP, sendo que o caput da norma já requer a presença de notoriedade. Ou seja, a prova da má-fé do requerente não pode se resumir à eventual prova de notoriedade do sinal à época do registro (o que, vale salientar, não foi demonstrado nos autos).

O Tribunal Regional Federal da 2a Região igualmente já decidiu nesse sentido, estabelecendo que:

19 Trecho do voto proferido na apelação Cível 20000201024542-6, Des. Rei. Liliane Roriz da 2a Turm a Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgamento em 27.02.2007, publicado na Im prensa Oficial de 10.05.2007

Apelação cível 20065101500612-8, Des Rei. Messod Azulay N eto da 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgamento em 28.04.2009, publicado na Imprensa Oficial de 18.06.2009.21 BO D EN H A U SEN , G.H.C. Op. at. p. 93.

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“'A conjugação dos dois dispositivos / itens 2 c 3 do artigo ò bis da CUPj nuo d rixa dúvida que no entender da lei:* A má-fé não se presume:* O registro indevido de marca notória não se traduz necessariamente em ato de má-fé;* A despeito da grande notoriedade que uma marca possa ter, a inércia de seu titular pode trazer-lhe grandes prejuízos. (Grifos e negritos nossos)

No caso sob análise, como já visto, não há provas da notoriedade da marca DeMoiay no Brasil em 23.07.1996, circunstância que, por si só, já impede a aplicação da norma do artigo 6o bis da CUP.

Não obstante, é de se verificar se a marca DeMoiay já estava sendo utilizada no Brasil pelos demandantes na data em que o Consulente requereu o registro da marca. Tal noção, apesar de não ser determinante para aferição de notoriedade ou não do sinal no Brasil23, é importante para verificação da má-fé, estabelecendo se já haveria um efetivo público consumidor brasileiro a ser amealhado pelo Consulente, ou seja, se já haveria uma situação de concorrência com o início do uso da marca DeMoiay peio Consulente.

E a resposta é indubitavelmente negativa. Até 1996, a marca DeMoiay jamais havia sido utilizada pelos demandantes no território nacional, até porque, pelo que se apura dos autos, nenhuma delas sequer havia sido constituída em 1996.

Ademais, insta salientar que, muito embora o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay tenha sido constituído nos Estados Unidos da América em 1952, nunca teve a preocupação de registrar a marca no Brasil, tampouco a de utilizá-la, em seu próprio nome, em território brasileiro.

Importante notar que a proteção extraterritorial conferida à marca notoriamente conhecida, independentemente de registro, não é ilimitada. Tal proteção visa, essencialmente, proteger os titulares de marcas jamais registradas no Brasil, mas que são aqui afamadas, evitando que terceiros se aproveitam dessa fama, locupletando-se de eventual confusão do consumidor. Não é o que se constata no presente caso.

A urna, porque não há qualquer prova nos autos de que a marca DeMoiay seria, em 1996, considerada notoriamente conhecida. A duas, porque não há qualquer indício de que o Consulente tenha agido com intenção de se apropriar, de forma indevida ou ilícita, da marca DeMoiay no Brasil. (...)

Houvesse qualquer objeção, ao Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay era facultado o direito que impugnar o pedido efetuado, ou mesmo requerer a adjudicação do registro a seu favor, dentro do prazo legal (cinco anos após a concessão do registro).

22 Apelação Cível 20055101516722-3, Des. Rei. Messod Azulay da 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgamento em 26.02.2008.23 Uma vez que o uso no país não é requisito para a verificação de notoriedade do sinal, mas o efetivo conhecimento dos potenciais consumidores de que a marca existe e pertence a alguém.

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AÉ de se ressaltar a norma do artigo 15<S, §2°. da LPI"'*, que

obriga o titular da marca notoriamente conhecida não registrada a requerer seu registro perante o INPI quando se opuser administrativa ou judicialmente a pedido ou registro da mesma marca (ou semelhante) por terceiro com base no artigo 126 da LPI.

Contudo, o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolav deixou transcorrer in albis todos os prazos existentes para questionar, administrativa ou judicialmente, o registro concedido em favor do Consulente, e até o presente momento, sequer requereu o registro da marca em seu nome, não lhe sendo lícito, portanto, questioná-lo passados mais de dez anos do depósito do pedido.

Dessa forma, ante a ausência de impugnação anterior pelo Supremo Conselho Internacional, a continuidade na relação entre as entidades, e a autonomia e soberania atribuídas ao Consulente, cabe concluir pela inexistência de má-fé por parte do Consulente ao requerer a concessão do registro da marca DeMoiay no Brasil, afastando, por conseguinte, a possibilidade de aplicação do artigo 6o bis (3) da CUP.

IV.c - Prescrição

Define-se prescrição, de forma sintética, como a extinção de um direito de ação pelo decurso do prazo. Fundamenta-se este instituto na necessidade social de harmonia e segurança jurídicas, impedindo o legislador, pela fixação de prazos peremptórios para o questionamento de determinados direitos, que demandas permaneçam indefinidamente em aberto.

A lei estabelece todo um procedimento administrativo para aquisição de um registro e, ainda, um prazo de cinco anos para a respectiva ação de nulidade. Entender-se que, mesmo escoados todos os prazos, o titular ainda estaria sujeito à decretação de ineficácia de seu registro, seria semear o pânico nas relações e situações jurídicas perfeitas e acabadas.2

Na linha do raciocínio inicial, já exposta, uma vez afastada a questão da má-fé, o prazo prescricional é calculado segundo a regra geral prevista no artigo 174 da LPI, que estipula o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados da data da concessão do registro, para a propositura de ação de nulidade de registro de marca.

Destarte, não tendo os demandantes comprovado a alegada má-fé do Consulente, a pretensão de DeMoiay International e Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil de anularem os registros para a marca DeMoiay do Consulente pereceu em 23.03.2004, cinco anos após a concessão do primeiro registro hoje válido, de n. 819387193.

24 Art. 158. (...)§ 2° - N ão se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.25 Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil — Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 321

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Em outras palavras, não tendo sido demonstrada a eventual má-fé do Consulente ao requerer o registro da marca DeMoiay no Brasil, é de todo inaplieável o artigo 6o his (3) da CUP e, portanto, inafastável a prescrição que se operou, há muito, para se questionar judicialmente a titularidade da mencionada marca no país.

Nossas cortes já proferiram decisões no sentido de que, ultrapassada a questão da notoriedade da marca e da má-fé, restaria ainda perquirir seo registro anulando (no caso, o da marca DeMolav do Consulente) é lícito ou ilícito.

São 3 os requisitos para que inocorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude. A má-fé, mesmo entendida como conteúdo subjetivo de certos vícios da vontade, constitui-se como mero elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade prevista no art. 6 bis (3) não é só a presença da má-fé, mas sim, e principalmente, a ilicitude do registro, que fo i deferido contrariando as normas em vigor no país, seja ela a CUP ou a LPI, e a ilicitude é sim um caso de nulidade do negócio jurídico, conforme consta do art. 166, II, do Código Civil em vigor, e não de mera anulabilidade”. 26

“(...) A notoriedade restou demonstrada pelos documentos juntados à inicial, especialmente os de fls. 154/168, 12, 214 e 223. Posto isso, e concluído que os registros foram obtidos de má-fé, resta que não prescreveu o direito de ação de nulidade dos mesmos. Assim sendo, resta perquirir a registrabilidade do sinal, segundo as regras do CPI, vigentes à época do ato que se pretende anular

Não vislumbramos, porém, qualquer indício de que os registros da marca DeMolay do Consulente possam ser considerados ilícitos, na medida em que não foram concedidos em violação às disposições legais atinentes à registrabilidade de marcas. Quando se requereu o primeiro registro, não havia anterioridade impeditiva que pudesse obstar a sua concessão pelo INPI.

Eventualmente, poder-se-ia alegar anterioridade com relação aos registros concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional nos Estados Unidos da América. Contudo, dois são os motivos pelos quais os registros concedidos no exterior não podem ser utilizados como impeditivos para a concessão da marca no Brasil, a saber:

Princípio da territorialidade: como visto acima, pelo princípio da territorialidade, o registro da marca confere exclusividade apenas no âmbito do território em que foi concedido. A Convenção da União de Paris visa, justamente, excepcionar tal princípio, por meio do artigo 6o bis, cuja aplicação é condicionada à observância de determinados requisitos. No entanto, no caso em tela, não foram satisfeitos os requisitos exigidos pela mencionada norma, sendo, portanto, inaplieável ao caso em comento.

2Í RORIZ DE ALMEIDA, Liliane D o Espírito Santo, desembargadora federal do TRF 2a Região e ex-procuradora do IN PI, “Imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé” , Revista da ABPI 80, jan /fev de 2006, p. 44.27 Apelação Cível 2001.02.01.015057-2. T RF 2" Região, Relatora: Desembargadora Liliane Roriz

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.1ARAL GURGEL CABRAL. AJwxjados

M r :o

Extinção dos registros anteriores concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional no exterior: não bastasse o princípio da territorialidade, bem como a uiapiicabilidade do artigo 6o bis da CUP ao caso em análise, merece destaque o fato de que todos os registros que haviam sido concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional foram extintos pelo órgão competente e encontram-se, atualmente, cancelados, de modo que não produzem qualquer efeito legal. Neste sentido, se não produzem efeitos, evidentemente não podem ser utilizados como impeditivos à manutenção do registro concedido em nome do Consulente.

Registre-se que a demanda judicial em análise foi ajuizada pela suposta sucessora de Supremo Conselho Internacional, a DeMoiay Internationa!, e por Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil. Justificam tais entidades que teriam direito sobre a marca DeMoiay, em razão dos registros anteriores concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional.

Ocorre que, conforme prova dos autos, todos os registros anteriores, concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional, foram extintos e encontram-se cancelados. Assim, ainda que tenha ocorrido sucessão entre as entidades, e tenha a DeMoiay International adquirido os registros já extintos, o fato é que, por não produzirem qualquer efeito legal e jurídico, entendemos que referidos registros não legitimam tais entidades a ingressarem com a demanda, na medida em que não possuem qualquer direito marcário anterior oponível ao registro concedido em nome do Consulente.

Em suma, no que toca ao prazo para ajuizamento da mencionada demanda judicial, ainda que ultrapassadas as condições de aplicação do artigo 6o bis, demonstradas, por hipótese, a notoriedade da marca no Brasil em 1996 e a eventual má-fé do Consulente, afastando o instituto jurídico da prescrição, caberia ao Supremo Conselho Internacional, por fim, comprovar a ilicitude do registro da marca DeMoiay no País, o que nos parece não ter sido demonstrado.

V - Conclusão

Em razão de todo o exposto, concluímos que:

a) O artigo 6° bis da CUP possui três requisitos para conferir a proteção extraterritorial à determinada marca, a saber: (i) que o país do titular da marca que se busca proteger e o país em que se busca impedir o registro ou uso sejam signatários da CUP; (ii) que haja reprodução ou imitação da marca; e (iii) que a marca seja, comprovadamente, notoriamente conhecida no país em que se busca a proteção extraterritorial, e no momento do depósito do pedido de registro anulando;

b) O dispositivo do artigo 6o bis (3) da CUP estabelece que a ação de nulidade não prescreverá nos casos em que o depósito da marca notoriamente conhecida tenha sido feito eivado de má-fé;

c) Caso observadas as questões acima (ser a marca notoriamente conhecida no momento do depósito do pedido do registro anulando, bem como comprovada a má-fé do titular do registro anulando), deve-se avaliar a eventual ilicitude do

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registro, isto é. ter sido tai registro concedido em violação às normas em vigor no país;

d) Por íim, deve-se ter em mente eventual comportamento contraditório das partes envolvidas, a fim de avaliar se a pretensão esposada encontra óbice proibitivo na tuteia da boa fé objetiva.

No caso em análise, após detido exame da farta documentação acostada aos autos da ação de nulidade, podemos afirmar que:

(i) DeMolav International e Supremo Conselho da Ordem DeMolav para a República Federativa do Brasil não comprovaram que a marca DeMolav era notoriamente conhecida, no Brasil, em 1996, de modo que fica afastada a possibilidade de aplicação da norma esculpida no artigo 6o bis da CUP, bem como do artigo 126 da LPI:

(ii) Também não foi comprovada a alegada má-fé do Consulente ao requerer o registro da marca DeMolav no Brasil. Como exaustivamente destacado, a boa fé se presume, enquanto que a má-fé deve ser comprovada, sendo ônus de quem alega demonstrá-la;

(iii) Não tendo sido observados e preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 6° bis da CUP. tal norma é inaplieável ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação de nulidade. conforme preceitua o artigo 174 da LPI;

(iv) Considerando que o primeiro registro para a marca DeMolav, em nome do Consulente, foi concedido no Brasil em 23.03.1999, o prazo prescricional para o ajuizamento da mencionada ação de nulidade expirou em 23.03.2004. Tendo sido, portanto, ajuizada somente em 23.08.2007, é inafastável a prescrição que se operou em relação à pretensão dos demandantes.

(v) Ainda que ultrapassadas as condições de aplicação do artigo 6° bis. demonstradas, por hipótese, a notoriedade da marca no Brasil em 1996 e a eventual má-fé do Consulente, caberia ao Supremo Conselho Internacional, por fim, comprovar eventual ilicitude do registro da marca DeMolav no país, o que nos parece não ter sido demonstrado.

Há que se frisar, outrossim, que a ação de nulidade ajuizada em face do Consulente foi proposta por DeMolav International c Supremo Conselho da Ordem DeMolav para a República Federativa do Brasil, que não possuem qualquer direito anterior que pudesse, eventualmente, ser sobreposto ao direito atribuído ao Consulente. Ainda que se admita a sucessão eventualmente ocorrida entre o Supremo Conselho Internacional e DeMolav International, o fato é que todos os registros para a marca DeMolav. anteriormente concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional, no exterior, foram extintos e encontram-se, atualmente, cancelados.

Por todas essas razões, só podemos concluir que o Consulente é o legítimo titular dos direitos sobre a marca DeMolav no Brasil.

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não dispondo o Supremo Conselho internacional da Ordem DeMoiay, tampouco DeMoIav International e. menos ainda. Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil, fundamento legal no nosso ordenamento jurídico para buscar anular os registros marcários devidamente concedidos pelo INPI ao Consulente.

É o nosso parecer, s.m.j.

José Roberto d’Affonseca Gusmão Doutor em Direito pela Universidade de Strasbourg

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Centre d’Études Iníernationales de la Propricté

Industrieile C.E.I..P.Í da Universidade Robert Schumann Fx-presidente do instituto Nacional da Propriedade industrial - INPI”

4. D em onstrado de form a insofism ável ser o ora A pelan te SUPREM O

CO N SELH O DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL, o re a l p ro p rie tá rio da

M arca DeM olav, razão pela qual a p resen te apelação deve se r p rov ida p a ra re fo rm ar

a decisão s ingu la r, ju lgando to ta lm en te im procedente a ação o rd in á ria e

abso lu tam en te p rocedente a reconvenção.

5. A fim de com plem en tar o p arecer ju n tad o aos au tos, o A pelan te req u er

a ju n ta d a da inc lu sa lis ta de M arcas de Alto Renom e que pode se r ob tida no site do

IN PI — in s ti tu to N acional de P rop riedade In d u s tr ia l

<http-//wvvvv.ini>i.gov.br/ima«es/st.ories/downloads/marcas/pdf/TABELA DE ALTO

REN O M E 02 08 12.v>df> (docum ento novo).

6. A nalisando-se a re fe rid a tab e la tem os as segu in tes m a rc a s :

(a) M arcas de x\lto Nome em Vigência:

(i) P irelli (m ista);

(ii) Hollywood (nom inativa):

(iii) 3M (nom inativa);

(iv) Kibon (nom inativa);

(v) N a tu ra (nom inativa);

(vi) Moça (nom inativa);

(vii) Banco do B rasil (nom inativa);

(viii) Coral (nom inativa);

Página 15 de 16

7 / 7 1Y 'SY '

f ' A p o A l i ' V " V JIJ ' ^ -S O írn ) ^ js> _ /rv!í.- j y-trv-u.

(ix) H e l lm a m is (a o m m a tiv a ) ;

(x) D iam ante Nego (nom inativa):

(xi) Playboy (nom inativa);

(xii) Playboy (figurativa);

(xiii) Veja (Mista);

(xiv) Derby (nom inativa);

(xv) T rainontina (nom inativa);

(xvi,) H avaianas (nom inativa);

(xvii) Bom B ril (m ista);

(xviii) I taú (nom inativa);

(xix) Chiclets (nom inativa);

(xx) BIC (nom inativa);

(xxi) NIKE (figurativa);

(xxii) Land Rover (nom inativa);

(xxiii) O Boticário (nom inativa);

(xxiv) CHANEL (Nominativa);

(xxv) Sadia (mista).

(b) M arca de Alto Renome em trâm ite judicial:

(i) Absolut (nom inativa);

(ii) Goodyear (mista).

7. Percebe-se c la ram en te que a m arca D eM olay não figura n a lis ta do

IN PI como m arca de alto renom e ou n o to riam en te conhecida.

8. P or derradeiro , re q u e r a ju n ta d a do parecer e da lis ta do IN PI em anexo

e req u er que todas as in tim ações sejam fe itas em nom e do advogado V inicius de

F igueiredo T eixeira (OAB/DF 19.680), sob p en a de nu lidade.

B rasília , DF, 29 de Setem bro de 2012.

D anny Fabrício C abral Gomes Vinicius de F igueiredo T eixeira

A dvogado (OAB/MS 6.337) Advogado (OAB/DF 19.680)ijuntadaDeMolay-ParecerDF

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J O S É R O B E R T O D 'A F F O N S E C A G U S M Ã ODOUTOR EM DIREiTO PE LA UNIVERSIDADE DE STRASBO URG

PRO FESSO R DO S CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA PONTIFÍC IA UNIVERSIDAOE , CATÓLICA DE SÃO PAULO E DO

CENTRE D ‘ÉTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE C E .I.P .I.D A UNIVER SID AD E ROBERT S C H U M A N (S TR A S B O U R G lli )

PA R EC ER

ELABO RA DO P O R E N C O M E N D A D E

SU PREM O C O N S E L H O DA O R D E M D E M O IA Y PARA O BRASIL

São Paulo, 26 de julho de 2012.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - Sào Paulo - SP - Brasilu ----------- c e y i 1 \ 0 1 / t n , i c n r \ c — c e / - » - t \ a o m t \A c c

J O S É R O B E R T O D A F F O N S E C A G U S M Ã ODOUTOR EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE STRASBO URG

PROPESSOR DO S CURSÒS DE GRADUAÇÃO E PÔS-GRADUAÇÃO DA PONTIFÍC IA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO E DO

CENTRE D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE C E.I.P.I. DA UNIVER SID AD E R O B E R T SC H U M AN (STRASBO URG III )

2

Consulta-nos SUPREMO CONSELHO DA ORDEM

DEMOLAY PARA O BRASIL (“Consulente”, ou simplesmente DeMoiay Brasil),

sobre a situação jurídica da marca D eM oiay no Brasil, principalmente a respeito da

licitude da pretensão veiculada por DEMOLAY INTERNATIONAL e SUPREMO

CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de

buscar o cancelamento ou nulidade dos registros para a marca DeM oiay, de

titularidade do Consulente, com base no artigo 6o bis da Convenção da União de Paris

(CUP). Em especial, consulta-nos sobre a possibilidade de aplicação do item (3) do

artigo 6" bis da CUP, acerca da imprescritibilidade da pretensão anulatória.

Em resposta à consulta que nos foi dirigida elaboramos o

seguinte

PA R EC ER

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 11° andar - CEP 01452-002 - São Patúo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

J O S É R O B E R T O D A F F O N S E G A G U S M Ã O J’ DOUTOR EM DIREITO PULA UNIVERSIDADE DE STRASBO URG - S ' ]

PR O FESSO R DO S CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA PO NTIFÍC IA UNIVERSIDADE CATÓLICA D£ SÃO PAULO-E uO

CENTRE D ÉTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÈ INDUSTRIELLEC .E .I.P .I. DA U N IVERSIDADE R O BER T SC H U M AN (STRASBO U R G III )

iniciado por uma breve, contextualização (I) da história da Ordem DeMoiay no Brasil,

seguido de um sucinto panorama sobre a (II) aquisição da marca DeM oiay pelo

Consulente, para então definir o (III) conflito instaurado sobre a titularidade da

marca no Brasil. Ultrapassado este ponto, passamos a uma abordagem (IV) dos

fundamentos jurídicos pertinentes ã aplicação da Convenção da União de Paris e ao

conflito judicial acerca da titularidade da marca no Brasil, para então finalizarmos com

nossas (V) conclusões.

Para executar tal análise, necessário o estudo de acontecimentos

ocorridos nos idos da década de 80, no que se destacam o acordo de confiança e

irmandade firmado entre DeMoiay Brasil e Supremo Conselho Internacional da

Ordem DeMoiay, a duradoura relação que se estabeleceu entre 1984 e, no mínimo,

2004, entre a sociedade estrangeira è o ora Consulente, bem como a época em que os

pedidos de registro da marca D eM oiay foram depositados no Brasil pelo Consulente.

Para fins do presente estudo, foi-nos disponibilizada pelo

Consulente extensa documentação, consubstanciada na cópia integral dos autos da

mencionada ação judicial.

I - Breve histórico da O rdem D eM oiay no Brasil

Antes de adentrarmos na análise jurídica propriamente dita, faz-

se primordial delinear o contexto no qual se encontra inserida a titularidade da marca

DeM oiay, no Brasil e no exterior, retomando, inclusive, a história do surgimento da

Ordem DeMoiay no país.

Conta-nos o Consulente que, desde o momento em que teve a

oportunidade de conhecer a Ordem DeMoiay, nos Estados Unidos da América, ainda

no ano de 1969, teria sido despertado o sonho de trazer esta Organização para o

Brasil, com o intuito de preencher uma lacuna, até então existente na tradicional

maçonaria brasileira, que se traduzia na absoluta ausência de jovens dentro da

fraternidade.

Av. Brigadeiro Faria Urna, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

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CENTRE D-ÉTUDES 'N TERNATIO NALES DE l A PROPRIETÉ INDUSTRIELLEC .E .I.P .I. DA UNIVER SID AD E R O BER T SC H U M AN (STRASBO URG III )

4

Após diversas tentativas de contato com os representantes do

Supremo Conselho Internacional, foi em 1974 que o Sr. Alberto Mansur, fundador da

Ordem DeMoky no Brasil, pode conhecer, pessoalmente, o Sr. George Newbury,

que, na época, era o Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho

Internacional, e a quem foi confidenciado o desejo de fundar a Ordem DeM oky no

Brasil.

Os anos se passaram sem que o Supremo Conselho Internacional

tivesse se manifestado quanto à pretensão do Consulente de constituir, no Brasil, a

Ordem DeMolay. Foi então que, em 1979, na cidade de Boston, o Sr. Alberto Mansur

teve a honra de conhecer o Grão Mestre Internacional, Sr. “Buddy” Faullder. Foi

justamente o Sr. Faulkier quem viabilizou a transformação de um sonho em realidade,

pois foi quem autorizou a fundação da Ordem DeMolay no Brasil, tendo inclusive

nomeado o Sr. Alberto Mansur como Oficial Executivo da Organização.

Finalmente, em 1985, durante a visita do Grande Mestre

Internacional Don W. Wright, foi entregue ao Consulente a Carta Constitutiva para a

Instalação do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, oficializando a

Organização no Brasil.

Pelo que se constata, a relação havida entre as entidades sempre

se mostrou harmoniosa, pacífica e de confiança e respeito mútuos.

. Referida Carta Constitutiva é prova de tal relação. Firmada em

09.05.1984 entre Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolav e Supremo

Conselho da Ordem ' DeM oky para o Brasil, estabeleceu-se o Tratado de Mútuo

Reconhecimento e Relações Fraternais, pelo qual o primeiro renunciou em favor do

segundo a própria autoridade do Supremo Conselho Internacional, tendo o

Consulente se comprometido, dentre outros, a proteger e perpetuamente observar as

Sagradas Marcas da Ordem DeMoky.

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Ficou ainda estabelecido que cada Supremo Conselho será

soberano em sua própria jurisdição,, e todas as demais Unidades, no Brasil, estarão

subordinadas ao respectivo Supremo Conselho. Por fim, houve o expresso

reconhecimento do Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil como sendo

o equivalente a um Corpo Maçônico, com os propósitos das “Sagradas Marcas da

Ordem DeMoiay” .

Como se vê, no ato da constituição do Consulente e respectiva

confirmação de sua soberania em território nacional, o Supremo Conselho

Internacional da Ordem DeMoiay renunciou sua autoridade no Brasil, conferindo ao

Consulente a própria autoridade do Supremo Conselho Internacional.

Nota-se, piimajaàe, a atitude lícita do Consulente, e .imbuída de

boa-fé, ao envidar seus esforços seja em busca de uma automação para a constituição

da Ordem DeMoiay no .Bras.il, seja ao requerer a proteção nacional da marca

DeMoiay.

Tal fato é de vital importância para o caso em comento, na

medida em que demonstra a iicitude e boa-fé do Consulente no momento do depósito

do pedido de registro da marca D eM oiay no Brasil. E a presunção da existência da

mencionada boa-fé será o fator determinante acerca da eventual aplicação do

invocado artigo 6o bis da Convenção da União de Paris, conforme será explanado mais

adiante.

II - A quisição da M arca DeM oiay no Brasil

Para a correta interpretação do caso, também se mostra

necessário estabelecer as circunstâncias que levaram o Consulente a requerer, em seu

nome, o registro da marca D eM oiay no Brasil.

Pelo que se denota, uma vez reconhecido soberano e autônomo,

com absoluta autoridade no Brasil, o Consulente requereu e obteve os registros de

Àv. Brigadeiro Faria lim a, 1485 - 11“ andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

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6

marca perante o IN PI com o escopo primordial de cumprir o compromisso assumido

de zelar pelas “Sagradas Marcas da Ordem DeM oky”.

Importante salientar que, durante todo o período da relação

mantida entre as paites, e mesmo depois do depósito e concessão do registro

marcário etn favor do Consulente, nunca houve qualquer tipo de objeção ou

impugnação por parte do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, o

que nos permite concluir pela anuência e mútua concordância no que tange à proteção

marcaria em nome do Consulente.

Afirma o Consulente que a primeira marca DeM olay, no Brasil,

foi depositada pelo próprio Consulente, em 04.01.1990 (pedido n.° 815.330.090, para

a marca O rdem DeMolay). Informa, também, que formulou um novo pedido de

registro para a marca DeM olay, em 23.07,1996, tendo sido concedido pelo Instituto

Nacional da Propriedade Industrial — IN PI em 23.03.1999 (registro n.° 819.387.193).

Na base de dados do INPI, identificamos os seguintes processos

de marcas, os quais assumimos serem os mais antigos depositados no Brasil e em

nome do Consulente:

• O R D E M D E M O IA Y , marca mista, n.° 815330090, pedido depositado em

04.01.1990 e deferido etn 25.06.1991, na classe 41.10/701.

Status: o registro, embora deferido, encontra-se arquivado.

• DEM OLAY, marca nominativa, n.° 819387193, pedido depositado em

23.07.1996 e registro concedido em 23.03.1999, com vigência prorrogada até

23.03.2019, na classe nacional 41.702.

1 Segundo o sistema de classificação vigente no INPI até 31.12.1999, por força do Ato Normativo INPI n.° 51, de27.01.1981, temos:41 Serviços dc ensino e de educação de qualquer natureza e grau, diversão, sorteio, jogo, organização de espetáculos em geral, de congresso e de feira e outros serviços prestados sem finalidade lucrativa 1.0 Serviços dc ensino e educação de qualquer natureza e grau.70 - Serviços de caráter comunitário., filantrópico e beneficente.2 Vide classificação referida na nota 3 acima.

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CENTRE DaTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTroiELLE C .E.i.P.i. DA UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG iH J

Status: Tal registro encontra-se sub judice, em razão da ação judicial aforada por

DeMoiay International e Supremo Conselho da Ordem Demolay para a

Rep ública Federá uva do Brasil.

CA PITULO DEM OLAY, marca nominativa, n.° 821280155, pedido

depositado em 15.12.1998 e registro concedido em 11.03.2008, com vigência

até 11.03.2018, na classe nacional.41.70J.

Status: Tal registro encontra-se em vigor.

FIGURATIVA, n.° 821561910, pedido depositado em 15.04.1999 e concedido

em 13.06.2006, com vigência até 13.06.2016, na classe nacional 41.704, para a

figura abaixo:

Status: Tal registro encontra-se sub judice, em razão da ação judicial aforada por

DeMoiay International e Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a

República Federativa do Brasil.

Uma vez concedidos e mantidos pelo INPI, presume-se que

todos os registros de marca tenham sido licitamente obtidos, em consonância com as

regras legais aplicáveis à matéria.

Contra o registro n.° 821561910, consta, a instauração de

Processo Administrativo de Nulidade — PAN, interposto por Supremo Conselho da

J Vide classificação referida na nota 3 acima.' Vide classificação referida na nota 3 acima.

A v. Brigadeiro Fada Lima, 1485 -11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - Brasil Fone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

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CENTRE D‘ÉTUDES iNTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRlELLEC.E.I.P.I.DA UNIVERSIDADE ROBERTSCHUM AN(STRASBOURG 'II )

8

Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil, conforme publicação na

Revista da Propriedade Industrial — RPI n.° 1894, de 24.04.2007. Entretanto, não

consta decisão oficial proferida pelo INPI, na medida em que a ação judicial ajuizada

interrompeu o regular processamento da impugnação instaurada.

■ Tendo sido demandada judicialmente, consulta-nps Supremo

Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil sobre a licitude da pretensão veiculada

pelos Autores da dita ação judicial, após longos, anos de convivência pacífica e

harmoniosa mantida com o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, e 8

anos após a concessão do primeiro registro para a marca DeM olay no Brasil.

III - D o Conflito

A ação judicial mencionada acima foi ajuizada por DeMolay

International, suposta sucessora do Supremo Conselho Internacional, e por Supremo

Conselho da Ordem DeMolav para a República Federativa do Brasil, entidade

constituída no Brasil no ano de 2004, pela DeMolay International.

Por meio da dita ação, buscam os demandantes a anulação dos

registros marcários concedidos pelo IN PI em favor do Consulente para a marca

DeM olav, sob a assertiva de que tais registros teriam sido obtidos de modo indevido

e desautorizado, e mediante alegada má-fé do Consulente.

Entendem os demandantes serem os legítimos titulares da marca

DeM oláy no Brasil, e a pretensão vem, basicamente, fundada no artigo 6° bis da CUP.

Este mesmo artigo também é invocado para afastar a prescrição que se operou no

caso em comento, vez que a ação judicial foi ajuizada após 8 anos da concessão do

primeiro registro do Consulente.

Estando, pois, a tese dos demandantes amparada no artigo 6o bis

da CUP, é imprescindível definir, portanto, se tal artigo tem ou não o condão de

agasalhar a pretensão dos demandantes. E o que será analisado a seguir.

IV - D a Convenção da U nião de Paris

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■ Como delimitado acima, o objetivo principal da presente

consulta é a verificação do preenchimento dos requisitos de incidência do artigo 6o bis

da CUP à luz dos fatos do caso concreto apresentado.

Para tanto, cumpre, inicialmente, tecer breves comentários acerca

da finalidade da norma insculpida no artigo 6o bis da CUP e da sua aplicação no Brasil.

Tanto sob a égide do antigo Código de Propriedade Industrial

(artigo 59) como também da atual. Lei de Propriedade Industrial - LPI (artigo 129), o

sistema de proteção legal de marcas brasileiro é, essencialmente, o atributivo5. Nas

palavras de Gama Cerqueira, nos países que adotam tal sistema, “aproteção legal depende

do registro e, antes dele, o possuidor de marca não possui nenhum direito, não podendo se opor ao

registro de marca idêntica ou semelhante” .

Importante esclarecer que um dos princípios basilares do direito

de propriedade industrial é o princípio da territorialidade, segundo o qual a

propriedade de uma marca, conferida pelo registro, em um determinado país, produz

efeitos somente em seu território. Esse princípio deriva do princípio maior da

territorialidade das leis, por meio do qual as leis de determinado Estado são aplicáveis

única e exclusivamente no território onde tal Estado é soberano.

O princípio da territorialidade comporta, no entanto, uma

exceção, que decorre da notoriedade de uma marca. Esta exceção funda-se

essencialmente no texto do art. 6o bis da Convenção de Paris para a Proteção da

Propriedade Industrial (“CUP”)7, tratado internacional do qual tanto o Brasil quanto

os Estados Unidos da América são signatários, cuja atual redação assevera que:

5 Segundo o qual a propriedade de uma marca se adquire pelo registro validamente expedido pelo órgão competente, em contraposição com o sistema declararivo, que reconhece o direito emanado do simples uso da marca ou conferindo ao registro efeito apenas declarativo desse direito.

6 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tomo II. Ed. Lumen Juris, 2010, p.63.

7 Decreto n° 1263, de 10.10.1994.Av. Brigadeiro Faria lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - Brasil

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“/. Os países da União.comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de coméráo que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.2. Deverá ser concedido um pra^p mínimo dé cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um pra%o dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.J. Não será fixado prasp para requerer o cancelamen to ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. ”

O art. 6o bis da CUP tem por escopo oferecer uma proteção

extraterritorial, objetiva,, contra fraudes cometidas por terceiros de má-fé envolvendo

marcas que conquistaram notoriedade no setor a que se destinam. Estabelece o

tratado a possibilidade de o titular original de uma marca notoriamente conhecida

anular um registro de terceiro domiciliado em outro país signatário da convenção,

ainda que na data da usurpação por terceiros, este titular não detivesse marca

depositada ou registrada no país em que se requer a proteção.

Para tanto, a referida norma estabelece três requisitos: i) que o

país do titular da marca que se busca proteger e o país em que se busca impedir o

registro ou uso sejam signatários da CUP; ii) que haja reprodução ou imitação da

marca; e m) que a marca seja notoriamente conhecida no país que se busca proteção

extraterritorial.

Adicionalmente, para aplicação da norma do item 3 do, arügoj

com o conseqüente afastamento da prescrição, é necessário o preenchimento de um

quarto requisito: a verificação da má-fé do requerente do registro ou do utente.

Para fins da presente consulta, cumpre analisar detidamente o

terceiro e quarto requisitos, visto-que Brasil e os Estados Unidos da América já eram

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signatários da Convenção à época do primeiro registro do Consulente em nosso país8,

e, também, que as marcas em cotejo são idênticas.

IV.a - Inexistência de notoriedade da m arca DeM oiay no Brasil em 1996

O primeiro requisito para aplicação do artigo 6o bis da CUP é a

notoriedade da marca.

Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer o conceito de marca

notoriamente conhecida a que se referem tanto o art. 6o bis da CUP quanto o art. 126

da LPI.

Em apertada síntese, pode-se definir a marca notoriamente

conhecida como aquela que goza de elevado grau de conhecimento pelo público

consumidor em uma determinada categoria de produtos ou serviços, sendo sua

proteção restrita apenas a produtos idênticos ou similares. A título ilustrativo, pode-se

citar o caso da marca C O N T IN E N T A L para cigarros, que convivia com a marca

C O N T IN E N T A L para fogões, sendo ambas bastante conhecidas em seus

respectivos mercados.

Trata-se de marcas que gozam de especial prestígio em seus

respectivos ramos de atividade, decorrentes dos esforços de seu titular. Premiou o

tratadista internacional tal prestígio com a possibilidade da proteção extraterritorial,

para evitar prejuízos decorrentes de cornqueiros usurpadores que, em viagem a outros

territórios, tomavam conhecimento destes signos de forte apelo atrativo, e

apressavam-se a registrá-los como marca em seu país, apenas esperando o momento

em que o titular original viesse a ali expandir suas atividades, para então ofertá-los

ardilosamente à venda.

Não há que se confundir a notoriedade exigida para estas marcas

com aqueia est abelecida para as chamadas marcas de alto renome (artigo 125 da Lei da

8 O Brasil é membro da CUP desde 1884, por meio do Decreto 9233, e os Estados Unidos da América desde 1887.

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Propriedade Industrial), cujo grau de conhecimento é tão ' elevado e difundido entre

consumidores de quaisquer produtos que enseja a proteção do signo em todos os

ramos de atividades. É o caso das famosas marcas COCA-COLA e M eD O N A L D S,

por exemplo.

A notoriedade a que se refere o art. 6o bis da CUP, por sua vez,

não necessita ser de altíssimo grau, mas aquela circunscrita ao ramo de atividade,

posto que a abrangência da proteção é restrita a esse ramo. Tal grau de conhecimento

deve ser procurado, assim, nos círculos comerciais interessados ou no setor relevante

do público, conforme disposto 110 art. 16.2 do acordo TRXPs9, que assim define:

'O disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. A o determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente- do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado deptvmoção da marca”.

A aplicação do ardgo 6o bis da CUP exige que esta notoriedade

seja auferida no território onde tal proteção é reclamada, e não no país de origem do

reivindicante da proteção. Só nesta hipótese as autoridades do país em questão podem

considerar a marca como pertencente a um cidadão de um outro país-membro da

União de Paris, e que este fato deva ser do conhecimento de eventuais usurpadores10.

Os Tribunais brasileiros também aplicam dessa forma a referida

norma, reiteradamente:

“2. O local onde se verífíca a notoriedade de unia marca c iiistamenle aquele onde se queira a proteção, onde se deseia obter o registro. Assim, não basta que a marca seja notoriamente conhecida no país de origetti do registro, mas essencialmente naquele país que reconhecer a sua notoriedade;3. O fato das marcas-da empresa G A ZZO N I 1907 SR1^ estarem registradas em outros países, tais como Noruega, Finlândia, Dinamarca e na própria OMPI, não confere às referidas marcas o título de notoriamente conhecidas de modo a impedir o registro das marcas naáonais da empresa SI-JM

9 O Acordo TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights - ou das questões de propriedade intelectual relacionadas com o comércio), que é parte do acordo maior de criação da Organização Mundial do Comércio, substituindo o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo n° 30, de15.12.1994 e promulgado pelo Decreto n° 1.355 de 10.12.1994.10 GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. Proteção da m arca'notória do Brasil — aplicação do art. 6-bis da Convenção de Paris e da Lei interna. Revista de D ireito Mercantil, São Paulo, n. 70, p. 65-81, abr./jun. 1988. P ' 6-

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PRODUTOS DIETÉTICOS LTDA., notaáamcnte ante a ausência da comprovação da notoriedade a q u i no Brasil, dentro d o m esm o segm ento de m etendo, n o m esm o ramo de atividade. Não se pode cogitar de eventual concorrênáa desleal, uma ve% que na situação em tela sequer existe concorrênáa. ’ (Grifos e negritos nossos)

Além disso, quanto ao momento de ^ferição da notoriedade da

marca, anaksar-se-á se uma marca é ou não notoriamente conhecida no momento que um terceiro

queira registrar no país, como sua, marca idêntica ou semelhante à marca proveniente do exterior ou

de nacional não registrada. Neste momento verificar-se-á se esta marca go%a ou não de notoriedade,

entre seu público consumidor, no território nacional. Mas podem ocorrer casos em que, no momento do

registro da marca, não se considere ela como sendo notoriamente conhecida, e terceiro consiga seu

registro. Cabe, então, ao titular originário da marca proceder à anulação do registro conseguido.

Nesta ocasião, deverá comprovar ser a notoriedade de sua marca anterior ao registro em questão ”.12

Outrossim, é importante ressaltar que o que importa é o

conhecimento pelo consumidor relevante. O fato de o requerente do registro da

marca ou do utente já conhecer a marca e saber que ela é utilizada por terceiro é

indiferente para a verificação da notonedade. É essa a lição de BODENHAUSEN:

“The history of the provision shows, however, that it will be suffiáent i f the mark concemed is well-known

in cornmerce in the countiy concemed as a mark belonging to a certain enterprise (...) Nor it is necessaiy —

and it is therefore not necessary to prove - that the person who has applied for or obtained a conflicting

ngistration or who uses a conflicting mark possessed such knowledge. ’*3

Assim, no presente caso, os demandantes deveriam ter

comprovado, por meio de documentos lícitos, que a marca D eM olay era

notoriamente conhecida no Brasil e em 1996. quando o Consulente requereu o

registro da marca em voga.

Cumpre frisar que não há prova determinada para a

Apelação Cível 19975101006147 0, Des. Rei. Abel Gomes da I a Turma Especializada do Tribunal Regional da 2a Região, acórdão publicado em 19/12/2008.12 M ORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei'9.279/96 e nos acordos internacionais. São Paulo: RT, 2003. p. -106.13 BO.DEN f iAUSEN, G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention jor lhe Protectiou of Industrial Property as revised at Stockholm, 1967. p. 92.

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comprovação da notoriédade de uma marca. Todavia, tal prova deve ser capaz de

evidenciar que o público consumidor sabia que a marca que se buscava registrar já

pertencia a um determinado titular. Deve a prova retratar a percepção e a constatação

da marca pelos consumidores.14

Apesar da vasta documentação acostada aos autos da demanda

supra mencionada, movida em face do Consulente, o fato é que não constatamos um

documento, sequer, qüe pudesse comprovar a eventual notoriedade da marca

D eM oiay no Brasil em 1996, tampouco atualmente.

Ante a inexistência de prova nos autos de que a marca DeM oiay

já era, em 1996, considerada marca notoriamente conhecida no Brasil, não é razoável,

pois, conferir tal status por mera presunção. Trata-se, a nosso ver, de mera conjectura,

o que não justifica a aplicação do artigo 6o bis da CUP.

IV.b - Má-fé

Apenas diante da comprovação da notoriedade . da marca

DeM oiay, no Brasil, em 1996, condição primordial para a aplicação do art. 6o bis da

CUP ao caso vertente, é que se deve auferir as demais condições de aplicação do

dispositivo, notadamente a existência ou não de má-fé na obtenção dos registros em

nome do Consulente.

N o contexto do art. 6o bis da CUP, a má-fé é condição específica

para a imprescritibilidade da ação. Assim, para afastar o prazo prescricional pela

aplicação do item 3 do artigo 6o bis da CUP, necessária é a comprovação, pelos

demandantes, de que o Consulente teria agido de-má-fé ao depositar seu primeiro

pedido de registro para a marca DeM oiay, em 23.07.1996. Do contrário, restará

intransponível a prescrição da pretensão dos demandantes.

Isto porque o registro mais. antigo do Consulente que os

14 Apelação Cível e Remessa Necessária 457161-RJ, Des. Rei. André Fontes da 2a Turma Especializada do‘Tribunal Regional Federai da 2a Região, julgamento em 24/11/2009.

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demandantes pretendem anular foi concedido em 1999 e a atual LPI15 estabelece o

prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do registro para o

ajuizamento da ação que objedve sua nulidade.

Como há muito já se sedimentou na doutrina, a ocorrência de

prescrição faz perecer-a pretensão do titular do direito, de forma oblíqua atingindo

este .

BODENHAUSEN, ao escrever sobre a referida norma, afirma

que a má-fé, normalmente, existirá quando' o requerente do registro tem

conhecimento prévio da marca notoriamente conhecida e, dessa forma, visa a lucrar

com a possível confusão a ser ensejada perante os consumidores.

Evidentemente, a existência de má-fé por parte do requerente do

registro não pode ser presumida, cabendo a quem alega o ônus de prová-la. E esse o

entendimento do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região:

‘O dispositivo em tela [artigo 6 bis (3) da CUP] reclama prova inequívoca do víào de vontade,

sabendo-se que a má-fé não sdpresume”. (Grifos e negritos nossos) 8

“(...) Superada a primeira questão, resta avaliar se deve ou não ser mantido o registro da ré para a marca "C.4M E L ”, na classe 9, para relógios, em vista da notoriedade reconhecida para a marca “C A M E L ” da autora. Em recente reforma do Código de Processo Civil, a Lei n. 11.280, de 16/02/2006, alterou a redação do § 5° do art. 219. com vigência a partir de 18/05/2006, verbis: jf 51 0 Jui^pronunciará, de ofício, a prescrição.Assim, pela nova sistemática, o ju i^ deve pronunciar a prescrição* de ofício. Trata-se de norma imperativa, e não de mera faculdade do ju i% que independe, agora, de pedido expresso do interessado, ou de avaliar quem será beneficiado ou prejudicado.Observe-se que a mesma norma legal revogou expressamente o art. 194 do Código Civil, que vedava ao ju i\ o reconhecimento da prescrição de ofíáo, salvo quando se tratasse de interesse de in ca p a Assim, a nova regra transformou a questão da prescrição em matéria de ordem pública, devendo esta ser proclamada ainda que contrária ás manifestações do óryãopúblico.Destaque-se que este não é o caso dos autos, visto que o INPI, embora não tenha invocado a preliminar de

prescrição, terá seu ato administrativo mantido, caso seja esta reconhecida, sendo, portanto, se não beneficiado, mas, ao menos, prestigiado. Recorde-se que a norma processual atinge todos os atos judiciais a se nempraticados após sua vigênáa. Por outro lado, na forma dc art. 193 do Código Civil, a prescrição pode

!í> Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do regisüo, contados da data da sua concessão.16 BARROS M ONTEIRO, Washington. Curso de Direito Civil. Parte Geral - Vol. I. 40a ed., Ed. Saraiva, 2005, p. 341.17 BODENHAUSEN, G.H.C. Op. cit. p. 93.16 Apelação Cível 20025101507687-3, Des. Rei. Aluisio Mendes da Ia Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgamento em 16.12.2008.

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ser apreciada em qualquer grau de jurisdição.Dessa forma, entendo que a questão da possível prescrição da ação de nulidade deve ser apnáãda de ofício, por este grau de jurisdição, embora não invocada pelos réus e não apnciada pelo Juíuy de 10grau, por força das normas legais ingentes à época.Como é sabido, prescreve em cinco anos o direito de ação de nulidade de registro, contados da data de sua concessão (art. 98, parágrafo único do CPI e art. 174 da LPI). A marca anulanda foi concedida em 18/12/86 e a ação foi proposta em 16/09/1996, quando a LPI se encontrava em sua vacatio legis, aplicando-se, pois, o ora extinto CPI que, como já visto, também fixava em cinco anos o pra^o prescriáonal para a ação de nulidade do registro de marca.Proposta a ação quase de% anos após a concessão do registiv, prescrito se encontrava, de há muito, esse direito de ação.Descabe invocar o art. 6° bis — 3. da CUP. visto que este assegura a tmprescritibilidade apenas do registro obtido de má-fé. não sendo este o caso dos presentes autos.Nem se alegue que houve sím má-fé no pedido de registro da ré, visto que tal não se encontra provado nos autos e, como é de amplo conhecimento, “a boa-fé se presume; a má-fé se prova”. ” (Grifos e negritos nossos)1

A P E LA Ç Ã O - PROPRIED AD E IN D U STR IA L - M A R C A - PEDIDO D E N U LID A D E : D E REGISTRO - PRESCRIÇÃO - RECURSO IMPROIH.DO I - Deflui dos autos que a

pretensão autoral encontra-se indimdosamente prescrita em ra%ão do enorme lapso temporal ocorrido entre a data da propositura da ação (02/02/2006) e a data da expedição do registro, em 10/11/76 - ou seja - mais de 30 anos, ultrapassando em muito o pra^o concedido pela lei para desconstituição de título por víào de nulidade. II. - De outro kido, em que pese a alegação de que o registro foi efetuado com má-fé. na tentativa de impedir a incidência da prescrição com base no item (3) do artigo 6°. bis, da CUP. o fato é que nada nos autos - incluindo a prova pericial de fls. 789/852 - faz prova da notoriedade da marca “R YDER” no Brasil por ocasião do registro da Apelada, ou que esta tivesse qualquer conhecimento do signo alienígena na data do depósito da marca. III - Recurso improvido.,eo (Grifos c: negntos nossos)

Como afirmado por BODENHAUSEN21, a notoriedade da

marca no país em que se busca o registro pode ser indicativo de má-fé. Porém, tal

fato, por si só, não pode levar à conclusão da existência de tal víciò de vontade.

Devem-se analisar outros elementos fáticos a fim de concluir pela existência ou

inexistência de má-fé.

Tal interpretação é corroborada pelo fato de que a má-fé é

requisito adicional a fim de ensejar a aplicação do item 3 do artigo 6o bis da CUP,

sendo que o capttt da norma já requer a presença de notoriedade. Ou seja, a prova da

má-fé do requerente não pode se resumir à eventual prova de notoriedade do sinal à

época do registro (o que, vale salientar, não foi demonstrado nos autos).

19 Trecho do voto proferido na apelação Cível 20000201024542-6, Des. Rei. Liliane Roriz da 2“ Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgamento em 27.02.2007, publicado na Imprensa Oficial de 10.05.2007

Apelação cível 20065101500612-8, Des Rei. Messod Azulay Neto da 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2* Região, julgamento em 28.04.2009, publicado na Imprensa Oficial de 18.06.2009.?i BODENHAUSEN, G.H.C. Op. cit. p. 93. '

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O Tribunal Regional Federal da 2a Região igualmente já decidiu

nesse sentido, estabelecendo que: '

“A conjugação dos dois dispositivos [itens 2 e 3 do artigo 6 bis da CUP] não deixa dúvida que no entender da lei:• A tná-fé não se presume:• O registro indevido de marca notória não se traduz necessariamente em ato de má-fé:• A despeito dá grande notoriedade que uma marca possa ter, a inérda de seu titular pode tra^er-lhe grandes prejuízos. ’22 (Grifos e negritos nossos)

N o caso sob análise, como já visto, não há provas da notoriedade

da marca D eM olay no Brasil em 23.07.1996, circunstância que, por si só, já impede a

aplicação da norma do artigo 6o bis da'CUP.

Não obstante, é de se verificar se a marca DeM olay já estava

sendo utilizada no Brasil pelos demandantes na data em que o Consulente requereu o

registro da marca. Tal noção, apesar de não ser determinante para aferição de

notonedade ou não do sinal no Brasil23, é importante para verificação da má-fé,

estabelecendo se já haveria um efetivo público consumidor brasileiro a ser amealhado

pelo Consulente, ou seja, se já haveria uma situação de concorrência com o início do

uso da marca DeM olay pelo Consulente.

E a resposta é indubitavelmente negativa. Até 1996, a marca

DeM olay jamais havia sido utilizada pelos demandantes no território nacional, até

porque, pelo, que se apura dos autos, nenhuma delas sequer havia sido constituída em

1996.

Ademais, insta salientar que, muito embora o Supremo Conselho

Internacional da Ordem DeMolay tenha sido constituído nos Estados Unidos da

América em 1952, nunca teve a preocupação de registrar a marca no Brasil, tampouco

a de utilizá-la, em seu próprio nome, em território brasileiro.

22 rApelação Cível 20Cb5101516722-3, Des. Rei. Messod Azulay da 2"’Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgamento em 26.02.2008.23 Uma vez que o uso no país não é requisito para a verificação de notoriedade do sinal, mas o efetivo conhecimento dos potenciais consumidores de que a marca existe e pertence a alguém.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - Brasil Fone: 55 (TI) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

17

■JOSÉ RO BERTO D A F F O N S E C A G U S M Ã O' DOUTOR EM DIRE'TO í-'tIi_A UNIVERSIDADE DE STRASBOURG

PRO FESSO R DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃODA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO F. DO / [

CENTRE p ’ÊTUDES INTERNATONALES CE LA PROPRIÊTÉ lNDué.TRIÍr.LLEC.E.I.P .l. DA UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG iil ,

18

Importante notar que a proteção extraterritorial conferida à

marca notoriamente conhecida, independentemente de registro, não é ilimitada. Tal

proteção visa, essencialmente, proteger os titulares de marcas jamais registradas no

Brasil, mas que são aqui afamadas, evitando que terceiros se aproveitam dessa fama,

locupletando-se de eventual confusão do consumidor. Não é o que se constata no

presente caso.

A uma, porque não há qualquer prova nos autos de que a marca

DeM olay seria, em 1996, considerada notoriamente conhecida. A duas, porque não

há qualquer indício de que o Consulente tenha agido com intenção de se apropriar, de

forma indevida ou ilícita, da marca D eM olav no Brasil.

O que se observa é a relação, pacífica e de confiança mantida

entre as entidades, e o compromisso assumido pelo Consulente de proteger a marca

D eM olay no Brasil.

Destarte, a fim de assegurar seu direito e ter plenas condições de

zelar pela integridade da marca e protegê-la contra atos indevidos de terceiros no

Brasil, era de rigor a obtenção do registro perante o INPI. Afinal, ante o sistema

atributivo adotado pelo Brasil, somente com o registro validamente concedido pelo

IN PI é que o Consulente teria plenos direitos e condições de proteger a marca no

Bras.il24 e cumprir com o quanto pactuado.

Destaque-se o fato de que, mesmo ciente do depósito efetuado

pelo Consulente, o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay jamais

questionou ou impugnou a intenção do Consulente.

Houvesse qualquer objeção, ao Supremo Conselho Internacional

da Ordem DeMolay era facultado o direito que impugnar o pedido efetuado, ou

mesmo requerer a adjudicação do registro a seu favor, dentro do prazo legal (cinco

Art. 129 LPI — A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Let, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivq em rodo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de. certificação o cüsposto nos arts. 147 e 148.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 1 1 ° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11).21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

J O SÉ RO B E RTO D 'A FFO N SE CA G U S M Ã ODOUTOR FM DIRKiTU PELA UNIVERSIDADE DE STRASBOURG

PRO FESSO R DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃODA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULC E DO

CENTRE D'tTUDLS iNTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRlELLEC.E.i.P.I. DA UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG II! )

anos após a concessão do registro).

É de se ressaltar a norma do artigo 158, §2°, da LPI25, que obriga

o titular da marca notoriamente conhecida não registrada a requerer seu registro

perante o INPI quando se opuser administrativa ou judicialmente a pedido ou registro

da mesma marca (ou semelhante) por terceiro com base no artigo 126 da LPI.

Contudo, o Supremo Conselho Internacional da Ordem

DeMoiay deixou transcorrer in aibis todos os prazos existentes para questionar,

administrativa q u judicialmente, o registro concedido em favor do Consulente, e até o

presente momento, sequer requereu o registro da marca em seu nome, não lhe sendo

lícito, portanto, questioná-lo passados mais de dez anos do depósito do pedido.

Dessa forma, ante a ausência de impugnação anterior pelo

Supremo Conselho Internacional, a continuidade na relação entre as entidades, e a

autonomia e soberania atribuídas ao Consulente, cabe concluir pela inexistência de

má-fé por parte do Consulente ao requerer a concessão do registro da marca

DeM oiay no Brasil, afastando, por conseguinte, a possibilidade de aplicação do artigo

6o bis (3) da CUP.

IV.c - Prescrição

Define-se prescrição, de forma sintética, como a extinção de um

direito de ação pelo decurso do prazo! Fundamenta-se este instituto na necessidade

social de harmonia e segurança jurídicas, impedindo o legislador, pela fixação de

prazos peremptórios para o questionamento de determinados direitos, que demandas

permaneçam indefinidamente em aberto.

À lei estabelece todo um procedimento administrativo para

aquisição de um registro e, ainda, um prazo de cinco anos para a respectiva ação de

25 Art. 158. (...)§ 2o - Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na fornia desta Lei.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - Brasil Fone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃODOUTOR EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE STRASBOURG

PRO PESSO R D O S CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÔS-GRADUAÇAO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO E DC

CENTRE D'ÉTUD£S INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRlF.l_i_E.C .E.I.P .Í.D A UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG i!l )

20

nulidade. Entender-se que, mesmo escoados todos os prazos, o titular ainda estaria

sujeito à decretação de ineficácia de seu registro, seria semear o pânico nas relações e

situações jurídicas perfeitas e acabadas.26

Na linha do raciocínio inicial, já exposta, uma vez afastada a

questão da má-fé, o prazo prescricional é calculado segundo a regra geral prevista no

artigo 174 da LPI, que estipula o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados da data da

concessão do registro, para a propositura de ação de nulidade de registro de marca.

Destarte, não tendo os demandantes comprovado a alegada má-

fé do Consulente, a pretensão de DeMoiay International e Supremo Conselho da

Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil de anularem os registros para

a marca D eM oiay do 'Consulente pereceu em 23.03.2004, cinco anos após a

concessão do primeiro registro hoje válido, de n. 819387193.

Em outras palavras, não tendo sido demonstrada a eventual má-

fé do Consulente ao requerer o registro da marca D eM oiay no Brasil, é de todo

inaplicável o artigo 6o bis (3) da CUP e, portanto, inafastável a prescrição que se

operou, há muito, para se questionar judicialmente a titularidade da mencionada

marca no país.

Nossas cortes já. proferiram decisões no sentido de que,

ultrapassada a questão da notoriedade da marca e da má-fé, restaria ainda perquirir se

o registro anulando (no caso, o da marca D eM oiay do Consulente) é licito ou ilícito.

"São 3 os requisitos para que inocorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude. A. má-fé, mesmo entendida como conteúdo subjetivo de certos vícios da vontade, constitui-se como mew elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade prevista no art. 6 bis (3) não é só a presença da má-fé, mas sim, e principalmente, a ilidtude do registro, que fo i defendo contrariando as nomias em mgor no pais, seja ela a CUP ou a LPI, e a ilicitude é sim um caso de nulidade do negóáo jurídico, conforme consta do art. 166, II, do Código Civil em vigor, e não de mera anulabilidade”.

26 Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil — Rio de Janeiro: PVDI Design,2000, p. 3212/ ROKIZ DE ALMEIDA, Liliane Do Espírito Santo, desembargadora federal do TRF 2a Região e ex-procuradora do INPI, “Imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obddo de má-fé”, Revista da ABPI 80, jan/fev de 2006, p.44.

A v. Brigadeiro Faáa Lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - Sao Paulo - SP - BfasilFone; 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

J O S É R O B E RT O D’A F F O N S E C A G U SM Ã ODOUTOR EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE STRASBOURG

PRO FESSO R DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO •DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO E DO

CENTRE D’ÉTÜDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUS T PIELLE C .E.I.P .I. DA UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG Ml )

21

“(...) A notoriedade restou demonstrada pelos documentos juntados à inicial, especialmente os de fls. 154/ 168, 12, 214 e 223. Posto isso, e concluído que os registros foram obtidos de má- fé, resta que não

prescreveu o direito de ação de nulidade dos mesmos. Assim sendo, resta perquirir a registrabilidade do sinal, segundo as regras do CPI, vigentes à época do ato que se pretende anular”.28

Não vislumbramos, porém, qualquer indício de que os registros,

da marca D eM olay do Consulente possam ser considerados ilícitos, na medida em

que não foram concedidos em violação às disposições legais atinentes à

registrabilidade de marcas. Quando se requereu o primeiro registro, não havia

anterioridade impeditiva que pudesse obstar a sua concessão pelo INPI.

Eventualmente, poder-se-ia alegar anterioridade com relação aos

registros concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional nos Estados

Unidos da América. Contudo, dois são os motivos pelos quais os registros concedidos

no exterior não podem ser utilizados como impeditivos para a concessão da marca no

Brasil, a saber:

* Princípio da territorialidade: como visto acima, pelo princípio da

territorialidade, o registro da marca confere exclusividade apenas no âmbito do

território em que foi concedido. A Convenção da União de Paris visa,

justamente, excepcionar tal princípio, por meio do artigo 6o bis, cuja aplicação é

condicionada à observância de determinados requisitos. N o entanto, no caso

em tela, não foram satisfeitos os requisitos exigidos pela mencionada norma,

sendo, portanto, inaplieável ao caso em comento.

• Extinção dos registros anteriores concedidos em nome do Supremo Conselho

Internacional no exterior: não bastasse o princípio da territorialidade, bem

como a inaplicabilidade do artigo 6o bis da CUP ao caso em análise, merece

destaque o fato de que todos os registros que haviam sido concedidos em

nome do Supremo Conselho Internacional foram extintos pelo órgão

competente e encontram-se, atualmente, cancelados, de modo que não

28 Apelação Cível 2001.02.01.015057-2. TRF 2a Regiào, Relatora: Desembargadora Liliane Roriz

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

JOSÉ ROBERTO DAFFONSECA GUSMÃOCOUTOR l-.'M OIRElTO PELA UNIVERSIDADE DE STRASBCLRG

PRO FESSO R DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO E DO

CENTRE D’ÊTUDEB INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLEC.E.I.P.I. DA UNIVERSIDADE ROQERT SCHUMAN (STRASBOURG III /

produzem qualquer efeito legal. Neste sentido, se não produzem efeitos,

evidentemente não podem ser utilizados como impeditivos à manutenção do

registro concedido em nome do Consulente.

• .Registre-se que a demanda judicial em análise ,foi. ajuizada pela

suposta sucessora de Supremo Conselho Internacional, a DeMolay International, e

por Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil.

Justificam tais entidades que teriam direito sobre a marca DeM olay, em razão dos

registros anteriores concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional.

Ocorre que, conforme prova dos autos, todos os registros

anteriores, concedidos em nome do Supremo Conselho Internacional, foram extintos

e encontram-se cancelados. Assim, ainda que tenha ocorrido sucessão entre as

entidades, e tenha a DeMolay International adquirido os registros já extintos, o fato é

que, por não produzirem qualquer efeito legal e jurídico, entendemos que referidos

registros não legitimam tais entidades a ingressarem com a demanda, na medida em

que não possuem qualquer direito marcário anterior oponívei ao registro concedido

em nome do Consulente.

Em suma, no que toca ao prazo para ajuizamento da mencionada

demanda judicial, ainda que ultrapassadas as condições de aplicação do artigo 6o bis,

demonstradas, por hipótese, a notoriedade da marca no Brasil em 1996 e a eventual

má-fé do Consulente, afastando o instituto jurídico da prescrição, caberia ao Supremo

Conselho Internacional, por fim, comprovar a ilicitude do registro da marca

DeMolay 110 País, o que nos parece não ter sido demonstrado.

V - Conclusão

Em razão de. todo o exposto, concluímos que:

a) O artigo 6o bis da CUP possui três requisitos para conferir a proteção

extraterritorial à determinada marca, a saber: (i) que o país do titular da marca

que se busca proteger e o páis em que se busca impedir o registro ou uso sejam

Av. brigadeiro Faria Lima, 1485 — 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11)38.19.04.55

JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA GUSMÃODOUTOR EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE STRASBOURG

PRO FESSO R DOS ÇURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADL-AÇAO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO E DO

CENTRE D'ÉTUDES ÍNTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ■C.E.I.P.I. DA UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG III 1

■ 23

signatários da CUP; (ii) que haja reprodução ou imitação da marca; e (iii) que a

marca seja, compro vadamente, notoriamente conhecida no país em que se

busca a proteção extraterritorial, e no momento do depósito do pedido de

registro anulando;

b) O dispositivo.do artigo 6o bis (3) da CUP estabelece que a ação de nulidade não

prescreverá nos casos em que o depósito da marca notoriamente conhecida

tenha sido feito eivado de má-fé;

c) Caso observadas as questões acima (ser a marca notoriamente conhecida no

momento do depósito do pedido do registro anulando, bem como comprovada

a má-fé do titular do registro anulando), deve-se avaliar a eventual ilicitude do

registro, isto é, ter sido tal registro concedido em violação às normas'em vigor

no pais;

d) Por fim, deve-se ter em mente eventual comportamento contraditório das

partes envolvidas, a fim de avaliar se a pretensão esposada encontra óbice

proibitivo na tutela da boa fé objetiva.

No caso em análise, após detido exame da farta documentação

costada aos autos da ação de nulidade, podemos afirmar que:

(i) DeMoiay International e Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a

República Federativa do Brasil não comprovaram que a marca DeM oiay era

notoriamente conhecida, no Brasil, em 1996, de modo que fica afastada a

possibilidade de aplicação da norma esculpida no artigo 6o bis da CUP, bem

como do artigo 126 da LPI;

(ii) Também não foi comprovada a alegada má-fé do Consulente ao requerer o

registro da marca DeM oiay no Brasil. Como exaustivamente destacado,-a boa

fé se presume, enquanto que á má-fé deve ser comprovada, sendo ônus de

quem alega demonstrá-la;

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 11° andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55 ■

JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA, GUSMÃODOUTOR EV, DIREITO PELA UNIVERSIDADE OE STRASBOURG

PRO FESSO R DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA ÒE SÃO PAULO E DO

CENTRE D’ÉT UDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INOUS I RlELLE C .E .I.P t. DA UNIVERSIDADE RO'BERT SCHUMAN (STRASBOURG .ü )

(iii) Não tendo sido observados e preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 6o

bis da CUP, tal norma é inaplicável ao caso concreto, razão peia qual deve ser

mantido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos pára o ajuizamento da ação de

nulidade, conforme preceitua o artigo 174 da LPI;

(iv) Considerando que o primeiro registro para a marca DeM oiay, em nome do

Consulente, foi concedido no Brasil em 23.03.1999, o prazo prescricional para

o ajuizamento da mencionada ação de nulidade expirou em 23.03.2004. Tendo

sido, portanto, ajuizada somente em 23.08.2007, é inafastável a prescrição

que se operou em relação à pretensão dos demandantes.

(v) Ainda que ultrapassadas as condições de aplicação do artigo 6o bis,

demonstradas, por hipótese, a notoriedade da marca no Brasil em 1996 e a

eventual má-fé do Consulente, caberia ao Supremo Conselho Internacional, por

fim, comprovar eventual ilicitude do registro da marca DeM oiay no país, o que

nos parece não ter sido demonstrado.

Há que se frisar, outrossim, que a ação de nulidade ajuizada em

face do Consulente foi proposta por DeMoiay International e Supremo Conselho da

Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil, que não possuem qualquer

direito anterior que pudesse, eventualmente, ser sobreposto ao direito atribuído ao

Consulente. Ainda que se admita a sucessão eventualmente ocorrida entre o Supremo

Conselho Internacional e DeMoiay International, o fato é que todos os registros para

a marca DeM oiay, anteriormente concedidos em nome do Supremo Conselho

Internacional, no exterior, foram extintos e encontram-se, atualmente, cancelados.

Por todas essas razões, só podemos concluir que o Consulente é

o legitimo titular dos direitos sobre a marca DeM oiay no Brasil, não dispondo o

Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay, tampouco DeMoiay

International e, menos ainda, Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a

República Federativa do Brasil, fundamento legal no nosso ordenamento jurídico para

buscar anular os registros marcários devidamente concedidos pelo INPI aoAv. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 1 Io andar - CEP 01452-002 - Sào Paulo - SP - Brasil

Fone: 55 (11) 21.49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

JOSÉ ROBERTO DAFFONSECA GUSMÃODOUTOR EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE STRASBOURG-

PRO FESSO R DO S CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓ S GRADUAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA ÜE SÃO PAULO E DO

CENTRE 0'ÊTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPR!ÉTÉ iNDUSTRHIl_LE C .E.I.P.I. DA UNIVERSIDADE ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG III )

25

Consulente.

o nosso parecer, s.m.j.

[aJosé Robetto d’Affiiiseca\(&usmão

Doutor em Direito pela UnivijcsidadeMe Strasbourg Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Centre d’Ètudes Internarionales de la Propriéte Industrielle C.E.I..P.I da Universidade

Robert Schumann Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

A v. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 11“ andar - CEP 01452-002 - São Paulo - SP - BrasilFone: 55 (11) 21,49.45.00 - Fax: 55 (11) 38.19.04.55

MARCAS DE ALTO RENOME EM VIGÊNCIA

Nota: As marcas que já tiveram seu A lto Renome reconhecido, mas cujas anotações não estão mais em vigor (em vista do prazo previsto no caput do art. 10 da Resolução 121/05), não constam da presente relação. A

condição de proteção especial dessas marcas poderá ser novamente reconhecida caso existam, para as mesmas marcas, impugnações de seus titu lares para serem analisadas com base no Art. 125 da LPI.

MARCA APRESENTAÇÃO TITULARN°DO PROCESSO EM QUE

SE DEU 0 RECONHECIMENTO

RPIDATA

IIRiLLl MISTAPirelli & C. Società Per

Azioni900775114

---- ----- - '

2081

.............—i

.

23/11/201C) !

HOLLYWOOD NOMINATIVA Souza Cruz S/A. 823614840 2058

1

i

15/06/2010 :

jI

. jv.. . - I

NOMINATIVA 3 M Company 828505292 2085 ! 21/12/2010 í

KIBON NOMINATIVA

NATURA NOMINATIVA

MOÇA NOMINATIVA

Unilever N.V. 900101610 2111 121/06/2011

Natura Cosméticos S/A

Société des Produit Nestlé

S/A

825401011

828233900

2062

2111

13/07/2010

21/06/2011

\ " V

BANCO DO BRASILNOMINATIVA Banco do Brasil S/A

CORAL NOMINATIVA Tintas Coral Ltda

HELLMANN’S NOMINATIVA Conopco, Inc

822760010

819076740

1922 06/11/2007

1925 I 27/11/2007

I

819229083 1925 ! 27/11/2007

DIAMANTE NEGRO NOMINATIVA Kraft Foods Brasil S/A 822665514

... . ' -----

1927 11/12/2007

PLAYBOY NOMINATIVAPlayboy Enterprises

International, Inc.822614391 1935 06/02/2008

FIGURATIVAPlayboy Enterprises

International, Inc.820524506 1935 06/02/2008

ve jaMISTA

DERBY NOMINATIVA

TRAM0NT1NA NOMINATIVA

Editora Abril S/A 814253164 1937 19/02/2008

Souza Cruz S/A

Tramontina S/A Cutelaria

818994240

820723444

i1938 26/02/2008

HAVAIANAS NOMINATIVA São Paulo Alpargatas S/A 822022940 1966 09/09/2008

á M ík MISTA Bombril Mercosul S/A 825172519 1968 23/09/2008

iTAÚ NOMINATIVA Banco Itaú S/A 822702282 1973 28/10/2008

CHICLETS NOMINATIVA Cadbury Adams USA LLC

BIC NOMINATIVA Bic Brasil S/A

4 ^ FIGURATIVA Nike International, Ltd

815887825 1974 í 04/11/2008

820971774 j 1976 | 18/11/2008i

8 20909815 j 1981 23/12/2008

LAND ROVER NOMINATIVA Land Rover

0 BOTICÁRIO NOMINATIVABotica Comercial

Farmacêutica LTDA.

CHANEL NOMINATIVA Chanel SARL

- - - ____ ____

815617844 2018 ! 08/09/200D

826039200 2039 02/02/2010

822500337 2105 ! 10/05/201 1

Sadia MISTA Sadia S/A 826915426 2111

I

21/06/2011

ALTO RENOME EM TRÂMITE JUDICIAL

MARCA APRESENTAÇÃO TITULAR RPI DATA

ABSOLUT NOMINATIVA

" ■ ' '

V & S Vin & Sprint Aktiebolag

...............

1871 14/11/2006

GOODYEAR MISTA The Goodyear Tire & Rubber Company 1908 13/07/2007

PODF.R .JUDICIÁRIO

T R IB U N A L R E G IO N A L F E D E R A ! DA ia. R E G IÃ O

ApReeNec 2007.34.00.030361-6 / DF7 faACf Fls. ‘

%

CONCLUSÃO

F a ç o e s t e s a u t o s c o n c l u s o s a o E x c e l e n t í s s i m o S e n h o r D e s e m b a r g a d o r F e d e r a l

R e l a t o r , com p e t i ç ã o r e t r o .

C o o r d e n a d o r i a d a Q u i n t a T u r m a , 16 d e o u t u b r o d e 2 0 1 2 .

p/ FABIO ADRIANJ CÉRNEVIVADiretor da Coordénadoria da Quinta Turma

L U C í A N 0 E S C 0 B A Rcjt

- j

A D V O C A C IA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÀO

QUINTA TURMA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR

DOUTOR JOÃO BATISTA MOREIRATRIBUNAL REGÍONAL FEDERAL - I a BEGÍÁO

•3056975Processo n.° 0030223-09.2007.4.01.3400 ■'iiI!I!lijffíflí|||||j|j

14/03/2013 16:33PRO TO M O

^CRETASIAJUDÍCIÀRIA - SUPÍP

SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, já qualificado nos

autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa

Excelência, por seu procurador firmatário, para expor e ao

final requerer:

1 - Recentemente O Autor/Recorrido tom ou conhecim ento da

jun tada de docum ento pelo Réu/Recorrente, consistente em parecer acerca da

situação fática e juríd ica posta nos autos (fls. 2612/2663).

2 - De início, destaca-se a im pertinência e inadequação da

jun tada de referido docum ento. A fase instrutória do processo já foi encerrada, não

se prestando a fase recursal a com portar essa tentativa de “ordinarização” do

processo.

Não se trata dito docum ento de fato novo, portanto, tam bém

intempestivo, devendo ser desentranhado dos autos, o que desde já requer.

3 - Inobstante isso, o Autor, por dever de ofício e cautela,

reporta-se ao referido docum ento, impugnando-o.

4 - Dito parecer pretende analisar o caso dos autos e corroborar

a tese do Réu, que já se viu consistentem ente afastada pela sentença.

5 - Constitui objeto do parecer assim, aferir a inexistência

notoriedade da m arca DeMolay e a ausência de má-fé no seu registro, pelo

Rua Cel. Corte Real n.° 373 - Petrópotis - Porto Alegre/RS CEP 90630-080 Fone/Fax +55 51 3023-6888 3023-2555 3026-292S

mail:lescobar@via rs.net Skype: l_escobar MSN: lescobardm@hotmail.com

Destaca-se das conclusões daquele parecerista, em que

afirm a não te havido má-fé do Réu, porquanto a m arca DeMoiay não era notória no

Brasil há época do registro, que:

a) O Réu se com prom eteu a proteger e perpetuamente

observar as Sagradas Marcas da Ordem DeMoiay;

b) O Réu requereu a proteção da m arca DeMoiay em

território nacional;

c) Os Registro realizados pelo Réu perante o INPI

tiveram com o escopo prim ordial o com prom isso assum ido

de zelar pelas Sagradas Marcas da Ordem DeMoiay", zelar

pela sua integridade e protege-la contra atos indevidos de

terceiros no Brasil;

d) Nunca houve qualquer tipo de objeção do Supremo

Conselho Internacional, o que lhe perm itiu concluir pela

anuência e m útua concordância no que tange à proteção

m arcaria em nom e do Réu;

e) Uma vez concedido o registro pelo INPI, presume-se

tenha sido obtido licitamente;

f) Marca notória é aquela que goza de elevado grau de

conhecim ento pelo público consum idor em um a

determ inada categoria de produtos e serviços, ressaltando-

se que, o que im porta é o conhecim ento pelo consum idor

relevante;

g) A m arca DeMoiay deveria ser notória no Brasil,

quando dos registros prom ovidos pelo Réu;

h) Somente se a m arca for notória é que se poderá

aferir a existência de má-fé no registro, a qual não pode ser

presumida.

6 - Com a devida vênia e

merece, suas conclusões são absoiutamen;

som ente aquilo que im porta e beneficia o Ré

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ito que o em inente parecerista

equivocadas e destacam tão

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irjlm @ hotm ai!.com

LUC!ANO ESCO3AR £

AO i/O C AC IA

A m arca "DeMolay” tanto figurativa, quanto nom inativa é e sempre

foi dotada de notoriedade. O público consum idor, e aqui não se pode im aginar a

concepção cie consum idor estam pada no CDC de form a am pla e irrestrita, é

aquele restrito e selecionado aos m em bros integrantes da instituição Ordem

DeMoiay, um a organização para-m açônica juvenil, com ingresso restrito, mediante

a tendim ento de critérios próprios e específicos constantes em seus estatutos. Ou,

com o já definiu o próprio parcerista, é o público consum idor relevante.

Definido o que seja o público consum idor (ou o consum idor

relevante, na linguagem do próprio parcerista). com o sendo a totalidade dos

m em bros integrantes da Ordem DeMolay, verifica-se que a m arca levada a registro

pelo Réu, a lém de ser de elevado conhecim ento dos seus m em bros é aquela que

identifica e define a instituição em todo o mundo.

O próprio parecerista define e esciarece: tratam-se de

m arcas que gozam de especial prestígio em seus respectivos ramos de atividade.

E prossegue: A notoriedade a que se refere o art. 6o da CUP,

por sua vez, não necessita ser de altíssimo grau, mas aquela circunscrita ao ramo

de atividade, posto que a abrangência da proteção é restrita a esse ramo. Tal grau

de conhecim ento deve ser procurado, assim, nos círculos com ercia is interessados

ou no setor relevante do público, conform e art. 16.2 do acordo TRP’s.

Veja-se então, conform e já exaustivamente dem onstrado ao

longo de todo o processo que a m arca DeMolay era, e é, 100% notória de seu

púb lico consum idor relevante, desde antes da época do registro, o qual, inclusive,

sem pre à associou à instituição Mãe, nos Estados Unidos da América: Supremo

Conselho Internacional.

O em inente parecerista, ao afirm ar que o registro da marca

pelo Réu visava zelar pela integridade da m arca e protege-la contra atos indevidos

de terceiros no Brasil, acaba por esquecer e inclusive contradizer-se, que o

Supremo Conselho Internacional, ao denunciar o contrato com o Réu, hoje, este se

torna o “terce iro” contra o qual, no Brasil, a m arca deve ser protegida.

, a m arca é e sem pre foi notória de seu público

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J 3

consum idor relevante

L U C I A N O ESCOB.

No que diz respeito à má-fé, m elhor sorte não assiste ao

parecerista. Novamente, com a devida vénia. o parecer é incom pleto e não

exam inou os fatos trazidos aos autos.

Para que se possa adm itir a existência de boa-fé, inclusive

em consonância às próprias conciusões do parecer, era forçoso adm itir que o Réu

desconhecia a existência da Marca DeMoiay, nos Estados Unidos e/ou em

qualquer outro lugar, para que então seu registro fosse legítim o e presum idam ente

de boa-fé.

Ocorre que o Réu conhecia a m arca desde antes do registro

que prom oveu no Brasil, sabia a quem pertencia e mais, assum iu obrigação (por

d isposição de contrato) de zelar e proteger a m arca de terceiros. Isso por si só já é

suficiente, não para presum ir a má-fé, mas para com prová-la de fato.

Inobstante isso, o peticionante pede desculpas, e transcreve

trecho de suas contrarrazões destinadas ao tópico da existência de má-fé do

Réu/Recorrente:

O processo é farto de documentos, mas chama a atenção em especial, o jogo de documentos constantes às fls. 1531/1564, juntado aos autos pelo Réu/Apelante/Suprem o Conselho da Ordem DeM oiay para o Brasil e o jogo de documentos constantes às fls. 2254/2310, juntado aos autos pelo Apelado/Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil

Os dois jogos de documentos dizem respeito a documentos em idioma inglês, seguidos de suas traduções juramentadas, sendo que o prim eiro jogo resume-se aos documentos referentes ao Contrato havido entre o Supremo Conselho Internacional e o Réu/Apetante/Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil, e o segundo jogo, além dos documentos constantes no primeiro, contém toda a cadeia negocia/ e sucessória do Supremo Conselho Internacional para o DeMoiay Internacional, além dos documentos que importaram na cassação da carta constitutiva do Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil e a outorga de nova carta ao Autor/Apelado/Suprem o Conselho da Ordem DeMoiay para a República Federativa do Brasil, assim como toda a documentação pertinente ao registro e propriedade da marca “DEMOLA Y", figurativa e nominativa, em todas as suas variações, pelo DeMoiay Internacional jun to aos EUA.

Ambos os jogos de documentos, além de possuírem traduções juramentadas, foram, primeiramente submetidos ao Consulado do pelo que ambos gozam de fé-pública e presunção de verdade/autenticidade

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No que diz respeito ao jogo de documentos constantes às fls. .1531/1504, que representa o chamado contrato de "reconhecimento do Supremo Conselho Autônomo perante o Supremo Conselho da Ordem DeMoiay pata o Brasil e Declaração de Confiança e irmandade" em sua versão em idioma inglês e tradução juramentada, destaca-se os trechos abaixo transcritos:

Fl 1547. iniciando na penúltima Unha e continuando à fi 1548, com os nossos grifos:

“(...) O Supremo Conselho Internacional, neste ato, concede ao Supremo Conselho da Ordem DeMolav para o Brasil o direito de usa e adaptação às suas próprias necessidades de todos os títulos e cerimônias que foram promulgadas pelo Supremo Conselho Internacional e que estiverem válidas na data de assinatura da presente Declaração.

3. Fica acordado que o Emblema DeMolay - cuja representação é mostrada abaixo - [DESENHO] deverá ser utilizado na forma em que aparece acima ou conforme alterado pelo Supremo Conselho Internacional periodicamente, como o único emblema universal da Ordem. O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL RECONHECE QUE O EMBLEMA É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS E PODE SER VSADO SOMENTE COM A PERMISSÃO DO SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL. O Supremo Conselho Internacional, neste ato, concede ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil a permissão de uso do Emblema DeMolav com relação a todas as atividades fraternais sob seu controle, com as seguintes condições: (1) (...); (2) (...); (3) O Supremo Conselho da Ordem DeMotay para o Brasil fará uso de todos os processos legais a ele disponíveis para prevenir ou impedir o uso não autorizado ou impróprio do Emblema que venha a ser conhecido pelo Supremo Conselho; (4) O Emblema não será usailo com relação a qualquer esforço COMERCIA L OU DE PROPRIEDADE (...)

Os destaques iniciais prestados ao trecho transcrito identificam, sem a m enor sombra de dúvidas, inclusive pelo emprego da palavra em sua definição gram atical e legal, que o Supremo Conselho Internacional concedeu ao Réu/Apelante/Suprem o Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil o direito de USO e PERMISSÃO DE USO do Emblema DeMotay. Nada mais.

Não há a m enor referência da ocorrência de cessão de qualquer direito que o Supremo Conselho internacional detenha sobre o Emblema e marca "DEMOLAY" ao Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMotay para o Brasii.

Fl. 1549:

"(...) O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil também reconhece que determinados outros emblemas e insígnias criados pelo Supremo Conselho Internacional tiveram seus direitos autorais protegidos (por exemplo, o Brasão, a insígnia do titulo de Cavaleiro e a insígnia da Legião de Honra) ou podem vir a ter seus direitos autorais protegidos no futuro, podendo ser usados apenas com a permissão do Supremo Conselho Internacional. Caso o Supremo Conselho Internacional conceda permissão ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasilfftara utilizar tal emblema ou insígnia, cuia permissão deverá ser por escrito, o Supremo Conseilih-da Ordem DeMolay para o Brasil concorda em cumprir as mesmas regras àquelas instâuhse emblemas, conforme estabelecido neste parágrafo 3o. com relação ao Emblema DeMolav. J í \

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L Ü C ! A NC E S C 0 3 AR

Veja-se, novamente, que o Supremo Conselho Inreinacional tratou a todo o momento de CONCEDER PERMISSÃO, e mais, frisou e destacou que o Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil reconhece que os Emblemas da Ordem DeMoiay são protegidos por direitos autorais e que este mesmo Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil se obriga a adotar as medidas necessárias, em nome do Supremo Conselho internacional, à sua proteção.

Ora, se houve única e exclusivamente permissão de uso do Emblema DeMoiay, o qual, tecnicamente pode se dizer é a personificação da marca “DEMOLAY", jamais poderia se conceber, que a marca "DEMOLAY" tenha sido cedida. E ilóg ico!

Então, o que se conciui, a partir desse documento acima reproduzido é que o Réu/Apelante/Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil sempre deteve única e exclusivamente permissão, o direito de uso da marca e Emblema “DeMoiay", o que lhe foi retirado em 2004.

Por sua vez, o jogo de documentos constante às fls. 2254/2310 inicia da seguinte forma, em sua versão traduzida juramentadamente:

“Certificado

Pelo presente instrumento, o abaixo assinado certifica ser o Diretor Executivo devidamente nomeado e em exercício da DeMoiay internatiunal. uma organização sem fins lucrativos constituída em conformidade com as leis do Estado do Missouri, Estados Unidos da América, e do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay. uma sociedade constituída para fins benevolentes em conformidade com as leis do Estado de Missouri, Estados Unidos da América (doravante, coletivamente denominadas "DeMoiay”) e na referida capacidade, esta autorizado a assinar e entregar o presente certificado.(...)Assinado: fAssinatura Ilegível]Nome: Jeffrey C. Kitsmiller. Sr.Cargo: Diretor Executivo "

Diante desta primeira informação, o que se verifica e identifica é que, tanto o International Supreme Councii o f the Order DeMoiay, ou Supremo Conselho Internacional, quanto o DeMoiay International, ou DeMoiay Internacional, continuam existindo legal e juridicamente, contudo sob a direção da mesma pessoa.

Esta afirmação fica mais dara, na medida em que se traz e se identifica que, através de uma simples consulta ao Orgão de Registros de Missouri prova que o DeMoiay Intenacional existe desde 1995 e não é sucessor do International Supreme Councii o f the Order DeMoiay (www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/Corp.asp9687531) e que o ISC continua

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L U C ! A N 0 E S C 0 3 A R

existindo normalmente ("in good standmg") (wwwsos mo.gov/BusinessEntity/soskb/Coip.asp 7434577)

Prossegue o. referido documento, à fí 2255

SAIBAM TODOS OS HOMENS E MAÇONS. que o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMoiay. com sede na Cidade de. Kansas, no Estado de Missouri. Estados I In idos da América, no exercício livre e voluntário de sua autoridade suprema sobre todos os assuntos relacionados ao governo de toda a Ordem DeMoiay. e. em conformidade, com uma resolução adotada por ela em Sara sota. flórida, EUA. em 9 de maio de 1984, por meio deste, cria c CONSTITUI o Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil, um Supremo Conselho Autônomo com poder e autoridade plenos e independentes em rodos os assuntos relacionados ao governo da Ordem DeMoiay no Brasil. " (grifei).

Eà fl 2256/2257:

"(...) O Supremo Conselho Internacional concede, por meio deste, ao Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil o direito de asar e adaptar, conforme as suas próprias necessidades, todos os graus e cerimônias que foram promulgados pelo Supremo Conselho Internacional e. que estiverem em vigor na data da assinatura desta convenção.3. Fica acordado que o Emblema da DeMoiay — cuja representação é apresentada abaixo:

Ifigura1

[sic] c poderá ser usado somente com a permissão do Supremo Conselho Internacional. 0Supremo Conselho Internacional concede, por meio deste, ao Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil a permissão para usar o Emblema da DeMoiay em relação a todas as atividades fraternais que estiverem sob seu controle, mediante a condição que: (1) o desenho do Emblema não poderá ser alterado de forma alguma, embora ele possa ser sobreposto a desenhos de apoio ou subjacentes (como por exemplo, no logotipo do Supremo Conselho Internacional; (2) a permissão para usar o Emblema não deverá ser concedida pelo Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil a nenhum órgão não subordinado a ele e sob o seu controle; (3) o Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil deverá valer-se de todos os processos legais disponíveis a ele para impedir ou evitar o uso não autorizado ou inadequado do Emblema que vier ao conhecimento do Supremo Conselho; (4) o Emblema não deverá ser usado para, ou em relação a, qualquer propósito comercial ou particular, seja qual for; (5) nenhum alfinete, jóia. objeto ou outro item que contenha o Emblema e que seja fabricado pelo Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil, ou em nome dele, deverá ser oferecido à venda fora do território do Supremo Conselho da Ordem DeMoiay para o Brasil sem o conhecimento e consentimento do Supremo Conselho Internacional e o consentimento' do Supremo Conselho, caso haja. em cujo território há a proposta de venda.O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ACEITA, POR MEIO DESTE, A PERMISSÃO PREVISTA ACIMA, E CONCORDA EM ESTAR VINCULADO A TODAS E QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO. O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL RECONHECE, AINDA, OUE OUTROS EMBLEMAS E INSÍGNIAS CRIADOS PELO SUPREMO CONSELHO INTENACIONAL ESTÃO PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS (POR EXEMPLO, O EMBLEMA D l BRASÃO DE ARMAS, A INSÍGNIA DO GRAU DE CAVALEIRO E A INSÍGNIA DA LEGIÃO DE HONRA), OU PODERÃO SER

POR ESCRITO. 0 SUPREMO CONSELHO OU ORDEM DEMOLAY PARA O BRASILCONCORDA ESTAR VINCULADO AS M. ZsMAS NORMAS A RESPEITO DESSASINSÍGNIAS E EMBLEMAS. CONFORME B. 0&ISTO NO PRÁGRAFO 3. NO OUE Z>/ZRESPEITO AO EMBLEMA DA DE MOLA Y / /

V _^

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L U C I A N O E S C O B A R

Veja-se que rodos estes destaques, identificam e esclarece/n que, em verdade, o Supremo Conseiho da Ordem DeMotay para o Brasil, aqui Apelante. detinha, única e exclusivamente PERMISSÃO PARA O USO DA MARCA E EMBLEMA DEMOLAY, inexistindo a CESSÃO afirmada17- Não resta dúvida que, documentalmente, NUNCA houvecessão parcial ou total dos direitos do uso da Marca 'DEMOLA Y" nominativa e/ou figurativa e suas respectivas variações e da própria marca, em favor do Réu/Apetante/SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLA Y PARA O BRAS/L.

O Apelante nunca possuiu iegit.-midade para efetuar o depósito da marca DEMOLA Y em qualquer classe, e tinha pleno conhecimento de que a referida marca era de propriedade da do Supremo Conseiho Internacional desde 1952.

Ademais, não me parece que seria necessário, para a defesa da marca usada pelo Réu/Apelante que ele viesse a registrá-la em seu próprio nome em desacordo do contrato celebrado. Bastava que exercessem a defesa em nome e por conta do titular da marca, O Supremo Conselho Internacional e presentemente, o DeMolay Internacional, que era, efetivamente, o que dispunha o contrato.

As alegações do Apelante, sem maiores correlações com provas mais cabais, pelo contrário, in firmadas pelos documentos contidos no processo, são insuficientes a convencer de que o Supremo Conselho Internacional aquiesceu, durante longo tempo, com os depósitos de registros da marca “DEMOLAY" ou a ela relacionados, feitos por ele. Em verdade, o proprietário da marca desconhecia este ato do Apelante.

E, em tendo procedido com o registro junto ao INPI, o fez em verdadeiro ato de má-fé, porquanto que, além das situações acima identificadas, o Réu reconheceu e confessou que tinha e sempre teve conhecimento da existência do Supremo Conselho Internacional e que a propriedade nominativa e figurativa da marca “DEMOLA Y" lhe pertencia inclusive com registro junto ao órgão competente dos EUA.

E, em sendo o ato de má-fé é ele NULO, não convalidando/consolidando no tempo e espaço, passível de sua declaração e desconstituição a qualquer tempo.

isso importa na insustentabilidade da tese defensiva do Réu/Apelante, sem inclusive mergulhar-se no estudo jurídico da aplicabilidade da Convenção de Paris no que diz respeito á propriedade Industrial e identifica c/arfl e escorreitamente /I OCORRÊNCIA DO REGISTRO DE MÁ-FÉ PELO RÉU/A PELA N£

SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL DA FIGURA TtVA E NOMINA TIVA "DEMOLA Y", BEM COMO SUAS DERIVA ÇÕEÍ,

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L U C I A N C E S C O B A R

A boa-fé, como instituto jurídico, assume três categorias das quais uma só interessa, com vistas a definir se os registros efetuados pelo Réu/Apelante dela decorreram. Assim, dentro das categorias da boa-fé, descritas por J. M. CARVALHO DE MENDONÇA, o que interessa é verificar aquela que diz respeito ao "suprimento ou saneamento dos vícios”, já que. ao contrario do que se poderia imaginar, aqui não se está a examinar, exatamente, a boa ou a má-fé derivada das relações obrigacionais oriundas de um contrato, mas sim a que diz respeito ao direito de propriedade. A propriedade intelectual.

Com efeito, a questão é verificar a propriedade da marca “DEMOLA Y"e a legitima disposição sobre ela. Nessa Unha de raciocínio, cabe avaliar se, ao registrar as marcas 'DEMOLAY”, o Apelante tinha a seu favor o direito ao registro, como decorrente de um fato formativo gerador.

NÁO TINHA, pois o sinai "DEMOLAY" fora desenvolvido pelo Supremo Conselho Internacional e vinha sendo registrado e utilizado por ele, há muitas décadas, desde 1952, no mundo e, no Brasil, a partir de 1985, quando veio a ser registrado como marca também do Réu/Apelante, indevida, de forma Hegai, ilegítima e contrariando os termos do contrato.

Acontece que, quando o Réu/Apelante passou a registrar a marca “DEMOLA Y" em nome próprio, tinha pleno e expresso conhecimento, não contrariado por nenhum ato que tenha sido comprovado nos autos, de que o Supremo Conselho Internacional e, posteriormente o DeMotay Internacional, reservara exclusivamente para s i a titularidade da marca, o que não permitiria o registro em nome dele Apelante. Isso estava expresso nas cláusulas de todos os contratos que constam dos autos.

Ademais, em razão, exatamente, daquelas cláusulas é que o Réu/Apelante não possuía o título justo para a formação do direito real de propriedade industrial. É que o contrato apenas lhe autorizava usar a marca em nome e por conta de terceiro e não em nome próprio, fato que era do conhecimento de/e.

A defesa da marca pelo Réu/Apelante deveria ser feita por me/o do uso e desenvolvimento da Ordem DeMotay no País, não podendo, sendo- llie vetado, sendo imprescindível, para tanto, que registrasse novas marcas “DEMOLAY" em seu próprio nome. Assim, não haveria má-fé em usar a marca nos limites do objeto dúTcontrato durante todos aqueles anos do prazo de sua vigência. Mas havia má-féAykregistros das marcas em confronto com os obstáculos postos no contrato.

R epertório encic l'

ou tras duas ca te goria s S'

o do d ire ito brasile iro. V o lum e VI. RJ: Editora Borsoi, pp. 66/68. Para o autor, as

èriam : a lea ld ade nos con tra tos e a in te rp re tação d a n o rm a juríd ica.

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L U 1 ! AN 0 E S C O B A R

Assim, em se tratando do exame sobre a transferência de propriedade por uma parte, na ausência de títuto justo para tal, o que se concebe é que se esteja diante da má-fé na aquisição da propriedade, já que. quando se examina o instituto da boa-fé, à luz da categoria: suprimento ou saneamento dos vícios, se vê que é a ignorância sobre eles que enseja a boa-fé para a aquisição. Ocorre que não se pode cogitar da ignorância dos vícios e, portanto, da boa-fé do Recorrente, que mesmo firmando o contrato constante dos autos - onde ficou expresso que a titularidade da marca era do Supremo Conselho Internacional - ainda assim registrou como suas as marcas em litígio.

Aquele que detém um bem em nome e por conta de outrem e sabe do obstáculo à sua aquisição, tem ciência do vício e age de má-fé. No presente caso, ainda se pode conceber que os registros das marcas, pelo Recorrente, ocorreram de forma precária, na medida em que abusou da confiança que revestia o contrato firmado com o Supremo Conselho Internacional, o qual foi transferido posteriormente ao DeMotay Internacional, e prosseguia regu/ando as relações entre eles.

Se o Réu/Apelante conhecia e sabia da cláusula que impedia a apropriação da marca do outro, por meio de registros indevidos, e, mesmo assim, o faz, sem prévia e expressa autorização do titular da marca, a má-fé no registro dessas marcas é evidente.

Diante de todo o exposto, a conclusão lógica e jurídica é a inexistência do direito de propriedade da marca figurativa e nominativa "DEMOLA Y" e suas derivações em favor do Réu/Apelante. A titularidade da marca como sinal distintivo e símbolo da Instituição Ordem DeMotay sempre esteve ressalvado ao Supremo Conselho Internacional e. presentemente, ao DeMolay Internacional.

Inexistirido o direito de propriedade do Réu/Apelante, sob qualquer aspecto que se examine, quer seja pela inexistência de cessão do Supremo Conseiho Internacional para ele, quer seja pela existência de Contrato de Nota e Compra, havido entre o Supremo Conselho Internacional e o DeMotay Internacional, onde, em 1 °/07/1997, o primeiro vendeu ao segundo todo o seu ativo (bem móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, tangíveis e intangíveis, etc. ...) e passivo, estando a í compreendido a marca “DEMOLAY" figurativa, nominativa e todas as suas demais variações, bem como o próprio contrato que o Supremo Conselho Internacional firmou com o Réu/Alpelante, não há direito que o legitimasse/autorizasse a proceder o registro marca figurativa e nominativa "DEMOLA Y” em nome próprio junto ao INPI.

2W ASHIN G TO N DE BARROS MONTEIRO. C urso de Dii d Civil, 3o vo lum e, 36a ed ição, 2000, p. 27.

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L ;J C ! A N C t S C 0 8 A R

AD V O C A C IA

Diante de todo o exposto, requer o Autor/Apelado, o

3 petição e dos docum entos juntados peío Réu, às fls.

Em Vossa Excelência entendendo de form a diversa, requer

seja recebida a presente im pugnação.

desentranham ento

2612/2663.

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i'Oí)VH 5!!Di! :íaKU)

T R IB U N A L R F C ÍO Y A L F E D E R A L DA la . R EG IÃ O

ApReeNec 2007.34.00.030361-6 / Fls. -A

CONCLUSÃO

f a ç o e s t e s a u t o s c o n c l u s o s a o E x c e l e K Í i à s i m o S e n h o r D e s e m b a r g a d o r F e d e r ;

R e l a t o r , com p e t i ç ã o r e t r o . / \

C o o r d e n a d o r i a d a Q u i n t a J T a r m a , 01 d e a b r i l d e 2 0 1 3 .

\/

FABIO ADRIANI CERNEVIVAD iretor da C o o rd e n a d o o ^a a Q uinta Turm a

05'?2 í

PRRAR(iK.A

PETIÇÃO

Dados Cadastrais

N" e-Proc : 11085990 Petição .JURIS :3261304 Incidental Data do E n tra d a 05/12/20X3 12:24:0

T ip o: 9999 PETIÇÃO

Assunto : SOLICITACAO DE COPIAS E VISTA EM CARTORIO

Processo : 0030223-09.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361-6) Proc Ori : UF O r i :

PETICIONANTE

Dados Compíem entares

OAB : Nome : OTTO ARTUR DA SILVA RODRIGUES DE MORAES

D OCUM ENTO S

Tipo Descrição Nome Hash do Arquivo (SHA1)

Vistas Em Balcao E Petição Incidental 1000001 1 0 8 5 9 9 0 2 0 1 3 1 2 0 5 1 .p d f b0f3e43951 36cbf2fcb0daf9bcb036800f83b9d0Solicitacao De Copias Via Equipamento Eletronico Peticao Incidental

Qfd. Documentos :1

DADOS DO USUÁRIO Informações Complementares

M atrícula: TR289PS N o m e : SHEILA CRISTINA DE SOUZA

Data : 05/12/2013 15:59:30

I R IB U N a L R E C S O N a E FEDERAI... DA la . R L íT A O

C O O R D E N A D O R ! \ DE R E C iS T R O S E IN F O R M a Ç Ô E S P R O C F S S l A l ' '

^ Petição Eletrônica - FO LH A DE R O ST O

. Lis)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL. RELATOR DA APELAÇÃO EPIGRAFAOA NESTA I. QUINTA TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, EMINENTE DOUTOR JOÃO B A T IS T A MOREIRA

TRIBÍWAI HéGIONAi FEOERU - 1 'RFGIÍO

3251304ÍI liiià i l l i i felfíi uma mil SiBili ilèi

05/12/2013 12:24PROTOCOLO

S E C H E TA H IA JU D ÍC IA R ÍR - 8 U R IP (WEB)

Processo de n°. 0 0 3 0 2 2 3 -0 9 .2 0 0 7 .4 .0 1 .3 4 00

O TTO A R TU R DA S IL V A R O D R IG U ES DE M O R AES, brasile iro , casado, advogado inscrito nos quadros da Seccional Paulista da O rdem dos Advogados do Brasil sob o n° 243.997/SP , com dom icílio pro fissional estabelecido à Rua Q uatro , 2580, C entro, 1 5700 -056 , Jales/SP, nos au tos desta APELAÇAO em A ção O rd in á r ia m ovida pelo D e M o la y I n te r n a t io n a l fD I V rep resen tado pelo S u p re m o C o n s e lh o da O rd e m D e M o la v p a ra a R e p ú b lic a F e d e ra t iv a d o B ra s il ÍS C O D R F B ). contra o Suprem o Conselho da Ordem DeM olav para o Brasil Í'SCODB’1 e o In s titu to Nacional da Propriedade In d u s tr ia l fIN P I) vem , perante Vossa Excelência, com fu lc ro no a rtigo 7o, inciso X II I da Lei n° 8 .9 0 6 /9 4 , requere r v is tas dos autos em balcão desta I. S ecre ta ria para extração de cópias por m eio de d ispositivo e le trôn ico .

Estes são os te rm o s em que,Confia-se no D eferim ento .

Brasília/DF, aos 05 de dezem bro de 2013.

O tto A r tu r da S ilv a R o d r ig u e s d e M o ra e sOAB/SP 243 .997

E xce le n tíss im o S e n h o r D e s e m b a rg a d o r í-edera l JOÃO BATISTA MOREIRA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1* FlEQi&O

Proí. APC 200734.00.030361-6 09/12/2C13 11:36PROIOCqLO S E C R E TA R IA JU D IC iA R lA - 8U RIP

:q l1 Ai

SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA A

INTERNACIONAL, devidamente qualificado nos autos em epígrafe vem por meio de seu bastante procurador, à respeitosa presença Vossa Excelência, requerer a juntada do Substabelecimento anexo que restabelece sem reservas os poderes outorgados ao Dr. Eduardo Antonio Leão Coêlho nos autos referenciados.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/DeM O LAY

N. i ermos

P. Deferimento

Brasília, 26 2013

Eduardo Cpêlço OAB/DF 10.7628

SCRLN Q. 708, Bloco E, Entrada 25, Asa Norte - Brasília/DF . CEP. 70.740.555 . Fone 61 9983 1907 emailealc.adv@hotmail.com e ealcoelhofôigmail.com

S Ü BS TABELEC IM EN TO

SUBSTABELEÇO, SEM RESERVAS, ao DR, EDUARDO ANTONO LEÃO COÊLHO, inscrito na OAB/DF sob o n Q. 10.599, com endereço profissional sito no rodapé, os poderes que me foram outorgados no processo 2007.34.00.030361-6 e respectivos recursos.

Brasília, 26 de Outubro de 2013

fl

Inêz Clínstinà Bchara Leão CoelhoOAbVd F 10.599r

f)

SCRLN Q. 708, Bloco E, Entrada 25, Asa Norte - Brasília/DF . CEP. 70.740.555 . Fone 61 9983 1907 emaileaic.advtShotmaii.com e ealcoelho(5>gmail.com

T R IB U N A L R E G IO N A L F E D E R A L DA ia . R E G IÃ O

POÍ>LR J l D IC IA iíiO

ApReeNec 2007.34.00.030361-6 / DF

CERTfDAO

C e r t i f i c o q u e o a d v o g a d o s u b s c r i t o r d a p e t i ç ã o d e f 3 . 2 6 7 7 , OTTO ARTUR

RODRIGUES DE MORAES, n ã o p o s s u i i n s t r u m e n t o d e p r o c u r a ç ã o n o s p r e s e n t e s

a u t o s . C e r t i f i c o , a i n d a , q u e a s u b s t a b e l e c e n t e d e f l . 2 6 7 9 , IN Ê S C R IS T IN A

BCHARA LEÃO COÔELHO, n ã o p o s s u i i n s t r u m e n t o d e p r o c u r a ç ã o n o s p r e s e n t e s

a u t o s .

F a ç o e s t e s a u t o s c o n c l u s o s a o E x c e l e n t í s s i m o S e n h o r D e s e m b a r g a d o r F e d e r a l

R e l a t o r , com p e t i ç õ e s d e f l s . 2 6 7 7 , 2 6 7 8 e c e r t Á d â ^ s u p r a .

C o o r d e n a d o r i a d a Q u i n t a T u r m a , 12 Id e t z e m b r o d e 2 0 1 3 .

C o o r d e n a d o r i a d a Q u i n t a T u r m a , 12 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 3 .

CONCLUSÃO

FABIO ADRIANI CERNEVi. ADiretor da Coordenadoria da urma

PODER JUDiCfÁRiOT R IB U N A L K F.CIO N A L F E D E R A L !>A 1“ R E G IÃ O

APELAÇAO/REEXAME NECESSÁRIO 0030223-03.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361-6)/DFProcesso na Orioem: 302230920074013400

J f

RELATORAPELANTE

ADVOGADOAPELANTEPROCURADORAPELADOREMETENTE

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREiRA SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O SRASíL OUTRO (A)VINICIUS DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTROS(AS)INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI ADRIANA MAIA VENTURINIOS MESMOSJUIZO FEDERAL DA 8A VARA - DF

DESPACHO

Dê-se vista, em cartório, conforme requerido à ti. 2677.

Tendo em vista a certidão de fl. 2680, intime-se o Supremo Conselho da Ordem DeMolay Para a República Federativa do Brasil para regularizar a representação processual, apresentando mandato outorgado à substabelecente de fl. 2679.

Publique-se.

Brasília, 07 de janeiro de 2014.

Rogério Cândido RibeiroAssessor Judiciário

Portaria n. 02, de 25 de junho de 2013

TRF-1a REGlÂO /tM P. 15 02-04ArieHe

W:\Gab2516-trf1\DESPACHOS\AP 200734000303616 D f Ar.doc

PO DER J l iD K IÁ R í O

TRIBUNAL R EG IO N A L FFO E R A L DA ía . REG IÃ O

ApReeNec 2007.34.00.030361-6 / DF

PUBLÍCAÇÃO

C e r t i f i c o q u e o (a) DESPACHO/DECISÃO r e t r o f o i d i s p o n i b i l i z a d o (a ) n o D i á r i o

d a J u s t i ç a F e d e r a l d a I a R e g i ã o do d i a 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 , com v a l i d a d e d e

p u b l i c a ç ã o n o d i a 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 .

C o o r d e n a d o r i a d a Q u i n t a T u rm a , 10 d e j a n e i r o d e 2 0 1 4 .

h

o

P/GESfLEEA FERREIRA GARCiA LUSTOSADiretor(a) da Divisão de Processamento e Procedimentos Diversos do(a) Quinta Turma

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, EMINENTE RELATOR DA APELAÇÃO NÚMERO 0030223-09.2007.4.01.3400 (

TRIBlíWÀL REUtONAl FEDERAÍ - 1* ÍEGIÃO

3284655

22/01/2014 14:47PROTOCOLO

SECRETARIA JUOfCIÀRIA -IIA - SUflIP

Processo n.° 0030223-09.2007.4.01.34 00

SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, representante de DEMOLAY INTERNATIONAL, já qualificado nos autos do processo em epigrafe, vem à respeitosa presença de Vossa Excelência, por seu procurador, atender ao r. Despacho de fls. 2681/2682.

Certamente por eventual erro não foi juntado aos Autos substabelecimento que o Subscritor havia passado para a Dra. Inêz Christina Bchara Leão Coelho.

Recorda-se que o Subscritor é advogado desde o inicio do presente Feito, com procuração outorgada e juntada às fls. 29/30, primeiro volume.

Nas fls. 2371/2372 Substabeleceu para o Dr. Luciano Escobar, OAB/RS N. 50.87 3 que lhe devolveu os mesmos poderes.

SCRLN Quadra 708, Bloco E, Entrada 25, Sala 101, Asa Norte - Brasília/DF CEP 70.740.555Fone 61. 9983 1907 e mail ealc.adv@hotmail.com

Nc fls. 2 678/2679 a Dra. Inêz Christina Fichara Leão Ccêlho, OAB/DF 10.559, devolveu ao Subscritor o substabelecimerxo que dele hav±a recebido, somente agora tomando conhecimento de que o referido documento não fora juntado.

O Subscritor ratifica os termos das petições assinadas pela Dra. Inêz Christina Bchara Leão Coêlho, juntando, nessa oportunidade,substabelecimento a ela concedido.

Dessa forma, não houve prejuizos quanto ao andamento do feito e aos interesses das partes.

Do exposto, pede desculpas pelo eventual desencontro, informando que continuam como advogados, doravante, os Drs. Eduardo Antonio Leão Coêlho - que deve constar na capa dos Autos, inclusive da Apelação epigrafada - e o Dr. Luciano Escobar.

Requer a juntada do Substabelecimento anexo

Termos em que,

Pede Deferimento

Brasilia 13 "de Janeiro de/ ! ' ■ \l I Í \ \ \J j \ \ l V _ \ ’- - á ^ ::Eduardo

OAB / D F''ÍrQ'T 6"!

2014 .

SCRLN Quadra 708, Bloco E, Entrada 25, Sala 101, Asa Norte - Brasília /DF CEP 70.740.555Fone 61. 9983 1907 e mail ealc.adv@hotmail.com

SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELEÇO, COM RESERVAS DE IGUAIS, à DRA. INÊZ CHRISTINA BCHARA LEÃO COELHO, OAB/DF 10.599, , comendereço profissional sito no rodapé, os poderes que me foram outorgados na APC núm ero 0030223-09.2007.4.01.3400 que tram ita no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

SCRLN Q. 708, Bloco E, Entrada 25, Asa Norte - Brasília/DF . CEP. 70.740.555 . Fone 61 9983 1907 emailealc.advi5>hotmail.com e ealcoeihoíS)gmaii.com

2014

\

PODF.R JU D IC IÁ R IO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL i)A ta. REGIÃO

. '? Á Ç íApReeNec 2007.34.00.030361-6 / DF ris- QáíLiJZ *

\ v ) / >f l t Q -

CERTIDAO

Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 268l , o apelante regularizou a representação processual, conforme instrumento de procuração de fl. 2685.Certifico, ainda, que procedemos à alteração da autuação da autuação, para constar o nome dos advogados do apelante, conforme requerido na petição de fl. 2684.

Coordenadoria da Quinta Turma, 23 de janeiro de 2014.

MAURÍCIO RIBÉIRÓ CDfiLHOServidor da Quinta Turma

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Stfrxhor Desembargador Federalh cu ra çã cRelator, com despacho de fl. 2681, petição/p:

certidão supra.Coordenadoria da Quinta Turma, 23

ação de fls. 2683/2685 e

\ie janeiro de 2014.

FÁBIO ADRIANI CERNEVIVÂDiretor da Coordenadoria da Q u in t^ tu rm a

- ;>OcR JUDICIÁRIOTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

1 \ , s 1 ■ • ;; , - . -• /Processo: ■ { U ü "T , -'1 - U*--: . u~' I " I

CONCLUSÃO

Aos / de jIjliYíSljLl 'iífj' de 2014, faço conclusão destes autos ao(a) Exmo(a). Sr(s). Relator(a) com certidão retro.

I b . A / *

P/Fábio Adriani Cerneviva

Coordenador da Quinta Turma

TRF 1* R6GIÃO/IMP. 15-02-05 C riado por A dm inistrador

W :\5* TURMA\D IPO D\BALCÃO\certidão e conclusão 05.doc

00.000.00

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Coordenadoria da Quinta Turma

REQUISIÇÃO DE AUTOS DE PROCESSOS CONCLUSOS(RESOLUÇÃO/PRESI 600-13 de 07/04/2009, art. 33, § 3o)

Data da requisição: 7 ^ / ^ l > /,-V

Requerente: -7 L&*\J /— cS . s

OABiM L n° Jí2£3_Z^Telefones para contato: ( f f ) ^ e (J&_) /'C/S"‘7

Reiator(a):(jc^Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA ( ) Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE ( ) Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA

Processo(s):

1) Z o o * ' 3 ^ . O O , 0 3 0 3 * '* - 6 2)______________________________

3 )_________________________________ 4)__________________________________

5 )_________________________________ 6)__________________________________

Finalidade:

(^TCópia( ) Vista dos autos na Coordenadoria ( ) Outros:________________________________________

Observações:1a) Os autos do(s) processo(s) acima indicado(s) será(ão) requisitado(s) ao gabinete e a disponibilidade do(s) mesmo(s) na Coordenadoria poderá ser acompanhada mediante consulta processual no site do Tribunal (descrição da movimentação: “Processo recebido no(a) Quinta Turma”);2a) Os autos permanecerão na Coordenadoria à disposição do requerente, caso não sejam requisitados pelo(a) Relator(a), pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 3a) Decorrido o prazo, será certificada a inércia do(a) requisitante e serão os autos conclusos ao(à) Relator(a).

Uso interno:Processo(s) solicitado(s) ao gabinete, via ( ) sistema ( ) e-maii ( ) telefone, em / /________, por________________________, à s _____h____ .

TRC-1* REGIÃO/IMP 15-02-04Criado por tr86003

WA5* TURMA\DIPOn\BALCÃO\Requisição de processos para cópia.doc