Año XXXIII – Número 2803intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2803.pdf · 2.1. El 28 de abril de 201 O, Unomedical A/S solicitó el registro de la marca UNOMEDICAL

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Año XXXIII – Número 2803

Lima, 12 de setiembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 569-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00154 Referencia: Marcas UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL................................. 2

PROCESO 571-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00386 Referencia: Marca AVAL (mixta) y familia de marcas AVAL .......................................................................................... 29

PROCESO 579-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00485 Referencia: Marcas DERMESO y AM ARMESSO....... ......... 55

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

569-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia)

2012-00154

Marcas UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 3511, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2012-00154.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

1.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

UNIÓN MEDICAL S.A.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC}, República de Colombia.

1

GACETA OFICIAL 12/09/2016 2 de 81

Tercero interesado:

2. Hechos relevantes

UNOMEDICAL A/S

2.1. El 28 de abril de 201 O, Unomedical A/S solicitó el registro de la marca UNOMEDICAL (mixta) para distinguir productos1 comprendidos en la clase 10 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza)2

•

1

�,. .-._-,, UnomedrcaJ

2.2. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Unión Medical S.A. formuló oposición en virtud de la titularidad de las marcas UM UNIÓN MEDICAL (mixtas), previamente registradas para distinguir productos comprendidos en las clases 103 y 254 de la Clasificación Internacional de Niza.

1 ·Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, oJos ydientes artificiales; artlculos ortopédicos; material de sutura, especialmente, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; dispositivos de autotransfusión, principalmente equipos de autotransfusión para el manejo y el monitoreo de liquidas; dispositivos médicos de drenaje, principalmente, de drenaje para el cuidado de la herida y los dispositivos de drenaje para drenar líquidos de las cavidades del cuerpo; cánulas, principalmente, trocares, cánulas para el oxigeno, cánulas para cirugla oftalmológica; receptáculos para la colección de excremento humano, principalmente, bolsas para piernas, bolsas para la cama, bolsas para la orina, tubos duodenales, tubos para el estómago, tubos endotraqueales y traqueales, tubos de oxigeno, electrodos ECG y electrodos para propósitos médicos, dispositivos para el lavado de cavidades corporales, principalmente cepillos para la limpieza de las cavidades corporales; guantes para propósito médicos; inhaladores, siendo dispositivos inhaladores para terapias de oxigeno y aerosol; catéteres, principalmente catéteres para la uretra, catéteres para el oxigeno, tubos de alimentación, catéteres Foley, catéteres percutáneos, catéteres PVC, catéteres para el recto, catéteres de succión ... •

2 Expediente administrativo 10-50241.

3 Aparatos acústicos para personas sordas, agujas de uso médico, almohadas de aire, colchones deaíre para uso médico, aparatos terapéuticos, aparatos de análisis para uso médico, aparatos de anestesia, bacinillas higiénicas, biberones, aparatos ortopédicos, camas construidas especialmente para cui- dados médicos, aparatos médicos para ejercicios corporales, cuchlllerla quirúrgica, aparatos e instrumentos dentales, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, estetoscopios, férulas, incubadoras, láser para uso médico, aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo, maletines especiales para instrumentos médicos, mesas de operación, aparatos de radiologla, aparatos e instrumentos para la producción de rayos x, recipientes para la aplicación de medicamentos, aparatos para respiración artificial, sondas.

4 Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, camisas, pan talones, faldas, chaquetas, guantes,lencería interior, impermeables, medias, para uso hospltalario, cllnico e industrial; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos, para uso hospitalario, cllnico e industrial.

2


----

-�.�-Unlon Meclk:al S.A. e11c.•••••u• 11,••c••

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2.3. Dentro del plazo concedido para tal efecto, Unomedical A/S dio respuesta a la oposición, argumentando la distintividad de las marcas confrontadas por tratarse de una expresión y gráfica previamente registradas, que han coexistido pacíficamente con las marcas opositoras.

2.4. El 22 de diciembre de 2010, mediante Resolución 71325, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la demanda de oposición y concedió el registro solicitado.

2.5. Unión Medical S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 71325.

2.6. El 15 de marzo de 2011, mediante Resolución 13144, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 71325.

2. 7. El 28 de julio de 2011, mediante Resolución 40597, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 71325.

2.8. Unión Medical S.A. interpuso demanda de nulidad en contra las Resoluciones 71325, 13144 y 40597, demanda que fue admitida a trámite el 13 de junio de 2013.

2.9. El 19 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la demanda

3.1.

Unión Medical S.A. presentó demanda en la que expuso los siguientesargumentos:

La marca solicitada para registro UNOMEDICAL (mixta) y concedidaindebidamente por la SIC, para distinguir productos en la clase 1 O, essusceptible de producir confusión con la marca UM UNIÓN MEDICAL(mixta), previamente registrada a favor de Unión Medical S.A., paraidentificar productos idénticos en la clase 1 O.

3


3.2. Al corresponder la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta) a una marca evocativa y registrable cuya protección se debe extender a sus aspectos intrínsecos y extrínsecos, estaba la SIC en la obligación de denegar la marca UNOMEDICAL (mixta). Al no hacerlo, desconoció los derechos previamente adquiridos por Unión Medical S.A. y, por lo tanto, la marca registrada a favor de Unomedical A/S se encuentra incursa en causal de nulidad.

3.3. Resulta evidente la relación de conexión entre los productos en la clase 1 O y la actividad de comercio realizada por Unión Medical S.A. En consecuencia, la marca UNOMEDICAL (mixta) se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto es prácticamente idéntica al nombre comercial UNIÓN MEDICAL y su uso en el comercio para identificar productos en la clase 1 O causa necesaria confusión con los servicios prestados bajo el nombre comercial UNIÓN MEDICAL.

3.4. Unión Medical S.A., por una parte, ha hecho uso del nombre comercial UNIÓN MEDICAL desde el año 2003. Por otra parte, ha venido comercializando sus productos a través de establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial UNIÓN MEDICAL y, hasta el momento, tal uso no ha cesado en el tiempo. En virtud de lo anterior, se le debe otorgar la protección en los términos previstos en la Decisión 486.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que:

a) El signo solicitado a registro es una marca de fantasía, debido aque identifica el producto o servicio a través de más de una letra,dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y notiene significado conocido, recordando que las marcas con másfuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía,por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.

b) Se observa que las diferencias gráficas y visuales entre las marcasson evidentes y a la vista del consumidor es fácil determinar que lamarca solicitada es una marca única, que debido a su relaciónexclusiva con el producto que se comercializa no puede generarconfusión.

e) Si bien los signos comparten la misma expresión MEDICAL, talcomo se señaló en el acto recurrido, la confundibilidad de losmismos no podría recaer sobre éste ya que la misma es de usonecesario frente a los productos o servicios relacionados con elsector de la salud, no siendo susceptible de apropiación alguna enexclusiva por parte de un empresario. Por tal razón, se debe

4


prescindir del mismo al momento del estudio dado que no puede ser la razón fundamental para denegar la marca (foja 75}.

d} Aclarando lo anterior, se tiene que respecto de los elementos queforman parte de los signos, esto es, UNO y UNIÓN, la SIC encontróque no existe riesgo de confusión en el campo fonético, ortográficoy conceptual, dado que cada uno emite ideas diferentes. En el casodel signo solicitado UNO MEDICAL (mixto}, "uno" indica que algono está dividido en sí mismo y, por el contrario, las marcasregistradas, hacen referencia a "unión", la acción o efecto de unirse.

e} Teniendo en cuenta entonces que los signos cotejados contienenuna expresión de uso común, resultan débiles frente a los demásque la incluyan, aunque sus titulares podrán exigir que estospresenten desinencias u otros componentes que sirvan paradiferenciarlo claramente de sus marcas (fojas 76}.

f} En el campo visual, se evidencia que los signos difieren ya que elsigno solicitado utiliza una figura característica evocando unhombre con los brazos abiertos y en el caso de las marcaspreviamente registradas predominan dentro del conjunto de lamarca las letras "UM" en gran tamaño, permitiendo diferenciar lossignos en el mercado sin caer en riesgo de confusión alguno, yaque resultan de mayor entidad sus diferencias que sus semejanzas.

4.2. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado en el proceso interno.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de losArtículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

2. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 146 de la citadanormativa por no considerarse pertinentes para la resolución del casoconcreto. Procede la interpretación del Artículo 136 de la mismaDecisión únicamente respecto de los literales a}, b} y d)5

•

5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;


3. De oficio, se interpretarán los Artículos 190 y 191 de la citada Decisión6,

por cuanto el demandante, Unión Medical S.A., manifiesta haber usadola denominación UNIÓN MEDICAL como nombre comercial desde elaño 2003, respecto del cual la marca solicitada UNOMEDICAL (mixta)resulta -según aduce- prácticamente idéntica, encontrándose incursaen la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Articulo136 de la Decisión 486.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. El nombre comercial.3. La enseña comercial.4. Comparación entre signos mixtos.5. Palabras descriptivas o de uso común en la clase 1 O (MEDICAL}.6. La coexistencia de hecho.7. Conexión competitiva entre productos en la clase 1 O y 25.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a unrótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgode confusión o de asociación;

(.. . ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las

circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando elsolicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamenteautorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero;

, ... r.


"Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las

personas jurfdicas, pudiendo ambas coexistir.•

"Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o de/ establecimiento que lo usa."

6


1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca UNOMEDICAL (mixta}, solicitada por Unomedicaf A/S, y fa marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta), registrada a favor de Unión Medical S.A., sobre la base de la cual se presentó tanto la oposición al registro como la demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones administrativas expedidas por la SIC.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. . . )"

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7

•

7

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

7


1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para Juego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión {directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados8

•

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia9

•

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan10•

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante 11.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12

8

9

1(J

11

12

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6.

/bid.

Asl, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12.

/bid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

8


'

1.6.

13

14

15

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria13

. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles14

• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz15

•

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudíciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ LancasterGroup, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemanía, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artlculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento•, en el cual el T JCE desestrmó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de el/o que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

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1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor16

•

1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir17• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registra bles 18•

1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. El nombre comercial.

2.1. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que Unión Medica! S.A. manifiesta haber usado la denominación UNIÓN MEDJCAL como nombre comercial desde el año 2003, respecto del cual la marca solicitada UNOMEDICAL (mixta) resulta -según aduce- prácticamente idéntica, encontrándose incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 48619•

2.2.

16

17

18

\9

Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40-I P-2013:

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de ¡utio de 2015.

Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

El objeto social de Unión Medica! S.A. es el siguiente: ·Fabricación, comercialización y transfonnación de vestuario e implementos texUles para uso hospitalario clínico e industrial, y productos asépticos y afines· (Fojas 53-54).

10


"El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividadempresarial de un comerciante determinado. 20

• Si bien la norma hace referencia a /os establecimientos decomercio, esto se debe a un problema conceptual. El signodistintivo que identifica los establecimientos de comercio es laenseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de laDecisión 486. En consecuencia, la norma incurre en unaimprecisión( ... ).

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial,es decir, identificar sus diferentes actividades empresarialescon diversos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de /a razón social dela persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, uncomerciante puede tener una razón social y un nombrecomercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno omuchos nombres comerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que larazón o denominación social es única; es decir, uncomerciante puede tener muchos nombres comerciales, perosólo una razón social."

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

2.3. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

20 SI bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el tltulo XI de la Decisión 486.

11


a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto,quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivode derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercialpuede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como unaprueba total del mismo.

b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre unnombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real yefectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su-prueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores ( ... ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ... ) /as pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con /as actividades económicas para las cuales se pretende el registro."21

c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de unnombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de unsigno idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signopuede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el públicoconsumidor.

d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombrecomercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar,podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo deconfusión o de asociación.

2.5. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcarlo, donde el derecho surge del registro, el de protección del

21 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000.

12


nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

2.6. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

2. 7. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por unlado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados22

•

2.8. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.9. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Protección en relación con signos idénticos y similares

2.1 O. El Artículo 136, literal b ), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

2.11. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar

22 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP-2014.

13


riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.

2.12. Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.

2.13. Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:23

a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) comoextrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombrecomercial o social, una marca u otro signo previamente usado oregistrado por un tercero). El nombre comercial no debe serconfundible con otro previamente usado ni con una marcaregistrada u otros signos que puedan servir de fundamento parauna oposición.

b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no estéconstituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenascostumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravengael principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión,asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signosdistintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros).

2.15. Finalmente, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:24

23

24

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99; citada en el Proceso 36-IP-99 de B de octubre de 1999, pp. 13-14.

/bid.

14


a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que seidentifica debe realizarse por parte de su propietario;

b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esferaprivada;

c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y,

d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que elnombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debeser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio porinventarios).

2.16. En el presente caso, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos el nombre comercial cuyo uso previo se alega, se debe verificar si el nombre comercial opositor UNIÓN MEDICAL, de titularidad de Unión Medical S.A., ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro, para así verificar la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca UNOMEDICAL (mixta), a efectos de tomarlo en cuenta en el posterior cotejo entre los signos involucrados.

3. La enseña comercial.

3.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud de que Unión Medica! S.A. aduce que comercializa sus productos a través de establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial UNIÓN MEDICAL desde el 2003 y, hasta el momento, tal uso no ha cesado en el tiempo.

3.2. Si bien la Decisión 486 no provee ningún concepto sobre la enseña comercial, el Tribunal ha desarrollado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial. De esta manera, sobre la base de lo desarrollado previamente por la doctrina ha manifestado que: "La enseña comercial se ha entendido como aquel signa distintiva que se utiliza para identificar un establecimiento mercantif'25

.

3.3. El anterior concepto de enseña comercial se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que este se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

3.4. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad

25 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. "Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, p. 127.

15


comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que "la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incu"ió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 19a'26

•

3.5. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, es preciso destacar la remisión realizada a través del Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, estableciendo que la misma se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.

3.6. En el caso concreto, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos la enseña comercial cuyo uso previo alega Unión Medica! S.A., se debe verificar si la enseña comercial opositora UNIÓN MEDICAL, ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro.

4. Comparación entre signos mixtos.

4.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca UNOMEDICAL {mixta), concedida a favor de Unomedical A/S, como los signos opositores UM UNIÓN MEDICAL {mixto) y UNIÓN MEDICAL (mixtos), de titularidad de Unión Medica! S.A., son mixtos.

4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

4.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión27

; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

26

27

Asl, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, p.17.

Véase, a titulo referencíal, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de Julio de 2015, p. 10.

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4.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:28

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:29

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las silabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podríaser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

4.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el

28

29

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

17


riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca UNOMEDICAL {mixta), solicitada por Unomedical A/S, y los signos UM UNIÓN MEDICAL {mixto) y UNIÓN MEDICAL {mixtos), de titularidad de Unión Medical S.A.

5. Palabras descriptivas y de uso común en la clase 10 {MEDICAL).

5.1. En el escrito mediante el cual contestó a la demanda, la SIC afirma que, si bien los signos comparten la misma expresión MEDICAL, la confundibilidad de los mismos no podría recaer sobre dicha palabra, por cuanto la misma es de uso necesario frente a los productos o servicios relacionados con el sector de la salud, no siendo susceptible de apropiación alguna en exclusiva por parte de un empresario, por lo que se debe prescindir de la misma en el respectivo cotejo entre los signos involucrados, ya que no puede ser la razón fundamental para denegar la marca {folio 75).

5.2. Adicionalmente, aduce Jo siguiente: "Teniendo en cuenta entonces que los signos cotejados contienen una expresión de uso común, resultan débiles frente a los demás que la incluyan, aunque sus titulares podrán exigir que estos presenten desinencias u otros componentes que sirvan para diferenciar/o claramente de sus marcas" {fojas 76). Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto precedentemente.

5.3. Los literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disponen lo siguiente:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (. . . ) e) Consistan exclusivamente en un signa o indicación que pueda

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfica, la época deproducción u otros datos, características o informaciones delos productos o de los servicios para /os cuales ha de usarsedicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios;

(. . . ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

(. . . )".

5.4. Como se desprende de las citadas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones descriptivas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados, siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con tales características no puede impedir la utilización del elemento

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descriptivo o de uso común por parte de terceros y, por lo tanto, su marca será considerada débi13º

.

5.5. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la citada prohibición, no podrá ser registrado.

5.6. El fundamento de las prohibiciones analizadas reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común, por cuanto el registro de un signo que contenga tales elementos conferiria a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

5.7. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras descriptivas o de uso común que pertenecen al dominio público puedan ser apropiadas por un único titular de marca, porque al ser vocablos descriptivos o usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Tal impedimento constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de un solo competidor.

5.8. En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las palabras descriptivas o de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad deberá buscarse en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo.

5.9. Adicionalmente, es preciso tomar en consideración que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tomado banal "por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro"31

•

5.10. Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

30

31

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 11 O-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, p. 8.

BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Gulllermo, "Derecho de Marcas", Tomo 11, Madrid, 1984, pp. 78-79.

19


En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter descriptivo o de uso común, o si evoca de manera próxima una cualidad del producto o servicio que se distingue, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades32

•

5.11. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario( ... ). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente"33

5.12. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrínsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la palabra de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto tales palabras deben ser excluidas del cotejo de marcas34

•

5.13. En el caso concreto, corresponde determinar si la denominación MEDICAL de los signos en conflicto comporta propiamente un elemento descriptivo o de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo, teniendo en cuenta que ciertos prefijos tienen un nexo directo y concreto con los productos de uso médico y con los servicios provistos en el sector médico o relacionados con este sector, dado que hacen referencia al campo de la medicina o la salud, por cuanto constituye la raíz esencial de numerosos términos ligados al

32

33

34

Véase, al respecto, la interpretación prejudlcial pronunciada dentro del Proceso 99-IP-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10; citada en el Proceso 30-IP-2013, p. 7.

OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas•. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp.191-192; citado en el Proceso 99-IP-2004, p.10.

A este respecto, Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas as/ configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las parllculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles·. OTAMENDI Jorge. "Derecho de Marcas". Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.

20


dominio médico35. Posteriormente, se deberá verificar que se realizó el

cotejo excluyendo las respectivas palabras descriptivas o de uso común.

6. La coexistencia de hecho.

6.1. Como Unomedical A/S alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto (fojas 11 ), se abordará el tema propuesto, siguiendo la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha plasmado al respecto36

•

6.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellas.

6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

6.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

6.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años aporta evidencia, desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de los consumidores no hubo riesgo de confusión entre los signos.

6.6. En ese sentido, si bien la coexistencia pacífica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, sí es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión.

7. Conexión competitiva entre productos en las clases 10 y 25.

35

36

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) de 12 dejullo de 2012, madi GmbH & Co. KG c/OAMI, asuntoT-470/09, en relación a la descriptividad del prefijo MEDI, apartados 23-26 y 34.

Véase, por ejemplo, la interpre tación prejudicial expedida el 12 de marzo de 2003 dentro del Proceso 15-IP-2013, y la emitida el 29 de septiembre de 2010 dentro del Proceso 97-IP-2010.

21


7.1.

7.2.

37

38

39

40

Unión Medical S.A. solicitó el registro del signo UNOMEDICAL (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 1037 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen productos contenidos en las clases 1038 y 2539 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48640

•

"Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, especialmente, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; dispositivos de autotransfusión, principalmente equipos de autotransfusión para el manejo y el monitoreo de líquidos; dispositivos médicos de drenaje, principalmente, de drenaje para el cuidado de la herida y los dispositivos de drenaje para drenar líquidos de las cavidades del cuerpo; cánulas, principalmente, trocares, cánulas para el oxigeno, cánulas para cirugía oftalmológica; receptáculos para la colección de excremento humano, principalmente, bolsas para piernas, bolsas para la cama, bolsas para la orina, tubos duodenales, tubos para el estómago, tubos endotraqueales y traqueales, tubos de oxigeno, electrodos ECG y electrodos para propósitos médicos, dispositivos para el lavado de cavidades corporales, principalmente cepillos para la limpieza de las cavidades corporales; guantes para propósito médicos: inhaladores, siendo dispositivos lnhaladores para terapias de oxígeno y aerosol; catéteres, principalmente catéteres para la uretra, catéteres para el oxígeno, tubos de alimentación, catéteres Foley, catéteres percutáneos, catéteres PVC, catéteres para el recto, catéteres de succlón .. :

Aparatos acústicos para personas sordas, agujas de uso médico, almohadas de aire, colchones de aire para uso médico, aparatos terapéuticos, aparatos de análisis para uso médico, aparatos de anestesia, bacinillas higiénicas, biberones, aparatos ortopédicos, camas construidas especialmente para cui- dados médicos, aparatos médicos para ejercicios corporales, cuchillerla quirúrgica, aparatos e Instrumentos dentales, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, estetoscopios, férulas, incubadoras, láser para uso médico, aparatos para limpiar las cavldades del cuerpo, maletines especiales para instrumentos médicos, mesas de operación, aparatos de radiología, aparatos e instrumentos para la producción de rayos x, recipientes para la aplicación de medicamentos, aparatos para respiración artificial, sondas.

Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, camisas, pan talones, faldas, chaquetas, guantes, lencería interior, impermeables, medias, para uso hospitalario, cllnico e Industrial: calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos, para uso hospitalario, clínico e Industrial.

Decisión 486 de la Comíslón de la Comunidad Andina. -

�Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para elRegistro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Níza del 15 de junio de 1957, con susmodificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. �

(Subrayado por fuera del texto).

22


7.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a �na misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes41

•

7.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por si mismos-sin la concurrencia de otros indiciospara la determinación de la similitud entre productos o servicios:

41

42

43

44

45

a} Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza42

.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos oservicios en una misma clase no resulta determinante a efectos deestablecer la conexión competitiva entre los productos o serviciosobjeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signoscomparados distingan productos o servicios pertenecientes acategorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a unamisma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y decomercialización, asi como los medios de publicidad empleadospara tales fines43, la tecnología empleada, la finalidad o función44,

el mismo género, la misma naturaleza de los productos oservicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios45•

En ese senUdo, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emiUdas dentro del Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Los productos son similares sl se puede presumir que recurren a un mismo "know-how" de fabricación y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnstitut Féderal de la Propriété lntellectuelle), "Directivas en maUére des marques", Berna, 2014, p. 178.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de JusUcia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMI - Hubert AmpferlDr. lng. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: ·un factor entre muchos otros. como la naturaleza. la

23


47

48

49

50

Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios46

•

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva47

• De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva48

•

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios49.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro5º

.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los

utilización o /os canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos· (Subrayado por fuera del texto}.

En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio, a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principio de Especialidad.

Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podrla darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Esto es, tomando en cuenta las caracterfsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. B; en la cual se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carios. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

24


51

52

productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro51

• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o serv1c1os, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos52

•

En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: ·Et efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul yRobin WELLS. ·introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247.

Al respecto, cabe citar, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23:

·22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo,no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relaciónentre los productos de que se trata, en particular el 01iqen1 la comercialización. los canales dedistribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, enla parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó laapreciación de la Sala de Recurso según la cual /os productos de que se trata son similaresdebido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esasentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especfficamente en ese contextono podían desvirtuar tal apreciación.

23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o /os canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar. por sf mismo, la existencia de dicha similitud.ft


25


•

competitiva entre tales productos o servicios. En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitiva53.

7.5. Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto54 .

7 .6. En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa}, en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente55.

7.7. En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios56

.

7.8. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva57

•

7.9. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir la marca solicitado UNOMEDICAL (mixta} y

53

54

55

56

57

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Sulza, Op. Cit.

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

/bid., p. 179.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

/bid.

26


•

los productos de las clases 1 O y 25 de la referida Clasificación quedistinguen las marcas opositoras.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinadeja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por elTribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00154, la que deberáadoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto enel Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de suEstatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

&(. b Cecilia Luisa Aylr?na:nteros

MAGISTRADA

ira GómezApaGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente inte · · rejudicial el Presidente y el Secretario.

---

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presenteinterpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina parasu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

27




Proceso:

Asunto:

Consultante:


Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

571-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia

2010-00386

Marca AVAL (mixta} y familia de marcas AVAL

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

El Oficio 3503, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial los Artículos 128, 135, 136 literal h} y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2010-00386.


A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

1


Demandado:

Tercero interesado:

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

INTRADEVCO INDUSTRIAS S.A.


2.1. El 21 de febrero de 2003, lntradevco Industrias S.A. solicitó1 el registro de la marca AVAL (mixta) para distinguir "desodorantes de uso personal" en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. presentó oposición con fundamento en la similitud con la familia de marcas AVAL, para distinguir servicios comprendidos en las clases 353, 364 y 385 de la Clasificación

2

3

4

5

Expediente administrativo 03-014880.

Desodorantes para uso personal.

Servicios de exportaciones e Importaciones; servicios de información, organización, dirección y asistencia de negocios; servicios de gestión de negocios; servicios de asesorfas y asistencia en material comercial e industrial; servicios de ayuda, asesorfa y asistencia en la explotación y/o la dirección de empresas industriales o comerciales; estudios de mercados y de negocios, verificaciones de cuentas, elaboración de declaraciones fiscales, información, informes, peritaje, investigaciones y servicios de asesorfa para la organización dirección y gestión de negocios; y todos los demás servicios relacionados con la administración comercial y gestión de negocios comerciales.

Servicios financieros, análisis y transacciones financieras, estimaciones, consulta en materia financiera, información y negocios financieros; corretaje y cotización en bolsa, emisión de bonos de valores, constitución e inversión de capitales y de fondos; servicios de financiamiento y

fiduciarios; servicios de estimaciones y peritajes fiscales; servicios monetarios, de créditos, de administración de dinero y de ahorro; servicios de arrendamiento de créditos, negocios, negocios y consulta bancarias, operaciones de cambio, de compensación, operaciones monetarias, administración de fortunas, de depósitos de valores, de cobro de deuda, de colocación de fondos; servicios de factoring, servicios de transferencias electrónicas de fondos, cajas de pensión; servicios de consulta e información en materia de seguros, de constitución de fianzas, garantfas, servicios de corretaje en materia de seguros, servicios de seguros marlUmos, de enfermedad, de vida, de incendio y todos los demás servicios relacionados con los negocios financieros, monetarios y de seguros.

Portal de intemet que brindara, entre otros, servicios financieros, análisis y transacciones financieras, estimaciones, consultas en materia financiera, información y negocios financieros; corretaje y cotización? en bolsa, emisión? de bonos valores, constitución e inversión de capitales y de fondos; servicios de financiamiento y fiduciarios; servicios de estimaciones y peritajes fiscales; servicios monetarios, de créditos, de administración de dinero y ahorro; servicio de Arrendamiento de créditos; negocios y consultas bancarias, operaciones de cambio, de

2


Internacional de Niza, así como en la notoriedad de las marcas GRUPO AVAL, fundamentando su oposición en el literal h} del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás concordantes, por cuanto considera que el signo solicitado es similar desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético a las marcas que a continuación se detallan:

Marca Clase Gráfica Certificado

GRUPO AVAL 35

�• 211935

{mixta)

AVAL GRUPO AVAL 35 DenominaUva 220449

GRUPO AVAL 36

ORVPO�

211932

(mixta)

AVAL GRUPO AVAL 35 DenominaUva 220502

AVALNET 35 Denominativa 315226

AVALNET 36 DenominaUva 262662

AVALNET 38 Denominativa 264745

AVALMAS 36 221517

�o �o

AJA.&;í� �

ALIANZA AVAL 35 Denomina Uva 11836

ALIANZA AVAL 35 Denominativa 213266

ALIANZA AVAL 35

AU��

211933

AVAL CERTIAVAL 36 256326

T � CERTIAVAL<�

\p/'�

2.1. El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 50812, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC} declaró infundada la oposición y otorgó el registro de la marca AVAL (mixta}, al no encontrar "un punto de conexión que permita estimar que, a pesar de que se demostrase la notoriedad de las marcas opositoras, al encontrar en el mercado desodorantes para uso personal denominados A VAL, el consumidor pueda asociar/os a

compensación, operaciones monetarias, administración de fortunas, de depósitos de valores, de cobro de deuda, de colocación de fondos; servicios de factoring, servicios de transferencia eléctrica de fondos, cajas de pensión; servicios en consulta e información en materia de seguros, de constitución de fianzas, garantlas, servicios de corretaje en materia de seguros, servicios de seguros marítimos, de enfermedad, de vida, de Incendio y todos los demás servicios en cuanto a negocios financieros se refiere, monetarios y de seguros.

3


servicios monetarios y financieros A VAL, o con el empresario que /os produce, pues se trata de productos en extremo disímiles" (Fj. 16).

2.2. Grupo Aval Acciones y Valores S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 50812.

2.3. El 27 de noviembre de 2009, mediante Resolución 60784, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 50812.

2.4. El 26 de marzo de 201 O, mediante Resolución 17985, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión impugnada.

2.5. Grupo Aval Acciones y Valores S.A. interpuso acción de nulidad relativa en contra las resoluciones 50812, 60784 y 17985, la cual fue admitida a trámite el 28 de febrero de 2011.

2.6. El 20 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emita la interpretación prejudicial de los Artículos 128, 135, 136 literal h) y 154 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la acción de nulidad

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. interpuso acción de nulidad relativa bajo los siguientes argumentos:

3.1. Si bien la SIC reconoció que el signo solicitado AVAL (mixto) es similar a las marcas notorias GRUPO AVAL, consideró que la solicitud presentada, no incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal h) de la Decisión 486, al amparar desodorantes, los cuales no tienen ningún tipo de relación con servicios financieros.

3.2. La autoridad no aplicó de manera correcta la norma comunitaria, toda vez que, el referido Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 establece que la irregistrabilidad se dará aún, respecto de cualquier producto o servicio que se pretenda registrar en tanto que uno de los objetivos es preservar el carácter distintivo de la marca notoria, evitando que se pierda o se diluya su fuerza distintiva.

3.3. Las pruebas aportadas dentro del expediente administrativo dan cuenta del alcance y reconocimiento de la marca GRUPO AVAL en Colombia desde 1997, incluyendo las grandes inversiones publicitarias: dicha marca identifica a uno de los grupos económicos más importantes del país, conocido por comercializar servicios que son usados por la mayoría de las personas, que trasciende al ámbito general de la comunidad, y no se limita al campo de los servicios bancarios.

4


3.4. El signo GRUPO AVAL fue una marca notoria en el año 2003, y lo sigue siendo. Los signos de GRUPO AVAL no sólo que son notorios, sino que además ostentan la calidad de marcas de alto renombre o marcas renombradas, al ser signos de alto posicionamiento en el mercado.

3.5. La marca GRUPO AVAL, logró obtener y consolidar un reconocimiento en la mente del consumidor y un posicionamiento de importantes dimensiones no solo en el mercado financiero, razón por la que, el uso del signo AVAL {mixto) puede dar lugar a una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca GRUPO AVAL, independientemente de los productos que se identifiquen.

3.6. Al ser marcas renombradas, los servicios y actividades que se desarrollan a diferencia de otros productos o servicios, son requeridos por la generalidad de los consumidores, lo que hace que el renombre de los signos de GRUPO AVAL, se halle extendido a todos los campos del mercado.

3. 7. El consumidor fácilmente asociará el signo AVAL de desodorantes conlas marcas de GRUPO AVAL, creyendo erróneamente que han incursionado en un campo comercial diferente, lo cual genera un riesgo enorme de confusión y de asociación, produciendo un menoscabo de la fuerza distintiva de las marcas renombradas AVAL.

3.8. Al hacer un simple ejercicio en el motor de búsqueda Google, la expresión GRUPO AVAL arroja más de 1 '080.000 referencias o resultados, en toda clase de sitios web, no sólo en sitios de banca y finanzas, lo cual es una clara muestra de las dimensiones de popularidad y renombre que presentan las marcas de la familia AVAL.


4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo:

a) Con relación al principio de especialidad, éste confiere derechossólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitudde registro; es decir, que los derechos exclusivos que otorga unamarca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho demarcas, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sidoregistrada, por tanto, el titular de una marca no puede, en principio,solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marcasemejante o igual destinada a distinguir artículos o serviciosdistintos.

b) El signo solicitado AVAL {mixto) pretende distinguir productos de laclase 3, tales como "desodorantes para uso personal", los queusualmente se compran en supermercados, farmacias u otros

5


establecimientos comerciales como estos: por su parte, la marca opositora GRUPO AVAL está registrada para distinguir los servicios comprendidos en las clases 35 y 36, relativos a exportaciones e importaciones, gestión de negocios, asesorías y asistencia comercial e industrial, servicios financieros, análisis y transacciones financieras, información y negocios financieros, entre otros.

c) Los servicios vinculados al mercado financiero, bursátil yeconómico, son totalmente distintos a los productos identificadoscon la marca AVAL (mixta), por lo que, al comparar los productosde la solicitud y los servicios amparados por la marca opositora, laDivisión de Signos Distintivos consideró que los mismos no serelacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciables parael consumidor. Estos productos no comparten una mismanaturaleza o finalidad, sus características propias y sus finalidadesson fácilmente distinguidas por los consumidores de cada Artículo.

4.2. lntradevco Industrias S.A., tercero interesado en el proceso interno, contestó lo siguiente:

a) La marca concedida por la autoridad identifica productos de la clase3 de la Clasificación Internacional de Niza, en particulardesodorantes para uso personal, enfocándose a un nicho deconsumidores distinto a servicios financieros.

b) El Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ampara a los signosnotoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de lossignos confundibles con éstos siempre y cuando se empleen paralos mismos productos o servicios similares, evitándose la confusióndirecta y la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación.

c) Las marcas del demandante no pueden ser consideradas de altorenombre o renombradas, dado que el grado de conocimiento quetienen los consumidores del tipo de productos (servicios financierosy de banca de inversión) que se distingue con ellas, no trasciendeotros mercados o sectores económicos fuera del sector financiero,el cual implica una cualificación por parte de los consumidores.

d) La apreciación del riesgo de confusión debe realizarse desde laóptica del consumidor especializado en los casos de bienes deconsumo selectivo, tales como los servicios de seguros ofinancieros. Con ello, la noción de consumidor medio se diluye y,por tanto, el mercado al cual van dirigidos los productos serestringe, tal y como se puede apreciar en las pruebas aportadaspor el demandante, las cuales evidencian un grado alto deespecialización en el sector económico.

� 6

hl


(

e) Como quiera que las marcas del demandante no tienen un grado de conocimiento que vaya más allá del conocimiento de los consumidores pertenecientes al sector financiero o servicios relacionados con el sector financiero, las marcas del demandante no tienen prestigio para productos como "desodorantes para uso personal", por lo que no es posible alegar riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas opositoras.


1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de losArtículos 128, 135, 136 literal h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. No procede la interpretación del Artículo 128 de la Decisión 486 porcuanto la protección objeto de la presente controversia no recae sobre un derecho de diseño industrial sino sobre un derecho de marcas. No procede la interpretación del Artículo 135 de la citada normativa debido a que no se alega una causal de irregistrabilidad absoluta, sino una relativa, por afectación a intereses de terceros. No procede la interpretación del Artículo 154 de la misma Decisión en virtud de que no es directamente aplicable para resolver el caso bajo estudio. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literal h) 6

•

3. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal a), 224, 228 y 229 dela citada Decisión7

, por cuanto el demandante, Grupo Aval Acciones y Valores S.A., alega la notoriedad de su marca GRUPO AVAL.


7

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( . .. ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese terceroo con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

(... )".

• Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.w

7



1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.3. Comparación entre signos mixtos.4. Familia de marcas.5. La marca notoriamente conocida y su prueba.6. Conexión competitiva entre productos en la clase 3 y servicios en las

clases 35 y 36.



• Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a)

b)

e)

d)

e)

f) g) h)

i)

j) k)

el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero:

• Articulo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) b)

c)

no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o,

no sea notoriamente conocido en el extranjero:

8


1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo AVAL (mixto}, solicitado por lntradevco Industrias S.A., y las marcas pertenecientes a la familia de marcas AVAL (mixtas y denominativas}, registradas a favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquel/os signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para /os

mismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. . . )".

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor8.

e

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.



9


1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión {directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados9

•

b) Ortográfica {gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia10 .

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan11 •

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante 12.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:13

9

10

11

12

13

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

lbld.

Asl, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

lbld.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

10


1.6.

14

15

16

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo:esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que Jo haráen momentos diferentes.



En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria14

• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse aexaminar los diferentes detalles15

• Adicionalmente, su nivel de atenciónpuede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz16

•

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (AUXlR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars•, asunto C-470193, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220198, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulas 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

11


1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

17

18

19

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor17

•

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la cortespondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir18

. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser peñectamente registrables19

.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca AVAL (mixta), solicitada por lntradevco Industrias S.A., y de las marcas GRUPO AVAL, AVALNET y ALIANZA AVAL (denominativas), registradas a favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y unos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.


En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

Asl, Ja interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-lP-2015, ya citado.

12


2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso20

.

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

20

21

22

23

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a IF1 confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial21

, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en elriesgo de confusión22

.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas parael cotejo de signos denominativos:23

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y del Proceso 178-IP-2015, p. 10.

Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p.10.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión". Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, caracterlstica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.


13


(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

2.5. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras24

, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:25

24

25

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 12-IP-2014, p.10.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 12.

14


f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de unamarca derivada, o es el elemento que conforma una familia demarcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otrasituación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera,determinar la relevancia en el conjunto.

2.6. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos AVAL (mixto) y GRUPO AVAL, AVALNET y ALIANZA AVAL (denominativos). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.


3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo AVAL (mixto), solicitado por lntradevco Industrias S.A., como las marcas opositoras GRUPO AVAL (mixtas), pertenecientes a Grupo Aval Acciones y Valores S.A., son mixtas.


3.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión26

; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

26 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

15




b} El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.


3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con fas siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:28

3.4.

27

28

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las sílabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.


c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada fa marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo

Véase, en ese sentido, la lnterprelación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.


16


�

�t

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

5.1.

29

JO

31

AVAL (mixto), solicitado por lntradevco Industrias S.A., y las marcas GRUPO AVAL (mixtas), registradas a favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Familia de marcas.

La opositora, ahora demandante, fundó su opos1c1on en la confundibilidad con las marcas pertenecientes a la familia de marcas AVAL (mixtas y denominativas). Por lo tanto, el Tribunal estima necesario abordar el presente tema.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial29

•

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en estas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o servicios, por lo que sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo30

•

En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común31

•

En el caso concreto, se debe determinar si la expresión AVAL supone la base sobre la cual se genera la familia de marcas en favor de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. o si, por el contrario, se trata propiamente de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

La marca notoriamente conocida y su prueba.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. alega que las pruebas aportadas dentro del expediente administrativo dan cuenta del alcance y reconocimiento de la marca GRUPO AVAL en Colombia, así como la notoriedad de la misma y su alto posicionamiento en mercado,

Véase, en ese sentido, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 459-IP-2015, pp. 20-21.

/bid.

/bid.

17


incluyendo grandes inversiones publicitarias. desde 1997. Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema.

5.2. En virtud de que en el proceso interno se alega que las marcas opositoras GRUPO AVAL (mixtas y denominativas), de titularidad de, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. son notoriamente conocidas, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en par;ticular cuando:

( ... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar un riesgo de confusión o deasociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

5.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

5.4. Adicionalmente, cabe indicar que la normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, con la prueba de la notoriedad se genera una protección reforzada frente a la_s diferentes clases de riesgos en el mercado32 .

5.5. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

5.6. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo

32 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronuncfada dentro del Proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013, p. 19.

18


5.7.

5.8.

33

34

35

de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella33

•

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición34

• Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado35

•

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 107-IP-2015, p. 15.

Véase, a referencial, las interpretaciones prejudiciales dictadas dentro de los Procesos OB-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideraciónentre otros, los siguientes factores:

a)

b)

c)

d)

e)

f) g) h)

i)

j) k}

el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de /os productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial;

el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pa/s Miembro en que se busca protección; /os aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. w

19


los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca36

•

5.9. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la Autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h} y 226 literales a), b}, y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario37

•

6.

6.1.

36

37

38

a} El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta}, o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b} El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

e} El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otrossignos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganadoen el mercado, aunque se use para productos que no tenganningún grado de conexidad con los que ampara el signonotoriamente conocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que uncompetidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realicesobre productos o servicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Conexión competitiva entre productos en la clase 3 y servicios en las clases 35 y 36.

lntradevco Industrias S.A. solicitó el registro del signo AVAL (mixto} para distinguir "desodorantes de uso personal", productos comprendidos en la clase 338 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p.17.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emiUdas dentro del Proceso 35-IP-2008, pp. 15-16, y del Proceso 386-IP-2015, pp. 20-21.

Desodorantes para uso personal.

20


,

servicios contenidos en las clases 3539, 364º y 3841 de la Clasificación

Internacional de Niza. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.

6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48642

•

6.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes43

•

6.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

39

40

41

42

43

44

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza44

.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos oservicios en una misma clase no resulta determinante para efectos

Véase, ut supra, pie de página 3.



Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

uArtlculo 151.-Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicias para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o setvicios indicados expresamente.

n


En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialldad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

21


45

46

47

48

49

50

de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, así como los medios de publicidad empleadospara tales fines45

, la tecnología empleada, la finalidad o función46,

el mismo género, la misma naturaleza de los productos oservicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios47

•


•

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud49

•

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) ocomplementariedad de los productos o servicios50

.

Véase, por ejemplo, Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 44 HP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo "know-how" y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referenclal, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnstitut Féderal de la Propriété lntellectuelle), "Directivas en matiere des marques", Berna, 2014, p. 178.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMI - Hubert Ampferl -Dr. lng. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: "un factor entre muchos otros, como la naturaleza. la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos" (Subrayado por fuera del texto).


Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. lbfd.

Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

22


51

52

53

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro51

•

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro52


El análisis de la concurrencia del factor o indicio referido a la complementariedad entre productos o servicios, por su parte, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.). Aunque, a diferencia de otros criterios de propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por si mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos53

•

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicfal emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carios. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El

efecto sustitución da un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado da que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por al bien qua se ha vuelto más barato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robín WELLS. "Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247.


23


A este respecto, cabe indicar que los productos o serv1c1os accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud54

•

6.5. Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto55

•

6.6. En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente56

•

6.7. En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos

54

55

56

"22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización. los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos. procede señalar. en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que /os argumentos planteados por el Sr. Hesse especlficamente en ese contexto no podfan desvirtuar tal apreciación.

23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o /os canales de distribución de esos productos. respecto a /os cuales se puede apreciar la similitud de /os productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo. que puede fundamentar. por si mismo. la existencia de dicha similitud."



/bid.

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza. Op. Cit., p. 179.

24


que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios57

•

6.8. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva5ª

.

6.9. En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado AVAL (mixto) y los servicios de las clases 35, 36 y 38 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas opositoras.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00386, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

�uJ Cecilia Luisa-Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

57

Hugo

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recafdas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

/bid.

25


De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secreta

-.,.....

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

26




Proceso: 579-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia


Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

2013-00485

Marcas DERMESO y AM ARMESSO

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 3613, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Articulo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00485.


A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: LABORATORIOS FARMA PAR S.A.S.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.


Tercero interesado: ARMESSO S.A.


2.1. El 8 de agosto de 2012, Laboratorios Farma Par S.A.S., solicitó el registro de los signos DERMESO (mixto) 1, para distinguir productos de la clase 32 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza) y DERMESO (mixto)3 para la clase 54 de la Clasificación Internacional de Niza.

o

QDERMESO

o o ...........

2.2. Una vez publicados los extractos de las solicitudes de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, Armesso S.A. presentó oposiciones fundamentadas, tanto en el primer uso del nombre comercial ARMESSO (Fj. 16), como en el registro previo de sus marcas:

2

3

4

Denominación Clase Gráfica Productos/servicios Certificado/

trámite

AMARMESSO 3

@> Preparaciones para 413851

(mixta) blanquear y otras sustancias AR.A-fESSO para la colada;

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumerfa, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífrico.

AMARMESSO 5

@> Productos farmacéuticos 413850

(mixta) para uso humano y AR.MESSO veterinarios; productos

higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales desinfectantes; oroductos

Expediente Administrativo 12-133263.

Productos cosméticos para transdermoterapia estéticos sobre obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la calda de pelo.

Expediente Administrativo 12-133265.

Productos cosméticos medicados para transdermoterapia en tratamientos médicos para obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la calda pelo.

2


para la destrucción deanimales dañinos; fungicidas, herbicidas.

AMARMESSO 35

e@> Publicidad, gestión de 396695

(mixta) negocios comerciales, administración comercial,

..;A.R.M.E.SSD trabajos de oficina, en particular fabricación, maquila, compra, venta, distribución, importación, exportación, representación y comercial lzación de productos farmacéuticos, cosméticos, productos faciales y corporales de uso profesional para el sector estético, de dispositivos médicos, y todos los demás relacionados con este renglón comercial.

DEARMESSO 35 Compra, venta, importación, 476402 (mixta)

D�ARM�SSO exportación y comercialización de

productos farmacéuticos, médicos, cosméticos, estéticos. Publicidad: gestión de negocios comerciales; admín istración comercial; trabajos de oficina. Participación en ferias y eventos publicitarios del sector belleza y salud. Servicios de venta al por menor, servicios de catálogos para ordenar por correo y servicios de tienda en línea que ofrece productos para el cuidado personal.

2.3. El 31 de enero de 2013, mediante Resolución 03160, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio {en lo sucesivo, la SIC) declaró fundada la oposición de Armesso S.A. y denegó el registro de la marca DERMESSO (mixta), para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación de Niza.

2.4. El 27 de febrero de 2013, mediante Resolución 07397, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición de Armesso S.A. y denegó el registro de la marca DERMESSO {mixta), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza.

2.5. Laboratorios Farma Par S.A.S., planteó recurso de apelación en contra de las Resoluciones 03160 y 07397.

2.6. El 17 de junio de 2013, mediante Resoluciones 036313 y 036316, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó, en apelación, las decisiones contenidas en las Resoluciones

3


03160 de 31 de enero de 2013 y 07397 de 27 de febrero de 2013, emitidas por la Dirección de Signos Distintivos.

2.7. El 16 de septiembre de 2013, Laboratorios Farma Par S.A.$. demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 03160, 07397, 036313 y 036316.

2.8. El 3 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de nulidad

Laboratorios Farma Par S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho bajo los siguientes argumentos:

3.1. El signo DERMESO (mixto) está descrito en un estilo de letra propio, color negro, y dispuesto en un conjunto en el cual por debajo de dicha expresión se encuentra otra y, asimismo, a la izquierda del elemento denominativo principal, se encuentran cinco pequeños aros blancos con bordes de distintos colores, mientras que las marcas ARMESSO (mixtas) están compuestas por elementos tipográficos y visuales que las hacen perfectamente distinguibles, más aún cuando incluyen colores muy diferentes.

3.2. Es de destacar que la partícula "meso" no es apropiable en exclusiva por ningún competidor en el mercado, toda vez que se trata de un elemento de uso común que suministra información sobre las características (mesoterapia) de algunos productos, especialmente en el área farmacéutica: MESOPRO, MESOESTETJC, MESOMAXX, MESORAD, MESO - ORAL, MESOPLAST, etc.

3.3. La SIC, reconoce el carácter de inapropiable de la partícula "MESO", a pesar de Jo cual, la incluye en el examen de registrabilidad de marcas en cuestión, incurriendo en violación de los parámetros establecidos en la jurisprudencia andina puesto que dicha partícula debió ser separada del análisis y compararse los elementos diferentes de los signos cotejados.

3.4. En la comparación ortográfica y fonética, la secuencia de las partículas DER y AR es diferente, como en la secuencia vocálica de E y A, o silábica D-R y R, coincidiendo solamente la R, lo cual no es suficiente para configurar la irregistrabilidad.

3.5. En la comparación ideológica, las partículas D-R, por sí solas no generan en la mente del consumidor ninguna idea precisa, por lo que, en una visión en conjunto, las marcas en cuestión no son semejantes.

4


3.6. Finalmente, resulta irrelevante estudiar si existe riego de confusión o de asociación, al constatarse que los signos son diferentes.


4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que:

a) Es posible verificar una reproducción parcial de las marcasregistradas en el signo solicitado, no siendo los demás términossuficientes para que el consumidor pueda diferenciar uno de otro.

b) Adicionalmente, existen similitudes conceptuales que los hacenconfundibles entre sí. Los signos son idénticos en el campoconceptual, por lo tanto, los signos solicitados no pueden coexistiren el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto asu procedencia comercial.

c} En cuanto a su conexión competitiva, si bien pertenecen a clasesdiferentes de la Clasificación Internacional de Niza, tienenfinalidades idénticas, en la medida en la que el producto de lamarca registrada podría ser sustituido por el producto de la marcasolicita, ya que los mismos son intercambiables en cuanto a sufinalidad. Entonces, la conexión competitiva es latente y de formadirecta porque los dos utilizarán los mismos canales decomercialización y distribución.

d} Los signos DERMESO {mixtos) cuyo registro se solicitó, presentasimilitudes gráficas y fonéticas susceptibles de generar confusiónrespecto de los signos presentan similar extensión por las letras yvocales, Jo que se evidencia por el número de silabas.

e) Emplean una similar secuencia en sus últimas silabasMESO/MESSO, lo cual provoca similitud ortográfica y fonéticatomando en cuenta que la no inclusión de la segunda letra "S" delas marcas opositoras, no es una variación de la cual puedaderivarse la distintividad del signo solicitado, en tanto sigueproduciendo el mismo impacto sonoro del signo opositor.

4.2. Armesso S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

a) Las solicitudes de las marcas DERMESO {mixta} fueron denegadascada una en forma autónoma y separada porque causaban unevidente e insalvable riesgo de confusión y de asociación con lasmarcas ARMESSO (mixtas) de titularidad de Armesso S.A.


b) No obstante verificarse el comienzo de la actividad comercial deArmesso S.A. desde el año 2000, es a partir de 2002 que seevidencia un continuo, permanente y efectivo uso del nombrecomercial alegado por la observante, quien despliega una ampliaactividad comercial, generando con múltiples empresas tales comoprestadoras de servicios, relaciones comerciales afines a su objetosocial.

c) La expresión DERMESO no podía ser registrada como marcaporque el signo DERMESSO (mixto) era confundible para elconsumidor y, aunque el signo solicitado incluía otra expresión, apesar de lo afirmado en la demanda, ésta era simplementeaccesoria y no tenía incidencia alguna en la distintividad que aduce.

d) Entre el signo solicitado DERMESSO (mixto) y las marcasregistradas DERMESSO, solamente existe una letra diferente, locual no le confiere distintividad, incurriendo en la causal deirregistrabilidad del Articulo 136 literal a).

e) El argumento en la demanda de que los signos no puedenconfundirse porque la partícula "meso" es de uso común, es unafalacia.


1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Procede la interpretación prejudicial solicitada5

•

2. De oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191 y 193 de la citadaDecisión6

, por cuanto la oposición se presentó no solo sobre la base de


• Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)

b)

(.. . )".

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a unrótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgode confusión o de asociación;


6


la titularidad de marcas registradas, sino también del primer uso de un nombre comercial.


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. El nombre comercial.3. Comparación entre signos mixtos.4. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos

farmacéuticos.5. Partículas descriptivas y de uso común en las clases 3 y 5 (meso}.6. Conexión competitiva entre productos en las clases 3 y 5, y productos

en la clase 5 y servicios en la clase 35.



1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca DERMESO (mixta}, solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S. y las marcas AM ARMESSO (mixtas} y DEARMESSO (mixta}, registradas a favor de Armesso S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición y se denegó la referida solicitud.

"Articulo 190.• Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones socia/es de las personas jurldicas, pudiendo ambas coexistir.·

"Articulo 191.• El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer usa en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

• Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pafs Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o

depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en /os

términos previstos en el articulo 191. •

7


1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuya usa en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. . . )".

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7

•

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo d� confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.


1.4. Al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

7

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros

Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudlctal expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

8


elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosª .

b} Ortográfica (gramatical}: Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia9 •

c} Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan10 .

d} Conceptual (ideológica}: Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante 11•

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12

8

9

10

11

12

a} La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.


Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales dictadas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6.

lbld.

Asl, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

lbld.

Véase, por ejemplo, ta interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

9


1.6.

1.7.

13

14

15

16

1


En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 13

. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles14

• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz15

.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor16

.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelml KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803114, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470193, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento·, en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.


10


1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir17

• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables18

•

2. El nombre comercial.

2.1. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que Armesso S.A. manifiesta haber usado la denominación ARMESSO como nombre comercial desde el año 2000, respecto del cual la marca solicitada DERMESO (mixta) resultaría similar, encontrándose incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 48619

.

2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2013:

17

18

19

20

"El Artículo 136, literal b),junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividadempresarial de un comerciante determinado. 20

• Si bien la norma hace referencia a los establecimientos decomercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo

En ese sentido, la interpretación prejudlcial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-lP-2015, ya citado. El objeto social de Unión Medical S.A. es el siguiente: "Fabricación, comercialización y transformación de vestuario e implementos textiles para uso hospitalario cllnico e industrial, y productos asépticos y afines" (Fojas 53-54).

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486.

11


distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión( ... ).

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial,es decir, identificar sus diferentes actividades empresarialescon diversos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de la razón social dela persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, uncomerciante puede tener una razón social y un nombrecomercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno omuchos nombres comerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que larazón o denominación social es única; es decir, uncomerciante puede tener muchos nombres comerciales, perosólo una razón social."

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

2.3. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto,quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivode derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercialpuede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como unaprueba total del mismo.

b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre unnombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real yefectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de suprueba, de la siguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores

12


2.5.

2.6.

2.7.

21

22

t

(. .. ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( .. .) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. "21

c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de unnombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de unsigno idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signopuede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el públicoconsumidor.

d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombrecomercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar,podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo deconfusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcarlo, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados22

•

Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-IP-98, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000.

Véase, al respecto, la interprelación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP-2014.

13


2.8. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.9. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Protección en relación con signos idénticos y similares

2.1 O. El Artículo 136, literal b ), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

2.11. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generarriesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protecciónnacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápiteanterior.

2.12. Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.

2.13. Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

14


2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:23

a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) comoextrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombrecomercial o social, una marca u otro signo previamente usado oregistrado por un tercero). El nombre comercial no debe serconfundible con otro previamente usado ni con una marcaregistrada u otros signos que puedan servir de fundamento parauna oposición.

b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no estéconstituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenascostumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravengael principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión,asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signosdistintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros).

2.15. Finalmente, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:24

a) Personal.- La utilización y el ejerc1c10 de la actividad que seidentifica debe realizarse por parte de su propietario;

b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esferaprivada;

c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y,

d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que elnombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debeser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio porinventarios).

2.16. En el presente caso, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos el nombre comercial cuyo primer uso se alega, se debe verificar si el nombre comercial opositor ARMESSO, de titularidad de Armesso S.A., ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro, para así verificar la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca DERMESO (mixta), a efectos de tomarlo en cuenta en el posterior cotejo entre los signos involucrados.

23

24

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99; citada en el Proceso 36-JP-99 de B de octubre de 1999, pp. 13-14.

/bid.

15



3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S., como las marcas opositoras AM ARMESSO (mixtas) y DEARMESSO (mixta), registradas a favor de Armesso S.A., son mixtas.


3.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión25; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.



b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.


3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:27

25

26

27

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.


16


a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las sílabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.


e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

3.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S. y las marcas opositoras AM ARMESSO (mixtas) y DEARMESSO (mixta), registradas a favor de Armesso S.A.

4. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productosfarmacéuticos.

4.1. En el caso concreto, la marca DERMESO (mixta) se solicitó para distinguir, entre otros, "productos cosméticos medicados para transdermoterapia en tratamientos médicos para obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la caída pelo" comprendidos en la clase 3. Por su parte, la marca opositora AM ARMESSO (denominativa) fue registrada para distinguir, entre otros, "productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales desinfectantes;( ... )", igualmente contenidos en la clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario analizar el presente tema.

4.2. En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado

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tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.

4.3. Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.

4.4. En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana.

4.5. Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto.

4.6. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia.

4.7. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca DERMESO (mixta), solicitada por Laboratorios Farma Par S.A.S., examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor y, en consecuencia, de permitir daños irreparables a la salud humana.

5. Partículas descriptivas y de uso común en las clases 3 y 5 (meso).

5.1. En el escrito mediante el cual interpuso demanda, Laboratorios Farma Par S.A.S. aduce que la partícula "meso" no es apropiable en exclusiva por ningún competidor en el mercado, toda vez que se trata de un elemento de uso común que suministra información sobre las

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características (mesoterapia) de algunos productos, especialmente en el área farmacéutica (e.g., MESOPRO, MESOESTETIC, MESOMAXX, MESORAD, MESO-ORAL, MESOPLAST, entre otras). Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema.

5.2. Los literales e) y g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disponen lo siguiente:

·Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:( . . .)e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfica, la época deproducción u otros datos, características o informaciones delos productos o de los servicios para los cuales ha de usarsedicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios;

(. . . ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

(. . . )".

5.3. Como se desprende de las referidas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones descriptivas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débi128

•

5.4. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otrosproductos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, enconsecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el Artículo 135,no podrá ser registrado.

5.5.

28

El fundamento de tal prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 110-IP-2015 de 25 de sepUembre de 2015, p. 8.

19


5.6. Adicionalmente, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tomado banal "por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro"29

•

5.7. Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter descriptivo o de uso común, o si evoca de manera próxima una cualidad del producto o servicio que se distingue, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades30 .

5.8. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario( ... ). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente"31

5.9. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrínsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la partícula descriptiva o de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuantotales partículas deben ser excluidas del cotejo de marcas32.

5.1 O. Finalmente, lo que es descriptivo o de uso común en una determinada clase puede no serlo así en otra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha conexión competitiva. En consecuencia, podría darse el caso que el carácter

29 lbid.

30

31

32

Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10.; citada en el Proceso 30-IP-2013, p. 7.

OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas·. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191-192; citado en el Proceso 99-IP-2004, p. 10.

A este respecto, Jorge Otamendl señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con /as marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas as/ configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles·. OTAMENDI Jorge. "Derecho de Marcas·. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.

20


descriptivo o de uso común de un signo respecto a una clase afecte la registrabilidad del signo en clases conexas. Lo anterior, debido a que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un competidor se apropie de un signo que pueda ser utilizado en el comercio por los comerciantes de productos o servicios conexos.

5.11. No obstante lo anterior, si la exclusión de las expresiones, partículas o palabras descriptivas o de uso común llegare a reducir el signo al punto que resultara imposible realizar una comparación entre los signos en conflicto, se deberá realizar el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos descriptivos o de uso común, bajo la premisa que el respectivo signo tendría un grado de distintividad débil.

5.12. En el presente caso, corresponde determinar si la particula "meso", comprendida en los signos en conflicto, comportan propiamente elementos descriptivos o de uso común para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo; y, posteriormente, se deberá verificar que el cotejo se realizó excluyendo las palabras descriptivas o de uso común.

6.

6.1.

33

34

35

36

37

Conexión competitiva entre productos en las clases 3 y 5, y productos en la clase 5 y servicios en la clase 35.

Laboratorios Farma Par S.A.S. solicitó el registro de la marca DERMESO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 333 y 534 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, AM ARMESSO (mixta) y DEARMESSO (mixta), distinguen productos y servicios contenidos en las clases 335, 536 y 3537 de la Clasificación Internacional de Niza. En talvirtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.

Productos cosméticos para transdermoterapia estéticos sobre obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la caída de pelo.

Productos cosméticos medicados para transdermoterapia en tratamientos médicos para obesidad, celulitis, flacidez, arrugas y la calda pelo.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, rociones para el cabello; dentífrico.

Productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

AM ARMESSO (certificado 396695): Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en particular fabricación, maquila, compra, venta, distribución, importación, exportación, representación y comerclallzaclón de productos farmacéuticos, cosméticos, productos faciales y corporales de uso profesional para el sector estético, de dispositivos médicos, y todos los demás relacionados con este renglón comercial.

21


6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48638

.

6.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes39

•

6.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por si mismos-sin la concurrencia de otros indiciospara la determinación de la similitud entre productos o servicios:

a} Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza40

.

DEARMESSO (certificado 476402): Compra, venta, ímportación, exportacíón y comercialización de productos fannacéuticos, médicos, cosméticos, estéticos. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Participación en ferias y eventos publicitarios del sector belleza y salud. Servicios de venta al por menor, servicios de catálogos para ordenar por correo y servicios de tienda en linea que ofrece productos para el cuidado personal.

311 Decfsfón 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

39

40

"Articulo 151.- Para clasificar /os productos y los servicios a los cuales se aplican /as marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.�


En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la idenUficación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese senUdo, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

22


41

42

43

44

45

46

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y decomercialización, así como los medios de publicidad empleadospara tales fines41

, la tecnología empleada, la finalidad o función42,

el mismo género, la misma naturaleza de los productos oservicios, la uti lización de estos, entre otros indicios o criterios43

•


•

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva45

• De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva46

.

Véase, por ejemplo, Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo "know-how" de fabricación y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnstitut Féderal de la Propriété lntellectuelle), "Directivas en matiére des marques", Berna, 2014, p. 178.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMI - Hubert Ampferl -Dr. lng. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: ·un factor entre muchos otros. como la naturaleza. la utilización o /os canales da distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos· (Subrayado por fuera del texto).


Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio. a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principio de Especialidad.

Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, ras materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto

23


47

48

49

r

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) ocomplementariedad de los productos o servicios47

.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro48

•

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro49


Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o serv1c1os, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la

terminado que únicamente podrlan ser atribuldas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudlclal emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia·. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El

efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocuniendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robín WELLS. "Introducción a la Economra•, traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247.

24


6.5.

6.6.

50

$1

52

comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por si misma, la existencia de conexión competitiva entre estos50

•

En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión competitiva entre tales productos o servicios. En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitiva51

•

Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto52

.

En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser


"22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos. procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse específicamente en ese contexto no podfan desvirtuar tal apreciación.

23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza. la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar. por si mismo. la existencia de dicha similitud."



/bid.

25

GACETA OFICIAL 12/09/2016 879de 81

considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente53

•

6.7. En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios54

•

6.8. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva55

.

6.9. En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado DERMESO (mixto) y los productos de las clases 3, 5 y 35 de la referida Clasificación que distinguen las marcas opositoras.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00485, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

53

54

lbld., p. 179.

Véase, a modo referencial, las lnterpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

lbld.

26


La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

�t{J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente i

· · ·udicial el Presidente y el Secreta · .

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

27


Documents

Año XXXIII – Número 2803intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2803.pdf · 2.1. El 28 de abril de 201 O, Unomedical A/S solicitó el registro de la marca UNOMEDICAL