1

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUALAv. Prof. Ascendino reis, 154� - 0402�-000 - São Paulo / SP - Tels.: (11) 55�5-4�10 - Fax: 55�1-�5�0 - www.aspi.org.br

Boletim ASPI no 26 - Abr/Mai/Jun de 2008

Editorial:• Palavra do Presidente - Clovis Silveira ..............................................................................................................02

Agenda:• Agenda Cultural - Ivana Có Galdino Crivelli .....................................................................................................03• Agenda Internacional - Rodolfo Martinez Y Pell Jr. ..........................................................................................04

Destaques:• Convênio ASPI/ASIPI ........................................................................................................................................05• Flagrantes da inauguração da nova sala da Diretoria da ASPI ...........................................................................06

Artigos:• Normas Técnicas e Direito de Autor - Karin-Grau-Kuntz..................................................................................07• O Design de Peças de Veículos e a Função Social da Propriedade Industrial - Heitor Estanislau do Amaral ...15• A Evolução da Marca Notoriamente Conhecida - Mauro J. G. Arruda .............................................................19

Jurisprudência::• Jurisprudência dos Tribunais - André Zonaro Giachetta ....................................................................................21• Jurisprudência Administrativa - Luiz Ricardo Marinello ..................................................................................26

SUMÁRIO

BOLETIM PATENTES E MARCASEventos comemorativos do

25º aniversário da ASPIPág. 28

Edição Especial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUALAv. Prof. Ascendino reis, 154� - 0402�-000 - São Paulo / SP - Tels.: (11) 55�5-4�10 - Fax: 55�1-�5�0 - www.aspi.org.br

ASPI inaugura nova sala da Diretoria

Vista da nova sala da diretoria Membros da Diretoria em reunião de 18 de junho passado – Mais fotos na pág. 5

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Boletim ASPI no 26Abr/Mai/Jun de 2008

Uma publicação trimestral daAssociação Paulista da Propriedade

Intelectual – ASPI

DiretoriaPresidente: Clovis Silveira* 1° Vice-Presidente: Ivana Có Galdino Crivelli*2° Vice-Presidente: Carlos Henrique de Carvalho FróesDiretor Tesoureiro: Roger de Castro KneblewskiDiretor Secretário: Luís Felipe Balieiro LimaDiretor Jurídico: José Carlos Tinoco Soares*Diretor Editor: Marcello do NascimentoDir. de Est. e Cic. de Palestras: Marcelo Manoel BarbosaDiretor de Cursos: Daniel Adensohn de SouzaDiretor Social: Alberto Luis Camelier da Silva*Diretor de Cerimonial: Marcelo Antunes NemerDiretor de Ética: Mauro J. G. ArrudaDiretor de Rel. Institucionais: Elisabeth Kasznar Fekete Diretor de Relações Internacionais: Wilfrido FernandezDiretor de Rel. Associativas: Eduardo Conrado SilveiraDir. de Com.: Pedro Szajnferber de Franco CarneiroDir. de Rel. Púb.: José Carlos Tinoco Soares Junior

Conselho Fiscal e ConsultivoAntônio Ferro Ricci Juliana L. B. Viegas Leonardo Barém LeiteLucas Martins GaiarsaRodolfo Martinez Y Pell Jr.*

Conselho NatoAlberto Luis Camelier da SilvaConstante B. BazzonCustódio de AlmeidaJosé Carlos Tinoco SoaresLanir OrlandoLuiz Armando Lippel BragaMilton de Mello Junqueira LeiteNewton Silveira*

Projeto e Produção Gráfi caC&D - Editora & Gráfi ca Ltda.

Boletim ASPI – Todos os direitos reservados.Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Av. Prof. Ascendino Reis, 1548CEP 04027-000 - São Paulo - SP - Brasil

Fone: 55 11 5575-4944/4710Fax: 55 11 5571-8530

E-mail: aspi@aspi.org.brhttp://www.aspi.org.br

* Membros do Conselho Editorial

Editorial

Para este ano da comemorações de um quarto de século da fundação da ASPI, sempre dedicada ao aprimoramento e à difusão da cultura da propriedade intelectual, foram programadas vinte e cinco realizações especiais, que culminam com o congraça-mento de agosto próximo. No dia vinte e três de agosto estaremos – associados, familia-res e convidados – reunidos para um jantar comemorativo, em noite de festa, música e alegria. No período da tarde será realizado o importante painel “Células-Tronco: A Cura do Futuro? Matéria Patenteável?” fechando com chave de ouro o 25º. Ciclo de Palestras, com a participação de personalidades e especialistas na polêmica e atualíssima matéria. Para o mesmo dia está previsto também o lançamento do Livro Institucional ASPI – assim denominado provisoriamente – que está sendo patrocinado por muitos dos escritórios associados – nacionais e do exterior – como também por pessoas físicas, que de pronto aderiram a essa oportunidade única de fazerem constar seu nome nesse que será um marco e um documento de extraordinário valor, não só histórico, como também para o futuro da propriedade intelectual em nosso país. Nunca é tarde para lembrar que novas adesões são ainda possíveis até meados de julho. A “arrumação da casa”, definida como uma das metas prioritárias deste ano, já vem produzindo resultados: a ASPI já conta com nova sala de diretoria – recém inaugurada – que homenageia o ex-presidentes, e com nova sala de recepção e secretaria. A nova biblioteca e videoteca – para consulta de seus associados – já contando com escrivaninha, cadeiras e parte da biblioteca doados pela família, passa a denominar-se Biblioteca Sebastião Silveira, em merecida homenagem ao falecido sócio-fundador que, enquanto vivo, foi considerado deão da propriedade inte-lectual em nosso país. A ASPI continua recebendo inúmeras doações de livros de impor-tantes autores da área, que passarão a ser catalogados, compondo seu acervo. Finalmen-te, prestando homenagem ao saudoso grande tratadista da Propriedade Industrial, nosso confortável auditório de 90 assentos é agora “Auditório João da Gama Cerqueira”, cujas melhorias funcionais em breve incluirão, dentre outras novidades, uma saleta permanen-te equipada para traduções simultâneas. Nossa Associação está de parabéns assim como de parabéns estão todos os diretores e conselheiros, que têm se dedicado e contribuído para o crescimento da ASPI. De parabéns nossa secretaria, que não tem medido esforços na mesma direção. De parabéns nossos associados, que têm crescido junto, participando das atividades e usufruindo dos serviços prestados.

Clovis SilveiraPresidente

A ASPI vai de vento em popa!

�

tinoco soares & filho ltda.

FILIAL:20071-000 - Rio de Janeiro - RJ.Av. Presidente Vargas, 482 - 5° andar - sala 514Fone: (0xx21) 2253-0944Fax (0xx21) 2253-0944INTERNET: http://www.tinoco.com.brE-mail: tinoco@tinoco.com.br

MATRIZ:04063-001 - São Paulo. SP.

Av. Indianópolis, 995 Tels.: (0xx11) 5O84-5330 / 5084-5331

5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613Fax (Oxx11) 5084-5334

(Oxx11) 5084-5337 Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

José Carlos Tinoco SoaresJosé Carlos Tinoco Soares Junior

marcas e patentes no brasil e exterior

Junho

• Evento7 – Data: 04/06 (18h30 às 20h30)

Ciclo de Palestras

Tema: Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medica-mentos

Conferencista: Dra. Patrícia Luciane de Carvalho

• Evento8 – Data: 18/06 (18h00 às 21h00)

Ciclo de Palestras

Tema: “O Sistema de Patentes e o Direito Consti-tucional”

Conferencista: Dr. André Ricardo Cruz Fontes

Debatedor: Dr. Jacques Labrunie

Moderador: Dr. Newton Silveira

Julho

• Evento9

Data: 29/07 (18h30 às 20h30)

Tema: Indicações Geográficas, Indicações de Pro-cedência e Denominações de Origem

Conferencistas: Dra. Maria Alice Camargo Calliari

Debatedor: Dr. Marcos Fabrício Welge Gonçalves

Agenda Cultural

Ivana Có Crivelli icrivelli@crivellicarvalho.com.br

Celebração de 25 anos da ASPI

Atividades Culturais do 2º Semestre - 2008

Agosto

• Evento10 - Data: 23/08 (14h00 às 18h00)

Seminário

Tema: Células Tronco – A Cura do Futuro? Matéria Patenteável?

Conferencistas: Dr. Erickson Gavazza Marques.

Dra. Silmara Chinellato

Dra. Lygia da Veiga Pereira

Dra. Rafaela Di Sabato Guerrante

Moderador: Dr. José Carlos Tinoco Soares • Evento11 - Data: 23/08 (20h30) Jantar Comemorativo e Lançamento do Livro Insti-

tucional ASPI

Setembro

• Evento12 - Data: 10/09 (19h00 às 21h00)

Ciclo de Palestras

Tema: “Liberdade de Expressão Artística: Persoa-gens, Paródia, Caricaturas”

Conferencista: Dra. Eliane Abrão

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18-Jun-08 21-Jun-08 ECTA Killarney Annual Conference

07-Aug-08 12-Aug-08 ABA New York IPL Section ABA Annual Meeting

06-Sep-08 11-Sep-08 AIPPI Boston World Intellectual Property Congress

09-Sep-08 12-Sep-08 LES Andina Bogota Jornadas de Trabajo

16-Sep-08 19-Sep-08 Marques Noordwijk 22nd Annual Conference

21-Sep-08 23-Sep-08 IPO San Diego Annual Meeting

21-Sep-08 25-Sep-08 LES Paris TTT

28-Sep-08 30-Sep-08 LES Euro Amsterdam LES Pan European

08-Oct-08 11-Oct-08 FICPI Florence 11th Open Forum

16-Oct-08 18-Oct-08 ECTA Munich Council Meeting

19-Oct-08 23-Oct-08 LES Orlando LES USA/CA Annual Meeting

19-Oct-08 24-Oct-08 IBA Buenos Aires Conference

23-Oct-08 25-Oct-08 AIPLA Washington Annual Meeting

12-Nov-08 16-Nov-08 INTA Boca Raton Leadership Meeting

16-Nov-08 19-Nov-08 ASIPI Miami XIV Jornadas de Trabajo

AGENDA INTERNACIONAL

Outubro

• Evento13 - Datas: 21 e 22/10

Simpósio de Direitos da Personalidade e Direitos

Autorais

Eventosadefinirdatas

• Ciclodepalestras(18h30 às 20h30)

Tema: O Art. 10 da LPI: O que são Métodos Ma-

temáticos e Programas de Computador em si; Pa-

tenteáveis ou não?

Conferencista: Dr. Clovis Silveira

• Ciclodepalestras (18h30 às 20h30)

Tema: Uma Nova Visão sobre a Extensão das Limi-

tações e Exceções citadas na Lei de Direito Auto-

ral

Conferencista: Dr. Gonzaga Adolfo

• Workshop – Plágio em Obra Literária e Artística

• Workshop em propriedade Intelectual para

Peritos

Patentes de Invenção, Modelo de Utilidade e De-

senho Industrial

Documentos de Patentes: Leitura e Interpretação

das Reivindicações

Contrafação de Patentes: Metodologia, Critérios e

Casos

Nulidade de Patentes

• CursodeprocessoCivilnapropriedade Inte-

lectual

Contribua, encaminhe sugestões!Acompanhe a atualização da

agenda cultural no site www.aspi.org.br

Rodolfo Martinez - rodolfomartinez@mklaw.com.br

Agenda Cultural

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Destaque

Flagrantes da inauguração da nova sala da Diretoria da ASPI

Da esq. p/ direita: Leonardo Barém Leite, Patrícia Silveira, Clovis Silveira, Marcello do Nascimento e Lucas Gaiarsa.

Membros da Diretoria da ASPI em reunião de 18 de junho p. passado

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Av. Belgrano 258 Piso 10 (1092) Ciudad de Buenos Aires - ArgentinaTEL/ FAX 54 11 43313829/ 43431382 / 43313619 EMAIL : pierric@uolsinectis.com.ar

Propiedad Industrial e Intelectual. Marcas. Patentes de Invención. Modelos deUtilidad – Diseños Industriales – Derecho de Autor. Defensa de la Competencia

Abogados – Agentes de Propiedad IndustrialFundado en 1960

PIERRI & CoP&CO

Destaque

As fotos acima registram o momento da assinatura de convênio de cooperação entre ASPI e ASIPI firmado no dia 06 de abril de 2008 passado, na cidade do México durante o Seminário de Propriedade Intelectual promovido pelas Associações ASIP, AIPPI e IPO.

Convênio ASPI/ASIPI

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FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOSMontevideo - Uruguay

Marcas de Fabrica y Comercio y de Servicios; Patentes: De Invención, Utilidad yDiseños Industriales; Derechos de Autor; Nombres de Dominio; Propiedad Intelectual

25 de Mayo 467 Oficina 401 P.O.BOX: 575 Correo Central

HOME PAGE: www.fernandezsecco.com E-MAIL: fersecco@adinet.com.uy

TEL: 5982 916 1913*FAX: 5982 916 5740

1. No Senado encontra-se um Projeto de Lei que tem por fim alterar o inciso XIII do Artigo 7º da Lei 9.610/98. Em linhas gerais o Projeto de Lei men-cionado pretende incluir as normas técnicas no rol de obras protegidas pelo direito de autor.

O objetivo deste trabalho é demonstrar por que as normas técnicas, também denominadas de normas brasileiras, não podem ser objeto da pro-teção garantida pelo direito de autor.

2. Norma brasileira é o “documento, estabelecido por consenso e aprovado por organismo reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto.”

A determinação da natureza jurídica das normas brasileiras requer que previamente relembremos alguns conceitos de direito constitucional e direito administrativo.

a. Princípio da legalidade

O princípio da legalidade é o fundamento do Es-tado de Direito, é ele quem empresta ao Estado a identidade de Estado de Direito.

O Art. 5º, II da Constituição brasileira traz este princípio ao seu bojo valendo-se dos seguintes termos: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Isto quer dizer que obrigatório é só aquilo que se encontra disposto em Lei.

b. Centralização, descentralização e desconcentração

O Estado pode desenvolver ele mesmo as suas ati-vidades administrativas ou pode prestá-las atra-vés de outros sujeitos. Nesta segunda hipótese, ou transfere a particulares o exercício de certas atividades que lhe são próprias ou cria ele mesmo outras pessoas jurídicas para este fim.

Enquanto que o termo centralização pressupõe a atuação direta do Estado por meio de seus ór-gãos, ou seja, de repartições interiores de sua pró-pria pessoa, o termo descentralização pressupõe a atuação indireta do Estado através de outras pessoas, seres juridicamente distintos dele. Estas pessoas, apesar de distintas, são criações do Esta-do e, assim, constituirão parcelas personalizadas da totalidade do aparelho administrativo estatal.

Por outro lado, descentralização e desconcentra-

ção são conceitos distintos. A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas; a desconcen-tração, por sua vez, reporta à distribuição, dentro de um quadro hierárquico, de competências no interior de uma mesma pessoa.

c. Descentralização por serviços, funcional ou técnica

Quando o poder público cria uma pessoa jurídi-ca de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, falamos em descentralização por servi-ços, funcional ou técnica. A criação desta pessoa somente pode ocorrer por meio de lei e corres-ponde basicamente à figura da autarquia.

d. Autarquias

Autarquias são pessoas jurídicas de direito públi-co criadas por leis, capazes de auto-administração e sujeitas a controle ou tutela. Os fins que estas pessoas de direito público perseguem, ou as ativi-dades que exercem, são caracterizados pela espe-cialização.

Como pessoa jurídica de direito público interno, a autarquia goza, para a consecução de seus fins, de uma parcela do poder estatal que lhe deu vida. Os atos das autarquias são assim atos administra-tivos e, deste modo, são revestidos de presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executo-riedade.

Normas Técnicas e Direito de AutorKarin Grau-Kuntz

Artigo

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e. Agências reguladoras

Agência reguladora é espécie do gênero autarquia. Característico das agências reguladoras é o poder normativo a elas delegado, sem o qual não pode-riam desempenhar suas funções reguladoras. A nor-ma delegada só será válida, e, portanto, obrigatória, se houver previsão legal quanto à sua edição.

A competência normativa de uma agência regula-dora abrange apenas o âmbito técnico, posto que esta, como já deixa pressupor sua própria deno-minação, tem por fim a consecução de fins regu-ladores, de implementação de políticas públicas.

Neste sentido, a Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, que cria a Agência Nacional de Águas – ANA, dispõe em seu Art. 4º, II, caber àquela agência reguladora “disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da política Nacional de Recursos Hídricos”.

A competência normativa das agências regulado-ras é limitada ao âmbito delegado pela Lei.

f. SINMETRO, CONMETRO e ABNT

De acordo com a Lei 5.966/73, o SINMETRO, Sis-tema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial é um sistema que tem por fim formular e executar a política nacional de me-trologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

Por sua vez, o CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão colegiado da estrutura do Ministério do De-senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é, de acordo com o Art. 2º daquele documento legal, o órgão normativo do SINMETRO. Ao CONMETRO compete “estimular as atividades de normalização voluntária no País” (Art. 3º, c); “estabelecer nor-mas referentes a materiais e produtos industrias” (art. 3º, d); “fixar critérios e procedimentos para aplicação de penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela decorrentes” (Art. 3º, f).

O artigo 2º da Lei 9.933/99 determina ser o CON-METRO competente para expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da metrolo-gia e da avaliação da conformidade de produtos, de processos e produtos. Os regulamentos téc-nicos, por sua vez, “deverão considerar, quando couber, o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.” (Art. 2º, § 2)

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técni-cas é uma entidade privada, sem fins lucrativos, considerada pela Lei 4.150/62 como órgão de utilidade pública, reconhecida nos termos da Re-solução n. 07/92 do CONMETRO como Foro Na-cional de Normalização.

Artigo

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Laura Berti cia.&Propiedad Industrial. Marcas, patentes y modelos.

NOVO ENDEREÇO

Maipú 836, 6º piso - 1006 Ciudad Autonoma de Buenos Aires - ArgentinaTel: (54-11) 4314-8312 / 4813-2883 Fax: (54-11) 4893-6556 / 4314-6139

E-mail: lberti@bertilaura.com.ar www.bertilaura.com.ar

f. Normas de direito e normas voluntárias

Norma de direito é aquela cujo descumprimento está sujeito a uma sanção imposta coercitivamen-te pelo Estado. Em outras palavras, o descumpri-mento das normas de direito gera a imposição de uma sanção estatal, posto serem elas de caráter obrigatório geral. Estas normas só trarão em seu bojo o caráter de coercitividade geral, e conse-qüentemente só poderão ser chamadas de nor-mas jurídicas, quando emadas de órgão investido de competência e autoridade para tanto, ou seja, quando emanadas pelo Estado.

As normas voluntárias, por sua vez, não emanam do Estado e nem trazem em seu bojo um conteú-do geral coercitivo.

Por conta do princípio da autonomia de vontade podem partes contratantes acordarem escolher uma norma voluntária como parte do conteúdo do contrato que firmarão entre si. Neste caso, como bem expressa a palavra “escolher”, as partes de-cidem por livre e espontânea vontade optar pelo emprego da norma voluntária. Poderiam também optar por não fazer dela conteúdo do contrato. Se esta norma fosse norma de direito, ou seja, norma de caráter coercitivo geral, não se trataria de uma escolha, opção feita pelas partes, mas de um dever destas em incorporar aquela ao texto do contrato. Por esta razão, são estas normas denominadas de normas voluntárias. O fato destas gerarem poste-riormente, ao se firmar o contrato, “lei entre as partes”, não faz delas normas de direito, normas de coercitividade geral emanadas de órgão compe-tente. O seu caráter coercitivo, derivado do ato de contratar, limita-se apenas às partes contratantes, não alcançando todos aqueles estranhos ao círculo de efeitos do contrato.

4. Partindo destes conceitos, cabe então analisar a na-tureza das normas técnicas elaboradas pela ABNT.

As normas técnicas somente serão cogentes se ex-pedidas por órgão dotado de competência legis-lativa, seja ela originária ou delegada. O fato da ABNT ser considerada pelo CONMETRO como Foro Nacional de Normalização não faz daquela associa-ção entidade dotada de competência normativa. A

competência normativa do CONMETRO é limitada à expedição de regulamentos técnicos, logo aque-le conselho não goza de poderes para transferir a ABNT competência normativa. Se assim pretendes-se fazer, ao reconhecer na ABNT o Foro Nacional de Normalização, estaria agindo contra o princípio da legalidade, seu ato seria inconstitucional e não revestido de qualquer eficácia jurídica.

A ABNT não é agência reguladora. É associação de direto privado. O fato de ser reconhecida como de utilidade pública não faz dela autarquia de regime especial. A Associação de Assistência aos Hanse-nianos de Jundiaí também foi declarada de utili-dade pública, mas não se cogita neste caso sequer a hipótese de se deduzir delegação de competên-cia normativa do ato declaratório que emprestou àquela associação o status em questão.

Enquanto não incorporadas em diplomas legais expedidos por órgãos revestidos de competência legislativa originária ou delegada, as normas ela-boradas pela ABNT não são dotadas de força vin-culante geral. Em sua origem, são normas volun-tárias. Somente a partir do momento em que são incorporadas por iniciativa de órgão competente em dispositivo legal poder-se-á dizer gozarem elas de força vinculante. Somente a partir deste mo-mento poder-se-á dizer estarem elas excluídas da proteção nos termos do Art. 8º, I, IV e V da Lei 9.610/98 sobre os direitos autorais. E isto se afirma não pelo fato de tais normas terem sido elaboradas pelo Foro Nacional de Normalização, cuja utilidade pública é reconhecida por lei, mas sim por terem sido elas adicionadas ou mencionadas em diploma legal expedido por órgão competente.

Compreender este aspecto referente à natureza jurídica das normas elaboradas pela ABNT é essen-cial. Discussões que envergam pelo caminho de um possível caráter imperativo destas normas ab ovo, e de sua exclusão do rol das obras intelectuais por conta de seu pseudocaráter legal cometem o mesmo equívoco que o deputado autor do Projeto de Lei em questão comete, ao pretender valer-se do direito autoral para assegurar à ABNT arreca-dação de fundos que venham a financiar as suas atividades. Tanto um quanto outro argumento não suportam uma análise jurídica fundamentada.

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Para ilustrarmos, valemo-nos de um exemplo. O professor universitário que orienta os seus alunos a elaborarem seus trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT assim o faz de forma vo-luntária. O professor não está sujeito à uma norma jurídica coercitiva geral que o obrigue a exigir os trabalhos acadêmicos neste padrão. Poderá exigir ou poderá não exigir. Mesmo que venha a punir os alunos que entregam seus trabalhos sistematizados de outra maneira. O fato destas normas terem se tornado referências importantes para a elaboração de trabalhos acadêmicos, o fato do professor tirar pontos dos alunos, ou não, não faz delas normas de direito. Normas de direito, ou seja, normas do-tadas de coercitividade geral, só podem ser aquelas normas elaboradas e emanadas por órgãos estatais competentes. Só são aquelas submetidas a um pro-cesso legal – e assim formal – de criação. O ordena-mento jurídico brasileiro desconhece qualquer outro processo de elaboração de tais normas.

5. Obra, na acepção do direito de autor, é a criação do espírito. Criação do espírito por sua vez com-porta os seguintes elementos: criação pessoal, forma perceptível, conteúdo criativo e originali-dade (individualidade).

a. Criação pessoal

Criar é dar forma, dar existência. O autor, uma pessoa – daí criação pessoal –, partindo de uma idéia investirá sua energia criativa para dar exis-tência à obra. A obra tem assim de ter sido criada pelo exercício de uma atividade criativa humana. É criação da pessoa aqui denominada autor. Daí falar-se em direito de autor. O direito de autor, como já diz a própria expressão, requer haja por de trás da obra uma pessoa capaz de criar, um su-jeito sobre o qual recairá este direito. Uma pintura feita por um macaco, por exemplo, não poderá ser objeto de direito de autor. Uma tradução fei-ta exclusivamente por um computador, não será objeto de direito de autor. Certamente o autor poderá valer-se de máquinas para produzir a sua obra, mas seu espírito criativo deve estar presente como o motor que impulsiona a máquina, para que o trabalho que daí resulte possa ser conside-rado obra no sentido do direito de autor.

b. Forma perceptível

A criação para ser obra deverá ser exprimida de alguma maneira, de modo que terceiros possam tomar conhecimento de seu conteúdo. Enquan-to encerrada no espírito de seu criador não será considerada obra protegida pelo direito autoral. A forma escolhida pelo autor para exprimir sua criação é irrelevante. Para o direito de autor, o que interessa, é que o autor tenha dado a ela uma forma perceptível.

c. Caráter criativo e originalidade (individualidade)

Retomando o acima afirmado, o autor, partindo de uma idéia, investirá sua energia criativa para dar forma à obra. A obra, assim, não encontra sua expressão na inspiração, no ponto que ser-viu de partida para a criação – na idéia em si –, mas antes na forma sensível como o autor trata a idéia. Uma obra pressupõe deste modo sempre um conteúdo criativo, sendo mais do que algo que se esgota na mera percepção pelos sentidos. Uma atividade meramente técnica, por exemplo, por esgotar-se na mera percepção pelos sentidos, não poderá ser considerada obra.

O caráter criativo tomará formas diferentes de-pendendo do gênero da obra. Na escultura ou na pintura ele será estético. No trabalho científico estará expresso na forma como o autor apresen-ta as idéias, como constrói a partir de conceitos ou explicações isolados, uma estrutura lógica de onde tira as suas conclusões.

Intrinsecamente ligado ao caráter criativo despon-ta o requisito da originalidade ou, como aqui se prefere, da individualidade. O processo de criação da obra desenvolve-se no intelecto do autor. A obra, portanto, o resultado deste processo, trará em seu bojo necessariamente os traços da indi-vidualidade do autor. Daí dizer que obras inte-lectuais, ou seja, obras na acepção do direito de autor, são originais, criações únicas, uma exten-são da expressão criativa de uma pessoa, o autor. Muito já se escreveu sobre os requisitos da obra. A forma como estes requisitos vêm aqui apresen-tados expressa o raciocínio, o modo de expressão individual da autora destas páginas.

Artigo

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Caráter criativo e originalidade necessitam de es-paço para poderem se manifestar. Este espaço faltará quando se tratar de produções cotidianas, banais, onde o esforço imaginativo do autor em nada contribui para o resultado.

O objeto de proteção do direito de autor é a ex-pressão criativa individual do autor manifestada de alguma maneira. Aquilo que chamamos de “conteúdo da obra”, a sua “idéia”, é o supor-te para o desenvolvimento daquela. “Conteúdo” desponta aqui como os fundamentos de uma casa, base para a sua construção, sem dúvida, mas nem por isso denominados de “casa”.

Enquanto em determinadas categorias de obras, conteúdo e forma encontram-se intrinsecamente ligados, como na obra musical ou lírica, em outras categorias de obras estes dois elementos deixam-se sem grandes dificuldades distinguir. Assim nas obras científicas, por exemplo: de um lado, o con-teúdo científico, de outro, a expressão individual do raciocínio do cientista autor.

6. Neste ponto, torna-se necessário retomar a defi-nição de norma técnica:

“Documento, estabelecido por consenso e apro-vado por organismo reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordena-ção em um dado contexto” (grifo nosso).

Normas técnicas têm por objeto formular regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados.

Regras formulam uma determinada constância. Tal constância não tem origem na imaginação de pessoas, mas é antes um fenômeno exterior a elas.

Diretrizes, por sua vez, expressam linhas a serem seguidas tendo-se em vista um determinado re-sultado.

Do homem que observou um novo fenômeno ou uma constância na natureza, diz-se ter ele feito uma descoberta.

Do homem que logrou aplicar as constâncias da natureza para um fim prático, diz-se ser ele um inventor. O inventor exerce a sua atividade inven-tiva com base em elementos alheios, exteriores a ele. Ele é assim o agente que, valendo-se de seu intelecto, combina constâncias da natureza para atingir um determinado fim ou efeito.

Por sua vez, a criação de uma obra intelectual não pressupõe interação do autor com elementos externos a ele. A obra intelectual é fruto de seu mundo interior, de sua imaginação. Pelo contrá-rio, se houver interação com elementos externos não estaremos falando de obras intelectuais, mais sim de invenções, objeto de tutela alheia à do di-reito autoral.

A essência da norma técnica está na eleição de determinadas características ou formas do mundo exterior, ou ainda na eleição de um método, vol-tado para o fim de uso comum e repetitivo. Onde há espaço nesta atividade para a manifestação do caráter criativo?

7. No Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania lê-se no voto do Relator:

As normas técnicas originam-se de concepções nas quais a semente da originalidade e criati-vidade são essenciais. Esta criatividade, que se nutre de informações técnicas oriundas de conhecimentos científicos, exteriorizam-se em normas às quais devem se subsumir os produtos existentes no mercado, para serem considera-dos aptos a serem ofertados e consumidos. Sua atividade não se esgota em estabelecer normas burocráticas ou a catalogar informações técni-cas, mas a imprimir um «plus» maciçamente inspirado em criatividade.”

Na opinião do deputado Colbert Martins, respon-sável pelo trecho do voto acima transcrito, o ca-ráter criativo das normas técnicas estaria expresso na forma original de seleção destas normas, na es-colha, na preferência do autor em estabelecer um determinado padrão para ser conteúdo da norma em detrimento de outro. O critério argüido pelo deputado é assim aquele que fundamenta a pro-teção autoral às compilações, antologias, enciclo-

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pédias, dicionários, base de dados e outras obras deste gênero (Art. 7º, XIII, da Lei 9.610/98).

8. A extensão da proteção autoral às obras mencio-nadas no Art. 7º, XIII, da Lei 9.610/98 só é pos-sível uma vez que o direito de autor não exige como pressuposto de incidência a manifestação de um alto grau de criatividade e originalidade em seu objeto. Isto não quer, porém, significar que toda e qualquer compilação, antologia, enci-clopédia, dicionário, base de dados e outras obras do gênero venha a ser protegida pelo direito de autor; mas antes somente aquela que traduza em sua concepção ou na organização de sua forma ou expressão, os requisitos necessários para po-der ser considerada obra intelectual. A seleção ou organização dos elementos deve assim ir além da atividade rotineira.

Além disso, os elementos que compõe a obra de-vem permitir a liberdade de escolha dos critérios de organização. O projeto de uma lista telefônica, por exemplo, não deixará espaço para a organi-zação criativa de seus elementos. Pode-se orga-nizar a lista em ordem alfabética ou em ordem numérica. A liberdade de escolha aqui é limitada e neste sentido não se vê possibilidade para o de-senvolvimento de atividade criativa na organiza-ção dos elementos da lista telefônica. Reconhecer proteção à lista telefônica como obra intelectual significaria assim, na prática, conceder àquele que a elaborou um privilégio.

O mesmo se diz com relação à uma listagem con-tendo, por exemplo, todas as decisões de um de-terminado tribunal, em determinada matéria.

Não resta dúvida que a elaboração de uma lista telefônica ou de uma lista de decisões de um tri-bunal é trabalhosa, requer investimento de tem-po e dinheiro. Mas a proteção da energia e do patrimônio investido na elaboração deste tipo de trabalho é elemento alheio ao direito de autor.

9. E com relação às normas técnica? É possível cons-tatar a presença do elemento criativo no processo de elaboração destas normas?

Tomemos por exemplo uma norma brasileira do tipo de classificação, como aquela elaborada pela ABNT, onde vêm classificados resíduos perigosos e não perigosos (NBR 10004/2004). De acordo com esta norma os resíduos são perigosos quan-do apresentam pelo menos uma das seguintes ca-racterísticas: corrosividade, reatividade, inflamabi-lidade, toxicidade ou patogenicidade. Por sua vez, sabe-se que o resíduo corrosivo é perigoso já que os danos causados por um elemento corrosivo são conhecidos. Na constatação deste fato e na expressão de sua conclusão no texto da norma há sem dúvida um traço humano lógico, mas não criativo. Esta norma não é fruto da imaginação de seus elaboradores, mas antes um trabalho empíri-

co. Sem sombra de dúvida este trabalho de cunho empírico exigirá investimento de energia lógica, de tempo e de recursos financeiros, mas, como já dito anteriormente, a proteção de tais elementos não é objeto de direito de autor.

Tomemos ainda outro exemplo naquelas normas denominadas de “normas de especificação”. Há algum tempo soube-se de um projeto de norma-lização e certificação em turismo de aventura. Objetivo deste projeto é estabelecer normas onde deverão estar listados, entre outros ítens, as com-petências mínimas para os condutores das diver-sas atividades de turismo aventura e as especifica-ções para produtos utilizados nestas atividades. A elaboração destas normas não requer criatividade. Muito pelo contrário, tais normas nem ao menos admitiriam o elemento da criatividade, posto que o fator segurança que se propõe determinar exige um grau extremamente alto de empirismo. Sem dúvida, a elaboração de tais normas exige um grande investimento de energia lógica e recursos financeiros, mas, insistindo no ponto, o objeto da proteção do direito de autor não encontra a sua tradução no esforço de elaboração, mas sim no elemento criatividade.

Também em relação à norma denominada “norma de padronização” não há como verificar a ativida-de criativa como propulsora de sua elaboração. Padronizar é uniformizar. É estabelecer uma das variáveis existentes – e não imaginárias – como a padrão. Ao padronizar as dimensões de uma tomada, por exemplo, e ao determinar que a to-mada deve ter três terminais fêmeas, sendo que o terceiro, o chamado fio terra, deve ser desalinha-do em relação aos outros dois (NBR 14136.2002), não se está criando nada de original, mas antes está-se apenas determinando uma das possíveis variáveis como padrão. Estas variáveis são limi-tadas pela funcionalidade da tomada, em outras palavras, a própria possibilidade de escolha entre os possíveis critérios que poderiam vir a servir de padronização é limitada. Neste sentido não há, como já explicamos acima a respeito da impossi-bilidade de ver em uma lista telefônica um objeto de direito de autor, espaço para uma atividade criativa.

As categorias das normas técnicas não se esgo-tam nestas três aqui mencionadas, mas antes po-derão elas ser classificadas em outros tipos, todos diferentes entre si. Em comum têm esses tipos de normas o fato de nenhuma delas apresentarem os traços necessários para poderem ser conside-radas objeto de direito de autor ou, em outras palavras, obra intelectual.

Por outro lado, não se pode negar que tais nor-mas sejam o fruto de um esforço humano consi-derável. Aqui – no esforço – o “plus” que o de-putado Colbert Martins confunde como criativo. Compreender tal diferença é fundamental.

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10. Mas ainda não bastasse a falta dos requisitos ne-cessários para a caracterização como obra intelec-tual, as normas técnicas apresentam uma outra característica, onde desponta de forma patente a dificuldade de aplicação da proteção autoral a elas.

Não raro participam duas ou mais pessoas da criação de uma obra de tal modo, que sua par-cela criativa não poderá ser individualizada na obra pronta. Quando tais obras são criadas em comum, por dois ou mais autores, falamos em co-autoria. Ao contrário, quando este trabalho criativo não passível de individualização aconte-ce sob a responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que assume a iniciativa e organiza-ção da criação da obra, e que posteriormente a publica sob seu nome ou marca, falamos de uma obra coletiva.

A proteção da participação individual de cada um dos autores que contribuem na criação da obra coletiva, mesmo quando estas participação não possam ser individualizadas, vem assegurada no Art. 5º, inciso XXVII, da Constituição brasileira. Neste sentido, há uma diferença entre os autores originários da obra e a pessoa jurídica ou física que exerce a atividade de organização da obra: esta última só poderá ser titular dos direitos patri-moniais, ou seja, a titularidade dos direitos morais relativos à obra persistem com cada um dos auto-res intelectuais da obra coletiva.

As normas técnicas produzidas sob a égide da ABNT são escritas por voluntários que atuam em Comissões de Estudos dos Comitês Técnicos. Nes-te sentido, pressupondo haver a possibilidade de exercício de atividade criativa na elaboração des-tas norma por estes Comitês, o que já demons-tramos não ser possível, poderíamos identificar, neste momento, a criação de uma obra do tipo coletiva. Concluído, porém, o texto da norma pela Comissão, ela será, seguindo o procedimento de-terminado para a elaboração de normas técnicas, submetida a um processo formal de consulta pú-blica, quando todo e qualquer interessado poderá apresentar sugestões aos projetos de normas. Só após concluída esta fase pública a norma técnica será publicada, ou seja, exteriorizada em sua for-ma final, findando, desta dita, seu processo de elaboração.

A elaboração da norma técnica não está assim sujeita ao círculo fechado dos Comitês constitu-ídos pela ABNT. Pelo contrário, sua elaboração é pública. Elas são elaboradas em processo de brainstorming generalizado. Ser público signifi-ca estar aberto a todos. Qualquer pessoa poderá participar do processo de elaboração normativo por meio de apresentação de sugestões e, se a estas normas reconhecermos o caráter de obra intelectual, se tomarmos por certo identificar um elemento criativo em seu processo de elaboração,

então poderemos afirmar que todos aqueles su-jeitos da massa pública que participaram ao lado dos Comitês da ABNT com sugestões na prepara-ção de tais normas gozariam também do status de autores delas. E uma vez que a participação individual dos autores de uma obra coletiva está garantida constitucionalmente, cada um destes autores oriundos da massa pública seria titular de direitos morais sobre a norma.

Será possível determinar cada um dos autores que participaram com suas sugestões da elabo-ração das obras técnicas? Quantas sugestões, quantas opiniões aparecem expressas em sua letra? Estaríamos diante de uma obra de autor desconhecido, apesar dos membros dos Comitês da ABNT serem conhecidos? Será que podería-mos afirmar que o esforço intelectual dos mem-bros das Comissões seria diferente do esforço intelectual expresso na sugestão elaborada pelo público? Em caso afirmativo não estaríamos dei-xando de buscar o critério da criatividade na sea-ra intelectual do homem e partindo a procurá-lo no exercício da atividade intelectual sob a égida organizadora da ABNT?

E ainda, a ABNT alimenta um vínculo de caráter de organização em relação aos seus Comitês, mas não em relação à sociedade como um todo. Isto significa que a presunção da função de orga-nizador do processo de elaboração das normas técnicas não se estenderia àquelas contribuições que vem do público, o que geraria um problema de legitimidade da ABNT no exercício dos direitos patrimoniais sobre as normas técnicas.

Nós poderíamos ainda encher páginas e pági-nas com elocubrações deste gênero. A pequena amostra das questões acima levantadas já serve para demonstrar o absurdo da situação que se cria, ao tentar reconhecer a autores existentes, mas de impossível determinação, um direito de autor!

11. Normas técnicas e o direito de autor são concei-tos que se desenvolvem em níveis completamente diversos, em determinados aspectos até mesmo antagônicos. A confusão de conceitos que des-ponta no projeto de Lei mencionado violenta o instituto do direito de autor.

A discussão sobre a aplicação do direito de autor às normas técnicas reforça a constatação de uma tendência crescente de tentativa de diluição dos conceitos de criatividade e originalidade no sen-tido de forçar a proteção dos frutos de trabalhos não criativos marcados por grandes investimen-tos de tempo e dinheiro pelo direito autoral. Aqui corre-se o risco de deformar a proteção autoral de tal modo que não nos será mais possível falar em proteção de obra intelectual, mas sim em conces-são de privilégios nos moldes daqueles que foram abolidos durante a Revolução Francesa. n

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Muito se tem dito e discutido acerca de recente decisão da SDE – Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, que decidiu, em sede de averi-guação preliminar, pelo arquivamento de representa-ção proposta pelos fabricantes de autopeças em face de três das maiores montadoras de veículos instala-das no país.

Em apertadíssima síntese, pode-se dizer que o objeto do procedimento levado a efeito na SDE – Secretaria de Direito Econômico é o seguinte: as montadoras estão se voltando contra o referido mercado de reposição, a fim de lhe proibir tanto o fabrico quanto a venda de peças dos veículos que são por elas produzidos (portas, paralamas, parachoques, capôs, faróis, calotas etc.), com fundamento nos registros de desenhos industriais que levaram a efeito perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Amparadas, essencialmente, conforme alegam, na Constitui-ção Federal (art. 5º, inciso XXIX) e na Lei da Pro-priedade Industrial (arts. 187, 188 e seu inciso I e 195 e seu inciso III), as montadoras acionam tal mercado, com a propositura de medidas judiciais e extrajudiciais, cujo escopo final, em suma, é o de fazer com que (i) os fabricantes de autopeças parem de industrializar tais peças e, (ii) os varejis-tas, parem de estocá-las e de vendê-las ao público consumidor.

Dentre os vários fundamentos para a decisão de arquivamento, quiçá o maior deles seja o regular exercício do direito de propriedade industrial pelas montadoras, já que, conforme sabido, a propriedade industrial foi concebida como um direito de ordem privada e patrimonial, com verdadeiro cunho de pro-priedade. Assim, os registros de desenhos industriais, expedidos pelo órgão marcário brasileiro, dariam às montadoras, suas titulares, o direito de usar e de go-zar e de dispor dos mesmos, significando, o uso e o gozo e a disposição, na certeza de poderem se valer dos designs com exclusividade e de poderem proi-bir quaisquer terceiros de usarem tais peças sem seu consentimento.

A questão, vista sob tal prisma, é apaixonante e merece algumas considerações, na medida em que o direito de propriedade, em tempos atuais, já não se reveste mais do absolutismo e do individualismo que lhe foram lançados pela Revolução Francesa e que lhe foram adequados pelo Código Civil de Napoleão Bonaparte e que foram seguidos pelo Código Civil brasileiro.

Para tanto, inicialmente, vale a ressalva de que a Constituição brasileira, no caput de seu art. 5º, con-sagra a propriedade como direito e garantia funda-mental dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. Mais adiante, no inciso XXII do mesmo art. 5º, a Magna Carta como que repete a dose, ao dispor que, em território brasileiro, é garantido o direito de propriedade.

Ora, a Constituição não diferencia, em tempo algum, a propriedade corpórea da propriedade in-corpórea, sendo, por conseguinte, perfeitamente possível interpretar que o texto alcança e protege as duas espécies de propriedade, de maneira indis-

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O Design de Peças de Veículos e aFunção Social da Propriedade Industrial

Heitor Estanislau do AmaralAdvogado em São PauloMembro de Farina & Estanislau do Amaral AdvogadosMestre em Direito: Função Social do Direito

QUEVEDO & PONCEESTUDIO JUrIDICO

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tinta. Tanto isso é verdadeiro que, ainda no refe-rido art. 5º, em seu inciso XXIX, continuando no trato dos direitos e garantias fundamentais, a lei maior assegura, aos respectivos titulares de inven-tos e criações industriais, o privilégio temporário para a sua utilização, o que significa assegurar, por isso mesmo, como resulta óbvio, a propriedade de tais inventos e criações, pelo tempo de seus respec-tivos registros.

O exame constitucional dos direitos e garantias fundamentais é de suma importância porque, como é cediço, a Constituição é o centro do direito pri-vado, valendo a regra de que o intérprete deve fa-zer a exegese da legislação privada de acordo com a Constituição e não a exegese da Constituição de acordo com a legislação privada. A tal circunstância os doutrinadores dão o nome de constitucionaliza-ção do direito privado, que se constitui na inserção, dentro do texto constitucional, dos fundamentos de validade jurídica das relações havidas entre os par-ticulares.

Assim, encontra-se consagrado, em solo pátrio, por ditame maior, a título de direito e garantia funda-mental, o conteúdo positivo do direito de proprieda-de, seja corpórea ou seja incorpórea, o qual se traduz na possibilidade de usar e de gozar e de dispor do bem (e conteúdo tal que corresponde ao da proprie-dade romana: jus utendi, jus fruendi e jus abutendi). E, corolário disso, consagrado, também, por via óbvia e lógica (inclusive prevista em lei infraconstitucional), a proteção específica inerente a tal conteúdo, que é a condição de reaver o bem de quem injustamente o detenha.

Em outros termos: de acordo com os princípios firmados pela Constituição de 1988, o proprietá-rio de um desenho industrial, como é a questão aqui posta, tem o direito de usar e de gozar e de dispor de seu design, podendo reavê-lo de quem quer que injustamente o detenha. E tal situação é definitiva, na consideração de que a Constituição, como dito antes, é o norte e o caminho de toda

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a legislação infraconstitucional (aí incluída a Lei da Propriedade Industrial), que a ela deve ceder e que a ela deve seguir. Lembrando ensinamentos de Kelsen, o quanto se sabe, em tempos atuais, de Estado Social (ou do bem-estar social), é que a Constituição representa o elemento fundamental e garantidor da validade de todas as demais leis e normas infraconstitucionais, ao passo que as leis e normas infraconstitucionais, se e quando utili-zadas de acordo com os ditames da Magna Car-ta, representam elemento de eficácia da própria Constituição.

Todavia, ponto de importância palmar na atual época, ao mesmo tempo em que garante o direito de propriedade (corpórea ou incorpórea, tanto faz, conforme visto acima), a Constituição determina, objetiva e expressamente, alto e bom som, no inciso XXIII, de seu art. 5º, que tal propriedade atenderá a sua função social.

Aliás, é bem de ver que a evolução histórica do direito de propriedade está sempre a trazer, inces-santemente, a redução dos direitos do proprietário no tocante ao bem de que é titular, pois, em que pese seu caráter de absolutismo antes comentado, sabe-se que a propriedade sempre sofreu restrições e o rapidíssimo andar do mundo, principalmente nos dias de hoje, confirma o considerável aumento de tais restrições. Com efeito, o direito de proprieda-de não tem mais o colorido de outrora, sujeito que está, na atualidade, a numerosas limitações, que lhe são impostas pelo interesse público e pelo interesse privado e, também, por princípios de justiça e do bem estar social.

Na verdade, a ordem jurídica atual, embora as-segurando o inarredável direito à propriedade pri-vada, trouxe em seu arcabouço uma preocupação maior com o sentimento comum da coletividade, destacando em seus dispositivos constitucionais e ordinários a clara tendência em sobrepor os inte-resses sociais aos individuais, que permeavam a or-dem anterior.

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Aos famosos jus utendi e jus fruendi e jus abu-tendi há que se contrapor, hodiernamente, o que se pode chamar de uma socialização da proprieda-de, que fica orientada por um critério de utilidade social, visando tornar efetiva a consecução dos in-teresses e das necessidades comuns. A ninguém é dado ignorar que a propriedade perdeu já as suas mais fortes características antigas, e que, ante o de-senvolvimento das novas correntes do pensamento político-jurídico-social, inspiradas nas idéias solida-rísticas da atual época, vai sendo paulatinamente substituída a sua concepção clássica por uma con-cepção dinâmica, mais humana e de maior e mais denso conteúdo social.

Em solo brasileiro, por exemplo, ao mesmo tem-po em que a propriedade é tratada como um di-reito individual fundamental, sobressai o interesse público de sua utilização e de seu aproveitamen-to, adequados aos anseios da sociedade. Nesse sentido, repita-se, a Constituição Federal de 1988 garante, de modo veemente, o direito de proprie-dade, mas, de outra parte, traz inequívoco o prin-cípio fundamental de que ela haverá de obedecer uma função social; e, assim fazendo, por exemplo, conforme os ditames do Código Civil, compete ao proprietário – além de poder usar e gozar e dispor da coisa – preservar a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio his-tórico e artístico, bem como evitar a poluição dos rios e das águas.

Mais que isso, a função social da propriedade é princípio de ordem pública e, dessa maneira, não pode ser derrogado pelo mero querer da parte. O Código Civil brasileiro é expresso nesse tocante, ao prescrever, em seu art. 2.035, parágrafo único, que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar prin-cípios de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

Bem por tal motivo, nos tempos de hoje, a proprie-dade é analisada, dentro do contexto evolutivo, pela

ótica de sua função social, seja no plano corpóreo ou incorpóreo, refutando-se sua utilização de forma me-ramente especulativa, buscando uma aproximação, cada vez mais esperada, com os valores republicanos que refletem, acima de tudo, idéias de produtividade e bem-estar social.

Ou seja, o direito de propriedade torna-se relati-vo, pois, se de um lado a propriedade é amplamente garantida e protegida, noutro ela assim o é enquanto servir ao interesse social e às necessidades do bem comum. O proprietário não é mais aquele que tem direitos absolutos sobre seu bem (podendo, até, des-truí-lo ou deixá-lo inativo), haja vista que a lei maior pátria, seguida de numerosas e variadas leis e normas ordinárias, obrigam-no a consagrar a sua proprieda-de ao interesse geral (inclusive impedindo-o de des-truí-la, em determinados casos; de modificá-la, em outros; obrigando-o a torná-la útil e responsabilizan-do-o pelos danos que eventualmente venham por ela a ser causados).

Por isso mesmo, se devem e podem ser objeto de domínio, os registros de desenhos industriais con-cedidos às montadoras, de partes de seus veículos, antes de mais nada e primordialmente, haverão de atender a uma função social, nos conformes cons-titucionais.

Função social, inclusive, que resta muito bem clara e afinada com a parte final do inciso XXIX, do art. 5º, da lei maior, o qual efetivamente assegu-ra a propriedade de tais desenhos, mas tendo em vista o interesse social. E função social que, à toda evidência, tem a ver com a ação própria ou natu-ral do instituto jurídico ao qual ela se refere, que se integra nesse direito e interfere com a estrutura desse direito.

E, diante do exposto, fica o convite à reflexão daqueles que, eventualmente, tenham interesse pelo tema e que tenham gasto algum tempo na leitura desta despretensiosa opinião: qual o inte-resse social na concessão do registro de design re-

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lativo a uma parte externa de um veículo, registro tal que venha a obedecer uma função social?

Veja-se, nesse diapasão, que o interesse precí-puo das montadoras, para a conquista do consu-midor, leva em conta o mercado de veículos novos e as considerações de beleza, desempenho, esta-bilidade, consumo etc., enquanto que a finalidade precípua dos fabricantes de autopeças considera tão somente a reposição dessas mesmas peças e a vida útil dos veículos. Será, então, que o interesse social dos registros de designs, a traduzir a função social da propriedade, permite o combate entre mercados tão distintos, tirando do consumidor a sadia opção de poder escolher esta ou aquela peça, original ou similar (ou independente ou idêntica à original, não importa o nome que lhe seja dado) – e, nunca, pirata?

Será que o registro de desenhos industriais de au-topeças de veículos, a trazer – como visto – o mono-pólio do mercado de autopeças por parte das mon-tadoras, em detrimento de um outro mercado, de reposição de peças, presente em solo pátrio há mais de cinqüenta anos, garante a eficiência da reposição e se traduz em tranqüilidade para o consumidor? E, em assim sendo, o interesse social estará sendo ob-servado e cumprido?

E será, enfim, que o consumidor, hoje ponto nevrálgico e fim único de toda e qualquer lei de defesa da concorrência, concorda em ser escravi-zado no tocante a tal questão, já que o veículo é propriedade sua e a ele, em princípio e desde que não ferida a lei, cabe decidir sobre a manutenção de seu bem?

Vem à mente, neste momento, um interessante julgado da Suprema Corte norte-americana, do iní-cio dos anos 1900, onde, mutatis mutandis, restou decidido que a propriedade industrial não pode ser concebida unicamente para o enriquecimento dos ti-tulares de registros, mas, isso sim, há de ser fator de incremento do progresso e do bem estar de toda a sociedade.

Pois que, com atenção na nova ordem jurídica da função social da propriedade industrial, a qual é con-formada tendo em vista o interesse social, parece cri-terioso concluir que tanto as montadoras quanto os fabricantes de autopeças haverão de proporcionar, por via principal aos indivíduos e por via de conse-qüência à sociedade, não apenas paz e bem-estar de todos, como também um meio favorável ao aperfei-çoamento e ao progresso, se não da humanidade, pelo menos dos indivíduos que, direta ou indireta-mente, venham a ter contacto com bens assim con-siderados.

A questão, como dito antes, é apaixonante, mor-mente porque traz à lume discussão ainda não es-miuçada em solo brasileiro, mas com fundamentos presentes no ordenamento jurídico em vigor. E, as-sim, aguarda-se que o CADE – Conselho Administra-tivo de Defesa Econômica, a quem cabe, por força de lei, a revisão do decisum de arquivamento de início comentado, perpetrado pela SDE – Secretaria de Di-reito Econômico, leve em conta as presentes conside-rações, a fim de verificar que o pleito dos fabricantes de autopeças de veículos tem pernas para andar, re-vestido que está do justo exercício de um direito.

Só o tempo dirá. n

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1. Uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo evidenciou a evolução do reconhecimento do direito de uso exclusivo no Brasil da marca notoriamente conhecida, inde-pendentemente de estar previamente deposita-da ou registrada no Brasil.

I. – O HISTÓRICO

2. Os fatos que antecederam a promulgação da Lei 9.279, em 14 de maio de 1996 (Lei da Pro-priedade Industrial) revelavam uma grande pre-ocupação com a inserção do Brasil na comuni-dade internacional, no que concerne à proteção aos direitos de propriedade industrial. No início da década de 90, durante o Governo do Pre-sidente Collor, ocorreu um fato relevante que trouxe à baila essa questão e deixou à mostra quão precária era a proteção que o nosso país concedia aos direitos de propriedade industrial de empresas estrangeiras. Naquela ocasião, determinada empresa sediada no exterior teve frustrado o seu plano de investimento no Bra-sil, em razão de embate com empresa nacional que tentava apropriar-se de sua marca. Mesmo que se evidenciasse o conhecimento notório de determinada marca nessas condições, não se reconhecia administrativamente os direitos de uso exclusivo dessa marca no Brasil, quando em conflito com marca brasileira, se não estivesse aqui registrada.

3. Em seu conceito, a marca notoriamente conhe-cida difere da marca notória ou de alto renome: marca notoriamente conhecida é aquela que concentra um alto poder de conhecimento pelo consumidor, porém restrito ao seu ramo de ati-vidade; a marca notória ou de alto renome, por sua vez , é a que detém um alto grau de conhe-

A Evolução da Marca Notoriamente Conhecida

Mauro J. G. Arruda*

cimento pela população em geral, independen-temente da atividade comercial ou industrial em que atua.

4. A Convenção da União de Paris (“Convenção de Paris”), tratado internacional instituído em 1883, que dispõe sobre a proteção dos direitos de Propriedade Industrial em seu artigo 6bis, re-conhece à proteção as marcas notoriamente co-nhecidas e prevê os procedimentos que devem adotar os países contratantes para assegurar a proteção a essas marcas.

II. – O ENTENDIMENTO ANTERIOR

5. Não obstante o Brasil seja um dos primeiros sig-natários da Convenção de Paris, havia uma dis-crepância de entendimentos entre a legislação brasileira, o antigo Código da Propriedade In-dustrial e esse Tratado Internacional. Embora já estivesse em vigor na maioria dos demais países contratantes a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, vigia ainda no Brasil a Revisão de Haia, efetuada em 6 de novembro de 1925, que não contemplava a proteção às marcas notoria-mente conhecidas de empresas estrangeiras que não estivessem registradas no Brasil. Isso porque o sistema de proteção de propriedade industrial existente no Brasil é o atributivo da propriedade, através do qual só o registro da marca, devi-damente concedido no Brasil, pelo Instituto Na-cional da propriedade Industrial – INPI, atribui o direito de uso exclusivo da respectiva marca no Brasil.

6. Como conseqüência dessa dicotomia de entendi-mento, algumas marcas de empresas estrangei-ras, embora fossem consideradas notoriamente conhecidas não só no seu país de origem como

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nos demais, inclusive no Brasil, não tinham essa proteção reconhecida pelo INPI se aqui não esti-vessem devidamente registradas. Ficavam, por-tanto, a mercê de concorrentes desleais que se aproveitavam dessa circunstância para delas se apoderarem em benefício próprio.

7. Esse fato estimulou a pirataria de marcas e a única alternativa que tinham as empresas que se sentiam prejudicadas era recorrer aos tribu-nais brasileiros, reivindicando a proteção aos seus direitos, mediante a aplicação do artigo 6 bis da Convenção de Paris, que, todavia, ainda não tinham essa questão pacificada. Em alguns casos, quando ocorria coincidência entre a marca e a parte principal do nome comercial da empresa, a argumentação legal era reforçada com base no artigo 8º da Convenção de Paris. Tal dispositivo confere ampla proteção ao nome das empresas, em todos os países contratantes, independentemente de qualquer registro ou formalidade.

III. – A EVOLUÇÃO

9. Foi em razão da pressão da comunidade in-ternacional que o Brasil sofria naquela época, bem como da necessidade de se inserir o País nessa comunidade que surgiu uma nova men-talidade. Evidenciou-se a necessidade de se ter uma nova lei de propriedade industrial moder-na, que fosse compatível com os princípios da Convenção de Paris. Enquanto se debatia o tex-to dessa nova lei no Congresso Nacional, em 10 de outubro de 1994, através do Decreto nº 1.263, o Brasil decidiu ratificar em definitivo o texto da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, que passou, a partir daquela data, a ser adotada como norma de direito interno em nosso país. A partir daí essa questão evoluiu até chegarmos ao texto final e a promulgação da atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279, em 14 de maio de 1996. A matéria pertinente à proteção da marca notoriamente conhecida foi

enfim regulamentada através do seu artigo 126 que assim dispõe:

“ Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividades nos termos do art. 6 bis (I) da Convenção de Paris para a Proteção da Prorpriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemen-te de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º - A proteção de que trata este artigo apli-ca-se também às marcas de serviço.

§ 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca noto-riamente conhecida.”

10. Não obstante permaneça vigente no Brasil o Sistema Atributivo da Propriedade, mediante o qual só o registro da marca concedida no Bra-sil lhe atribui o direito de uso exclusivo, criou-se uma exceção em relação à proteção da marca notoriamente conhecida que não necessita des-sa formalidade.

IV. – CONCLUSÃO

11. Atualmente, essa proteção especial é reconheci-da tanto na esfera administrativa pelo INPI, como pelos tribunais brasileiros já estando pacificada na nossa jurisprudência. A abertura política e o desenvolvimento econômico que o País atravessa no momento é alvo do interesse de vários gru-pos estrangeiros que aqui pretendem investir. A implantação de uma legislação moderna, reco-nhecendo e dando origem à conscientização e a necessidade do respeito aos direitos alheios, certamente constituem um dos elementos es-senciais à criação de uma grande nação e à sua inserção na comunidade internacional. n

São Paulo, 22 de maio de 2008

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“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PRO-PRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMUM AOS SÓCIOS DAS SOCIEDADES COMERCIAIS EM LITÍGIO (‘ARMELIN’). IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARI-DADES DO CASO CONCRETO. PREJUÍZOS CAUSADOS À RECORRIDA E IMITAÇÃO DE MARCA.

1. Não se verifica a suscitada violação aos arts. 458 e 535 do CPC, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delinea-das, com abordagem integral do tema e fundamenta-ção compatível.

2. O registro da recorrida junto ao INPI na classe 38.60 - serviços de alimentação - da Tabela Nacional de Classi-ficação, vigente à época do depósito, tem o condão de proteger sua marca, pois atua no ramo de confeitarias, o qual, quando do registro, não gozava de proteção es-pecífica. Há, ainda, pedido de registro, por parte da re-corrida, na Classe 30 da 7ª Edição da Tabela Internacio-nal de Classificação (relativa, dentre outros, ao ramo de confeitaria), dependente apenas de providências finais. Opera, pois, a seu favor o princípio da especificidade.

3. Ademais, esta Quarta Turma já decidiu que ‘vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e pa-tentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da mar-ca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso’ (REsp 964.780/SP, DJ de 24.09.2007). Neste passo, e tendo concluído o aresto impugnado que a recorrida foi quem primeiro iniciou as atividades no ramo de confeitaria (conclusão inalterável em sede especial, a teor da súmula 07 desta Corte), merece esta a proteção de seus serviços.

4. Consoante melhor doutrina, ‘qualquer tentativa de registro ou mesmo da utilização pelos homônimos ou por terceiros que tenham nomes semelhantes, deverá, logicamente, ser rechaçada em razão do disposto no artigo 65, nº 17, da Lei nº 5.772/71, que trata especificamente da reprodução e da imitação de marca anteriormente registrada’.

5. Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome ‘Armelin’ pela ora recorrente no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitação

de marca (conclusões, novamente, inalteráveis nesta sede, ut súmula 07/STJ).

6. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Recurso Especial nº. 1034650, 4ª Turma, Relator Min.: Fernando Gonçal-ves, julgado em 8.4.2008).

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“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO A DIREITOS AU-TORAIS - PROGRAMAS DE COMPUTADORES - SOFTWARE - AUSÊNCIA DE LICENÇA OU DOCUMENTO FISCAL EQUI-VALENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - INEXISTÊNCIA DE REPRODUÇÃO FRAUDULENTA - INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO DO ART. 103 DA LEI N. 9.610/98 - QUANTUM RESSARCITÓRIO - CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITI-VO - MAJORAÇÃO - SUCUMBÊNCIA TOTAL DA RÉ - HO-NORÁRIOS - ART. 20, §3º, CPC. Conforme dispõem os artigos 28 e 29 da Lei 9.610/1998, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo o uso por terceiros de prévia e expressa autorização do primeiro. Constatada a utilização dos programas da autora, pela requerida, sem a devida li-cença, impõe-se sua condenação a indenizar a primeira pe-los prejuízos sofridos. Inexistindo prova de que a ré editava e comercializava os softwares de titularidade da autora, restando demonstrado, tão-somente, que ela os utilizava sem a devida licença, impossível a aplicação do art. 103 da Lei n. 9.610/98, que se refere à hipótese de reprodução fraudulenta da obra.Considerando que a ré foi beneficiada pela utilização dos programas de computador da autora em sua atividade comercial e que a indenização por vio-lação de direitos autorais possui caráter compensatório e punitivo, deve ser majorado para o dobro o quantum fi-xado na sentença.Sendo meramente estimativo o pedido indenizatório formulado pela autora, com a condenação da ré não há se falar em sucumbência recíproca, ainda que aquela tenha apelado da sentença, pleiteando a majoração da indenização.Nas ações em que há condenação em valor considerável, o arbitramento dos honorários sucumben-ciais deverá se pautar pelo art. 20, §3º, do CPC, devendo o julgador levar em consideração o zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, o tempo exigido do advo-gado na elaboração das petições e recurso, bem como a natureza e a importância da ação.” (TJMG, Apelação Cível nº. 1.0024.06.272822-5/001, 17ª Câmara Cível, Relator: Des. Eduardo Marine da Cunha, julgado em 14.02.2008).

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André Zonaro Giacchettaazgiacchetta@pinheironeto.com.br

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J O H A N S S O N & L A N G L O I SABOGADOS

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Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales,

Derechos de Autor, Nombres de Dominio.

“Agravo de instrumento. Decisão que defere a tutela an-tecipada no sentido de determinar que a ré-agravante, no prazo de trinta dias, cesse as práticas de concorrência desleal e violação de marca praticadas em detrimento da agravada, cessando, assim, a distribuição, comercialização e promoven-do substanciais alterações nas embalagens das versões cho-colate e morango do suplemento SUSTARE KIDS, de modo a afastar a confusão com o produto da autora, além se abster de utilizar, até o trânsito em julgado da sentença a marca SUSTARE KIDS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, na hipótese de descumprimento. Preliminar de nulidade da decisão. Rejeição. Artigo 209, § 1º, da Lei 9.279/96. Agra-vante que lançou no mercado suplemento alimentício com a marca SUSTARE KIDS. Parte agravada que ingressa com ação de perdas e danos, face as semelhanças fonéticas nas marcas confrontadas, ou seja, SUSTARE KIDS E SUSTAGEN KIDS, e nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos fa-bricados pelas empresas litigantes. A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consu-midor que é induzido, por erronia, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. No caso, SUSTAGEN é uma marca vistosa, notoriamente conhecida, objeto de pre-visão e especial tutela pela Lei nº 9.279/96, de Propriedade Industrial (art. 126 e §§). A concessão de justa proteção de-corre das atividades permanentes e do conceito público de quem a obtém, decorrente, pelo menos em tese, de exitoso e laborioso desempenho ao longo do tempo, caracterizando, assim, no momento, o dano irreparável, se não fosse concedi-da a liminar. Quanto as demais questões, não deve a Instância Superior interferir, ao menos neste momento processual, sob pena de prenunciar sua posição de mérito. Artigo 557, caput, do CPC.” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº. 2008.002.08340, 15ª Câmara Cível, Relatora Desª: Helda Lima Meireles, julga-do em 27.03.2008).

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“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INTELECTUAL - USO DE MARCA REGISTRADA - ANTECIPA-ÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZA-DORES - PERICULUM IN MORA - PEDIDO DE CESSAÇÃO DE USO INDEVIDO - IMPOSSIBILIDADE.

- Não havendo prova de que a utilização da figura estaria colocando em dúvida os consumidores, caracterizando concorrência desleal ou trazendo prejuízos para a agra-vante, não há que se falar em periculum in mora.

- O uso indevido da marca registrada somente restará demonstrado após o trâmite processual regular, obser-

vados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo que resta patente o risco de irreversibilidade da medida.

- Caso concedidos os efeitos antecipadores da tutela, a agravada poderá vir a ser compelida a retirar de cir-culação de todo o mercado a marca utilizada, o que lhe acarretará prejuízos caso não haja procedência do pedido inicial.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº. 1.0024.07.769259-8/001, 13ª Câmara Cível, Relator: Des. Adilson Lamounier, julgado em 03.04.2008).

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“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NOME EMPRESARIAL - DENOMINAÇÃO - REGISTROS EM UNIDADES FEDERATI-VAS DIFERENTES - REGISTRO NO INPI SEM EXCLUSIVIDA-DE- ATUAÇÃO NO MESMO RAMO EMPRESARIAL - inocor-rência. A proteção do nome empresarial se dá através do arquivamento de ato constitutivo de firma individual ou sociedade, circunscrevendo-se à unidade federativa. Se o INPI, que é o órgão federal competente para garantir os direitos a todos aqueles que efetuem o registro de suas marcas e invenções em nível nacional, não concede exclu-sividade para o uso da marca, não há que se falar em proi-bição de uso de nome semelhante. Para que a marca impe-ça o uso de um de seus designativos no nome empresarial de outrem, exige-se que o titular da marca e o do nome colidentes operem no mesmo ramo empresarial.” (TJMG, Apelação Cível nº. 1.0707.06.118994-0/001, 14ª Câmara Cível, Relatora: Desª. Hilda Teixeira da Costa, julgado em 10.04.2008).

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“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIE-DADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AOS PEDIDOS QUE ENVOLVAM CONDENAÇÃO DIRETA DA EMPRESA RÉ, DETENTORA DA MARCA GUERREADA.

I - Sentença recorrida que julgou improcedente o pedido, no que tange à suspensão e cassação do registro da marca COWBOY, e julgou extinto o feito sem resolu-ção do mérito, no que se refere a todos os demais pe-didos formulados e que envolvam condenação direta da primeira ré, detentora da marca guerreada, face a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar

Jurisprudência

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pleitos que não referentes a cassação de registro, tal como determinado pelo artigo 175 da Lei nº 9.279/96 c/c artigo 109, inciso I, da CF e nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC.

II - A matéria em debate, no presente caso, diz respeito à ineficácia (ou não) da decisão administrativa no âmbito do INPI a respeito de pedido de registro da marca mis-ta ‘COWBOY’, que foi deferido administrativamente à empresa ré, na classe 34.10, para designar ‘tabaco em bruto ou manufaturado’. De acordo com a narrati-va feita na inicial, o pedido deveria ter sido indeferido, por configurar concorrência desleal, como previsto no art. 10 bis da Convenção da União de Paris, e nos arts. 2º e 195, III, da LPI. A parte autora alega, em apertada síntese, que quando se pensa em cigarro e se vê uma figura de cowboy a conclusão é inevitável: os cigar-ros são ‘MARLBORO’, o que foi solidificado durante os anos através de maciças campanhas de propagan-da desenvolvidas pelas autoras, e que o ingresso de marca composta por figura e palavra ‘COWBOY’ no mercado, para os mesmos produtos, só poderia cau-sar confusão, desviando a clientela das autoras, o que caracteriza ato de concorrência desleal.

III - Segundo a legislação marcária, para caracterizar a co-lidência entre as marcas, é imprescindível que a simili-tude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Nesse passo, as expres-sões MARLBORO e COWBOY são completamente dis-tintas, de forma a permitir a convivência pacífica no mercado sem gerar prejuízo para as empresas nem induzir a erro, dúvida ou confusão os consumidores acerca da procedência dos produtos,

IV - No que tange à notoriedade da marca MARLBORO, sabe-se que a legislação marcária brasileira assegura proteção especial à marca notoriamente conhecida, independentemente de registro, se a reprodução ou imitação do sinal gráfico, ou de parte dele, for sus-cetível de causar confusão ao consumidor. Não é a hipótese.

V - Afasta-se a alegação de concorrência desleal funda-mentada no art. 195, III, da LPI, que diz que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. Não há nos autos qual-

quer prova de que a empresa ré tenha se utilizado de meios ilícitos para obter o registro, vez que a marca em questão não se encontra entre as proibições legais, bem como não há registro anterior, pelas apelantes, da figura de cowboy nem da expressão cowboy, e, sendo o sistema de registro de marca atributivo, quem primeiro depositar um pedido de registro de marca, a seu favor militará a prioridade do registro.

VI - Mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, somente quanto ao pedido de indenização por perdas e danos e, quanto ao pedido de absten-ção do uso da marca, aplica-se o art. 515, § 3º, do CPC para, analisando o mérito, julgar improcedente o pedido, vez que mantida a improcedência do pedido de nulidade do registro.

VII - Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 365512, Processo nº. 199851010274638, Primeira Turma Especializada, Re-lator: Juiz Guilherme Calmon, julgado em 11.3.2008, DJU 2.4.2008).

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“Direito autoral. Ação ordinária e medida cautelar de busca e apreensão. Programas de televisão. ‘Shop Tour’ e ‘Telemídia Ofertas’. Suposta violação da Lei ng. 9.610/98. Descabimento. Inexistência de proteção legal à idéia (Art. 89, I da Lei n9. 9.610/98). Princípio do livre convencimento motivado. Julgador que não está adstrito aos laudos pe-riciais (art. 436 do CPC). Plágio e contrafação. Não ocor-rência. Simples coincidência do formato televisivo. Concor-rência desleal não verificada. Mero exercício da atividade econômica (CF, art. 170, IV). Reconvenção. Comprovação dos prejuízos materiais decorrentes da suspensão da exi-bição do programa ‘Telemídia Ofertas’. Danos morais ine-xistentes. Ausência de abalo à reputação empresarial das reconvintes. Improcedência da medida cautelar e da ação ordinária mantida. Parcial procedência da reconvenção. Condenação em danos morais cancelada. Recurso provido em parte.” (TJSP, Apelação com Revisão nº. 3294574900, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. A Santini Teo-doro, julgado em 11.03.2008).

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“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Empresas concorrentes, que atuam em áreas afins e fazem uso das mesmas iniciais como denominação - Violação -

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“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c PERDAS E DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MO-NOCRÁTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMEN-TO. CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONTRAFAÇÃO DE DESENHOS INDUSTRIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. Ausente verossimilhança ou periculum in mora suficiente a confortar a tese da agra-vante, considerando a inexistência de demonstração inequívoca de que as agravadas realmente estejam pra-ticando concorrência desleal e contrafação de desenhos industriais de propriedade da A., utilizando-se de infor-mações privilegiadas da empresa agravante, ou desvian-do sua clientela, o que seria exigível para deferir o pro-vimento liminar antes do contraditório. Não há falar em grave prejuízo e dano irreparável à agravante. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO MONOCRATICAMENTE.” (TJRS, Agravo de Instrumento nº. 70023450406, 18ª Câmara Cível, Relatora Desª: Nara Leonor Castro Garcia, julgado em 20.03.2008).

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“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUTRIAL. AGRAVO. AN-TECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE REGISTRO DE MARCA NO-MINATIVA.

I – A mera constatação de que a marca nominativa que a ora agravante pretende registrar, FIORÍSSIMO, e a marca nominativa registrada pela ora agravada, HER-BÍSSIMO, pertencem ao mesmo seguimento merca-dológico (produtos de perfumaria e cosméticos) não é fundamento bastante para proibir que a agravante continue a utilizar aquele primeiro signo distintivo em seus produtos.

I – O sufixo ‘ÍSSIMO’ é partícula da língua portuguesa que denota superlativo e o seu uso se encontra diluído na formação das marcas, razão porque não se cogita da colidência entre os signos distintivos que se utilizem dessa partícula, se há suficiente distinção entre as ex-pressões restantes em cotejo.

II – Não há afronta à vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei n.º 9.279-96, se, diante da evi-dente similitude com o conjunto figurativo de signo distintivo alheio, o requerente desiste do registro de marca em sua configuração mista e mantém apenas o registro da correspondente expressão nominativa dotada de suficiente distintividade com relação a ou-tros signos.

III – Provimento do agravo.” (TRF 2ª Região, Agravo de ins-trumento nº. 147417 - Processo nº. 200602010065396, Segunda Turma Especializada, Relator: Juiz André Fon-tes, DJU 30.1.2008).

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“AÇÃO ORDINÁRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CA-RACTERIZAÇÃO. REPRESENTANTE DA RÉ QUE TRABA-LHOU NA EMPRESA AUTORA POR CATORZE ANOS. E, APÓS DEMISSÃO, ABRIU ESTABELECIMENTO COMER-CIAL, NO MESMO RAMO, AO LADO DA AUTORA. Caso concreto, marcado pela animosidade familiar, relevando concorrência desleal. Manuseio de disquete com o cadas-tro da autora. Prova pericial que evidencia queda no fa-turamento da sua matriz. Evidente semelhança entre os estabelecimentos a causar confusão no cliente e auxiliar na migração destes de uma para outra empresa. Poste-rior fechamento da matriz da autora ali situada. DANO MATERIAL. Concorrência que ultrapassou os limites da legalidade. Dano material arbitrado em percentual (20%) sobre a queda do faturamento da matriz após abertura da empresa ré. Lucros cessantes arbitrados em percentual (5%) sobre a receita bruta da filial da autora com melhor rendimentos naquele ano. PRETENSÃO COMINATÓRIA. Descabimento. O nome de grupo familiar não constitui monopólio de um ou alguns de seus membros. DANO MORAL. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. Ausência de prova de que o agir da ré tenha sido no sentido de despres-tigiar a imagem da autora, que não veio a ser macula-da no mercado pela disputa, mesmo que desleal. APE-LO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Relator Des.: José Aqui-no Flores de Camargo, julgado em 06.03.2008).

Jurisprudência

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“RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPAGANDA COMPA-RATIVA. CAPTAÇÃO DA CLIENTELA. INFRAÇÃO DA OR-DEM ECONÔMICA. PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Veiculação de propaganda dita comparativa na qual em realidade inexiste com-paração entre produtos, no sentido de realçar suas ca-racterísticas e qualidade, em homenagem e informação ao consumidor. Propaganda que agride a imagem do concorrente, visivelmente em condição econômica infe-rior, pois liga o concorrente à prática de preço superior. Consubstanciado, ainda, abuso do poder econômico, com infração à ordem econômica, mais precisamente, à livre concorrência, face à notória inferioridade econô-mica do concorrente (art. 170, IV, da CF e arts. 20, I, e 29, ambos da Lei nº 8.884/94). APELO IMPROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível nº. 70020190310, 10ª Câmara Cí-vel, Relator Des: Paulo Antônio Kretzmann, julgado em 28.02.2008).

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“EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - NÃO CARACTE-RIZAÇÃO - VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE NOME E MAR-CA - IMPROCEDÊNCIA.Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano material ou mo-ral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização sub-jetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.Não se enquadrando a conduta da ré em qualquer dos crimes previsto na Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e restando demonstrado que seus preços, embora inferiores da autora, não são defi-citários, não resta caracterizada a concorrência desleal. Assim, resta afastado o ato ilícito e, conseqüentemen-te, não deve ser acolhida a pretensão indenizatória.Não havendo prova de que o nome e a marca compartilha-dos pelas partes, por força de termo de compromisso, era utilizado pela autora antes de autorizado seu uso pela ré e comprovado que a requerente, atualmente, é identificada por outra denominação, impõe-se a im-procedência do pedido visando a obstar o uso de tais sinais distintivos pela requerida.” (TJMG, Apelação Cí-vel nº. 1.0024.06.986115-1/001, 17ª Câmara Cível, Relator: Des. Eduardo Marine da Cunha, julgado em 17.4.2008).

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“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. UTILIZAÇÃO DA MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI PARA COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO PRODUTO. ARROZ. CONFUSÃO AO COMERCIANTE E AO CONSUMI-DOR. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSAO DA TUTELA ANTECIPADA. CESSAÇÃO DO USO DA MARCA. POSSIBILIDADE. - Ainda que a empresa autora não detenha o direito à exclusividade do elemento nominativo, inviável a utilização pela agravada da marca por aquela registrada para a comercialização do mesmo produto. - Probabilidade de dano de difícil reparação à em-presa autora, consubstanciado na concorrência desleal e no desvalor agregado ao produto pela confusão gerada pelo uso indevido da marca. AGRAVO PARCIALMENTE PROVI-DO.” (TJRS, Agravo de Instrumento nº. 70021154687, 6ª Câmara Cível, Relator Des.: Artur Arnildo Ludwig, julgado em 17.1.2008).

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“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA VER RECONHECIDA A DISTINTIVIDADE DA MARCA “ACESSORIOS MODERNOS” E COMPELIR O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI A EXCLUIR OU ALTERAR A RESSALVA FEITA EM SEU REGISTRO NO SENTIDO DE QUE A SUA TI-TULAR NÃO TEM “DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO ELE-MENTO NOMINATIVO”.

I – O elemento nominativo da marca mista ACESSORIOS MODERNOS é descritivo dos produtos para os quais foi registrado (artigos de vestuário, calçados, chapelaria e bijuteria), motivo porque não se cogita da apropriação dessa expressão de uso comum e apenas é possível o deferimento da exclusividade em função do conjun-to formado pela disposição figurativa diferenciada, inexistindo qualquer ilegalidade na restrição feita no certificado de registro quanto ao uso exclusivo do ele-mento nominativo, de forma a impedir a concessão de uso exclusivo a sinais genéricos e designativos de qualidade.

II – Agravo desprovido.” (TRF 2ª Região, Agravo de instru-mento nº. 155379, Processo nº. 200702010062430, Segunda Turma Especializada, Relator: Juiz André Fontes, DJU 30.1.2008). n

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Jurisprudência Administrativa

CONAR

pROpAGAnDACOmpARATIVA“nOVOAXE90AEROSOl”

Representação nº 255/07, em recurso ordinário

Autora: DM Indústria Farmacêutica

Anunciante: Unilever

Relatores: Conselheiros Carlos Chiesa e Marisa D’Alessandri

Câmara Especial de Recursos

Decisão: Alteração e Sustação

Fundamento: Artigos 4, 27, “caput”, e parágrafos 1º, 3º, letra “a”, e 32, letras “b”, “c”, “f”

e “h”, e 50, letras “b” e “c” do Código

A Unilever insurgiu-se contra decisão de primeira instância em representação iniciada pela DM, fabri-cante do desodorante Avanço, visando os anúncios em mídia impressa e eletrônica da linha “Axe 90 Ae-rosol”.

A denúncia da DM alega que as peças promovem inadequadamente comparações entre os produtos Axe 90 Aerosol e Avanço em afirmações como “Quer algo mais barato? Mas que funcione? Novo Axe Ae-rosol 90. Custa quase o mesmo que o spray” e em imagens de uma embalagem idêntica à de Avanço sendo destruída pelo produto. A DM ressalta em sua denúncia que há uma diferença de 62% entre o pre-ço sugerido para o produto da Unilever e o seu, o que não justifica a proclamada semelhança na compara-ção de preços.

A denunciada se defendeu afirmando que, por ser líder de mercado, não teria interesse em comparar os dois produtos, que a embalagem de spray sendo destruída é genérica e não permite nenhuma cone-xão direta com o produto Avanço e ainda que a frase “custa quase o mesmo que qualquer spray” é basea-da em pesquisa de mercado.

Ao analisar o processo, a relatora do recurso con-cordou com a conclusão inicial, dando razão à de-núncia da DM. Assim, manteve a recomendação de alteração do comercial de TV, reformulando-se as fra-ses “Quer algo mais barato? Mas que funcione?” e “Custa quase o mesmo”, e sustação do anúncio em mídia impressa. Os membros da Câmara Especial de Recursos acolheram o voto por unanimidade.

“lISTERInE”

Representação nº 269/07, em recurso ordinário

Autora: Colgate-Palmolive

Anunciante: Johnson & Johnson

Relatores: Conselheiros Wilberto Lima Jr. (voto vencedor) e Leonardo Machado

Câmara Especial de Recursos

Decisão: Alteração

Fundamento: Artigos 4o, 23, “caput”, 27, parágrafos 1º e 8º, 32, letra “a”, e 50, letra “b” do Código

A Johnson & Johnson recorreu da decisão de primeira instância que recomendou a alteração de anúncio impresso do seu produto Listerine. A repre-sentação foi iniciada pela Colgate, que entendeu que a peça apresentava afirmações que não seriam em-basadas em material científico capaz de prover-lhes credibilidade, como “Para limpeza total da boca re-comende e utilize um antisséptico com eficácia com-provada e aprovada”, “Listerine é 8 vezes mais eficaz que Oral-B” e “2 vezes mais eficaz que o Colgate Plax”. Questiona também a informação de que Lis-terine seria o “único antisséptico bucal aceito pela ADA - Associação Dental Americana”, o que daria a entender que os produtos concorrentes teriam sido reprovados pela Associação.

Segundo a defesa, todas as informações são ver-dadeiras e comprovadas cientificamente, baseadas em estudos de conhecimento público. Acrescenta que o material foi distribuído em dois congressos na-

Luiz Ricardo Marinelloluizmarinello@natura.net

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cionais para profissionais do meio com dados que fo-ram apresentados nos referidos eventos.

Em seu parecer, o relator do recurso considerou que os estudos apresentados pela Johnson & Johnson não são suficientes para proclamar a superioridade que o material prega. Por isso, recomendou que se mantivesse a decisão de primeira instância, pela al-teração da peça, com a exclusão das frases “8 vezes mais eficaz que Oral-B” e “2 vezes mais eficaz que o Colgate Plax” por insuficiência comprobatória e falta de informação científica pertinente. Recomen-dou também a exclusão da palavra “único” na frase “único antisséptico…”, por provocar interpretações confusas e equivocadas, e da expressão “eficácia comprovada e aprovada”, por apresentar excessos que abusam da confiança do consumidor. O voto do relator foi aceito unanimemente.

DIREITOSAUTORAIS

“COmpROmISSOpúblICOmEnORpREçODICICO”

Representação nº 231/07, em recurso ordinárioAutora: Carrefour

Anunciante: DiCico Relatoras: Conselheiras Marisa D’Alessandri e

Mariângela Vassalo (voto vencedor)Câmara Especial de Recursos

Decisão: ArquivamentoFundamento: Artigo 27, n° 1, letra “a” do Rice

A DiCico recorreu da decisão de primeira instância em representação iniciada pelo Carrefour, que pro-testou contra campanha utilizando o selo “Compro-misso Público DiCico”. Segundo a denúncia, o selo explorado pela anunciante apresenta o mesmo termo e a mesma identidade visual do selo utilizado pelo Carrefour desde 1980, chamado “Compromisso Pú-blico Carrefour”.

Para a defesa, as diferenças entre os selos são mais evidentes que suas semelhanças, que se restringem ao formato circular e à expressão “compromisso público”. No seu entender, tanto o formato circular quanto a expressão “compromisso público” são am-plamente utilizados na publicidade e não podem ser apropriados por uma única empresa.

Por maioria de votos, os membros da Câmara Es-pecial de Recursos concordaram com os argumentos da defesa e consideraram que o uso do selo feito pela DiCico é suficientemente distinto do utilizado pelo Carrefour, não havendo possibilidade de confusão. Assim, reformaram a decisão de primeira instância, acordando pelo arquivamento da representação. n

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