Curso/Disciplina: Propriedade Industrial....Curso/Disciplina: Propriedade Industrial. Aula: Patente. Professor (a): Marcelo Tavares Monitor (a): Lívia Cardoso Leite Aula 05 PATENTE

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Curso/Disciplina: Propriedade Industrial.

Aula: Patente.

Professor (a): Marcelo Tavares

Monitor (a): Lívia Cardoso Leite

Aula 05

PATENTE

Termos empregados pela Lei de Propriedade Industrial:

Em relação às MARCAS e ao DESENHO INDUSTRIAL, a lei usa o termo REGISTRO. Registro de

marca e registro de desenho industrial.

No que se refere à INVENÇÃO e ao MODELO DE UTILIDADE, a proteção se faz através da

PATENTE. O INPI concede uma carta-patente, que dá uma proteção TEMPORÁRIA a quem produz um

invento ou um modelo de utilidade. O objeto do curso a partir de agora é o tratamento da invenção e do

modelo de utilidade.

Nas aulas anteriores já foi vista a proteção de marcas, o registro delas, o princípio da

especialidade e o da territorialidade.

Agora será visto o que é uma invenção, o que é um modelo de utilidade, como se faz a patente

etc.

Pequena revisão dos aspectos constitucionais direcionados à matéria - revisão direcionada à

matéria:

Proteção da criatividade aplicada ao ramo empresarial. Proteção erga omnes, contra todos, da

patente de invenção, de modelo de utilidade, de desenho industrial, de variedades de plantas e de

topografias de semicondutores.

Questão concorrencial: segredo de empresa.

CF, art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização,

bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Esse art. foi objeto de referência na 1ª aula.


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Os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal. O primeiro direito prefigurado

pela Carta é, assim, o chamado direito autoral de personalidade do inventor, expresso na Lei pelo direito

de nominação ou de anonimato; o segundo direito é o direito à aquisição da patente.

No que se refere à proteção quanto ao invento, há 2 funções importantes:

- Nominação. O autor do invento tem o direito de permanecer anônimo. Ele pode dar entrada

em um pedido de patenteamento e pedir para o INPI não identificá-lo publicamente.

- Direito ao privilégio. Proteção da patente. Esta vai dar ao depositante do pedido, que se

presume seja o inventor, o direito de explorar comercialmente o produto ou o processo objeto da patente

durante um prazo determinado – 20 anos, 15 anos etc., de acordo com a previsão da lei.

O Estado poderia comprar o invento ou fazer, como faz a Constituição e a legislação brasileiras,

querendo que o invento seja de conhecimento público; dá um incentivo para quem torná-lo público. A

pessoa inventa algo em casa e sabe que aquilo pode beneficiar as pessoas e que ela também pode explorar

comercialmente. Deposita no INPI sabendo que este divulgará, e passa a ter durante um período

determinado a possibilidade, e é isso que se chama de privilégio, de explorar comercialmente de forma

exclusiva. Pode ceder, licenciar, mas tem o direito de explorar comercialmente durante período

determinado.

Terminado, perde-se o direito de exclusividade e todas as pessoas poderão utilizar. São 2

momentos diferentes. Quando se deposita, sabe-se que o INPI dará ciência a todos. Quando há o depósito,

não há mais segredo. Cairá em domínio público, no sentido de que será de conhecimento público. Quando

se inventa algo e se deposita o pedido de patente, sabe-se que aquele conhecimento cairá em domínio

público. Isso faz com que o patamar de conhecimento tecnológico no país, de desenvolvimento do país,

suba. Há interesse do Estado em dar ciência a todos de um determinado invento para que outras pessoas

possam aproveitá-lo e criem em cima dele, dando outro salto tecnológico. O Estado brasileiro passa,

mediante o depósito, a poder dar conhecimento a todos para que aquilo sirva de mais 1 degrau para que o

país cresça do seu subdesenvolvimento tecnológico. Em contrapartida, dá ao presumidamente inventor,

quem fez o depósito, o direito de explorar exclusivamente durante um período. O Estado, ao dar esse

direito de exploração, dá o direito de a pessoa ganhar dinheiro com o invento. Depois, esse conhecimento

inicial que já era público poderá ser explorado por outros.

Imagine-se uma criação, uma invenção, na área farmacológica. Uma empresa faz pesquisa de

uma determinada vacina e tem sucesso no medicamento, na vacina. Ela obtém a autorização da ANVISA e

faz um pedido de patente. O INPI dará conhecimento a todos da fórmula da vacina, como é feita. Isso faz

com que haja interesse nacional para que se desenvolva o conhecimento. A empresa que criou terá o direito

de exclusividade para a exploração, por exemplo, durante 20 anos. Terminado o prazo, a indústria de

genérico pode explorar. Aí também há interesse do Estado porque provavelmente o preço do remédio vai

cair.

O fundamento da tutela será o invento industrial, ou seja, a criação de uma nova solução para

um problema técnico de utilidade industrial, seja ela invenção, seja outro tipo de solução, tal como a

definida por modelo de utilidade. Não têm proteção por tal dispositivo constitucional as descobertas, ou


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seja, a revelação do já existente, mas ainda desconhecido. Também não têm guarida nesta cláusula (embora

possa ter por outra, como veremos a seguir no tocante às criações industriais) as criações não industriais, ou

seja, as que não impliquem em mutação nos estados da natureza.

A invenção tem uma complexidade maior. O modelo de utilidade tem uma capacidade de

criatividade menor.

Não é possível patentear uma descoberta. A pessoa descobriu algo que já está na natureza,

uma determinada propriedade de uma planta. Isso não é patenteável. A transformação da propriedade – se

o homem, através do seu conhecimento, faz uma transformação daquilo em determinado remédio – é

patenteável. Tão somente a propriedade de uma determinada planta não. Isso é uma descoberta. As

descobertas não são patenteáveis. O que o Estado faz é a proteção da criatividade humana útil à produção

industrial. A que não é, é protegida em outros segmentos da propriedade intelectual como, por exemplo,

direito de autor.

Uma pessoa faz um quadro para ser colocado em um museu. Ele é feito para ser reproduzido

em escala industrial? Não. Pelo contrário. Deseja-se que o quadro seja único, tenha uma beleza única. Há

criatividade humana? Tem. Tem invento? Tem. Mas não tem aplicação industrial. Então não pode receber

carta-patente. Receberá a proteção no âmbito do Direito Intelectual em outro setor, o do Direito Autoral. O

que se protege no Direito Industrial, na Propriedade Industrial, é a criatividade humana que modifica o

estado da natureza, desde que ela possa ter aplicação industrial. Esse é o link que deve ser guardado em

relação à proteção constitucional.

O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo que a patente tem com “o

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. O criador, o inventor, não tem

direito à exclusividade permanente. O Estado faz uma troca com ele. Ele dá o conhecimento e o Estado dá

publicidade dele, mas dá ao criador um direito TEMPORÁRIO de exploração.

O privilégio será concedido para a utilização do invento, obviamente de forma compatível com

os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. É um privilégio, ou seja, uma situação

jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo industrial, vale

dizer, prática, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação.

O privilégio será sujeito a exame substantivo de seus requisitos; a excepcionalidade da restrição

à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula

final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos

legais e constitucionais.

Existem outras modalidades distintas da patente da invenção e do modelo de utilidade. A

Constituição prevê “bem como proteção às criações industriais”. Ex: variedades de plantas, software,

desenho industrial, topografias de semicondutores e segredo de empresa.


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Cláusula finalística: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e

econômico do País”.

Um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma

tecnologia. É o monopólio instrumental. Tem o segredo de empresa como opção. A empresa pode guardar

o segredo com ela. Publicação como contrapartida e uso necessário como contrapartida.

Roteiro: o que é examinado?

- Há realmente um invento?

- Ele é novo?

- Tem atividade inventiva?

- É aplicável industrialmente?

- A patente não é proibida?

- Há suficiência na descrição?

Em relação a uma invenção, ela tem de ter NOVIDADE ABSOLUTA. A novidade na marca é

relativa porque o termo tem de ser novo no ramo de comércio. Uma outra empresa pode, em outro ramo de

comércio, aplicar o termo. Ele será novo. A novidade é relativa. Até pode haver o uso em outro segmento.

Na invenção, a NOVIDADE é ABSOLUTA. Não pode ter uma criação igual. A novidade tem de ser

ABSOLUTA.

A novidade tem de ter uma atividade inventiva e possibilidade, interesse, de produção

industrial. Mesmo que tenha isso tudo, não pode haver proibição legal de patenteamento. A lei coloca

algumas proibições de patenteamento.

Além disso, sua descrição tem de ser suficiente.

3 pressupostos do patenteamento:

- Novidade absoluta;

- Atividade inventiva;

- Produção industrial.

O que é NOVIDADE ABSOLUTA?

Existe alguma produção, algum invento anterior, que seja parecido com aquele? Se tem, não

pode ser patenteado. A novidade tem de ser ABSOLUTA.

Uma vez que haja NOVIDADE ABSOLUTA, existe algo criativo?

O que a lei protege é a criatividade humana. Se não há nenhuma criatividade, mesmo sendo

algo novo, não é merecedor da patente.

Há uma diferença entre novidade e atividade inventiva. A novidade é uma comparação

objetiva. Tem algo semelhante? Se tem, não há novidade. A atividade inventiva diz quando algo é realmente

novo. Mas tem de ser ver se houve alguma criação, se algo foi criado. Se não, não há atividade inventiva,

mesmo sendo novo.


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Se é novo e tem atividade inventiva, tem aplicação industrial, ou é um quadro, uma escultura?

A escultura é absolutamente nova e tem inventividade, mas não serve para aplicação industrial.

Não pode ser patenteada. Pode ter outro tipo de proteção. De forma alguma se está a dizer que uma

escultura, uma obra de arte, não mereça proteção. Não se está dizendo isso. Está a se dizer que merece

outra proteção, dentro da generalidade da propriedade intelectual. Pode ser direito autoral etc.

Tendo novidade, atividade inventiva e produção industrial, tem de ver se a lei veda. Ex: a lei

veda o patenteamento de regra de jogo. Uma pessoa bola um jogo novo. Não há nenhum jogo igual. Ela

bolou as regras do jogo War ou Imagem e Ação. Antes não havia nenhum jogo igual. Então há novidade

absoluta. Tem atividade inventiva? Tem. O jogo é uma criação nova, a relação, o que será feito etc. Pode ser

produzido industrialmente? Pode. A regra do jogo pode ser reproduzida industrialmente. A lei veda o

patenteamento de regra de jogo. A lei não quer que isso seja patenteado. Não adianta ter os 3 pressupostos

porque a lei vedou. É ilegal essa patente.

Se a lei não vedar, a descrição é suficiente? O que é descrição suficiente?

O inventor, quando pede o patenteamento no INPI, tem de descrever o invento de uma forma

tão clara que um técnico no assunto, e não um leigo, um artífice naquela matéria possa, ao ler, fazer algo

igual e que funcione.

Ex: uma pessoa criou e quer patentear uma determinada produção, um novo tipo de saca-rolha.

Ele parte de um método completamente diferente dos já existentes. Tem novidade? Tem. Tem um quê de

criação, uma abordagem completamente diferente, nova? Sim, tem atividade inventiva. Pode ser produzido

industrialmente? Há interesse? Há. Produção industrial. Tem proibição legal? Não. A lei não veda a produção

desse invento. Aí vem a descrição dizendo “esse saca-rolha é caracterizado por ter uma pinça tal e ela

aplicada a...”. Vai havendo uma descrição. Vem um fabricante de saca-rolha. Ele tem uma fábrica pequena,

mas é um técnico no assunto. Ele olha a descrição e vai fazendo. Ao final ele produz o que foi inventado. Se

isso é possível, tem descrição suficiente. Se não, não é suficiente. Uma patente pode ser negada por falta de

suficiência na descrição. De nada adianta para o Estado uma pessoa ter uma invenção e o Estado dar uma

patente se aquilo na prática não pode ser reproduzido tão só pela leitura de um técnico no assunto. Se é

uma fórmula de um remédio, é uma indústria farmacêutica que é a técnica no assunto. Ela tem de ler a

fórmula, fazer exatamente aquilo, com aquela proporção e aquelas condições, e chegar no mesmo remédio.

Se isso é possível tem suficiência descritiva.

Há um invento? É novo? Há novidade absoluta? É criativo? Tem uma atividade inventiva? Tem

produção industrial? São os 3 pressupostos. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Se tem

isso tudo, a lei veda? Ex: lembrar da regra do jogo. Esta tem tudo mas a lei não permite a patente.

Há suficiência descritiva? Um técnico no assunto seria capaz de fazer? Se sim, pode ser

patenteado.

Diferença entre invenção e invento:

Invento é gênero. Invenção é espécie.

Invento é uma solução técnica original de um problema técnico.


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Invenção é a criação industrial maior, se concede prazo maior e mais amplidão de proteção. A

proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção na Natureza, gerando uma solução

técnica para um problema técnico.

Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais,

as criações estéticas, ou as criações abstratas (não técnicas) - não servem para nada. O cara cria uma

fórmula que não serve para nada -, como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de

computador. São criações abstratas. Não têm aplicação industrial.

Invento é gênero. Na previsão da LPI há 2 espécies:

- Invenção;

- Modelo de utilidade.

Invenção é algo mais complexo.

Modelo de utilidade é algo que vai ter, a partir de uma determinada invenção, uma

aplicabilidade diferente.

Invenção. Ex: máquina de lavar. É um invento. Dá uma solução técnica a um problema técnico.

Qual o problema técnico? Lavar roupas. Qual a solução? Coloca as roupas e a máquina faz. A máquina dá

uma solução técnica para um problema técnico do ser humano. Isso é um invento. É algo novo permitir que

uma pessoa coloque o produto de limpeza na máquina, aperte um botão e a máquina faça tudo sozinha? É

algo grandiosamente novo? É. Isso é uma invenção.

O que vem a ser um modelo de utilidade?

Está vinculado a uma nova funcionalidade, às vezes de uma invenção que já existe. Ex: máquina

de lavar que tenha alguma outra funcionalidade. A outra pessoa não criou a máquina de lavar. Esta já existia.

Mas deu-se outra funcionalidade. Ex: máquina que seca também. Ela lava e seca. É uma máquina de lavar

que também é secadora. Ela merece proteção. Houve a solução de outro problema técnico. Há uma

funcionalidade a mais nessa máquina de lavar. A máquina que lava e seca é caso de modelo de utilidade,

uma invenção nova.

Invenção é um grande invento, de grande criatividade.

Modelo de utilidade está ligado à questão funcional, a uma melhoria funcional que se faz em

uma invenção.

LPI, art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; - Não é solução útil.

II - concepções puramente abstratas; - Não é solução útil.

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos,

publicitários, de sorteio e de fiscalização; - É útil, mas só prático.

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; - Não é

solução útil.


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V - programas de computador em si; - É útil, mas só prático.

VI - apresentação de informações; - É útil, mas só prático.

VII - regras de jogo; - É útil, mas só prático.

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico,

para aplicação no corpo humano ou animal; e – Decisão política de não fazer proteção patentária dessas

criações.

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda

que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos

naturais. - Não é solução útil.

Esse art. trata do invento como gênero. Se ele não é útil, não será patenteado. Terá patente o

que for útil, prático e técnico.

O art. 10 da LPI diz o que não pode ser invenção e nem modelo de utilidade. Na lei em vigor,

lista-se o que não é invento.

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório

descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento

mencionado "solução técnica para um problema técnico".

TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

Solução técnica para um problema técnico – essa é a definição de invento.

O “caráter industrial” do invento:

“Alega o autor que, na qualidade de funcionário da 2ª Ré, elaborou o projeto para criação e

implementação do Cartão de crédito e de milhas (Smiles) (...) No tocante ao método de comercialização “compra

premiada”, tenho que, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.279/96, não é considerado invenção nem modelo de

utilidade, logo, não há que se falar em registro de patente e pretensão de exclusividade como pretende”.

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 1ª Câmara Cível, Des. Jorge Maluf, AC 29.782/2008,

Julgado em 02.04.2009.

Criou-se um método apenas. Não há proteção pela previsão do art. 10 da LPI.

3 pressupostos da patente:

- NOVIDADE - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a

que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la;

- ATIVIDADE INVENTIVA - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja,

que o técnico da arte não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis. Tem

de haver criatividade humana;

- UTILIDADE INDUSTRIAL e possibilidade de REPRODUÇÃO - a natureza da tecnologia sobre a

qual recai o invento permita a reprodução do bem ou serviço tal como descrito (repetibilidade), sem

intercessão a cada caso do homem e;


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- SUFICIÊNCIA DESCRITIVA: além disso, que a descrição permita que o técnico da arte possa

repetir o invento (reprodutibilidade), requisito hoje encerrado no art. 24 do CPI/96, como exigência de

validade da patente.

LPI, art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua

realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que

não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado

por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva são os 4 requisitos.

Evolução técnica:

ALVARÁ DE 28 DE ABRIL DE 1809

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei virem, que sendo o

primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis

Vassalos

I. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e

invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que

sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem

neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe

a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a

fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção.

Preocupação do Príncipe Regente com a proteção da produção da propriedade industrial.

Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.:

1966.12.05. Primeira turma. Publicações: DJ - data- 12.04.67.

Ementa: patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento.

Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de

constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Definição de estado da técnica: é aquilo que já é de conhecimento público.

O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da

data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no

Brasil ou no exterior.

Para constituir o chamado estado da técnica, não é necessário que o conhecimento anterior

tenha sido produzido no Brasil. Um pedido de patenteamento pode ser indeferido no Brasil porque não é

novo em relação a um produto já criado em outro país. Esse conhecimento do estado da técnica tem de ser

absoluto em todos os ramos do conhecimento e também em qualquer lugar do planeta. Se aquilo for


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conhecido em qualquer lugar do planeta, haverá o estado da técnica. Aquilo já é acessível às pessoas, ao

público.

O estado da técnica é tudo aquilo que já era de conhecimento público até a data anterior ao

depósito do pedido de patente.

Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um

paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia. Mesmo que a pessoa não tenha publicado um

trabalho científico sobre aquilo, desde que tenha sido colocado em prática, já prejudicará a questão da

novidade.

A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto

tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade. Imagine-se que uma determinada

empresa esteja em processo de invenção de algo e queira testar, só que não tem o parque industrial para

fazer o teste. Ela contrata outra empresa com uma cláusula de não divulgação – contrato de segredo. A

empresa passa a ter conhecimento da tecnologia para a produção do protótipo que será colocado em teste.

A ciência que ela tem não é considerada quebra da novidade porque foi necessário para o eventual teste e

havia contrato de segredo. O tão só conhecimento pela outra empresa não permite que haja uma quebra do

caráter de novidade.

"De acordo com as Diretrizes de Exame do INPI, "entende-se que há novidade sempre que a invenção

ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica". 3 - Não estando a

matéria do objeto da patente de invenção PI 9805668-9 comprovadamente antecipada em uma única fonte, não há

como afastar o requisito da novidade. "

TRF2, AC 2010.51.01.807776-9, Segunda Turma Especializada, Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA

SILVA, 11/02/2014.

Não quebra também a questão da novidade quando se obtém o conhecimento a partir de

partes de outras invenções. Isso pode afastar a atividade inventiva, mas não a novidade. O que enseja que

não haja novidade é a existência em um único documento daquela descrição. Para que não haja novidade

tem de haver uma antecipação do conhecimento, de acordo com o INPI, com base em um único

documento. Isso gera a quebra da novidade do invento.

A lei prevê exceções à novidade:

- Período de Graça. A lei 9.279/96 considera não ferir a novidade a divulgação do invento,

quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido

de patente, se promovida pelo inventor (o chamado período de graça). O inventor tem o prazo de 12

meses de período de graça. Se for dado conhecimento aos outros pelo próprio inventor (há essa

característica no período de graça – quem tem de dar conhecimento às pessoas é o próprio inventor) estará

protegido.

- Prioridade Internacional. Lei 9.279/96, “ao pedido de patente depositado em país que

mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional,

será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito

invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.


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- Prioridade nacional e Pipeline. Assunto muito específico.

Utilidade industrial:

LPI, art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial

quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Aplicação industrial como repetibilidade:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será

dotada de repetibilidade. Tem de poder ser repetida, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida

indefinidamente sem a intervenção pessoal do homem. Careceriam de utilidade industrial os métodos de

tingir cabelo, etc.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por

Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003. , (p. 153) - “A invenção deve ser real, por outra, a

possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal

dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados

constantemente iguais (deve ser repetível); que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor

a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção. Assim,

são excluídas da proteção legal as invenções charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do público”.

O outro elemento importante da noção é que o invento seja uma solução de um problema.

Projeto de Genoma Humano - o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) procurou

obter patente para milhares de sequências de gens numa fase inicial da pesquisa. A rejeição do Escritório

Americano de Patentes (PTO) baseou-se exatamente em inexistência de propósito industrial, ou, mais

precisamente, de um problema técnico específico a ser resolvido pela informação sobre a sequência

genética. É preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido pela definição, sob pena de não ser

patenteável. Falta de utilidade industrial: o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física, assim

como métodos de tingir cabelo.

Atividade inventiva – não obviedade. Não pode ser óbvio.

LPI, art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não

decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

De maneira evidente do estado da técnica indica que o padrão de avaliação é o homem

especializado na matéria, mas não o maior expoente mundial do setor.

Há uma diferença importante entre novidade e atividade inventiva. Para que haja novidade

não pode estar no estado da técnica. O que é o estado da técnica?


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Todo conhecimento existente sobre o assunto até o depósito. Isso tem de ser reunido em um

documento. Se houver uma reunião, em um único documento, da antecipação do conhecimento que está

sendo proposto para patente no momento, essa proposição, pedido de patente, não pode ser aceita porque

não haverá novidade absoluta.

Imagine-se que haja novidade absoluta mas não haja nada criativo. Não terá atividade

inventiva, que é a criação humana não óbvia. Para um técnico no assunto aquilo é obvio? Se sim, não há

atividade inventiva.

Quando se tem um processo em que se discute patenteamento de invento, essa pergunta é

feita de forma comum ao perito. O perito afirma que há novidade e se aquilo tem atividade inventiva ou é

óbvio.

Tem aplicação industrial? Pode ser repetido? Tem repetibilidade? Se as pessoas utilizarem a

descrição, de novo chegarão àquela solução técnica? Se isso for possível, ótimo.

Tipos de reivindicações que podem ser feitas:

- Reivindicação de patente de produto;

- Reivindicação de patente de processo;

- Reivindicação de nova aplicação – produto ou processo já patenteado para o qual se descobre

nova aplicação;

- Reivindicação de aparelho - unidade da patente;

- Reivindicação de combinação - nova perspectiva de utilização.

Tipos de reivindicações e consequências:

- Processo - dá a exclusividade do uso dos meios;

- Produto - quer como ele seja produzido;

- Uso - só exclusividade para o novo emprego.

Importante aspecto das patentes de processo, à luz do art. 42, §2º, do CPI/96: reversão do ônus

da prova.

LPI, art. 42 – A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,

de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que

outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor

ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por

processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Certificado de Adição:


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AN INPI 127/97, item 9: “O aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em invenção

reivindicada em pedido ou patente poderá ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que

apresente o mesmo conceito inventivo desta”.

Desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, obtidos após o depósito do pedido, mas que

não se constituam em invenção nova, por carência de atividade inventiva.

Art. 76 da Lei 9.729/96 - a adição será reconhecida ao pedido, formulado até o deferimento ou

indeferimento, paga retribuição específica e demonstrada a existência de um só conceito inventivo. O

certificado de adição é acessório da patente, e tem a mesma duração da principal.

O novo código, a LPI, defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei

ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

Direito de adjudicação - direito de caráter patrimonial puro. É suscetível de ser reivindicado

(jus persequendi) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96.

Quem depositou um pedido de patente mas não é o inventor, pode eventualmente ter a sua

patente transferida para outra pessoa que tenha o direito.

Relação com os empregados: existem 3 situações. Titularidade em relação a empregados:

Imagine-se que o empregado de uma empresa faça um invento. A quem ele pertence, à

empresa ou ao empregado? Essa é a questão, o problema a ser enfrentado.

Imagine-se que o empregado de uma empresa tenha uma criação, um invento. A questão é

saber se aquele invento será titularizado pela empresa ou pelo empregado.

- 1ª situação: se contratado para criar, a titularidade é da empresa. Quando a empresa

contrata, por exemplo, um engenheiro para criar uma solução técnica para um determinado problema. O

engenheiro cumpre o contrato de trabalho dele e cria. Quem contratou? A empresa, com esse fim

específico. A patente é da empresa.

- 2ª situação: o empregado cria com instrumentos da empresa. Solução: meio a meio. Se o

empregado, na sua hora de trabalho, utilizando o material da empresa; ele não foi contratado para isso. Ele

acaba criando um determinado produto novo durante o trabalho, utilizando o material da empresa. É meio

a meio. Metade dos direitos será da empresa, metade do autor.

- 3ª situação: se a criação é independente, é tudo do empregado.

São 3 situações previstas na LPI. São situações distintas. A LPI, já se antecipando a um conflito

de interesses entre empresas e seus empregados no que se refere à produção industrial, já dá, já antecipa

eventual solução.

Empregados - art. 88 e seguintes do CPI/96:


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- A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando

decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a

atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Se a

invenção ou o modelo de utilidade decorrem do contrato de trabalho em si, pertence à empresa.

- Pertencerá exclusivamente ao empregado desde que desvinculado do contrato de trabalho e

não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do

empregador.

- A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando

resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou

equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. O contrato pode

dispor de forma diferente em relação a isso.

Meio a meio - ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao

empregado a justa remuneração. É possível isso. No meio a meio é possível que o empregador fique com a

exploração e remunere o empregado.

Obs: A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo

empregador dentro do prazo de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à

exclusiva propriedade do empregado.

Tribunal Superior do Trabalho - REMUNERAÇÃO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - INVENÇÃO OU

APERFEIÇOAMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência da Justiça do Trabalho para apreciar

controvérsia em torno de invenção ou aperfeiçoamento, que não deixa de ser um trabalho inventivo, por parte do

empregado, é determinada pela Lei nº 5.772/71 (Código antigo), e artigo 454 da CLT, este abrangido pela referida

lei e não revogado. A competência firma-se em decorrência do contrato de trabalho, sem o qual tal criação não teria

ocorrido.”

Acórdão nº: 0002502, decisão:27.09.1988, Reapreciação Do Recurso De Revista, Processo

nº:0001426 , 1ª Turma, 5ª Região, publicado no DJ de 25.11.88 , pgs:31160, relator Min. Sebastião Machado

Filho

Quem pode pedir a patente:

O que ocorre se o inventor desenvolve sua criação na empresa, com os meios dessa, e depois

toma para si o invento? A lei diz que salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do

contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano

após a extinção do vínculo empregatício. A lei presume que ocorreu dentro do ambiente da empresa, com

os meios da empresa, uma criação do empregado que seja feita até 1 ano após a extinção do contrato de

trabalho. É uma presunção. Esta pode ser quebrada, é relativa. O ônus da prova de que aquele invento foi

feito fora do ambiente da empresa, sem qualquer participação dela, não tendo nada a ver com ela, é do

empregado. A lei já presume o meio a meio se o invento for criado na constância do contrato de trabalho

ou até 1 ano depois dele. Há uma presunção relativa, e não absoluta. A lei faz essa presunção.


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Direito do usuário anterior:

Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de

prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a

exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”. Em outras palavras, o direito resultante da patente

exerce-se erga omnes, menos para o usuário anterior.

Acordo TRIPS/OMC veda exclusões legais, salvo:

a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e saúde humana,

animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente;

b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana;

c) animais que não sejam microorganismos;

d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver

um sistema de proteção específica;

e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto

processos não biológicos ou microbiológicos.

Esse acordo não pode ser invocado diretamente. Não gera direito subjetivo. É uma obrigação

estatal. O Estado tem de fazê-lo valer dentro do seu território.

A lei nº 9296, posterior ao TRIPS, traz vedações legais de acordo com a previsão. TRIPS não traz

nenhuma vedação, não gera direito subjetivo. O que ele faz é um constrangimento à liberdade do Estado de

se autotutelar.

A lei nº 9296 traz uma lista de não patenteáveis:

a) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

b) as substâncias (ou processos de obtenção ou modificação), resultantes de transformação do

núcleo atômico;

c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que não sejam mera

descoberta.

Na definição legal, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de

plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética,

uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. A lei nova permite o

patenteamento de transgênicos.

LPI, art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data

de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no

art. 75.

§1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do

relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.


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§3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público

com a publicação de que trata este artigo.

LPI, art. 75 - O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será

processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no

prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão

competente, o pedido será processado normalmente.

§2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de

interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão

competente.

§3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão

condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos

direitos do depositante ou do titular.

Efeito da publicação – dar conhecimento ao público, mas não torna de domínio público. Dar

conhecimento ao público significa que o que o Estado queria produz efeito imediato, que é gerar tecnologia

para o país, apesar de não se poder produzir, a não ser através da empresa que deu entrada no pedido de

patente. Não se deve confundir dar conhecimento público com domínio público. Ao dar conhecimento

público, o invento entra no estado da arte, no conhecimento público. Impede que haja novidade para

invento parecido. Isso não dá domínio público para que todos possam explorar da forma como quiserem.

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua

realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução. Muito importante

que o relatório tenha suficiência em sua descrição para que haja repetibilidade.

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos

legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação

de todos os interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame,

após eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada. Há um elogio a ser feito a

esse procedimento. A lei prevê a participação daquele que depositou, a publicação, e eventuais interessados

podem apontar que não há novidade, que não há atividade inventiva, porque o deferimento da patente

pode constranger a produção de um determinado bem que já esteja sendo feita por outra empresa. Esse

processo é dialogal, envolvendo aquele que pediu a patente, eventuais interessados que estejam no

mercado e o INPI. É realmente um experimento dialogal.

Conteúdo da exclusividade das patentes:

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de

produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, tanto o produto objeto de

patente, quanto o processo, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96,

art. 42).


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A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96. Existem crimes de

violação de patente.

Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para

que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (contributory infringement).

Patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por

sua função: ele existe enquanto socialmente útil. Objetivo constitucional. O elemento crucial do equilíbrio de

interesses que justifica a patente clássica é a temporariedade do direito. Não só a tecnologia se torna

conhecida pela publicação da patente, como também seu uso passa a ser acessível por todos, após certo

prazo legal, que no caso é de 20 anos.

A extensão técnica da exclusividade - objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações

que integram o pedido.

A extensão geográfica da exclusividade - quanto ao território, a patente é limitada, em regra,

ao país que a concede.

A extensão jurídica da exclusividade - quanto ao exercício dos direitos, o privilégio cobre

algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc.

Os limites legais do direito - estabelecidos como um rol de atos de terceiros.

A exigência do uso adequado do privilégio - o uso da exclusiva em desacordo com tal finalidade

é contra o direito. Quem tem uma patente tem de empregá-la de forma socialmente correta.

Limites quanto ao prazo:

Termo, contado da própria concessão ou da data de depósito. Código brasileiro em vigor dá

proteção limitada antes da concessão.

Segundo a lei em vigor, o prazo é de 20 anos para patentes de invenção, e 15 para MU a

contar do depósito.

Prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de invenção e a 7 sete anos para

a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada pendência judicial ou de força

maior.

A patente tem por duração, na invenção, o prazo de 20 anos, a contar do depósito. Esse prazo

não pode ser de menos de 10 anos a contar da concessão. Imagine-se que o depósito tenha ocorrido em

1990. A patente teria duração até 2010. O INPI levou 13 anos para conceder. A patente tem no mínimo 10

anos. Se concedeu em 2003 e tem no mínimo 10 anos, vai até 2013. Ela terá 3 anos a mais porque o INPI

demorou mais do que 10 anos para apreciar. A lei presume que o INPI não vai demorar mais de 10 anos para

apreciar um pedido. São 20 anos da data do depósito e no mínimo 10 anos a partir da concessão. No

exemplo, a patente foi depositada em 90 e o INPI levou 13 anos. O que vai prevalecer é o prazo mínimo de

10 anos a partir da concessão.

Limitações:


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I - privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse

econômico do titular da patente. Uma pessoa pode pegar o conhecimento, lê a descrição e produzir só para

si. Não pode ter finalidade comercial;

II - finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido

colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto

patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos;

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em

circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo

detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para

multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa;

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por

patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à

obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do

produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

Devem ser lidas as limitações ao exercício do direito de patente.

Terminado o estudo relativo à patente de invenção e a de modelo de utilidade. O modelo de

utilidade é uma criação menor do que a invenção. Por isso, tem prazo de proteção menor.

Serão trazidos exercícios da matéria para que se possa ver como as questões são formuladas,

principalmente em concursos para Juiz Federal.

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Curso/Disciplina: Propriedade Industrial....Curso/Disciplina: Propriedade Industrial. Aula: Patente. Professor (a): Marcelo Tavares Monitor (a): Lívia Cardoso Leite Aula 05 PATENTE