Denis e outros - dbba.com.br file EDITORES João de Almeida João Luiz da Silva Almeida Adriano Pilatti Alexandre Freitas Câmara

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

NA CONSTRUÇÃO DOS

TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS

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DENIS BORGES BARBOSA

KARIN GRAU-KUNTZ

ANA BEATRIZ NUNES BARBOSA

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

NA CONSTRUÇÃO DOS

TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS

EDITORA LUMEN JURISRio de Janeiro

2009

Copyright © 2009 by Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntze Ana Beatriz Nunes Barbosa

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL

Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

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de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e indenizações diversas (Lei no 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados àLivraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no BrasilPrinted in Brazil

Sumário

[1]§1.1. Uma introdução ........................................................................... 1

Seção [2] A Construção da Propriedade Intelectual como Monopólio......... 5[2]§1. O estatuto dos Monopólios de 1624 .............................................. 5[2]§2. Como a cláusula finalística se incorpora na lei ordinária ............ 10[2]§3. O papel da temporalidade .............................................................. 20[2]§4. O Custo social das exclusivas da Propriedade Intelectual ........... 21[2]§5. A inderrogabilidade do domínio público ...................................... 24[2]§6. A dimensão público/privado em Propriedade Intelectual ........... 24[2]§7. O livre uso do que não está sob exclusiva..................................... 28[2]§8. Propriedade Intelectual como uma “propriedade” constitucional. 36[2]§9. A natureza das exclusivas da Propriedade Intelectual no sistema

brasileiro.......................................................................................... 41

Seção [3] Sobre a Construção da Propriedade Intelectual a Partir do Con-ceito de Propriedade ................................................................................. 45[3]§1. O Pólo da Propriedade ................................................................... 45[3]§2. A construção da propriedade pelo Tribunal Constitucional ale-

mão .................................................................................................. 48[3]§3. O desenho dos direitos de Propriedade Intelectual é essencial-

mente constitucional ...................................................................... 65[3]§4. A construção de uma exclusiva resulta de um ato político.......... 66

Seção [4] A Construção da Novidade como o Requisito ConstitucionalCentral........................................................................................................ 69

[4]§1.1. O que é “Novidade” depende do tipo do direito ................. 74[4]§1.2. Novidade das marcas como requisito constitucional........... 75

[4]§2. A natureza territorial dos direitos de PI ....................................... 76[4]§3. Propriedade Intelectual não se expande por via judicial ............. 78[4]§4. A complexa ponderação ................................................................. 82[4]§5. A importância político-conformadora do processo de ponderação . 83[4]§6. A ponderação e a limitação à pesquisa .......................................... 88[4]§7. Quando é o tempo de se dar patente de fármacos e medicamentos.. 91[4]§8. Ponderação entre a propriedade e a saúde.................................... 92

v

vi

Seção [5] Os Requisitos Constitucionais dos Direitos.................................... 95[5]§1. Dos direitos autorais ....................................................................... 95

[5]§1.1. A originalidade autoral.......................................................... 95[5]§1.2. Da garantia de que a exclusiva não impeça o desenvolvi-

mentos da cultura .................................................................. 104[5]§2. Das patentes .................................................................................... 108

[5]§2.1. Utilidade social das patentes ................................................. 108[5]§2.2. Descobertas e invenções........................................................ 108[5]§2.3. Atividade inventiva ............................................................... 110[5]§2.4. Preexistência de direitos antes da concessão da patente..... 116[5]§2.5. Exigência de devido processo legal....................................... 116[5]§2.6. Conteúdo constitucional das patentes.................................. 117[5]§2.7. A diferença entre o objeto das patentes e dos direitos autorais . 118

[5]§3. O estatuto constitucional do segredo de empresa ........................ 123[5]§4. A especificidade das marcas ........................................................... 124

Seção [6] A liberdade de expressão ................................................................. 125[6]§1.2. O caso Eldred v. Ashcroft ........................................................... 127

Seção [7] PI e Consumidores ........................................................................... 131

[1]§1.1. Uma introdução

A construção da Propriedade Intelectual como um discurso natural eessencialmente constitucional: este o tema deste opúsculo.

O primeiro caso inglês de monopólio – Darcy v. Allin, 77 Eng. Rep.1260 (King’s Bench, 1603)1 fixou a questão do que viria a ser a propriedadeintelectual – uma exclusividade concorrencial – matéria de conflito entre opoder real e as liberdades públicas.

Assim, enquanto a matéria nasceu e cresceu no sistema britânico numcaldo de cultura de direito público, e de direitos fundamentais, a construçãoda propriedade intelectual em outras jurisdições simplesmente contraiu a pro-blemática em torno da propriedade intelectual – patentes e direitos de autor –a uma realização de vocações pré-jurídicas.2 Isso faz com que as decisões detecimento constitucional na Europa continental sejam relativamente raras.

1

1 Vide especialmente William Hyde Price, The English Patents Of Monopoly, The LawbookExchanger, New Jersey, 2006 “Darcy v. Allin, 77 Eng. Rep. 1260 (King’s Bench, 1603) (often mis-spelled as Darcy v. Allain or Darcy v. Allen, but most widely known as The Case of Monopolies),was an early landmark case in English law, establishing that the grant of exclusive rights to pro-duce any article was improper (monopoly). The reasoning behind the outcome of the case –which was decided at a time before courts regularly issued written opinions – was reported bySir Edward Coke.The plaintiff, Edward Darcy, was a member of Queen Elizabeth’s court whoreceived from the queen a licence to import and sell all playing cards to be marketed in England.This arrangement was apparently secured in part by the Queen’s concern that card-playing wasbecoming a problem among her subjects, and that having one person control the trade wouldregulate the activity. When the defendant, T. Allin, sought to make and sell his own playingcards, Darcy sued to prevent this competition. The court determined that the Queen’s grant of amonopoly was invalid, for several reasons: Such a monopoly prevents persons who may beskilled in a trade from practising their trade, and therefore promotes idleness. Grant of a monop-oly damages not only tradesman in that field, but everyone who wants to use the product,because the monopolist will raise the price, but will have no incentive to maintain the quality ofthe goods sold.The Queen intended to permit this monopoly for the public good, but she musthave been deceived because such a monopoly can only be used for the private gain of the monop-olist.It would set a dangerous precedent to allow a trade to be monopolized – particularly becausethe person being granted the monopoly in this case knew nothing about making cards himself,and where there was no law that permitted the creation of such a monopoly”, encontrado emhttp://www.absoluteastronomy.com/topics/Darcy_v._Allein, visitado em 21/4/2009. Uma dis-cussão mais minuciosa da questão é encontrada em http://www.altlawforum.org/PUBLICA-TIONS/document.2004-12-18.0853561257.

2 “Because of its vagueness, natural law very easily provides the possibility for misuse and manip-ulation in favour of the opinion which one would like to uphold. This can be best illustrated bythe debate on intellectual property during the 19th century. While some authors with referenceto natural law wanted to protect the “holiest, most legitimate, most unassailable and most per-

Mas o sentido deste trabalho não é discutir a construção constitucionalda propriedade intelectual, mas presentificá-la através de sua elaboração pelostribunais, essencialmente as cortes constitucionais nacionais. A não ser peque-nos comentários que visam permitir o enquadramento contextual da decisão,procuramos nos abster de fazer nossa própria doutrina.

Assim, o objetivo deste estudo é fornecer dados primários aos julgadorese pesquisadores, para suas próprias conclusões. O mérito dos organizadores –se algum há – é de coletar fatos para a construção do Direito e, em particular,do direito brasileiro.

Duas observações de grande importância se impõem. Primeiro, que nãoconsta desta obra uma análise, e nem sequer a exposição do que se vai construin-do em torno da Propriedade Intelectual, como direitos humanos, em especialpela Comissão Européia de Direitos Humanos.3 Por que essa exclusão?

A importante elaboração daquela corte, com amplíssimo impacto najurisprudência européia, está num momento ainda protéico. Uma série juris-prudencial que interrompe um procedimento holandês de licença compulsó-ria de medicamentos para proteger os direitos humanos... da companhia far-macêutica,4 e estatisticamente denega mais as pretensões de PropriedadeIntelectual das pessoas físicas do que a das jurídicas parece merecer certo ama-durecimento. Mas seguramente uma nova edição deste trabalho encontraráuma fonte mais segura de construção jurídica.

Segundo, procurou-se reunir as decisões que, à luz da experiência e dofoco dos organizadores, mais se ajustam aos problemas da construção presen-te da Propriedade Intelectual no Brasil. Não temos a pretensão de realizar umestudo compreensivo, e muito menos de esgotar a jurisprudência constitucio-nal dos países do mundo.

Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Ana Beatriz Nunes Barbosa

2

sonal of all Property Rights”, others argued that it was contrary to the laws of nature to grantproperty in an intangible asset”. Cristopher Geiger: “Constitutionalising” Intellectual PropertyLaw? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union IIC2006 Heft 4, 371.

3 Alem do texto de Geiger citado, vide do mesmo autor Fundamental Rights, a Safeguard for theCoherence of Intellectual Property Law? IIC 2004 Heft 3 276 e Helfer, Laurence R., The NewInnovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights. HarvardInternational Law Journal, Vol. 49, p.1, 2008; Vanderbilt Public Law Research Paper No. 07-05;Vanderbilt Law and Economics Research Paper No. 07-05. Disponível em SSRN:http://ssrn.com/abstract=976485.

4 Smith Kline & French Laboratories Ltd. v. the Netherlands, Application No. 12633/87, 66 Eur.Comm’n H.R. Dec. & Rep. 70, 79 (1990). Veja Helfer, op. cit. e Dreyfuss, Rochelle, Patents andHuman Rights: Where is the Paradox?. Molengrafica Series, Forthcoming; New York University,Law and Economics Research Paper No. 06-38; New York University Law School, Public LawResearch Paper No. 06-29. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=929498.

Quanto à metodologia, ao acolher os julgados nesta coleção, partiu-se dedois pressupostos teóricos: de que a questão constitucional da propriedadeintelectual é um segmento comparável, vale dizer, há mais uniformidade nofulcro da construção dessa modalidade do direito a partir do viés constitucio-nal, do que disparidade em face da peculiaridade dos sistemas jurídicos. E tam-bém que a própria uniformização progressiva dos direitos nacionais dePropriedade Intelectual condiciona a respostas sistematicamente análogas.Que a Propriedade Intelectual deva servir à sociedade ao mesmo tempo queaos titulares de direitos parece ser um universal de direito.

Dos autores, coube a Karin Grau-Kuntz a seleção e tradução dos textosdo sistema jurídico alemão, e uma revisão sistemática indispensável. AnaBeatriz Nunes Barbosa enfrentou a tradução dos textos não-alemães. DenisBorges Barbosa utilizou-se essencialmente de sua pesquisa em curso sobre oDireito Constitucional da Propriedade Intelectual.

A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais

3

Seção [2]A Construção da Propriedade Intelectual

como Monopólio

[2]§1. O estatuto dos Monopólios de 1624

O estatuto é a norma histórica básica da Propriedade Intelectual, sendovigente ainda na Austrália e Nova Zelândia; vigeu no Reino Unido até 1977.

5

“All Monopolies and allCommissions, Grants, Licences,Charters and Letters Patent hereto-fore made or granted or hereafter tobe made or granted to any Personor Persons, Bodies Politick orCorporate whatsoever, of, or for thesole Buying, Sellin, Making,Working or Using any Thing with-in this Realm... or of any otherMonopolies, or of Power, Liberty orFaculty... are altogether contrary tothe Laws of this Realm, and so areand shall be utterly void and ofnone effect and in no wise to be putinto use or execution.1. Provided nevertheless, and be itdeclared and enacted That anyDeclaration beforementioned, shallnot extend to any Letters Patentsand Grants of Privilege for theTerm of fourteen Years, or under,heretofore made of the soleWorking or Making of any Mannerof new Manufacture within thisRealm, to the first true Inventor or

“Todos os monopólios e todas ascomissões, outorgas, licenças, privi-légios e cartas patentes feitos ououtorgados até agora, ou que osejam no futuro a qualquer pessoaou pessoas, corpos políticos ousocietários que sejam, para exclusi-vidade de compras, vendas, fabrica-ções, trabalhos ou usos neste Reinoou quaisquer outros monopólios,sejam de poder, liberdade ou facul-dade… são totalmente contrários àsleis deste Reino, e serão tidos comonulos e sem efeito e de forma algu-ma deverão ser postos em uso ouexecutados. 1. Considerando, não obstante, eque isso seja declarado e promulga-do, que qualquer declaração supramencionada não se aplicará a quais-quer cartas patentes e outorgas deprivilégio com o prazo de quatorzeanos, ou menos, efetuadas para pro-dução ou fabricação, de qualquerforma, de uma nova manufaturaneste Reino, ao(s) primeiro(s)


6

Inventors of such Manufactureswhich others at the time of theMaking of such Letters PatentsGrants did not use, so they be notcontrary to the Law, nor mischie-vous to the State, by Raising of thePrices of Commodities at home, orHurt by Trade, or generally incon-venient.

2. “This Act or anything thereincontained, shall not in any wiseextend, or be prejudicial... unto anyCorporations, Companies orFellowships of any Art, Trade,Occupation or Mystery, or to anyCompanies or Societies ofMerchants within this Realm,erected for the Maintenance,Enlargement, or Ordering of anyTrade or Merchandise; but that thesame Charters, Customs,Corporations, Companies, Fellow-ships and Societies and theirLiberties, Privileges, Powers andImmunities shall be and continue ofsuch Force and Effect as they werebefore the Making of this Act, andof none other; any Thing before inthis Act contained to the contraryor any wise notwithstanding.”

real(is) inventor ou inventores detais manufaturas, não utilizadas poroutros à época da expedição de taisoutorgas de cartas patentes, deforma que estas não sejam contrá-rias a lei, nem daninhas ao Estado,pelo aumento de preços de merca-dorias no território, ou por prejudi-carem o comércio ou serem, nogeral, inconvenientes.2. “Este Ato ou qualquer disposiçãonele contida não deverá de modoalgum se estender ou ser prejudi-cial… a quaisquer Companhias,Sociedades ou Associações de qual-quer Arte, Comércio, Ocupação ouMistério, ou para quaisquer Compa-nhias ou Sociedades de Comer-ciantes neste Reino, constituídaspara Manutenção, Engrandeci-mento ou Determinação de qual-quer Comércio ou Mercadoria; masos mesmos Privilégios, Costumes,Companhias, Sociedades, Associa-ções e Corporações e suas Liberda-des, Privilégios, Poderes e Imuni-dades devem ser e continuar de talforça e efeito como antes de tal Atosem alteração; não obstante qual-quer Disposição em contrário nesteAto ou de outra forma disposto.”

Em 2000, a Suprema Corte da Austrália assim decidiu:

Bristol-MMyers SSquibb CCo vv FF HH FFaulding && CCo LLtd [[2000]FCA 3316 ((22 MMarch 22000)

O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escre-vendo em 1644,5 definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:


7

“The Statute of Monopolies of 1623had purported to be declaratory ofthe common law by indicating thelimitations established by the com-mon law upon the exercise of theprerogative of the Crown to grantmonopolies. Thereafter, the scopeof permissible patentable subject-matter involved an inquiry “intothe breadth of the concept whichthe law [had] developed by its con-sideration of the text and purpose of[that statute]”.

“A Lei de Monopólios de 1623 tinhacomo objetivo ser declaratória dodireito comum indicando as limita-ções estabelecidas pelo direitocomum em face do exercício daprerrogativa da Coroa em outorgarmonopólios. Portanto, o escopo doobjeto possível de patenteamentoenvolvia uma pesquisa “no alcancedo conceito em que a lei se desen-volveu em consideração do texto efim de [tal lei]”.

“[a] monopoly is an institution orallowance by the king by his grant,commission, or otherwise to anyperson or persons, bodies politic orcorporate, of or for the sole buying,selling, making, working, or usingof any thing, whereby any personor persons, bodies politic or corpo-rate, are sought to be restrained ofany freedom that they had before,or hindered in their lawful trade.”

“(um) monopólio é uma instituiçãoou permissão do rei, por sua outor-ga, comissão ou de outra forma paraqual(is)quer pessoa ou pessoas, cor-pos políticos ou societários de oupara a exclusividade de compra,venda, produção, trabalho ou uso dequalquer coisa, pelo qual qualquer[outra] pessoa ou pessoas, corpospolíticos ou societários devam serrestritos em qualquer liberdade queantes tinham¸ ou que venham a sercoarctados em sua atividade lícita.

5 Edward Coke, 3 Institutes of The Laws of England (London 1644).

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não reti-ram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constitui-ção, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas ou obras expressivas –nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, sãosempre res nova, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopó-lios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável.6

A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdadespúblicas –, não se identifica necessariamente, assim, com a noção econômicada mesma expressão indicada, por exemplo, por Adam Smith:

Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício(como nota Posner, ineficiente8) de um poder econômico expresso numacapacidade de elevar preços. A mesma expressão, “monopólio”, aponta parapelo menos dois fenômenos distintos. Lembrando Foyer e Vivant, nos direitosde exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas nãomonopólio econômico.9


8

6 Nota Walterscheid, Edward C., The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study inHistorical Perspective, William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, pp. 247-248, falan-do dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants asmonopolies, albeit of a desirable and acceptable type”.

7 Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations. Numa obser-vação extremamente interessante, o autor nota: “A monopoly granted either to an individual orto a trading company has the same effect as a secret in trade or manufactures.”. “O monopóliooutorgado a um indivíduo ou companhia comercial tem os mesmos efeitos como segredo empre-sarial ou de produção.”

8 Richard Posner, Antitrust Law, 2ª ed., p. 16. 9 Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991: 266.

“The monopolists, by keeping themarket constantly understocked, bynever fully supplying the effectualdemand, sell their commoditiesmuch above the natural price, andraise their emoluments, whetherthey consist in wages or profit,greatly above their natural rate”.7

“Os monopolistas, mantendo o mer-cado continuamente subprovido,por nunca suprir plenamente ademanda efetiva, vendem seus pro-dutos muito acima do preço natural,e aumentam seus preços, seja porserem remunerações ou lucrosmuito acima de sua taxa natural.”

As anotações à Cláusula Oitava da Constituição Americana10 evidenciamexatamente esse entendimento:

Estas ponderações nos levam à proposição de um princípio geral de legi-timação constitucional dos direitos exclusivos sobre criações do espírito,expressivas, tecnológicas ou de imagem empresarial.

A instituição de uma exclusiva – nada por acaso – exclui a sociedade daplena fruição das criações no presente, plenitude que ocorreria se não instituí-do o monopólio. Mas, ao fazê-lo, intenta consolidar a atividade criativa numaeconomia de mercado, tornando-a profissional e permanente.

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação queacresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob penada instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do quejá esteja no domínio comum, como liberdade de todos. A promessa de que onovo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemen-to justificador desta restrição.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre cria-ções do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presen-


9

10 Http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html.11 Optamos, nesta obra, por não traduzir a expressão “copyright”, para não identificá-lo com o insti-

tuto jurídico do droi d’ auteur. Assim, sempre que o julgado se refira ao instituto de raiz britâni-ca, e não ao instituto do direito continental europeu, será designado por “copyright’.

So far as patents are concerned,modern legislation harks back to theStatute of Monopolies of 1624,whereby Parliament endowedinventors with the sole right totheir inventions for fourteen years.Copyright law, in turn, traces backto the English Statute of 1710,which secured to authors of booksthe sole right of publishing them fordesignated periods. Congress wasnot vested by this clause, however,with anything akin to the royal pre-rogative in the creation and bestow-al of monopolistic privileges. Itspower is limited with regard both tosubject matter and to the purposeand duration of the rights granted.

Considerando as patentes, legisla-ções modernas reportam à Lei deMonopólios de 1624, pelo qual oParlamento deu aos inventores odireito exclusivo às suas invençõespor quatorze anos. O Copyright,11

por sua vez, teve origem na LeiInglesa de 1710, que garantia aosautores de livros o direito exclusivode publicá-los por determinadoperíodo. O Congresso não obtevecom esta cláusula, não obstante,nada semelhante à prerrogativa realna criação e outorga de privilégiosmonopolísticos. Seu poder é limita-do com relação a tanto ao que sepode patentear quanto aos fins e aduração dos direitos outorgados.

te, se coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robuste-cida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar.12

[2]§2. Como a cláusula finalística se incorpora na lei ordinária

O texto do Art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988, não se limitando àdeclaração dos direitos dos inventores e titulares de marcas, como as anterio-res, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5º (...)XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégiotemporário para sua utilização, bem como proteção às criações indus-triais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signosdistintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecno-lógico e econômico do País; (Grifei)13

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláu-sula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais


10

12 Em oposição a essa afirmativa, vide Wagner, R. Polk, Information Wants to Be Free: IntellectualProperty and the Mythologies of Control. Columbia Law Review, Vol. 103, May 2003; U of Penn,Inst for Law & Econ Research Paper No. 03-22; U of Penn Law School, Public Law WorkingPaper No. 38. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=419560.

13 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: “os inventores terão a pro-priedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusi-vo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vul-garização. Constituição de 1891, art, 72 § 25: “Os inventos industriais pertencerão aos seusautores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido peloCongresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento”. Art. 72, § 27:“A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: “Osinventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário,ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Art. 113, inc. 19:“A lei assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso donome comercial”. Constituição de 1937, art. 16, XXI: “Compete privativamente à União o poderde legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outrasdesignações de origem” Constituição de 1946, art. 141, § 17: “Os inventos industriais pertencemaos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier àcoletividade, concederá justo prêmio”. Art. 141, §18: “É assegurada a propriedade das marcas deindústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporáriospara sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como aexclusividade do nome comercial”. Ec nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autoresde inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade dasmarcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculoteleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.14

Como diz Karin Grau-Kuntz:

O reconhecimento no texto constitucional de proteção exclusiva aosinventores pressupõe que o sistema de patentes seja um instrumento ade-quado e efetivo ao fomento de bem-estar social. Seria incoerente com osprincípios que norteiam a ordem jurídica brasileira pensar que ao inven-tor teria sido reconhecido um direito exclusivo de exploração econômicade suas invenções se e apesar deste gerar efeitos maléficos à sociedade.15

Tomando um exemplo importante na tradição democrática, também aConstituição Americana estabelece uma cláusula finalística, que vincula aproteção da propriedade intelectual aos fins de promover o progresso da ciên-cia e da tecnologia,16 e não simplesmente o de garantir o retorno do investi-mento das empresas.17 Esse compromisso inclui, por exemplo, aumento donível de emprego e melhores padrões de vida.18


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14 Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração daConstituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, comoproposto e inserido no texto em vigor. No entanto, como nota GRAU-KUNTZ, Karin. Direito dePatentes – Sobre a interpretação do Artigo 5º, XXIX, da Constituição brasileira, Revista da ABPI– Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, no. 98, jan./fev. 2009, também. Disponívelem: <http://www.ibpi.org.br/d_pat.html>. Acesso em: 14.07.08: “Buscar o enunciado normativono momento da redação do texto significaria afirmar que mesmo nos dias de hoje o prolongadobeijo lascivo em público atentaria o sentimento geral de pudor. Trazer o enunciado normativo aomomento histórico presente significaria (acertadamente) dizer que o prolongado beijo lascivo empúblico não mais atenta o sentimento geral de pudor. A vontade do legislador, fica claro, nãopode ser chamada a valer como critério de interpretação de enunciado normativo”.

15 Karin Grau-Kuntz, op. cit.16 Art I, s 8, cl 8 da Constituição dos Estados Unidos da América. Isso dá poderes ao Congresso le-

gislar: “Para promover o Progresso da Ciência e Artes úteis, por assegurar, por Prazos limitados aAutores e Inventores o Direito exclusivo a suas Escritas e Desobertas respectivas”. Vide Reynolds,Glenn Harlan and Merges, Robert P., “The Proper Scope of the Copyright and Patent Power”.Harvard Journal on Legislation, vol. 37, p. 45, 2000 Disponível em SSRN:{http://ssrn.com/abstract=987742}. Vide também Edward C. Walterscheid, To Promote theProgress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual PropertyClause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994).

17 Como enfatiza a Suprema Corte Americana: “this court has consistently held that the primarypurpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but isto promote the progress of science and useful arts (...)” Motion Picture Patents Co.v. UniversalFilm Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917). “Este tribunal consistentemente entendeu que o fimprimário das leis de patente não é a criação de fortunas privadas para os proprietários de patentes,mas promover o progresso da ciência e artes úteis.”

18 Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). Vide o texto pertinente abaixo.

Entende-se que tais disposições, quando elevadas a texto constitucional,têm força vinculante em face ao legislador ordinário:

O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir alémdas restrições impostas pelo propósito constitucional. Nem pode aumen-tar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o progressoou o benefício social ganho desta maneira.19

Graham vv. JJohn DDeere CCo., 3383 UU.S. 11 ((1966)


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19 Suprema Corte dos Estados Unidos em Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966). “TheCongress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by thestated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to theinnovation, advancement or social benefit gained thereby.” Traduzido no corpo do texto.

At the outset, it must be rememberedthat the federal patent power stemsfrom a specific constitutional provi-sion which authorizes the Congress“To promote the Progress of . . . use-ful Arts, by securing for limitedTimes to ... Inventors the exclusiveRight to their ... Discoveries.” Art. I,§ 8, cl. 8. The clause is both a grant ofpower and a limitation. This quali-fied authority, unlike the poweroften exercised in the sixteenth andseventeenth centuries by the EnglishCrown, is limited to the promotionof advances in the “useful arts.” Itwas written against the backdrop ofthe practices — eventually curtailedby the Statute of Monopolies — ofthe Crown in granting monopolies tocourt favorites in goods or businesseswhich had long before been enjoyedby the public. See Meinhardt,Inventions, Patents and Monopoly,pp. 30-35 (London, 1946).The Congress in the exercise of the

Já de início vale lembrar que o poderfederal de patentes decorre de umdispositivo constitucional específicoque autoriza o Congresso “a promo-ver o progresso de … Artes úteis, porassegurar por prazos limitados ainventores o Direito exclusivo às suas… Descobertas” Art. I, § 8, cl. 8. Acláusula é tanto uma outorga de po-der e uma limitação. Este poder con-dicionado, diferentemente do poderusualmente exercido nos séculosdezesseis e dezessete pela coroa ingle-sa, é limitado à promoção de avançosnas “artes úteis”. Tal texto foi inscritona Constituição em face do pano defundo das práticas – ao seu devidotempo proibidas pela Lei de Mono-pólio – da Coroa em outorgar para fa-voritos da coroa monopólios, seja embens ou negócios, os quais há muitovinham sendo livremente exploradospelo público. Vide Meinhardt, Inven-tions, Patents and Monopoly, pp. 30-35 (Londres, 1946).


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patent power may not overreachthe restraints imposed by the statedconstitutional purpose. Nor may itenlarge the patent monopoly with-out regard to the innovation,advancement or social benefitgained thereby. Moreover, Congressmay not authorize the issuance ofpatents whose effects are to removeexistent knowledge from the publicdomain, or to restrict free access tomaterials already available.Innovation, advancement, andthings which add to the sum of use-ful knowledge are inherent requi-sites in a patent system which, byconstitutional command, must “pro-mote the Progress of . . . usefulArts.” This is the standard expressedin the Constitution, and it may notbe ignored. And it is in this lightthat patent validity “requires refer-ence to a standard written into theConstitution.” Great A. & P. Tea Co.v. Supermarket Equipment Corp.,supra, at 340 U. S. 154 (concurringopinion).Within the limits of the constitu-tional grant, the Congress may, ofcourse, implement the stated pur-pose of the Framers by selecting thepolicy which, in its judgment, besteffectuates the constitutional aim.This is but a corollary to the grantto Congress of any Article I power.22 U. S. 206. It is the duty of theCommissioner of Patents and of thecourts in the administration of thepatent system to give effect to the

O Congresso, no exercício do poderde patentes, não pode exceder asrestrições impostas pela finalidadedeclarada pela constituição. Nempode aumentar o monopólio depatente independentemente de ino-vação, avanço ou benefício socialauferido em decorrência dela.Ademais, o Congresso não podeautorizar a emissão de patentes cujosefeitos sejam remover o conheci-mento existente de domínio públi-co, ou restringir livre acesso a maté-ria já disponível. Inovação, avanço eelementos que se somam ao conhe-cimento útil são exigências ineren-tes a um sistema patentário que, porordem constitucional deve ‘promo-ver o Progresso de … Artes úteis’.Este é o padrão mencionado naConstituição, e não pode ser ignora-do. É em vista disto que a validadeda patente “requer referência a umpadrão escrito na Constituição”.Great A&P Tea Co. v. SupermarketEquipment Corp., supra, em 340 U.S. 154 (voto anuente).Dentre os limites da outorga consti-tucional o Congresso pode, certa-mente, implementar o fim expostopelos constituintes selecionandouma política que, consoante enten-dimento dos mesmos, melhorimplemente o propósito constitu-cional. Este é um corolário daoutorga ao Congresso de qualquerpoder do Artigo 1. 22 U.S. 206. Édever do Comissário de Patentes edos tribunais na administração do


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constitutional standard by appro-priate application, in each case, ofthe statutory scheme of theCongress.

(…)Because of his active interestand influence in the early develop-ment of the patent system,Jefferson’s views on the generalnature of the limited patent monop-oly under the Constitution, as wellas his conclusions as to conditionsfor patentability under the statutoryscheme, are worthy of note.

Jefferson, like other Americans, hadan instinctive aversion to monopo-lies. It was a monopoly on tea thatsparked the Revolution, andJefferson certainly did not favor anequivalent form of monopoly underthe new government. His abhor-rence of monopoly extended ini-tially to patents as well. FromFrance, he wrote to Madison (July,1788) urging a Bill of Rights provi-sion restricting monopoly, and asagainst the argument that limitedmonopoly might serve to incite“ingenuity,” he argued forcefullythat “the benefit even of limitedmonopolies is too doubtful to beopposed to that of their generalsuppression,” V Writings ofThomas Jefferson at 47 (Ford ed.,1895).

His views ripened, however, and, inanother letter to Madison (Aug.,

sistema patentário, o de implemen-tar o padrão constitucional pelaaplicação apropriada, em cada caso,do ordenamento jurídico doCongresso.(...) Por conta de seu interesse einfluência ativos no desenvolvi-mento inicial do sistema patentário,as opiniões de Jefferson quanto ànatureza geral do monopólio limita-do da patente sob a Constituição,bem como suas conclusões quantoàs condições para patenteabilidadesob o ordenamento jurídico, sãodignas de nota. Jefferson, como outros americanos,tinha uma aversão instintiva aosmonopólios. Foi um monopólio nochá que gerou a revolução, e Jeffersoncertamente não favorecia uma formaequivalente de monopólio sob o novogoverno. Sua contrariedade aosmonopólios se estendia também àspatentes. Da França, escreveu àMadison (em Julho de 1788) solici-tando que se introduzisse um disposi-tivo na Carta de Direitos restringindoos monopólios, e – opondo-se aoargumento de que o monopólio limi-tado pudesse incentivar a “ingenuida-de” -, manifestou-se enfaticamenteno sentindo de que “o benefício,mesmo de monopólios limitados, édemasiadamente duvidoso demaispara ser oposto ao de supressão geral”V Escritos de Thomas Jefferson em 47(Ford Ed., 1895).Sua opinião amadureceu, no entan-to, em outra carta à Madison (Ago.,


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1789) after the drafting of the Billof Rights, Jefferson stated that hewould have been pleased by anexpress provision in this form:“Art. 9. Monopolies may be allowedto persons for their own produc-tions in literature, & their owninventions in the arts, for a termnot exceeding ___ years, but for nolonger term & no other purpose.”“Certainly an inventor ought to beallowed a right to the benefit of hisinvention for some certain time. ...Nobody wishes more than I do thatingenuity should receive a liberalencouragement.” Letter to OliverEvans (May, 1807), V Writings ofThomas Jefferson at 75-76(Washington ed.).Jefferson’s philosophy on thenature and purpose of the patentmonopoly is expressed in a letter toIsaac McPherson (Aug., 1813), aportion of which we set out in themargin. He rejected a natural rightstheory in intellectual propertyrights and clearly recognized thesocial and economic rationale of thepatent system. The patent monop-oly was not designed to secure tothe inventor his natural right in hisdiscoveries. Rather, it was a reward,an inducement, to bring forth newknowledge. The grant of an exclu-sive right to an invention was thecreation of society — at odds withthe inherent free nature of dis-closed ideas — and was not to befreely given. Only inventions and

1789); após a elaboração da Carta deDireitos, Jefferson declarou queteria gostado de uma expressa dis-posição neste sentido:“Art. 9. Monopólios podem ser per-mitidos a pessoas para suas própriasproduções em literatura e suas pró-prias invenções nas artes, por umprazo não superior a __ anos, masnunca após e para nenhum outrofim.” “Certamente a um inventordeve ser permitido beneficiar-se desua invenção por determinadotempo... Ninguém deseja mais doque eu que a ingenuidade devareceber um incentivo liberal.” Cartaa Oliver Evans (Maio de 1807), VEscritos de Thomas Jefferson em75-76 (Washington Ed.).A filosofia de Jefferson quanto ànatureza e o propósito do monopó-lio de patente consta de uma cartapara Isaac McPherson (Ago., 1813),parte que descrevemos à margem.Ele rejeitou uma teoria de direitosnaturais à propriedade intelectual eclaramente reconheceu a racionali-dade social e econômica do sistemapatentário. O monopólio de paten-tes não buscava assegurar ao inven-tor o seu direito natural às suas des-cobertas. Na verdade, era umarecompensa, como incentivo, paraque fosse gerado novo conhecimen-to. A outorga de um direito exclusi-vo a uma invenção foi a criação dasociedade -contrariamente à natu-reza livre inerente de idéias divul-gadas – e não deveria ser dado de


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discoveries which furthered humanknowledge, and were new and use-ful, justified the special inducementof a limited private monopoly.Jefferson did not believe in grantingpatents for small details, obviousimprovements, or frivolous devices.His writings evidence his insistenceupon a high level of patentability.

As a member of the patent boardfor several years, Jefferson sawclearly the difficulty in “drawing aline between the things which areworth to the public the embarrass-ment of an exclusive patent, andthose which are not.” The board onwhich he served sought to drawsuch a line and formulated severalrules which are preserved inJefferson’s correspondence.

graça. Somente invenções e desco-bertas que contivessem conheci-mento humano, novas e úteis, justi-ficavam a especial indução demonopólio privado limitado.Jefferson não acreditava em outor-gar patentes para pequenos deta-lhes, melhoras óbvias ou artefatosfrívolos. Seus textos demonstravamsua insistência em um alto nível depatenteabilidade.Como membro do órgão público queexaminava as patentes por muitosanos, Jefferson via claramente a difi-culdade em “criar limites entre o quetem valor suficiente para o públicoque justifique o estorvo de umapatente exclusiva, e o que não é.” Oórgão em que trabalhou buscavadelimitar tal questão e criou diversasregras que foram preservadas na cor-respondência de Jefferson.20

20 [Nota do original ] Stable ownership is the gift of social law, and isgiven late in the progress of society. It wouldbe curious, then, if an idea, the fugitive fer-mentation of an individual brain, could, of nat-ural right, be claimed in exclusive and stableproperty. If nature has made anyone thing lesssusceptible than all others of exclusive proper-ty, it is the action of the thinking power calledan idea, which an individual may exclusivelypossess as long as he keeps it to himself; but themoment it is divulged, it forces itself into thepossession of everyone, and the receiver can-not dispossess himself of it. Its peculiar charac-ter, too, is that no one possesses the lessbecause every other possesses the whole of it.He who receives an idea from me receivesinstruction himself without lessening mine, ashe who lights his taper at mine, receives light

A instituição de uma propriedade estável éresultado do direito da sociedade e ocorreu tardeno progresso da sociedade. Seria curioso, então,que uma idéia, a fermentação fugitiva de umcérebro individual, pudesse, por força do direitonatural, ser reclamada como propriedade exclu-siva e estável. Se a natureza fez qualquer objetomenos suscetível de ser apropriado exclusiva-mente do que outros, é o fruto do pensamentochamado idéia, que um indivíduo pode possuirexclusivamente contanto que a mantenha parasi mesmo. No momento em que a divulga, nãoobstante, é a idéia se força na posse de todomundo, e aquele que a recebe não pode deixarde possuí-la. Há ainda nela uma característicapeculiar, que é a de que ninguém tem menosuma idéia porque outro a tem por completo.Aquele que recebe uma idéia de mim, recebe

Kendall vv. WWinsor, 662 UU.S. 221 HHow. 3322 3322 ((1858)


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without darkening me. That ideas shouldfreely spread from one to another over theglobe, for the moral and mutual instruction ofman and improvement of his condition, seemsto have been peculiarly and benevolentlydesigned by nature when she made them, likefire, expansible over all space, without lessen-ing their density in any point, and, like the airin which we breathe, move, and have ourphysical being, incapable of confinement orexclusive appropriation. Inventions then can-not, in nature, be a subject of property. Societymay give an exclusive right to the profits aris-ing from them, as an encouragement to men topursue ideas which may produce utility, butthis may or may not be done according to thewill and convenience of the society, withoutclaim or complaint from anybody.” VIWrit[fogo e ar]ings of Thomas Jefferson at 180-181 (Washington ed.).

instrução para ele mesmo sem diminuir aminha, como acontece com aquele que ascendesua luminária a partir da minha, o qual ganhaluz sem diminuir a minha. Que idéias devam serlivremente espalhadas de um a outro pelomundo afora, para a instrução moral e mútua dohomem e a melhora de sua condição parece tersido peculiar e benevolentemente designadopela natureza quando da Criação, como ocorrecom o fogo, expansível sobre o espaço, semdiminuir sua densidade em qualquer ponto e,como o ar no qual respiramos, movemos e vive-mos, [fogo e ar] incapazes de confinamento eapropriação exclusiva. Invenções, portanto, nãopodem, em sua natureza, serem apropriadas. ASociedade pode dar um direito exclusivo aoslucros decorrentes, como um incentivo para quehomens persigam idéias que podem produzirutilidades, mas isso pode ou não ser feito deacordo com a vontade e conveniência da socie-dade, sem pretensões ou reclamações de qual-quer um. VI Escritos de Thomas Jefferson em180-181 (Washington ed.).

“It is undeniably true that the lim-ited and temporary monopolygranted to inventors was neverdesigned for their exclusive profitor advantage; the benefit to thepublic or community at large wasanother and doubtless the primaryobject in granting and securing thatmonopoly. This was at once the equivalentgiven by the public for benefitsbestowed by the genius and medita-tions and skill of individuals, andthe incentive to further efforts forthe same important objects. Thetrue policy and ends of the patentlaws enacted under this govern-

“É inegável que o monopólio limita-do e temporário outorgado aosinventores nunca visou benefícioou vantagem exclusiva deles; obenefício ao público ou à comuni-dade em geral foi sem dúvida oobjetivo primordial ao outorgar eassegurar tal monopólio.

Isso foi desde logo o equivalentedado pelo público pelos benefíciosresultantes da ação do gênio, asreflexões e talentos dos indivíduos,e o incentivo para prosseguir comesforços visando tais importantespropósitos. A verdadeira política epropósito das leis de patente pro-


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ment are disclosed in that article ofthe Constitution, the source of allthese laws, viz., “to promote theprogress of science and the usefularts,” contemplating and necessari-ly implying their extension, andincreasing adaptation to the uses ofsociety. Vide Constitution of theUnited States, art. I, sec. 8, clause 9. By correct induction from thesetruths, it follows that the inventorwho designedly, and with the viewof applying it indefinitely andexclusively for his own profit,withholds his invention from thepublic comes not within the policyor objects of the Constitution oracts of Congress. He does not pro-mote, and, if aided in his design,would impede, the progress ofscience and the useful arts.

And with a very bad grace could heappeal for favor or protection tothat society which, if he had notinjured, he certainly had neitherbenefited nor intended to benefit.Hence, if, during such a conceal-ment, an invention similar to oridentical with his own should bemade and patented, or brought intouse without a patent, the lattercould not be inhibited nor restrict-ed, upon proof of its identity with amachine previously invented andwithheld and concealed by theinventor from the public. Therights and interests, whether of thepublic or of individuals, can never

mulgadas sob este governo são con-figuradas neste artigo daConstituição, a fonte de todas asleis, visando, “promover o progressoda ciência e artes úteis”, contem-plando e necessariamente implican-do em sua extensão e contínuaadaptação aos usos da sociedadeVide a Constituição dos EstadosUnidos, art. I, sec. 8, cláusula 9. Pela correta interpretação destasverdades, entende-se que o inven-tor que, de propósito, e com o fimde manutenção indefinida e exclu-sivamente para seu proveito, retémsua invenção do [acesso] públiconão está dentro da política ou obje-to da Constituição ou atos doCongresso. Ele não promove e, seajudado em suas intenções, impedi-ria, o progresso da ciência e dasartes úteis. E seria muito mal que tal pessoapudesse obter o favor ou proteçãodesta sociedade que, se não tivesseprejudicado, certamente não bene-ficiou nem pretendia beneficiar.Daí que, se durante tal ocultamentouma invenção similar ou mesmoidêntica a sua fosse feita e patentea-da, ou utilizada sem [proteção de]uma patente, o mais recente inven-tor não poderia ser restrito ou tolhi-do, mediante a prova de que eraidêntica a invenção com umamáquina previamente inventada,porém retida e escondida peloinventor do [acesso] público. Osdireitos e interesses, sejam do públi-


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be made to yield to schemes ofselfishness or cupidity; moreover,that which is once given to or isinvested in the public cannot berecalled nor taken from them.But the relation borne to the publicby inventors, and the obligationsthey are bound to fulfill in order tosecure from the former protection,and the right to remuneration, byno means forbid a delay requisitefor completing an invention, or fora test of its value or success by aseries of sufficient and practicalexperiments; nor do they forbid adiscreet and reasonable forbearanceto proclaim the theory or operationof a discovery during its progress tocompletion, and preceding anapplication for protection in thatdiscovery. The former may be high-ly advantageous as tending to theperfecting the invention; the lattermay be indispensable in order toprevent a piracy of the rights of thetrue inventor.

co ou individual, nunca podem seinclinar a esquemas de egoísmo ouavareza; ainda mais: o que uma vezfoi dado ou investido [no acesso] nopúblico não pode ser retomado ouretirado do mesmo.21

Mas a relação entre o público e osinventores e as obrigações que elesdevem cumprir para a proteçãodesse mesmo público, e o direito àremuneração, de forma algumaproíbe um tempo a mais para com-pletar a invenção, ou para testar seuvalor ou sucesso por uma série deexperiências práticas e suficientes;nem proíbem uma discreta e razoá-vel postergação em proclamar a teo-ria ou operação da descobertadurante seu progresso à conclusão eprecedendo uma aplicação paraproteção desta descoberta. Isto podeser muito vantajoso para melhorar ainvenção, pode ser indispensávelpara evitar pirataria de direitos doverdadeiro inventor.

21 A solução brasileira corrente segue uma outra alternativa no equilíbrio dos interesses aqui: peloart. 45 da Lei 9.279/96, o inventor que manteve em segredo sua criação não pode impedir o paten-teamento de uma nova criação original por terceiros, mas fica protegido em seu próprio uso livre,em face do qual a patente deferida ao novo criador é inoponível, embora exclua toda e qualquerterceiro.

Suprema CCorte ddo CCanadá – Harvard CCollege vv. CCanada(Commissioner oof PPatents), 22002 SSCC 776

[2]§3. O papel da temporalidade

Corte CConstitucional dda CColômbia – Sentencia CC-2262/96.


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The check on the indiscriminategrant of patents lies in the establishedcriteria of utility, novelty and non-obviousness. Those are the criteriajudged by Parliament to be relevantto its statutory purpose, which is toencourage ingenuity by rewarding itsdisclosure. Section 91(22) of theConstitution Act, 1867, assignedlegislative competence in respect of´Patents of Invention andDiscovery‘ to Parliament (…)

O controle contra a outorga indis-criminada de patentes se baseia nocritério de utilidade, novidade e nãoobviedade. Estes são os critérios jul-gados pelo Parlamento como rele-vantes para fins legais, que sãoencorajar a genialidade por recom-pensar sua divulgação. A Seção91(22) da Constituição de 1867 deucompetência legislativa quanto a“Patentes de Invenção e Desco-bertas” ao Parlamento (...)

“Por último, en cuanto a las limita-ciones consagradas en el artículo 8,es importante señalar que tal ycomo lo establece el artículo 61 dela Constitución, un elemento esen-cial de la institución de la propiedadintelectual, es la temporalidad delos derechos que de ésta se deriven.En suma, los derechos de propiedadintelectual no son derechos per-petuos sino temporales, sometidosal término de duración que elLegislador determine en cada caso.La razón de ser de esta característi-ca de la propiedad intelectual radicaen la necesidad de garantizar quelas obras resultantes de la creativi-dad individual puedan ser disfru-tadas por toda la humanidad. Elsometimiento de los derechos ane-jos a la propiedad intelectual a un

Finalmente, quanto às limitaçõesconsagradas no artigo 8, é impor-tante assinalar que – como estabele-ce o artigo 61 da Constituição –, umelemento essencial da instituição dapropriedade intelectual é a tempo-ralidade dos direitos derivadosdesta. Em suma, os direitos de pro-priedade intelectual não são direitosperpétuos, mas temporais, submeti-dos ao prazo de duração que oLegislador determinar em cadacaso. A razão desta característica dapropriedade intelectual fundamen-ta-se na necessidade de garantir queas obras resultantes da criatividadeindividual possam ser desfrutadaspor toda a humanidade. A sujeiçãodos direitos anexos a um prazodeterminado visa harmonizar odireito individual de quem desen-

[2]§4. O Custo social das exclusivas da PropriedadeIntelectual

GREAT AATLANTIC && PPAC. TTEA CCO. vv. SSUPERMARKET EEQUIPMENTCORP. SSupreme CCourt UUSA, 11950. 3340 UU.S. 1147, 771 SS.Ct. 1127, 995 LL.Ed. 1162


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término temporal, busca armonizarel derecho individual de quiendesarrolla actividades que estimu-lan el progreso de la ciencia y de lacultura, con el derecho colectivo deacceder a los beneficios del progre-so artístico, científico y tecnológico.En esta medida se armonizan elderecho al libre desarrollo de lapersonalidad (gestión individual) yel derecho de toda persona a acced-er a los bienes de la cultura y laciencia (gestión colectiva).”

volve atividades que estimulam oprogresso da ciência e da cultura,com o direito coletivo de acesso aosbenefícios do progresso artístico,científico e tecnológico. Destaforma, se harmonizam o direito aolivre desenvolvimento da personali-dade (gestão individual) e o direitocoletivo (ou de todas as pessoas) deacesso aos bens culturais e científi-cos (gestão coletiva).”

MR. JUSTICE DOUGLAS, withwhom MR. JUSTICE BLACKagrees, concurring.It is worth emphasis that everypatent case involving validity pres-ents a question which requires ref-erence to a standard written intothe Constitution. Article I, § 8, con-tains a grant to the Congress of thepower to permit patents to beissued. But, unlike most of the spe-cific powers which Congress isgiven, that grant is qualified. TheCongress does not have free reign,for example, to decide that patentsshould be easily or freely given.The Congress acts under therestraint imposed by the statementof purpose in Art. I, § 8. The pur-

SR. JUIZ DOUGLAS, com quem SR.JUIZ BLACK concorda, em votoconvergente:Devemos enfatizar que cada caso devalidade de patente traz uma ques-tão que requer referência a umpadrão escrito na Constituição. OArtigo I, § 8, contém uma outorgade poder ao Congresso para permi-tir a outorga de patentes. Mas, dife-rentemente da maioria dos poderesespecíficos dados ao Congresso, taloutorga é qualificada. O Congressonão tem liberdade, por exemplo,para decidir que patentes devam serdadas sem critério ou discriciona-riamente. O Congresso age sob res-trições impostas pelos fins dispostosno Art. I, § 8. O fim é “promover o


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pose is “To promote the Progress ofScience and useful Arts.” Themeans for achievement of that endis the grant for a limited time toinventors of the exclusive right totheir inventions.Every patent is the grant of a privi-lege of exacting tolls from the pub-lic. The Framers plainly did notwant those monopolies freelygranted. The invention, to justify apatent, had to serve the ends of sci-ence — to push back the frontiersof chemistry, physics, and the like;to make a distinctive contributionto scientific knowledge. That iswhy, through the years, the opinionsof the Court commonly have taken“inventive genius” as the test. 340U. S. 200, the consequences of alooser standard:

“It was never the object of thoselaws to grant a monopoly for everytrifling device, every shadow of ashade of an idea, which would na-turally and spontaneously occur toany skilled mechanic or operator inthe ordinary progress of manufac-tures. Such an indiscriminate cre-ation of exclusive privileges tendsrather to obstruct than to stimulateinvention. It creates a class ofspeculative schemers who make ittheir business to watch theadvancing wave of improvement,and gather its foam in the form ofpatented monopolies which enablethem to lay a heavy tax upon the

Progresso da Ciência e Artes úteis”.O meio de alcançar tal fim é aoutorga por prazo limitado a inven-tores do direito exclusivo às suasinvenções.

Toda patente é a outorga de um pri-vilégio de cobrar tarifas do público.Os Constituintes não só queriamque monopólios fossem gratuita-mente dados. A invenção, para jus-tificar a patente, teria que seguir aospropósitos da ciência – levar adian-te as fronteiras da química, da físicae semelhantes, para fazer uma clarae distinta contribuição ao conheci-mento científico. Essa é a razão de,ao longo dos anos, as decisões judi-ciais geralmente tomarem o “gênioinventivo” como parâmetro. 340 U.S. 200 contém as conseqüências dopadrão perdedor:“Estas leis nunca tiveram por fimconceder um monopólio para cadaartefato insignificante, cada sombrade idéia, que naturalmente e espon-taneamente ocorreria a qualquermecânico ou técnico talentoso nafabricação de produtos em geral. Talcriação indiscriminada de privilé-gios exclusivos tende mais a obs-truir do que estimular a invenção.Cria uma classe de especuladoresque tem como negócio absorver aonda de melhoramentos e se apro-veitar de sua espuma na forma demonopólios de patente que os per-mite impor um alto grau de tributa-ção sob a indústria do país sem em


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industry of the country withoutcontributing anything to the realadvancement of the arts. Itembarrasses the honest pursuit ofbusiness with fears and apprehensionsof concealed liens and unknownliabilities to lawsuits and vexatiousaccountings for profits made in goodfaith.”The standard of patentability is aconstitutional standard, and thequestion of validity of a patent is aquestion of law. Mahn v. Harwood,112 U. S. 354, 112 U. S. 358. TheCourt fashioned in 336 U. S. 275, arule for patent cases to the effectthat this Court will not disturb afinding of invention made by twolower courts in absence of a veryobvious and exceptional showing oferror. That rule, imported fromother fields, never had a place inpatent law. Having served its pur-pose in Graver Tank & Mfg. Co. v.Linde Air Products Co. it is now, insubstance, rejected. The Court nowrecognizes what has long beenapparent in our cases: that it is the“standard of invention” that con-trols. That is present in every casewhere the validity of a patent is inissue. It is that question which theCourt must decide. No “finding offact” can be a substitute for it in anycase. (…) The question of inventiongoes back to the constitutional stan-dard in every case. We speak withfinal authority on that constitution-al issue, as we do on many others.

nada contribuir com o efetivomelhoramento das artes. Atrapalhao desenvolvimento geral de negó-cios honestos com medos e apreen-sões de ônus escondidos e obriga-ções desconhecidas em relação aações judiciais e contabilidade vexa-tória para os lucros auferidos emboa fé.”O padrão de patenteabilidade é umpadrão constitucional, e a questão davalidade de patente é uma questãode direito legal. Mahn v. Harwood,112 U. S. 354, 112 U. S. 358. A Corteinovou no 336 U. S. 275, criandouma regra para os casos de patente,segundo a qual esta Corte não reveráa decisão que entendeu haver umainvenção, decisão essa das duas cor-tes inferiores, salvo na existência deuma obvia e excepcional demonstra-ção de erro. Esta regra, trazida deoutros campos, nunca tinha tidoaplicação na lei de patentes. Tendoservido seus fins em Graver Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.se encontra presentemente rejeitadaem sua substância. A justiça presen-temente reconhece que o que estápor muito aparente em nossos casosé o “padrão de invenção” deste con-troles. Isto é presente em todo casoem que a validade da patente está emquestão. É esta questão que a Justiçatem que decidir. Nenhuma “análisede fato” pode ser uma substituta nocaso. (...) A questão da invençãovolta ao padrão constitucional emcada caso. Falamos com a autoridade

[2]§5. A inderrogabilidade do domínio público

Graham vv. JJohn DDeere CCo., 3383 UU. SS. 11 ((1966)

[2]§6. A dimensão público/privado em PropriedadeIntelectual

Motion PPicture PPatents CCo. vv. UUniversal FFilm CCo., 2243 UU.S. 5502 ((1917)


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The attempts through the years toget a broader, looser conception ofpatents than the Constitution con-templates have been persistent. ThePatent Office, like most administra-tive agencies, has looked with favoron the opportunity which the exer-cise of discretion affords to expandits own jurisdiction. And so it hasplaced a host of gadgets under thearmour of patents — gadgets thatobviously have had no place in theconstitutional scheme of advancingscientific knowledge.”

final em matéria constitucional,como fazemos em vários outros. As tentativas ao longo dos anos dechegar a uma concepção mais amplade patentes do que o contempladona Constituição foi persistente. OEscritório de Patentes, como amaioria das agências administrati-vas, demonstrou favorecer a opor-tunidade em que o exercício de suavontade expandiu sua própria com-petência. Assim, colocou um núme-ro de artefatos sob a proteção depatentes – artefatos que obviamentenão têm lugar nenhum no esquemaconstitucional de progresso doconhecimento científico.”

Moreover, Congress may notauthorize the issuance of patentswhose effects are to remove exis-tent knowledge from the publicdomain, or to restrict free access tomaterials already available.

Ademais, o Congresso não podeautorizar a concessão de patentescujos efeitos sejam remover conhe-cimento existente do domíniopúblico, ou restringir o livre acessoaos materiais já disponíveis.

“3rd. Since Pennock v. Dialogue, 2Pet. 1, was decided in 1829, thisCourt has consistently held that theprimary purpose of our patent lawsis not the creation of private for-tunes for the owners of patents, but

“3º Desde o caso Pennock v.Dialogue, 2 Pet. 1, que foi decididoem 1829, esta Corte vem repetida-mente entendendo que o fim primá-rio de nossas leis de patentes não é acriação de fortunas privadas para os


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is ‘to promote the progress of scienceand the useful arts’ (Constitution,Art. I, § 8) — an object and purposeauthoritatively expressed by Mr.Justice Story in that decision, saying:‘While one great object [of ourpatent laws] was, by holding out areasonable reward to inventors andgiving them an exclusive right totheir inventions for a limited period,to stimulate the efforts of genius themain object was ‘to promote theprogress of science and useful arts.’Thirty years later, this Court,returning to the subject, in Kendallv. Winsor, 21 How. 322, againpointedly and significantly says:

‘It is undeniably true that the limitedand temporary monopoly granted toinventors was never designed fortheir exclusive profit or advantage;the benefit to the public or commu-nity at large was another and doubt-less the primary object in grantingand securing that monopoly’.

This Court has never modified thisstatement of the relative impor-tance of the public and privateinterests involved in every grant ofa patent, even while declaring that,in the construction of patents andthe patent laws, inventors shall befairly, even liberally, treated. 31 U.S. 241; Winans v. Denmead, 15How. 330; Walker, Patents, § 185.”

donos de patentes, mas ‘promover oprogresso da ciência e artes úteis’(Constituição, Art. I, § 8) – um objetoe fim expressos com autoridade peloSr. Juiz Story naquela decisão, foi:‘Apesar de ser um propósito impor-tante (de nossas leis de patentes) –pela atribuição aos inventores de umarecompensa razoável e pela outorgade um direito exclusivo às suas inven-ções por um período limitado – esti-mular os esforços dos gênios, o objetoprincipal era ‘promover o progressodas ciências e artes úteis.’Trinta anos depois esta Corte, vol-tando novamente à questão, emKendall v. Winsor, 21 How 322,novamente destacou e de forma sig-nificativa disse:‘É indiscutível que o monopóliotemporário e limitado outorgado aosinventores jamais foi elaborado para[garantir] o lucro ou vantagemexclusiva a eles; o benefício aopúblico ou comunidade em geral foioutro e sem dúvida nenhuma o pro-pósito principal de outorgar e asse-gurar tal monopólio.’Esta Corte nunca alterou esteentendimento quanto à importân-cia relativa dos interesses públicos eprivados envolvidos em toda outor-ga de patente, mesmo quandodeclarou que, interpretando aspatentes e as leis patentárias, osinventores deverão ser tratados deforma justa e até mesmo liberal. 1U. S. 241; Winans v. Denmead, 15How. 330; Walker, Patents, § 185.”

Morton SSalt CCo. vv. GG. SS. SSuppiger CCo., 3314 UU.S. 4488 ((1942)


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“The grant to the inventor of thespecial privilege of a patent monop-oly carries out a public policyadopted by the Constitution andlaws of the United States, ‘to pro-mote the Progress of Science anduseful Arts, by securing for limitedTimes to ... Inventors the exclusiveRight ... to their new and useful’inventions. United StatesConstitution, Art. I, § 8, cl. 8; 35U.S.C. § 31. But the public policywhich includes inventions withinthe granted monopoly excludesfrom it all that is not embraced inthe invention. It equally forbids theuse of the patent to secure an exclu-sive right or limited monopoly notgranted by the Patent Office andwhich it is contrary to public policyto grant.It is a principle of general applica-tion that courts, and especiallycourts of equity, may appropriatelywithhold their aid where the plain-tiff is using the right asserted con-trary to the public interest.”

“A outorga ao inventor de privilé-gios especiais de monopólios depatentes implementa uma políticapública adotada pela Constituição epelas leis dos Estados Unidos ‘parapromover o Progresso das Ciênciase Artes úteis, assegurando por prazolimitado a ... inventores o direitoexclusivo ... às suas invenções novase úteis’. Constituição dos EstadosUnidos, Art. I, § 8, cl. 8; 35 U.S.C. §31. Mas a política pública que incluias invenções ao monopólio outorga-do exclui tudo que não seja com-preendido pela invenção. Igual-mente proíbe o uso da patente paraassegurar um direito exclusivo oumonopólio limitado não outorgadopelo Escritório de Patentes que sejacontrário à política pública deoutorga. É um princípio de aplicação geralque os tribunais, e especialmente ascortes de equidade, podem recusarsua assistência onde o autor estiverutilizando seu direito contraria-mente ao interesse público.”

Precision IInstrument MMfg. CCo. vv. AAutomotive CCo., 3324 UU.S. 8806 ((1945)


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“A suit to enforce patents and relat-ed contracts involves the publicinterest, as well as interests of theadverse parties. P. 324 U. S. 815.(…) The possession and assertion ofpatent rights are issues of greatmoment to the public.’ Hazel-AtlasGlass Co. v. Hartford-Empire Co.,322 U. S. 238, 322 U. S. 246. See alsoMercoid Corp. v. Mid-ContinentInvestment Co., 320 U. S. 661, 320U. S. 665; Morton Salt Co. v.Suppiger Co., supra; 316 U. S. 278.A patent, by its very nature, isaffected with a public interest. Asrecognized by the Constitution, it isa special privilege designed to servethe public purpose of promotingthe ‘Progress of Science and usefulArts’. At the same time, a patent isan exception to the general ruleagainst monopolies, and to the rightto access to a free and open market.The far-reaching social and eco-nomic consequences of a patenttherefore give the public a para-mount interest in seeing that patentmonopolies spring from back-grounds free from fraud or otherinequitable conduct, and that suchmonopolies are kept within theirlegitimate scope.”

“Uma ação para dar execução apatentes e aos contratos a elas rela-cionados envolve o interesse públi-co, bem como interesses das partesadversas. P. 324 U.S. 815. (…) A posse e afirmação dos direitospatentários são ‘questões de grandeimportância para o público’ Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-EmpireCo., 322 U. S. 238, 322 U. S. 246.Vide também Mercoid Corp. v.Mid-Continent Investment Co.,320 U. S. 661, 320 U. S. 665; MortonSalt Co. v. Suppiger Co., supra, 316U. S. 278. Uma patente, pela suaprópria natureza, é sujeita ao inte-resse público. Como reconhecidopela Constituição, a patente é umprivilégio especial que visa o fimpúblico de promoção ‘do progressodas ciências e artes úteis’. Aomesmo tempo, uma patente é umaexceção à regra geral contra mono-pólios, assim como uma exceção aodireito de acesso ao mercado livre eaberto. Por isso as profundas conse-qüências econômicas e sociais dapatente dão ao público um interesseprevalente em assegurar que mono-pólios patentários sejam gerados emsituações livres de fraudes ou dequaisquer condutas questionáveis, eque tais monopólios sejam mantidosdentro de sua extensão legítima.”

Diamond VV. CChakrabarty, 4447 UU.S. 3303 ((1980).

[2]§7. O livre uso do que não está sob exclusiva

Bonito BBoats vv. TThunder CCraft BBoats, 4489 UU.S. 1141 ((1989)


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“The Constitution grants Congressbroad power to legislate to ‘promotethe Progress of Science and usefulArts, by securing for limited Timesto Authors and Inventors the exclu-sive Right to their respectiveWritings and Discoveries.’ Art. I, 8,cl. 8. The patent laws promote thisprogress by offering inventorsexclusive rights for a limited periodas an incentive for their inventive-ness and research efforts. KewaneeOil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S.470, 480-481 (1974); Universal OilCo. v. Globe Co., 322 U.S. 471, 484(1944). The authority of Congress isexercised in the hope that ‘[t]heproductive effort thereby fosteredwill have a positive effect on societythrough the introduction of newproducts and processes of manufac-ture into the economy, and theemanations by way of increasedemployment and better lives for ourcitizens.’ Kewanee, supra, at 480”.

“A Constituição outorga ao Con-gresso amplo poder de legislar e‘promover o progresso da ciência eartes úteis, ao assegurar por perío-dos limitados a autores e inventoreso direito exclusivo às suas escritas edescobertas.’ Art. I, 8, cl. 8. As leisde patentes promovem tal progressooferecendo aos inventores direitosexclusivos por um prazo determina-do como incentivo por sua inventi-vidade e esforços de pesquisa.Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.,416 U.S. 470, 480-481 (1974);Universal Oil Co. v. Globe Co., 322U.S. 471, 484 (1944). A autoridadedo Congresso é exercida na espe-rança de que ‘o esforço produtivoaqui favorecido venha a gerar umefeito positivo na sociedade atravésda introdução de novos produtos eprocessos de manufatura na econo-mia, e que assim gere empregos emelhores condições de vida para oscidadãos’. Kewanee, supra, em 480.”

“Article I, § 8, cl. 8, of theConstitution gives Congress thepower ‘[t]o promote the Progress ofScience and useful Arts, by securingfor limited Times to Authors andInventors the exclusive Right to theirrespective Writings and Discoveries.’The Patent Clause itself reflects a

“O Art. I, § 8 cl. 8 da Constituiçãodá ao Congresso o poder ‘de promo-ver o progresso da ciência e artesúteis assegurando, para tanto, porperíodos limitados a autores einventores o direito exclusivo àssuas escritas e descobertas’. A própria Cláusula de Patente refle-


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balance between the need toencourage innovation and theavoidance of monopolies which sti-fle competition without any con-comitant advance in the ‘Progressof Science and useful Arts.’ As wehave noted in the past, the Clausecontains both a grant of power andcertain limitations upon the exer-cise of that power. Congress maynot create patent monopolies ofunlimited duration, nor may it‘authorize the issuance of patentswhose effects are to remove exis-tent knowledge from the publicdomain, or to restrict free access tomaterials already available.’Graham v. John Deere Co. ofKansas City, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6(1966).From their inception, the federalpatent laws have embodied a care-ful balance between the need topromote innovation and the recog-nition that imitation and refine-ment through imitation are bothnecessary to invention itself, andthe very lifeblood of a competitiveeconomy. (…)

The federal patent system thusembodies a carefully crafted bar-gain for encouraging the creationand disclosure of new, useful, andnonobvious advances in technologyand design in return for the exclu-sive right to practice the inventionfor a period of years.

te uma ponderação entre a necessi-dade de incentivar inovação e evitarmonopólios que afetem a competi-ção sem significar concomitante-mente qualquer avanço no‘Progresso da Ciência e Artes úteis’.Como notamos no passado, a cláu-sula contém tanto uma outorga depoder como também determinadaslimitações sobre o exercício daquelepoder. O Congresso não pode criarmonopólios de patentes por duraçãoilimitada, nem poderá ‘autorizar aemissão de patentes cujos efeitossejam o de remover o conhecimen-to existente em domínio público ourestringir o livre acesso a materiaisjá disponíveis.’ Graham v. JohnDeere Co. de Kansas City, 383 U. S.1, 383 U. S. 6 (1966).Desde o princípio as leis federais depatentes incorporaram um balançocuidadoso entre a necessidade depromover a inovação e o reconheci-mento que imitação e aperfeiçoa-mento através de imitação sãoambos necessários para a própriainvenção e que constituem a verda-deira essência da vitalidade de umaeconomia competitiva (...)O sistema federal de patente, por-tanto, incorpora o resultado de umaponderação cuidadosamente elabo-rada para incentivar a criação edivulgação de avanços novos, úteise não óbvios em tecnologia e emdesenho industrial, em troca dodireito exclusivo de utilizar ainvenção por um período de anos.


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‘[The inventor] may keep hisinvention secret and reap its fruitsindefinitely. In consideration of itsdisclosure and the consequent ben-efit to the community, the patent isgranted. An exclusive enjoyment isguaranteed him for seventeenyears, but, upon expiration of thatperiod, the knowledge of the inven-tion inures to the people, who arethus enabled without restriction topractice it and profit by its use.’United States v. Dubilier CondenserCorp., 289 U. S. 178, 289 U. S. 186-187 (1933).The attractiveness of such a bar-gain, and its effectiveness in induc-ing creative effort and disclosure ofthe results of that effort, dependalmost entirely on a backdrop offree competition in the exploitationof unpatented designs and innova-tions. The novelty and nonobvious-ness requirements of patentabilityembody a congressional under-standing, implicit in the PatentClause itself, that free exploitationof ideas will be the rule, to whichthe protection of a federal patent isthe exception. Moreover, the ulti-mate goal of the patent system is tobring new designs and technologiesinto the public domain through dis-closure. State law protection fortechniques and designs whose dis-closure has already been induced bymarket rewards may conflict withthe very purpose of the patent lawsby decreasing the range of ideas

‘[O inventor] pode manter suainvenção secreta e colher seus fru-tos indefinidamente. Como remu-neração a sua divulgação e o benefí-cio conseqüente à comunidade, apatente é outorgada. Um aproveita-mento exclusivo é garantido pordezessete anos, mas, após tal perío-do, o conhecimento da invençãoreverte às pessoas que então passama poder explorar a invenção semrestrições e tirar proveito de seuuso.’ United States v. DubilierCondenser Corp., 289 U. S. 178, 289U. S. 186-187 (1933).A vantagem desta ponderação, e suaefetividade em induzir ao esforçocriativo e a divulgação dos resulta-dos de tal esforço, dependem quaseinteiramente de um cenário de livrecompetição na exploração de dese-nhos industriais e inovações nãoprotegidos por patente. As exigên-cias de novidade e não obviedadecorporificam o entendimento doCongresso, implícito na própriaCláusula Patentária, de que a livreexploração de idéias será a regra,para a qual a proteção de umapatente federal é a exceção.Ademais, o fim principal do sistemapatentário é trazer, por meio dedivulgação, novos desenhos indus-triais e tecnologias ao domíniopúblico. A proteção pelas leis esta-duais para técnicas e desenhos cujasdivulgações já geraram benefíciosao mercado pode conflitar com ofim maior das leis de patentes por


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available as the building blocks offurther innovation. The offer offederal protection from competitiveexploitation of intellectual propertywould be rendered meaningless in aworld where substantially similarstate law protections were readilyavailable. To a limited extent, thefederal patent laws must determinenot only what is protected, but alsowhat is free for all to use. Cf.Arkansas Electric CooperativeCorp. v. Arkansas Public ServiceComm’n, 461 U. S. 375, 461 U. S.384 (1983) (‘[A] federal decision toforgo regulation in a given area mayimply an authoritative federaldetermination that the area is bestleft unregulated, and, in that event,would have as much preemptiveforce as a decision to regulate”)(emphasis in original).

Thus our past decisions havemade clear that state regulationof intellectual property must yieldto the extent that it clashes with thebalance struck by Congress in ourpatent laws. The tension betweenthe desire to freely exploit the fullpotential of our inventive resourcesand the need to create an incentiveto deploy those resources is constant.Where it is clear how the patentlaws strike that balance in aparticular circumstance, that isnot a judgment the States may sec-

reduzir o alcance de idéias disponí-veis ao gerar entraves para futurasinovações. A oferta de proteçãofederal em relação à exploraçãocompetitiva de propriedade intelec-tual seria insignificante em ummundo em que proteções de leisestaduais semelhantes já estivessemdisponíveis. Em extensão limitada,as leis federais sobre patentesdevem determinar não só o que éprotegido, mas também o que élivre para ser usado por todos. Conf.Arkansas Electric CooperativeCorp. v. Arkansas Public ServiceComm’n, 461 U. S. 375, 461 U. S.384 (1983) (‘[Uma] decisão federalde recusa de regulamentação parauma determinada área pode conterimplicitamente uma determinaçãofederal que considera melhor deixara área sem regulamentação e, nestecaso, teria tanta força preventivaquanto à decisão de regular’) (grifono original).Assim, nossas decisões passadas dei-xaram claro que a regulamentaçãoestadual de propriedade intelectualdeve ceder na proporção em quecolide com a ponderação criadapelo Congresso em nossas leis depatentes. A tensão entre o desejo delivremente explorar o pleno poten-cial de nossos recursos inventivos ea necessidade de criar um incentivopara distribuir tais recursos é cons-tante. Onde está claro como tais leispatentárias chegam a este balancea-mento em um contexto específico,


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ond-guess. We have long held that,after the expiration of a federalpatent, the subject matter of thepatent passes to the free use of thepublic as a matter of federal law.See Coats v. Merrick Thread Co.,149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893)(‘[P]laintiffs’ right to the use of theembossed periphery expired withtheir patent, and the public had thesame right to make use of it as if ithad never been patented’); KelloggCo. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938); Singer Mfg. Co. v.June Mfg. Co., 163 U. S. 169 (1896).Where the public has paid the con-gressionally mandated price for dis-closure, the States may not renderthe exchange fruitless by offeringpatent-like protection to the sub-ject matter of the expired patent.‘It is self-evident that, on the expi-ration of a patent, the monopolycreated by it ceases to exist, and theright to make the thing formerlycovered by the patent becomespublic property.’ Singer, supra, at163 U. S. 185.In our Sears, Roebuck & Co. v.Stiffel Co., 376 U. S. 225 (1964), andCompco Corp. v. Day-BriteLighting, Inc., 376 U. S. 234 (1964),decisions in we found that publiclyknown design and utilitarian ideaswhich were unprotected by patentoccupied much the same position asthe subject matter of an expiredpatent. (…)

não se trata de uma escolha que osEstados possam desconsiderar. Hámuito decidimos que – após a expi-ração de uma patente federal –, oobjeto da patente passa para o livreuso do público por determinação dalei federal. Vide Coats v. MerrickThread Co., 149 U. S. 562, 149 U. S.572 (1893) (‘O direito dos autoresde usar tais limites expira com apatente, e o público poderá utilizaro mesmo como se a mesma nuncahouvesse existido’); Kellogg Co. v.National Biscuit Co., 305 U. S. 111(1938); Singer Mfg. Co. v. June Mfg.Co., 163 U. S. 169 (1896). Onde opúblico pagou o preço estabelecidopelo Congresso pela divulgação, osestados não podem tirar os efeitosdesse pagamento oferecerendo umaproteção similar à da patente aoobjeto da patente expirada.‘É evidente que com a expiração dapatente o monopólio criado pelamesma deixa de existir e o direito defabricar o objeto antes coberto pelamesma se torna propriedade públi-ca.’ Singer, supra, em 163 U. S. 185.Em nossas decisões em Sears,Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), e Compco Corp. v.Day-Brite Lighting, Inc., 376 U. S.234 (1964) entendemos que dese-nhos industriais e idéias utilitáriaspublicamente conhecidas, que nãoeram protegidas por patente, ocupa-vam basicamente a mesma posiçãode um objeto de uma patente expi-rada. (...)

Compco CCorp. vv. DDay-BBrite LLighting, IInc., 3376 UU.S. 2234, 2237 ((1964)


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Both the novelty and the nonobvi-ousness requirements of federalpatent law are grounded in thenotion that concepts within thepublic grasp, or those so obviousthat they readily could be, are thetools of creation available to all.They provide the baseline of freecompetition upon which the patentsystem’s incentive to creative effortdepends. A state law that substan-tially interferes with the enjoymentof an unpatented utilitarian ordesign conception which has beenfreely disclosed by its author to thepublic at large impermissibly con-travenes the ultimate goal of publicdisclosure and use which is the cen-terpiece of federal patent policy.”

Tanto o requerimento de novidadequanto o de não obviedade da leifederal de patentes estão baseadosna noção de que conceitos ao alcan-ce do público ou aqueles tão óbviosque possam facilmente o ser [aoalcance do público], são ferramentasde criação disponíveis a todos. Elesdeterminam o nível básico da livreconcorrência sob o qual o sistemapatentário de incentivar o esforçocriativo depende. Uma lei estadualque materialmente interfira noaproveitamento de uma utilidadenão patenteada ou na concepção deum desenho industrial que tenhasido livremente divulgado pelo seuautor ao público em geral se contra-põe de forma inaceitável ao propósi-to principal da divulgação e usopúblico, que é o elemento central dapolítica federal de patente.”

“[t]o forbid copying would interferewith the federal policy, found inArt. I, § 8, cl. 8 of the Constitutionand in the implementing federalstatutes, of allowing free access tocopy whatever the federal patentand copyright laws leave in thepublic domain.”

“Proibir [o ato de] copiar interferi-ria com a política pública federal,disposta no Art. I, § 8, cl. 8 daConstituição e nas leis federais quea implementam, [que tem porfim)]de permitir o livre acesso àcópia de tudo aquilo que as leisfederais de patentes e direitos auto-rais deixam em domínio público.”

Dastar CCorp. vv. TTwentieth CCentury FFox FFilm CCorp.,539 UU.S. 223, 333 ((2003)

TrafFix DDevices, IInc. vv. MMarketing DDisplays, IInc., 5532 UU.S. 223, 229 ((2001)


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“In general, unless an intellectualpro-perty right such as a patent orcopyright protects an item, it willbe subject to copying.’ TrafFixDevices, Inc. v. MarketingDisplays, Inc., 532 U.S. 23, 29(2001).”

“No geral, exceto se um direito depropriedade intelectual como umapatente ou copyright proteger umítem, este poderá ser copiado.TrafFix Devices, Inc. v. MarketingDisplays, Inc., 532 U.S. 23, 29(2001).”

“Trade dress protection must subsistwith the recognition that in manyinstances there is no prohibitionagainst copying goods and products.In general, unless an intellectualproperty right such as a patent orcopyright protects an item, it willbe subject to copying. As the Courthas explained, copying is notalways discouraged or disfavored bythe laws which preserve our com-petitive economy. Bonito Boats,Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.,489 U.S. 141, 160 (1989). Allowingcompetitors to copy will have salu-tary effects in many instances.‘Reverse engineering of chemicaland mechanical articles in the pub-lic domain often leads to significantadvances in technology.’ Id.”

“A proteção do conjunto de imagemdeve subsistir com o reconhecimen-to de que em muitas instâncias nãohá proibição contra cópias de bens eprodutos. No geral, exceto se umdireito de propriedade intelectual –como o de patente ou copyright –proteger um item, tal item poderáser copiado Como a Corte explicou,cópias não são sempre desencoraja-das ou não favorecidas pelas leis quepreservam nossa economia compe-titiva. Bonito Boats, Inc. v. ThunderCraft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 160(1989). Permitir aos competidorescopiar terá efeitos salutares emvárias instâncias. Engenharia rever-sa de artigos químicos e mecânicosem domínio público muitas vezesleva a avanços significantes na tec-nologia. Id.”

Wal-MMart SStores, IInc. vv. SSamara BBros., IInc., 5529 UU.S. 2205, 2213 ((2000)

Wells EElectronics, IInc., 5525 UU.S. 555, 663 ((1998):


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“The fact that product designalmost invariably serves purposesother than source identificationnot only renders inherent distinc-tiveness problematic; it also ren-ders application of an inherent-dis-tinctiveness principle more harm-ful to other consumer interests.Consumers should not be deprivedof the benefits of competition withregard to the utilitarian and esthet-ic purposes that product designordinarily serves by a rule of lawthat facilitates plausible threats ofsuit against new entrants basedupon alleged inherent distinctive-ness.”

“O fato de um desenho industrialinvariavelmente servir a outros finsque não a identificação de sua ori-gem, não só torna um problema anoção de ‘distintividade intrínseca’,mas também faz com que a aplicaçãode um princípio de ‘distintividadeintrínseca’ seja mais danosa a outrosinteresses do consumidor. Os consu-midores não devem ser privados dosbenefícios da livre concorrência noque toca aos fins estéticos e utilitá-rios que os desenhos de produtosnormalmente proporcionam, poruma regra legal que facilita ameaçasplausíveis de uma ação contra novosparticipantes, a pretexto da alegaçãode uma ‘distintividade intrínseca’.”

“As we have often explained, mostrecently in Bonito Boats, Inc. v.Thunder Craft Boats, Inc., 489U.S. 141, 151 (1989), the patentsystem represents a carefullycrafted bargain that encouragesboth the creation and the publicdisclosure of new and usefuladvances in technology, in returnfor an exclusive monopoly for alimited period of time. The balancebetween the interest in motivatinginnovation and enlightenment byrewarding invention with patentprotection on the one hand, and theinterest in avoiding monopolies thatunnecessarily stifle competition onthe other, has been a feature of thefederal patent laws since theirinception.”

“Como frequentemente explicamos,e o fizemos mais recentemente emBonito Boats, Inc. v. Thunder CraftBoats, Inc., 489 U.S. 141, 151 (1989),o sistema patentário corporifica umaponderação cuidadosamente elabo-rada que incentiva tanto a criaçãoquanto a divulgação pública deavanços novos e úteis na tecnologia,em troca de um monopólio exclusivopor um prazo limitado. O balançoentre o interesse de motivar inova-ção e divulgação de tecnologia atra-vés da recompensa da invenção coma proteção de patente de um lado, e– de outro lado – o interesse em evi-tar monopólios que restringem des-necessariamente a competição, temsido uma aspecto central das leisfederais patentes desde seu início.”

High CCourt oof AAustralia PParkdale CCustom BBuilt FFurniture PPty. LLtd.V. PPuxu PPty. LLtd. ((1982) 1149 CClr 1191

[2]§8. Propriedade Intelectual como uma “propriedade”constitucional

James vv. CCampbell, 1104 UU.S. 3356 ((1881)


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“The public freedom to manufac-ture and sell an article to which aparticular design is applied is nottaken away by the Designs Actexcept in favour of the registeredowner of a registered design, andhis prima facie monopoly will bedefeated if the design was not novelor original when it was registered:Macrae Knitting Mills Ltd. v. LowesLtd. (1936) 55 CLR 725 . The validityof registration depends upon thenovelty or originality of the design(see Designs Act s. 17(1)); if it wereotherwise the registered ownerwould acquire a monopoly withoutany compensating benefit beingobtained by the public (at p. 221).”

“A liberdade de manufaturar e ven-der um artigo sobre o qual um dese-nho específico é aplicado não é res-trita pela Lei de Desenho Industrial, anão ser em favor do titular do regis-tro de um desenho industrial resgis-trado, e seu monopólio prima facieserá anulado se o desenho não fornovo ou original quando registrado.Macrae Knitting Mills Ltd. v. LowesLtd. (1936) 55 CLR 725. A validadedo registro depende na novidade ouoriginalidade do desenho (vide Lei deDesenho Industrial s. 17(1)); se fossede outra forma o titular do registroadquiriria um monopólio sem qual-quer benefício de compensatório aser obtido pelo público (na p. 221).”

“That the government of the UnitedStates when it grants letters patent for anew invention or discovery in the arts,confers upon the patentee an exclusiveproperty in the patented inventionwhich cannot be appropriated or usedby the government itself without justcompensation, any more than itcan appropriate or use withoutcompensation land which has beenpatented to a private purchaser, wehave no doubt. The Constitutiongives to Congress power ‘to promotethe progress of science and useful

“O governo dos Estados Unidos, aooutorgar cartas patentes para umanova invenção ou descoberta nasartes, confere ao patenteado umapropriedade exclusiva na invençãopatenteada, que não pode ser apro-priada ou utilizada pelo própriogoverno sem remuneração adequada,como este não pode se apropriar ouusar sem remuneração adequadabens imóveis, que tenham sido dadosem sesmaria para um comprador pri-vado – disso não temos a menordúvida. A Constituição dá ao


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arts by securing for limited times toauthors and inventors the exclusiveright to their respective writings anddiscoveries,’ which could not beeffected if the government had areserved right to publish such writingsor to use such inventions without theconsent of the owner. Many inven-tions relate to subjects which canonly be properly used by the govern-ment, such as explosive shells, rams,and submarine batteries to beattached to armed vessels. If it coulduse such inventions without com-pensation, the inventors could get noreturn at all for their discoveries andexperiments. It has been the generalpractice, when inventions have beenmade which are desirable forgovernment use, either for thegovernment to purchase them fromthe inventors and use them as secretsof the proper department or, if apatent is granted, to pay the patenteea fair compensation for their use. TheUnited States has no such preroga-tive as that which is claimed by thesovereigns of England, by which itcan reserve to itself, either expresslyor by implication, a superior dominionand use in that which it grants byletters patent to those who entitlethemselves to such grants. Thegovernment of the United States, aswell as the citizen, is subject to theConstitution, and when it grants apatent, the grantee is entitled to itas a matter of right, and does notreceive it, as was originally supposedto be the case in England, as a matterof grace and favor.”

Congresso poder ‘de promover o pro-gresso da ciência e artes úteis assegu-rando por períodos limitados a auto-res e inventores o direito exclusivo àssuas descobertas e escritas.’, que nãopoderia ser implementado se ogoverno tivesse se reservado o direi-to de publicar tais escritas ou utilizartais invenções sem o consentimentodo proprietário. Muitas invençõessão relacionadas a objetos que sópodem ser adequadamente utilizadospelo governo, como bombas, aríetes ebaterias de submarinos a serem ane-xadas a embarcações de guerra. Se sepudesse utilizar tais invenções semcontraprestação os inventores nãoreceberiam nada em troca de suasdescobertas e experiências. É comum– quando invenções são interessantespara o uso governamental – que ogoverno as compre dos inventorespara uso como segredo do departa-mento competente ou, se houveroutorga de patente, pague ao dono dapatente uma remuneração justa pelouso. Os Estados Unidos não tem aprerrogativa da qual se arrogam ossoberanos da Inglaterra, pela qualpodem guardar para si mesmos, sejaexpressa ou implicitamente, o domí-nio e uso superior em face à outorgade cartas patentes àqueles que têmdireito a tais outorgas. O governo dosEstados Unidos, como o cidadão, ésujeito à Constituição e quando háoutorga de patente o outorgado temdireito legal a mesma e não a recebe,como originalmente se imagina tersido o caso da Inglaterra, como umamanifestação de graça e favor [dosoberano].”

No entanto, a noção de que o ato do Estado de concessão de uma paten-te, etc., constitua uma propriedade, mesmo no sentido constitucional, encon-tra importante ponderação em tendência jurisprudencial americana, segundoa qual não há despropriação, mas apenas uma reserva de direitos implícita auma concessão de origem inteiramente estatal:22


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“In the 1990s, for example, panels onthe United States Court of FederalClaims twice rejected the notionthat a section 1498 action constitut-ed a ‘taking’ under the government’seminent domain power. These panelsreasoned that the patent law’s grantof exclusive rights to inventors didnot encompass the right to excludethe government from using a patentedinvention in the first place. On thisapproach, which is known as the‘established statutory authority’ theoryof government appropriation, ‘gov-ernmental use’ represents a powerreserved to the state when the patentissues. Because ‘the governmentcannot «take» what it alreadypossesses, section 1498 ‘grantsthe government the absolutepower to take a compulsory, non-exclusive license to a patentedinvention at will.’” (…).23

“Nos anos noventa, por exemplo,decisões colegiadas do TribunalFederal dos Estados Unidos porduas vezes rejeitaram a noção deque a seção 1498 constituía uma‘desapropriação’ sob a doutrina dodomínio eminente. Tais tribunaisponderaram que a outorga pelas leisde patente de direitos exclusivos ainventores não compreendiam odireito de excluir o governo do usoà invenção patenteada inicialmente.Nesta visão, conhecida como a teo-ria da apropriação governamentalde ‘autoridade legal estabelecida’, o‘uso do governo’ representa umpoder reservado ao governo quandoemite a patente. Já que ‘o governonão pode «tomar» o que já possui’,seção 1498 ‘dá ao governo o poderabsoluto de licença compulsória,não exclusiva de uma patente deinvenção quando desejar’”. (…)

22 Jerome H. Reichman, Compulsory Licensing of Patented Inventions: Comparing United StatesLaw and Practice with the Options under TRIPS, encontrado em http://www.aals.org/docu-ments/2006intprop/JeromeReichmanOutline.pdf, visitado em 24/1/2009. Uma crítica dessadecisão pode ser encontrada em Bradley M. Taub, Why Bother Calling Patents Property? TheGovernment’s Path to License Any Patent and Maybe Pay for it, 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop.L. 151 (2006).

23 O autor, após mencionar que uma corte inferior acabara dissentindo desta posição, conclui:“However, a divided panel of the United StatesCourt of Appeals for the Federal Circuit hasreversed the Court of Claims on this point. Itruled, instead, that the Supreme Court hadpreviously decided that patentees could notsue for the taking of a property interest under

“Não obstante, uma decisão por maioria doTribunal de Apelação da Comarca Federalreverteu a decisão do Tribunal de Reclamaçõesneste aspecto. Decidiu, ao contrário, que oTribunal de Reclamações tinha previamentedecidido que os titulares de patentes não pode-

McClurg vv. KKingsland, 442 UU.S. 11 HHow. 2202 2202 ((1843)

Tribunal CConstitucional AAlemão – 1 BBvR 5587/88, ddecisão dde 224.4.1988


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the Constitution, but only for compensationunder a tort theory within the parameters ofsection 1498. A vigorous dissent argued that, inlater cases, the Supreme Court itself hadimplicitly changed its view and authorized a“takings” rationale; but the majority held thatthe Supreme Court itself would have to makethat decision. For the moment, therefore, andsubject to further developments, section 1498must be viewed as a limited waiver of sover-eign immunity that rests on its own bottom,and the relevant case law can neither beexpanded by reference to the “takings”jurisprudence of the Constitution nor limitedby invoking a “reserved rights” theory of thepatent grant”.

riam postular em juízo com base na desapro-priação indireta sob a Constituição, massomente obter uma indenização sob responsa-bilidade aquiliana dentro dos parâmetros daseção 1498. Um vigoroso voto dissidentearguiu que, em decisões posteriores, a própriaSuprema Corte tinha implicitamente reconsi-derado sua posição e autorizado uma doutrinafundada na desapropriação; mas a maioriaentendeu que a Suprema Corte, ela mesma,teria que tomar tal decisão. Por enquanto,assim, e sujeitando-se a desenvolvimentos adi-cionais, a seção 1498 deve ser vista como umarenuncia limitada de imunidade soberana quese baseia em si mesma, e a jurisprudência rele-vante não pode ser expandida com referência àjurisprudência relativa à desapropriação nemlimitada pela invocação de uma teoria de´direitos reservados` da outorga de patentes.”

“(…) the powers of Congress tolegislate upon the subject of patentsis plenary by the terms of theConstitution, and as there are norestraints on its exercise, there canbe no limitation of their right tomodify them at their pleasure, sothat they do not take away therights of property in existingpatents.”

“(…) os poderes do Congresso paralegislar sobre patentes é pleno nostermos da Constituição e, uma vezque não há restrições ao seu exercí-cio, o direito [do Congresso] demodificá-las [as patentes] da formacomo bem entender não sofre limi-tações, enquanto eles não retiraremos direitos de propriedade daspatentes existentes.”

“Für das Urheberrecht hat dasBundesverfassungsgericht (...) ausge-sprochen, zu den konstituierendenMerkmalen des Urheberrechts alsEigentum im Sinn der Verfassunggehöre die grundsätzlicheZuordnung des vermögenswertenErgebnisses der schöpferischenLeistung an den Urheber im Wege

“No que diz respeito ao direito deautor o Tribunal Constitucionaldecidiu, (....) que são característicasconstitutivas do direito de autorcomo propriedade no sentido conti-tucional a garantia básica de que oresultado da atividade criativa sejagarantido ao autor por meio de nor-mas de caráter privado, e a liberda-

Corte CConstitucional dda CColombia, SSentença CC-2262/96,Convênio ppara PProteção CConstitucional dde CCultivares


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privatrechtlicher Normierung undseine Freiheit, in eigenerVerantwortung darüber verfügen zukönnen. Dies bedeute nicht, daßdamit jede nur denkbareVerwertungsmöglichkeit verfas-sungsrechtlich gesichert sei. Imeinzelnen sei es Sache desGesetzgebers, im Rahmen derinhaltlichen Ausprägung nach Art.14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechteMaßstäbe festzulegen, die eine derNatur und der sozialen Bedeutungdes Rechts entsprechende Nutzungund angemessene Verwertung sich-erstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240f.>).”

de para que ele possa dispor dessesresultados da forma que mais lheaprouver. Isso não significa quequalquer possibilidade de explora-ção seja garantida constitucional-mente. Em particular é competên-cia do legislador, nos limites doconteúdo do Art. 14 (1), sentença 2da Lei Fundamental, definir parâ-metros objetivos que garantam oaproveitamento e exploração ade-quada correspondente a natureza eao significado social do direito (videBVerfGE 31, 229 “241 s.”).”

“Por ultimo es necesario advertirque, aún cuando sometida a formasespeciales de regulación (C.P.,artículo 61), la propiedad intelectuales sólo una de las muchas formas através de las cuales se manifiesta elderecho general de propiedad y, porlo tanto, se somete a las limitacionesa que queda sometido este derechopor virtud del artículo 58 de la Carta.En particular, la propiedad intelec-tual, así como la propiedad común,es ‘una función social que implicaobligaciones’ y, como tal, ‘le esinherente una función ecológica’.”

“Por ultimo é necessário chamar aatenção que, salvo quando submeti-do a formas especiais de regulamen-tação (C.P. artigo 61), a propriedadeintelectual é somente uma das mui-tas formas através das quais se mani-festa o direito geral de propriedade e,para tanto, se submete às limitaçõesas quais se submete esse direito porconta do artigo 58 da Constituição.Em especial, a propriedade intelec-tual, bem como a propriedadecomum, é uma ‘função social queimplica em obrigações’, e como tal, ‘éinerente a uma função ecológica’.

[2]§9. A natureza das exclusivas da Propriedade Intelectualno sistema brasileiro

Supremo TTribunal FFederal SSTF; AADI 33.366-22; DDF; TTribunal PPleno;Rel. Min. EEros GGrau; JJulg. 116/03/2005; DDJU 116/03/2007; PPág. 118)

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto adesenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não sepresta a explicitar características da propriedade, que é sempreexclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado asexpressões “monopólio da propriedade” ou “monopólio do bem”.

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento — a

propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

Supremo TTribunal FFederal RRE 1158676 // MMG RRERelator(A): MMin. OOctavio GGallotti

Relator(a) pp/ AAcórdão:Min. SSepúlveda PPertence-Julgamento: 114/08/2007. PPrimeira TTurma

Serviços de Telecomunicações. Exploração. Edição de Listas ou CatálogosTelefônicos e Livre Concorrência. Se, por um lado, a publicação e distribuiçãode listas ou catálogos telefônicos constituía um ônus das concessionárias deserviço de telefonia – que podem cumpri-lo com ou sem a veiculação de publi-cidade – não se pode dizer que estas tinham exclusividade para fazê-lo. O arti-go 2º da L. 6.874/80 (“A edição ou divulgação das listas referidas no § 2º do art.1º desta Lei, sob qualquer forma ou denominação, e a comercialização dapublicidade nelas inserta são de competência exclusiva da empresa explorado-ra do respectivo serviço de telecomunicações, que deverá contratá-las comterceiros, sendo obrigatória, em tal caso, a realização de licitação”) era incons-titucional – tendo em vista a Carta de 1969 – na medida em que institui reser-va de mercado para a comercialização das listas telefônicas em favor dasempresas concessionárias. RE desprovido.


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Supremo TTribunal FFederal ((LEX – JSTF – Volume 2274 – Página 2217)RECURSO EEXTRAORDINÁRIO NNº 1193.749-11 –– SSP. TTribunal PPleno

(DJ, 004.05.2001). RRelator: OO SSenhor MMinistro CCarlos VVelloso.Relator ppara oo AAcórdão: MMinistro MMaurício CCorrêa.

EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEINº 10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIAPARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS.INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer ativida-de econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvonos casos previstos em lei. 2. Observância de distância mínima da farmácia oudrogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro.Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à concentraçãocapitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercí-cio do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestaçãoda liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário conhe-cido e provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordamos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformi-dade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por votação majoritária,conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para declarar ainconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.991, de 13/06/91, do Municípiode São Paulo/SP. Brasília, 04 de junho de 1998. CARLOS VELLOSO,Presidente – MAURÍCIO CORRÊA, Redator para o Acórdão.

Supremo TTribunal FFederal RRp 11397 – Julgamento dde 111/5/1988,DJ dde 110/06/88, pp. 114401 EEmentário ddo SSTF – vol-001505.01 ppg-000069.

RTJ – vol-000125.03 ppg-000969.

Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24do artigo 153 da Constituição assegura a ddisciplina ddo ddireito cconcorrencial,pois, aa pproteção aa ppropriedade ddas mmarcas de indústria e comércio e a exclusi-vidade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de pro-paganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto deregular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condiçõespara praticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional.Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 eseus parágrafos da Lei nº 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio deJaneiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.


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Assim, o acórdão empresta à propriedade das marcas a essência de umadisciplina do direito concorrencial. Não há uma alternativa, mas uma neces-sária cumulação. A interpenetração bem estruturada fica mais evidente aindano voto do relator:

Voto do Ministro Célio Borja:

“Tenho, também, que a garantia constitucional da propriedade das mar-cas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial com-preende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o defruir e de dispor. (…) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir ocampo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a deempreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abas-tecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valorsocialmente relevante.”

Seção [3]Sobre a Construção da Propriedade Intelectual

a Partir do Conceito de Propriedade

A par da construção da Propriedade Intelectual a partir de uma noção demonopólio, é importante reportar a importantíssima construção da mesmanoção diretamente a partir da noção de propriedade. É o que fazemos nestaseção.

[3]§1. O Pólo da Propriedade

O outro pólo de análise dos direitos de exclusiva é o da assimilação delesao estatuto da propriedade. Certo que, numa perspectiva conservadora, oparâmetro da propriedade pode ser – como mencionamos –, uma visão extre-mamente favorável ao titular dos direitos, como o comprova um voto do juizda Suprema Corte Americana, Oliver Wendel Holmes:

Motion PPicture PPatents CCo. vv. UUniversal FFilm MMfg. CCo., 2243 UU.S. 5502, 5510 ((1917)

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“I suppose that a patentee has noless property in his patentedmachine than any other owner, andthat, in addition to keeping themachine to himself, the patentgives him the further right to forbidthe rest of the world from makingothers like it. In short, for whatevermotive, he may keep his devicewholly out of use. ContinentalPaper Bag Co. v. Eastern Paper BagCo. 210 U.S. 405 [1908]. So muchbeing undisputed, I cannot understandwhy he may not keep it out of useunless the licensee, or, for the

“Entendo que o titular de uma paten-te não tenha menos propriedadesobre sua máquina patenteada do quequalquer outro proprietário e que,além de deter a máquina só para si, apatente lhe dá o direito suplementarde proibir o resto do mundo de fabri-car outras máquinas como a que tem.Em suma, seja qual for o motivo, elepode manter sua máquina fora de uso.Continental Paper Bag Co. v. EasternPaper Bag Co. 210 U.S. 405 [1908].Isso sendo indiscutível não consigoentender porque ele não pode mantera máquina fora de uso, enquanto um

Porém, muito longe dessa visão, no contexto constitucional do pós-guerra,a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização.24

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedadeintelectual, é certamente o Tribunal Constitucional Alemão. Mas não menosimportante é a prática da Corte Constitucional Italiana, que inclusive se fun-dou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a incons-titucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante deanálise mesmo nas jurisdições de common law.25

A vinculação da propriedade intelectual às suas finalidades sociaisencontra um parâmetro essencial em TRIPs:


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matter of that, the buyer, will usesome unpatented thing in connec-tion with it. Generally speaking,the measure of a condition is theconsequence of a breach, and ifthat consequence is one that theowner may impose uncondition-ally, he may impose it condition-ally upon a certain event. Nondebit cui plus licet, quod minuseat non licere. D. 50, 17, 21[Ulpian].

licenciado ou, se for o caso, o compra-dor, queira usar alguma coisa nãopatenteada em conexão com ela [amáquina patenteada]. De forma geral,a medida de uma condição é a conse-qüência de uma violação, e se essaconseqüência é uma daquelas que otitular pode impor incondicional-mente, ele pode impô-la condicional-mente em certas ocasiões. Non debitcui plus licet, quod minus eat nonlicere. D. 50, 17, 21 [Ulpian].

24 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luzdessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender adeterminação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmosentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art.33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) parao legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parteda doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn:A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentumverpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeiheit dienen). Como bem salien-tou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; EstadoSocial significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, comoainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

25 Suprema Corte dos Estados Unidos: Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966): “TheCongress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by thestated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to theinnovation, advancement or social benefit gained thereby.” Traduzido no corpo do texto.

ART. 7º – A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos depropriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovaçãotecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefíciomútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de umaforma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrioentre direitos e obrigações

No caso brasileiro, o texto da Carta de 1988 propõe à lei ordinária aseguinte diretriz:

Art. 5º (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriaisprivilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criaçõesindustriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outrossignos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimentotecnológico e econômico do País; (Grifei)

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláu-sula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para taisdireitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculoteleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determi-nando a este tanto o conteúdo da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”),quanto à finalidade do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”).A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativosà Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileirade 1988, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção emque atender aos seguintes objetivos:

a) visar o interesse social do País; b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de

conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais,etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde mesmo com a regula-ção econômica dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a Constituiçãobrasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialís-simas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua impor-tância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aosdireitos autorais.


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Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dosdireitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitaçõesconstitucionalmente impostas em favor do bem comum – a função social dapropriedade de que fala o Art. 5º, XXIII, da Carta de 1988. Note-se, uma vezmais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte dadoutrina, não se esgota na noção de propriedade, em particular pela presençados direitos de personalidade ou direitos morais em geral.

O Art. 5º, XXII, da Carta, que assegura inequivocamente o direito de pro-priedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, asaber, as de que a propriedade atenderá sua função social. Também no Art.170 a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem eco-nômica, sempre com o condicionante de sua função social.26

[3]§2. A construção da propriedade pelo TribunalConstitucional alemão


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26 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: “a pro-priedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social”.

GrundgesetzI. Die Grundrechte (Art. 1- 19)(1) Das Eigentum und das Erbrechtwerden gewährleistet. Inhalt undSchranken werden durch dieGesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. SeinGebrauch soll zugleich dem Wohleder Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zumWohle der Allgemeinheit zulässig.Sie darf nur durch Gesetz oder aufGrund eines Gesetzes erfolgen, dasArt und Ausmaß derEntschädigung regelt. DieEntschädigung ist unter gerechterAbwägung der Interessen derAllgemeinheit und der Beteiligtenzu bestimmen. Wegen der Höhe

Lei FFundamental aalemãI. Os Direitos Fundamentais (Art. 1-19)“(1) A propriedade e o direito desucessão serão garantidos.Conteúdo e limitações serão deter-minados pela Lei.(2) A propriedade obriga. Seu usodeve também servir ao bem-estar dacoletividade.(3) Uma desapropriação só é admiti-da se voltada para o bem-estar dacoletividade. Ela só pode ocorrerpor Lei ou em razão de Lei queregule o tipo e extensão da indeni-zação. A indenização deve serdeterminada pela justa ponderaçãodos interesses da coletividade e daspartes envolvidas. Com relação ao

A Lei Fundamental alemã não garante a proteção da “propriedade inte-lectual”, logo o Tribunal Constitucional alemão cuidou de vincular o concei-to reproduzido nas legislações específicas ao Art. 14 da Lei Fundamental,dando a ele, através desse procedimento, viés constitucional.

Com essa vinculação transfere-se à propriedade intelectual a mesmarelação que é reconhecida ao proprietário de coisa material em relação aoobjeto de sua propriedade (analogia do direito de propriedade intelectual como direito de propriedade material).

Na decisão “Schulbuchprivileg” o Tribunal Constitucional vinculou pelaprimeira vez o direito de autor ao direito de propriedade expresso no Art. 14da Lei Fundamental e, nesse exercício interpretativo, tirou as consequênciasdessa vinculação, ao reconhecer a função social da propriedade do autor sobrea obra protegida pelo direito autoral.

Nessa decisão, porém, o Tribunal Constitucional ainda não adotou aexpressão “propriedade intelectual”; referindo-se ao direito do autor sobre asua obra simplesmente como um direito de “propriedade”.

Tribunal CConstitucional AAlemão, ddecisão nno ccaso“Schulbuchprivileg” ((BverfGE 331, 2229, dde 007.07.1971).


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der Entschädigung steht imStreitfalle der Rechtsweg vor denordentlichen Gerichten offen.”

montante da indenização fica aber-ta, em caso de litígio, os caminhosda justiça comum (ordentlichenGerichte).”

(…) “1. Das Urheberrecht ist als

Nutzungsrecht ‘Eigentum’ im Sinnedes Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. ‘

2. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gebietetdie grundsätzliche Zuordnung deswirtschaftlichen Wertes einesgeschützten Werkes an den Urheber.Damit ist aber nicht jede nurdenkbare Verwertungsmöglichkeitverfassungsrechtlich gesichert. Es istSache des Gesetzgebers, im Rahmender inhaltlichen Ausprägung des

(...)“1. O direito de autor é, como direi-to de fruição no sentido ao Art. 14,parágrafo 1, primeira frase da LeiFundamental, propriedade. 2. Art. 14, (1), primeira frase, LeiFundamental prescreve que o valoreconômico de uma obra protegidaseja, em princípio, atribuída aoautor. Isso não quer, porém signifi-car que todas as modalidades possí-veis de exploração sejam assegura-das constitucionalmente. É tarefado legislador estabelecer, dentro

O Tribunal Constitucional reconheceu nesse acórdão um direito de pro-priedade sobre as faculdades patrimoniais do direito de autor. Esse direito depropriedade necessita, porém, que a ordem jurídica lhe dê forma. Ao vincularo direito patrimonial ao direito fundamental previsto no Art. 14 da LeiFundamental, o Tribunal Constitucional notou caber ao legislador cumprircom a função de determinar o conteúdo e os limites desse direito de proprie-dade sobre as faculdades patrimoniais. No exercício dessa tarefa o legisladordeve, porém, levar em consideração as características essenciais do direito deautor, ou seja, o legislador não pode desconsiderar a mínima ratio do direitode autor, no sentido de que ao autor deve ser reconhecida a exploração exclu-siva das faculdades patrimoniais. Em outras palavras, o legislador não podenegar a exploração exclusiva, mas somente limitá-la (limitar implica em reco-nhecer um direito anterior).

As limitações, como será visto seguir, são permitidas e legítimas, desdeque produto de ponderação equilibrada.

A expressão propriedade intelectual foi usada pela primeira vez na deci-são no caso Kirchenmusik.


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Urheberrechts sachgerechteMaßstäbe festzulegen, die eine derNatur und sozialen Bedeutung desUrheberrechts entsprechendeNutzung und angemesseneVerwertung sicherstellen (Art. 14Abs. 1 Satz 2 GG).

3. Das Interesse der Allgemeinheitan einem ungehinderten Zugang zuden Kulturgütern rechtfertigt es, daßgeschützte Werke nach ihremErscheinen ohne Zustimmung desUrhebers in Sammlungen für denKirchen-, Schul- undUnterrichtsgebrauch aufgenommenwerden dürfen, nicht aber, daß derUrheber sein Werk hierfür vergü-tungsfrei zur Verfügung stellen muß(§ 46 UrhG).“

dos limites das peculiaridades doDireito de Autor, parâmetros obje-tivos que garantam a utilização cor-respondente à natureza e ao signifi-cado social do direito de autor e suaexploração adequada (Art. 14, (1),segunda frase, Lei Fundamental).

3. O interesse da coletividade de terlivre acesso aos bens culturais justi-fica que as obras protegidas possam,após suas publicações, ser incorpo-radas sem autorização do autor emcoleções para uso da Igreja, escolas epara fins educativos, mas não,porém, que o autor seja obrigado acolocar sua obra à disposição paraaqueles fins sem ser compensadoeconomicamente (§ 46, Lei deDireitos de Autor -UrhG).”

Tribunal CConstitucional aalemão, ddecisão nnocaso ““Kirchenmusik” ((BverfG 449, 3392 sss, dde 225.10.1978)


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„I.1. (…)2. Prüfungsmaßstab für diese verw-ertungsrechtliche Regelung ist dieEigentumsgarantie des Art. 14 I 1GG.Das BVerfG hat in BVerfGE 31, 229[238 ff.] = NJW 1971, 2163 entsch-ieden, daß das vom Urheber geschaf-fene Werk und die darin verkörpertegeistige Leistung in vermögen-srechtlicher Hinsicht Eigentum i.S.des Art. 14 I 1 GG ist. Aus seiner ver-fassungsrechtlichen Gewährleistungerwächst dem Urheber die Befugnis,dieses „geistige Eigentum“wirtschaftlich zu nutzen.Verfassungsrechtlich geschützt sindnicht nur die im Urheberrechtsgesetzeinzeln normiertenVermögensrechte, sondern daspotentielle Verfügungs- undVerwertungsrecht. Der Gesetzgeberist im Rahmen des Regelungsauftragsnach Art. 14 I 2 GG grundsätzlichverpflichtet, das vermögenswerteErgebnis der schöpferischen Leistungdem Urheber zuzuordnen und ihmdie Freiheit einzuräumen, in eigenerVerantwortung darüber verfügen zukönnen. Im einzelnen obliegt ihmjedoch die Aufgabe, bei derinhaltlichen Ausprägung desUrheberrechts sachgerechteMaßstäbe festzulegen, die eine derNatur und sozialen Bedeutung desRechts entsprechende Nutzung undangemessene Verwertung sicher-stellen.”

“I. 1. (...) 2. Parâmetro de exame para essaregra de caráter patrimonial é agarantia do Art. 14, (1) da LeiFundamental.O Tribunal Constitucional decidiu,no acórdão BVErfG 31 229, [238 ff.]= NJW 1971, 2163 que, do ponto devista patrimonial, a obra criada peloautor e o trabalho intelectual nelaincorporado é propriedade no senti-do do Art. 14 (1) da Lei Funda-mental. Da garantia constitucionalnasce para o autor a pretensão deexplorar essa “propriedade intelec-tual” economicamente. Não apenasos direitos patrimoniais reguladosindividualmente na Lei de Direitode Autor são protegidos constitu-cionalmente, mas também o direitopotencial de disposição e explora-ção. Dentro dos limites de sua tare-fa reguladora pautada pelo Art. 14(2) da Lei Fundamental, o legisladoré basicamente obrigado a garantir oresultado patrimonial da criaçãointelectual ao autor e garantir a elea liberdade de dispor dele [do resul-tado patrimonial] da forma quemelhor lhe aprouver. Porém, eleestá especialmente obrigado a, noque diz respeito às peculiaridadesdo conteúdo do direito de autor,definir parâmetros apropriados queassegurem a utilização correspon-dente à natureza e ao significadosocial do direito e a sua justa explo-ração.”

E, insistindo nas consequências da vinculação da propriedade intelectualao preceito constitucional do Art. 14 da Lei Fundamental alemã, entendeu oTribunal Constitucional também submeter nessa decisão o direito de proprie-dade intelectual à cláusula finalística de compromisso geral com o uso socialda propriedade (o que vale para o direito de propriedade vale também para odireito da propriedade intelectual). Seguindo ainda com a mesma decisão:

Tribunal CConstitucional aalemão, ddecisão nno ccaso“Kirchenmusik” ((BverfG 449, 3392 sss. dde 225.10.1978


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(…) II. 1.2. Die Freistellung der öffentlichenWiedergabe von der Erlaubnis desUrhebers ist eine nach Art. 14 I 2 GGzulässige Schranke der vermögen-srechtlichen Komponente desUrheberrechts. Zu den konstitu-ierenden Merkmalen desUrheberrechts als Eigentum i.S. derVerfassung gehört die grundsätzlicheZuordnung des vermögenswertenErgebnisses der geistig-schöpferischen Leistung an denUrheber. Eine dieser prinzipiellenForderung der Eigentumsgarantiegemäße Regelung hat derGesetzgeber imAusschließlichkeitsrecht des § 15 IIgetroffen. Entgegen der Auffassungder Bf. ist aber nicht schon jede geset-zliche Beschränkung dieses Rechtsoder sein Ausschluß für bestimmteTatbestände als ein unzulässigerEingriff in den grundgesetzlichgeschützten Bereich anzusehen.Der Gesetzgeber steht bei derErfüllung des ihm in Art. 14 I 2 GGerteilten Auftrags, Inhalt undSchranken des geistigen Eigentumszu bestimmen, vor der Aufgabe,

(…) II. 12. A dispensa de autorização doautor para a execução pública é, deacordo com o Art.14, (2), LeiFundamental, uma limitação admis-sível dos componentes patrimoniaisdo direito de autor. Sob o prismaconstitucional são característicasconstitutivas do direito de autorcomo propriedade a garantia aoautor dos resultados patrimoniaisdo esforço criativo. Uma regra cor-respondente a essa exigência básicada garantia de propriedade o legisla-dor encontrou na regra sobre odireito exclusivo no § 15, II. Contrao entendimento da autora não podeser considerada qualquer limitaçãolegal desse direito, ou sua exclusãoem determinados casos já, de plano,uma violação no âmbito fundamen-tal protegido.

Ao legislador compete, no ato derealização da tarefa de determinar oconteúdo e as limitações da proprie-dade intelectual, tarefa conferida aele pelo Art. 14, (1), 2, Lei


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nicht nur die Individualbelange desUrhebers zu sichern, sondern auchden individuellen Berechtigungenund Befugnissen die im Interesse desGemeinwohls erforderlichenGrenzen zu ziehen. Er muß den ver-fassungsrechtlich garantiertenAnspruch auf eine angemesseneNutzung der schöpferischenLeistung und die schutzwürdigenInteressen der Allgemeinheit ineinen gerechten Ausgleich und einausgewogenes Verhältnis bringen.Hiernach kann die Freistellung deröffentlichen Wiedergabe vomVerbotsrecht für die in § 52 I genan-nten Tatbestände – unabhängig vonder Frage, ob auch der Ausschluß desVergütungsanspruchs gerechtfertigtist – nicht beanstandet werden. Mitder Publikation steht das geschützteMusikwerk nicht mehr nur demWerkschöpfer zur Verfügung; es trittbestimmungsgemäß in dengesellschaftlichen Raum und kanndamit zu einem eigenständigen, daskulturelle und geistige Bild der Zeitmitbestimmenden Faktor werden.Diesem sozialen Bezug des geistigenEigentums kann der Gesetzgeber imRahmen der ihm zustehendenGestaltungsbefugnis durchEinschränkung desAusschließlichkeitsrechts Rechnungtragen. Dies gilt auch für kirchen-musikalische Aufführungen. Dareligiös-kirchliche Musikregelmäßig nur bei Veranstaltungender Kirchen und Religions-

Fundamental, não apenas garantir osinteresses individuais do autor, mastambém estabelecer os limites dasautorizações e faculdades individuaisnecessárias para satisfazer o interessecoletivo. Ele deve equilibrar deforma justa e determinar uma rela-ção balanceada entre a pretensãogarantida constitucionalmente deutilização adequada do trabalho cria-tivo e os interesses da coletividademerecedores de proteção.

Dessa forma não é possível objetar aisenção da execução pública do roldos direitos de proibição no caso dashipóteses elencadas no § 52, (1) – eisso independentemente da questão,se também a exclusão da pretensãode remuneração é justificável. Coma publicação a obra musical deixa deestar apenas à disposição do seuautor; ao contrário ela entra, deacordo com as previsões legais, noâmbito social e, através desse ato,ela pode se tornar um fator inde-pendente que determina o quadrocultural e intelectual de seu tempo.O legislador pode, dentro dos limi-tes da autoridade conformadora quelhe cabe, satisfazer esse vínculosocial da propriedade imaterial pormeio de limitações do direito deexclusividade. Isso também vale noque diz respeito a representações demúsica sacra. Uma vez que a músicasacra geralmente só é apresentadaem eventos das igrejas ou de socie-dades religiosas, o interesse da cole-

Com a afirmação de que compete “ao legislador, no ato de realização datarefa de determinar o conteúdo e as limitações da propriedade intelectual(...), não apenas garantir os interesses individuais do autor, mas também esta-belecer os limites das autorizações e faculdades individuais necessárias parasatisfazer o interesse coletivo”, fica claro que as limitações do direito de pro-priedade intelectual é parte intrínseca dele.

Essa afirmação pressupõe um procedimento diferente daquele que seconclui quando se vê entre o direito de propriedade intelectual e as suas limi-tações uma relação que implica, em um primeiro momento, no reconheci-mento de um direito para que, em um segundo momento, sua adequação aointeresse público seja “adicionada” a ele.

Pelo contrário, ao pressupor que no ato de realização da tarefa de legis-lar o legislador deva determinar o conteúdo e as limitações do direito de autor,o Tribunal partiu da noção que as adequações ao interesse coletivo não são umcorte posterior e artificial em um direito em princípio amplo (ilimitado), masantes, junto com a proteção individual, elementos intrínsecos desse direito.27

A realização da tarefa de dar corpo aos direitos que fazem parte da cate-goria da propriedade intelectual deve ser feita em observância ao conteúdo elimites do direito de propriedade reconhecido no artigo 14 da LeiFundamental.


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gesellschaften dargeboten wird, wäredas legitime Interesse derAllgemeinheit, am musikalischenGeistesschaffen der Zeit teilzuhaben,in Frage gestellt, wenn der Urhebereine Aufführung beliebig verhindernkönnte.

tividade de participar da criação doespírito musical de seu tempo seriaposto em dúvida se o autor pudesseproibir ao seu bel prazer uma exe-cução pública.

27 Em sentido semelhante Grzeszick, Bernd, Geistiges Eigentum und Art. 14 GG, in ZUM, 2007,(348).

Tribunal CConstitucional, aacórdão nno ccaso ““Patentanmeldung”,(BverfG, 336, 2281, dde 115.01.1974)


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„(…) B – ISeit langem wird die patentfähigeErfindung als eine Rechtspositionangesehen, die – schon vor derPatenterteilung – zwar noch keinausschließliches Recht amErfindungsgedanken, wohl aberbereits Schutzansprüche in derPerson des Erfinders entstehen läßtund schon Gegenstand vonRechtsgeschäften sein kann (vgl.RGZ 29, 49 [51]; 37, 41 [42 f.]; 77, 81[82]; BGHZ 47, 132 [136];Benkard, Patentgesetz undGebrauchsmustergesetz, 6. Aufl.,1973, Einl. PatG Rdnr. 22 und § 3PatG Rdnrn. 9 ff.; Bernhard,Lehrbuch des DeutschenPatentrechts, 3. Aufl., 1973, S. 76ff.). Dieses allgemeine Erfinderrechtstellt ein technisches Urheberrechtdar, das schon vor der Patentierunginsbesondere Abwehr- undSchadensersatzansprüche gewährt,die neben dem – öffentlich-rechtlichen – Anspruch aufErteilung des Patents undschließlich dem Recht aus demPatent stehen. Die Rechtsordnunghat das Recht zur wirtschaftlichenAuswertung einer neuen Idee, dieTechnik und Wissenschaft fördert,demjenigen zuerkannt, der sie her-vorgebracht hat. Er hat Anspruchauf eine gerechte Vergütung für dieVerwertung seiner Leistung durchDritte.

“(...) B – IHá muito se considera a invençãopatenteável como uma posiçãojurídica que, – mesmo antes daconcessão da patente – apesar deainda não gerar um direito exclusi-vo que recaia sobre o pensamentoinventivo, gera, em consideração àpessoa do inventor, pretensões deproteção e já pode ser objeto denegócio jurídico (comparar comRGZ 29, 49 [51]; 37, 41 [42 f.]; 77,81 [82]; BGHZ 47, 132 [136];Benkard, Patentgesetz undGebrauchsmustergesetz, 6. edição,1973, Einl. PatG Nr. 22 und § 3PatG Nr. 9 ss.; Bernhard, Lehrbuchdes Deutschen Patentrechts, 3.Edição, 1973, S. 76 ss.). Esse direi-to geral do inventor representa umdireito técnico de autor, de acordocom o qual já antes da concessão dapatente são especialmente garanti-das pretensões de defesa e de inde-nização por perdas e danos, preten-sões que persistem ao lado da pre-tensão – de direito público – deconcessão da patente e, por fim, dodireito da patente. A ordem jurídi-ca reconheceu àquele que produziuuma nova idéia que incentive atécnica e a ciência o direito deexploração econômica. Ele [oautor] tem direito a uma justaremuneração de terceiros quefaçam uso de seu esforço. A posição jurídica assim reconheci-


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Die dem Erfinder so zugeordneteRechtsposition genießt denEigentumsschutz desGrundgesetzes. Dieses enthältallerdings keine Definition desEigentumsbegriffs im verfas-sungsrechtlichen Sinn. Bei derBeantwortung der Frage, welchevermögenswerten Güter alsEigentum im Sinne des Art. 14 GGanzusehen sind, muß daher auf denZweck und die Funktion derEigentumsgarantie unterBerücksichtigung ihrer Bedeutungim Gesamtgefüge der Verfassungzurückgegriffen werden (BVerfGE31, 229 [239]). Von dieser grundle-genden Auffassung aus hat dasBundesverfassungsgericht zum all-gemeinen Urheberrecht ausge-sprochen, daß die sichernde undabwehrende Funktion derEigentumsgarantie es gebietet, dievermögenswerten Befugnisse desUrhebers an seinem Werk als‘Eigentum’ im Sinne des Art. 14 GGanzusehen und seinemSchutzbereich zu unterstellen(BVerfGE a.a.O.). Das giltentsprechend für das technischeUrheberrecht des Erfinders, dakeine Gründe für eine andere ver-fassungsrechtliche Beurteilungerkennbar sind. Hierbei mußberücksichtigt werden, daß die fer-tige und verlautbarte Erfindung dieGrundlage für das Recht auf dasPatent (§ 3 PatG) bildet, das durchdie Anmeldung verwirklicht wird

da ao inventor goza de proteçãoconstitucional como propriedade.Ela [a Lei Fundamental] não ofere-ce, porém, nenhuma definição doconceito de propriedade em sentidoconstitucional. Para responder aquestão sobre quais bens patrimo-niais serão considerados como pro-priedade no sentido do Art. 14 daLei Fundamental deve ser conside-rado o objetivo e a função da garan-tia da propriedade, observando oseu significado dentro da totalidadeestrutural da Constituição(BVerfGE 31, 229 [239]). Partindodessa consideração axiológica oTribunal Constitucional pronun-ciou, com relação ao direito deautor em geral, que a função desegurança e de defesa da garantia dapropriedade determina que as facul-dades patrimoniais do autor sobre asua obra sejam consideradas como‘propriedade’ no sentido do Art. 14da Lei Fundamental e que elassejam condicionadas ao seu âmbitode proteção (BverfGE supracitada).Isso se aplica de forma análoga aodireito autoral técnico do inventor,já que não se reconhece nenhumaoutra razão que justifique uma con-clusão constitucional diversa. Comisso deve ser considerado que ainvenção pronta e publicada é pré-condição para o direito sobre apatente (§ 3, Lei de Patentes –PatG), direito que se materializaráatravés do pedido (BGHZ 47, 132[141]). Esse direito [direito de autor

Na decisão acima mencionada o Tribunal Constitucional reconheceuproteção à expectativa de concessão da patente. Ao reconhecer que a inven-ção patenteável, ou seja, não qualquer invenção, mas apenas aquela que satis-faça os requisitos de patenteabilidade, gera pretensões de proteção e pode serobjeto de negócio jurídico, reconheceu efeitos jurídicos à expectativa de quea patente venha a ser concedida. Sendo concedida a patente tais efeitos sãoconfirmados.

A patente não sendo concedida, os efeitos caem por terra. Não há, assim,um direito de patente anterior a concessão de patente, mas a proteção anteci-pada, em estado de expectativa, que se materializa no ato da concessão.

O inventor já teria – em expectativa – mesmo antes da concessão dapatente, um direito de propriedade. O que justifica o reconhecimento dodireito de propriedade do inventor sobre a invenção é o esforço intelectual


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(BGHZ 47, 132 [141]). Dieses Rechtverstärkt das Erfinderrecht auf demWege zum Alleinrecht nach § 6PatG, das dazu berechtigt, alleanderen von der Benutzung derErfindung auszuschließen. Indiesem Zusammenhang dienen dieVorschriften über die Offenlegungder Patentanmeldung derAbgrenzung der Befugnisse des einPatent erstrebenden Erfindersgegenüber anderen Personen, dieim Falle der Erteilung des Patentsvon der Verwertung ausgeschlossensind, und gegenüber möglichenInteressen der Allgemeinheit,Informationen über den Stand derTechnik zu erhalten. Es handeltsich somit um Vorschriften imSinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG.Rechtspositionen, die durch solcheNormen umschrieben sind, sinddurch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GGgewährleistet (BVerfGE 24, 367[396]; 31, 275 [289 f.])

técnico] reforça o direito do inven-tor no caminho de fazer daqueledireito um direito exclusivo deacordo com o § 6 da Lei de Patentes,direito que autoriza a exclusão detodos da utilização da invenção.Nessas condições as normas sobre adivulgação do pedido de patenteservem para a limitação dos direitosdo inventor que ambiciona umapatente frente aos de outras pessoasque, no caso da concessão da paten-te, serão excluídas de sua utilização,e em relação a possíveis interessesda coletividade de ter acesso ainformações sobre o estado da téc-nica. Assim trata-se de prescriçõesque correspondem ao sentido doArt. 14, (1), sentença 1 da LeiFundamental. Posições jurídicascircunscritas por aquelas normassão, então, garantidas pelo Art. 14,(1), sentença 1 da Lei Fundamental(BVerfGE 24, 367 [396]; 31, 275[289 f.]).

que represente um incentivo à técnica ou a ciência. Assim, não é qualqueresforço criativo que poderá ser objeto de um direito de propriedade, massomente aquele que preencha o requisito de incentivo técnico ou científico.Em outras palavras, do esforço criativo nasce o bem imaterial em expectativade ser tutelado, do exame e constatação dos pré-requisito da inovação técnicanasce o direito exclusivo.

A interpretação constitucional da propriedade intelectual deve ser feita:a) levando-se em consideração o objetivo e a função da propriedade

(interpretação funcional) b) levando-se em consideração a totalidade estrutural da Constituição.28

Reconhecida a natureza de direito de propriedade e a proteção do Art. 14da Lei Fundamental aplica-se a mesma sistemática interpretativa usada para apropriedade sobre bens materias, ou seja, ponderação entre os efeitos do inte-resse individual protegido e os interesses coletivos.

A divulgação da invenção é uma condição para o reconhecimento doexclusivo (da exclusão de todos os outros membros da comunidade da explo-ração econômica da invenção durante um determinado período de tempo).

Tribunal CConstitucional, aacórdão nno ccaso ““Schloßberg”,(BverfG, 551, 1193, dde 222.05.1979)


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28 Com relação à função dos direitos fundamentais: BverfG 7, 198, de 15.01.1958, caso Lüth:

“1. Grundrechte sind in erster LinieAbwehrrechte des Bürgers gegen den Staat;in den Grundrechtsbestimmungen desGrundgesetzes verkörpert sich aber auch eineobjektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alleBereiche des Rechts gilt.”

“1. Os Direitos fundamentais são, em primeiralinha, direitos de defesa do cidadão contra oEstado; nas normas concernentes aos direitosfundamentais da Lei Fundamental tambémtoma corpo uma ordem de valores objetiva,[ordem] que vale para todas as decisões básicaspara todos os campos do direito.”

(…) C (…), III. (…)b) Ob das Warenzeichen alsEigentum im Sinne des Art 14 Abs1 Satz 1 GG anzusehen ist, kannnicht schon durch den Hinweisauf die Entscheidungen desBundesverfassungsgerichts zumUrheberrecht beantwortet werden.Die verfassungsrechtlicheGewährleistung findet dort ihre

(...) C (...), III (...)b) Se uma marca deve ser conside-rada propriedade no sentido do Art.14 (1), sentença 1 da LeiFundamental não pode ser respon-dido apenas pela menção do acór-dão do Tribunal Constitucionalsobre direito autoral. Ali, a garantiaconstitucional foi embasada no fatode o artista, através de seu esforço


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Rechtfertigung darin, daß derKünstler durch eine persönlicheLeistung schutzwürdige Wertegeschaffen hat. Art 14 Abs 1 Satz 1GG gebietet in einem solchen Fall alsInstitutsgarantie die Zuordnungder wirtschaftlichenVerwertungsbefugnisse an denWerkschöpfer (vgl. BVerfGE 31, 229[240]; 275 [283]; 49, 382 [392]). Dagegen liegt dem Schutz desWarenzeichens eine andereErwägung zugrunde. Im Rahmen derBegrenzung einer schrankenlosenGewerbefreiheit soll dasWarenzeichen der durchsichtigenGestaltung der unternehmerischenLeistung dienen und damit imWettbewerb eine ausgleichendeWirkung entfalten. ImWarenzeichen wird einGeschäftswert zu Lasten des freienWettbewerbs monopolisiert unddem Inhaber zur ausschließlichenVerwertung zuerkannt. DerSchutzgrund liegt vorrangig in derErleichterung der gewerblichenTätigkeit beim Wettbewerb. DasWarenzeichen weist dem Inhabernicht nur die alleinige Verfügungüber den Inhalt des Zeichens zu,sondern ist – von seiner Funktionher gesehen – ein wichtigesInstrument im Bereich seinerwirtschaftlichen Betätigung unddamit für den Bestand und dieErhaltung des betrieblichen Vermögens.Nach der Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichts muß bei

pessoal, criar um valor merecedorde proteção. O art. 14, (1), sentença1, da Lei Fundamental impõe comogarantia institucional em uma hipó-tese desse tipo o reconhecimentodas faculdades de exploração econô-mica ao criador da obra (vgl.BVerfGE 31, 229 [240]; 275 [283];49, 382 [392]).

A proteção da marca, ao contrário,se apóia em outras considerações.Nos limites de uma liberdade deindústria ilimitada a marca deveservir à configuração transparentedo trabalho empresarial e, com isso,gerar um efeito balanceado na con-corrência. Na marca é, às custas dalivre concorrência, monopolizadoum valor comercial que, (por suavez), é reconhecido ao titular parasua exploração exclusiva. A razão deproteção encontra-se prioritaria-mente na simplificação do exercíciocomercial na concorrência. A marcanão subscreve ao seu titular apenasa disposição exclusiva do sinal, masé – considerando sua função – uminstrumento importante no âmbitode sua atuação econômica e, comisso, importante para a existência emanutenção de seu capital empre-sarial.

De acordo com a jurisprudência doTribunal Constitucional deve-se,


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der Beantwortung der Frage, welchevermögenswerten Rechte alsEigentum im Sinne des Art 14 GGanzusehen sind, auf den Zweck unddie Funktion der Eigentumsgarantieunter Berücksichtigung ihrerBedeutung im Gesamtgefüge derVerfassung abgestellt werden. Siesoll dem Grundrechtsträger einenFreiraum im vermögensrechtlichenBereich erhalten und dem Einzelnendamit die Entfaltung und eigenver-antwortliche Lebensgestaltungermöglichen (BVerfGE 24, 367 [389];31, 229 [239]; 36, 281 [290]). Das giltnicht nur für den privaten Bereichdes Einzelnen, sondern auch fürseine wirtschaftliche Betätigung.Wer durch ein Warenzeichen aufBesonderheiten seiner betrieblichenErzeugnisse hinweisen kann, benen-nt damit nicht lediglich die Herkunftseines Produktes; es ist Ausdruckseines Leistungswillens. Wenn ersich dadurch ein Vermögensrechtschafft, entspricht es dem grun-drechtlichen Sinn derEigentumsgarantie, dieses alsgeschützt anzusehen. Die Funktionder verfassungsrechtlichenGewährleistung besteht gerade auchdarin, dem Bürger Rechtssicherheithinsichtlich der durch dieRechtsordnung anerkanntenVermögensrechte zu gewähren unddas Vertrauen in den Bestand seinerRechte zu schützen. Es wäre mit demrechtsstaatlichen Gehalt derGrundrechte nicht vereinbar, wenn

para responder a questão de quaisdireitos patrimoniais podem serconsiderados propriedade no senti-do do Art. 14 da Lei Fundamental,considerar o objetivo e a função dagarantia de propriedade em obser-vância de seu significado na estru-tura geral da Constituição. Ela [apropriedade] deve preservar umâmbito de liberdade aos sujeitos dosdireitos fundamentais e, assim, pos-sibilitar a cada um deles realização econformação autônoma de suasvidas. (BVerfGE 24, 367 [389]; 31,229 [239]; 36, 281 [290]). Isso não seaplica apenas ao âmbito privado decada um, mas também à atividadeeconômica. Aquele que pode indi-car através da marca característicasespeciais de seus produtos empresa-riais não está, dessa forma, apenasdenominando a origem de seu pro-duto; mas antes trata-se de expres-são de sua vontade de trabalho.Corresponde ao sentido fundamen-tal da propriedade proteger aqueleque gera, dessa forma, um direitopatrimonial. A função da garantiaconstitucional se resume exatamen-te nesse ponto, ou seja, garantir aocidadão segurança jurídica em rela-ção aos direitos patrimoniais reco-nhecidos pela ordem jurídica e pro-teger a confiança na preservação deseus direitos. Não seria compatívelcom o conteúdo jurídico dos direi-tos fundamentais se o Estado enten-desse autorizada a revogação deuma marca sem compensação. Ele

Diferentemente dos outros direitos fundamentais listados na LeiFundamental alemã o direito fundamental de propriedade, fica evidente nesseacórdão, não é um direito que contém apenas uma proteção contra violaçõespor parte do Estado (direito de defesa), mas antes um direito que gera tambémuma função política de comprometimento do Estado de, ao legislar por exem-plo sobre bens intelectuais, promover ativamente não só a proteção daquele“âmbito de liberdade” citado no acórdão mas também possibilitar a ação autô-noma dos indivíduos.

O direito de propriedade na Lei Fundamental alemã foi caracterizadoexplicitamente nessa decisão como proteção da instituição propriedade priva-da. Como já afirmado, essa noção – proteção constitucional da propriedadecomo instituição – vinha até então sendo explorada de maneira não explícitanos acórdãos do Tribunal.

Vinculando a propriedade intelectual a essa instituição, o TribunalConstitucional examinou a possibilidade de trazer ao bojo do conceito de pro-priedade o direito de marca (caso contrário não se poderia falar em direito depropriedade sobre a marca).

Ao contrário do que ocorre com o direito de autor e com o direito depatente, cuja caracterização como propriedade encontra sua razão de ser naexpressão da obra/invenção como fruto do esforço intelectual doautor/inventor, a marca é considerada propriedade em razão de sua funçãoeconômica no mercado. Como instrumento concorrencial a marca alocavalor econômico e é função do Art. 14 da Lei Fundamental, dispositivo queprotege a propriedade como instituição, garantir segurança jurídica e previ-sibilidade de proteção (confiança de proteção) aos valores econômicos pro-tegidos pela ordem jurídica.


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der Staat als befugt angesehenwürde, ohne weiteres einWarenzeichen ersatzlos zuentziehen. Er würde sich inGegensatz bringen zu der rechtsbe-wahrenden Funktion, der dieEigentumsgarantie dient.”

iria gerar exatamente o oposto dafunção de segurança jurídica, fun-ção para qual a garantia da proprie-dade serve.”

Tribunal CConstitucional AAlemão ((BverfG, 777, 2263, dde 44.11.87)


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“(…) III.1. Das Bundesverfassungsgerichthat zur verfassungsrechtlichenEinordnung des Urheberrechts imHinblick auf die Eigentumsgarantiedes Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GGgrundlegend in seinenEntscheidungen vom 7. Juli 1971Stellung genommen (BVerfGE 31,229; 31, 248; 31, 255 und 31, 270).Auszugehen ist zunächst davon,daß das Urheberrecht Eigentum imSinne des Art. 14 Abs. 1 GG ist unddie vermögenswerten Rechte desUrhebers – ebenso wie dasSacheigentum – der Ausgestaltungdurch die Rechtsordnung bedürfen.Der Gesetzgeber hat aber bei derihm hierbei obliegenden Aufgabeder Bestimmung von Inhalt undSchranken des Eigentums (Art. 14Abs. 1 Satz 2 GG) den grundgeset-zlich geschützten Kern desUrheberrechts zu berücksichtigen.Zu den konstituierendenMerkmalen des Urheberrechts alsEigentum im Sinne der Verfassunggehören danach die grundsätzlicheZuordnung des vermögenswertenErgebnisses der schöpferischenLeistung an den Urheber im Wegeprivatrechtlicher Normierung undseiner Freiheit, in eigenerVerantwortung darüber zu verfü-gen. Diese grundsätzlicheZuordnung der vermögenswertenSeite des Urheberrechts bedeutet

“ (...) III1. Com relação a ordenação consti-tucional do Direito de Autor emvinculação com o Art. 14 (1) sen-tença 1 da Lei Fundamental oTribunal Constitucional manifes-tou-se basicamente em seu acórdãode 7 de julho de 1971 (BVerfGE 31,229; 31, 248; 31, 255 e 31, 270).Parte-se [no acórdão] do princípiode que o Direito de Autor é proprie-dade no sentido do Art. 14, (1) daLei Fundamental e que os direitospatrimoniais do autor – da mesmaforma como ocorre com a proprie-dade sobre bens materiais – necessi-tam ser conformados pela ordemjurídica. O legislador deve, no exer-cício da tarefa de determinar o con-teúdo e as limitaçãos da proprieda-de (Art. 14, (1), sentença 2 da LeiFundamental), levar em considera-ção o cerne do Direito de Autorprotegido constitucionalmente.Assim, é característica do Direito deAutor como propriedade no sentidoda Constituição a ordenação catego-rial dos resultados patrimoniais doesforço criativo pelo caminho denormatização [de natureza] dedireito privado, e pelo reconheci-mento ao autor de liberdade dedeles dispor [do resultado do esfor-ço criativo] ao seu bel prazer. Essaordenação categorial da facetapatrimonial do Direito de Autornão significa, porém, que qualquer


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indessen nicht, daß damit jede nurdenkbare Verwertungsmöglichkeitverfassungsrechtlich gesichert ist(vgl. BVerfGE 31, 229 [240 f.]).In der zur früheren Fassung des §27 UrhG ergangenen Entscheidungdes Bundesverfassungsgerichts wirdausgeführt, der Gesetzgeber habemit der Einräumung desVerbreitungsrechts nach § 15 Abs.1 Nr. 2, § 17 UrhG denAnforderungen des Art. 14 GG aneine angemessene wirtschaftlicheVerwertung des Werks ausreichendRechnung getragen. Es könne nichtbeanstandet werden, wenn erdavon ausgegangen sei, dasVerbreitungsrecht sei grundsätzlichmit der Veräußerung desWerkstücks nach Maßgabe des § 17Abs. 2 UrhG verbraucht. Aus dergrundgesetzlichen Garantie desUrheberrechts könne keinAnspruch hergeleitet werden, daßder Urheber nach der Erschöpfungdes Verbreitungsrechts noch ein-mal eine Vergütung erhalte, wennrechtmäßig erworbeneWerkexemplare verliehen odervermietet würden. Wenn derGesetzgeber gleichwohl einensolchen Anspruch eingeräumthabe, sei er auch berechtigt, denneuen Vergütungsanspruch aufFälle der Vermietung zuErwerbszwecken zu beschränken.Selbst wenn die Anknüpfung an dieVermietung zu Erwerbszweckensachwidrig und willkürlich wäre,

possibilidade de exploração seriagarantida constitucionalmente (vgl.BVerfGE 31, 229 [240 s.]). Na decisão tomada em acordânciacom o antigo texto legal do § 27 daLei de Direitos Autorais (UrhG) foiexpressado que o legislador, com oreconhecimento do direito de dis-tribuição no § 15 (1), Nr. 2 e § 17 daLei de Direitos de Autor (UrhG),satisfez suficientemente as exigên-cias do Art. 14 da Lei Fundamentalmanifestadas na possibilidade deexploração econômica adequada daobra. Não pode ser razão de objeçãoo fato dele [o legislador] ter partidodo princípio de que, de acordo com§ 17 (2) da Lei de Direitos Autorais(UrhG), o direito de distribuição seesgota com a alienação do suportematerial da obra. Da garantia cons-titucional do Direito de Autor nãopodem ser retiradas pretensões deque o autor, depois da exaustão dodireito de distribuição, seja maisuma vez remunerado, quando umexemplar da obra adquirido licita-mente venha a ser emprestado oualugado. Se apesar disso o legisladorreconheceu uma pretensão nessesentido, então ele também estáautorizado a limitar essa nova pre-tensão de remuneração aos casos dealuguel com fins econômicos.Mesmo se o condicionamento doaluguel para fins comerciais nãofosse objetivo ou aleatório o autornão teria nenhum direito funda-mental garantido constitucional-

A vinculação do direito de autor (da propriedade intelectual) ao direitode propriedade garantido constitucionalmente não implica no reconhecimen-to de um direito absoluto. Nessa decisão aparece, mais uma vez, a idéia de queo legislador, no exercício de sua função de dar conteúdo e limitações ao direi-to de autor, deve respeitar a ratio mínima desse direito, ou seja, deve garantirao autor o exercício das faculdades patrimoniais intrínsecas derivadas dosdireitos de autor.

Isso não significa, porém, para o autor que ele tenha um direito consti-tucional de exigir que uma faculdade reconhecida tenha uma determinadaextensão ou que não possa o seu reconhecimento ser limitado a determinadoscasos específicos (por exemplo só para o caso onde a reutilização da obra per-seguir fins econômicos). O autor, o inventor, ou qualquer titular de direitopatrimonial sobre bem intelectual não tem legitimação constitucional paraexigir mais do que um reconhecimento mínimo (porém básico) do direito depropriedade imaterial como propriedade.

Na visão do Tribunal Constitucional o que o Art. 14 da LeiFundamental protege é a instituição propriedade, ou seja, todas as nuancesda conformação do direito de propriedade intelectual serão determinadaspelo legislador que, respeitando um padrão mínimo de proteção (mínimaratio), chegará ao conteúdo material do direito através de um processo deponderação de interesses.


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hätte der Urheber kein grundgeset-zlich garantiertes Recht, in jedemFall der Ausleihe eine Vergütungzu erhalten. Der Gesetzgeber könneohne Verstoß gegen die Verfassungvon der Regelung des § 27 Abs. 1UrhG absehen und den früherenRechtszustand, nämlich freieZulässigkeit der Vermietung vonWerkstücken ohne Zustimmungdes Urhebers, wiederherstellen(vgl. BVerfGE 31, 248 [252 f.]).(…).”

mente de receber por todo e qual-quer aluguel uma remuneração. Olegislador pode, sem violar aConstituição, deixar de levar emconsideração a regra do § 27 (1) daLei de Direitos Autorais (UrhG) ereestabelecer o estado antigo, ouseja, o de livre permissão de aluguelde exemplares de obra sem a autori-zação do autor (vgl. BVerfGE 31,248 [252 f.]) (...)”

[3]§3. O desenho dos direitos de Propriedade Intelectualé essencialmente constitucional

Anderson’s BBlack RRock, IInc. vv. PPavement CCo., 3396 UU.S. 557 ((1969)


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“The patent standard is basicallyconstitutional, Article I, § 8, of theConstitution authorizing Congress‘[t]o promote the Progress of . . .useful Arts’ by allowing inventorsmonopolies for limited times. Westated in Graham v. John Deere Co.,383 U. S. 1, 383 U. S. 6, that, underthat power, Congress may not‘enlarge the patent monopoly with-out regard to the innovation,advancement or social benefitgained thereby. Moreover,Congress may not authorize theissuance of patents whose effectsare to remove existent knowledgefrom the public domain, or torestrict free access to materialsalready available. Innovation,advancement, and things whichadd to the sum of useful knowledgeare inherent requisites in a patentsystem which, by constitutionalcommand, must ‘promote theProgress of . . . useful Arts.’This is the standard expressed in

the Constitution, and it may not beignored.”

“O padrão da patente é basicamenteconstitucional, [pois o] Artigo I, § 8,da Constituição autoriza oCongresso ‘a promover o progressode … Artes úteis’ por permitirmonopólios de inventores por prazodeterminado. Declaramos emGraham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 383 U. S. 6, que sob tal autori-zação, o Congresso não poderá‘aumentar o monopólio de patentessem considerar a inovação, avançoou benefício social auferidos emdecorrência disto. Ademais, oCongresso não poderá autorizar aemissão de patentes cujos efeitossejam a remoção do conhecimentoexistente do domínio público ourestringir livre acesso a materiais jádisponíveis. Inovação, avanço e ele-mentos que se somam ao conheci-mento útil são requisitos inerentesem um sistema patentário que, porordem constitucional deve ‘promo-ver o Progresso de… Artes úteis’. Este é o padrão mencionado naConstituição, e não pode ser ignora-do.”

[3]§4. A construção de uma exclusiva resulta de um ato político

Wheaton vv. PPeters, 333 UU.S. 88 PPet. 5591 5591 ((1834)


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“In the eighth section of the firstarticle of the Constitution of theUnited States it is declared thatCongress shall have power ‘to pro-mote the progress of science andthe useful arts by securing, for alimited time, to authors and inven-tors the exclusive right to theirrespective writings and inventions.’The word ‘secure’, as used in theConstitution, could not mean theprotection of an acknowledged legalright. It refers to inventors as well asauthors, and it has never been pre-tended by anyone either in thiscountry or in England that an inven-tor has a perpetual right at commonlaw to sell the thing invented.It is presumed that the copyrightrecognized in the act of Congressand which was intended to be pro-tected by its provisions was theproperty which an author has bythe common law in his manuscript,which would be protected by aCourt of Chancery, and this protec-tion was given as well to books pub-lished under the provisions of thelaw as to manuscript copies.

“Na oitava seção do primeiro arti-go da Constituição dos EstadosUnidos declara-se que o Congressoterá poder ‘de promover o progres-so da ciência e das artes úteis asse-gurando, por um prazo limitado, aautores e inventores o direitoexclusivo às suas respectivas escri-tas e invenções’A palavra ‘assegurar’ conforme uti-lização pela Constituição não pode-rá significar a proteção de um direi-to legal reconhecido. Refere-se ainventores bem como autores, enunca foi pretendido por ninguémneste país ou na Inglaterra que uminventor tenha no Direito Comumo direito perpétuo de vender suainvenção.Presume-se que o copyright reco-nhecido no ato do Congresso deve-ria por seus dispositivos proteger apropriedade que um autor tem peloDireito Comum a seu manuscrito eque estaria protegida pelas Cortesde Equidade,29 e esta proteção foitambém dada para livros publicadossob as disposições legais sobrecópias manuscritas.

29 Nota dos comentadores: As Cortes de Equidade aplicam um corpo de direito diverso do DireitoComum, ainda que de conteúdo não legislado; por exemplo, as “injunctions”, ou ordens judiciaispara fazer ou não fazer alguma coisa, são fruto da equidade; no Direito Comum apenas caberia acondenação em pecúnia pelo dano, mas não a ordem judicial. Nos Estados Unidos, poucos esta-dos mantêm um sistema separado de Cortes de Equidade, e algumas vezes a Suprema Corte, aoenunciar o direito que reconhecem e aplica, enuncia se é Direito Comum ou de Equidade.


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Congress, by the act of 1790,instead of sanctioning an existingperpetual right in an author in hisworks, created the right, securedfor a limited time, by the provisionsof that law.The right of an author to a perpetu-al copyright does not exist by thecommon law of Pennsylvania.No one can deny that where thelegislature is about to vest an exclu-sive right in an author or to aninventor, it have the power to pro-vide the conditions on which suchright shall be enjoyed, and that noone can avail himself of such rightwho does not substantially complywith the requisites of the law. Thisprinciple is familiar as it regardspatent rights, and it is the same inrelation to the copyright of a book.If any difference should be made asrespects a strict conformity to thelaw, it would seem to be more rea-sonable to make the requirement ofthe author, rather than of theinventor.”

O Congresso, pelo ato de 1790, aoinvés de sancionar um direito per-pétuo aos trabalhos de um autor,criou um direito de tempo limitadopelos dispositivos daquela lei.

O direito de um autor a copyrightperpétuo não existe na lei consuetu-dinária da Pensilvânia.Ninguém pode negar que onde alegislação está prestes a outorgarum direito exclusivo a um autor oua um inventor, ela tem um poderpara regular as condições em que taldireito possa ser aproveitado e nin-guém pode tirar proveito de taldireito se não cumprir substancial-mente com os requisitos da lei. Esteprincípio é familiar, pois se refereaos direitos patentários e é o mesmono tocante ao copyright de umlivro. Se qualquer diferença tiverque ser feita no tocante a estritaconformidade com a lei, seria maisrazoável fazer o requerimento doautor, e não do inventor.

Seção [4]A Construção da Novidade

como o Requisito Constitucional Central

Pennock && SSellers vv. DDialogue, 227 UU.S. 22 PPet. 11 11 ((1829)

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“It has not been and indeed it cannotbe denied that an inventor mayabandon his invention, and surren-der or dedicate it to the public. Thisinchoate right, thus gone, cannotafterwards be resumed at his pleasure,for when gifts are once made to thepublic in this way, they becomeabsolute. (…) The question whichgenerally arises on trials is a questionof fact, rather than of law; whetherthe acts or acquiescence of the partyfurnish in the given case satisfactoryproof of an abandonment or dedica-tion of the invention to the public.

It is obvious that many of the provi-sions of our patent act are derived fromthe principles and practices which haveprevailed in the construction of the lawof England in relation to patents.Where English statutes, such forinstance as the statute of frauds and

“Não foi e não pode ser negado queum inventor pode abandonar suainvenção, ou entregá-la à fruição dopúblico. Este direito [formativogerador30], uma vez extinto, por-tanto, não pode ser recuperado aobel prazer do inventor, pois quandopresentes como esses são feitos aopúblico, eles se tornam irretratá-veis. A questão que em geral decor-re em julgamentos é uma questão defato, além de direito; seja por atosou aquiescência da parte em forne-cer em determinado caso uma provasatisfatória de um abandono oudedicação da invenção ao público. É óbvio que muitas das disposiçõesde nossa lei de patente são derivadasdos princípios e práticas que preva-leceram na interpretação da LeiInglesa no tocante a patentes.Onde leis inglesas, por exemplo,como as leis de fraude e de prescri-

30 Empregamos aqui a expressão, de Pontes de Miranda, “direito formativo gerador” para traduzir asituação jurídica descrita neste acórdão como “inchoate right”. “Inchoate” expressa uma situaçãojurídica potencial, no caso, a pretensão de pedir patente em face da patente, se eventualmenteexpedida. Para a construção elaborada desse “inchoate right” em face da Constituição, vide o casoalemão Patentanmeldung” (BverfG, 36, 281, de 15.01.1974).


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the statute of limitations, have beenadopted into our own legislation,the known and settled constructionof those statutes by courts of law hasbeen considered as silently incorpo-rated into the acts, or has beenreceived with all the weight ofauthority. This is not the case withthe English statute of monopolies,which contains an exception, onwhich the grants of patents forinventions have issued in that coun-try. The language of that clause inthe statute is not identical with thepatent law of the United States, butthe construction of it adopted by theEnglish courts, and the principlesand practice which have long regu-lated the grants of their patents, asthey must have been known, andare tacitly referred to in some of theprovisions of our own statute, affordmaterials to illustrate it.The true meaning of the words ofthe patent law “not known or usedbefore the application” is notknown or used by the public beforethe application.

If an inventor should be permitted tohold back from the knowledge of thepublic the secrets of his invention; ifhe should for a long period of yearsretain the monopoly and make andsell the invention publicly, and thusgather the whole profits of it, relyingupon his superior skill and know-ledge of the structure, and then andthen only, when the danger of com-

ção e decadência, foram adotadasem sua legislação, a interpretaçãoconhecida e estabelecida de taisestatutos pela justiça foi considera-da como silenciosamente incorpo-rada aos atos, ou foi recebida comtodo o peso da autoridade. Este nãoé o caso com a lei inglesa de mono-pólios, que contém uma exceção, naqual a outorga de patentes parainvenções foi promulgada naquelepaís. A redação daquela disposiçãona lei não é idêntica à lei patentáriados Estados Unidos, mas a interpre-tação adotada pela justiça inglesa eseus princípios e práticas que hámuito regem as outorgas de suaspatentes, como eram conhecidas,são tacitamente mencionadas emalgumas disposições de nossa pró-pria legislação, nos dá material ilus-trativo.(...)

O verdadeiro significado das pala-vras da lei de patente “nem conhe-cidas nem utilizadas antes do pedi-do” é que [o invento] não é conhe-cido nem utilizado pelo públicoantes de sua aplicação.Se um inventor puder reter doconhecimento público os segredosde sua invenção; se ele – por umlongo período de anos – retiver omonopólio e fizer e vender a inven-ção publicamente e, portanto, obti-ver os lucros inteiros da mesma,confiando em suas aptidões econhecimentos superiores quanto àestrutura, e então – somente então


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petition should force him to procurethe exclusive right, he should beallowed to take out a patent, and thusexclude the public from any furtheruse than what should be derivedunder it during his fourteen years, itwould materially retard the progressof science and the useful arts andgive a premium to those who shouldbe least prompt to communicatetheir discoveries.If an invention is used by the pub-lic with the consent of the inventorat the time of his application for apatent, how can the court say thathis case is nevertheless such as theact was intended to protect? If sucha public use is not a use within themeaning of the statute, how can thecourt extract the case from its oper-ation and support a patent whenthe suggestions of the patenteewere not true and the conditions onwhich alone the grant was author-ized do not exist?The true construction of the patentlaw is that the first inventor cannotacquire a good title to a patent if hesuffers the thing invented to go intopublic use or to be publicly sold foruse before he makes application fora patent. This voluntary act, oracquiescence in the public sale oruse, is an abandonment of his right,or rather creates a disability tocomply with the terms and condi-tions of the law on which alone theSecretary of State is authorized togrant him a patent.

–, quando o perigo da competição oforçar a buscar o direito exclusivo,se for permitida a concessão depatente, e, portanto, a exclusão dopúblico de qualquer uso decorrentedurante quatorze anos, irá material-mente retardar o progresso da ciên-cia e das artes úteis para premiar aosque deveriam estar menos dispostosa comunicar suas descobertas.

Se uma invenção for utilizada pelopublico com o consentimento doinventor no momento de seu pedi-do de patente, como a justiça pode-rá dizer que seu caso é, não obstan-te, o que a lei busca proteger? Se taluso público não for um uso dentrodo significado da lei, como a justiçapoderá extrair o caso de sua opera-ção e consubstanciar uma patentequando as sugestões de tal patentea-mento não eram verdadeiras e ascondições com base nas quais aoutorga foi concedida não existem?A correta interpretação da lei paten-tária é que o primeiro inventor nãopoderá adquirir um direito a umapatente se ele aceitou que o objetoinventado viesse a uso público ouvendido publicamente para usoantes da solicitação de sua patente.Este ato voluntário, ou aquiescênciana venda ou uso público, é um aban-dono de direito, ou, melhor dizen-do, impede a satisfação dos termos econdições legais, segundo os quaissomente o Secretário de Governo éautorizado a outorgar uma patente.


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(…)We are clearly of opinion that if aninventor makes his discovery pub-lic, looks on and permits othersfreely to use it, without objection orassertion of claim to the invention,of which the public might takenotice; he abandons the inchoateright to the exclusive use of theinvention, to which a patent wouldhave entitled him had it beenapplied for before such use. And wethink it makes no difference in theprinciple that the article so publiclyused and afterwards patented wasmade by a particular individual,who did so by the private permis-sion of the inventor. As long as aninventor keeps to himself the sub-ject of his discovery, the public can-not be injured, and even if it bemade public, but accompanied byan assertion of the inventor’s claimto the discovery, those who shouldmake or use the subject of theinvention would at least be putupon their guard. But if the public,with the knowledge and the tacitconsent of the inventor, is permit-ted to use the invention withoutopposition, it is a fraud upon thepublic afterwards to take out apatent. It is possible that the inven-tor may not have intended to givethe benefit of his discovery to thepublic, and may have supposed thatby giving permission to a particularindividual to construct for othersthe thing patented, he could not be

(…)Somos claramente da opinião deque se um inventor tornar sua des-coberta pública, permitir o uso livrede outros, sem se opor ou reclamarsua invenção, sobre a qual o públicopode ter ciência, ele abandona odireito futuro ao uso exclusivo desua invenção, ao qual a patente oteria garantido, se tivesse a requeri-do antes de tal uso. Consideramosnão ocorrer diferença em relação atal princípio quando o artigo tãopublicamente utilizado e posterior-mente patenteado foi feito por umindivíduo em particular, que o fezpela permissão privada do inventor.Desde que um inventor resguarde oobjeto de sua descoberta, o públiconão será afetado, e mesmo se fortornado público, mas acompanhadode uma assertiva da pretensão doinventor à descoberta, aqueles quedeverão utilizar ou fabricar o objetoda invenção ao menos seriam cien-tificados do risco. Mas se o público,com o conhecimento e consenti-mento tácito do inventor, puderutilizar a invenção sem oposição, háfraude ao público de posteriormen-te haver a concessão da patente. Épossível que o inventor não alme-jasse dar o benefício de sua desco-berta ao público e pudesse tersuposto que ao dar permissão a umdeterminado indivíduo, a construirpara outros o objeto da patente, elesupostamente não o teria feito. Masnão se trata de intenção, que é

HIGH CCOURT OOF AAUSTRALIA AAktiebolaget HHassle vv AAlphapharmPty LLimited [[2002] HHCA 559 ((12 DDecember 22002)


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presumed to have done so. But it isnot a question of intention, whichis involved in the principle whichwe have laid down, but of legalinference, resulting from the con-duct of the inventor, and affectingthe interests of the public. It is forthe jury to say whether the evi-dence brings this case within theprinciple which has been stated. Ifit does, the court is of opinion thatthe plaintiffs are not entitled to averdict.”

envolvida no princípio que estabe-lecemos, mas a inferência legal,resultante da conduta do inventor,e afetando os interesses do público.É para o júri decidir se tal prova foitrazida no caso em tela no princípioestabelecido. Se o foi, esta corte é daopinião que os requerentes não têmrazão.”

“The role of the tests of novelty andobviousness in patent law has beendescribed, correctly in my view, inthis way[189]: ‘One possibility whereby an unnec-essary dead-weight loss could ariseis if patent protection is granted fora non-innovative product orprocess. In this case society mightincur a monopolistic welfare costwithout obtaining a new product orprocess in return. This point alertsus to the fact that the tests of novel-ty and non-obviousness in thepatent law fulfill the useful eco-nomic function of preventing unde-served monopoly profits. Thispotential misuse of monopoly rightsmust be prevented by strict applica-

“O papel dos exames de novidade eatividade inventiva na lei de paten-tes foi descrito, corretamente a meuver, desta forma31

‘Pode ocorrer uma perda desneces-sária se se concede proteção depatente para um produto ou proces-so que não é inovador. Neste caso asociedade incorreria em um custode bem-estar monopolístico semobter um novo produto ou processoem retorno. Este ponto nos alertapara o fato de que os exames denovidade e atividade inventiva nalei de patentes preenchem a útilfunção econômica de impedirlucros monopolísticos desmereci-dos. Esta potencial má utilizaçãodos direitos de monopólio deve ser

31 [Nota do original] Australia, Bureau of Industry Economics, The Economics of Patents, (1994) p. 45.

[4]§1.1. O que é “Novidade” depende do tipo do direito

High CCourt OOf AAustralia TThe GGrain PPool oof WWA vvThe CCommonwealth [[2000] HHCA 114 ((23 MMarch 22000)


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32 [Nota do original] Britain v Hirsch (1888) 5 RPC 226 em 232 per Cotton LJ.33 [Nota do original] Dow Corning Corporation’s Application [1969] RPC 544 em 560 dispostas na

justificativa conjunta em [39]; cf posição de Callinan J em [192]. Vide ainda Advanced BuildingSystems Pty Ltd v Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd (1998) 194 CLR 171 em 193-194 [42.2] eRicketson, The Law of Intellectual Property, (1984) at 952-953 [49.51]-[49.52

34 [Nota do original] Société Technique de Pulverisation Step v Emson Europe Ltd [1993] RPC 513em 519.

35 [Nota do original] Mölnlycke AB v Procter & Gamble Ltd (No 5) [1994] RPC 49 at 112.

tion of the screening criteria in thepatent law.’

An attempt to resolve the clash ofcompeting policies in particularcases may involve asking ‘whetherthere is sufficient invention to justi-fy a monopoly being granted’[190];or whether ‘the invention isundoubtedly worthy of patent pro-tection’[191]; or whether the patent‘discloses something sufficientlyinventive to deserve the grant of amonopoly’[192]. Such formulationshave not always found favour[193].

impedida pela rígida aplicação docritério de exame técnico na lei depatentes.’ Uma tentativa de resolver o embatede diretrizes contraditórias emdeterminados casos pode envolver aquestão ‘será que há invenção sufi-ciente para justificar a concessão deum monopólio?’;32 ou se ‘a invençãoé sem dúvida merecedora da prote-ção da patente’;33 ou se a patente‘divulga algo suficientemente in-ventivo para merecer a concessãode um monopólio’.34 Tais questio-namentos nem sempre são respon-didos positivamente.”35

“It may be accepted that there is arequirement of ‘novelty’ in the con-stitutional concept of ‘invention’,but that requirement may be satis-fied by various legislative regimes.These regimes need not display anyfixed character. For example, s100(1)(g) of the Patents Act 1952

“É aceitável que haja uma exigênciade ‘novidade’ no conceito constitu-cional de ‘invenção’, mas tal exigên-cia pode ser satisfeita por váriosregimes legislativos. Por exemplo, s100(1)(g) da Lei de Patentes de 1952(Cth) fixou que a novidade [seriadeterminada] tomando por referên-

[4]§1.2. Novidade das marcas como requisito constitucional

Corte CConstitucional IItaliana SSentenza 442/1986Giudizio ddi llegittimita’ ccostituzionale iin vvia iincidentale


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(Cth) determined novelty by refer-ence to the state of affairs inAustralia at the priority date of theclaim in question. On the otherhand, s 7(1) of the 1990 Patents Actrequires comparison between theinvention and the ‘prior art base’.The relevant effect of the definitionof ‘prior art base’ in Sched 1 of thatAct is that it includes informationin a document publicly availableoutside Australia. There was noconstitutional constraint upon theadoption by the legislature of thesediffering criteria for the establish-ment of novelty in patent law.”

cia a situação de fato existente naAustrália na data de prioridade dapretensão em questão. Por outrolado, s 7(1) da Lei de Patentes de1990 requer a comparação entre ainvenção e o ‘estado de arteanterior’. O efeito relevante da defi-nição do ‘estado de arte anterior’ noAnexo 1 daquela Lei é incluir infor-mação em documento publicamentedisponível fora da Austrália. Nãohouve qualquer impedimento cons-titucional que proibisse o Legislativode adotar qualquer desses critérios,distintos entre si, para estabelecer oque é novidade na lei de patentes.”

“I valori della iniziativa economicaprivata pur nel rispetto dell’utilità’sociale, della sicurezza, della libertàe della dignità umana, garantitidall’art. 41, non sono menomamenteoffesi dalla norma impugnata, chemira – traverso il rispetto delcanone, prior in tempore potior iniure – ad assicurare al titolare delmarchio patronimico preminenzarispetto a chi usa in un temposuccessivo lo stesso contrassegnod’identificazione del prodottosenza altri elementi d’identificazionedi cui la esperienza aveva svelato lainidoneità.”

“Os valores da iniciativa econômicaprivada até mesmo no respeito àfunção social, à segurança, à liber-dade e à dignidade humana, garan-tidos no artigo 41, não são de jeitonenhum ofendidos pela normaimpugnada, que visa – através dorespeito ao cânone prior in temporepotior in iure – assegurar ao titularda marca patronímica prevalênciaem seus interesses em face de quemusa posteriormente o mesmo sím-bolo de identificação do produtosem outros elementos de identifica-ção em relação aos quais a experiên-cia haja determinado a falta de ido-neidade.”

[4]§2. A natureza territorial dos direitos de PI

Brown vv. DDuchesne, 660 UU.S. 119 HHow. 1183 1183 ((1856)


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“Neither will the court, inexpounding a statute, give to it aconstruction which would in anydegree disarm the government of apower which has been confided toit to be used for the general good —or which would enable individualsto embarrass it in the discharge ofthe high duties it owes to the com-munity — unless plain and expresswords indicated that such was theintention of the legislature.The patent laws are authorized bythat article in the Constitutionwhich provides that Congress shallhave power to promote the progressof science and useful arts by secur-ing for limited times to authors andinventors the exclusive right totheir respective writings and dis-coveries. The power thus granted isdomestic in its character, andnecessarily confined within thelimits of the United States. It confersno power on Congress to regulatecommerce or the vehicles ofcommerce, which belong to aforeign nation and occasionallyvisit our ports in their commercialpursuits. That power and thetreatymaking power of the generalgovernment are separate anddistinct powers from the one ofwhich we are now speaking, andare granted by separate and

“Nem a corte quer, esmiuçandouma lei, interpretá-la da forma aretirar do governo um poder lhe foiconfiado para ser utilizado em proldo bem geral – e nem [a interpreta]de forma a permitir que certos indi-víduos atrapalhem o cumprimentodos seus elevados deveres [governa-mentais] devidos a comunidade –salvo redação expressa e clara indi-cando que essa era a intenção dalegislação.As leis de patentes são autorizadaspelo artigo da Constituição que dis-põe que o Congresso deverá ter opoder de promover o progresso daciência e artes úteis assegurando porperíodos limitados a autores einventores o direito exclusivo aosseus escritos e descobertas. O poderentão outorgado é doméstico(nacional) em seu caráter e neces-sariamente restrito ao território dosEstados Unidos. Não dá nenhumpoder ao Congresso para regular ocomércio ou veículos de comércioque pertencem ao estrangeiro queocasionalmente visita nossos portosem desempenho comercial. Talpoder e o poder do governo de fazertratados em geral são separados edistintos do que estamos tratandono presente, são outorgados emdiferentes cláusulas e de formaalguma relacionados. E quando o


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different clauses, and are in nodegree connected with it. Andwhen Congress are legislating toprotect authors and inventors, theirattention is necessarily attracted tothe authority under which they areacting, and it ought not lightly to bepresumed that they intended to gobeyond it and exercise another anddistinct power conferred on themfor a different purpose.Nor is there anything in the patentlaws that should lead to a differentconclusion. They are all manifestlyintended to carry into executionthis particular power. They secureto the inventor a just remunerationfrom those who derive a profit oradvantage within the United Statesfrom his genius and mental labors.But the right of property which apatentee has in his invention, andhis right to its exclusive use, arederived altogether from these statu-tory provisions, and this Court hasalways held that an inventor has noright of property in his inventionupon which he can maintain a suitunless he obtains a patent for itaccording to the acts of Congress,and that his rights are to be regulat-ed and measured by these laws, andcannot go beyond them.But these acts of Congress do notand were not intended to operatebeyond the limits of the UnitedStates, and as the patentee’s right ofproperty and exclusive use isderived from them, they cannot

Congresso está legislando para pro-teger autores e inventores, sua aten-ção é necessariamente voltada a soba qual ele está agindo, e isso nãodeixa presumir que [os legisladores]almejavam ultrapassar e exercer umoutro e distinto poder que lhestivesse sido conferido para outrofim.Não há nada nas leis de patentes quelevaria a outra conclusão. Tais leistêm claramente a intenção de fazerexecutar este poder específico.[Essas leis] garantem ao inventoruma remuneração justa daquelesque geram um lucro ou vantagemno território americano a partir desua genialidade ou elaboraçãogenial e mental.Mas o direito à propriedade que umtitular de patente tem sob suainvenção, e o direito ao seu usoexclusivo, são inteiramente decor-rentes destes dispositivos, e estaCorte sempre sustentou que uminventor não tem direito de pro-priedade em sua invenção, em rela-ção ao qual possa pleitear em juízo,salvo se obtiver uma patente emrelação a esta de acordo com os atosdo Congresso, sabendo-se que estesdireitos são para ser regulados emensurados por estas leis e nãopodem ultrapassá-las.Mas os atos do Congresso não pre-tendiam e não operam além doslimites dos Estados Unidos e emrelação ao direito de propriedade dopatenteado e do uso exclusivo dele

[4]§3. Propriedade Intelectual não se expande por via judicial

Sony CCorp. OOf AAmer. VV. UUniversal CCity SStudios, IInc., 4464 UU.S. 4417 ((1984)


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extend beyond the limits to whichthe law itself is confined. And theuse of it outside of the jurisdictionof the United States is not aninfringement of his rights, and hehas no claim to any compensationfor the profit or advantage the partymay derive from it”.

decorrente, estes não podem seestender além dos limites querecaem sobre a própria lei. E se ouso for fora da jurisdição dosEstados Unidos não é [caracteriza-da] uma violação destes direitos enão gera nenhuma pretensão aremuneração pelo lucro ou vanta-gem que a parte possa obter deste.”

“[22] [p*429] The monopoly privilegesthat Congress may authorize are nei-ther unlimited nor primarily designedto provide a special private benefit.Rather, the limited grant is a meansby which an important public pur-pose may be achieved. It is intendedto motivate the creative activity ofauthors and inventors by the provi-sion of a special reward, and to allowthe public access to the products oftheir genius after the limited period ofexclusive control has expired.[23] The copyright law, like thepatent statutes, makes reward to theowner a secondary consideration.In Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S.123, 127, Chief Justice Hughesspoke as follows respecting thecopyright monopoly granted byCongress, ’The sole interest of theUnited States and the primaryobject in conferring the monopolylie in the general benefits derivedby the public from the labors ofauthors.‘ It is said that reward to the

“22. Os privilégios do monopólio queo Congresso pode autorizar não sãoilimitados nem primordialmentedesignados a outorgar um benefícioprivado especial. Na verdade, aoutorga limitada é um meio pelo qualum fim público importante pode seralcançado. Visa motivar a atividadecriativa de autores e inventores pordar uma recompensa especial e per-mitir ao público acesso aos produtosde seus gênios, findo um períodolimitado de controle exclusivo.23. A lei de copyright, como as leisde patentes, tem como fim secundá-rio a recompensa ao titular. Em FoxFilm Corp. v. Doyal, 286 U.S. 123,127, Chief Justice Hughes assimdeclarou no tocante ao monopóliode copyright dado pelo Congresso,‘o único interesse dos EstadosUnidos e o fim principal em confe-rir o monopólio encontra-se nosbenefícios gerais obtidos pelo públi-co do trabalho dos autores’. É ditoque a recompensa ao autor ou artis-


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author or artist serves to inducerelease to the public of the productsof his creative genius.” UnitedStates v. Paramount Pictures, Inc.,334 U.S. 131, 158 (1948).[24] As the text of the Constitutionmakes plain, it is Congress that hasbeen assigned the task of definingthe scope of the limited monopolythat should be granted to authors orto inventors in order to give thepublic appropriate access to theirwork product. Because this taskinvolves a difficult balance betweenthe interests of authors and inven-tors in the control and exploitationof their writings and discoveries onthe one hand, and society’s compet-ing interest in the free flow of ideas,information, and commerce on theother hand, our patent and copy-right statutes have been amendedrepeatedly. [n10] [p*430] From itsbeginning, the law of copyright hasdeveloped in response to significantchanges in technology. [n11]Indeed, it was the invention of anew form of copying equipment —the printing press — that gave riseto the original need for copyrightprotection. [n12] Repeatedly, asnew developments have [p*431]occurred in this country, it has beenthe Congress that has fashioned thenew rules that new technologymade necessary. Thus, long beforethe enactment of the Copyright Actof 1909, 35 Stat. 1075, it was settledthat the protection given to copy-

ta serve para induzir a divulgaçãoao público dos produtos da criaçãode seu gênio” United States v.Paramount Pictures, Inc., 334 U.S.131, 158 (1948).24. Como o texto da Constituição éclaro em afirmar, cabe ao Congressodefinir o escopo do monopóliolimitado que deve ser garantido aosautores ou inventores, de forma adar ao público o devido acesso aoproduto de seus trabalhos. Comoessa tarefa envolve uma difícil pon-deração entre os interesses dosautores e inventores no controle ena exploração de suas escritas e des-cobertas, de um lado, e o interessecompetitivo da sociedade no livrefluxo de idéias, informações ecomércio por outro lado, nossas leisde patente e copyright foram conti-nuamente alteradas. Desde o início,a lei de copyright se desenvolveuem resposta às alterações significan-tes na tecnologia. De fato, foi ainvenção de uma nova forma deequipamento de cópia – a prensa –que gerou a necessidade original deproteção de copyright. E assim, umavez que novos desenvolvimentosocorreram neste país, o Congressocriou novas regras que a tecnologiapassou a exigir. Portanto, antes daLei de Copyright de 1909, 35 Stat.1075, já havia sido estabelecido quea proteção dada a copyrights erainteiramente legal. Wheaton v.Peters, 8 Pet. 591, 661-662 (1834).As soluções para tal violação ‘são


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rights is wholly statutory. Wheatonv. Peters, 8 Pet. 591, 661-662 (1834).The remedies for infringement ‘areonly those prescribed by Congress.’Thompson v. Hubbard, 131 U.S.123, 151 (1889).[25] The judiciary‘s reluctance toexpand the protections afforded bythe copyright without explicit leg-islative guidance is a recurringtheme. See, e. g., TeleprompterCorp. v. Columbia BroadcastingSystem, Inc., 415 U.S. 394 (1974);Fortnightly Corp. v. United ArtistsTelevision, Inc., 392 U.S. 390(1968); White-Smith MusicPublishing Co. v. Apollo Co., 209U.S. 1 (1908);Williams & WilkinsCo. v. United States, 203 Ct. Cl. 74,487 F.2d 1345 (1973), aff’d by anequally divided Court, 420 U.S. 376(1975). Sound policy, as well as history,supports our consistent deference toCongress when major technologicalinnovations alter the market forcopyrighted materials. Congress hasthe constitutional authority and theinstitutional ability to accommodatefully the varied permutations ofcompeting interests that areinevitably implicated by such newtechnology.

[26] In a case like this, in whichCongress has not plainly marked ourcourse, we must be circumspect inconstruing the scope of rights creat-ed by a legislative enactment whichnever contemplated such a calculus

somente aquelas prescritas peloCongresso’ Thompson v. Hubbard,131 U.S. 123, 151 (1889).

25. A relutância do judiciário emexpandir a proteção dada pelo copy-right sem a instrução explícita legis-lativa é um tema recorrente, Videe.x. Teleprompter Corp. v.Columbia Broadcasting System,Inc., 415 U.S. 394 (1974);Fortnightly Corp. v. United ArtistsTelevision, Inc., 392 U.S. 390(1968); White-Smith MusicPublishing Co. v. Apollo Co., 209U.S. 1 (1908);Williams & WilkinsCo. v. United States, 203 Ct. Cl. 74,487 F.2d 1345 (1973), emitida porum Tribunal sem maioria, 420 U.S.376 (1975). A melhor política, bemcomo a história, dá suporte à nossaconsistente deferência ao Congressoquando inovações principais tecno-lógicas alteram o mercado de mate-riais de copyright. O Congresso tevea autoridade constitucional e ahabilidade institucional de acomo-dar plenamente as mudanças varia-das de interesses competitivos quesão inevitavelmente gerados poressa nova tecnologia.26. Em um caso como este, em queo Congresso não nos orientou clara-mente, temos de ser conservadoresna interpretação do alcance dedireitos criados por uma promulga-ção legislativa que nunca contem-


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of interests. In doing so, we are guid-ed by Justice Stewart‘s exposition ofthe correct approach to ambiguitiesin the law of copyright:‘The limited scope of the copyrightholder’s statutory monopoly, likethe limited copyright durationrequired by the Constitution,reflects a balance of competingclaims upon the public interest:Creative work is to be [p*432]encouraged and rewarded, but pri-vate motivation must ultimatelyserve the cause of promoting broadpublic availability of literature,music, and the other arts. Theimmediate effect of our copyrightlaw is to secure a fair return for an‘author’s‘ creative labor. But theultimate aim is, by this incentive, tostimulate artistic creativity for thegeneral public good. ’The sole interestof the United States and the primaryobject in conferring the monopoly,’this Court has said, ‘lie in the generalbenefits derived by the public fromthe labors of authors.‘ Fox FilmCorp. v. Doyal, 286 U.S. 123, 127.See Kendall v. Winsor, 21 How.322, 327-328; Grant v. Raymond, 6Pet. 218, 241-242. Whentechnological change has renderedits literal terms ambiguous, theCopyright Act must be construed inlight of this basic purpose.”Twentieth Century Music Corp. v.Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975)(footnotes omitted).”

plou tais cálculos de interesse.Nestes termos, fomos guiados pelaexposição do Juiz Sterwart na corre-ta visão quanto a ambiguidades dalei de copyright:‘O escopo limitado que tem o titulardo monopólio legal de copyright,como a duração limitada requeridapela Constituição, reflete um balan-ço de pretensões competitivas emface do interesse público. O trabalhocriativo deve ser encorajado erecompensado, mas a motivação pri-vada deve, no fim das contas, servirpara promover a ampla disponibili-zação da literatura, música e outrasartes. O efeito imediato de nossa leide copyright é assegurar uma justarecompensa pelo trabalho criativodo autor. Mas o objetivo últimodeste incentivo é estimular a criati-vidade artística em prol do bemgeral público.’ O único interesse dosEstados Unidos e o fim principal emconferir o monopólio, ‘já foi enten-dido por esse Tribunal’, encontra-senos benefícios gerais obtidos pelopúblico dos trabalhos dos autores.’Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S.123, 127. Vide Kendall v. Winsor,21 How. 322, 327-328; Grant v.Raymond, 6 Pet. 218, 241-242.Quando mudanças tecnológicas tor-nam seus termos literais ambíguos, aLei de Copyright deve ser interpre-tada sob a luz deste fim básico”Twentieth Century Music Corp. v.Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975)(omitimos rodapés) .”

[4]§4. A complexa ponderação

Tribunal CConstitucional dde IItália. AAcórdão nna AADIN 1108/1995.


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“Nel riconoscere in capo all’autorela proprietà dell’opera ed il suodiritto allo sfruttamento economicodella stessa in qualsiasi forma emodo, la legge non trascura di ope-rare un bilanciamento tra valori edinteressi contrapposti; bilanciamen-to non irragionevole in quanto rea-lizzato in sintonia con i principi cos-tituzionali sia in ordine alla tuteladella libertà dell’arte e della scienza(art. 33), sia in materia di tuteladella proprietà, da riferire ancheall’opera intellettuale (art. 42), sia ditutela del lavoro in tutte le sueforme, tra cui deve farsi rientrareanche la libera attività di creazioneintellettuale (art. 35). Tale bilancia-mento risulta nel contempo positi-vamente finalizzato, mediante l’in-centivazione della produzione artis-tica, letteraria e scientifica, afavorire il pieno sviluppo della per-sona umana (art. 3) ed a promuoverelo sviluppo della cultura (art. 9).Dette finalità, che indicano la stret-ta connessione tra tutela degli autorie tutela della cultura, sono peraltroragionevolmente conciliabili, comegià affermato da questa Corte (ordi-nanza n. 361 del 1988) con la libertàdell’iniziativa economica (art. 41) dialtri soggetti (produttori, rivendi-tori, noleggiatori) in un equilibrioche tenga conto dei rispettivi costi erischi; e sono altresì conciliabili con

“Ao reconhecer ao autor a proprie-dade da obra e seu direito à explora-ção econômica da mesma de todaforma e maneira, a lei não negligen-cia quanto a operar uma ponderaçãoentre valores e interesses contra-postos; tal ponderação não é irra-zoável na medida em que se faça emharmonia com os princípios consti-tucionais, seja com vistas à tutela daliberdade da arte e da ciência (art.33), seja em matéria de tutela dapropriedade, em relação também àobra intelectual (art. 42), seja detutela do trabalho em todas suasformas, no contexto do qual deve seincluir a atividade livre da criaçãointelectual (art. 35). Tal ponderaçãoresulta em um acordo simultâneodos vários interesses, mediante oincentivo da produção artística,literária e científica, a favorecer opleno desenvolvimento da pessoahumana (art. 3º) e a promover odesenvolvimento da cultura (art.9º). Tais fins, que indicam a estreitaconexão entre a tutela dos autores etutela da cultura são, no entanto,razoavelmente conciliáveis, como jáentendeu esta Corte (decisão 361 de1988) com a liberdade da iniciativaeconômica (art. 41) dos outrossujeitos de direito (produtores,revendedores, licenciados) em umequilíbrio que leve em conta os cus-tos e riscos do empreendimento; e

[4]§5. A importância político-conformadora do processode ponderação

Com relação a extensão do processo de ponderação de interesses oTribunal Constitucional alemão destacou na decisão no caso Schloßberg aimportância político-conformadora do processo de ponderação.

Tribunal CConstitucional AAlemão, aacórdão nno ccaso ““Schloßberg”(BverfG, 551, 1193, dde 222.05.1979)

As decisões nos anos 70 e 80 serviram para fixar a vinculação da proprie-dade intelectual ao Art. 14 da Lei Fundamental.

Além disso fixaram-se nelas o entendimento de que:a) a proteção do artigo 14 da Lei Fundamental é institucional;b) o legislador deve, ao dar corpo aos direitos intelectuais respeitar sua

ratio mínima;c) com exceção dessa limitação o legislador tem espaço para optar pela

composição de interesses mais adequada para não só a equilibrar os


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i diritti di tutti alla fruizione dell’-opera artistica e con l’interesse gen-erale alla diffusione della cultura”.Sentenza 108/1995 Giudizio di legit-timità costituzionale in via inciden-tale.

são também conciliáveis com osdireitos de todos à fruição da obraartística e com o interesse geral àpropagação da cultura”. Acórdão naADIN 108/1995.

“(...) C, I. 2. (…)Hierbei ist davon auszugehen, daßdas Grundgesetz dem Gesetzgeber inder Bestimmung wirtschaftspolitis-cher Ziele und der zu ihrerVerfolgung geeigneten Maßnahmeneinen weiten Gestaltungsbereichläßt und daß der Gesetzgeber auchdurch wirtschaftspolitischeLenkungsmaßnahmen das freieSpiel der Kräfte korrigieren darf(BVerfGE 46, 246 [257] mwN).”

“(...) C, I. 2. (…)Nesse sentido parte-se aqui do princí-pio de que a Lei Fundamental prevêpara o legislador, no exercício dedeterminação de objetivos político-econômicos, e para determinar asmedidas adequadas voltadas para quese alcancem esses fins, um âmbitoconformador amplo e que o legisladortambém possa corrigir o livre jogo dasforças por meio da adoção de medidasde direcionamento político-econômi-cas (BVerfGE 46, 246 [257] mwN)”.

interesses em jogo, mas também a possibilitar a consecução de polí-ticas públicas;

d) porém, no que toca a composição dos interesses individuais com osinteresses coletivos, não é qualquer interesse coletivo já, de plano,suficiente para justificar uma intervenção nos direitos individuaiscontidos na instituição da propriedade privada. Nesse sentido, adecisão abaixo transcrita:

Tribunal CConstitucional AAlemão ((BVerfG, 11 BBvR 5587/88, dde 224.4.1998)


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“(…) II (…), 2 (…), b), aa) (…)Das ausgewogene System wechsel-seitiger Rechte und Pflichtenentspricht insbesondere auch dengestuften verfassungsrechtlichenAnforderungen an Eingriffe in dasVerfügungs- und in dasVerwertungsrecht, wie sie für das all-gemeine Urheberrecht entwickeltworden sind. Wird dem Urheber dasVerfügungsrecht entzogen, führt dieszu einer wesentlichen Beeinträ-chti-gung des wirtschaftlichen Wertes dergeschützten Leistung, wenn dieMöglichkeit der freienHonorarvereinbarung nicht durcheinen gesetzlichenVergütungsanspruch ersetzt wird.Dabei ist zu berücksichtigen, daß esum das Ergebnis der geistigen undpersönlichen Leistung des Urhebersgeht, nicht aber etwa um einenunverdienten Vermögenszuwachs.Daher kann der Ausschluß einesVergütungsanspruchs nicht durchjede Gemeinwohlerwägung gerecht-fertigt werden; es müssen vielmehrhohe Anforderungen an dieGemeinwohlbelange gestellt werden,die über den Entzug des

“(…) II (…), 2 (…), b), aa) (…)O equilibrado sistema de direitos eobrigações mútuos correspondeespecialmente também às exigên-cias constitucionais graduais deinterferência nos direitos de fruiçãoe exploração, como foi desenvolvi-do para o Direito de Autor em geral.Se for retirado do autor o direito defruição [da obra], então isso signifi-cará uma interferência substancialno valor econômico do esforço pro-tegido, se a possibilidade de umlivre acordo sobre pagamento dedireitos for substituída por umapretensão legal de remuneração.Além disso, deve-se levar em consi-deração que se está a falar do resul-tado do esforço intelectual e pessoaldo autor, e não, ao contrário, de umaumento patrimonial não merecido.Assim, a exclusão de uma pretensãode remuneração não pode ser justi-ficada por qualquer ponderaçãorelativa ao bem estar coletivo mas,ao contrário, deve ser anteposto aosinteresses coletivos um nível alto deexigências, exigências estas que pos-sam justificar que, não chegando auma expropriação, os interesse

A afirmação feita acima, de que a presença de qualquer interesse coleti-vo não é – já de plano – suficiente para justificar uma intervenção nos direi-to individual de propriedade privada, deve ser compreendida tendo em vistaos seguintes princípios de ponderação de interesses:

a) princípio da proprocionalidade;b) princípio da igualdadeNessa linha de interpretação pautada por esses princípios, enquanto o

Tribunal Constitucional exige que a medida do interesse público a ser consi-derado na ponderação dos interesses seja relevante, por outro lado já de planoafirma que “o interesse individual do autor não pode demandar prioridadehierárquica absoluta frente aos interesses da coletividade” (vide decisão abai-xo, DIN-Normen).

Definindo o papel do interesse público como parâmetro para o legislador,no momento de dar conteúdo para o direito de propriedade protegido pela LeiFundamental como instituição, o Tribunal vê nele não apenas razão das limi-tações, mas também a medida dessas limitações (legitimação e parâmetrode/para as limitações).

Tribunal CConstitucional, aacórdão nno ccaso ““DIN-NNomen”(BVerfG, 11 BBvR 11143/90 vvom 229.7.1998)


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Verfügungsrechts hinaus dieseEinschränkung desVerwertungsrechts rechtfertigensollen (vgl. BVerfGE 31, 229 <243>;49, 382 <400>; 79, 29 <41>).(…)”.

coletivos possam justificar limita-ções do direto de fruição (vgl.BVerfGE 31, 229 <243>; 49, 382<400>; 79, 29 <41>). (...)”

“(…) II. (…) 2.a) Der Gesetzgeber hat einerseits zuberücksichtigen, daß das Eigentumprivatnützig auszugestalten ist undseine Nutzung dem Eigentümerfinanziell eine eigenverantwortlicheLebensgestaltung ermöglichen soll.Richtschnur der inhaltlichenAusgestaltung ist andererseits dasWohl der Allgemeinheit (Art. 14Abs. 2 GG). Unbedingten Vorrangvor den Interessen der Gemeinschaft

“(…), II. (…), 2. a) Por seu turno o legislador deveobservar que a propriedade tem deser conformada como sendo privadae que sua utilização deve possibilitarao proprietário, sob o aspecto finan-ceiro, um padrão de vida indepen-dente. Parâmetro da conformaçãodo conteúdo é, por outro lado, obem estar social (Art. 14 (2) GG). Ointeresse individual do autor nãopode demandar prioridade hierár-


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kann das Individualinteresse desUrhebers nicht beanspruchen. DasGemeinwohl ist allerdings nicht nurGrund, sondern auch Grenze für diedem Eigentümer aufzuerlegendenBeschränkungen. Diese dürfen nichtweitergehen, als es dasAllgemeinwohl gebietet. BeideBelange hat der Gesetzgeber inAnwendung desVerhältnismäßigkeitsgrundsatzessowie unter Beachtung desGleichheitsgebotes in ein ausgewo-genes Verhältnis zu bringen (vgl.BVerfGE 79, 29 <40 f.> m.w.N.).Diesen Anforderungen wird dieRegelung in § 5 UrhG gerecht. DieVerfasser amtlicher Werke stehenregelmäßig in einem öffentlichenDienstverhältnis und wären schondeshalb verpflichtet, die Ergebnisseihrer Arbeit – durch Übertragungeines ausschließlichenNutzungsrechts – dem Dienstherrnzur Verfügung zu stellen (§ 43UrhG; s. Rojahn, in: Schricker,Urheberrecht, 1987, § 43 Rn. 39und 45). Die Annahme desGesetzgebers ist daher nicht zubeanstanden, daß die kraft ihresAmtes zur Schaffung solcher Werkeberufenen Verfasser entweder über-haupt kein Interesse an derVerwertung hätten oder ihreInteressen hinter denen derAllgemeinheit zurücktretenmüßten (s. BTDrucks IV/270, S. 39).Die Regelung verfolgt einGemeinwohlziel von hohem Rang.

quica absoluta frente aos interessesda coletividade. O bem-estar coleti-vo não é apenas o fundamento, mastambém a fronteira para as limita-ções que devem ser impostas ao pro-prietário. Essas não podem ir alémdaquilo que o bem-estar coletivopede. Aplicando o princípio da pro-porcionalidade e o mandamento daigualdade o legislador deve comporambos os interesses em uma relaçãoequilibrada (assim BVerfGE 79, 29,“40” s. com outras indicações).

A regra do § 5 da Lei de DireitosAutorais satisfaz essas exigências. Osautores de obras oficiais [obras pro-duzidas por órgãos públicos] geral-mente vinculados a uma relaçãofuncional a órgão público e, já es-tarem, por isso, obrigados a colocar àdisposição de seus empregadores –através da cessão dos direitos exclu-sivos de exploração – o resultado deseus trabalhos (§ 43 Lei de DireitoAutoral – UrhG; vide Rojahn, in:Schricker, Urheberrecht, 1987, § 43(39) e(45)). A presunção do legisla-dor, de que por força do cargo públi-co os autores convocados a criaremessas obras não teriam nenhum inte-resse na exploração delas ou queseus interesses deveriam ceder fren-te aqueles da coletividade, não deve,assim, ser objetada (veja BTDrucksIV/270, pág. 39).A regulamentação persegue umobjetivo de bem-estar coletivo alta-


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Werke, die im amtlichen Interessezur allgemeinen Kenntnisnahmeveröffentlicht werden, sollenkeinen Urheberrechtsschutzgenießen, damit eine möglichstweite Verbreitung gesichert ist (§ 5Abs. 2 UrhG; s. a. BTDrucks IV/270,S. 39). Welche Bedeutung diePublizität amtlicherVerlautbarungen hat, zeigt bereitsdas verfassungsrechtlicheErfordernis der Verkündung vonGesetzen und Verordnungen (Art.82 Abs. 1 GG). DasRechtsstaatsprinzip gebietet allge-mein, daß förmlich gesetzteRechtsnormen verkündet werden.Damit sollen sie der Öffentlichkeitin einer Weise zugänglich gemachtwerden, daß die Betroffenen sichverläßlich Kenntnis von ihremInhalt verschaffen können. DieseMöglichkeit darf auch nicht inunzumutbarer Weise erschwertsein (vgl. BVerfGE 65, 283 <291>).Auch für Verwaltungsvorschriften,die ein Gesetz in für dieVerwaltung verbindlicher Formmit Bindungswirkung für denBürger ergänzen, hat dasBundesverfassungsgericht diePublikation gefordert, damitgewährleistet ist, daß die getroffeneRegelung jedem, den es angeht,bekannt werden kann (vgl.BVerfGE 40, 237 <252 f., 255>).

mente prioritário. Obras que forampublicadas com o interesse oficial dechegarem ao conhecimento geralnão devem gozar de proteção auto-ral para que, dessa forma, seja asse-gurada uma difusão (da obra de teoroficial) o mais ampla possível (§5(2), Lei de Direitos Autorais – UrhG;veja BTDrucks IV/270, pág. 39). Osignificado da publicidade de comu-nicados oficiais já vem demonstradona exigência constitucional depublicação de Leis e Decretos (Art.82 Abs. 1 GG). O princípio do esta-do de direito exige que normas jurí-dicas postas formalmente sejam pro-mulgadas. Com isso elas devem sercolocadas à disposição da coletivida-de de tal forma que os interessadospossam tomar conhecimento doconteúdo delas de forma segura.Essa possibilidade não pode tambémser dificultada de uma forma nãorazoável. (vide BVerfGE 65, 283<291>). Também no que toca regu-lamentações administrativas quecomplementam uma lei de formavinculativa para a administração ecom efeitos vinculativos para o cida-dão, o Tribunal Constitucional exi-giu a promulgação para que, dessaforma fosse garantido que a regula-mentação adotada pudesse serconhecida por todos aqueles a quemseja dirigida (vide BVerfGE 40, 237“252 s., 255”).

[4]§6. A ponderação e a limitação à pesquisa

Tribunal CConstitucional aalemão, aacórdão nno ccaso ““Klinik-VVersuch”(BVerfG, 11 BBvR 11864/95, dde 110.5.2000)


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(…)b) Die Verfassungsbeschwerde istaber unbegründet. Das Urteil desBundesgerichtshofs verstößt nichtgegen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. (…)Der Gesetzgeber ist aber auch beider Bestimmung desEigentumsinhalts für die Zukunftan verfassungsrechtliche Schrankengebunden. Er kann bei derAusgestaltung des Patentrechtsnicht beliebig verfahren. Er mussbei der Festlegung der Befugnisseund Pflichten, die den Inhalt desRechts ausmachen, den grundlegen-den Gehalt der Eigentumsgarantiewahren, sich aber auch mit allenanderen Verfassungsnormen inEinklang halten (vgl. BVerfGE 31,229 <240>).Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleis-tet zunächst das Privateigentum alsRechtsinstitut, das im Wesentlichendurch die Privatnützigkeit undgrundsätzliche Verfügungsfähigkeitüber das Eigentumsobjektgekennzeichnet ist (vgl. BVerfGE24, 367 <389 f.>; 26, 215 <222>; 31,229 <240>). Das bedeutet für dasPatentrecht: Zu den konstituieren-den Merkmalen des Patentrechts alsEigentum im Sinne der Verfassunggehören die grundsätzlicheZuordnung des vermögenswertenErgebnisses der schöpferischen

(...)b) A apelação constitucional éinfundada. O acórdão doBundesgerichtshofs não viola o Art.14 (1), sentença 1 da LeiFundamental. (...)O legislador está, porém, tambémno que diz respeito à determinaçãodo conteúdo do direito de proprie-dade para o futuro, vinculado àslimitações constitucionais. Ele nãopode, ao conformar do direito depatentes, agir ao seu bel-prazer. Eledeve, no ato de determinar direitose obrigações que constituem o con-teúdo do direito, garantir a essênciado direito de propriedade, porémtambém agir em concordância comtodas as outras normas constitucio-nais (vgl. BVerfGE 31, 229 <240>).O Art. 14 (1), sentença 1 da LeiFundamental garante inicialmentea propriedade privada como um ins-tituto jurídico que se caracterizaessencialmente pela utilidade priva-da e, principalmente, pela faculdadede disposição do objeto da proprie-dade (vide BVerfGE 24, 367 “389s.”; 26, 215 “222”; 31, 229 “240). Issosignifica para o direito de patente: écaracterística constitutiva do direitode patente no sentido constitucio-nal essencialmente a garantia pormeio de normativização privada dosresultados patrimoniais do esforço


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Leistung an den Patentinhaber imWege privatrechtlicherNormierung und seine Freiheit, ineigener Verantwortung darüberverfügen zu können. Das macht dengrundgesetzlich geschützten Kerndes Patentrechts aus.Diese grundsätzliche Zuordnungder vermögenswerten Seite desPatentrechts an den Inhaber zurfreien Verfügung bedeutet abernicht, dass damit jede nur denkbareVerwertungsmöglichkeit verfas-sungsrechtlich gesichert sei. DieInstitutsgarantie gewährleisteteinen Grundbestand von Normen,der gegeben sein muss, um dasRecht als „Privateigentum“ beze-ichnen zu können. Im Einzelnen istes Sache des Gesetzgebers, imRahmen der inhaltlichenAusprägung des Patentrechts nachArt. 14 Abs. 1 Satz 2 GGsachgerechte Maßstäbe festzulegen,die eine der Natur und der sozialenBedeutung des Rechtsentsprechende Nutzung undangemessene Verwertung sicher-stellen (vgl. BVerfGE 31, 229<240 f.>).Eine diesen prinzipiellenForderungen derEigentumsgarantie gemäßeRegelung hat der Gesetzgeber indem Ausschließlichkeitsrecht der§§ 9, 10 PatG getroffen. DemPatentrecht sind in § 11 PatGSchranken gezogen, da die Wirkungendes Patents für bestimmte Bereiche

criativo ao titular da patente e agarantia de sua liberdade de dispordesses resultados da forma que maislhe aprouver. Isso constitui o cernedo direito de propriedade protegidoconstitucionalmente.

Essa garantia básica de deixar à livredisposição do titular o lado patrimo-nial do direito de patente não signi-fica, porém, que qualquer possibili-dade de exploração seja garantidaconstitucionalmente. A garantiainstitucional garante um mínimonecessário de normas que devemexistir para que se possa falar emum direito “da propriedade priva-da”. No que diz respeito as particu-laridades é competência do legisla-dor, dentro dos limites das caracte-rísticas de conteúdo do Direito dePatentes, determinar, de acordocom o Art. 14 (1), sentença 2 da LeiFundamental, parâmetros objetivosque garantam o aproveitamento eexploração adequada corresponden-te a natureza e ao significado socialdo direito (vide BVerfGE 31, 229“241 s.”).

De acordo com essa regra o legisla-dor previu no direito de exclusivi-dade dos §§ 9, 10 da Lei de Patente(PatG) uma dessas exigências bási-cas da garantia de propriedade. No §11 da Lei de Patentes (PatG) sãodefinidas limitações ao Direito dePatente, uma vez que os efeitos dapatente são excluídas para algumas


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ausgeschlossen werden. Bei derverfassungsrechtlichen Beurteilungder gesetzlichen Schranken des § 11Nr. 2 PatG ist davon auszugehen,dass der Gesetzgeber nicht nur dieIndividualbelange zu sichern hat,sondern ihm auch aufgetragen ist,den individuellen Berechtigungenund Befugnissen die im Interessedes Gemeinwohls erforderlichenGrenzen zu ziehen; er muss denBereich des Einzelnen und dieBelange der Allgemeinheit in einengerechten Ausgleich bringen (vgl.BVerfGE 31, 229 <241 f.>).Soweit ersichtlich, wird weder inder Rechtsprechung noch in derLiteratur bestritten, dass dasVersuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatGeine nach diesen Maßgaben verfas-sungsgemäße Inhaltsbestimmungdes Patentrechts ist. Forschung undFortentwicklung von Wissenschaftund Technik sind nur mittelsVersuchen möglich, die jeweils aufden neuesten Forschungsergebnissenaufbauen. Von Verfassungs wegenist nicht zu beanstanden, wenn derGesetzgeber die Interessen desPatentinhabers hinter diesenBelangen insoweit zurücktretenlässt.(…)”

áreas. Na avaliação constitucionaldas limitações legais do § 11 Nr. 2da Lei de Patentes (PatG) parte-sedo princípio de que o legislador nãotem apenas que proteger o interesseindividual, mas que a ele tambémfoi passada a incumbência de esta-belecer os limites necessários paraos direitos e deveres individuais sobo prisma do bem estar coletivo; eledeve conciliar de forma justa oâmbito do individual e o interesseda coletividade (comparar comBVerfGE 31, 229 <241 s.>).

Até onde se tem conhecimento nãose discute na jurisprudência ou naliteratura que o “privilégio de pes-quisa” (Versuchsprivileg) previstono § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes(PatG) é, em conformidade comessas estipulações, uma parte ne-cessária do conteúdo constitucionaldo Direito de Patente. A pesquisa edesenvolvimento da ciência e datécnica só são possíveis por meio deexperiências que, por sua vez, sãoconstruídas a partir de novos resul-tados de pesquisas. Não há o quecriticar frente a Constituição quan-do o legislador permite que os inte-resses do titular da patente recuemfrente a esses interesses. (...)”

[4]§7. Quando é o tempo de se dar patente de fármacose medicamentos

Corte CConstitucional dda IItália, 11978, SSentenza 220/1978


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“In realtà, negli ultimi anni la presadi coscienza della sopravvenutamancanza di ogni fondamentorazionale della deroga è cresciuta dipari passo con l’affermarsi del va-lore della ricerca scientifico-tecnicae del dovere della Repubblica dipromuoverla; con la piú elevatacapacitá dell’industria farmaceuticaitaliana di organizzare la ricerca,anche in rapporto alle condizioni dicompetitivitá con quella degli altripaesi; ed infine con le piú intenserelazioni con i mercati esteri, parti-colarmente nell’ambito degli statiappartenenti alla organizzazionedel Consiglio d’Europa ed a quelladella Comunitá economica europea(come è attestato dalle convenzionistipulate dal governo italiano, tutteorientate a restringere o a eliminareradicalmente la possibilitá divietare la brevettazione in singolisettori.”

“Na realidade, nos últimos anos atomada de consciência da ausênciasuperveniente de todo fundamentoracional da exceção cresceu conco-mitantemente com a afirmação dovalor da pesquisa técnico-científicae do dever da República para pro-movê-la; com a mais elevada capa-cidade da indústria farmacêuticaitaliana em organizar a pesquisa,também em relação às condições decompetitividade com os outros paí-ses; e finalmente com as mais inten-sas relações com os mercadosestrangeiros, particularmente noâmbito dos estados pertencentes àorganização do Conselho da Europae aqueles da Comunidade Econô-mica Européia (como resta provadopelas convenções estipuladas pelogoverno italiano, todas orientadas arestringir ou a eliminar radicalmen-te a possibilidade de vedar a conces-são da patente em setores específi-cos).”

[4]§8. Ponderação entre a propriedade e a saúde

Conseil CConstitutionel – Décision nnº 990-2283 DDC ddu 88 jjanvier 11991.


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“5. Considérant que selon la saisine,l’interdiction édictée par l’article 3de la loi porte atteinte au droit depropriété dans la mesure où elle nepermet plus d’exploiter normale-ment une marque, élément du droitde propriété et support d’un produitlicite et librement accessible auconsommateur ; qu’il y aurait, enoutre, transfert d’un élément dudroit de propriété à l’Etat par lebiais d’une expropriation qui impli-querait à tout le moins un droit àindemnisation;

6. Considérant que l’article 2 de laDéclaration de 1789 range la pro-priété au nombre des droits del’homme ; que l’article 17 de lamême Déclaration proclame: ‘Lapropriété étant un droit inviolable etsacré, nul ne peut en être privé si cen’est lorsque la nécessité publique,légalement constatée, l’exigeévidemment et sous la conditiond’une juste et préalable indemnité’; 7. Considérant que les finalités etles conditions d’exercice du droit depropriété ont subi depuis 1789 uneévolution caractérisée par uneextension de son champ d’applica-tion à des domaines nouveaux ; queparmi ces derniers figure le droitpour le propriétaire d’une marquede fabrique, de commerce ou de

“5. Considerando que de acordocom o pedido deste recurso, a inter-dição editada pelo artigo 3 da leientra em conflito com o direito depropriedade na medida em que tallei não mais permite explorar nor-malmente uma marca, um elemen-to de direito de propriedade esuporte de um produto lícito elivremente acessível ao consumi-dor; que deverá, além disso, transfe-rir um elemento do direito de pro-priedade ao Estado através de umaexpropriação que implica de todaforma um direito a indenização.6. Tendo em vista que o artigo 2 daDeclaração de 1789 eleva a proprie-dade a direitos humanos, o artigo 17da mesma Declaração proclama: ‘Apropriedade, sendo um direitoinviolável e sagrado, ninguém podeser dela privado senão quando anecessidade pública, legalmenteconstatada, sem dúvida o exija, edesde que sob a condição de indeni-zação justa e prévia’;7. Considerando que as finalidades eas condições de exercício do direitode propriedade sofreram após 1789uma evolução caracterizada poruma extensão em seu campo deaplicação aos domínios novos; queentre tais [extensões] figura o direi-to de o proprietário de uma marcade fábrica, de comércio ou de servi-


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service, d’utiliser celle-ci et de laprotéger dans le cadre défini par laloi et les engagements interna-tionaux de la France; 8. Considérant que l’évolution qu’aconnue le droit de propriété s’estégalement caractérisée par des lim-itations à son exercice exigées aunom de l’intérêt général ; que sontnotamment visées de ce chef lesmesures destinées à garantir à tous,conformément au onzième alinéadu Préambule de la Constitution du27 octobre 1946, “la protection de lasanté”; 9. Considérant que le droit de pro-priété d’une marque régulièrementdéposée n’est pas affecté dans sonexistence par les dispositions del’article 3 de la loi ; que celles-ci neprocèdent en rien à un transfert depropriété qui entrerait dans lechamp des prévisions de l’article 17de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen;

10. Considérant sans doute, que laprohibition de la publicité et de lapropagande en faveur du tabac estsusceptible d’affecter dans son exer-cice le droit de propriété d’une mar-que concernant le tabac ou des pro-duits du tabac;

11. Mais considérant que ces dispo-sitions trouvent leur fondementdans le principe constitutionnel deprotection de la santé publique;qu’au demeurant, la loi réserve la

ço para usar a mesma e protegê-lana forma definida por lei e tratadosinternacionais na França;

8. Verificando que a evolução queocorreu no direito de propriedade éigualmente caracterizada pelaslimitações a seu exercício exigidasem nome do interesse geral; quevisam notadamente desta formagarantir a todos, consoante alíneado Preâmbulo da Constituição de 27de outubro de 1946 ‘a proteção àsaúde’.

9. Considerando que o direito depropriedade de uma marca regular-mente depositada não é afetadadentro de sua existência pelas dis-posições do artigo 3 da lei; que estasnão procedem em nada à transfe-rência da propriedade que entra noescopo das previsões do artigo 17 daDeclaração dos direitos do homem edo cidadão;

10. Tendo em vista que, indubita-velmente, a proibição da publicida-de e propaganda em favor do tabacoestá sujeita a afetar, em seu exercí-cio, o direito de propriedade de umamarca relativa a tabaco ou produtosde tabaco;

11. Mas considerando que tais dis-posições têm seu fundamento noPrincípio Constitucional da prote-ção à saúde pública; que de resto alei reserva a possibilidade de fazer


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possibilité de faire de la publicité àl’intérieur des débits de tabac; quel’interdiction édictée par l’article 3de la loi déférée ne produira tous seseffets qu’à compter du 1er janvier1993; 12. Considérant qu’il résulte de cequi précède que la limitationapportée par l’article 3 à certainesmodalités d’exercice du droit depropriété n’est pas contraire à laConstitution.”

publicidade no interior dos estabe-lecimentos que vendem tabaco; eque cuja interdição editada peloartigo 3 da lei só produzirá todosefeitos a partir de 1º de Janeiro de1993.12. Considerando que o que resultada limitação disposta pelo artigo 3 acertas modalidades de exercício dodireito de propriedade não é contrá-rio à Constituição.”

Seção [5]Os Requisitos Constitucionais dos Direitos

[5]§1. Dos direitos autorais

[5]§1.1. A originalidade autoral

Feist PPublications, IInc. VV. RRural TTelephone SService CCo., 4499 UU.S. 3340 ((1991)

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“[8] This case concerns the interac-tion of two well-established proposi-tions. The first is that facts are notcopyrightable; the other, that compi-lations of facts generally are. Each ofthese propositions possesses animpeccable pedigree. That there canbe no valid copyright in facts is uni-versally understood. The most funda-mental axiom of copyright law is that[p*345] ‘no author may copyright hisideas or the facts he narrates.’Harper& Row, Publishers, Inc. v. NationEnterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985).Rural wisely concedes this point, not-ing in its brief that “facts and discov-eries, of course, are not themselvessubject to copyright protection.”Brief for Respondent 24. At the sametime, however, it is beyond disputethat compilations of facts are withinthe subject matter of copyright.Compilations were expressly men-tioned in the Copyright Act of 1909,and again in the Copyright Act of1976.

“[8]. Este caso se refere à interaçãode duas proposições bem estabeleci-das. A primeira é que fatos não estãosujeitos a copyright. A segunda, quecompilações de fatos em geral são[protegidas]. Cada um destes enten-dimentos merece o maior respeito.Que os fatos não podem ser objeto denenhum copyright válido é univer-salmente compreendido. O axiomamais fundamental do copyright éque [p*345] ‘nenhum autor podeproteger por meio de copyright suasidéias ou os fatos que ele narra’.Harper & Row, Publishers,Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S.539, 556 (1985). Rural sabiamenteacorda neste ponto, comentando nosautos que ‘fatos e descobertas, obvia-mente, não são por si mesmos sujei-to de proteção de copyright.’Contestação 24. Ao mesmo tempo,não obstante, é indiscutível quecompilações de fatos são protegíveispor copyright. Compilações foramexpressamente mencionadas na Leide copyright de 1909 e novamentena Lei de copyright de 1976.


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[9] There is an undeniable tensionbetween these two propositions.Many compilations consist of noth-ing but raw data — i. e., wholly fac-tual information not accompaniedby any original written expression.On what basis may one claim acopyright in such a work? Commonsense tells us that 100 uncopy-rightable facts do not magicallychange their status when gatheredtogether in one place. Yet copyrightlaw seems to contemplate that com-pilations that consist exclusively offacts are potentially within its scope.

[10] The key to resolving the ten-sion lies in understanding why factsare not copyrightable. The sine quanon of copyright is originality. Toqualify for copyright protection, awork must be original to theauthor. See Harper & Row, supra, at547-549. Original, as the term isused in copyright, means only thatthe work was independently createdby the author (as opposed to copiedfrom other works), and that itpossesses at least some minimaldegree of creativity. 1 M. Nimmer& D. Nimmer, Copyright §§2.01[A], [B] (1990) (hereinafterNimmer). To be sure, the requisitelevel of creativity is extremely low;even a slight amount will suffice.The vast majority of works makethe grade quite easily, as they pos-sess some creative spark, “no matterhow crude, humble or obvious” it

[9]. Há inegável tensão entre estasduas proposições. Muitas compila-ções consistem em nada mais do queinformação crua – ex. informaçõesfáticas sem nenhuma expressãoescrita original. Com que base emque alguém pode pretender autoriasobre tal trabalho? O senso comumnos informa que 100 fatos não sujei-tos a copyright não mudam seu sta-tus magicamente quando reunidosem um único lugar. Não obstante, alei de copyright parece contemplarque compilações que consistemexclusivamente de fatos estão poten-cialmente no escopo da mesma.[10]. O ponto principal em resolver atensão encontra-se no entendimentodo porquê de fatos não estarem sujei-tos a direitos de copyright. A condi-ção sine qua non de copyright é a ori-ginalidade. Para poder ser protegidopor copyright, uma obra tem que seroriginal ao autor. Vide Harper &Row, supra, em 547-549. Original,como utilizado pelo [sistema de]copyright, significa só que a obra foiindependentemente criada peloautor (em oposição a cópia de outrasobras) e que ao menos possui umgrau mínimo de criatividade. 1 M.Nimmer & D. Nimmer, Copyright §§2.01[A], [B] (1990) (doravanteNimmer). Sem dúvida, o nível reque-rido de criatividade é extremamentebaixo; mesmo uma pequena quantiade valor é suficiente. A grande maio-ria das obras alcança esse grau combastante facilidade, pois têm algum


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might be. Id., § 1.08[C][1].Originality does not signifynovelty; a work may be originaleven though it closely resemblesother works so long as the similarityis fortuitous, not the result of copy-ing. To illustrate, [p*346] assumethat two poets, each ignorant of theother, compose identical poems.Neither work is novel, yet both areoriginal and, hence, copyrightable.See Sheldon v. Metro-GoldwynPictures Corp., 81 F. 2d 49, 54 (CA21936).

[11] Originality is a constitutionalrequirement. The source ofCongress’ power to enact copyrightlaws is Article I, § 8, cl. 8, of theConstitution, which authorizesCongress to “secure for limited Timesto Authors . . . the exclusive Right totheir respective Writings.” In twodecisions from the late 19th Century— The Trade-Mark Cases, 100 U.S.82 (1879); and Burrow-GilesLithographic Co. v. Sarony, 111 U.S.53 (1884) — this Court defined thecrucial terms ‘authors’ and ‘writings’.In so doing, the Court made itunmistakably clear that these termspresuppose a degree of originality.[12] In The Trade-Mark Cases, theCourt addressed the constitutionalscope of ‘writings’. For a particular

lampejo de criatividade, “não impor-ta o quão cru, humilde ou óbvio”possa ser. Id., § 1.08[C][1].Originalidade não significa novidade;uma obra pode ser original apesar deparecer bastante com outra obra,contanto que a semelhança seja oca-sional, não resultado de cópia. Parailustrar, [p*346] assumindo que doispoetas, um desconhecendo o outro,componham poemas idênticos.Nenhuma das obras é novidade, masambas são originais e, portanto, pro-tegíveis por copyright. VideSheldon v. Metro-Goldwyn PicturesCorp., 81 F. 2d 49, 54 (CA2 1936).[11]. Originalidade é uma exigênciaconstitucional. A fonte de poder doCongresso para promulgar leis decopyright é o Artigo I, § 8, cl. 8, daConstituição, que autoriza aoCongresso ‘assegurar por prazoslimitados a Autores … , o direitoexclusivo às suas escritas’. Em duasdecisões do século XIX – TheTrade-Mark Cases, 100 U.S. 82(1879); E Burrow-GilesLithographic Co. v. Sarony, 111U.S. 53 (1884) – esta Corte definiuos termos cruciais ‘autores’ e‘escritas’. Em o fazer a Justiça dei-xou evidente que tais termos pres-supõem um grau de originalidade.[12] Nos The Trade-Mark Cases esteTribunal enfrentou o escopo consti-tucional das ‘escritas’.36 Para uma

36 A referência aqui é ao texto da cláusula constitucional, que se refere a “writings” (escritos) comoo resultado da criação dos autores a ser protegido.


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work to be classified ‘under thehead of writings of authors’, theCourt determined, ‘originality isrequired’. 100 U.S., at 94. The Courtexplained that originality requiresindependent creation plus a mod-icum of creativity: ‘While theword writings may be liberally con-strued, as it has been, to includeoriginal designs for engraving,prints, &c., it is only such asare original, and are founded in thecreative powers of the mind. Thewritings which are to be protectedare the fruits of intellectual labor,embodied in the form of books,prints, engravings, and thelike.” Ibid. (emphasis in original).

[13] In Burrow-Giles, the Court dis-tilled the same requirement fromthe Constitution’s use of the word‘authors.’ The Court defined‘author,’ in a constitutional sense, tomean ‘he to whom anything owesits origin; originator; maker.’ 111U.S., at 58 (internal quotationsomitted). As in The Trade-MarkCases, the Court emphasized thecreative component of originality. Itdescribed copyright as being limitedto ‘original intellectual conceptionsof the author,’ ibid., and stressed theimportance of requiring an authorwho accuses another of infringe-ment to prove ‘the existence [p*347]of those facts of originality, of intel-lectual production, of thought, andconception.’ Id., at 59-60.

obra ser classificada ‘sob o título deobras dos autores’ esse Tribunaldeterminou, ‘originalidade énecessária’. 100 U.S., em 94. EsteTribunal explicou que ‘originali-dade’ requer criação independentealém de mais um pouco de criativi-dade.’ Enquanto o termo escritaspode ser interpretado de forma libe-ral, como têm sido, para incluirdesenhos originais para gravuras,impressões, etc., só se trata daquelesque são originais e baseados na forçada mente criativa. Os escritos quedevem ser protegidos são os frutosde trabalho intelectual, corporifica-dos na forma de livros, impressões,gravuras e semelhantes” Ibid (mar-cações no original).[13] Em Burrow-Giles, a Corte for-mulou a mesma exigência a partirdo uso Constitucional da palavra‘autores’. A Corte definiu ‘autor’ deforma constitucional, significando‘aquele para quem algo deve suaorigem; criador; origem.’ 111 U.S.,em 58 (referências internas omiti-das). Em The Trade-Mark CasesaJustiça enfatizou o componentecriativo da originalidade. Descreveucopyright como sendo limitado a‘concepções intelectuais do autor’ibid. e expressou a importância derequerer um autor que acuse ooutro de contrafação provar ‘a exis-tência [p*347] dos fatos da origina-lidade, produção intelectual, refle-xão e concepção’. Id., em 59-60.


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[14] The originality requirementarticulated in The Trade-MarkCases and Burrow-Giles remainsthe touchstone of copyright protec-tion today. See Goldstein v.California, 412 U.S. 546, 561-562(1973). It is the very ‘premise ofcopyright law’. Miller v. UniversalCity Studios, Inc., 650 F. 2d 1365,1368 (CA5 1981). Leading scholarsagree on this point. As one pair ofcommentators succinctly puts it:‘The originality requirement is con-stitutionally mandated for allworks.’ Patterson & Joyce,Monopolizing the Law: The Scopeof Copyright Protection for LawReports and StatutoryCompilations, 36 UCLA L. Rev.719, 763, n. 155 (1989) (emphasis inoriginal) (hereinafter Patterson &Joyce). Accord id., at 759-760, andn. 140; Nimmer § 1.06[A] (‘origi-nality is a statutory as well as a con-stitutional requirement’); id., §1.08[C][1] (‘a modicum of intellec-tual labor . . . clearly constitutes anessential constitutional element’).

[15] It is this bedrock principle ofcopyright that mandates the law’sseemingly disparate treatment offacts and factual compilations. ‘Noone may claim originality as tofacts’. Id., § 2.11[A], p. 2-157. Thisis because facts do not owe theirorigin to an act of authorship. Thedistinction is one between creationand discovery: the first person to

[14] A exigência de originalidadeconstante nos The Trade-MarkCases e Burrow-Giles permanece abase da proteção de copyright dehoje. Vide Goldstein v. California,412 U.S. 546, 561-562 (1973). É aprópria ‘premissa da lei decopyright’. Miller v. Universal CityStudios, Inc., 650 F. 2d 1365, 1368(CA5 1981). A doutrina dominanteconcorda nesse ponto. Como sucin-tamente comentado por doiscomentaristas: ‘O requerimento deoriginalidade é obrigação constitu-cional para todas as obras’.Patterson & Joyce, Monopolizingthe Law: The Scope of CopyrightProtection for Law Reports andStatutory Compilations, 36 UCLAL. Rev. 719, 763, n. 155 (1989)(grifo no original), (doravantePatterson & Joyce), Consoante id,em 759-760, e no. 140, Nimmer §1.06[A] (‘originalidade é um reque-rimento constitucional e legal’)id., § 1.08[C][1] (‘um mínimo detrabalho intelectual …claramenteconstitui um elemento constitucio-nal essencial’).[15] Esse é um princípio basilar docopyright, que prefigura o trata-mento aparentemente conflitanteentre os fatos e as compilações defatos. ‘Ninguém pode pretender ori-ginalidade quanto a fatos’. Id., §2.11[A], p. 2-157. Isto porque fatosnão têm como origem ato de auto-ria. A distinção é algo entre criaçãoe descoberta: a primeira pessoa a


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find and report a particular fact hasnot created the fact; he or she hasmerely discovered its existence. Toborrow from Burrow-Giles, onewho discovers a fact is not its‘maker’ or ‘originator.’ 111 U.S., at58. “The discoverer merely findsand records.” Nimmer § 2.03[E].Census-takers, for example, do not‘create’ the population figures thatemerge from their efforts; in asense, they copy these figures fromthe world around them. Denicola,Copyright in Collections of Facts: ATheory for the Protection ofNonfiction Literary Works, 81Colum. L. Rev. 516, 525 (1981)(hereinafter Denicola). Census datatherefore do not trigger copyrightbecause these data are not ‘original’in the constitutional sense. Nimmer[p*348] § 2.03[E]. The same is trueof all facts — scientific, historical,biographical, and news of the day.‘They may not be copyrighted andare part of the public domain avail-able to every person.’ Miller, supra,at 1369.[16] Factual compilations, on theother hand, may possess the requi-site originality. The compilationauthor typically chooses whichfacts to include, in what order toplace them, and how to arrange thecollected data so that they may beused effectively by readers. Thesechoices as to selection and arrange-ment, so long as they are madeindependently by the compiler and

achar e reportar um fato em parti-cular não o criou; somente o desco-briu. Citando Burrow-Giles, quemdescobre um fato não o ‘fez’ ou‘originou’. 111 U.S., at 58. ‘Quemdescobre meramente acha eregistra’ Nimmer § 2.03[E]. As pes-soas que colhem dados do censo não‘criam’ os números populacionaisque são gerados pelo seu esforço;em determinado nível, eles copiamestas figuras do mundo onde selocalizam. Denicola, Copyright inCollections of Facts: A Theory forthe Protection of NonfictionLiterary Works, 81 Colum. L. Rev.516, 525 (1981) (doravanteDenicola). Informações do Censo,portanto, não geram copyright por-que tais dados não são ‘originais’ nosentido constitucional. Nimmer[p*348] § 2.03[E]. O mesmo se dizsobre todos os fatos — científicos,históricos, biográficos, e notíciasdiárias. ‘Não podem ter copyright esão parte do domínio público dispo-nível a qualquer um’. Miller, supra,em 1369.[16]. Compilações fáticas, por outrolado, podem possuir o requisito deoriginalidade. Na compilação umautor tipicamente escolhe quaisfatos devem ser incluídos, a formacomo os colocar e como organizartais dados apurados de forma quepossam ser efetivamente utilizadospor leitores. Tais escolhas quanto aseleção e organização, tão logoquanto sejam feitas independente-


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entail a minimal degree of creativi-ty, are sufficiently original thatCongress may protect such compi-lations through the copyright laws.Nimmer §§ 2.11[D], 3.03; Denicola523, n. 38. Thus, even a directorythat contains absolutely no pro-tectible written expression, onlyfacts, meets the constitutional min-imum for copyright protection if itfeatures an original selection orarrangement. See Harper & Row,471 U.S., at 547. Accord Nimmer §3.03.

[17] This protection is subject to animportant limitation. The mere factthat a work is copyrighted does notmean that every element of thework may be protected. Originalityremains the sine qua non of copy-right; accordingly, copyright pro-tection may extend only to thosecomponents of a work that are orig-inal to the author. Patterson &Joyce 800-802; Ginsburg, Creationand Commercial Value: CopyrightProtection of Works of Information,90 Colum. L. Rev. 1865, 1868, and n.12 (1990) (hereinafter Ginsburg).Thus, if the compilation authorclothes facts with an original collo-cation of words, he or she may beable to claim a copyright in thiswritten expression. Others maycopy the underlying facts from thepublication, but not the precisewords used to present them.

mente pelo compilador e com-preendam um grau mínimo de cria-tividade, são suficientemente origi-nais para que o Congresso possaproteger tais compilações através deleis de copyright. Nimmer §§2.11[D], 3.03; Denicola 523, n. 38.Portanto, mesmo um diretório quenão contenha absolutamentenenhuma expressão escrita protegí-vel, somente fatos, alcança o míni-mo constitucional de proteção decopyright se compreende uma sele-ção ou arranjo original. VideHarper & Row, 471 U.S., at 547.Accord Nimmer § 3.03.[17]. Esta proteção é sujeita a umaimportante limitação. O mero fatoque um trabalho tenha copyrightnão significa que todo elemento dotrabalho possa ser protegido.Originalidade permanece o sine quanon do copyright; assim, a proteçãode copyright pode ser aplicadasomente àqueles componentes deuma obra que sejam originais emface ao autor. Patterson & Joyce800-802; Ginsburg, Creation andCommercial Value: CopyrightProtection of Works ofInformation, 90 Colum. L. Rev.1865, 1868, and n. 12 (1990) (dora-vante Ginsburg). Portanto, se oautor da compilação veste os fatoscom uma colocação original depalavras, este pode pretender umcopyright nesta expressão escrita.Outros podem copiar os fatos láconstantes da publicação, mas não


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In Harper & Row, for example, weexplained that President Ford couldnot prevent others from copyingbare historical facts from his auto-biography, see 471 U.S., at 556-557,but that he could prevent othersfrom copying his ‘subjectivedescriptions and portraits of publicfigures.’ [p*349] Id., at 563. Wherethe compilation author adds nowritten expression but rather letsthe facts speak for themselves, theexpressive element is more elusive.The only conceivable expression isthe manner in which the compilerhas selected and arranged the facts.Thus, if the selection and arrange-ment are original, these elements ofthe work are eligible for copyrightprotection. See Patry, Copyright inCompilations of Facts (or Why the‘White Pages’ Are Not Copyrightable), 12 Com. & Law 37, 64(Dec. 1990) (hereinafter Patry). Nomatter how original the format,however, the facts themselves do notbecome original through association.SeePatterson & Joyce 776.

[18] This inevitably means that thecopyright in a factual compilation isthin. Notwithstanding a valid copy-right, a subsequent compilerremains free to use the facts con-tained in an another’s publicationto aid in preparing a competingwork, so long as the competingwork does not feature the same

as palavras precisas utilizadas paraapresentá-las. Em Harper & Row,por exemplo, explicamos que oPresidente Ford não poderia impe-dir outros de copiar fatos históricosde sua autobiografia, vide 471 U.S.,em 556-557, mas que poderia impe-dir outros de copiar suas ‘descriçõessubjetivas e caracterizações de figu-ras públicas’. [p*349] Id., em 563.Onde o autor da compilação nãoadiciona nenhuma expressão escri-ta, mas deixa os fatos falarem por simesmos, o elemento expressivo émais elusivo. A única expressãoconcebível é a forma em que o com-pilador selecionou e organizou osfatos. Portanto, se a seleção e aorganização são originais, estes ele-mentos da obra podem ter proteçãode copyright. Vide Patry, Copyrightin Compilations of Facts (ou Whythe ‘White Pages’ Are Not Copy-rightable), 12 Com. & Law 37, 64(Dec. 1990) (doravante Partry). Nãoimporta o quão original o formato,entretanto, os fatos por si mesmosnão se tornam originais através deassociação. Vide Patterson & Joyce776.[18] Isso significa inevitavelmenteque o copyright em uma compila-ção de fatos é tênue. Não obstanteum copyright válido, o compiladorsubsequente permanece livre parausar os fatos contidos na publicaçãode outros para auxiliar na elabora-ção de uma obra competidora, con-tanto que esta não apareça com a


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selection and arrangement. As onecommentator explains it: ‘No mat-ter how much original authorshipthe work displays, the facts andideas it exposes are free for the tak-ing ... The very same facts and ideasmay be divorced from the contextimposed by the author, and restatedor reshuffled by second comers,even if the author was the first todiscover the facts or to propose theideas.’ Ginsburg 1868.[19] It may seem unfair that muchof the fruit of the compiler’s labormay be used by others withoutcompensation. As Justice Brennanhas correctly observed, however,this is not ‘some unforeseen byprod-uct of a statutory scheme.’ Harper &Row, 471 U.S., at 589 (dissentingopinion). It is, rather, ‘the essence ofcopyright,’ ibid., and a constitution-al requirement. The primary objec-tive of copyright is not to rewardthe labor of authors, but ‘to promotethe Progress of Science and usefulArts.’ Art. I, § 8, cl. 8.Accord Twentieth Century MusicCorp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156(1975). To this end, copyrightassures authors the right to theiroriginal [p*350] expression, butencourages others to build freelyupon the ideas and informationconveyed by a work. Harper &Row, supra, at 556-557. This princi-ple, known as the idea-expression orfact-expression dichotomy, appliesto all works of authorship. As

mesma seleção e organização. Comoum comentarista explica: ‘Nãoimporta quanta originalidade a obratenha, os fatos e idéias expostas sãolivremente utilizáveis ... Os mesmosfatos e idéias podem ser divorciadosdo contexto imposto pelo autor ereforçados ou reorganizados poroutros, mesmo que o autor tivesseprimeiro descoberto os fatos ou pro-posto as idéias.’Ginsburg 1868.

[19] Pode parecer injusto que muitodo fruto do trabalho de um compi-lador possa ser utilizado por outrossem remuneração. Como o JuizBrennan corretamente observou,não obstante, isso não é um ‘resulta-do inesperado de uma propostalegal’. Harper & Row, 471 U.S., em589 (opinião divergente). É, na ver-dade, ‘a essência do copyright’, ibid,e uma exigência constitucional. Oobjetivo primário do copyright nãoé compensar o trabalho de autores,mas ‘promover o progresso dasciências e artes úteis.’ Art. I, § 8, cl.8. Accord Twentieth CenturyMusic Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151,156 (1975). Para tal fim, o copyrightassegura a autores o direito a suaexpressão [p*350] original, mas esti-mula outros a livremente construira partir idéias e informação contidaem uma obra. Harper &Row, supra, em 556-557. Este prin-cípio conhecido como a dicotomiaidéia-expressão ou fato-expressão,se aplica a todas as obras de autoria.

[5]§1.2. Da garantia de que a exclusiva não impeça odesenvolvimentos da cultura

Decisão ddo TTribunal CConstitucional aalemão nno ccaso ““Germania 33”(BVerfG, 11 BBvR 8825/98 vvom 229.6.2000)


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applied to a factual compilation,assuming the absence of originalwritten expression, only the com-piler’s selection and arrangementmay be protected; the raw facts maybe copied at will. This result is neitherunfair nor unfortunate. It is the meansby which copyright advances theprogress of science and art.”

Conforme aplicado a compilaçõesfáticas, assumindo a ausência deexpressão escrita original, somentea seleção do compilador e organiza-ção pode ser protegida; os fatospodem ser copiados a vontade. Esseresultado não é injusto nem absur-do. É o meio pelo qual copyrightgera o progresso da ciência e arte.”

“(…) B, I,b) Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantiertdie Freiheit der Betätigung imKunstbereich umfassend, geschütztsind Werk- und Wirkbereich. Sinnund Aufgabe dieses Grundrechts istes dabei vor allem, die freieEntwicklung des künstlerischenSchaffensprozesses ohne Eingriffedurch die öffentliche Gewalt zugarantieren (vgl. BVerfGE 30, 173<190>). Dabei wird der durch dieKunstfreiheit gewährte Schutznicht dadurch beseitigt, dass es sichum ein künstlerisch vorgebrachtespolitisches Anliegen handelt (vgl.BVerfGE 67, 213 <227 f.>).

Die Kunstfreiheit ist dabei zwarvorbehaltlos, aber nicht schranken-los gewährleistet. Die Schrankenergeben sich aus den Grundrechten

“(…) B, I,b) O Art. 5, (3) sentença 1 da LeiFundamental garante de formaampla a liberdade de ação no âmbi-to artístico; são protegidos o âmbitodas obras e o âmbito de eficácia [daproteção]. Sentido e função dessedireito fundamental é, assim, garan-tir especialmente o livre desenvol-vimento do processo de criaçãoartística sem intervenções do poderpúblico (vide BVerfGE 30, 173<190>). Com isso a proteção garan-tida através da liberdade artísticanão será por isso eliminada, mesmoquando se trate da apresentação deum tema político (vide BVerfGE 67,213 <227 s>).A liberdade artística é, na verdade,incondicional, porém não ilimitada.As limitações são retiradas dosdireitos fundamentais de outros


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anderer Rechtsträger (z.B. demPersönlichkeitsrecht gemäß Art. 2Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1Abs. 1 GG: BVerfGE 30, 173 <193>;67, 213 <228>), aber auch aus son-stigen Rechtsgütern mitVerfassungsrang (z.B. demJugendschutz: BVerfGE 83, 130<139>). Eine solche Schranke kannsich auch aus derEigentumsgarantie des Art. 14 Abs.1 GG ergeben, die den Schutz desgeistigen Eigentums und hier ins-besondere des Urheberrechtserfasst. Auch das Eigentum istallerdings nicht schrankenlosgewährleistet, sondern gebietet imBereich des Urheberrechts lediglichdie grundsätzliche Zuordnung dervermögenswerten Seite diesesRechts an den Urheber. Damit istaber nicht jede denkbareVerwertungsmöglichkeit verfas-sungsrechtlich gesichert, sondernder Gesetzgeber hat im Rahmen desUrheberrechts sachgerechteMaßstäbe für die Grenzen zu find-en (grundlegend BVerfGE 31, 229<240 f.>). Solche Maßstäbe ergebensich beispielsweise aus denSchrankenbestimmungen der§§ 45 ff. UrhG, deren Wirksamkeitvorliegend nicht im Streit steht.Treffen mehrere grundrechtlichgeschützte Positionen aufeinander,so ist es zunächst Aufgabe desRichters, im Rahmen derAnwendung der einschlägigen ein-fachrechtlichen Regelungen die

sujeitos de direito (por exemplodireitos de personalidade de acordocom o Art. 2 (1) em conexão com oArt. 1 (1) da Lei Fundamental:BVerfGE 30, 173 <193>; 67, 213<228>),mas também de outros valo-res jurídicos que gozam de hierar-quia constitucional (por exemploproteção de menores: BVerfGE 83,130 <139>). Uma limitação destetipo também pode advir da proteçãoda propriedade do Art. 14 (1) da LeiFundamental, que abarca a proteçãoda propriedade intelectual e espe-cialmente aqui do direito autoral.Porém, também a propriedade nãoé protegida de forma ilimitada, masantes ela ordena, no âmbito dodireito de autor, a garantia funda-mental da parte patrimonial dessedireito ao autor. Isso não quer signi-ficar que qualquer possibilidade deexploração possível seja asseguradaconstitucionalmente, mas antes queo legislador deve, nos limites dodireito de autor, encontrar parâme-tros objetivos para as limitações(basicamente BVerfGE 31, 229 <240s.>). Esses parâmetros surgem, porexemplo, das exceções dos §§ 45 ss.da Lei de Direito de Autor (UrhG),cuja validade não é discutida nocaso em questão. Quando colidem várias posiçõesprotegidas por direitos fundamen-tais é inicialmente tarefa do juiz, emacordância com a aplicação dasregras competentes de direito sim-ples, concretizar os limites do âmbi-


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Schranken des Grundrechtsbereichsder einen Partei gegenüber dem-jenigen der anderen Partei zukonkretisieren (vgl. BVerfGE 30,173 <197>).c) (…)Dabei ist grundlegend zu beachten,dass mit der Veröffentlichung einWerk nicht mehr allein seinemInhaber zur Verfügung steht.Vielmehr tritt es bestimmungs-gemäß in den gesellschaftlichenRaum und kann damit zu einemeigenständigen, das kulturelle undgeistige Bild der Zeit mitbestim-menden Faktor werden. Es löst sichmit der Zeit von der priva-trechtlichen Verfügbarkeit undwird geistiges und kulturellesAllgemeingut (BVerfGE 79, 29<42>). Dies ist einerseits die innereRechtfertigung für die zeitlicheBegrenzung des Urheberschutzes,andererseits führt dieser Umstandauch dazu, dass das Werk umso stärk-er als Anknüpfungspunkt für einekünstlerische Auseinandersetzungdienen kann, je mehr es seinegewünschte gesellschaftliche Rolleerfüllt. Diese gesellschaftlicheEinbindung der Kunst ist damitgleichzeitig Wirkungsvoraussetzungfür sie und Ursache dafür, dass dieKünstler in gewissem MaßEingriffe in ihre Urheberrechtedurch andere Künstler als Teil dersich mit dem Kunstwerk auseinandersetzenden Gesellschafthinzunehmen haben. Zur

to protegido pelo direito fundamen-tal de uma parte frente a outra(comparar com BVerfGE 30, 173<197>).

c) (...)Deve-se fundamentalmente obser-var que, com sua publicação, a obranão está mais a disposição apenas doautor. Pelo contrário, ela entra, emacordância com a norma, no âmbitosocial e pode, com isso, se transfor-mar em um fator independente, umfator determinante do quadro cul-tural e intelectual de seu tempo.Com o tempo ela se desprende desua disponibilidade privada e setorna bem coletivo intelectual ecultural (BVerfGE 79, 29 <42>).Essa é, por um lado, a justificativainerente da limitação temporal daproteção autoral, por outro ladoessa circunstância também leva aconclusão de que quanto mais umaobra cumprir com o seu papel socialdesejado, maior será seu potencialde servir como ponto de partidapara uma confrontação artística.Essa vinculação social da arte é,assim, ao mesmo tempo uma condi-ção de efeito e uma razão para que,em determinada medida, o artistatenha de suportar intervenções emseus direitos de autor por parte deoutros artistas como parte de umasociedade que se confronta (intera-ge) com a obra artística. As limita-ções do direito de autor (§§ 45 ss.,Lei de Direito de Autor – UrhG)


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Bestimmung des zulässigenUmfangs dieser Eingriffe dienen dieSchrankenbestimmungen desUrheberrechts (§§ 45 ff. UrhG), dieihrerseits aber wieder im Lichte derKunstfreiheit auszulegen sind undeinen Ausgleich zwischen den ver-schiedenen – auch verfas-sungsrechtlich – geschütztenInteressen schaffen müssen. DemInteresse der Urheberrechtsinhabervor Ausbeutung ihrer Werke ohneGenehmigung zu fremden kom-merziellen Zwecken steht dasdurch die Kunstfreiheit geschützteInteresse anderer Künstlergegenüber, ohne die Gefahr vonEingriffen finanzieller oderinhaltlicher Art in einen künst-lerischen Dialog undSchaffensprozess zu vorhandenenWerken treten zu können.Steht – wie vorliegend – ein ger-ingfügiger Eingriff in dieUrheberrechte ohne die Gefahrmerklicher wirtschaftlicherNachteile (z.B. Absatzrückgänge,vgl. hierzu BGH, GRUR 1959, S.197 <200>) der künstlerischenEntfaltungsfreiheit gegenüber, sohaben die Verwertungsinteressender Urheberrechtsinhaber imVergleich zu denNutzungsinteressen für eine künst-lerische Auseinandersetzungzurückzutreten.”

servem para a determinação daextensão do âmbito permitido des-sas intervenções que, por um lado,devem ser interpretadas sob a óticada liberdade artística e, (por outrolado), devem alcançar um equilíbrioentre os diferentes interesses – tam-bém constitucionais – protegidos. Ointeresse do titular do direito deautor, de não ver sua obra explora-da sem a sua autorização para finscomerciais de terceiros, é confron-tado com o interesse protegidos pelaliberdade artística de outros artistas,sem que com isso, e por meio de umdiálogo artístico e processo criativoem relação a obras já existentes,possa surgir o risco de violações denatureza financeira ou de conteúdo. Quando, como no caso em questãoocorre, partindo-se da consideraçãoda liberdade de expansão artística[künstlerischen Entfaltungsfreiheit],uma pequena intervenção nos direi-tos de autor que não comporta em sium risco de desvantagem econômicaperceptível (por exemplo redução devendas vgl. hierzu BGH, GRUR1959, S. 197 <200>), então os interes-ses de exploração do titular do direi-to de autor devem ceder frente aosinteresses de aproveitamento (daobra) para possibilitar a discussãoartística.”

[5]§2. Das patentes

[5]§2.1. Utilidade social das patentes

Seymour vv. OOsborne, 778 UU.S. 111 WWall. 5516 5516 ((1870)

[5]§2.2. Descobertas e invenções

Le RRoy vv. TTatham, 555 UU.S. 114 HHow. 1156 1156 ((1852)


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Letters patent are not to be regardedas monopolies, created by the execu-tive authority at the expense and tothe prejudice of all the communityexcept the persons therein named aspatentees, but as public franchisesgranted to the inventors of new anduseful improvements for the purposeof securing to them, as such inven-tors, for the limited term thereinmentioned, the exclusive right andliberty to make and use and vend toothers to be used their own inven-tions, as tending to promote theprogress of science and the usefularts, and as matter of compensationto the inventors for their labor, toil,and expense in making the inven-tions and reducing the same to prac-tice for the public benefit, as con-templated by the Constitution andsanctioned by the laws of Congress.

Cartas patentes não devem ser vis-tas como monopólios criados pelaautoridade do executivo às custas eem prejuízo de toda comunidadecom exceção das designadas comosendo titulares da patente, mascomo concessões outorgadas a in-ventores de melhoramentos novos eúteis para o fim de assegurá-los,como inventores, no prazo limitadolá mencionado, a faculdade e direi-to exclusivo de fazer, usar e vendera outros para uso suas invenções, deforma a promover o progresso deciência e artes úteis, e como formade compensação de inventores porsua labuta, ônus e despesas nasinvenções e implementando na prá-tica as mesmas para benefíciopúblico, como constante da Consti-tuição e sancionado pelas leis doCongresso.

The word “principle” is used by ele-mentary writers on patent subjects,and sometimes in adjudications ofcourts, with such a want of precisionin its application as to mislead. It isadmitted that a principle is notpatentable. A principle, in the

A palavra “princípio” é usada porautores de textos elementares emmatéria de patentes e às vezes emdecisões judiciais, com uma falta deprecisão em sua aplicação capaz degerar confusão. É admitido que umprincípio não seja patenteável. Um


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abstract, is a fundamental truth; anoriginal cause; a motive; these cannotbe patented, as no one can claim ineither of them an exclusive right.Nor can an exclusive right exist to anew power, should one be discov-ered in addition to those alreadyknown. Through the agency ofmachinery, a new steam power maybe said to have been generated. Butno one can appropriate this powerexclusively to himself under thepatent laws. The same may be said ofelectricity and of any other power innature, which is alike open to all andmay be applied to useful purposes bythe use of machinery.

In all such cases, the processes usedto extract, modify, and concentratenatural agencies constitute theinvention. The elements of thepower exist; the invention is not indiscovering them, but in applyingthem to useful objects. Whether themachinery used be novel or consistof a new combination of partsknown, the right of the inventor issecured against all who use thesame mechanical power or one thatshall be substantially the same.A patent is not good for an effect, orthe result of a certain process, asthat would prohibit all other per-sons from making the same thingby any means whatsoever. This, bycreating monopolies, would dis-

princípio, em abstrato, é uma ver-dade fundamental, uma causa origi-nal; um motivo; estes não podemser patenteados, como ninguémpode pretender direito exclusivo aestes. Nem um direito exclusivopode existir para qualquer novaforça natural, e nem mesmo parauma descoberta adicionalmenteàquelas já conhecidas. Através deum equipamento, um novo motor avapor pode ser gerado. Mas nin-guém pode apropriar tal forçamotriz exclusivamente para simesmo sob as leis patentárias. Omesmo pode ser dito sobre eletrici-dade e qualquer força da natureza,que é igualmente disponível paratodos e pode ser aplicada para finsúteis para uso por maquinário.Em todos esses casos, os processosutilizados para extrair, modificar econcentrar forças naturais consti-tuem a invenção. Os elementos daforça existem; a invenção não é dedescobri-los, mas aplicá-la em obje-tos úteis. Seja nova a maneira deutilizar as máquinas ou uma novacombinação das partes conhecidas odireito do inventor é asseguradocontra todos que usam tal forçamecânica ou uma que seja substan-cialmente a mesma. Uma patente não protege um efeitoou o resultado de um processo, poisproibiria todos demais de fazer amesma coisa por quaisquer meios.Se assim acontecesse, já que se cria-riam monopólios, haveria contra a

[5]§2.3. Atividade inventiva

A questão constitucional no âmbito do direito americano foi explicitadano caso Sears, em 1964, e no caso Graham v. John Deere, de 1966 – este espe-cialmente importante em vista da confirmação de sua atualidade por recentís-sima decisão da mesma Corte.37


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courage arts and manufactures,against the avowed policy of thepatent laws.A new property discovered in mat-ter, when practically applied in theconstruction of a useful article ofcommerce or manufacture, ispatentable, but the process throughwhich the new property is devel-oped and applied must be statedwith such precision as to enable anordinary mechanic to construct andapply the necessary process. This isrequired by the patent laws ofEngland and of the United States inorder that when the patent shallrun out, the public may know howto profit by the invention. It is saidin the case of the HousehillCompany v. Neilson, Webster’sPatent Cases 683,‘A patent will be good, though thesubject of the patent consists in thediscovery of a great, general, andmost comprehensive principle inscience or law of nature, if that prin-ciple is by the specification appliedto any special purpose so as therebyto effectuate a practical result andbenefit not previously attained.’”

política declarada pelas leis depatente um desincentivo a artes eproduções,Uma propriedade nova descobertaem uma matéria, quando aplicadana prática na construção de um arti-go útil de comércio ou manufatura,é patenteável, mas o processo atra-vés do qual tal propriedade é desen-volvida e aplicada deve ser descritocom precisão de forma a permitirum mecânico comum construir eaplicar o processo necessário. Isso érequerido pelas leis de patente daInglaterra e dos Estados Unidos, deforma que quando [o prazo] de umapatente termine o público possaconhecer como se aproveitar ainvenção. Isso foi dito no casoHousehill Company v. Neilson,Webster’s Patent Cases 683, ‘Uma patente será válida, ainda queseu objeto consista na descoberta deum princípio geral, extenso e maiscompreensivo na ciência ou lei danatureza, se tal princípio for aplica-do a qualquer fim especial de formaa gerar um resultado prático e bene-fício não previamente alcançado.’”

37 KSR International Co. v. Teleflex Inc. (550 U.S. ___ , No. 04-1350, decided April 30, 2007). Parauma crítica da “constitucionalização” do requisito, vide WALTERSCHEID, Edward C. “The

Mas a explicitação da questão como matéria constitucional se deu emcaso separado, de 1882.38

Atlantic WWorks vv. BBrady, SSupreme CCourt oof UUnited SStates, 11882,107 UU.S, 22 SS.Ct. 2255 LL.Ed. 4438


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Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective”, William S. Hein& Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, a p. 335 e seguintes.

38 Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

“The process of development inmanufactures creates a constantdemand for new appliances, whichthe skill of ordinary head-workmenand engineers is generally adequateto devise, and which, indeed, are thenatural and proper outgrowth ofsuch development. Each stepforward prepares the way for thenext, and each is usually taken byspontaneous trials and attempts in ahundred places. To grant to a singleparty a monopoly of every slightadvance made, except where theexercise of invention, somewhatabove ordinary mechanical orengineering skill, is distinctlyshown, is unjust in principle andinjurious in its consequences.

The design of the patent laws is toreward those who make somesubstantial discovery of invention,which adds to our knowledge andmakes a step in advance in the use-ful arts. Such inventors are worthyof all favor. It was never the objectof those laws to grant a monopoly

“O processo de desenvolvimento dosetor manufatureiro cria uma cons-tante demanda para novos aplicati-vos, para cuja elaboração a habilida-de dos capatazes e engenheiros emgeral é normalmente adequada, oque, de fato, é o resultado natural edevido de tal desenvolvimento.Cada passo adiante prepara terrenopara o próximo e cada uma dessasetapas é usualmente formada portentativas espontâneas em centenasde lugares. Conceder a um únicotitular o monopólio de cada mínimoavanço técnico efetuado, salvo ondehouver um exercício de invenção,de alguma forma acima da habilida-de mecânica ou de engenhariacomum, claramente demonstrada, éem princípio injusto e tem conse-qüências daninhas. O objetivo das leis de patente érecompensar àqueles que façamuma invenção substancial, que sesoma ao nosso conhecimento erepresente um passo à frente nasartes úteis. Tais inventores sãomerecedores de todo favor. Nuncafoi finalidade daquelas leis assegu-

A. && PP. TTea CCo. vv. SSupermarket EEquipment CCorp., 3340 UU.S. 1147 ((1950)


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for every trifling device, everyshadow of a shade of an idea, whichwould naturally and spontaneouslyoccur to any skilled mechanic ofoperator in the ordinary progress ofmanufactures. Such an indiscrimi-nate creation of exclusive privilegestends rather to obstruct than tostimulate invention. It creates aclass of speculative schemers whomake it their business to watch theadvancing wave of improvement,and gather its foam in the form ofpatented monopolies, which enablethem to lay a heavy tax upon theindustry of the country, withoutcontributing anything to the realadvancement of the arts. It embar-rasses the honest pursuit of businesswith fears and apprehensions ofconcealed liens and unknown lia-bilities to lawsuits and vexatiousaccountings for profits made ingood faith.”

rar um monopólio para cada peque-no artefato, para cada sombra deesboço de uma idéia que natural-mente e espontaneamente ocorre aqualquer operador mecânico hábilno progresso comum da manufatu-ra. Tal concessão indiscriminada deprivilégios exclusivos tende mais aobstruir do que a estimular a inven-ção. Cria uma classe de especulado-res inescrupulosos que fazem de seunegócio ficar observando uma ondacrescente de desenvolvimento e seaproveitar de sua espuma através demonopólios patentários, que os per-mitem impor uma tributação pesadasobre a indústria do país, sem nadacontribuir para o real avanço dasartes. Restringe os negócios hones-tos com os medos e receios de quehaja ônus e contingências desco-nhecidas que exponham o investi-dor a ações judiciais e imposiçõesvexatórias sobre os lucros adquiri-dos de boa fé.”

“Concurring opinion filed byJustice Douglas for himself andJustice Black:‘It is not enough, that an article isnew and useful. The Constitutionnever sanctioned the patenting ofgadgets. Patents serve a higher end –the advancement of science. Aninvention need not be as startling asan atomic bomb to be patentable.But it has to be of such quality and

“Opinião concorrente apresentadapelo Juiz Douglas em nome próprioe do Juiz Black:‘Não é bastante que um artigo sejanovo e útil. A Constituição nuncasancionou o patenteamento deninharias. Patentes devem atendera um propósito mais elevado – oavanço das ciências. Uma invençãonão precisa ser surpreendente comouma bomba atômica para ser paten-

Graham vv. JJohn DDeere CCo., 3383 UU. SS. 11 ((1966)


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distinction that masters of the sci-entific field in which it falls willrecognize it as an advance.’ Id.,154–155. (...)The attempts through the years toget a broader, looser conception ofpatents than the Constitution con-templates have been persistent. ThePatent Office, like most administra-tive agencies, has looked with favoron the opportunity which the exer-cise of discretion affords to expandits own jurisdiction. And so it hasplaced a host of gadgets under thearmour of patents – gadgets thatobviously have had no place in theconstitutional scheme of advancingscientific knowledge.

teável. Mas deve ter qualidade e dis-tinção que mestres no setor científi-co específico irão reconhecer comoum avanço.’ Id., 154–155. (...)As tentativas ao longo dos anos dechegar a uma concepção mais amplade patentes do que o contempladona Constituição foi persistente. OEscritório de Patentes, como amaioria das agências administrati-vas, demonstrou favorecer a opor-tunidade em que o exercício de suavontade expandiu sua própria juris-dição. E então colocou um númerode artefatos sob a armadura depatentes – artefatos que obviamentenão tiveram lugar no esquema cons-titucional de avanço do conheci-mento científico.”

“Innovation, advancement, andthings which add to the sum of use-ful knowledge are inherent requi-sites in a patent system which byconstitutional command must ‘pro-mote the Progress of... useful Arts.’This is the standard expressed inthe Constitution and it may not beignored.’ (…) While the ultimate question ofpatent validity is one of law, GreatA. & P. Tea Co. v. SupermarketEquipment Corp., supra, at 340 U.S. 155, the § 103 condition, which isbut one of three conditions, each ofwhich must be satisfied, lends itselfto several basic factual inquiries.

“Inovação, avanço e adições à somado conhecimento útil são requisitosinerentes a um sistema patentárioque- por demanda constitucional –devem ‘promover o Progresso das…artes úteis.’ Este é o padrão mencio-nado na Constituição e não pode serignorado.(...)Enquanto que a questão a questãofinal sobre a validade das patentes éde natureza legal, Great A. & P. TeaCo. v. Supermarket EquipmentCorp., supra, em 340 U. S. 155, aexigência do § 103 [a atividadeinventiva], que é uma dentre trêscondições que devem ser, cada uma,

Tal construção parte de uma análise essencialmente objetiva da matériainovativa: recompensa-se o que se soma ao nosso conhecimento e representaum passo a frente nas artes úteis. Não entra em questão a atividade criativa doinventor, como elemento subjetivo, que seria igualmente objeto – em umaconcepção constitucional diversa da americana – de consideração jurídica.39


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Under § 103, the scope and contentof the prior art are to be deter-mined; differences between theprior art and the claims at issue areto be ascertained; and the level ofordinary skill in the pertinent artresolved. Against this background,the obviousness or nonobviousnessof the subject matter is determined.Such secondary considerations ascommercial success, long felt butunsolved needs, failure of others,etc., might be utilized to give lightto the circumstances surroundingthe origin of the subject mattersought to be patented. As indicia ofobviousness or nonobviousness,these inquiries may have relevancy.”

satisfeitas, gera vários questiona-mentos fáticos básicos. De acordocom o § 103 o escopo e conteúdo doestado da arte anterior devem serdeterminados, as diferenças entre oestado da arte e as reivindicaçõesem questão devem ser evidenciadas;e o nível do que é o conhecimentocomum na área tecnológica deve serresolvido. Em face deste contexto aobviedade ou não obviedade doassunto deve ser determinada.Considerações secundárias – taiscomo o sucesso comercial, o fato deque haja necessidades há muito sen-tidas, mas não satisfeitas, insucessode terceiros, etc. podem ser utiliza-dos para ressaltar as circunstânciasenvolvendo a origem do assunto aser patenteado. Como indício deobviedade ou não obviedade taisquestionamentos podem ser rele-vantes.”

39 Atividade inventiva é, ainda, uma expressão dúbia. Nas leis brasileiras antigas e na jurisprudên-cia trabalhista pátria, usa-se extensamente tal termo para descrever o trabalho inovador, e não ocontributo mínimo. Resumindo a questão terminológica, nota CABANELLAS, op. cit., p. 757: “Laterminología utilizada en la LP y en el acuerdo TRIP refleja a la empleada en las versiones france-sa y alemana de la Convención de la Patente Europea -no así en la versión inglesa, que habla de“inventive step”, o “paso inventivo” –. Singer y Lunzer observan que la expresión “actividadinventiva” -o sus equivalentes en francés y alemán- sugieren una referencia a lo que el inventorha hecho, que contrasta con el estándar objetivo de determinación de la actividad inventiva uti-lizado por la Convención de la Patente Europea.”. Quanto ao confronto entre a posição subjetivae a objetiva, descreve Luzzatto, Ettore, Il Consulente Tecnico In Materia Di Brevetti, Malfasi-Editore- Milano, “Se il contributo e di carattere ordinario, anche abile ed utile, esso e compensa-

Com efeito, toda a evolução natural dessa noção tomou por base o con-ceito legal de invento – e não a pessoa do inventor.40 O elemento normativoque levou a tal distinção entre a inovação indiferenciada e a invenção paten-teável foi a cláusula finalística da Constituição Americana,41 que condicionaas patentes e os direitos autorais ao desenvolvimento da técnica e da expres-são em benefício da sociedade.42

A introdução, em nosso sistema constitucional de 1988, de uma cláusulafinalística comparável constitucionalizou o mesmo requisito no direito nacio-nal, mesmo antes de sua inclusão formal na legislação ordinária.43

Para descrever a natureza jurídico-constitucional do requisito da ativida-de inventiva, traduz-se em tal instituto um mandato de ponderação, dirigidoà lei ordinária e não ao aplicador singular, entre a contribuição social doinvento para o qual se pretende proteção e a recompensa atribuída pelo Estadopara inovação, através do direito de exclusiva.

O instituto existe para realizar, no caso dos sistemas constitucionais ame-ricano e brasileiro, com o adequado equilíbrio dos múltiplos interesses emjogo, o fim do desenvolvimento da sociedade.


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to coi normali profitti inerenti all’esercizio della professione o dell’attività industriale; soltanto seil contributo ha quel carattere straordinario che identifica l’invenzione, si ha il compenso straor-dinario del monopolio legale. Se cosi e, ovviamente l’originalità e collegata all’entità del contrib-uto dato dall’inventore alla società, e non all’effetivo processo mentale che ha condotto all’inven-zione, il quale e necessariamente diverso da persona a persona e non e neppure approssimativa-mente determinabile”.

40 A cláusula de propriedade intelectual da Constiruição Americana é anterior à declaração de direi-tos; como se pode constatar da história da propriedade intelectual nos Estados Unidos, segundo atradição inglesa, é a consideração do progresso social e não a defesa de direitos individuais queleva à constitucionalização das exclusivas de inovação. Vide Walterscheid, op. cit. e Price,Willian Hyde, The English patents of Monopoly, Houghton, Mifflin and Company, 1908.

41 Nota LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and InternationalProtection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, vol. I, p. 295-300, referindo-se ao dis-positivo da lei ordinária que introduziu o conceito de atividade inventiva: “Thus section 103 doesnot define a standard but rather a requirement to promote the progress of useful arts which isthe essential goal of the patent system”.

42 CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law.St. Paul: WestPublishig CO, 1981, pp. 304 e seg. “(…) the courts, in dealing with patents, instituted some cri-teria for inventive quality above and beyond the test of novelty. Accordingly, a body of case lawbegan to develop around the test for “invention” over and above the requirement for novelty.The decided cases contain a great variety of definitions relating to the requirement for inventionquality. They also have produced a variety of holdings as to validity or invalidity depending onthe conviction of a particular court as to what will best “promote the progress of useful arts.” Theessential problem has always been to determine whether a novel idea is of sufficient worth to thepublic to warrant granting the right to exclude others from its use for a limited period of time”.

43 O requisito já existia no direito anterior, de várias formas, e como política formal do INPI a par-tir da década de 70´, através do Ato Normativo do INPI nº 017, de 11.05.1976, definido comosendo “o exercício da capacidade de criação”.

[5]§2.4. Preexistência de direitos antes da concessão da patente

Tribunal CConstitucional AAlemão, 11 BBvR 5587/88 –– 115

[5]§2.5. Exigência de devido processo legal

Supremo TTribunal FFederal- RRecurso eextraordinário 558535-SSP. Relator:Ministro Evandro Lins. J.: 1966,. assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em dis-cussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindi-cações”. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetara sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro OscarSaraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirma-do positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a paten-te. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterio-ridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal deum ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls. 777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente,podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio DepartamentoNacional de Produção Industrial, que se limitou a um sucinto e inconvincenteparecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dosilustres ministros Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando Rollemberg.Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade


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“Es ist in der Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichts geklärt,daß nicht nur die Ansprüche ausdem einmal erteilten Patent, son-dern bereits das allgemeineErfinderrecht an der fertigen undverlautbarten Erfindung, das nebendem öffentlichrechtlichenAnspruch auf Erteilung des Patentsbereits Abwehr- undSchadensersatzansprüche gewährt,Eigentumsschutz genießt.”

“Está esclarecido pela jurisprudên-cia do Tribunal Constitucional quenão apenas as pretensões oriundasde uma patente já concedida sãoprotegidas como propriedade, mastambém o direito geral de inventorsobre a invenção pronta e divulga-da, que é garantido ao lado da pre-tensão de natureza de direito públi-co de concessão da patente, preten-são essa que já garante pretensõesde defesa e ressarcimento.”

Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 doDecreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto20.536, de 20.01.46.

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisãorecorrida feriu as disposições citadas.

[5]§2.6. Conteúdo constitucional das patentes

Sears, RRoebuck && CCo. VV. SStiffel CCo., 3376 UU.S. 2225 ((1964)


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“Mr. Justice Black delivered theopinion of the Court. The grant of apatent is the grant of a statutorymonopoly; indeed, the grant ofpatents in England was an explicitexception to the statute of James Iprohibiting monopolies. Patents arenot given as favors, as was the caseof monopolies given by the Tudormonarchs, but are meant to encour-age invention by rewarding theinventor with the right, limited to aterm of years fixed by the patent, toexclude others from the use of hisinvention. During that period oftime no one may make, use, or sellthe patented product without thepatenteès authority. But in reward-ing useful invention, the ‘rights andwelfare of the community must befairly dealt with and effectuallyguarded. To that end the prerequi-sites to obtaining a patent are strict-ly observed, and when the patenthas issued the limitations on itsexercise are equally strictlyenforced. To begin with, a genuine‘invention” (...) must be demon-strated lest in the constant demand

“Voto do Sr. Juiz Black unânime ‘Aconcessão de uma patente é a con-cessão de um monopólio legal; cer-tamente, a concessão das patentesna Inglaterra era uma exceçãoexplícita à lei de James I que proibiamonopólios. As patentes não sãodadas como favores, como eram osmonopólios dados pelos monarcasda dinastia Tudor, mas têm por pro-pósito incentivar a invenção recom-pensando o inventor com o direito,limitado a um termo de anos previs-tos na patente, pelo qual ele excluiterceiros do uso de sua invenção.Durante esse período de tempo nin-guém pode fazer, usar, ou vender oproduto patenteado sem a autoriza-ção do titular da patente. Mas,enquanto se recompensa a invençãoútil, os ‘direitos e o bem-estar dacomunidade devem ser razoavel-mente considerados e eficazmentecumpridos‘. Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patentetêm de ser pontualmente observa-dos, e quando a patente é concedi-da, as limitações ao seu exercíciodevem ser aplicadas também restri-

[5]§2.7. A diferença entre o objeto das patentes e dos direitos autorais

Baker vv. SSelden, 1101 UU.S. 999 ((1879)44


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for new appliances the heavy handof tribute be laid on each slighttechnological advance in an art.’

Once the patent issues:it is strictly construed, it cannot be used to secure anymonopoly beyond that contained inthe patentthe patentee’s control over theproduct when it leaves his hands issharply li-mited, and the patent monopoly may not be usedin disregard of the antitrust laws.Finally, when the patent expires themonopoly created by it expires, too,and the right to make the article –including the right to make it inprecisely the shape it carried whenpatented – passes to the public.”

tivamente. Para começar, a existên-cia de uma ‘invenção genuína’ (...)deve ser demonstrada ‘para que, nademanda constante por novosinventos, a mão pesada do tributonão seja imposta em cada mínimoavanço tecnológico’. Uma vez a patente seja concedida: deve-se interpretá-la restritamente, não pode ela ser usada para se che-gar a qualquer monopólio alémdaquele contido na patente, o controle do titular da patente sobreo produto, a partir do momento emque esse deixa suas mãos, é restrito;o monopólio da patente não podeser usado contra as leis antitruste. Finalmente, quando a patente expi-ra o monopólio criado por ela expi-ra também, e o direito de fabricar oartigo – inclusive o direito a fazerprecisamente na forma em que foipatenteada – passa ao público.”

44 Em toda essa decisão, a expressão “art” foi traduzida por técnica, eis que a expressão original re-fere-se ao termo “useful arts” da tradição do sec. XVIII que se traduz exatamente em “técnica”.

“There is no doubt that a work onthe subject of bookkeeping, thoughonly explanatory of well known sys-tems, may be the subject of a copy-right, but then it is claimed only as abook. Such a book may be explanato-ry either of old systems or of anentirely new system, and, considered

“Não há dúvida que uma obra sobrecontabilidade, apesar de somenteexplicativa de sistemas bem conhe-cidos, pode ser sujeita a copyright,mas isso só ocorre quando tal prote-ção é pretendida para o livro. Tallivro pode ser expositivo de siste-mas antigos ou de um sistema intei-


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as a book, as the work of an author,conveying information on the sub-ject of bookkeeping, and containingdetailed explanations of the art, itmay be a very valuable acquisition tothe practical knowledge of the com-munity. But there is a clear distinc-tion between the book as such andthe art which it is intended to illus-trate. The mere statement of theproposition is so evident that itrequires hardly any argument to sup-port it. The same distinction may bepredicated of every other art as wellas that of bookkeeping. A treatise onthe composition and use of medi-cines, be they old or new; on theconstruction and use of ploughs, orwatches, or churns; or on the mix-ture and application of colors forpainting or dyeing; or on the mode ofdrawing lines to produce the effect ofperspective — would be the subjectof copyright; but no one would con-tend that the copyright of the trea-tise would give the exclusive right tothe art or manufacture describedtherein.

The copyright of the book, if notpirated from other works, would bevalid without regard to the novelty,or want of novelty, of its subject mat-ter. The novelty of the art or thingdescribed or explained has nothingto do with the validity of the copy-right. To give to the author of thebook an exclusive property in the artdescribed therein when no examina-

ramente novo e, enquanto livro,como obra de um autor, passandoinformação quanto a contabilidadee contendo explicações detalhadassobre a técnica [contábil], pode seruma aquisição bastante valiosa aoconhecimento prático de umacomunidade. Mas há uma clara dis-tinção entre o livro como tal e a téc-nica [contábil] que pretende ilus-trar. A mera declaração desta pro-posição é tão evidente que poucoargumento é necessário para funda-mentá-la. A mesma distinção podeser predicada para cada outra técni-ca, adicionalmente à contabilidade.Um tratado sobre a composição euso de medicamentos, sejam velhosou novos, sobre construção e uso dearados, ou relógios, ou bidões ousobre a mistura e aplicação de corespara pintura ou tingimento, ousobre a função de desenhar linhaspara produzir o efeito de perspecti-va – seria protegível por copyright;mas ninguém arguiria que a prote-ção por copyright desse tratadoasseguraria um direito exclusivo àtécnica ou fabricação lá descrita. O copyright de um livro, se nãopirateado de outros trabalhos, seriaválido independente da novidadeou intenção de novidade quanto aoseu tema. A novidade da técnica ouo assunto descrito ou explicadonada tem a ver com a validade docopyright. Dar ao autor do livrouma propriedade exclusiva sobre atécnica descrita no mesmo, quando


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tion of its novelty has ever been offi-cially made would be a surprise and afraud upon the public. That is theprovince of letters patent, not ofcopyright. The claim to an inventionor discovery of an art or manufacturemust be subjected to the examinationof the Patent Office before an exclu-sive right therein can be obtained,and it can only be secured by apatent from the government.

The difference between the twothings, letters patent and copyright,may be illustrated by reference tothe subjects just enumerated. Takethe case of medicines. Certain mix-tures are found to be of great valuein the healing art. If the discovererwrites and publishes a book on thesubject (as regular physicians gen-erally do), he gains no exclusiveright to the manufacture and sale ofthe medicine; he gives that to thepublic. If he desires to acquire suchexclusive right, he must obtain apatent for the mixture as a new art,manufacture, or composition ofmatter. He may copyright his bookif he pleases, but that only securesto him the exclusive right of print-ing and publishing his book. So ofall other inventions or discoveries.

The copyright of a book on perspec-tive, no matter how many drawingsand illustrations it may contain,gives no exclusive right to the modesof drawing described, though they

nenhum exame de sua novidadejamais foi feito de forma oficial,seria uma surpresa e uma fraude aopúblico. Este é o campo próprio àscartas patentes, não ao copyright. Apretensão a uma invenção ou desco-berta de uma técnica ou manufatu-ra deve estar sujeita ao exame doEscritório de Patentes antes que umdireito exclusivo referente possa serobtido e ele só pode ser asseguradopor uma patente governamental. A diferença entre duas coisas, cartaspatentes e copyright, deve ser ilus-trada por referência aos assuntosenumerados. Certas misturas sãoverificadas como de grande valor naarte da cura. Se o descobridor escre-ve e publica um livro no assunto(como em geral médicos usualmen-te o fazem), não gera direito exclu-sivo à fabricação para venda domedicamento; ele oferece [o conhe-cimento] ao público. Se o descobri-dor deseja adquirir tal direito exclu-sivo deve obter uma patente para amistura como sendo uma nova téc-nica, manufatura ou composto. Odescobridor poderá obter copyrightpara o livro se quiser, mas isso sóassegura o direito exclusivo deimpressão e publicação do livro.Tanto quanto a todas outras inven-ções ou descobertas.O copyright do livro em questão,independentemente de quantosdesenhos ou ilustrações contenha,não dá o direito exclusivo aos méto-dos de desenho descritos, mesmo


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may never have been known or usedbefore. By publishing the bookwithout getting a patent for the art,the latter is given to the public. Thefact that the art described in thebook by illustrations of lines and fig-ures which are reproduced in prac-tice in the application of the artmakes no difference. Those illustra-tions are the mere languageemployed by the author to conveyhis ideas more clearly. Had he usedwords of description instead of dia-grams (which merely stand in theplace of words), there could not bethe slightest doubt that others,applying the art to practical use,might lawfully draw the lines anddiagrams which were in the author’smind, and which he thus describedby words in his book.The copyright of a work on mathe-matical science cannot give to theauthor an exclusive right to themethods of operation which he pro-pounds, or to the diagrams which heemploys to explain them, so as toprevent an engineer from usingthem whenever occasion requires.The very object of publishing a bookon science or the useful arts is tocommunicate to the world the use-ful knowledge which it contains.But this object would be frustratedif the knowledge could not be usedwithout incurring the guilt of piracyof the book. And where the art itteaches cannot be used withoutemploying the methods and dia-

que nunca tenham sido conhecidosou utilizados antes. Publicando olivro sem obter uma patente pelatécnica, a técnica é doada ao públi-co. O fato de que a técnica é descri-ta no livro por ilustrações de linhase figuras que são na prática repro-duzidas na aplicação da técnica nãofaz diferença. Tais ilustrações sãolinguagens meramente empregadaspelo autor para expressar suas idéiasmais claramente. Se tivesse utiliza-do palavras descritivas ao invés dediagramas (que somente substituempalavras), não haveria qualquerdúvida que outros, aplicando a arteao uso prático, possam legalmentedesenhar as linhas e diagramas queestavam na mente do autor e queele, portanto, descreveu pelas pala-vras em seu livro.O copyright de uma obra em ciên-cia matemática não pode dar a umautor um direito exclusivo aosmétodos de operação que propõe ouaos diagramas empregados paraexplicá-los, de forma a impedir umengenheiro de utilizá-los quandofor necessário. A essência do ato depublicar um livro sobre ciências ouartes úteis é a comunicação aomundo do conhecimento útil lácontido. Mas este fim seria frustra-do se o conhecimento não pudesseser utilizado sem gerar a culpa dapirataria do livro. E onde a técnicaensinada não pode ser utilizada semempregar os métodos e diagramasutilizados para ilustrar o livro, ou


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grams used to illustrate the book, orsuch as are similar to them, suchmethods and diagrams are to beconsidered as necessary incidents tothe art, and given therewith to thepublic — not given for the purposeof publication in other worksexplanatory of the art, but for thepurpose of practical application.Of course these observations arenot intended to apply to ornamen-tal designs or pictorial illustrationsaddressed to the taste. Of these itmay be said that their form is theiressence, and their object, the pro-duction of pleasure in their con-templation. This is their final end.They are as much the product ofgenius and the result of composi-tion as are the lines of the poet orthe historian’s period. On the otherhand, the teachings of science andthe rules and methods of useful arthave their final end in applicationand use, and this application anduse are what the public derive fromthe publication of a book whichteaches them. But as embodied andtaught in a literary composition orbook, their essence consists only intheir statement. This alone is whatis secured by the copyright. The useby another of the same methods ofstatement, whether in words orillustrations, in a book publishedfor teaching the art wouldundoubtedly be an infringement ofthe copyright.”

outros semelhantes, tais métodos ediagramas devem ser consideradoscomo incidentes necessários à téc-nica, doada, portanto, ao público –não garantidos com o fim de publi-cação em outros trabalhos artísticosexpositivos, mas para o fim de apli-cação prática.

É claro que tais observações nãoabrangem a hipótese de desenhosornamentais ou ilustrações que sevoltam ao gosto pessoal. Sobre estespode ser dito que sua forma é suaessência, e o seu objeto a produçãode prazer em sua contemplação.Esta é sua finalidade. São tanto pro-duto de um gênio e o resultado dacomposição, como são linhas de umpoeta ou os períodos históricos paraum historiador. Por outro lado, osensinamentos de ciência e os méto-dos e regras de artes úteis têm seupropósito na aplicação e uso, e estaaplicação e uso são o que o públicoretira da publicação de um livro queos ensina. Porém, uma vez corpori-ficado e ensinado em uma composi-ção literária ou livro suas essênciasconsistem somente em suas explica-ções. Só isso é assegurado pelocopyright. O uso por outro dos mes-mos métodos de explicação, se empalavras ou ilustrações, publicadosem um livro para ensinar a arteindubitavelmente seria sem dúvidauma infração ao copyright.”

[5]§3. O estatuto constitucional do segredo de empresa

Bonito BBoats vv. TThunder CCraft BBoats, 4489 UU.S. 1141 ((1989)


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“(…) because the public awarenessof a trade secret is, by definition,limited, the Court noted that‘the policy that matter once in thepublic domain must remain in thepublic domain is not incompatiblewith the existence of trade secretprotection.’

Id. at 416 U. S. 484. Second, theKewanee Court emphasized that‘[t]rade secret law provides farweaker protection in many respectsthan the patent law.’ Id. at 416 U. S.489-490. This point was central tothe Court’s conclusion that tradesecret protection did not conflictwith either the encouragement ordisclosure policies of the federalpatent law. The public at largeremained free to discover andexploit the trade secret throughreverse engineering of products inthe public domain or by independ-ent creation. Id. at 416 U. S. 490.Thus, the possibility that tradesecret protection would divertinventors from the creative effortnecessary to satisfy the rigorousdemands of patent protection wasremote indeed. Ibid. Finally, cer-tain aspects of trade secret lawoperated to protect noneconomicinterests outside the sphere of con-gressional concern in the patentlaws. As the Court noted, ‘[a] most

“(…) porque o conhecimento públi-co de um segredo comercial é, pordefinição, limitado, este Tribunalnotou que ‘a política segundo a qual algo queuma vez caia em domínio públicodeve permanecer em domíniopúblico não é incompatível com aexistência de segredo industrial.’Id. em 416 U. S. 484. Em segundo,lugar a decisão do caso Kewaneeenfatizou que ‘a lei de segredoindustrial prevê proteção que, emmuitos aspectos, é bem mais fracaque a lei de patentes’. Id. em 416 U.S. 489-490. Este foi o elementoprincipal quanto à conclusão doTribunal de que a proteção aosegredo industrial não conflitavanem com as políticas de incentivo enem com as de divulgação da leifederal de patente. O público emgeral permanece livre para desco-brir e explorar o segredo industrialatravés de engenharia reversa deprodutos em domínio público oupor criação independente. Id. em416 U. S. 490. Logo, a possibilidadede que a proteção do segredo indus-trial desviaria os inventores doesforço criativo necessário parasatisfazer as demandas rigorosas deproteção patentária era de fatoremota. Por fim, determinadosaspectos da lei de segredo industrialoperavam para proteger interesses


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[5]§4. A especificidade das marcas

Qualitex CCo., 5514 UU.S. aat 1164-665

fundamental human right, that ofprivacy, is threatened when indus-trial espionage is condoned or ismade profitable.’ Id. at 416 U. S. 487(footnote omitted).”

não econômicos fora da esfera dapreocupação do Congresso nas leisde patentes. Como o Tribunal men-cionou ‘um direito humano funda-mental, o da privacidade, é ameaça-do quando a espionagem industrialé aceita ou tornada lucrativa’. Id.em 416 U. S. 487 (rodapé omitido).”

“The functionality doctrine pre-vents trademark law, which seeksto promote competition by protect-ing a firm’s reputation, from insteadinhibiting legitimate competitionby allowing a producer to control auseful product feature. It is theprovince of patent law, not trade-mark law, to encourage inventionby granting inventors a monopolyover new product designs or func-tions for a limited time, 35 U.S.C.§§154, 173, after which competitorsare free to use the innovation. If aproduct’s functional features couldbe used as trademarks, however, amonopoly over such features couldbe obtained without regard towhether they qualify as patents andcould be extended forever (becausetrademarks may be renewed in per-petuity).”

“A doutrina da funcionalidade evitaque a lei marcária, que visa a promo-ver a competição através da prote-ção da reputação empresarial, aoinvés de [promover a competição]iniba a competição legítima, o queocorreria se permitisse a um produ-tor controlar uma característica uti-litária de um produto. É missão dalei de patentes, e não da lei de mar-cas, incentivar a invenção garantin-do aos inventores por prazo limitadoo monopólio sobre novos desenhosou funções de produtos, 35 U.S.C.§§154, 173, após o qual competido-res estão livres para fazer uso da ino-vação. Porém, se uma característicafuncional do produto pudesse serutilizada como marca, o monopóliosobre tais características poderia serobtido independentemente de suasqualificações como patente e pode-ria ser prorrogado indefinidamente(porque marcas podem ser renova-das perpetuamente).”

Seção [6]A liberdade de expressão

Harper && RRow vv. NNation. EEnterprises, 4471 uu.s. 5539 ((1985)

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“[21] The Second Circuit noted,correctly, that copyright’sidea/expression dichotomy strike[s]a definitional balance between theFirst Amendment and theCopyright Act by permitting freecommunication of facts while stillprotecting an author’s expression.723 F.2d at 203. No author maycopyright his ideas or the facts henarrates. 17 U.S.C. § 102(b). See,e.g., New York Times Co. v. UnitedStates, 403 U.S. 713, 726, n. (1971)(BRENNAN, J., concurring)(Copyright laws are not restrictionson freedom of speech, as copyrightprotects only form of expression,and not the ideas expressed); 1Nimmer § 1.10[B][2].

As this Court long ago observed:‘[T]he news element — the infor-mation respecting current eventscontained in the literary produc-tion — is not the creation of thewriter, but is a report of mattersthat ordinarily are publici juris;

it is the history of the day.International News Service v.Associated Press, 248 U.S. 215, 234(1918). But copyright assures those

“[21] Como entendeu adequada-mente o Tribunal Federal daSegunda Região, a dicotomia típicado copyright entre expressão/idéiaenseja uma balanceamento entre aPrimeira Emenda e a Lei deCopyright por autorizar a livrecomunicação dos fatos enquantoprotege a expressão autoral. 723F.2d at 203. Nenhum autor podeproteger por copyright as idéias oufatos que narra. 17 U.S.C. § 102(b).vide, e.x., New York Times Co. v.United States, 403 U.S. 713, 726, n.(1971) (BRENNAN, J, concordan-do) (Leis de Copyright não são res-trições a liberdade de expressão,pois o copyright protege somente aforma da expressão e não as idéiasexpressas) 1 Nimmer § 1.10[B][2].Como esta Corte há muito comentou:‘O elemento de notícia– a informa-ção relacionada a eventos atuaiscontida na produção literária – nãoé a criação do escritor, mas um rela-to dos fatos que ordinariamente sãopublici juris; é a história do dia.International News Service v.Associated Press, 248 U.S. 215, 234(1918). Mas o copyright asseguraàqueles que escrevem e publicam

Corte CConstitucional dda ÁÁfrica ddo SSul ““Laugh iit OOff PPromotions CCC vv. SSouthAfrican BBreweries IInt. ((Finance) BB. VV. tt/a SSabmark IInt., CCCT 442/04.


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who write and publish factual nar-ratives such as “A Time to Heal”that [p*557] they may at least enjoythe right to market the originalexpression contained therein as justcompensation for their invest-ment. Cf. Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S.562, 575 (1977).”

narrativas fáticas como o livro “ATime to Heal” que eles possam aomenos aproveitar o direito decomercializar a expressão original lácontida como justa remuneraçãopor seu investimento Cf. Zacchiniv. Scripps-Howard BroadcastingCo., 433 U.S. 562, 575 (1977).”

“Concurring opinion of the JusticeSachs, in which he held:”‘What is in issue is not the limita-tion of a right, but the balancing ofcompeting rights. The present casedoes not require us to make anydeterminations on that matter. Butit would appear once all the rele-vant facts are established, it shouldmake no difference in principlewhether the case is seen as aproperty rights limitation on freespeech, or a free speech limitationon property rights. At the end ofthe day this will be an area wherenuanced and proportionate balanc-ing in a context-specific and fact-sensitive character will be decisive,and not formal classification basedon bright lines.’.

The Constitution cannot oblige thedour to laugh. It can, however, pre-vent the cheerless from snuffingout the laughter of the blithe spiritsamong us. Indeed, if our societybecame completely solemn because

“Opinião concordante do JuizSachs, na qual sustentou:‘O que está em discussão não é alimitação de um direito, mas obalanceamento de direitos confron-tantes. O caso em voga não nosexige nenhuma conclusão sobre talassunto. Mas, após todos os fatosrelevantes terem sido estabelecidos,não parece que faz diferença, aprincípio, se o caso é visto comolimitação de direitos de propriedadesobre livre expressão, ou limitaçãoda livre expressão sobre direitos depropriedade. No fim das contas, oque ocorre aqui é a necessidade deum balanceamento equilibrado esutil em um contexto específico,com muita atenção aos fatos docaso, e não a classificação formalcom base em linhas claras.’A Constituição não pode obrigarquem seja sisudo a rir. Pode, porém,impedir que os mal-humoradosfrustrem os bem humorados entrenós em seu direito de rir à vontade.De fato, se nossa sociedade se tor-

[6]§1.2. O caso Eldred v. Ashcroft

A questão do conflito entre a liberdade de expressão e informação e asexclusivas autorais teve um momento central com o caso da Suprema Cortedos Estados Unidos Eldred v. Ashcroft.45 O tema era a possibilidade de exten-são do prazo da exclusiva com efeitos na massa já protegida, e mesmo em facede certos elementos já em domínio público.

Como tivemos ocasião de notar,46 no caso dos direitos autorais, a restri-ção à liberdade se configura mais evidentemente como negativa ao acesso àinformação. Em fevereiro de 2003, a Suprema Corte americana enfrentou exa-tamente essa questão – que a propriedade sobre os bens do intelecto nega aliberdade de informação – argumentando que não há lesão maior, pois que odireito autoral não protege conteúdo, mas forma (Eldred v. Ashcroft).

Mas o que nos toca neste contexto é o tratamento dado pela decisão aosargumentos de que o aumento da exclusiva atentaria contra as liberdades deexpressão, que no direito americano se acham inscritas na Primeira Emenda.47


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of the exercise of state power at thebehest of the worthy not onlywould all irrelevant laughter besuppressed, but temperanceconsiderations could end up placingbeer-drinking itself in jeopardy.And I can see no reason in principlewhy a joke against the governmentcan be tolerated, but one at theexpense of what used to be calledBig Business, cannot.”

nasse completamente solene porconta do exercício do poder estatalpara proteger aqueles que o mere-cem, não só seria suprimido o risosolto e livre, mas as preocupaçõesanti-alcóolicas acabariam acabandocom os programas de tomar chopecom os amigos. Não consigo verporque uma piada sobre o governopode ser tolerada, uma anedota arespeito de uma grande empresanão o possa.”

45 Eldred v. Ashcroft 537 US 186 (2003) 239 F.3d 372, affirmed. Caso encontrado em http://stray-light.law.cornell.edu/supct/html/01-618.ZS.html, visitado em 14/11/05. Sobre as enormes conse-quências do caso para o direito constitucional Americano, vide Pamela Samuelson, TheConstitutional Law of Intellectual Property After Eldred v. Ashcroft.

46 Prefácio de Denis Borges Barbosa ao livro de Marcos Wachowicz Propriedade Intelectual doSoftware e Revolução da Tecnologia da Informação, Juruá, 2004.

47 Os efeitos da decisão são relevantes para o Direito em todos os países, e não só nos EstadosUnidos. Como Denis Borges Barbosa teve ocasião de notar em uma lista de discussão (Fri, 17 Jan2003 14:24:To: [email protected]) “I would think it appropriate to stress that the damagedone by Ginsburg decision is larger than hitherto seen. The integrity of the public domain in

A Corte entendeu que não haveria, de raiz, qualquer incompatibilidadeentre as exclusivas autorais e as liberdades de expressão.

Eldred vv. AAshcroft 5537 UUS 1186 ((2003) 2239 FF.3d 3372, aaffirmed


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authorship’s right shall be sought, no doubt, but the effective denial of the same principle forpatents (see footnotes 9 and 22) and revocation of Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S.225, 231 (1964) (even in obiter) will have probably more stringent effects. I my country (inci-dentally, Brazil), Sears Roebuck was being used as a compelling argument to oppose ex postextensions of patent terms. Extending the life of a patent beyond its expiration term was arguablyunconstitutional on many legal systems, as the right to use the teachings of the patent at the endof monopoly term is (as the argument goes) vested on public simultaneously as the patent ownergets its grant. The idea that copyright and patents have different exchange terms (offered on page24-25 of Ginsburg’s opinion) is not entirely bad, but footnote 22 dismisses all positive content tosuch finery. They are distinct, but have the same result: divesting the public from its constitu-tional right to free use of creations. My worry is equally shared between free flow of ideas andavailability of medicines to fight AIDS. Eldred has certainly a worldwide import.”

“The Copyright Clause and FirstAmendment were adopted close intime. This proximity indicates that,in the Framers’ view, copyright’slimited monopolies are compatiblewith free speech principles. Indeed,copyright’s purpose is to promotethe creation and publication of freeexpression. As Harper & Rowobserved: “[T]he Framers intendedcopyright itself to be the engine offree expression. By establishing amarketable right to the use of one’sexpression, copyright supplies theeconomic incentive to create anddisseminate ideas.”

“A cláusula de PropriedadeIntelectual e a Primeira Emendaforam adotadas em tempo próximo.Tal proximidade indica que, naperspectiva dos Constituintes, omonopólio limitado do copyright écompatível com os princípios dalivre expressão. Na verdade, o pro-pósito do copyright é promover acriação e publicação da livre expres-são. Como dissemos no caso Harper& Row, “[O] os Constituintes pre-tendiam que o copyright fosse em simesmo o mecanismo da livreexpressão. Estabelecendo um direi-to de mercado ao uso da expressãodo indivíduo, o copyright supre oincentivo econômico para criar edisseminar idéias”

Além disso, os excessos eventuais de exclusiva teriam mecanismos decorreção embutidos no sistema legal:

Eldred vv. AAshcroft 5537 UUS 1186 ((2003) 2239 FF.3d 3372, aaffirmed

O elemento relevante, aqui, é a conclusão final, de que não há lesão àConstituição desde que “cada idéia, teoria, e fato numa obra sob exclusivaautoral se tornem imediatamente disponíveis para a exploração pública desdeo momento da publicação”. Ou seja, num a contrario sensu não menos deli-cioso com ser perigoso, conclui-se que o uso do direito autoral para protegersoluções de conteúdo é inconstitucional.

Note-se, incidentalmente, que a postura da Suprema Corte Americanafavorável à prorrogação do termo autoral, no caso Eldred v. Ashcroft não éaplicável ao sistema constitucional brasileiro. Tal se dá pela aplicação do direi-


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“In addition to spurring the cre-ation and publication of newexpression, copyright law containsbuilt-in First Amendment accom-modations.First, it distinguishes between ideasand expression and makes only thelatter eligible for copyright protec-tion. Specifically, 17 U. S. C.§102(b) provides: ‘In no case doescopyright protection for an originalwork of authorship extend to anyidea, procedure, process, system,method of operation, concept, prin-ciple, or discovery, regardless of theform in which it is described,explained, illustrated, or embodiedin such work.’ (...)

Due to this distinction, every idea,theory, and fact in a copyrightedwork becomes instantly availablefor public exploitation at themoment of publication.”

“Adicionalmente ao incentivo àcriação e publicação de novasexpressões, a lei de copyright con-tém ajustes intrínsecos à PrimeiraEmenda.Primeiro, distingue entre idéias eexpressões e apenas escolhe as últi-mas para sujeitá-las à proteção decopyright. Especificamente, 17 U. S.C. §102(b), prevê: ‘Em nenhumahipótese a proteção de copyright auma obra original de autoria seestende a qualquer idéia, procedi-mento, processo, sistema, métodooperacional, conceito, princípio oudescoberta, independente da formaem que é descrita, explicada, ilus-trada ou incorporada naquele traba-lho.’ (…)Devido a esta distinção, toda idéia,teoria e fato em uma obra de copy-right se tornou imediatamente dis-ponível para exploração pública nomomento da publicação.”


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to adquirido que, sob nossa Constituição, é garantia inerradável, o que nãoocorre no sistema americano.

Diz Luis Roberto Barroso:48

Duas constatações podem ser extraídas dessas anotações iniciais sobre otema: (i) ao contrário de outros países do mundo, o direito adquirido noBrasil tem proteção constitucional; (ii) como conseqüência, somente oconstituinte originário pode validamente suprimi-lo. Além disso, comose verá logo a seguir, a teoria que prevalece no Brasil acerca do conteú-do e alcance do direito adquirido é a que outorga maior proteção.

48 Luis Roberto Barroso , Temas de Direito Constitucional – Tomo III, Renovar, 2005.

Seção [7]PI e Consumidores

A decisão abaixo, do Conselho Constitucional Francês, discute a questãoda ponderação devida entre os interesses do titular da marca e os dos consu-midores em face da propaganda comparativa.49

No direito brasileiro, Gustavo Leonardos já havia indicado a leitura deacordo com a Constituição do art. 132, IV do CPI/96, no tocante à propagan-da comparativa:50

“O dispositivo do art. 132, IV, já citado, tem necessidade de ponderaçãoconstitucional, para evitar que as marcas sejam usadas para distorcer aconcorrênia e o interesse dos consumidores. Com efeito, ao permitir quese use livremente a marca no processo comunicativo, ele exclui o usocomunicativo comercial. Como observa Gustavo S. Leonardos, o texto legal dixit minus quamvoluit em face do texto constitucional, e tem de ser lido de acordo coma Carta de 1988, para cobrir também exemplos de livre expressão comer-cial, em particular a publicidade comparativa: A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamenteprejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo adespeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publi-citária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótesepoderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garan-tias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da ativi-dade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará…proteção… à pro-priedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmati-va a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar estainversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência doconteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive

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49 Vide Nathalia Mazzonetto, a Publicidade Comparativa e a Prática de Concorrência Desleal pormeio do Denegrimento de Marca e da Imagem do Concorrente, revista da ABPI, 99, mar./abr.2009.

50 BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI – Estudos de Direito. Rio deJaneiro: Lumen Juris, 2008, pp. 65 e seg.


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implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá avalidação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, atra-vés da propaganda comparativa.51

A jurisprudência consagra esse entendimento.”

Conseil CConstitutionel DDécision nnº 991-3303 DDC ddu 115 jjanvier 11992

51 [Nota do original] LEONARDOS, Gustavo S. A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI emRelação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da PropriedadeIntelectual – ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

“SUR LA CONFORMITE A LACONSTITUTION DE L’ARTICLE 10 7. Considérant que pour les auteursde la saisine l’article 10 porteatteinte au droit de propriété surune marque de fabrique, de com-merce ou de service en méconnais-sance des articles 2 et 17 de laDéclaration de 1789;’qu’il est soutenu qu’en autorisantun tiers à utiliser la marque d’unconcurrent sans que celui-ci puisses’y opposer, l’article 10 de la loilimite, sans raison légitime, l’exer-cice du droit de propriété du titu-laire d’une marque;

8. Considérant que l’article 2 de laDéclaration de 1789 range la pro-priété au nombre des droits del’homme; que l’article 17 de lamême Déclaration proclame: “Lapropriété étant un droit inviolableet sacré, nul ne peut en être privé sice n’est lorsque la nécessitépublique, légalement constatée,l’exige évidemment et sous la con-dition d’une juste et préalableindemnité”;

“CONFORMIDADE COM O ARTI-GO 10 DA CONSTITUIÇÃO7. Tendo em vista que para os autoresdeste recurso o artigo 10 entra emconflito com direito de propriedadesobre uma marca industrial, comer-cial ou de serviço, em desprezo aosartigos 2 e 17 da Declaração de 1789;

que é sustentado [pelos autoresdeste recurso] que , ao autorizar aum terceiro a usar a marca de seuconcorrente sem que a ele possa seopor; o artigo 10 da lei limita, semuma razão legítima, o exercício dodireito de propriedade do titular deuma marca;8. Considerando que o artigo 2 daDeclaração de 1789 eleva a proprie-dade ao nível dos direitos humanos,o artigo 17 da mesma Declaraçãoproclama: “A propriedade, sendo umdireito inviolável e sagrado, nin-guém pode ser dela privado senãoquando a necessidade pública, legal-mente constatada, sem dúvida oexija, e desde que sob a condição deindenização justa e prévia”;


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9. Considérant que les finalités etles conditions d’exercice du droit depropriété ont subi depuis 1789 uneévolution caractérisée par uneextension de son champ d’applica-tion à des domaines nouveaux ; queparmi ces derniers figure le droitpour le propriétaire d’une marquede fabrique, de commerce ou deservice d’utiliser celle-ci et de laprotéger dans le cadre défini par laloi et les engagements interna-tionaux de la France; 10. Considérant que l’évolutionqu’a connue le droit de propriétés’est également caractérisée par deslimitations à son exercice exigées aunom de l’intérêt général; qu’enmatière de commercialisation desbiens ou services, sont notammentvisées de ce chef les limitations des-tinées à assurer la loyauté des trans-actions commerciales et à promou-voir la défense des intérêts des con-sommateurs; 11. Considérant que, dans l’inten-tion du législateur, l’introductionde la publicité comparative vise àaméliorer l’information des con-sommateurs et à stimuler la concur-rence dans le respect de règlesclairement établies; 12. Considérant sans doute que l’ar-ticle 10 de la loi déférée autoriseune publicité mettant en comparai-son des biens ou services enutilisant soit la citation ou lareprésentation de la marque de fa-brique, de commerce ou de service

9. Considerando que as finalidade eas condições de exercício do direitode propriedade sofreram após 1789uma evolução caracterizada poruma extensão em seu campo deaplicação aos domínios novos; queentre tais [extensões] figura o direi-to de o proprietário de uma marcade fábrica, de comércio ou de servi-ço para usar a mesma e protegê-lana forma definida por lei e tratadosinternacionais na França;

10. Verificando que a evolução queocorreu no direito de propriedade éigualmente caracterizada pelaslimitações a seu exercício exigidasem nome do interesse geral; que,em matéria de comercialização debens e serviços, são particularmenterelevantes as limitações destinadas aassegurar a veracidade das transa-ções comerciais e a promover adefesa dos interesses dos consumi-dores.11. Considerando que, na intençãodo legislador, a introdução da publi-cidade comparativa busca melhorara informação dos consumidores eestimular a concorrência nos limi-tes de regras claramente estabeleci-das.12. Tendo em vista que o artigo 10da lei obviamente pretende autori-zar uma publicidade comparandobens ou serviços pelo uso de suacitação ou representação da marcaindustrial, de comercio ou serviçode terceiros ou a citação ou repre-


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d’autrui, soit la citation ou lareprésentation de la raison socialeou de la dénomination sociale, dunom commercial ou de l’enseigned’autrui; 13. Mais considérant que cette pos-sibilité de comparaison se trouveinsérée dans un dispositif d’ensem-ble répondant à une finalité d’in-térêt général; qu’en outre, les dispo-sitions de l’article 10 ne peuventêtre mises en oeuvre que selon desmodalités fixées par la loi; que lesmanquements aux prescriptionslégales sont passibles de sanctionsqui visent en particulier les cas decontrefaçon d’une marque oud’utilisation frauduleuse de celle-ci; 14. Considérant, dans ces condi-tions, que le fait pour le législateurd’autoriser la citation de la marqued’autrui dans le cadre de la publicitécomparative ne porte pas au droitde propriété une atteinte qui seraitcontraire à la Constitution;Décide: Article premier: La loi renforçant la protection desconsommateurs n’est pas contraireà la Constitution.”

sentação da razão ou denominaçãosocial, nome comercial ou insígniade terceiros;

13. Mais em face desta possibilidadede comparação que se encontrainserida em um dispositivo que, notodo, responde a um fim de interes-se geral; que de outro lado, as dispo-sições do artigo 10 não podem serpostas em execução senão pelasmodalidades estabelecidas por lei;que as omissões perante as disposi-ções legais são passíveis de sançãoque visam, especificamente o casode contrafação de uma marca ou suautilização de forma fraudulenta;14. Considerando, nessas condições,que o fato de o legislador autorizar acitação da marca de terceiros nocaso de publicidade comparativanão gera um prejuízo ao direito depropriedade que seja contrário àdecisão Constitucional.Decide: Artigo primeiroA lei reforçando a proteção dosconsumidores não é contrária àConstituição.”

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