MARCAS. MARCA “NEXUS ONE”. ELEMENTO UNIDOS EM …denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nexus_one.pdf · expressão “S”, “ONE” ao fazer o pedido de registro. A

Denis Borges Barbosa Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da

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PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCAS. MARCA “NEXUS ONE”. ELEMENTO “NEXUS” APROPRIADO NOS ESTADOS UNIDOS EM ATIVIDADE IGUAL OU AFIM, COM USO PÚBLICO EM INTERNET ANTES DO USO COMO MARCA PELA SOCIEDADE NACIONAL. USO QUE EVIDENTEMENTE NÃO PODIA SER DESCONHECIDO. NULIDADE DO REGISTRO NACIONAL POR APLICAÇÃO DO ART. 124, XIII.

DOS FATOS E DA CONSULTA.................................................................................................................................. 3

Dos quesitos ............................................................................................................................................ 3 DoProcesso judicial .................................................................................................................................. 4

Petição Inicial ...................................................................................................................................................... 4 I - Dos fatos ................................................................................................................................................... 4 II – Da concessão da marca “NEXUS” à Autora e utilização indevida pela Google e Samsung. .................... 4

Exclusividade do nome e marca ............................................................................................................. 5 Princípio da Especialidade ...................................................................................................................... 5 Nome empresarial em telecomunicações .............................................................................................. 5 Do Direito ............................................................................................................................................... 6

III – Dos Pedidos: .......................................................................................................................................... 7 Conclusão ..................................................................................................................................................... 7

Agravo de Instrumento nº 0153297-47.2011 ..................................................................................................... 7 Conclusão do Agravo nº 0153297-47.2011 .................................................................................................. 9

Agravo de Instrumento 0168120-26.2011.8.26.0000 ......................................................................................... 9 Conclusão do Agravo 0168120-26.2011.8.26.0000 .................................................................................... 12

Contestação da Google ..................................................................................................................................... 13 3. Preliminarmente ..................................................................................................................................... 13 4. Do Mérito ............................................................................................................................................... 14

Contestação da Samsung .................................................................................................................................. 15 II – Dos Fatos .............................................................................................................................................. 15 III- Preliminares .......................................................................................................................................... 16 IV- Do Mérito .............................................................................................................................................. 17 X- Conclusão e pedidos:.............................................................................................................................. 19

Réplica .............................................................................................................................................................. 19 Réplica .............................................................................................................................................................. 21 Manifestação acerca da Réplica pela Google ................................................................................................... 21

Do signo distintivo em questão ............................................................................................................. 21 DO DIREITO .................................................................................................................................................... 25

Da noção da boa-fé em propriedade intelectual ................................................................................... 25 A exceção Pouillet .................................................................................................................................. 28

Os limites da aplicação da exceção Pouillet...................................................................................................... 32 O primeiro limite: especialidade ou afinidade, e não mais além ................................................................ 32 Segundo limite: a liberdade de uso de marcas não confusivas .................................................................. 34 Terceiro limite: o problema da territorialidade e sua superação ............................................................... 35 O pressuposto da proteção extraterritorial: tratado geral ou reciprocidade substantiva.......................... 38 A acolhida da proteção extraterritorial pela casuística .............................................................................. 38

A marca tem de ser exclusiva no território estrangeiro ....................................................................... 39



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Quarto limite: a questão do conhecimento evidente................................................................................. 40 Da desnecessidade de que a marca seja notória .................................................................................. 40 O conhecimento inevitável ................................................................................................................... 41

O quinto limitante: a questão das marcas fracas ....................................................................................... 43 Enfim, como aplicar a exceção Pouillet ............................................................................................................ 43 Resumindo a Exceção Pouillet .......................................................................................................................... 44

Da questão do nome de empresa em face das marcas ......................................................................... 45 Da colisão entre nomes e marcas ..................................................................................................................... 47 O critério da prioridade temporal, porém, cede perante a exigência da boa-fé .............................................. 51

DA APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS ................................................................................................................. 53 Da adoção de marca que evidentemente a autora não poderia deixar de conhecer ............................ 53

O uso da marca nos Estados Unidos através do registro de propriedade da Google Inc. obstava o registro

brasileiro ........................................................................................................................................................... 54 O início de uso nos Estados Unidos importa em apropriação exclusiva ........................................................... 55

Da aquisição da propriedade sobre uma marca no direito americano ...................................................... 55 Tipos de aquisição ................................................................................................................................ 55 Aquisição baseada no uso .................................................................................................................... 56 Aquisição baseada no uso no comércio interestadual e no registro federal ........................................ 56 O efeito da prioridade de uso sobre a propriedade da marca ............................................................. 57

Consequências da apropriação da marca NEXUS de propriedade da Google INC. ..................................... 57 Da especialidade e afinidade ............................................................................................................................ 57

A afinidade indicada pelo próprio INPI ....................................................................................................... 58 A afinidade definida pela doutrina e pela casuística .................................................................................. 59

O conhecimento inevitável ............................................................................................................................... 61 Da objetividade da informação .................................................................................................................. 61 Da inevitabilidade do conhecimento .......................................................................................................... 63

A própria atividade da autora conduz à inevitabilidade do conhecimento .......................................... 63 A natureza do uso estrangeiro leva à oportunidade de parasitismo .................................................... 64 Havendo inevitabilidade ....................................................................................................................... 64

Da distintividade do elemento significativo...................................................................................................... 64 Da conclusão quanto à distintividade ......................................................................................................... 66

Da conclusão quanto à aplicação da Exceção Pouillet no caso ......................................................................... 66 Da questão do nome empresarial da autora ......................................................................................... 66

Da interdição resultante da má-fé à legitimação de nome empresarial anterior ............................................. 67 Da manifestação de inequívoca má-fé em fevereiro de 2010 ............................................................... 69

DA RESPOSTA AOS QUESITOS .............................................................................................................................. 70 Ao primeiro quesito ............................................................................................................................... 70 Ao segundo quesito ............................................................................................................................... 71 Ao terceiro quesito ................................................................................................................................ 71



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Dos fatos e da consulta

Consulta-nos GOOGLE BRASIL INTERNET LIMITADA, através de seus ilustres patronos Dantas Lee Brock & Camargo Advogados, quanto a seu interesse jurídico em relação ao pedido de registro da marca “Nexus”, em nome de Google Inc, processos 830.536.353 e 830.536.388, classe NCL 9 (9), depositado em 17/05/2011 com prioridade americana¸ sendo que o pedido nº. 830.535.388 tem prazo de prioridade contatado a partir de 10/12/2009, com base no pedido de registro norte-americano nº 77/891,022.

Como relatado, tal marca teve seu uso em território nacional objetado por ação distribuída junto à 22ª Vara Cível do foro central da comarca de São Paulo, capital, pelo processo 583.00.2011.147293-7, em que é autora NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, e tendo como corréu Samsung Eletronica da Amazonia Limitada

Dos quesitos

Põe-nos a consulente a seguinte quesitação:

1) A Google Inc. é titular da marca NEXUS para a classe 38 (registro USPTO 3.554.195), utilizada publicamente e no comércio desde 1/9/2005 e requerida em 28/10/2005. Caso se entenda que tal marca da Google Inc, se destinada a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca pedida pela autora em 16/10/2006, evidentemente não poderia ser desconhecida por essa autora em razão de sua atividade, os pedidos e registros dela seriam válidos segundo o direito brasileiro?

2) A Google Inc. publicizou em seu intento de utilizar da marca NEXUS ONE para as atividade relativas a telefones celulares [NCL 38 (9)], requerendo imediatemente e obtendo a seguir registro nos Estados Unidos para tal signo. Em 14 e 20 de fevereiro de 2010 a autora depositou pedido de registro da marca NEXUSONE exatamente para tal atividade. Em face da Lei 9.279/96, a pretensão da autora encontraria abrigo no direito brasileiro?

3) A luz das considerações anteriores, tem a autora posição jurídica subjetiva que lhe permita obstar a pretensão da Google Inc., de obter proteção e eventualmente usar a marca NEXUS ONE no Brasil?



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Do Processo judicial

Petição Inicial

Ação de obrigação de não fazer por uso indevido da marca com pedido de tutela antecipada.

I - Dos fatos

A autora descreveu seu objeto social, como: prestação de serviços de telecomunicações, prestação de serviços de valor adicionado, compra, venda e locação de equipamentos de telefonia e circuitos eletrônicos, bem como distribuição de cartões de telefonia. Aduziu que sua marca é utilizada como nome empresarial. Ainda, afirmou operar nos ramos de internet, voip e comunicação de voz.

A Autora afirmou que utilizou como veículo de informação, atualização e divulgação de eventos, materiais de propaganda com o sinal distintivo “NEXUS”. A autora juntou ao processo documentos societários para comprovar sua existência desde 2005.

Afirmou-se que depositou o registro (n° 828.788.685) junto ao INPI em 16/10/2006, tendo sido deferido em 18/08/2009.

II – Da concessão da marca “NEXUS” à Autora e utilização indevida pela Google e Samsung.

A Autora descreveu seu registro junto ao INPI como: marca “NEXUS TELECOM” nas classes NCL (8) 35, a qual engloba serviços de – provedor de internet (sites, home pages, jornais), redes de comunicações – serviços de telecomunicações, transmissão de imagens via computador, transmissões via satélite, teledifusão por cabo, e ainda, comercialização de equipamentos de telecomunicações.

A Autora afirma que desde a data do depósito junto ao INPI difunde sua marca, anexou prova de uso da marca e seu portal. Afirmou que enviou notificação às Rés em 12/04/2011 (Google) e em 05/04/2011 (Samsung) informando sobre o seu direito de uso exclusivo da marca, porém não obteve resposta. A Autora aduziu que ao lançar aparelho móvel de celular as Rés invadirão esfera de sua propriedade.



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Exclusividade do nome e marca

A Autora transcreveu trecho da obra “Tratado da Propriedade Intelectual”, página 117, de nossa autoria, para demonstrar sua marca como objeto de direito de clientela. A Autora já se adiantou dizendo ser inverídica uma futura alegação das Rés de que o INPI havia concedido registro da marca “NEXUS” a várias empresas na classe referente à telecomunicações.

Outra transcrição feita pela Autora da mesma obra acima citada, dessa vez das páginas 403/404 foi – “Marca como um direito fundado na concorrência.”Segundo a Autora, a Ré Google do Brasil somente depositou no INPI pedidos de registro da expressão “NEXUS” e afins em março de 2011. O pedido abrangia diversas classes, dentre elas a classe 38. Foi oposta oposição pela Autora.

Princípio da Especialidade

A Autora ao afirmar que a atitude das Rés fere o princípio da especialidade trouxe a obra de nossa autoria à página 401. Segundo a autora para proteger seus direitos constitucionalmente garantidos há a utilização da marca, nome empresarial e ramo de atividade. A Autora aduziu que as Rés acrescentaram à expressão “S”, “ONE” ao fazer o pedido de registro.

A Autora juntou páginas de sites da internet para demonstrar a utilização, dita indevida, da marca “NEXUS”.

Nome empresarial em telecomunicações

A Autora afirmou estar amparada pela proteção constitucional ao nome empresarial, além do princípio da especialidade. Nesse sentido transcreveu a obra, já mencionada, de nossa autoria nas páginas 403/404 e 411/412. Aduziu a Autora que a utilização indevida de marca por terceiro não autorizado pode possibilitar confusão por parte das camadas populares, dos fornecedores, pela ANATEL, pelo PROCON e parceiros de negócios.

A Autora vislumbrou a possibilidade de concessão de tutela antecipada não só para proteção da marca, mas do nome empresarial, também para consumidores e fornecedores, sob pena de risco de dano irreparável.



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Do Direito

A Autora cita o art. 5º, XXIX CF, como proteção às criações imateriais, além do art. 122 da Lei 9279. Ainda, citou-se o Decreto nº 1355 de 1994 que incorporou o GATT e seus arts. 15 e 16, que dispõem sobre objeto de proteção e direitos conferidos às marcas.

Ainda, a Autora trouxe a importância da marca no campo do direito da concorrência e como garantia de proveniência do produto ou serviço; citou o art. 129 LPI para afirma que a marca ganha proteção legal e direito de fruição exclusiva após o registro no INPI. A Autora aduziu que não há direito de precedência, segundo o art. 129, §1º LPI por não utilizaram a marca “NEXUS” antes do registro da Autora. Sendo assim, sequer interpôs Oposição, como disposto no art. 158 LPI.

A Autora afastou uma possível alegação futura das Rés de que possa haver convivência “pacifica e harmoniosa” entre as empresas, já que a sua marca se tornou forma de identificação por parte dos membros da área. Nos termos do art. 189 LPI a Autora aduziu que a reprodução de marca registrada sem a devida autorização configura crime de contrafação, desde que haja semelhança ou afinidade no ramo de atividade. A Autora citou ainda o art. 195 da LPI, concorrência desleal, que pode criar confusão entre concorrentes a fim de desviar a clientela. A Autora cita a proteção conferida pela CUP contra o uso não autorizado de marcas.

Citou-se o art. 273 CPC, quanto à antecipação de tutela.

As Autoras pedem que seja determinado a proibição e obrigação de não fazer às Rés quanto á utilização da marca em questão em qualquer meio de comunicação e comercialização, sob pena de multa diária.

A Autora pede a imediata concessão de Antecipação parcial de tutela estando presentes os requisitos: o requerimento da parte é a presente inicial; a prova inequívoca foi apresentada como sendo o documento de concessão de marca “NEXUS” pelo INPI; a verossimilhança estaria presente nos documentos apresentados, nas questões de direito apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também teria sido apresentado nos documentos anexados, principalmente no que se refere a confusão que pode ocorrer entre consumidores, fornecedores, parceiros de negócio e órgãos públicos.



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A urgência é alegada, pela Autora, para resguardar seus interesses e ainda, se funda no receio de dano, haja vista a iminência de maciça veiculação pelas Rés na mídia em geral.

III – Dos Pedidos:

Requereu a Autora: concessão dos efeitos da antecipação de tutela, initio litis e inaudita altera pars; abstenção das Rés de utilizar a marca “NEXUS”, constituindo obrigação de não fazer; aplicação de multa diário no caso de descumprimento da ordem do juízo em valor não inferior a R$ 50.000,00; citação das Rés, segundo o art. 221, I CPC; quanto mérito que seja proibido definitivamente a utilização da marca “NEXUS”; produção de todas a provas admitidas em direito (documental, testemunhas e etc.); ao final que seja julgada procedente a ação. Valor da causa: R$ 50.000,00.

Conclusão

Em 26 de maio de 2011 foi deferida a tutela antecipada a fim de determinar que as Rés se abstenham de imediato a utilizar a marca NEXUS, sob pena de multa diária em favor da Autora de R$ 1.000,00:

Em vista dos documentos encartados a fls. 71/75 e a fls. 111/144 denota-se respectivamente que a autora é a titular da marca NEXUS a qual se encontra em divulgação no âmbito da atuação das rés, o que deve ser obstado, a fim de se preservar o direito da marca reconhecido na forma legal. Por esta razão, evidencia-se a verossimilhança das alegações iniciais, à luz do art. 273 do CPC, motivo pelo qual, também para se evitar prejuízo ao direito da autora, resta deferida a tutela antecipada requerida em fls. 34, itens a e b, a fim de se determinar que as rés se abstenham de imediato a utilizar a marca NEXUS, na forma de tal item a, sob pena de multa diária em favor da autora de R$ 1.000,00, à luz do art. 461, §§ 4º e 5º do CPC.

Agravo de Instrumento nº 0153297-47.2011

com pedido urgente de efeito suspensivo: São Paulo, 06 de julho de 2011

Agravante: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Agravada: NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

IV – Da r. decisão agravada:

A Agravante afirmou que a r. decisão teria deixado de apreciar os seguintes pontos: a marca “NEXUS TELECOM” é marca de serviços, enquanto a Agravante, se tivesse usado a marca, estaria usando para identificar produto; A Agravante se dedica ao ramo de “comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico”, conforma consta do cartão de CNPJ da mesma,



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enquanto a Agravada é uma “operadora de telefonia fixa comutada, que prevê serviços de voz local e longa distância, além do mais dos mais modernos serviços de voip”; a Agravada fornece aparelho que se assemelha a um aparelho telefônico, denominado “VONEX” e não “NEXUS TELECOM”; a marca “NEXUS” já estaria diluída por coexistir registrada no INPI em nome de diversas empresas e, por fim, a Agravante afirmou não utilizar a marca da Agravada no Brasil.

V – Da reforma da decisão que se impõe – da inexistência dos pressupostos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela: A Agravante alegou que falta à inicial os requisitos do art. 273 CPC.

V.1 – Da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da Agravada.

A Agravante alegou que ao buscar citado registro junto ao INPI da marca da Agravada deparou-se com, ao contrário do que fora dito antes, a marca mista “NEXUS TELECOM + figura”. Essa informação mostraria que a proteção conferida a esse tipo de marca é quanto ao uso de todos os seus elementos no conjunto. E, para que seja constatada prática de concorrência desleal apontada seria necessário uma análise das marcas em conjunto.

V.2 – Da ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A Agravante afirmou que nunca utilizou a marca da Agravada no Brasil, já que foi impossibilitada de lançar seu aparelho pela Anatel, conforme documento juntado pela Agravada, que sequer juntou prova de uso da marca pela Agravante.

O aparelho NEXUS apontado em documento obtido pela Agravada no site Mercado Livre pode ter sido colocado à venda por qualquer pessoa. Assim, a Agravante afirma que resta incomprovado os requisitos do art. 273, I CPC.

VI – Conclusão e Requerimento: A Agravante afirma estarem ausentes os requisitos da antecipação de tutela, dessa forma faz-se necessária a revogação da decisão. A Agravante requereu: que fosse liminarmente concedido o efeito suspensivo ao agravo para que fosse suspensa a antecipação dos efeitos da tutela e a intimação da Agravada.

Distribuição Urgente



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Conclusão do Agravo nº 0153297-47.2011

Em 19 de julho de 2011 foi mantida a decisão agravada. Alegou que apesar da alegação de diluição nem todas as empresas mostradas atuam no mesmo ramo da agravada:

AI 0153297-47.2011.8.26.0000, Sem efeito suspensivo Fls.235/239: ...10- Recebo o agravo na forma de instrumento, porém NEGO O EFEITO SUSPENSIVO, pelos motivos que passo a expor. Nesta sede de cognição sumária, em que pesem as bem expostas razões da agravante, entendo prudente a manutenção da decisão atacada, sobretudo diante da titularidade da marca pela recorrida (fls. 135/136 deste instrumento), a cujos interesses parece voltar-se com maior perigo de dano a natural demora na marcha processual. Por outro lado, é de se notar que embora a recorrente afirme estar "diluída a expressão NEXUS", nem todas as empresas por ela mencionadas às fls. 13/14 atuam no mesmo ramo da agravada, sendo algumas - a meu ver - inservíveis para comprovar sua tese. Citem-se, nesse sentido, aquelas detentoras das marcas "LATINEXUS", "GENEXUS" e "CONNEXUS", as quais distinguem bastante razoavelmente de "NEXUS", afastando, a princípio, eventual concorrência desleal. De toda sorte, será açodada qualquer decisão deste Relator antes da oitiva da parte adversa bem como das informações judiciais de praxe, devendo ser mantida a r. decisão do MM. Juízo a quo até decisão ulterior da C. 2ª Câmara de Direito Privado. 14.Requisitem-se as informações ao MM. Juízo a quo. 15.Intime-se a agravada para resposta, no prazo legal. 16.Após, voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações ou prolação de voto. Fica(m) intimados (a)(s) (o)(a)(s) agravado (a)(s) para resposta

Agravo de Instrumento 0168120-26.2011.8.26.0000

com pedido de concessão de efeito suspensivo

São Paulo, 13 de julho de 2011

Agravante: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Agravada: NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Em face da decisão do dia 26.05.2011 que deferiu a tutela antecipada pretendida pela ora Agravada, para que as demandadas se abstivessem de utilizar a marca “NEXUS”, sob pena de multa diária. Tal decisão fora proferida sob erro material, segundo a Agravante, pois fora com base em documentos que não comprovam a verossimilhança das alegações, já que não comprovaram que a Agravante e a interessada Samsung estão fazendo uso da marca “NEXUS” em publicidade, assim como não houve comprovação de que a Agravada possui registro da marca “NEXUS”.

Com base no art. 527, III c/c 558 ambos do CPC a Agravante requereu o efeito suspensivo, evitando lesão irreparável a seus direitos, na medida em que não houve comprovação de que a Agravante e a Interessada utilizaram da marca Nexus.



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Agravo de Instrumento


Agravante: GOOGLE BRASIL ITERNET LTDA

Agravado: NEXUS TELECOMUNICAÕES LTDA

Interessado: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNICA LTDA

1. Sumário

O Recurso pretende atacar a decisão do dia 26.05.2011.

A Agravante pretende demonstrar que a Agravada não possui o registro da marca NEXUS perante o INPI. A concessão do uso da marca é somente para a categoria serviços de telecomunicações. Para produtos a Agravada possui apenas pedido de registro. Dessa forma, a Agravada induziu o magistrado a erro ao aduzir que possuía a propriedade da marca NEXUS para produtos.

A Agravante ainda aduziu que outro fato que levou a erro o magistrado foi juntar documentos que supostamente comprovariam o uso de publicidade da marca NEXUS pela Agravante e da Interessada e as notícias vinculadas na internet sobre o celular NEXUS lançado em território estrangeiro.

Neste sentido, a Agravante afirmou não utilizar a marca em questão, não promover publicidade e que o site da Samsung apresentado correspondia à Home Page de Portugal.

3. Dos fundamentos de fato e de Direito que motivam a reforma da decisão agravada

3.1 – Inexistência de Registro no INPI da marca Nexus para a classe de produtos – Classe 9

A Agravante citou o art. 5º, XXIX CF e os arts. 2º, 129 e 130 LPI com o intuito de afirmar o direito de uso exclusivo de uma marca quando esta tem o registro expedido pelo INPI.

No caso em tela a Agravada tem o registro da marca “NEXUS TELECOM” para a classe NCL 35, serviços, e não da marca “NEXUS”. Já para a classe de produtos, NCL (9) 9 não há registro pela Agravada – imprescindível para a comprovação dos fatos. Nesse sentido a Agravante citou o princípio da especialidade, a proteção do signo é conferida apenas naquela classe em que foi



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concedida. A Agravante Google mostrou o trâmite de seu pedido de registro para a marca NEXUS ONE, para celular.

Ainda, a Agravante alegou que a Agravada sequer apresentou produto de sua propriedade com a marca NEXUS.

3.2 – Provimento jurisdicional inócuo-inexistência de uso da marca NEXUS pela Agravante no território nacional.

A Agravante, mais uma vez, afirmou que não faz utilização da marca NEXUS e muito menos veicula publicidade no território nacional. A Agravante esclareceu que junto com a Samsung lançou o celular “NEXUS S” no mercado internacional apenas.

Ainda, alegou-se que os celulares NEXUS S comercializados no Brasil não são de responsabilidade do canal Samsung/Google. As páginas de internet apresentadas mostram vendas feitas por usuários do site Mercado Livre. A única publicidade oficial, segundo a Agravante, juntada aos autos é a de uma página da Samsung Portugal.

4. Do Pedido de efeito Suspensivo

A Agravante alegou que o fumus boni iuris se apresentou na demonstração, através de documentos de que a Agravada não possui o direito de propriedade sobre a marca NEXUS para a classe de produtos NCL 9. Além, a Agravante não faz uso da marca em território brasileiro.

Dessa forma, aduziu a Agravante que a multa será um meio de enriquecimento sem causa já que a ordem judicial proferida é impossível de ser cumprida. O periculum in mora, segundo a Agravante, seria o perigo de ter que cumprir com a obrigação de pagar a multa diária de R$ 1.000,00.

5. Dos pedidos: A Agravante Google requereu: imediata concessão dos efeitos suspensivo ao recurso em questão para que seja revogada a antecipação de tutela concedida inicialmente; integral provimento ao recurso considerando que a Agravada não possui o direito de propriedade sobre a marca NEXUS para a classe de produtos, assim como a Agravante não utiliza a marca em questão.

Petição Informando interposição de Agravo de Instrumento

pela Ré Google Brasil Internet Ltda



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A Requerida Google informou a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão de 26.05.2011. Ainda, requereu, nos termos do art. 529 CPC, que fosse exercido o juízo de retratação sobre a decisão interlocutória recorrida.

1. Inexistência de Registro no INPI da marca NEXUS para a classe de produtos – Classe 9.

A Requerida Google afirmou que a Autora não possui o registro da marca NEXUS perante o INPI para a classe de produtos, conforme documentos anexados. O registro da Autora seria apenas para a classe NCL 35: serviços e, segundo o princípio da especialidade, a proteção ao signo registrado estende-se somente para a classe que foi concedida o registro. Já para produtos a Autora teria apenas pedido de registro, que não confere exclusividade.

A Requerida Google citou os arts. 2º, 129 e 130 da LPI para corroborar sua afirmação da necessidade do registro para que haja proteção da marca. Segundo a Requerida Google os documentos juntados aos autos mostram registro da marca “NEXUS TELECOM” e não da marca “NEXUS”. A Requerida Google apresentou a Consulta à base de dados do INPI para demonstrar que seu pedido de registro para celular “Nexus One” ainda está em trâmite.

2. Inexistência de uso da marca Nexus pela Agravante no Território Nacional

A empresa Google afirma que as Requeridas não utilizam a marca NEXUS no Brasil, assim como não há veiculação publicitária. Ainda, elas lançaram um celular “NEXUS S” no mercado internacional, apenas.

Afirmou-se que se há venda do celular NEXUS S no Brasil ela não é produzida por canais Samsung/Google.

As páginas de internet mostrada pela Autora, segundo a Requerida Google, são vendas feitas por usuários no site Mercado Livre. Portanto, as Rés não tem qualquer responsabilidade por tais vendas. Ainda, a única publicidade oficial seria aquela correspondente à página da Samsung em PORTUGAL.

Conclusão do Agravo 0168120-26.2011.8.26.0000

Fls.259/261: ...5- Recebo o agravo na forma de instrumento, porém NEGO O EFEITO SUSPENSIVO, pelos motivos que passo a expor. 6.A decisão atacada, vale frisar, já foi objeto de análise deste Relator acerca da qual se manifestou nos autos do agravo supra mencionado, interposto pela corré Samsung. 7.Os argumentos da ora recorrente trilham a mesma senda utilizada - e já apreciada - naquele recurso, motivo pelo qual nego o efeito suspensivo também nesta sede, limitando-me a reproduzir os fundamentos lá adotados. 8.Com efeito, nesta sede de cognição sumária, em que pesem as bem expostas razões da agravante, entendo prudente a



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manutenção da decisão atacada, sobretudo diante da titularidade da marca pela recorrida, a cujos interesses parecem voltar-se com maior perigo de dano a natural demora na marcha processual. De toda sorte, será açodada qualquer decisão deste Relator antes da oitiva da parte adversa bem como das informações judiciais de praxe, devendo ser mantida a r. decisão do MM. Juízo a quo até decisão ulterior da C. 2ª Câmara de Direito Privado. 10.Intime-se a agravada para resposta, no prazo legal. 11.Após, tornem conclusos juntamente com os autos do agravo nº 0153297-47.2011 para ulteriores deliberações ou prolação de voto. Fica(m) intimados (a)(s) (o)(a)(s) agravado (a)(s) para resposta

Contestação da Google

Em 26.07.2011

Autor: NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Réu: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Também figura no pólo passivo: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

3. Preliminarmente

3.1- Da ausência de Interesse processual

A Ré Google afirmou a Autora não possui registro junto ao INPI para a classe de produtos, há um pedido de depósito - que não garante o uso exclusivo da marca, segundo os arts. 129 e 130 LPI. Seu registro para a marca NEXUS corresponde à classe de serviços, NCL (8) 35.

Ainda, trouxe o princípio da especialidade para corroborar a tese de que a proteção do signo se dá somente naquela classe para a qual foi concedido o registro. Na ausência de registro para a marca em questão pela Autora, na classe produtos, a Ré Google afirmou que a Autora deve ser declarada como carecedora da ação.

3.2 – Da Impossibilidade jurídica do pedido – necessidade de reconhecimento da inexistência de preenchimento das condições da ação – verdadeira inépcia da petição inicial

A Ré afirma ser impossível atender o pedido da Autora, já que não faz utilização no território nacional da marca NEXUS, muito menos há veiculação publicitária. O celular NEXUS S das Requeridas foi lançado apenas no exterior. A documentação dos autos sobre o celular são publicações de terceiro, sobe as quais a Ré não tem responsabilidade. Assim como não há responsabilidade, segundo a Ré, sobre a venda no site Mercado Livre de seu aparelho celular.



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A Ré afirmou que a única publicidade oficial seria correspondente a uma página da internet da Samsung de Portugal. Assim, a Ré aduz a má-fé da Autora ao embasar suas afirmações nesse site. Nos termos do art. 295, I CPC a Ré pede a inépcia da inicial por haver impossibilidade jurídica do pedido.

3.3 – Da Ausência de documentos essenciais para a propositura da presente demanda.

A Ré Google afirmou que os documentos que comprovariam as alegações da Autora não estão presentes na demanda, conforme disposição do art. 386 CPC. Assim, a Autora deixou de apresentar documento que comprovasse o uso pela Requeridas da marca NEXUS no Brasil. Já que os documentos apresentados mostram o uso de tal marca no mercado internacional. Dessa forma, a Ré pediu extinção do feito sema nálise do mérito, conforme art. 267, I CPC.

4. Do Mérito

4.1. Inexistência de concorrência desleal e/ou contrafação

Como a Autora não demonstrou possuir direito de propriedade sobre a marca NEXUS para produtos nem comprovou a comercialização de aparelhos telefônicos com a marca em questão (o aparelho NEXUS S não é comercializado no Brasil pelas Requeridas), a Ré afirma que deve ser afastada a alegação de prática de concorrência desleal, não há utilização da mesma marca para individualizar o mesmo produto.

4.2. Da ausência de registro pela Autora da marca NEXUS para a classe produtos

A Ré alega que não utiliza sua marca NEXUS S no Brasil, mas ainda se utilizassem não estaria cometendo ilícito, já que a Autora não possui concessão do pedido pelo INPI – art. 2º LPI. O direito de uso somente é conferido quando a propriedade é registrada, art. 130 LPI.

A Ré apresentou telas do site do INPI em que visualiza-se que o registro da Autora é para a classe de serviços. Para a classe produtos não há registro da Autora. O que existe no INPI é um pedido de registro da Autora, porém nos termos do art. 129 LPI a Ré afirmou que a propriedade se dá pelo registro validamente expedido. Apesar de haver exceção no art. 129 LPI, afirmada pela Ré, não haveria utilização da marca NEXUS em produtos pela Autora (como ela teria afirmado, além de ter trazido documentos que mostram sua atuação no mercado de internet, DDD e Ddi e VOIP, comunicação de voz).



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Ainda, a Ré trouxe o princípio da especialidade para demonstrar que é possível ter duas marcas iguais registradas em classes diferentes. A Ré mostrou página do site INPI em que ela requereu o pedido de registro para a marca NEXUS ONE, celular que pretende comercializar no Brasil.

Segundo a Ré o fato de que a Autora utiliza a expressão NEXUS, não só como marca, mas como nome empresarial não há autoriza a impedir o uso pelas Requerias, já que a proteção legal da denominação de nome empresarial restringe-se ao teritório do Estado em que se localiza a Junta Comercial.

Também, conforme aduzido pela Ré, a Autora não poderia se utilizar da CUP quanto a uma possível proteção internacional, pois ela não possui notoriedade.

4.3. Inexistência de uso indevido da marca NEXUS pela Requerida

A Ré alega que não há manifestação oficial das Requeridas quanto a comercialização do celular NEXUS S no Brasil, a comercialização se dá no exterior. A divulgação ou venda por terceiros não seria de responsabilidade das Requeridas.

A Autora, segundo afirmou a Ré, usou de má-fé (art. 17, II CPC) ao anexar publicidade oficial sobre o celular em questão, porém a tal página de internet é de Portugal. E, ainda que a Autora tivesse o registro da marca para produtos ele somente conferiria proteção em território nacional.

5. Dos Pedidos: A Ré Google requereu: revogação da liminar concedida, pois a Autora não possui registro para a marca na classe produtos e porque a Ré não utiliza a marca no Brasil; extinção da ação sem exame do mérito, nos termos do art. 267, I e IV CPC; se não for entendido dessa forma, que no mérito seja entendido pela improcedência total e produção de provas.

Contestação da Samsung

Em 26.07.2011

Autor: NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Réu: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Também figura no pólo passivo: GOOGLE BRASIL INTERNET LIMTADA

II – Dos Fatos

A Ré Samsung afirmou que não há possibilidade de concorrência entre Autora e Ré já que atuam em nichos mercadológicos distintos. A Ré aduziu que nunca



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utilizou no Brasil as expressões NEXUS, NEXUS S ou NEXUS ONE, utilizados apenas em outros países. Assim, verificou-se no fato de a Autora não apresentar prova de que a Ré em questão utilize utiliza a marca no Brasil.

A Ré negou qualquer publicidade no país e alegou que os documentos apresentados não publicações de terceiros sobre os quais ela não tem responsabilidade (tendo sido pedido o desentranhamento dos autos de tais documentos) e que o site oficial apontado é uma página de Portugal.

A Ré afirmou que o único registro, de nº 828.788.685, da Autora para a marca NEXUS é de marca mista, de serviço, na classe NCL (8) 35, concedido em 18.08.2009. A Ré ainda alegou que o termo NEXUS já é diluído no campo das empresas de tecnologia.

A Ré aduziu que os pedido de registros questionados pela Autora são os de nº 830.536.353 e 830.536.388, ambos nominativos de produtos, NEXUS ONE, de titularidade de Google Inc., ambos na classe NCL 9 (09).

II.a- Da necessária reinstauração da verdade

A Ré afirmou ser inverídica a informação da Autora de que os pedidos depositados pela Google Inc. são de março de 2011, pois como demonstra o site do INPI são de 24/02/2010, sendo que o pedido nº. 830.535.388 tem prazo de prioridade contatado a partir de 10/12/2009, com base no registro norte-americano nº 77/891,022.

Outra informação inverídica apontada pela Ré seria a de que haveria pedidos da marca NEXUS em várias classes, somente há (conforme página INPI) pedido para a marca NEXUS ONE na classe NCL 9 (9). Ainda, não haveria, segundo a Ré, oposição perante o INPI até a data dessa contestação. Por tais informações inverídicas a Ré Samsung requereu a condenação da Autora por litigância de má-fé, com base no art. 17, II CPC.

Por fim, a Ré ressaltou que a Autora há um produto semelhante a um celular, porém chamado VONEX, marca esta que não possui registro mas apenas pedido depositado em 10/02/2010.

III- Preliminares

III.a- Ausência de interesse de agir e movimentação desnecessária do pode judiciário



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A Ré afirmou que nunca utilizou a marca NEXUS no Brasil. Assim, a Autora sequer apresentou qualquer evidência nesse sentido. Dessa forma, não haveria, segundo a Ré, interesse de agir por parte da Autora que moveu a máquina do judiciário desnecessariamente, podendo ser caracterizado abuso da tutela jurisdicional. Portanto, a Ré requereu extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV CPC.

III.b- Pedido juridicamente impossível

A Ré afirmou que a Autora pediu abstenção de utilização de marca que nunca foi utilizada no país e nem mesmo esteve na eminência de ser. Também, a Ré alegou que o pedido de antecipação de tutela em reação a Co-Ré Samsung é impossível, já que não foi demonstrado dano concreto.

IV- Do Mérito

IV.a- As partes não são concorrentes, então não há que se falar em concorrência desleal

A Ré Samsung trouxe doutrina de nossa autoria para corroborar sua afirmação de que para haver concorrência a identidade deve ser objetiva, pois o setor de telecomunicações se divide em diversas áreas diferentes. Assim os produtos deveriam atender a necessidade comum.

Afirmou ainda que a Autora prestaria serviço de aluguel especializado, serviço de VOIP, entre outros serviços personalizados, enquanto as Rés trabalham com celulares e periféricos. Disso a Ré alegou que ela lida com produtos e a Autora é prestadora de serviços.

Mais uma vez nos citando a Ré traz a tese da concorrência ostentatória. A Ré afirma ter uma produção volta ao consumo em massa, enquanto a Autora atenderia a profissionais de atuação especializada, com necessidades específicas para telecomunicações, normalmente pessoa física (além de não ter seus serviços expostos ao consumo em “balcão” ou “prateleira”).

A Ré aduziu que a tese de desvio de clientela também não prospera, já que não há no Brasil a utilização da marca NEXUS. Por fim, a Ré atacou o argumento de confusão por órgãos públicos, pois estes dispõem de informações especificas, como CNPJ.



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IV.b- Exame de colidência de marcas mistas. A análise deve ser feita no conjunto.

Ainda que os nichos fossem os mesmo, segundo a Ré a colidência entre as marcas deve ser analisada em seu conjunto. Dessa forma, a Ré aduz que a marca em questão da Autora é marca mista, então teria que ser analisada com o elemento figurativo distintivo e, ressaltou-se a classe de serviços para a Autora, enquanto a Ré tem pedidos para a classe de serviços.

IV.c- Da diluição da marca NEXUS e incidência da teoria da distância

A Ré afirmou que a expressão NEXUS é de uso comum nas áreas de tecnologia, comunicações e prestações de serviços no Brasil. Apresentou quadro com diversos registros. A Ré utilizou a teoria da distância para mostrar que há convivência pacífica entre as marcas que possuem poucos elementos diferenciadores, como: CONNEXUS e LATINEXUS.

IV.d- Da flagrante má-fé da Autora ao depositar pedido de registro para a marca NEXUS ONE.

Do site do INPI a Ré retirou o pedido de registro para NEXUS ONE da Google Inc que indica a existência de prioridade unionista (previsto no art. 4º CUP e art. 127 LPI) do registro norte-americano de nº 77/891,022, depositado em 10.12.2009.

A Ré aduziu má-fé da Autora ao depositar os pedidos de registro nº. 902.259.57, 902.259.563 e 902.259.652 em 20.01.2010 e o de nº 902.263.358 no dia 21.01.2010; todos com a expressão NEXUS ONE nas classes NCL (9) 9, 35, 37 e 38. Todos esses pedidos já teriam oposição da Google Inc.

V. Do nome empresarial e da ausência de violação: A Ré afirmou não haver violação já que o nome empresarial não é idêntico a marca da Autora.

VI – Da decisão proferida em caso análogo: A Ré trouxe comentários sobre o caso Hermes Internacional e Hermes do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

VII – Da necessária reconsideração da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela: A Ré alegou que houve ausência de fundamentos por parte da Autora e, ainda, afirmou a necessidade de cognição exauriente. Também, alegou ausência dos requisitos do art. 173 CPC.

VII.a- Da inexistência de prova inequívoca e verossimilhança da alegação



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A Ré apontou a falha da Autora em não fundamentar o uso da marca NEXUS pelas Requeridas. Conforme já aduzido nenhumas das provas trazidas demonstram indício de uso. Ainda, segundo a Ré quando o termo não gera confusão mercadológica seu uso não deve ser impedido.

A Ré afirmou que não basta apresentação de título marcário para demonstrar prova inequívoca e verossimilhança.

VII.b- Da inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação para a Autora e da reversão do provimento

A Ré alegou que não havendo concorrência, não haveria desvio de clientela. Dessa forma, também não haveria que se falar em dano. Sendo afirmação das Rés de que nunca utilizaram a marca em questão no Brasil não subsiste a alegação da Autora de dano “abalo à integridade moral”.

A Ré aduziu que o provimento trata-se de limitação a liberdade constitucional do art. 170 caput e inciso VI.

VII.c- Da ausência de urgência na antecipação e do periculum in mora das partes

A Ré afirma que o periculum in mora não existe por não haver utilização da marca NEXUS no Brasil pelas Requeridas. Do contrário, tal medida poderia trazer dano às Rés numa possível utilização da marca NEXUS ONE para celulares e periféricos, já que é um mercado de rápidas mudanças.

IX – Da inexistência do dever de indenizar: Apesar de não ter havido pedido de indenização pela Autora, a Ré se antecipou e alegou que não pratica nenhum ato ilícito daqueles elencados pela Autora., motivo pelo qual seria improcedente pedido de ressarcimento por perdas e danos. Ainda, que subsistisse qualquer ato ilícito a Autora não fez prova de dano concreto.

X- Conclusão e pedidos:

A Ré requereu: reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela; extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV CPC ; improcedência da ação; desentranhamento de alguns documentos por possuírem linguagem chula e vulgar (fls. 121 e 125 e 133 a 137) e a condenação da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II e 18 CPC.

Réplica

Em 19.08.2011

À contestação da Ré SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMZÔNIA LTDA



UERJ, e da ESA/SP.

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II- Da preliminar alegada em Contestação

A Autora afirma ter acostado aos autos o registro de sua marca perante o INPI, razão pela qual não prosperaria o argumento de inexistência de interesse processual.

A Autora juntou mais um documento que comprovaria o uso da marca pela Ré Samsung, uma reportagem da Folha de São Paulo divulgada e seu site, de 06.05.2011, em que o Diretor de Produto da Samsung faz referência ao NEXUS S dizendo: “Nesse produto, a Google entra com 100% do software e nós entramos com o hardware.” Entre outros comentários. Anda, em outro trecho diz que a Folha entrou em contato com a Google e esta informou que a Samsung é responsável pelas declarações a respeito do NEXUS S.

III- Da marca NEXUS: A Autora alegou que em seu registro no INPI para a marca NEXUS TELECOM inclui-se a comercialização de equipamentos de telecomunicações. Ainda, contrariando o que fora dito pela Ré, a Autora afirmou que para marca NEXUS somente há o seu registro no INPI, no setor de telecomunicações.

V- NEXUS ONE, NEXUS S e variações: A Autora alegou a má-fé processual da Agravante uma vez que o registro no INPI mencionado pela Ré, e juntado aos autos, não corresponde à classe de vendas e compra de equipamentos de telecomunicações.

VI- Concorrência e precedência: A Autora diz ter preferência nos registros complementares ainda em trâmite perante o INPI. Em relação à concorrência a Autora complementa o que fora dito na inicial alegando que o celular da Ré seria um smartphone e que, assim, seria destinado à utilização no mesmo segmento comercial explorado por ela.

VII- Da suposta diluição da marca: A Autora contrariou o argumento de diluição de marca ao afirmar que não há na área específica da Autora outro registro com essa marca.

VIII- Dos pedidos: A Autora requereu: multa por litigância de má-fé, conforme art. 17 CPC e que fosse julgada totalmente procedente a ação.



UERJ, e da ESA/SP.

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Réplica

Em 19.08.2011 À contestação da Ré GOOGLE BRASIL INTERNET LIMTADA: A Autora repetiu a réplica que fez em relação à Ré Samsung em todos os seus termos.

Manifestação acerca da Réplica pela Google

Em 08.09.2011

Ré: GOOGLE BRASIL INTERNET LIMTADA

1. Da impossibilidade de acolhimento das alegações da Autora

A Ré alega novamente que a Autora não comprovou seu registro para a classe produtos (uma vez que ela somente teria o registro para a classe serviço e para produtos haveria apenas pedido de registro). Também não haveria comprovação pela Autora de que ela faria uso da marca para produtos, mas somente para serviços e distribuição de cartões de telefone. Além, mais uma vez a Ré se utilizou o principio da especialidade.

A Ré aduziu ainda que a Autora não comprovou o uso pelas Requeridas da utilização em território nacional da marca em questão. Dessa forma, a reportagem da Folha de São Paulo trazida pela Autora demonstraria justamente o contrário do pretendido, a reportagem demonstraria que o aparelho NEXUS S não seria lançado no Brasil. E, não havendo uso da marca, alegou a Ré, que não haveria concorrência.

2. Inexistência de fluência de multa-diária por suposto descumprimento obrigacional: A medida adota seria inócua, segundo a ré, pois não há qualquer utilização da marca NEXUS, muito menos veiculação publicitária por parte da peticionaria, no território brasileiro.

3. Dos pedidos: A Ré requereu: revogação da tutela antecipada e não incidência de multa diária; extinção da ação sem exame de mérito, nos termos do art. 267, I e VI CPC e improcedência total da ação, no mérito.

Do signo distintivo em questão

A questão em análise centra-se na disputa em torno do uso da expressão “NEXUS ONE”, no território brasileiro, no tocante ao mercado específico representado por telefonia e sistemas de telecomunicação, inclusive através de internet.



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Informa-nos a consulente, e verificamos autonomamente nas bases de dados do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, a http://www.uspto.gov, que a Google Inc. é detentora de direitos relativos à expressão NEXUS ONE, através do pedido de marca Registro 3.975.376, na classe CL 9(9) registrada em 7 de junho de 2011, para telefones celulares 1.

Ocorre que, como se lê nos autos eletrônicos do mesmo processo, tal registro foi obtido pela homologação da repartição oficial de negócio jurídico através do qual a Integra Telecom, Inc, titular do registro 3.554.195 2, concedido em 30/12/2008, transferiu à Google Inc seus direitos à marca NEXUS, protegida por tal registro. Esse registro do qual a Google é cessionário e titular integral se refere à seguintes atividades (constamtes da classe NCL 38 (9):

Prestação de serviços de telecomunicações, a saber, a transmissão de dados e voz, e recursos avançados de chamada, ou seja, chamada em conferência, encaminhamento de chamadas, rejeição de chamadas, chamada de retorno, chamada em espera, identificador de chamadas, bloqueador de identificador de chamadas, rediscagem contínua, toque serviços especializados, serviços de excesso de fax, caça de linha, chamada de velocidade, serviço telefônico de longa distância, serviço gratuito de entrada, correio de voz e acesso de alta velocidade a uma rede mundial de computadores, tudo o isso com exclusão do fornecimento de acessos a usuários múltiplos uma rede global de informações po computador para os participantes da indústria do petróleo físico. 3

Assim, a Google é titular igualmente de tal registro. Verifiquemos a natureza dessa marca.

Segundo a base oficial americana, a marca entrou em uso em 1 de setembro de 2005, sendo requerida em 28 de outubro do mesmo ano. É marca nominativa, ou seja, se aplica a toda e qualquer modalidade de uso verbal, não composta por qualquer elemento figurativo. Foi concedida em 30/12/ 2008.

Apenas em 16/10/2006 - mais de um ano após o início do uso da marca NEXUS como marca na classe 38 do registro americano 3.554.195, de titularidade da Google Inc, - a Nexus Telecomunicação Limitada solicita registro

1 Vide a base oficial amareicana em http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4003:buj411.4.1

2 Vide http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4003:buj411.2.1

3 “Providing telecommunication services, namely, transmission of data and voice, and enhanced calling features, namely, conference calling, call forwarding, call rejection, call return, call waiting, caller ID, caller ID block, continuous redial, specialized ringing services, fax overflow services, line hunting, speed calling, long distance telephone service, inbound toll-free service, voice mail, and high-speed access to a global computer network, all of the foregoing excluding providing multiple-user access to a global computer information network for participants in the physical oil industry.”



UERJ, e da ESA/SP.

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da mesma marca (na verdade NEXUS TELECOM) na mesma classe (e na classe 35) no INPI.

Apenas na classe 35 (não ainda na classe 38) a Nexus Telecomunicação obteve registro, em 18/08/2009 (com a apostila “sem direito ao uso exclusivo da palavra "telecom"). Nesta classe, a exclusividade que dispõe é para “compra e venda de equipamentos de telecomunicação e venda e distribuição de cartões de telefonia.” Lembre-se que, segundo a ementa dessa classe 35, os serviços contidos nessa classe são “35 - Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.”

Até então, não obstante ter obtido, para o Estado de São Paulo, o registro de nome de empresa Nexus Telecomunicações Ltda, apenas requerera como marca (em 22/12/2005) VONEX (Mista) para as classes 35, 37 e 38 e – em 08/08/2006, para a marca SEMPRE, na classe 35 e três dias depois, para a classe 37.

Pois bem, em 20/01/2010, após o anúncio mundial de que Google Inc. utilizaria em seu projeto relativo a celulares a marca NEXUS ONE 4, a Nexus Telecomunicações, que jamais entendera de seu interesse a classe 9, nem jamais demendara o elemento NEXUS como nominativo, deposita nela, e nas classes 35, 37 e 38, a marca nominativa NEXUSONE 5.

Resumindo, assim, a marca NEXUS só é requerida como seu interesse pela NEXUS Telecomunicações um ano após o uso e pedido de registro da marca na classe 38 americana, de titularidade da Google Inc. Antes, entendia que seu interesse estava nas marcas VONEX e SIMPLES.

Coincidência?

Alega a Nexus Telecomunicações que seu ramo é o campo de telecomuncações, inclusive e especialmente a internet. Seria plausível que, ao lançar a marca na rede mundial de computadores, escapasse a sua atenção o uso, num campo que se

4 O Nexus One da Google Inc. foi lançado oficialmente em 5/01/2010. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nexus_One Entretanto, antes disso, já em 12/12/09, encontramos notícias sobre ele: http://mashable.com/2009/12/12/nexus-one/ e http://www.billshrink.com/blog/6627/nexus-one-google-phone-confirmed-details/. A marca NEXUS ONE foi depositada no USPTO no dia 10/12/09: http://en.wikipedia.org/wiki/Nexus_One e a base do USPTO. No mesmo dia depositou a marca no INPI, na classe NCL (09) 09, para telefones celulares, sob o número 830536388. Em 24/02/2010 voltou a depositar a mesma marca na mesma classe 9, mas para periféricos de telefones celulares, recebendo o número 830536353.

5 No dia 14 do mesmo mês, pela primeira vez, deposita também NEXUS TELECOM para a classe 9.



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arroga como seu, da mesma marca para a classe 38, por uma empresa de porte, e de tradição, americana? Num mercado consagrado como inovador e de ponta exatamente nesse setor econômico? Ela, profissional da telecomunicação e da internet, deixaria de consultar a rede no tocante ao mesmo elemento significativo, no campo de atividade em que diz praticar?

Poderia escolher como sua marca o núcleo (mot vedete) de seu nome empresarial paulista desde sua fundação; mas só requer o registro após o emprego da marca – e o pedido de registro – da Google Inc. Um ano após. Antes, usava marca inteiramente diversa.

Este improvável acaso, porém, se torna ainda mais implausível quando, após a publicização do emprego de NEXUS ONE como marca a ser usada também em seus novos negócios pela Google Inc., a mesma empresa demanda proteção para idêntico signo, em forma nominativa, e precisamente para o campo em que sabia que a Google Inc teria interesse de utilizar.

Certo é que os efeitos da prioridade unionista e do depósito anterior no Brasil cancelariam, como resultado de direito, a pretensão. A manifestação aqui parece indicar apenas a vontade obstrutiva e o intuito de concorrência caudatária.

Mas há um certo nexo no intuito de tomar para is, em 2006, como marca, o signo usado na conformidade do registro da classe 38 da Google, desde 2005. Há um nexo similar o ineludível propósito de tomar para si, em atividade para a qual jamais entendera pretender proteção, a forma exata do signo que publicamente fora manisfestada como seu intento (e efetivamente reservada pela prioridade e pelo depósito anterior o Brasil) pela mesma Google Inc.

Se significativos e veementenes tais índices, a soma desses comportamentos pareceria indicar uma estratégia de concorrência, atenta, oportunista e sistemática.

Certamente não é apanágio do parecerista fazer juízo sobre tais questões eminentemente de fato. Apenas lhe é dado, revistando o direito pertinente, apontar certas conclusões que decorrem de nosso sistema jurídico, se o juiz entender existir os índices de vontade ilícita ou defeituosa para os quais a Propriedade Intelectual dá consequência específica.



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Do direito

Nesta seção exporemos, em primeiro lugar, o requisito genérico de boa-fé como requisito integrante da juridicidade das pretensões relativas à propriedade intelectual.

Em seguida, examinaremos a forma especial de proteção à boa-fé que recusa proteção como marca registrada daqueles signos que – utilizados por terceiros no Brasil ou no exterior – evidentemente não podiam deixar de ser conhecidos como sendo do usuário anterior pelo depositante (Art. 124, XXIII da Lei 9.279/96).

Por fim, examinaremos a questão da precedência do registro do nome de empresa da autora, em face dos requisitos genéricos de boa-fé na aquisição dos direitos de propriedade intelectual.

Da noção da boa-fé em propriedade intelectual

A noção de boa-fé como raiz da aquisição de direitos de propriedade intelectual e fundamento de seu exercício é um dos temas mais centrais desse ramo do direito. Assim notamos em recente estudo 6:

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido 7:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

6 BARBOSA, Denis Borges Barbosa, A concorrência desleal, e sua vertente parasitária (agosto de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf, a ser publicado no número de novembro de 2011 da Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, em http://www.ibpibrasil.org/42715/home.html. Neste estudo igualmente indicamos que a concorrência desleal se funda na noção de eficiência competitiva, e a rejeição do comportamento obstrutivo.

7 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. XVI, 3ª. Ed. (anotada por SILVEIRA, Newton e BARBOSA, D.B.), Lumen Juris, 2010.



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A aliança da concorrência à moral é extremamente popular:

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema.'Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado.Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como mácula obstativa da aquisição de direitos:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por



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incidência dos princípios presentes nos aforismos mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário dessa e ex-empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em Filosofia do Direito, p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macauense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

“Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572,Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz,10/06/2003



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E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor: Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa- fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto.” TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível, Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 –

A exceção Pouillet

Uma manifestação específica desse princípio de rejeição ao comportamento de má-fé se incorpora no texto legal brasileiro, a partir da lei de 1996, com o dispositivo do art. 124, XXIII da norma:

Art. 124. Não são registráveis como marca (...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Sobre a questão, em estudo específico incluído em nossa obra de agosto de 2008 8, dissemos em prefácio:

Introduzido no sistema de marcas brasileiro pelo mais recente Código da Propriedade Industrial, de 1996, a ilicitude do uso de marca de que o requerente do registro não poderia deixar de ter consciência que é usada por terceiros merece, a seguir, um estudo específico, “Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96”. Ainda sem ter tido análise mais detida pela doutrina, o instituto, a quem oferecemos a designação de “exceção Pouillet”, deve receber leitura civil-constitucional, que assegure sua aplicação adequada e razoável em face dos interesse jurídicos relevantes, que não se resumem à proteção à outrance dos interesses dos titulares.

E detalhando:

8 Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.



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Há um parâmetro no direito das marcas, posterior a 1997, que foge à divisão tradicional entre a boa-fé objetiva e a subjetiva; é o que oferece o novel instituto previsto no art. 124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável

“o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Assim, ao contrário do ônus da prova atribuído convencionalmente a quem alega a boa-fé subjetiva, na hipótese de que o usuário “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” prescinde-se da prova do intento ilícito. Assim dissemos 9:

Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços.

Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade”. Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal 10.

Assim, é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de nulidade do registro obtido) em que não se exige a prova de má-fé como intuito.

9 O nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

10 Desde a primeira edição de nosso “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” mantivemos postura crítica quanto à política pública subjacente a esse dispositivo, o que se expressa no texto agora citado. A análise que adiante se faz não abandona a postura anterior, apenas considerando que o dispositivo vige, apesar de contrário ao que entendemos ser o melhor interesse público. Nossa opinião, aliás não discrepa da de Gama Cerqueira. Vide o Tratado, Op. cit., p. 385: “Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarem, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”. Não menos cáustico quanto ao instituto é FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, 2000, p. 41



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A casuística opera nesses pressupostos, de que veda-se o registro sem que se precise demonstrar a o intuito de má-fé, bastando o conhecimento da marca como sendo alheia:

“O dispositivo em tela parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação que certamente se enquadra no caso em tela”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

“Pontual, nesse aspecto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ao asseverar que “no que diz respeito ao art. 124, inciso XXIII, norma ditada contra o enriquecimento sem causa e pelo espírito da ampla proteção às marcas, fruto de investimento e trabalho e, ainda, baseada no princípio de que não se pode apropriar de marcas sabidamente de terceiros, tem como objetivo proteger aquelas marcas que não foram depositadas no Brasil, à exceção do princípio atributivo de direito, mas que são marcas evidentemente conhecidas dos concorrentes.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2007.51.01.808738-7, DJ 01.02.2010.

Continuamos, neste mesmo teor: Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros

Fato é que tal critério, que rejeita o registro - quando o pretendente “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” os interesses do titular alheio - exprime uma decisão legal, segundo a qual não há licitude na pretensão do registro 11.

Não se tem, aqui, simplesmente, uma ausência de novidade, pois a irregistrabilidade não presume, seja registro, seja pedido anterior do titular alheio. Também, como indicado na citação, não se exige efeito de extravasamento do símbolo, ou notoriedade. Não se exige, como no art. 166 do CPI/96 12, uma relação prévia institucional ou obrigacional entre o pretendente e o titular alheio.

11 GUSMÂO, José Roberto D’Affonseca, em Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos, Palestra no XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, expressa doutrinariamente uma noção extremada de proteção contra a fraude, no tocante ao uso de marcas de terceiros, como já indicara em Parecer Normativo de 30.11.93, como Presidente do INPI, no qual determinava aos examinadores de marcas: "... 1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios; 2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional; 3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei". Já expressamos nossa objeção a esse entendimento em nosso “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003, já que não há norma de competência que defira ao examinador a aplicação genérica de regras de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. Tal falta de competência não, obviamente, suprida pelo dispositivo que do CPI de 1971 ou o de 1973 que relaciona a concorrência desleal entre a proteção legal da lei em questão. A objeção é estritamente de direito público.

12 O art. 166, tratando da nulidade de registro, prevê que o titular de uma marca registrada em pais signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6° septies (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si.



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Entendo que o dispositivo, assim, crie uma condição negativa de registrabilidade: a de que o conhecimento de que determinada marca já é utilizada por outra pessoa não pudesse (pelo menos de forma evidente) chegar ao pretendente ao registro, como decorrência inerente à atividade que esse pretendente desempenha 13.

Em primeiro lugar, temos aqui uma norma procedimental e de formação de prova. A lei faz objetiva uma inquirição que, em outras condições, presumiria obter indícios de má-fé no comportamento subjetivo do pretendente ao registro 14. Comprovada a inevitabilidade do conhecimento, nas condições fáticas da atividade do pretendente ao registro, supera-se o requisito tradicional de que incumbe a quem alega a comprovação da ma fé subjetiva 15.

Ora, esse procedimento de caráter evidenciário presume uma declaração intrínseca de ilicitude. Só há sentido em deduzir-se um fato através de dados objetivos (a atividade do requerente, concreta e real, somada à inevitabilidade do conhecimento de que a marca é alheia) porque o simples conhecimento pelo requerente de que uma marca é utilizada por terceiro torna ilícita a

intenção de apropriar-se da mesma marca através do registro 16.

Claro que está que a existência de prova de efetiva má-fé soma, mas não subtrai, a ilicitude do registro:

“O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. 2. A empresa-ré, conforme informações colhidas em seu endereço eletrônico, atua no mercado de bebidas alcoólicas desde 1947, sendo que a comercialização do uísque ‘OLD TIMES’, de origem uruguaia, data de 1940, razão pela qual evidencia-se que, atuando ambas as empresas

13 Separo-me, aqui, do entendimento de Oliveira Neto, Op. cit., Loc. cit., segundo o qual “A norma é uma aplicação da teoria da fraude aos casos de utilização do registro marcário com o objetivo de enriquecimento sem causa”. O que se lê nessa posição é ressurreição da noção do sec. XIX de que houvesse uma universalidade da marca, independente de uso ou registro, o que, como evidencia Doris Estelle Long, "Unitorrial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. (2002), foi formalmente rejeitada na história da CUP.

14 LEONARDOS, Gabriel F., A Proteção À Pirataria de Marcas no Direito dos Estados Unidos, Revista da ABPI no. 35, Jul-Ago. 1998, p. 52-54. "Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito pátrio sempre protegeu o esforço criativo de empresários nacionais e estrangeiros, coibindo-se a apropriação não autorizada de marcas alheias, ainda que estas não sejam notórias, de alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o requerente ("pirata") tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se considerou evidenciada a má-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriação não autorizada de marcas alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso às normas repressoras da concorrência desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a partir da LPI, o "prévio conhecimento" da marca alheia passou a ser presumido, e, agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossível, como sempre ocorre com as provas negativas) de que não conhecia a marca original".

15 Para reiterar a voz comum: TRF da Segunda Região, Apelação em Mandado ee Segurança - 62299, Processo 1999.50.01.005634-0 ES,Oitava Turma Esp., 14/02/2007, DJU 21/02/2007 página: 76, (...) a má-fé não se presume (...) Relator: Juiz Poul Erik Dyrlund

16 Tal passo é descrito por Luiz Leonardos como “superação do conceito de notoriedade”; vide Luiz LEONARDOS, A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI, (19): 13-6.: "... O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim. Seguindo-se esse critério, estariam abrangidas as reproduções e imitações tanto das marcas de alto renome e das notoriamente conhecidas como também das marcas que, sem atingirem qualquer grau de notoriedade, mas, simplesmente por serem conhecidas, tomam-se objeto de cobiça dos que nela veem oportunidade de se locupletar".



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litigantes no mesmo segmento mercadológico, não poderia a ré desconhecer tal circunstância quando do depósito do registro nº 820.403.636, em 21/11/97, destinado a assinalar o mesmo produto.” (TRF 2ª Região, Apelação/Reexame necessário nº 462758, Processo nº. 2006.51.01.537720-9, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Liliane Roriz, julgado em 23.2.2010).

Os limites da aplicação da exceção Pouillet

A Propriedade Intelectual, como todos os ramos do Direito Brasileiro, encontra-se limitada pelos princípios de fundo constitucional da razoabilidade e da prudência na aplicação da coerção judicial e o comportamento da Administração – o devido processo legal do Art. 5º. LIV da Constituição. Tanto em sua vertente substantiva quanto procedimental.

Assim que, no mesmo estudo, detalhamos quais os contornos limitativos desse instituto:

Limites de aplicação da exceção de má-fé

Levado a seu consectário extremo, o dispositivo instituiria uma condição genérica de apropriabilidade: a de que, ao eleger como sua a marca, não haja consciência de que alguém já o fez, antes, a qualquer tempo, em qualquer lugar. À maneira propugnada por Pouillet no séc. XIX, nesta acepção extremada do instituto, só se justificaria o registro por terceiros, no Brasil, de marca já usada aqui ou no exterior, na hipótese de ser a marca anterior desconhecida, e adotada por mero acaso.

No entanto, para não aplicar tal mecanismo (que se poderia denominar “Exceção Pouillet”, para expressar seu caráter excepcional em face à regra de livre apropriabilidade dos signos) de forma irrazoável, e, portanto, antijurídica, é preciso moderá-la com as regras de fundo constitucional relativas às marcas e às relações de concorrência, e adequar a norma ao sistema onde ela se insere.

O primeiro limite: especialidade ou afinidade, e não mais além

Assim dissemos: Em primeiro lugar, essa marca deve ser utilizada pelo outro agente no âmbito da especialidade

pertinente 17:

Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (res communis omnium) 18 ou já foi apropriado por terceiros (res allii). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de novidade.

17 BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2,

18 [Nota do original] Essa noção é contemporânea criação do sistema de marcas no Brasil. No Parecer das Seções Reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado, datado de 20 de novembro de 1884 (ou seja, logo depois da nossa primeira lei de marcas), explicou-se que os termos e locuções de uso geral “pertencem ao domínio público e dele não podem sair”: “a marca deve ter alguma coisa de novo ou original, de especial, de característico, que dê, por assim dizer, uma fisionomia individual ao objeto”.



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A essência da registrabilidade do direito de marcas é o da novidade relativa, ou seja, a de que alguém não lhe tenha obtido a propriedade naquele mercado específico 19. A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros no mesmo mercado; mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. (...)

De outra maneira, lembra Bento de Faria,

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)”

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Em texto posterior 21, concluímos que possa existir um alcance subsidiário da especialidade,

de alcance não totalmente concorrencial: Afinidade vem a ser a eficácia jurídica da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro 22, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade. No dizer do juiz Learned Hand, numa feliz expressão, seria a penumbra que circunda a marca23.

Mas não entendemos possível, em nosso sistema jurídico, que essa esfera de exclusão resultante do art. 124, XXIII do CPI/96 vá além do campo da especialidade e da afinidade 24.

A casuística acolhe a rejeição tanto no âmbito da especialidade como no da afinidade:

19 [Nota do original] O direito formativo gerador (o direito de postular a propriedade) nasce da ocupação do signo, afetando-lhe a uma atividade específica no âmbito de sua especialidade. Tal explica porque, cessada a exclusividade e o uso da marca, ela cai em res nullius. Mas essa ocupação pode se dar em face de uma criação, por exemplo, um desenho original; mas tal criação, neste caso, tem proteção independente – pelo direito autoral – e, ,se este permanecer vigente, uma nova ocupação após a caducidade ou abandono da marca importará em autorização.

20 FARIAS, Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

21 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, § 5.2.1.2.

22 [Nota do original] BAIOCCHI, Enzo. Op. cit., p. 47: “Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas deve ser entendida com “critérios elásticos e variáveis caso a caso”, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Libraria, 1933, p. 299)”.

23 [Nota do original] Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936). 24 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Op. cit., 4.5.1.6. : “Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade - se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas”.



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“Pela documentação colacionada aos autos por ocasião do ajuizamento da petição inicial, verifica-se que a autora, de origem norte-americana, atua no mercado sob este nome comercial desde 1970, consubstanciando-se em uma holding de um grupo de várias empresas e subsidiárias (Grupo LEGG MASON), sendo que tal foi inicialmente registrada junto ao órgão marcário americano em 19/10/1993, tendo sido posteriormente registrada em outros países. Trata-se, pois, de trata-se, sem dúvida, de hipótese de uso e registro não autorizados de signo internacional impeditivo que a empresa-ré, ora apelante, não poderia desconhecer a anterior existência, na forma do disposto no art. 124, XXIII, da LPI. 2. Ainda que as empresas em confronto não atuem no mesmo ramo de atividades, as mesmas se inserem em segmentos mercadológicos que ostentam certa afinidade, quais sejam, o mercado de investimentos financeiros e o mercado imobiliário, circunstância que pode causar eventual associação equivocada por parte do público consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des Liliane Roriz, AC 200851018065529, DJ 04.03.2010.

Segundo limite: a liberdade de uso de marcas não confusivas

Em segundo lugar, expressamos que não se deve usar essa exceção como meio de impedir o uso social e concmpetivo d emarcas de livre apropriação:

Note-se, ademais, que existe um interesse constitucionalmente assegurado na livre apropriação

de marcas disponíveis, com o fito de seu uso social adequado 25:

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial 26, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor 27. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou

25 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, Op. cit., § 6.1.5.1.

26 [Nota do original] Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

27 [Nota do original] Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa LEONARDOS,Gustavo S., A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre a expressão da atividade…de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará…proteção… à propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”



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descuidado 28. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada 29.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res nullius 30), com a veracidade 31 e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distingüibilidade 32 e a chamada novidade relativa.

Assim, há um interesse público na apropriação das marcas livres para seu uso socialmente correto, em prestígio à liberdade de concorrência 33, interesse que se contrapõe a restrições de acesso que não se baseiem em restrições legais. Há que haver uma vedação legal, e constitucionalmente válida, para impedir-se o acesso ao signo que, no nosso sistema jurídico, esteja livre à apropriação.

Terceiro limite: o problema da territorialidade e sua superação

Passemos ao terceiro limite: a proteção de marcas ocorre – como regra geral, no âmbito específico do território de cada país e só limitada e excepcionalmente se contempla o interesse de terceiros na utilização de marca em território estrangeiro:

Note-se que este princípio não é apenas de direito interno, e isso nos conduz ao próximo ponto. O terceiro limite em jogo, já agora sistemático, é o da territorialidade das marcas; pois, como se lê do texto legal, há hipóteses em que o uso primígeno que veda o registro nacional poderia

28 [Nota do original] “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

29 [Nota do original] Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos os inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

30 [Nota do original] Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na res communis omnium, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2.

31 [Nota do original] Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), op. cit: “Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona”.

32 [Nota do original] Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distingüibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

33 I - A proteção conferida às marcas registradas é, como se sabe, limitada, e na justa medida que impossibilite a sobreposição de interesses em conflito - mas igualmente relevantes - de modo a evitar que seus titulares atuem de forma irracional e abusiva, movidos por objetivos que infirmem a necessidade de tutela estatal, como por exemplo os tendentes a abolir a concorrência. Messod Azulay Neto, Relator – 2ª Turma Especializada. AC oriunda do processo 9900595432, da 30a. VF do Rio de Janeiro.



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dar-se em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento. Já indicamos a tensão da Exceção Pouillet com o parâmetro territorial 34:

Outra hipótese de potencial efeito extraterritorial, essa fora da Convenção, é a prevista no art. 124 do CPI/96, a qual aplica a exceção de má-fé (ou exceção Pouillet) 35

Ora, o efeito extraterritorial de uma marca sofre certos limites convencionais, que expressam a política pública internacional que garante, também, o interesse na livre apropriação das marcas em cada sistema nacional 36:

O sistema vigente, na verdade, veda a existência de uma marca transnacional37 - e iniciativas para que isso não se desse foram rejeitadas pelos países da União38.

A essência deste limite está no disposto na CUP39:

Art. 6o (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

34 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 253, enfatiza essa idéia de que deva haver uma natureza extraterritorial no dispositivo: “O fato que provoca a incidência da norma proibitiva do 124, XIII, é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado. Frisa-se, não precisa ser no mercado nacional e nem aqui conhecido, basta que a marca seja utilizada no mercado internacional e que o pretendente ao registro não pudesse de forma alguma desconhecer por pertencer ao mesmo ramo de atividade, ou ramo semelhante ou afim”. Diz, também, Paulo Figueiredo, Op. cit.: Um detalhe importantíssimo: a lei não especifica, do ponto de vista geográfico, local onde se tenha dado o uso a provocar o conhecimento evidente, ao contrário do artigos 6 bis da CUP e do célebre advérbio "y" (ser considerada notoriamente conhecida aí - no país do registro atacado) dá sua redação original em francês, e do artigo 129, parágrafo 1º, da LPI, este ao impor a condição de que a utilização tenha-se dado no Brasil (...no país...) no caso do direito de precedência ao registro. O uso e a divulgação da marca, assim, no que pertinem à marca evidentemente conhecida, podem ter-se dado no país ou no exterior.”. Da mesma maneira, OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. Manual de direito de marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Editora Pillares, 2007, p. 158-167

35 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, op. cit., § 7.3

36 Ibidem.

37 [Nota do original] É o que explicita julgado do Tribunal Regional Federal da 2a. Região dos Estados Unidos: Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) (“The [Paris] Convention is not premised upon the idea that the trade-mark and related laws of each member nation shall be given extraterritorial application, but on exactly the converse principle that each nation’s law shall have only territorial application.”).

38 [Nota do original] Doris Estelle Long, "Unitorrial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [Page #] (2002). “In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks”. See Ludwig Baeumer, International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks, in Frederick Mostert, Famous and Well-Known Marks 127-28 (1997).

39 [Nota do original] Walter J. Derenberg, Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill, 47 VA. L. REV. 733, 734 (1961).



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Na explicação do intérprete mais autorizado, mesmo oficial, da Convenção:

Uma vez registrada em um país da União, a marca permanece independente e não é afetada pelas vicissitudes de registros similares em outros países, inclusive o país de origem40. (grifos do original)

Diz Thais Castelli, expressando o teor desse dispositivo:

(...) A pessoa que pretender obter a proteção legal e ter reconhecida sua titularidade da marca deverá observar a lei local e cumprir com o requisito do registro/uso local para aquisição da propriedade em cada país em que tiver interesse. O direito de propriedade da marca será independente dos demais direitos obtidos quanto ao mesmo bem nos diversos países, sendo os respectivos Estados que o concederam competentes para decidir sobre quaisquer questões jurídicas advindas deste bem intelectual. Em face destas circunstâncias, a característica múltipla do mesmo bem implica na multiplicação de direitos, quantos forem os territórios de registro/uso.41

Não só aí o direito internacional em vigor prescreve a independência das marcas umas das outras. Pode-se também discernir uma regra de territorialidade nos princípios de tratamento nacional tanto da CUP quanto de TRIPs 42.

Em suma, para fugir à regra geral de territorialidade das marcas, que resulta do sistema convencional, tem sido necessário um motivo juridicamente vigoroso, e previsto em texto internacional, como o que resulta da notoriedade do art. 6bis, da regra telle quelle, ou do quinquênio de dependência da marca original sob o Protocolo de Madri. A simples suposição de má-fé na reprodução de um signo usado por pessoa alheia, no exterior, que suscitava Pouillet, não foi acolhido pelo sistema internacional em vigor, como corolário do princípio da livre apropriabilidade dos signos em cada sistema jurídico, para sua dedicação às funções sociais que lhe são próprias.

Assim, para não se fugir a essa regra sistemática, decorrente de uma construção de normas convencionais que levam em conta os múltiplos interesses em jogo, e não só os do usuário primígeno de uma marca, impõe-se assim uma interpretação equilibrada do art. 124, XXIII 43.

40 [Nota do original] BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 88.

41 [Nota do original] CASTELLI, Thais, Id. Eadem., 163.

42 [Nota do original] Subafilms v. MGM-Pathe Comms., 24 F.3d 1088 1097 (9th Cir. 1994), en banc: “the national treatment principle implicates a rule of territoriality.”

43 A noção selvagem de que a propriedade intelectual exista apenas para o interesse dos titulares, sem levar em conta os múltiplos interesses em jogo na concessão de uma exclusiva pelo Estado, não parece compatível com o sistema constitucional brasileiro. “No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990). A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, n° 224. Vide, igualmente, o nosso “Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das



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O pressuposto da proteção extraterritorial: tratado geral ou reciprocidade substantiva

Note-se que a norma legal condiciona a proteção no exterior àqueles países “com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento”. Assim, a existência de tratado, e entenda-se, o que assegure proteção aos interesse dos brasileiros e estrangeiros residentes do país, não se exige a reciprocidade substantiva. Assim como notamos no nosso Tratado 44,

Como já visto, o sistema de Convenções, tratados multilaterais, rejeita a reciprocidade como fundamento do sinalagma entre as partes. Pelo sistema da “União” ou do “tratamento nacional”, procura-se exatamente evitar o princípio do ut des do direito romano, que condicionava a exeqüibilidade da prestação à correlação direta da outra parte.

Mas o que acontece, quando não há tratado? A Lei 9.279/96 prevê um critério de reciprocidade:

Art. 3° - Aplica-se também o disposto nesta lei:

(..) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

A acolhida da proteção extraterritorial pela casuística

Levando-se em conta esse limite de prudência, a casuística acolhe uniformemente que a marca usada por terceiros mesmo no exterior impeça o registro no Brasil:

“A teor da norma do art. 124, XXIII, da LPI, é de ser reconhecida a ilegalidade de registro de marca que imita marca alheia registrada em outros países, quando restar comprovado que a empresa-ré, por atuar no mesmo ramo mercadológico e frequentar feiras de negócios no exterior, conhecia a marca da autora quando efetuou os depósitos de seus pedidos de registro. III - A similitude entre as marcas MAXWELL & WILLIAMS (da parte autora) e MW MAXWELL (da empresa-ré), destinadas a assinalar produtos do mesmo segmento mercadológico, autoriza a proteção à marca alienígena, diante da colidência prevista como impeditiva de registro, segundo o disposto no art. 124, XIX, da LPI.” TRF2, REO 200851018115340, Primeira Turma Especializada, Data: 23/09/2010

tecnologias”, na Revista Jurídica do Palácio do Planalto no. 83, 2007, encontrada em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_83/artigos/Denis_rev83.htm. É nossa convicção, aliás, que esse imperativo de razoabilidade se aplique, talvez até com maior peso, aos atos internacionais. Vide, quanto às exigências de equilíbrio de interesses, especificamente públicos e privados, em particular do desenvolvimento, nas convenções relativas à Propriedade Intelectual, BARBOSA Denis Borges, CHON, Margaret and MONCAYO VON HASE, Andres, "Slouching Towards Development in International Intellectual Property". Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008, disponível em http://ssrn.com/abstract=1081366

44 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, cap. IV, Seção [ 11 ] - Fora dos tratados: a reciprocidade, Lumen Juris, 2010.



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A marca tem de ser exclusiva no território estrangeiro

Em primeiro lugar, discutindo aqui o efeito extraterritorial 45, cabe exigir que a marca seja protegida como exclusiva no território do uso primígeno; neste ponto, concordamos em parte com Oliveira Neto 46:

Em suma, a hipótese de indisponibilidade incide se: a) a marca não é registrada no País; b) o depositante, em razão da sua atividade, evidentemente não poderia deixar de conhecer a marca; c) a marca é registrada fora do País, se, nesse país, entende-se como sendo o titular da marca quem obtém registro válido do signo distintivo; d) o registro anterior exigido é válido; e) o registro anterior não caducou; e f) há possibilidade de confusão ou associação com a marca alheia. Faltando qualquer um desses elementos, o signo pode estar disponível para re-gistro como marca, ou incide outra hipótese de indisponibilidade. Se a marca já é registrada no Brasil, incide a hipótese de indisponibilidade prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Se a marca não é registrada no país de origem e este adota o sistema atributivo, não incide a norma em análise, pois, no caso, não há titular de marca alheia.

Nosso entendimento é que, para exercer tamanha tensão em face do princípio convencional da territorialidade das marcas, há que - pelo menos - haver um direito de exclusiva no território ou territórios de uso primígeno, ainda que não caiba exigir o registro 47. Atualidade de uso, e proteção jurídica que seja, no território ou territórios de uso primígeno, de caráter exclusivo.

Mas esse requisito não é suficiente, por si só, para justificar tal limitação ao princípio convencional da territorialidade 48. No sistema da lei 9.279/96, a simples existência de marca anterior não cria, como no caso da notoriedade do art. 6bis da CUP, uma situação objetiva de extraterritorialidade, de efeito erga omnes. Como, aliás, nota Oliveira Neto, o caso é de hipótese de indisponibilidade relativa, e não absoluta 49. A marca é irregistrável apenas pelo sujeito de direitos que tiver conhecimento da alteridade da apropriação do mesmo signo, no âmbito de sua especialidade, mas continua plenamente apropriável por qualquer outro.

45 É argüível, que, no tocante ao uso primígeno doméstico, em território nacional, que se suscite a aplicação do art. 124, XXIII com base em simples utilização; nesse caso, o instituto se distinguiria da precedência por ser caso de indisponibilidade relativa, argüível a qualquer tempo como corolário da ma fé, e sem o requisito do tempo mínimo de uso, mas só perante o utilizador caudatário que “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”. A precedência é indisponibilidade absoluta, contra cientes e incientes, mas só argüível contra esses últimos no prazo da oposição.

46 Op. cit., Loc. cit.

47 A titularidade de uma marca não lhe supõe necessariamente o registro, pelo menos nos sistemas jurídicos que protegem de alguma forma a exclusividade resultante do uso.

48 Veja-se que há tensão de interesses similar quanto ao uso da marca no território brasileiro; pois há interesse constitucionalmente sancionado

49 Note-se que também é de caso de indisponibilidade absoluta o exercício do direito de preferência exercido na primeira oportunidade de fazê-lo, mas sempre no prazo da oposição. A partir desta fase, o direito de precedência só pode ser exercido mediante a prova de ma fé do segundo utente.



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Quarto limite: a questão do conhecimento evidente

O próximo limitante é de que não seja plausível o desconhecimento do uso da marca pelo terceiro:

Em terceiro lugar, (e esta observação vale tanto para o efeito territorial como para o efeito extraterritorial) o conhecimento da alteridade da apropriação do mesmo signo por parte do postulante do registro deve ser claro (“evidentemente”) e indubitável. Diz a lei, ao denegar o registro ao postulante, que esse “não poderia desconhecer em razão de sua atividade”. Ainda que promovendo uma alteração dos termos do ônus de prova, o art. 124, XXIII exige a inevitabilidade do conhecimento. Se houver fundamento razoável para se crer que o postulante ao registro desconhecesse que a marca pretendida é alheia, o dispositivo é inaplicável.

Assim indica a casuística: "No caso, a marca "Masson" do réu constitui sinal que reproduz, ainda que em parte, marca que o réu evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade e cujo titular é domiciliado em território nacional. A marca de propriedade das autoras está comprovada às fls. 67-68 e o réu não poderia desconhecer sua existência anterior, seja porque a "Casa Masson" é estabelecimento comercial existente há várias décadas no Estado do Rio Grande do Sul e de conhecimento público; seja porque o Sr. Bruno Foernges, que era sócio da Óptica Foernges Ltda e fez o requerimento do registro da marca "Masson" (e que depois "vendeu" esse direito ao réu - fls. 140-141), atua no ramo de óptica no Estado há vários anos e ele próprio declarou que conhecia e se inspirou na "Casa Masson" para requerer o registro da marca (fls. 343-344)." TRF4, AC Nº 2004.71.00.041413-8/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade,4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade,Desª. Federal Marga Inge Barth Tessler, 10 de março de 2010.

“Contudo, a apelante agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI Tal assertiva pode ser constatada de plano através da observação da documentação publicitária das empresas em litígio, onde se vê que a apelante copiou intencionalmente a marca da apelada não só no nome da marca (RON JON), mas também na estilização gráfica e na ideia central do tipo de comércio, voltado para a moda surf, descontraída e despojada, incluindo produtos esportivos (classe 25: 10-20-50), merecendo destaque os folders da apelante, de fls. 263 e fls. 1254, que possuem dizeres inerentes à marca da apelada, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca em cotejo (artigo 174 da LPI), ante o teor do artigo 6º bis (3) da CUP; 5” TRF2, - AC 200851018044903, 453906, Primeira Turma Especializada , Desembargador Federal Abel Gomes, E-DJF2R - Data::09/09/2010 - Página::136/137 - 09/09/2010

Da desnecessidade de que a marca seja notória

De outro lado, se se exige que o postulante ao registro evidentemente não podia deixar de conhecer a marca de terceiro (conhecimento subjetivo), a lei isenta a proteção de qualquer requisito de notoriedade objetiva:

"Porém, com o advento da Lei nº 9.279/96 após os TRIPS, que vieram justamente dar tratamento mais uniforme aos direitos de propriedade industrial em vários países do mundo, e isso em época contemporânea ao fenômeno da globalização, como se viu acima, foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI dispositivo de proteção que não exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse dispositivo veio proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista



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mesmo do só-aproveitamento do esforço criativo de alguém. Há situações que tratam de marca evocativa de um senso quase tão comum que é impossível se concluir pela cópia. (..) Todavia, esse não é o caso dos presentes autos. Apesar de a marca "VOLUMAX" consistir de marca, ao que parece, evocativa, a cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como o depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens apresentadas pela autora (fls. 69/70), está a autorizar justamente a conclusão pelo aproveitamento parasitário, pela ré, quanto ao esforço criativo da marca em litígio. E sendo a ré, como bem comprovou pela documentação juntada aos autos, empresa cujas atividades açambarcam contratos internacionais, não é suposto, pela sua atividade de envase de produtos alheios também na área de cosméticos, que desconhecesse a marca da autora" AC da 1a. Turma Especializada do TRF2, Rel. MARCIA HELENA NUNES, no processo 200351015102943, oriundo da 37a. VF. 13 de novembro de 2007.

“Acrescente-se que não seria crível admitir-se que a empresa autora desconhecesse a existência da marca italiana PRADA quando efetuou seu depósito, em 1º/3/1996, perante o INPI (fls. 1.000), tendo em vista tratar-se de uma empresa uruguaia voltada para comercializar todo o tipo de matérias primas, de procedência estrangeira ou nacional, em Zonas Francas do Uruguai ou fora deste país. Portanto, também incide na espécie a proibição do inciso XXIII, do art. 124, da Lei 9.279/96 (...) Como se observa, a norma supramencionada não está atrelada, apenas, à proteção das marcas notoriamente conhecidas no país onde se busca o privilégio. Ela visa, primordialmente, coibir que uma pessoa pleiteie o registro de uma marca, idêntica ou semelhante à outra que ela não poderia desconhecer, por pertencer a ramo de negócios afins”.Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, DJ 29.04.2010.

Evidentemente que havendo conhecimento da marca do terceiro pelo público em geral, ainda que sem atender os requisitos do alto renome protegido pelo art. 125 da lei, ou do conhecimento internacional previsto pelo art. 6bis da Convenção de Paris e art. 126 da lei nacional, a proteção através da Exceção Pouillet não é denegada. O magis do conhecimento objetivo pelo público engloba o minus do conhecimento subjetivo pelo depositante que se apropria da marca de terceiros:

“O simples fato da notoriedade da marca poder gerar confusão para o consumidor adquirente do produto, o qual, embora não tenha correlação com a mercadoria originariamente fabricada, poderia ser levado a acreditar na procedência comum dos bens, inviabiliza o registro da marca pretendida pela autora, conforme artigo 124, inciso XXIII, da Lei nº 9.279/96. Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir que uma empresa utilize marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca conhece. Com efeito, os valores externados pela marca, considerados no seu todo, e o elevado conhecimento da marca junto ao público lhes conferem atratividade”. Apelação Cível 359264 Proc.1994.51.01.042862-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 09 de setembro de 2008.

O conhecimento inevitável

Quanto à evidência desse conhecimento, a qualificamos pela inevitabilidade: Em quarto lugar (tratamos também aqui de ambos os efeitos), a lei estabelece um critério para determinar se o conhecimento seria inevitável: os termos em que o postulante exerce sua



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atividade. Não se resume o requisito apenas a que o postulante e o utente anterior do signo exerçam a mesma atividade, como certos autores parecem supor 50.

A jurisprudência, aliás, tem aplicado critérios mais razoáveis, como o de preexistência de contatos entre as partes 51, ou alto renome no exterior, que, ainda não configurando a notoriedade do 6bis da CUP (apurada ante o público no Brasil) tornaria implausível o desconhecimento pelo postulante ao registro 52, ou ainda largo conhecimento no país 53.

Como se trata de indisponibilidade relativa, e o bem jurídico tutelado é a boa-fé, não cabe denegar o registro com base no art. 124, XXIII, a postulante que, por exemplo, ao exercer

50 Como induz o texto acima do DANNEMANN, ao concluir pela inevitabilidade do conhecimento do postulante “por pertencer ao mesmo ramo de atividade, ou ramo semelhante ou afim”. Esse critério abstrato não tem sido acolhido pela jurisprudência: “O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. Acórdão da Segunda Turma Especializada, no processo 9800105239, oriundo da 23a. VF do Rio de Janeiro. (Marca Hoffmann’). Aliás, vide BORDA, Ana Lúcia de Sousa, Recentes decisões proferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) envolvendo a aplicação do artigo 124 inciso XXIII da Lei de Propriedade Industrial – LPI. Informativo Dannemann Nº 009 junho 2005, "De fato, agiu bem o legislador ao presumir que aquele que atua em determinado segmento conhece as marcas que nele se destacam, isto é, as marcas notoriamente conhecidas. A proteção assegurada pelo dispositivo em questão às marcas notoriamente conhecidas em seu segmento esvazia, na mesma proporção, eventuais argumentos que os requerentes de má fé pudessem aduzir em sua defesa. Esse dispositivo consiste, assim, em um valioso instrumento no combate a tentativas de usurpação por parte de concorrentes desleais”.

51 Registro nº 812768922, marca XALOY, AC no processo 199751010050768, 2a. Turma Especializada do TRF 2, Rel. Lilian Roriz,28 de agosto de 2007. “Note-se que, no caso, não seria aplicável o art. 166 do CPI, que se remete ao art. 6 septies (1) da CUP: "... 1. Se o agente ou representante do titular de uma marca num país da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento". III - Incidência de tais dispositivos, considerando-se que a expressão POPULINA faz parte do nome comercial da 1ª autora, que à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1998, requereu o seu registro, que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado; bem como o fato de que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar tinha conhecimento de que a expressão Sementes Populina já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez que o mesmo integrou a referida empresa.” AC 2a. Turma Especializada do TRF2, ac e remessa necessária no processo 200251015112257, da 38a. VF do Rio de Janeiro, rel. Guilherme Calmon, 13 / 11 / 2007.

52 (a) AC 20050201004470-4, 2a. Turma especializada do TRF2, Rel. André Fontes, registros n.º 811.811.174 e 810.892.480 da marca COACH, 27 de fevereiro de 2007. (b) AC 200251015078791, Rel. Guilherme Calmon, registros nºs 818.357.207, 818.357.223 e 818.370.637, marca mista “GEMPLUS”, 25 de outubro de 2007. (c) II - As empresas litigantes dedicam-se ao mesmo segmento do mercado, ainda que a empresa autora não possua filiais no Brasil, não há possibilidade de coexistência das marcas, ante a notoriedade que a marca da autora YBARRA ostenta no mercado internacional, mesmo que não se considere marca de alto renome, mas merecendo proteção diferenciada das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitário, o qual configura-se como um exercício irregular do direito que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da empresa-ré. AC da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo 9900235835, oriundo da 1o. VF, relator Guilherme Calmon, 13/11/2007.

53 III - Incidência de tais dispositivos, considerando-se que a expressão GIPSY TOUR faz parte do nome comercial da autora, ainda que a grafia seja relativamente diferente (GIPSYTUR); que à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1996, requereu o seu registro; que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado; bem como o fato de que a expressão GIPSYTUR já era utilizada, amplamente, pela autora. AC pela 2a. Turma Especializada do TRF2, relator Guilherme Calmon, no processo 200251015110819, da 38a. VF do Rio de Janeiro, 13 / 11 / 2007.



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atividade de cunho local, em mercado limitado, pretendesse registro a marca que, ocasionalmente, e sem alarde, fosse utilizada em outro mercado nacional ou estrangeiro 54.

O quinto limitante: a questão das marcas fracas

O problema geral de que marcas com pouca distintividade mereçam –como regra de largo espectro – menor proteção aplica-se aqui não menos do que nos outros contextos:

A mesma jurisprudência indica que marcas com maior autonomia em face da atividade marcada – as de fantasia ou as arbitrárias – mereçam maior proteção, já por ser implausível em tal caso que o mero acaso venha a induzir na criação de signos idênticos, para a mesma especialidade. Uma marca descritiva, ou sugestiva, já por motivada pelo objeto marcado, poderia ser tida por ocasional 55.

Enfim, como aplicar a exceção Pouillet

Cuidadosamente, com ponderação, o dispositivo em questão merece ativa aplicação pelo INPI e pelos tribunais, no entendimento anteriormente expresso. Na verdade, como enfatizamos no estudo do qual se dá notícia, a lei brasileira trata aqui a tutela da boa-fé de maneira muito peculiar. Leia-se:

Note-se que a exceção de má-fé não constitui, para o usuário primígeno, um direito de exclusiva; não repele o uso interno do signo, mas apenas seu registro. O poder jurídico de vedar o uso pelo utente caudatário resultaria apenas do registro em favor do primeiro do usuário primígeno, ou, nos limites da concorrência desleal, quando efetivamente houvesse concorrência

54 Aqui também, OLIVEIRA NETO: “A evidência de que o depositante não poderia deixar de conhecer a marca não registrada em razão de sua atividade pode ser afastada pelas circunstâncias verificadas concretamente. Se a marca atinge apenas um pequeno mercado local, por exemplo, pode não haver evidência de que um empresário a conheça, mesmo atuando em um mercado regional que englobe aquele. Mesmo atuando no mesmo ramo de atividade, o requente pode, de fato, não conhecer a marca não registrada, apesar de o agente do INPI a conhecer”. Também na jurisprudência: 5. Em que pese o restaurante da autora – “RESTAURANTE CA’D’ORO” - ser especializado em cozinha típica italiana, o que poderia levar, em tese, a uma associação com a massa fabricada pela ré, a circunstância de ser localizado em São Paulo, dentro do hotel “GRAND HOTEL CA’D’ORO, implica no fato de que seu âmbito de notoriedade resulta tão-somente regional. AC 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo 200551015007207 oriundo da 39a. VF, rel. Liliane Roriz, 26 de junho de 2007.

55 “Porém, com o advento da Lei nº 9.279/96, após o TRIPS, que veio justamente dar tratamento mais uniforme aos direitos de propriedade industrial em vários países do mundo, e isso em época contemporânea ao fenômeno da globalização, como se viu acima, foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI, dispositivo de proteção que não exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse dispositivo veio proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista mesmo do só-aproveitamento do esforço criativo de alguém. Há situações que tratam de marca evocativa de um senso quase tão comum que é impossível se concluir pela cópia. (..) Todavia, esse não é o caso dos presentes autos. Apesar de a marca “VOLUMAX” consistir de marca, ao que parece, evocativa, a cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como o depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens apresentadas pela autora (fls. 69/70), está a autorizar justamente a conclusão pelo aproveitamento parasitário, pela ré, quanto ao esforço criativo da marca em litígio. E sendo a ré, como bem comprovou pela documentação juntada aos autos, empresa cujas atividades açambarcam contratos internacionais, não é suposto, pela sua atividade de envase de produtos alheios também na área de cosméticos, que desconhecesse a marca da autora” AC da 1a. Turma Especializada do TRF2, Rel. MARCIA HELENA NUNES, no processo 200351015102943, oriundo da 37a. VF. 13 de novembro de 2007.



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(ou seja, competição real e presente num mercado circunscrito, e não simplesmente intenção de uso futuro, ou desejo de criar marca de reserva).

Assim, ao contrário do que ocorre sob o 6bis da CUP, que prevê o poder, atribuído ao utente primígeno, de excluir o uso 56, não existe este poder fundado no art. 124, XXIII. Com efeito, no caso da marca notória, a afirmação do direito do primígeno se radica na existência de – pelo menos – um efeito simbólico extraterritorial que representa fundo de comércio real e presente, ainda que não explorado. A exceção de ma fé, na inexistência da notoriedade, não parte desse valor econômico real, mas se funda no interesse em que o usuário primígeno possa obter o registro para si e explorá-lo em bases socialmente justas, inclusive sob sanção da caducidade, se não o fizer.

Assim, o valor jurídico fundamental do instituto não é a rejeição genérica da má-fé, campo da moral 57, mas da proteção dos interesses privados do usuário primígeno, e isso tão somente, e não além, na proporção em que contribuem para afirmação de interesses sociais positivos, juridicamente confirmados pelo texto legal em análise.

Em matéria de direitos patrimoniais relativos à Propriedade Intelectual, como já dizia Coelho Rodrigues em seu Projeto de Código Civil,

"Aquelle direito, é, portanto, mera creação da lei, isto é, um privilegio, que, como tal, póde ser por ella regulado ostensiva ou restrictamente, conforme as necessidades e as condições do seu meio social 58."

Resumindo a Exceção Pouillet

Assim, com base no que já analisamos em ocasiões anteriores e valendo-nos da casuística corrente, resumimos os critérios de aplicação do art. 124, XXIII:

1. Não é admitida a registro e, se registrado, é nula a concessão de proteção à marca cujo requerente não poderia deixar de saber que era signo usado por terceiros.

2. Essa proteção só atinge marcas que por outras razões não estivessem livremente disponíveis ao uso ou à apropriação singular de qualquer pessoa.

56 Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-(...) a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

57 Divergimos aqui, claramente, do entendimento de Dannemann, op. Cit. pág. 230: “No que tange ao inciso XXIII, que este “representa um avanço significativo, na medida em que transporta para a seara do sistema jurídico de aquisição da propriedade das marcas aspectos metajurídicos. Não é que, em virtude do inciso XXIII, o sistema de proteção às marcas deixe de ser atributivo. Continua a sê-lo, o que deflui de simples análise sistemática do corpo legislativo como um todo. O inciso XXIII funciona como válvula reguladora, tendo como ‘causa finalis’ a repressão à fraude à lei... Se o ato tem como causa o desiderato de lesar, indiretamente, direito alheio, desjuridiciza-se, tombando à margem do Direito. A experiência ruinosa, porém, que o país viveu, ao longo de muitos anos, em decorrência de incompreensível desprezo a esses postulados elementares de Direito, tornou recomendável que a Lei nova, ditada pelo espírito de ampla proteção às marcas, frutos que são de investimento e trabalho, contra o enriquecimento sem causa, chamasse para dentro de seu domínio o princípio de que não se pode apropriar, como se sua fosse, marca sabidamente de terceiro.” 58 Apud MARTINS, Samuel. Direito Autoral Seu Conceito, Sua Historia e Sua Legislação Entre Nós. Recife: Oficinas da Livraria Francesa, 1906.



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3. Essa proteção abrange o uso por terceiros no Brasil ou no exterior. 4. No caso de marca utilizada no exterior, o uso presume a apropriação em caráter

exclusivo na jurisdição pertinente. 5. Essa proteção se limita ao uso por terceiros em área da mesma especialidade ou

campo afim. 6. A vedação ao registro e a invalidade do registro concedido exige que o depositante

evidentemente não pudesse deixar de conhecer o uso pelo terceiro. 7. Esse conhecimento é de natureza subjetiva. Não se exige, ao contrário do disposto

nos art. 125 ou 126 da Lei 9.279/96, que a marca seja notória junto ao público, ainda que se tal ocorrer não se exclua a vedação em análise.

8. A noção de conhecimento evidente excluiu a prova de má-fé. 9. A noção de conhecimento evidente presume a inevitabilidade do conhecimento pelo

depositante, considerados os elementos fáticos pertinentes. A presença de contatos formais e outros índices do mesmo gênero, sempre acolhidos pela casuística, ainda que contribuam para a fixação da inevitabilidade do conhecimento, não consiste em elemento essencial para de definição do requisito.

10. Neste contexto, como em todos outros relativos aos signos distintivos, a proteção ao uso prévio de terceiros presume a distintividade do signo: marcas essencialmente fracas terão o teor de proteção que lhe seja adequado.

Da questão do nome de empresa em face das marcas

O que é o “nome comercial”, ou, no dizer do Código Civil, o nome empresarial? Disse-o no texto de 2003 59:

Sob a expressão, consagrada constitucionalmente, de nomes de empresa englobam-se todas as designações utilizadas por entes econômicos, civis ou comerciais, personalizados ou não, de forma a individualizar, através de um símbolo de nominação, sua posição na concorrência 60.

Por nominação há que se entender: é o ente em si que é designado, e não seus produtos, mercadorias e serviços - objeto estes de marca. Também não é nome de empresa o titulo de estabelecimento ou a insígnia, acima estudados: são estes designações ou signos figurativos de um estabelecimento, e não de uma empresa. A função do nome de empresa é a nominação, e não “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a

59 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

60 [Nota do Original] As Joint Recommendations de Marcas Notórias da OMPI alargam esse conceito para “Business identifiers”, definindo-os como “signs which identify businesses as such, and not the products or services offered by the business, the latter feature constituting a pure trademark function. Signs that may constitute business identifiers are, for example, trade names, business symbols, emblems or logos.”



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atrair a atenção dos consumidores ou usuários”, como ocorre no caso das propagandas.

Mais recentemente, precisei 61: Da dupla natureza do nome empresarial

O que é o nome empresarial? Definir-se-ía tal objeto de exclusiva como a designação tanto da pessoa e como da atividade empresarial

62

. É de se crer que a norma em vigor, porém, sem deixar de lado a expressão da identidade, privilegia a atividade como razão de existência desse direito

63

.

Como se vê no caso em tela, o alcance da proteção do nome comercial abrange a referência do nome em produto vendido, mantido em estoque ou oferecido à venda

64

. Assim, neste caso, não se tem uma lesão subjetiva ao titular do nome empresarial, mas um uso desse nome em circunstâncias que se equiparam ao uso da marca; ou seja, cuida-se do nome enquanto vinculado à atividade da pessoa jurídica, e não quanto à pessoa em si.

61 BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial, PLAZA, Charlene Avila (Org.), Grandes temas da atualidade: PI, IT e Bioenergia, Ed. PUC-GO, 2009. A mode de maior precisão, nota-se a sugestão da ASPI de 29 de setembro de 2009: “nome de empresa é a firma ou a denominação adotada pelo empresário, pessoa física ou jurídica, para sua identificação no exercício de sua atividade, cuja proteção é estendida à denominação das sociedades simples, associações e fundações”; encontrado em http://www.aspi.org.br/comunicados_detalhe.php?id=44, visitado em 23/10/2009.

62 [Nota do Original] GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-103: “A marca, sinal que reporta a um determinado "tipo" do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.

63 [Nota do Original] À luz da redação do novo CC, no entanto, este signatário notava (Uma Introdução, op. Cit.):” O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto oficial quanto o de fantasia (na prática americana, o “doing business as..”)”. A prevalência do elemento atividade ainda resultaria do disposto no Art. 1.168, segundo o qual “A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu”.

64 [Nota do Original] A proteção do nome empresarial se centra, sem se esgotar, no Código Civil. Mas a tutela penal direta está na Lei 9.279/96, como uma das modalidades de concorrência desleal: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”; No direito anterior, a sanção penal ocorria independentemente da concorrência desleal, tratando de violação de direito de exclusiva: (Dec.Lei 7.903/45: Art. 176 Violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e a insígnia: I – usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Pena – detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.



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A doutrina clássica aponta a necessidade do resguardo do nome como designação da identidade da pessoa – especialmente seu crédito

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. Assim, perfeitamente possivel a sanção dessa lesão pessoal com base na indenizabilidade moral.

Da colisão entre nomes e marcas

Se aparece veemente o critério da concorrência no conflito entre nomes comerciais, quanto designativo de atividade empresarial, com mais razão há aplicação do mesmo princípio no tocante ao conflito com marcas de produtos e serviços. Neste contexto, se aplicam os princípios comuns a todas as modalidades da propriedade intelectual 66.

Nestes casos, se distinguem duas hipóteses: a do conflito direto de direitos válidos (ou insuscetíveis de arguição de nulidade) e a da ação contrária aos usos honestos do comércio, entre pessoas que eventualmente também detém direitos exclusivos 67.

65 [Nota do Original] "O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento moral a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor do público, o renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos." (Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2º edição, Editora Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.163). "Reflete-se esta consideravelmente em todos os instantes como expressão de seu crédito, constituindo base segura do êxito de seu empreendimento. Desperta, no meio em que se proponha operar, a confiança de quantos com ele entreteçam negócios, de molde a adquirir a reputação que lhe valha freguesia, que constituirá a garantia de sua empresa. Identificar-se-á com seu nome, de que se servirá para revelar a manifestação de sua vontade nos negócios jurídicos que venha a realizar, emprestando-lhes a garantia de sua eficácia e respondendo por sua validade e execução. Quanto mais benéfica se manifestar a sua atuação, tanto mais seu nome se expandirá, mercê de seu respeito e dano. Ele se impregnará tão vivamente em seu estabelecimento, que o designará tão intensamente como sua personalidade, arrolando-se até entre os elementos componentes daquele. E seu nome constitui, no âmbito comercial, a sua firma também havida como razão social." (Waldemar Ferreira Tratado de Direito Comercial, 2º vol. Edição Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 50). "Quanto ao crédito daquele comerciante conceituado, poderá ser, parcial e temporariamente, abalado com o protesto de títulos, pedido de falência ou de concordata em nome do usurpador. Tanto em um quanto em outro nível, o comerciante que teve o seu nome imitado poderá sofrer conseqüências patrimoniais danosas". (Fábio Ulhôa de Coelho, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 6º edição, pág. 71).

66 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial,1ª edição, Forense, Rio, 1946, vol. l, pg. 79 define a propriedade industrial como "o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir e reprimir a concorrência desleal no comércio e na indústria". E ressalta: "na base das leis particulares da propriedade industrial, a que acima aludimos, encontra-se o princípio ético da repressão da concorrência desleal comum a toda a matéria. É esse princípio que informa aquelas leis que são, no fundo, leis contra a concorrência desleal, no campo do comércio e da indústria, como, em outra esfera, as leis do mesmo caráter que protegem a propriedade literária e artística".

67 ROUBIER, Paul, Le Droit de Ia Propriété Industrielle, Sirey, 1950, tomo I, pg. 13 : "L'action en responsabilité se situe, en effet, dans le domaine de Ia liberté générale; elle suppose la démonstration de cetaines conditions particulières, dont l’une au moins, dans le tas de la responsabilité ordinaire de 1'article 1382, se réfère à une appreciation de la conduite du défendeur, à savoir la faute; le demandeur, dans l'action em concurrence déloyale, devra établir que le préjudice qui lui est causé provient d'une faute du défendeur. Mais si au contraire il existe un droit privatif, la reconnaissance de ce droit aboutit à la constatation d'une prérogative qui doit être respectée par toute autre persone, et toute atteinte à ce droit constituera, ipso facto, une infraction qui emportera une sanction juridique".



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Falamos desta duplicidade no nosso texto de 2003: Concorrência e direitos exclusivos

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantes da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. Não só pela pertinência para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano a ser considerado deve ser sempre efetivo. (...) Mas também pela própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de patentes que não são violadas no caso de um uso não comercial – embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos direitos poderiam ser facilmente compilados.

E, logo adiante, falando da hipótese em que se confrontam direitos exclusivos válidos ou não questionáveis:

Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o magis da exclusividade exclui o minus da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a concorrên-cia desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a argüição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de



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interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, hígidas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.

A regra de que uma marca não pode ser deferida, se conflitar com nome empresarial, está explícita na legislação 68. A regra inversa, de que a exclusiva de nomes empresariais também não pode suprimir direitos assegurados por marcas não é manifestada 69, mas decorre do sistema de direito 70.

68 CPI/96: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Comenta IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 210. "Este dispositivo marca acentuado avanço em relação à Lei precedente. O dispositivo, deixando a linguagem parcimoniosa do inciso V do art. 65 da Lei de 1971, fixa os parâmetros de julgamento da proibição, mandando que só não se registrem elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa dar lugar a situações de confusão ou associação. Portanto, o suporte fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos: a) sinal definidor de nome de empresa ou título de estabelecimento; b) ilegitimação do pretendente ao registro, por lhe não pertencer o nome e lhe não ter sido concedido direito de explorá-lo e c) possibilidade de confusão. O requisito “c” atenua o caráter absoluto que muitos atribuem ao nome comercial, por interpretação larga da noção de exclusividade que lhe confere a Constituição da República. A jurisprudência dos tribunais tem imposto limites a esse direito, orientando-se pelo dado possibilidade de confusão, além de atentar para o poder definidor do nome. A nova Lei, ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. Oportuno, aqui, igualmente, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio de nome comercial alheio".

69 COELHO. Fabio Ulhoa, op. cit. "Mas, cabe a indagação: e se o conflito for entre nome empresarial e marca? Imagine-se, com efeito, que o fabricante de produtos de higiene, chamado Souza & Irmãos Ltda., titular da marca registrada Sol, resolva impedir que o comerciante de utensílios de banheiro, denominado Comércio e Representação Sol Ltda., seja proibido de utilizar o seu nome empresarial, em vista da possibilidade de confusão entre os consumidores. Complemente-se a



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Assim, seja como lesão às regras do proceder honesto, seja simplesmente como mecanismo de resolver problema de colisão de direitos, sem nenhuma tintura de concorrência desleal (mas concorrência impossível, em face de exclusivas contrastantes), cabe uma análise concorrencial do conflito entre signos distintivos:

10. Quer sob a figura do desvio de clientela, quer sob a figura da concorrência desleal inespecífica, objeto dos artigos 195, Ill e V, e 209, da Lei 9.279/96, freqüentemente aparece a reprodução ou imitação de marca como elemento caracterizados de nome comercial ou de título de estabelecimento. É irrelevante que a marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título de esta-belecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a utilização de elemento caracterizados comum trará inevitável confusão 71.

Nos casos em que inexiste concorrência desleal, e determinada a colisão, o critério da prioridade é consagrado 72.

hipótese, cogitando que o registro do nome na Junta Comercial é anterior ao da marca no INPI. Como solucionar este conflito? Na lei, não se encontra dispositivo regulando a matéria, mas a jurisprudência tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo quando o registro deste é anterior. Exige-se, contudo, em função do princípio da especialidade, que o titular da marca e o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se a marca for de alto renome, quando o empresário goza de proteção em todos os segmentos)."

70 LEONARDOS, Luis. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI, nº 41, 1999, p. 35-40: “Assim, não há dúvida que o titular de marca pode impedir a sua reprodução ou imitação para ser usada como nome comercial ou como título de estabelecimento de terceiros. Era o que dispunham expressamente os artigos 111, n° 2, e 120, n° 5, do antigo Decreto-Lei n4 7.903/45, cujos princípios foram mantidos nos artigos 94, inciso 1°, e 100, n° 5, do Decreto-Lei n° 254/67, todos proibindo o registro como nome comercial ou como título de estabelecimento às denominações suscetíveis de confusão com marcas de terceiros. Ainda que estas normas estejam, hoje, revogadas, como também o está o Decreto-Lei n° 1.005/69, que dispunha de modo semelhante quanto aos títulos de estabelecimento (artigo 91, n° 5) e abolia, pela primeira vez, os registros de nomes comerciais, fazendo sua proteção decorrer de sua simples adoção nos atos constitutivos da sociedade arquivados no Registro do Comércio (artigo 166), permanecem em pleno vigor os princípios expostos, que decorrem da proteção outorgada às marcas, garantindo sua propriedade e exclusividade e pelo que dispõe o artigo124, V, da atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Pelo artigo 119 do Código da Propriedade Industrial anterior (Lei n° 5.772/71) o nome comercial e o título de estabelecimento continuariam a gozar de proteção através de legislação própria, a qual se encontra na própria Constitutição, no artigo 3°, § 2°, da Lei das Sociedades Anõnimas, no artigo 35, V, da Lei 8.934/94 (dispõe sobre o registro público de empresas mercantis), mantendo o que se encontrava no artigo 38, IX, da Lei do Registro do Comércio anterior (Lei n° 4.726/65) e no artigo 195, V, da Lei 9.279/96, além da regra de proteção aos nomes comerciais independentemente de qualquer registro, contida no artigo 8° da Convenção de Paris, aplicável internamente por força do artigo 4°, da Lei 9.279/96” .

71 LEONARDOS, Luis, op. cit.

72 Como exemplo: “Direito ao nome comercial surge com a constituição da sociedade, através do registro ou arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, enquanto a marca depende do registro no INPI, atendidas às disposições pertinentes do Código de Propriedade Industrial. Ambos, entretanto, conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizá-los com exclusividade, em todo o Território Nacional. No eventual conflito entre os referidos registros (Nome Comercial e Marca), prevalece o mais antigo, em respeito aos princípios da originalidade e novidade”. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Embs. Inf. nº 71/2001 na Ap. nº 9.214/99 – Relator: des. Sérgio Cavalieri Filho, Pág. 264 Revista Forense – Vol. 363 Jurisprudência Civil



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O critério da prioridade temporal, porém, cede perante a exigência da boa-fé

Enfatizando que o critério temporal da precedência do nome de empresa sobre o registro de marcas de terceiros – sempre dentro de critérios de mesma área concorrencial - se faz em resguardo da boa-fé, não se pode deixar de notar que a simples precedência é exangue na presença de uma pretensão a que faltam os pressupostos dessa mesma boa-fé:

“O emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio - deve ser de imediato afastado. A proteção legal à marca (lei n. 5.772/77, art. 59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa que insere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, REsp 62.770/RJ, DJ 04.08.1997.

“Vê-se, portanto, que a lei protege o nome do estabelecimento comercial, tornando ilícita a apropriação dos esforços do comerciante em proveito de terceiro. Em outras palavras, a lei proíbe a concorrência desleal. A concorrência, de outro lado, pode se caracterizar, dentre outras possibilidades, pela aproximação entre produtos e estabelecimentos. (Constituição Federal. José Tinoco Soares, “Crimes contra a Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”, p. 7, Revista dos Tribunais, 1980).” Apelação Cível nº 90.03.03499-0, Tribunal Federal da Terceira Região, 1ª Turma.

Assim é que, já do texto constitucional, já do teor do nosso direito privado comum 73, não cabe exercício de propriedade disfuncional, em contradição às finalidades para que a situação jurídica é constituída.

Como notou, precisamente, o Tribunal Mineiro, "O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca."Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

E, no mesmo sentido:

73 CC Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais (...).



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“"a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado."( STJ-Resp.7259/CE)

Especialmente, o abuso se apura não em abstrato, mas em uma situação concreta; o exercício de uma faculdade, abstratamente constante dos poderes necessários do titular de uma propriedade, pode ser configurar contra direito.

Assim é que o exercício do direito de prevalência do signo nominal, de um registro estadual, pode valer-se em contraposição, ou como justificativa, no caso de conflito contra pretensões de terceiros, ao registro de marca, enquanto esse suporte não seja disfuncional, ou contra direito.

Como longamente exposto no item inicial deste capítulo, não existe direito de adquirir propriedade intelectual com substrato em má-fé. A pretensão de adquirir marca com base em nome de empresa anterior está sujeita ao mesmo filtro a que menciona Gama Cerqueira, antes citado:

Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

E não menos aqui se aplica a censura do tribunal federal especializado: “Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008

A arguição da precedência de um nome de empresa, como fundamento e legitimação da aquisição de uma marca, não legitimam o registro que, embora precedido de proteção estadual, é contaminado por má-fé.



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Da aplicação do direito aos fatos

Da adoção de marca que evidentemente a autora não poderia deixar de conhecer

A cronologia dos fatos assim indica: não obstante a escolha do mot vedete “Nexus” como integrante de seu nome empresarial – protegido apenas no território paulista à luz do art. 1.166 do Código Civil 74 - até o uso da marca NEXUS relativa ao registro americano de propriedade da Google Inc., em 1º. de setembro de 2005, a autora apenas pretendeu e obteve registro para a marca VONEX e SEMPRE.

Veja-se a totalidade dos pedidos e registros depositados pela autora:

74 Assim dissemos no nosso Uma Introdução À Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003: “Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial asseguram o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na forma da lei especial. Assim, também pelo novo Código Civil, ainda não há um registro nacional de nomes empresariais ou de nomes de empresas civis, mas apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados. Paradoxalmente, há, sob a Convenção de Paris (art. 8º), proteção internacional do nome comercial independente de registro, o que leva a que um titular francês possa ter seus direitos reconhecidos no Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresário carioca para os ter em São Paulo precisa solicitar a extensão dos seus direitos, segundo o procedimento (aliás sem específico amparo legal) instituído pela Portaria DMRC-G DG n. 1/74 (vide Parecer DNRC 315/77-IOB 16/81, p. 208)”.



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Assim, somente após um ano no uso da marca nos termos do registro americano de propriedade da Google Inc., a autora entendeu arguir proteção para a marca NEXUS TELECOM. E somente após o registro final da marca NEXUS, de propriedade da Google Inc. (o que se deu em 30/12/2008) verificou-se o registro (que se entende nulo) do processo 828788693, referente à classe 35.

O uso da marca nos Estados Unidos através do registro de propriedade da Google Inc. obstava o registro brasileiro

Os Estados Unidos são parte da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial 75, em vigor no Brasil desde o Dec. 9233 de 28/06/1884

75 Veja-se http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2. Os Estados Unidos são membros do mesmo tratado desde 30/5/1887.



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76. Satisfaz-se assim o requisito de direito internacional público que faculta a aplicação do art. 124, XXIII ao caso vertente.

O início de uso nos Estados Unidos importa em apropriação exclusiva

O requisito seguinte a se considerar é a natureza do uso dessa marca, nos termos do direito local. Como enfatizamos, o uso em questão deve importar em aquisição de exclusividade.

O uso no comércio, por sua peculiar importância no sistema americano, é consignado na base de dados oficial do Escritório de Patentes 77. Essa data é de 1º de 1º. De setembro de 2005.

Vejamos a seguir a questão de direito da apropriação da marca pelo uso no comércio.

Da aquisição da propriedade sobre uma marca no direito americano

Tipos de aquisição

Os Estados Unidos possuem dois sistemas de aquisição de propriedade sobre uma marca.

Um sistema se apresenta sob a proteção das leis estaduais, baseado na common law, e um segundo, regido pela legislação marcária federal, conhecida como Lanham Act 78. Alguns estados mantém igualmente um registro para efeitos locais. A aquisição de direitos sobre uma marca pode ocorrer por um dos dois sistemas, ou através de ambos.

O registro federal não anula o sistema estadual. Por exemplo, uma marca sênior, baseada na aquisição estadual – por simples uso - prevalecerá nos seus limites territoriais sobre uma marca Junior obtida através do registro federal.79

76 Veja-se http://www2.mre.gov.br/dai/dautorais.htm.

77 Vide http://www.uspto.gov

78 Schechter & Thomas. Intellectual Property. The Law of Copyrights, Parents and Trademarks. Minnesota: Thomson/West, 2003, p. 550. Dinwoodie, Graeme B., The Common Law and Trade Marks in an Age of Statutes (October 17, 2009). THE COMMON LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY: ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR DAVID VAVER, Bently, Ng & D'Agostino, eds., Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 49/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502282

79 McCARTHY. Thomas. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. Minnesota: Thomson/West, 2009, p. 16-5.



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De outro lado, a proteção da marca baseada exclusivamente no uso local é restrita aos estados onde a marca é efetivamente usada, ou seja, o titular não possui direitos de obstar o uso de sua marca por terceiros em todo território americano, somente nos estados onde ele usa a marca.

Aquisição baseada no uso

Na aquisição baseada exclusivamente no uso, o titular da marca, que em qualquer caso é sempre o primeiro que utiliza esta marca em um produto ou serviço, obtém o reconhecimento do seu direito através dos mecanismos do common law. Após este primeiro uso, o titular pode evitar que outros utilizem esta marca para os mesmos produtos ou serviços, enquanto este titular continuar a utilizá-la para identificá-los. 80

McCarthy81 precisa que mesmo na esfera federal não é o registro, mas somente o uso efetivo de um nome como marca é que cria direitos e prioridade perante terceiros (a utilização que dá origem ao registro federal deve ser uso no comércio interestadual) 82. Esse autor leciona que - diferente de outros países onde a titularidade e prioridade sobre uma marca ocorrem somente com o registro-, nos Estados Unidos a regra é que a propriedade recaia na pessoa que primeiro utilizou esta marca.

Aquisição baseada no uso no comércio interestadual e no registro federal

Com o registro federal o titular da marca pode exercer seus direitos sobre ela em todo o território americano, até nos estados onde ela não é utilizada.83 É também somente com este registro federal que o titular da marca pode apor o símbolo ® sua marca.84 Outro benefício do registro federal é que o titular de uma marca

80 ELIAS, Stephen & STIM, Richard. Patent, Copyright & Trademark. USA: Nolo, 2002, p. 381.

81 McCARTHY. Thomas. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. Minnesota: Thomson/West, 2009, p. 16-4.

82 CALLMAN, Rudolf , 2 The law of unfair competition and trade-marks 846 (Chicago 1945): “registration does not create a trade-mark and it confers no new or greater rights than those that existed at common law. Registration merely facilitates the remedy, confers jurisdiction upon courts and gives the registrant certain procedural advantages."

83 Schechter & Thomas. Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks. Minnesota: Thomson/West, 2003, p. 556.

84 Ibidem



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com este registro pode requerer a assistência da aduana americana para evitar importações que infrinjam seu direito de marca.85 Um registro federal pode ser utilizado judicialmente com prova objetiva, enquanto uma marca baseada no uso terá que comprovar prioridade do uso efetivo. Ainda, uma marca com registro federal, após 5 anos do registro, se torna incontestável e pode ser utilizada como prova judicial sobre o direito do titular sobre esta marca.86

O efeito da prioridade de uso sobre a propriedade da marca

Como nota McCarthy87 a propriedade sobre uma marca não é adquirida pelo registro estadual ou federal. Os direitos sobre a marca e a possibilidade de opor estes direitos em face de terceiros decorrem somente da prioridade de uso. Seja esta prioridade de fato ou construída através do registro federal. Este autor, se utilizando de citações de julgados do Circuito Federal, explica que ganha o direito não é quem primeiro deposita no USPTO, mas quem primeiro comprovar a adoção e uso efetivo da marca. Não é uma corrida ao USPTO e sim uma corrida ao mercado. A regra nos Estados Unidos é a do “first to use.”

Consequências da apropriação da marca NEXUS de propriedade da Google INC.

Assim, o uso no comércio no sistema a quo satisfaz o requisito de apropriação do signo, exigido pela lei brasileira como condição de aplicação do art. 124, XXIII da Lei 9.279/96.

Da especialidade e afinidade

A marca NEXUS usada desde 1/9/2005 se refere, como já indicado, às seguintes atividades:

Prestação de serviços de telecomunicações, a saber, a transmissão de dados e voz, e recursos avançados de chamada, ou seja, chamada em conferência, encaminhamento de chamadas, rejeição de chamadas, chamada de retorno, chamada em espera, identificador de chamadas, bloqueador de identificador de chamadas, rediscagem contínua, toque serviços especializados, serviços de excesso de fax, caça de linha, chamada de velocidade, serviço telefônico de longa distância, serviço gratuito de entrada, correio de voz e acesso de alta velocidade a uma rede mundial de computadores, tudo o isso com exclusão do fornecimento de acessos a usuários múltiplos uma rede global de informações por computador para os participantes da indústria do petróleo físico.

85 Ibidem

86 Ibidem

87 Ibidem, p. 16.41-16.42.



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Na classificação internacional, trata-se da classe 38, como indicada no processo administrativo americano. Qual a abrangência em termos de especialidade e afinidade dessa atividade?

A afinidade indicada pelo próprio INPI

Um índice veemente para a definição de afinidades é o próprio sistema de pesquisa de marcas do banco de dados do INPI que automaticamente faz a análise doas atividades que segundo o sistema informático programado pela autarquia deverão ser levados em conta pelos examinadores do Instituto. Pois constate-se o que se obtém da busca na classe 35, a classe na qual a autora obteve o registro (que se entende inválido):



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Observe-se: como se vê, a pesquisa indica a classe 35 – e só ela. Mas a base de dados aponta marcas também nas classes 38, nas 9.05 e 37. Assim, em princípio, o uso da classe 38 seria tido como uso afim da classe 35.

A afinidade definida pela doutrina e pela casuística

Ainda que esse índice seja relevantíssismo, consultemos também a noção de afinidade deduzida pela doutrina e pela casuística.

Como acima indicamos, a afinidade assim se define: Afinidade vem a ser a eficácia jurídica da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro 88, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade. No dizer do juiz Learned Hand, numa feliz expressão, seria a penumbra que circunda a marca89.

Assim o STJ assimila a noção: "A colidência de marcas, por sua vez, extrai-se da possibilidade de confusão, erro ou dúvida emergente de ramos de atividades que guardem, no mínimo, relação de afinidade, vale dizer, quando os artigos ou serviços “forem de tal forma relacionados que o público possa julgar que seja originários da mesma empresa” (FRÓES, Carlos Henrique de C., Âmbito de Proteção à Marca, in RT 403/31)." STJ, Resp 1.174.098 - MG (2009/0248556-6), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministra Nancy Andrighi, 04 de agosto de 2011

E detalham os tribunais: "Os produtos assinalados pelas marcas em análise são “produtos alimentícios” que, em regra, encontram-se à disposição para venda nos mesmos tipos de estabelecimentos comerciais (mercados, mercearias, etc) e posicionam-se fisicamente quase sempre próximos um do outro, o que pode vir a induzir o consumidor no sentido de supor que ambos os produtos originam-se do mesmo fabricante e da mesma empresa, sendo impossível, convivência no mercado das marcas de ambas as empresas; (...) Inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois embora as marcas pertençam a classes diversas, há a possibilidade de ocorrência de confusão ao público consumidor, ante a identidade gráfica e fonética das marcas em litígio e também tendo em vista que as marcas em cotejo alcançam segmento mercadológico semelhante e a mesma clientela;" TRF2, AC 9900247191, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 13 de novembro 2007.

Não se pode ficar adstrito ao sentido literal da classe em que foi registrada a marca, sendo essencial perquirir a existência de afinidade entre classes diversas. Constatada a afinidade,

88 [Nota do original] BAIOCCHI, Enzo. Op. cit., p. 47: “Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas deve ser entendida com “critérios elásticos e variáveis caso a caso”, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Libraria, 1933, p. 299)”.

89 [Nota do original] Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936).



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deve-se aferir se o destinatário do serviço pode ser induzido ao engano, para garantir a proteção da marca anteriormente registrada". (extinto TAMG, AC n. 2.0000.00.400337-0/000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Alvimar de Ávila, J. 17-09-2003).

"parece escorreito o entendimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao interpretar o art. 59 do Código de Propriedade Industrial em consonância com o art. 65, nº 17, do mesmo estatuto "adotando como critério de colidência de marcas a indentidade ou afinidade mercadológica, independentemente das classes em jogo". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 10ª Câmara Cível, Des. Carlos Alberto de Carbalho, AC 1996.001.07965, Julgamento em 09.12.1997.

"Embora as marcas estejam em classes distintas, a da autora foi registrada na classe 16.20 do NA nº 51 do INPI, para distinguir livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, e a da empresa ré é utilizada nos produtos previstos na classe 28.10 do mesmo NA nº 51, para distinguir jogos, brinquedos e passatempos, em um primeiro momento, seria possível afirmar-se que marcas idênticas podem conviver pacificamente se dispostas em classes e atividades diferentes. Contudo, o caso em exame constitui exceção por dois motivos: a) - Os produtos, apesar de estarem em classes diversas, têm afinidade entre si, podendo ser encontrados em uma mesma prateleira de um mesmo estabelecimento comercial; ". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 3ª Câmara Cível, Des. Jesus Sarrão, AC 0101272-2, Julgado em 12.06.2001.

Dispondo sobre a aplicação da afinidade no contexto exato do art. 124, XXIII: "Pela documentação colacionada aos autos por ocasião do ajuizamento da petição inicial, verifica-se que a autora, de origem norte-americana, atua no mercado sob este nome comercial desde 1970, consubstanciando-se em uma holding de um grupo de várias empresas e subsidiárias (Grupo LEGG MASON), sendo que tal foi inicialmente registrada junto ao órgão marcário americano em 19/10/1993, tendo sido posteriormente registrada em outros países. Trata-se, pois, de trata-se, sem dúvida, de hipótese de uso e registro não autorizados de signo internacional impeditivo que a empresa-ré, ora apelante, não poderia desconhecer a anterior existência, na forma do disposto no art. 124, XXIII, da LPI. 2. Ainda que as empresas em confronto não atuem no mesmo ramo de atividades, as mesmas se inserem em segmentos mercadológicos que ostentam certa afinidade, quais sejam, o mercado de investimentos financeiros e o mercado imobiliário, circunstância que pode causar eventual associação equivocada por parte do público consumidor". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des Liliane Roriz, AC 200851018065529, DJ 04.03.2010.

A despeito da diversidade das classes em que as marcas em discussão foram registradas, impõe-se considerar que, em se tratando de empresas pertencentes ao mesmo ramo de atividade econômica, a afinidade entre os serviços identificados pelas marcas, de molde a gerar confusão e dúvida entre seus consumidores, autoriza a proteção à marca originária. - Colidência prevista como impeditiva de registro, segundo art. 124, incisos XIX e XXIII da LPI. - O art. 165 da LPI reconhece a nulidade do registro efetuado em desacordo com seus preceitos normativos. - Recursos providos. Sentença reformada. (TRF 2ª Região, Apelação em Mandado de Segurança nº 2000.02.01.061412-2, Primeira Turma Esp., Rel.: Márcia Helena Nunes, DJU 5.9.2005

E. versando sobre o exato confronto de atividades sobre o qual se perquire: "Ponderada a prova documental, torna-se clara a intenção da apelante em valer-se de nome comercial que apropria a marca da apelada, mesmo porque sua função precípua é o comércio de aparelhos celulares e esta prática tem afinidade com a prestação de serviços de telecomunicações mediante o uso da marca "Velox". Malgrado a loja comercial da ré-apelante



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mencione a expressão "Santelecom", certo é que a nota fiscal agregada aos autos e o nome registrado na Receita Federal e Junta Comercial demonstram o uso da expressão "Velox" e a potencial condição do nome "Veloxcell" ser difundido perante os consumidores. Por conseguinte, é lícito admitir que poderá ser criado, pela apelante, um sentimento de dúvida no âmbito do consumidor que, exposto às seguidas investidas publicitárias da apelante, passa a assimilar e associar a marca a serviços e produtos vinculados à telecomunicação. E, na medida em que o comércio de aparelhos celulares - instrumentos cuja potencialidade de a ele ser agregado serviços de telecomunicações aumenta a cada instante - guarda simetria com a atividade-fim da autora, não é possível conservar o uso do nome da ré, em claro detrimento da marca designada na inicial". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 10 Câmara Cível, Des. Alberto Vilas Boas, AC 1.0604.06.900011-4/001(1), DJ 27.10.2006.

Assim, o uso da marca da Google Inc. em 1/9/2005 para a classe 38 – presentes os demais requisitos do art. 124, XXIII - veda o registro da autora.

O conhecimento inevitável

Para que se determine a satisfação do requisito de conhecimento subjetivo do uso da marca NEXUS - na forma que a Google Inc. tem a propriedade – é necessário dois elementos. Primeiro, que esse conhecimento seria possível, pois não reservado, obscuro ou limitado. Segundo, que por sua natureza de atividade, fosse evidente. Segundo o critério que sempre propugnamos, que esse conhecimento fosse inevitável.

Da objetividade da informação

Do processo administrativo constante da base oficial da repartição de Patentes e Marcas americana consta o seguinte inserto:



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Assim, em documento oficial constante dos arquivos de órgão governamental estrangeiro está consignado irretocavelmente que pelo menos desde 26 de setembro de 2005 a marca classe 38 de propriedade da Google Inc. estava livremente disponível na internet.



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Da inevitabilidade do conhecimento

O conhecimento do uso como marca do signo em questão pareceria inevitável. Por duas razões: pela própria natureza da atividade da autora, que pratica atividade do mesmo gênero, e atividade cujo cotidiano envolve acesso profissional à internet; e pelo fato de que a apropriação da marca por um player antigo e proeminente no mercado cria por si só condições de parasitismo.

A própria atividade da autora conduz à inevitabilidade do conhecimento

Como já expomos, a autora, com usar as marcas VONEX e, posteriormente, SEMPRE (pois assim revela suas pretensões de registro até setembro de 2006), não deixaria de, naturalmente, repercutir o mot vedette NEXUS constante do nome empresarial paulista na internet. Parece implausível que, ainda que escolhendo outra marcas para assinalar seus produtos e serviços, a autora não pudesse ter sabido que terceiro passara a adotar como marca sua, e em campo de seu interesse, exatamente a marca NEXUS.

Assim nota a casuística: "A verdade é que o mundo não é mais o mesmo depois da criação e popularização dos microcomputadores e a formação de uma rede mundial a partir deles, a internete, entre outros fatores importantes, trazendo para a vida diária neste planeta um caráter de ubiqüidade, e disso emergindo o clichê que apelidou o planeta de "grande aldeia global". Ademais, a associação de países em blocos econômicos como a Comunidade Econômica Européia etc., veio resultar também numa regulamentação cada vez mais homogênea, comum, em tais países, do que antes era estritamente de ordem interna, individual. Exemplo disso é a Lei nº 17/2001, da Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, que estabelece normas para concessão de registro de marcas e nomes comerciais, dando-lhes tratamento unificado, de forma a atender o que chamou, em sua exposição de motivos, "as disposições de caráter comunitário e internacional a que está obrigado ou com as quais se comprometeu o Estado Espanhol" (ver www.oepm.gov.es). Sendo assim, creio que o mundo tem se tornado "pequeno demais" para a convivência de marcas iguais ou similares e essa transformação da realidade, certamente contará, cada vez mais, com regulações mais homogêneas a impedirem aquela ocorrência." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Embargos Infringentes de nº 98.02.34759-0, em referência ao voto vencido do Des. André Fontes na Apelação Cível pertinente

Por ter escolhido como parte de seu nome empresarial exatamente tal elemento, ainda que não praticando tal signo como marca, seria implausível que a autora ignorasse que terceiro tinha – ao contrário do que optara – adotado o elemento distintivo para assinalar como marca seus serviços.



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A natureza do uso estrangeiro leva à oportunidade de parasitismo

Tal parece tanto mais provável quanto a escolha se faz por empresa americana, exatamente do setor de telecomunicações, em mercado dos mais dinâmicos, de tecnologia mais avançada, e cujas escolhas de mercado têm projeção internacional, e frequentemente resultam em sucessos em escala global. A escolha do uso do signo como marca por um player internacional cria o potencial de apropriação parasitária.

Havendo inevitabilidade

Como já adiantado, não julga este parecerista que seja seu atributo estipular na materialidade dos fatos se houve ou não a inevitabilidade desse conhecimento. Cabe-lhe apenas, na análise do direito aplicável aos fatos, indicar que, se no julgamento do caso, o órgão judicante entender essa inevitabilidade, que ao senso corriqueiro surge como possível, e mesmo plausível, a consequência jurídica é que se preencha o segundo requisito para aplicação ao caso da vedação do art. 124, XXIII da Lei 9.279/96.

Assim sendo, será nulo o registro obtido para a classe 35, e impossível a pretensão para as demais classes pretendidas pela autora.

Da distintividade do elemento significativo

Tanto o INPI, ao verificar as condições de registrabilidade – sem considerar porém o efeito do art. 124, XXIII – quanto a repartição americana não rejeitaram a pretensão de proteção da marca da Google Inc., para classe 38 por falta de distintividade intrínseca.

É de presumir-se, assim, que não haja algum vínculo recusável entre o signo NEXUS com a natureza das atividades relativas às classes em questão:

"Doutrina e Precedentes judiciais são uníssonas em afirmar que expressões de uso comum são insuscetíveis de apropriação exclusiva, quer a título de marca ou de denominação social, sob pena de concessão de privilégios em detrimento da conferência de direitos isonomicamente distribuídos. ". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2008.51.01.523581-3, DJ 16.06.2011.

Mas haverá uma outra recusa por falta de distintividade: aquela que resulta de práticas de mercado que, embora o signo não tenha correlação intrínseca com a tividade, tornam o mesmo comum ou vulgar, impedindo a apropriação exclusiva:

“O elemento nominativo GOLD, de uso comum no linguajar nacional apesar de oriundo da língua inglesa, é integrante de diversos pedidos de registros marcários, havendo que se analisar com muita cautela pedido de nulidade ao argumento da colidência marcária com base



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em tal elemento, devendo-se prestigiar decisão de primeiro grau que posterga para o momento após a instrução processual, análise de pedido de antecipação de tutela com base em tal pleito. O apostilamento de elemento marcário é utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, por guardar relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Efeito ativo cassado. Agravo de instrumento desprovido.” (TRF 2ª Região, AG 201002010009220, Primeira Turma Especializada, Relator: Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, julgado em 29.6.2010

Caso isso ocorra, a propensão da casuística é recusar a proteção, por uma mesma genericidade impeditiva:

"Já disse aqui, por algumas vezes, que dos processos que versam sobre lide marcária, verifico que grande quantidade deles refere-se a marcas sem real força distintiva. Por exemplo, a pretexto de serem “evocativas”, parecem o que o INPI tem sustentado em muitos momentos como “descritivas do produto”. Ou então parecem marcas com força distintiva já diluída no mercado. Daí, nos autos desses processos, as partes sempre trazem à baila exemplos numerosos de outras marcas destituídas de qualquer questão litigiosa e que, a meu ver, também são praticamente despidas de atividade muito criativa do seu mentor ou de real força distintiva. A conclusão a que eu chego – verificando, inclusive, os diversos estabelecimentos comerciais que se espalham pelas cidades do Brasil, é que aquela criatividade comentada nos livros jurídicos sobre marcas comerciais, a emprestar “inteira distintividade” à marca, talvez não exista neste mundo real, pelo menos aqui no Brasil, ou exista em bem poucos casos. (...) Quando se verificam marcas de alguma similaridade no mercado e a sua coexistência prolongada, a tendência, tanto do INPI quanto do Poder Judiciário, é a de não interferir muito, já que, a princípio, o mercado deve razoavelmente se regular por si." TRF2, Proc. 200551015071360, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Márcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

Esta doutrina tem sido consagrada internacionalmente sob a denominação de “Teoria da Distância”:

“Demais disso, a existência de outras marcas com os mesmos elementos (1701-1702), faz nascer a premissa de que não se pode exigir, para fins de proteção marcária, maior distinção entre os registros acima para os registros da apelante; uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia primacial da Teoria da Distância. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 20045101534303-3, DJ 04.06.2010.

Ademais, segundo a teoria da distância acolhida pela doutrina, dada a ínfima distintividade na escolha dos sinais, impõe-se a mútua convivência entre os diversos signos semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins” (uso de parecer do parquet federal como ratio decidendi) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2009.51.01809856-4, DJ 02.03.2011.

“Aplicação da teoria da distância, pois se o produto da autora convive no mercado com tantos outros que usam no nome a palavra "fresh" também pode dividir o espaço com a bebida das demandadas”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Fernando Foch Lemos, AC 2008.001.34545, Julgamento 03.09.2009.

“Ademais, há diversas marcas que foram registradas anteriormente e já continham o termo OLÍMPICO (...) (MOMENTO OLÍMPICO, FARINHA DE TRIGO OLÍMPICO, OLÍMPICO INTI). Portanto, pela Teoria da Distância, não se pode exigir que a marca ré guarde, em relação às



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marcas da autora, distância maior do que aquela guardada entre as demais registradas”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Flavia Heine Peixoto, AO 2007.51.01.808185-3, J 26.05.2010.

Ainda que se possa arguir a abundância da expressão NEXUS no mercado pertinente, fato que a aceitação de sua generecidade seria mais uma razão de nulidade do registro do autora, e de inoponibilidade de suas pretensões à Google, Inc. Mas não infirmaria, por isso mesmo, a objeção complementar resultante da apropriação de má-fé da marca de terceiro.

Da conclusão quanto à distintividade

Da análise deste requisito, é caso de concluir que não não parece haver razões para suscitar a falta de distintividade como fundamento para cancelar a vedação do art. 124, XXIII da Lei 9.279/96. Pelo contrário, caso houvesse essa carência, ela derrotaria as pretensões da autora quanto ao registro, somando-se à exceção Pouillet.

Da conclusão quanto à aplicação da Exceção Pouillet no caso

Examinados os pressupostos legais de aplicação do art. 124. XXIII ao caso em estudo, é de se concluir que – uma vez concluído pela inevitabilidade do conhecimento da marca de 1 de setembro de 2005, detida pela Google Inc. para a classe 38 -, disso decorre a invalidade do registro obtido pela autora na classe 35, e a inviabilidade de suas pretensões nas classes 9 e 37.

Da questão do nome empresarial da autora

Como já enunciado, a autora obteve, nos termos do art. 1.166 do Código Civil, proteção para seu nome empresarial, do qual consta o mot vedette Nexus para o território paulista em fevereiro de 2005.

Mas... não pretendeu exclusividade como marca para qualquer parte do território brasileiro até setembro de 2006. Exerceu tal pretensão mais de um ano após a apropriação da marca – usada como marca – através do signo de propriedade da Google Inc.

No entanto, fê-lo para as marcas VONEX e SEMPRE. Sua diligência permite deduzir que serão essas as marcas que efetivamente reconhece como suas. Sem o exemplo, e sem o que se pode deduzir como vontade de copiar a marca da Google Inc., não entendeu como digno de seu interesse tornar nacional o registro que detinha em território paulista, nem consagrar propriedade de marca para o signo.



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A autora só pretendeu apropriar-se do signo antes tomado pela Google após o exercício do direito de apropriação desta; dir-se-ía adequado presumir, sem falácia, a parêmia post hoc ergo propter hoc. Se não havia intuito de registro antes, coisa que seria natural, e surge só depois da oportunidade parasitária, não é recusável a hipótese de que esse intuito resulta da oportunidade parasitária.

Da interdição resultante da má-fé à legitimação de nome empresarial anterior

Não se questiona, neste passo, a regra geral, que tende a ser consagrado pela casuística, segundo o qual a precedência de nome empresarial protegido em âmbito estadual impede o registro de terceiros, quando há colisão concorrencial, em potencial confusão de clientela. Nem se questiona, neste contexto que o mesmo direito anterior, que impede apropriação como marca de terceiros, legitima a aquisição pelo titular do nome de registro como marca.

O que se entende, no entanto, é que tal não se dá nas condições materiais deste caso.

1. Neste caso o registro do nome de empresa não se convola em uso como marca protegido por registro no INPI.

2. Neste caso, o nome de empresa se exerce no seu campo próprio, de identificação de pessoa, e não de identificação de atividade. A identificação de atividade se faz através do exercício do registro de marca de outros signos distintos, VONEX e SEMPRE.

3. Neste caso, a pretensão de registro do signo antes protegido como identificador de pessoa – agora como identificador de atividade - se faz tão-somente após a apropriação e uso como marca do signo em questão por parte do signo de propriedade da Google Inc.

4. Neste caso, a pretensa legitimação do registro com base na proteção estadual anterior entra em desafio com uma vedação ao registro que se funda na rejeição à má-fé.

5. Neste caso, o exercício do direito pela autora se condiciona a veementes índices de abuso de direito, de exercício de má-fé com vista ao parasitismo.

Para essas conclusões, é crucial, em primeiro lugar, a questão temporal. Vejamos:



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Como se vê, a autora, que distinguia o identificador de pessoa do seus identificadores de atividade só vai pretender registro de marca federal para o que era antes nome estadual após a apropriação como marca pelo símbolo de propriedade da Google Inc.

Só depois da oportunidade parasitária, só depois que se configura a interdição resultante do art. 124, XXIII da Lei 9.279/96, entende adequado exercer sua precedência.



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Da manifestação de inequívoca má-fé em fevereiro de 2010

"Quod si Aquiliana definitio vera est, ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est Ita, nec ut emat melius nec ut vendat, quidquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus ut tutela duodecim tabulis, circumscriptio adulescentium lege Plaetoria; et sine lege judiciis in quibus additur EX FIDE BONA." Cícero, De Officiis

Os fatos do caso iluminam, além disso, a má-fé ulterior da autora. Uma vez tornada pública a intenção de a Google Inc. utilizar, em mercado que se pode antecipar que de grande monta, e de escala internacional, o signo NEXUS a autora tenta apropriar-se do signo anunciado como de interesse da grande empresa global.

E o faz nas seguintes condições:

1. Na classe NCL 9 (9), para a qual jamais tinha manifestado interesse. 2. Solicitado registro não para o elemento já constante de seu nome empresarial

(NEXUS) ou para aquele que já havia solicitado (invalidamente, a nosso ver) proteção (NEXUS TELECOM), mas para a exata formulação anunciada pela Google Inc. (NEXUS ONE).

3. Para essa formulação, jamais manifestara interesse ou configurara uso.

Imaginemos que desejasse, licitamente, afirmar interesse de defesa de interesse próprio. Imaginemos que – inexistente a vedação anterior, desde 2005, ao seu depósito de 2006 para a marca NEXUS TELECOM – pretendesse ocupar como defesa o espaço da classe 9, antes vazio.

Tal propósito far-se-ía eficazmente (aqui imaginando, apenas para argumentar, uma boa-fé que os fatos parecem contestar) requerendo na dita classe 9 a sua formulação NEXUS, ou NEXUS TELECOM. Mas optam por fazê-lo em iniludível replicação da fórmula anunciada como de sua apropriação pela Google Inc.

Não haveria justificativa de boa-fé para a tentativa de apropriação da exata fórmula da Google.

Tal procedimento ilumina um padrão concorrencial que se dirá aceitável à autora. Se a prudência que se espera de um parecerista, o exame neutro, não partidário, e a exposição do que entende ser o direito, impedem-lhe que conclua pela aplicação incontrastável da Exceção Pouillet ao caso de 2005, apenas lhe cabendo indicar



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sua plausibilidade, a escolha dessa padrão concorrencial em fevereiro de 2010 exaspera tal ponderação.

Cumpre-lhe assim enunciar que, a julgar pelo padrão concorrencial claro e manifesto de fevereiro de 2010, com propósito que só pode se desenhar como oportunista e parasitário, a má-fé de 2006 se afigura não só como plausível, como também como provável.

Da resposta aos quesitos

Ao primeiro quesito

1) A Google Inc. é titular da marca NEXUS para a classe 38 (registro USPTO 3.554.195), utilizada publicamente e no comércio desde 1/9/2005 e requerida em 28/10/2005. Caso se entenda que tal marca da Google Inc, se destinada a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca pedida pela autora em 16/10/2006, evidentemente não poderia ser desconhecida por essa autora em razão de sua atividade, os pedidos e registros dela seriam válidos segundo o direito brasileiro?

Como se expôs neste estudo, caso a prudente conclusão do tribunal, perante quem vier ser suscitada a nulidade dos registros e a viabilidade das pretensões da Nexus Telecomunicações Ltda., for que o conhecimento da marca NEXUS, utilizada desde 1º.de setembro de 2005 na classe NCL 38 (9), e propriedade da Google Inc., era evidente para a sociedade brasileira, a conclusão de direito que disso decorre é que o registro por ela obtido é nulo, por violação do art. 124, XXIII da Lei 9.279/96.

Este registro é o da marca mista de no. 828788685, depositado em 16/10/2006, para a marca NEXUS TELECOM, para a classe NCL(8 ) 35.

Por igual razão, inviáveis as pretensões aos registros das demais marcas postuladas pela mesma sociedade nas classes 9, 35 e 37.

Não obsta tal conclusão a preexistência de nome empresarial registrado no Estado de São Paulo em fevereiro de 2005, caso configurada a má-fé na apropriação do registro e nas pretensões aos demais registros nas classe afins.



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Ao segundo quesito

2) A Google Inc. tornou público em 12 de dezembro de 2009 seu intento de utilizar da marca NEXUS ONE para as atividade relativas a telefones celulares [NCL 38 (9)], requerendo imediatamente e obtendo a seguir registro nos Estados Unidos para tal signo. Em 14 e 20 de fevereiro de 2010 a autora depositou pedido de registro da marca NEXUSONE exatamente para tal atividade. Em face da Lei 9.279/96, a pretensão da autora encontraria abrigo no direito brasileiro?

Ainda que não aplicáveis as conclusões do quesito anterior, a manifestação das pretensões por parte da sociedade Nexus Telecomunicações Ltda. encontraria inequívoca vedação tanto pelo exercício do direito de prioridade unionista do depósito americano de 10/12/2009, quanto pelo disposto no art. 124, XXIII da Lei 9.279/96.

Ainda aqui, a preexistência de proteção estadual para o nome de empresa dessa sociedade não legitimaria a pretensão para a formulação NEXUS ONE, objeto da intenção pública de Google, Inc., e jamais reservada pela sociedade nacional. Também não o legitimaria o uso, pedido ou registro da marca NEXUS TELECOM para as classe 35. 37 e 38, ainda que esse registro ou pedido fosse válido.

Ao terceiro quesito

3) A luz das considerações anteriores, tem a autora posição jurídica subjetiva que lhe permita obstar a pretensão da Google Inc., de obter proteção e eventualmente usar a marca NEXUS ONE no Brasil?

Uma vez aceito o pressuposto de que a sociedade Nexus Telecomunicações Ltda. evidentemente não poderia deixar de conhecer a marca NEXUS de propriedade da Google Inc., de 1º. de setembro de 2005, na classe 38, não são dotadas de validade o registro e os pedidos de registro para a marca NEXUS TELECOM, pretendidos para atividades afins à marca da Google.

Não tendo a sociedade brasileira exercido pretensão ao registro da marca com amparo em seu nome empresarial paulista antes de que a marca de 2005 da Google fosse protegida no exterior, e exercendo até essa data a identificação de suas atividades empresariais com base em marcas diversas, afigura-se abusiva e contrária a direito o exercício do pedido de marca no Brasil em condições que o art. 124. XXIII da Lei 9.279/96 determina serem ilícitas.



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No direito brasileiro, não existe direito de aquisição de registros de marca ou outras exclusivas da propriedade intelectual quando tal pretensão se faz sem o amparo da boa-fé. Ao dizer do tribunal especializado federal,

“... tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

É meu parecer, respeitado o entendimento dos doutos

Denis Borges Barbosa

OAB 23.865/RJ

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