PARECER RELATIVO À RESOLUÇÃO INPI Nº 106/2016 …PARECER RELATIVO À RESOLUÇÃO INPI Nº 106/2016 ELABORADO POR ABAPI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PARECER RELATIVO À RESOLUÇÃO INPI Nº 106/2016 ELABORADO POR ABAPI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E

ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

1/18

As Associações, ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da

Propriedade Industrial e ABPI – Associação Brasileira da Propriedade

Intelectual, através de seu Grupo de Trabalho de Marcas e de sua Comissão de

Estudo de Marcas respectivamente, com a colaboração de todos os seus

associados, estudaram a Resolução deste INPI de nº 161/2016, analisaram as

implicações de sua adoção e aplicação nos termos em que foi emitida e

elaboraram o presente Parecer o qual, tendo sido aprovado por suas Diretorias

e Conselhos, ora, respeitosamente, submetem a V.Sa.:

I – Breve Histórico

Com a Resolução nº 161/2016, o Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (doravante INPI) busca uniformizar os procedimentos internos

relacionados à aplicação das chamadas apostilas nos atos de deferimento de

marca.

Propõe, o artigo 3º da Resolução nº 161/2016, a inclusão, em todos

os Certificados de Registro de marcas a serem expedidos por essa Autarquia,

de uma ressalva genérica sobre o escopo de proteção conferido pelo respectivo

título, à luz das proibições constantes nos incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, do artigo

124, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 – “LPI”).

Essa ressalva genérica seria aplicada mesmo aos registros expedidos

antes da vigência dessa norma regulamentar (conforme o artigo 5º, da

Resolução), em substituição às apostilas específicas que eventualmente

tivessem sido impostas a determinado registro.

Como fundamento jurídico à nova interpretação dada às atribuições

conferidas ao INPI, particularmente pelas Leis nº 5.648/70 e nº 9.279/96

(doravante LPI), a Resolução sob exame ressalta a necessidade de “conferir



2/18

uniformidade de entendimento, induvidosa compreensão, transparência,

celeridade, eficiência e segurança nas decisões técnicas proferidas nos exames

de pedidos de registro de marca”, além de asseverar que o novo padrão de

apostilas objetiva “assinalar, de forma exata, os limites da proteção conferida”.

Para subsidiar uma análise mais profunda desta matéria,

apresentamos, abaixo, um histórico do sistema de apostilamento e das apostilas,

que por si só revela a conveniência e a necessidade de sua manutenção.

II – Das Apostilas e seu Histórico

No mais recente Manual de Marcas deste INPI, instituído pela

Resolução INPI/PR nº 142/2014, a apostila é definida como uma “nota

suplementar (...) esclarecendo à parte sobre o âmbito da proteção conferida [à

marca] em face da Lei”.

O Manual de Marcas ressalta, ainda, que a apostila tem como função

“orientar o titular do direito, seus concorrentes e qualquer interessado, inclusive

os Tribunais, quanto à estrita e correta delimitação" dos direitos constituídos pelo

registro outorgado. A apostila serviria, portanto, para “esclarecer a abrangência

e o limite da proteção garantida pelo registro”.

Na realidade, o que se convencionou chamar de apostila é mais que

isso. É parte integrante do próprio ato administrativo concessório, pelo qual a

Autarquia fundamenta a decisão que outorga o título à parte, delimitando os

direitos concedidos e a motiva, quando presentes elementos que compõem o

sinal marcário, os quais, quando apresentados isoladamente, inserir-se-iam em

alguma das proibições legais do artigo 124, da LPI.

A adoção dessa ressalva como parte do ato administrativo

concessório não é recente, datando de, pelo menos, mais de meio século.



3/18

Como pode ser observado a título exemplificativo, no ato de

deferimento do Pedido de Registro nº 271.722, para marca MOHAIR SEMPER,

publicado no Diário Oficial (Seção III) de 30 de julho de 1957 , já havia a praxe

de se ressalvar a exclusividade relativamente a termos descritivos1:

A análise do Certificado do Registro nº 234.279, de 27 de maio de

1960 (atualmente nº 002342979), para a marca GUASUCO, também concedido

pelo predecessor do INPI, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial -

DNPI, permite verificar que tal prática era contumaz, já se adotando, à época, a

própria nomenclatura apostila para a defini-la:

Vale frisar que essa Autarquia sempre mostrou preocupação em

delimitar, com exatidão e de forma individualizada, o alcance do ato

administrativo concessório. Nos anos 70, já sob a égide do Código de

1 Mohair: 1. fio de lã feito com o pelo da cabra angorá; 2. lã ('tecido') muito macia produzida com esse fio. (Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 2009.3)



4/18

Propriedade Industrial de 1971 (CPI), há notícia de interpretação ainda mais

restritiva sobre o que poderia ser registrado como marca, levando o INPI a, até

mesmo, eliminar, de ofício, palavras descritivas de marcas depositadas, com

base no item 2.1, I,2 da Portaria nº 010/1974.

Essa interpretação administrativa da Lei é relatada, por exemplo, nos

autos da Oposição apresentada por R. J. Reynolds Tobacco Company ao

Processo nº 011.543/74 (atualmente nº 740115430), para a marca

MARLBORO LIGHTS :

Não obstante a severidade e até mesmo uma possível ilegalidade sob

a atual legislação desse tipo de exclusão de ofício, felizmente aposentada em

prol da manutenção das apostilas, demonstra-se que o INPI sempre teve a

preocupação de delimitar, com exatidão, a proteção conferida pelo registro

outorgado.

Um breve exame da base de dados dessa Autarquia é, ademais,

suficiente para se verificar que a adoção dessa ressalva nos atos administrativos

exarados se consolidou nas décadas que se seguiram.

2 2.1 – A marca nominativa será datilografada em tipos maiúsculos e delimitada por asteriscos. I) não conterá quaisquer dizeres ou indicações que não integrem o sinal reivindicado.



5/18

Entretanto, certa inconsistência técnica relativamente à redação

adotada para determinadas apostilas, sempre preocupou a comunidade da

propriedade industrial. Havia, à época, especial preocupação com aqueles casos

em que registros de marcas eram concedidos “NO CONJUNTO”, pela incerteza

gerada pela ausência especificidade na apostila utilizada.

Assim, em 2009, algumas associações foram chamadas a contribuir

com um estudo sobre possíveis sistematizações e definição dos textos das

apostilas que seriam aplicadas às marcas. Dos estudos elaborados, surgiram as

seguintes propostas, ora referidas de modo resumido e meramente ilustrativo:

Proposta de apostila da ABAPI 2009

“A concessão do registro não retira o termo XXXX do patrimônio comum

em sua acepção imediata”.

Propostas de apostila da ABPI 2009

“Recomenda-se que a apostila indique expressamente a palavra ou

expressão apostilada.

Deve-se ficar bem claro que a propriedade assegurada pelo registro de

uma marca não impedirá que terceiros empreguem licitamente o termo que

sofra limitação de exclusividade, na composição de outras marcas que

dela se distingam, no conjunto”.

[Exemplos de apostila contidos no texto da ABPI:]

“Sem exclusividade dos elementos XXXX, isoladamente”.



6/18

“Deferimento, sem direito ao uso, isoladamente, da palavra XXXX e da

figura XXXXX”.

Examinados os estudos apresentados pelas associações, as

Diretrizes de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução nº 260/2010, deram

tratamento sistematizado à aplicação e redação das apostilas, sob a Seção 4 do

referido Manual de Marcas. Assinalou-se, na ocasião, que a apostila constituiria

“uma ressalva de caráter técnico quanto a elementos que componham a marca

requerida”.

Quando da apresentação do atual Manual de Marcas, as associações

foram novamente consultadas e reiteraram seu entendimento sobre a

necessidade da adoção de apostilas. A questão, como se sabe, foi mantida por

essa Autarquia, reiterando-se, de forma explícita, seu caráter de orientação

quanto “à estrita e correta delimitação do direito de exclusividade conferido pelo

registro concedido pelo INPI”.

Verifica-se, portanto, que a posição, tanto dessa Autarquia, quanto

das associações envolvidas na análise do tema, sempre reconheceu a

necessidade de corretamente delinear o direito conferido, encontrando nas

apostilas um meio satisfatório de fazê-lo. A análise e discussão do tema sempre

teve por objetivo aprimorar o sistema de apostilamento e tronar as apostilas cada

vez mais claras e mais específicas, diante do caso concreto.

Assim é que a Resolução nº 161/2016 ao dar nova interpretação

técnico-jurídica relativamente aos atos de deferimento e de concessão de

registro de marcas, nos termos em que se apresenta, lamentavelmente contraria

a evolução da jurisprudência administrativa na matéria desde os anos 50 do

século passado, até o momento e antes do advento desta Resolução.



7/18

III – Dos Possíveis Prejuízos com a Implementação d a Resolução

nº 161/2016

Como é sabido, há uma tendência do Judiciário em dar respaldo às

decisões do INPI, face à sua função precípua como órgão competente para

examinar e outorgar direitos de propriedade industrial no país e em respeito ao

princípio da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos,.

Como tal, a implementação de novos sistema e padrão de apostila

para os registros de marca demanda um exame cuidadoso, a fim de que se evite

prejuízos para a esfera de proteção da marca e, até mesmo, a violação de

direitos já adquiridos por titulares de marcas registradas.

A indiscutível dificuldade inerente à própria matéria, aliada à

dificuldade de treinamento dos examinadores da Diretoria de Marcas, fez com

que o INPI e as associações sempre estudassem, conjuntamente, possíveis

soluções com vistas a evitar a aplicação equivocada ou aleatória das apostilas,

a exemplo das revisões feitas nas Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas,

nas Diretrizes de Análise de Marcas e, mais recentemente, no Manual de

Marcas.

Não devemos esquecer que o registro de marca é um direito real de

propriedade sobre um bem imaterial e, como tal, goza de eficácia erga omnes,

sendo, portanto, oponível a quem quer que seja.

O Certificado de Registro é um título de propriedade que delimita os

direitos do titular da marca. Assim, tal como ocorre nas escrituras de imóveis,

que delimitam com clareza a área sobre a qual o direito de propriedade é

exercido, o Certificado de Registro deve ser claro quanto aos limites da proteção.

Logo, da mesma forma que em uma escritura de propriedade de bens imóveis

não deve haver uma menção genérica à Lei Civil (p.ex. “vide o Código Civil”);

num Certificado de Registro de marca não deve haver uma apostila genérica, tal



8/18

como a apostila proposta; posto que a mesma, nos termos em que se encontra

redigida na Resolução nº 161/2016, não é apropriada para os fins a que se

propõe.

Isto porque, como título de propriedade que é, o Certificado de

Registro de marca deve delimitar com precisão o direito concedido para que

produza a eficácia desejada perante terceiros. Para tanto, o título que outorga o

direito de propriedade de um titular sobre uma marca registrada não pode, pois,

gerar dúvidas a quem quer que seja, sob pena de atentar não só contra o direito

de uso exclusivo da marca por seu titular, mas, também, contra a liberdade

concorrencial.

Em nosso entender, a adoção de uma apostila genérica que

determine ter sido a marca registrada à luz das proibições constantes dos incisos

II, VI, VIII, XVIII e XXI, do artigo 124, da LPI, certamente induzirá o Judiciário e

a concorrência à crença errônea de que sobre a marca objeto do título de

propriedade (o Certificado de Registro) recairia uma, mais de uma, quaisquer

uma ou mesmo todas as proibições legais citadas no texto da apostila.

Com efeito, mutatis mutandis, um Certificado de Registro com tal

apostila equivaleria à escritura de um imóvel que mencionasse diversas

limitações possíveis àquela propriedade, quando ela não as tem. Aplicando o

raciocínio acima ao universo da propriedade industrial, podemos afirmar que o

novo padrão de apostila não apenas criará dúvidas quanto ao escopo de

proteção conferido pelo registro, como, também, afetará notadamente às marcas

de fantasia ou arbitrárias.

De fato, as marcas de fantasia ou arbitrárias (entendidas como sinais

de distintividade intrínseca e com elevado poder atrativo) não podem ser objeto

de títulos de propriedade, isto é: de Certificados de Registro, que lhes imponham

qualquer tipo de restrição ou que pareçam impor-lhes alguma restrição por sua

imprópria redação, contrariando o próprio cerne da decisão administrativa que

outorgou tal direito.



9/18

Desta forma, entendemos que o padrão de apostila em questão, nos

termos em que se encontra proposto, mais confundirá o titular, a concorrência,

o Judiciário e os próprios examinadores do INPI em futuras análises, do que

assinalará “de forma exata, os limites da proteção conferida”, tal como o

pretendia a Resolução nº 161/2016.

No nosso entendimento, a apostila proposta pela Resolução nº

161/2016, na realidade, sequer seria é uma apostila, porque a mesma não

ressalva, nem delimita qualquer direito que seja.

Dentre os fundamentos que motivaram a elaboração da referira

Resolução nº 161/2016 e, portanto, a alteração dos textos das apostilas

anteriormente adotadas no Manual de Marcas e adstritas ao ato de deferimento

do pedido de registro, citam-se a necessidade de induvidosa compreensão e

segurança nas decisões técnicas.

Contudo, ainda que seja sempre necessário revisitar práticas antigas

e atualizar interpretações e procedimentos sempre que tais modificações se

mostrarem necessárias e adequadas ao melhor atendimento dos princípios

constitucionais, não se pode fazê-lo sem a necessária reflexão e estudo dos

possíveis impactos de sua implementação.

Por todos os ângulos que se observe, a Resolução nº 161/2016 se

mostra questionável, determinando a aplicação retroativa de uma nova praxe

administrativa que contraria as normas mais elementares de proteção do titular

de propriedade sobre uma marca. De fato, não apenas os titulares sofrerão o

impacto da aplicação da Resolução em sua esfera jurídica, como a Resolução

também gerará reflexos no mercado, entre concorrentes, prejudicando, em

última análise, o consumidor, destinatário dos produtos e serviços. Não se pode

permitir a alteração do escopo de proteção sobre a marca, garantida e delimitada

pelo Certificado de Registro, por ato infra legal.



10/18

Nestas circunstâncias, este Instituto deixará de exercer, com

responsabilidade, sua função principal, transferindo ao Poder Judiciário o ônus

de dizer do alcance do direito em discussão. O pior de tudo será a constatação

de que tal prática apenas deslocará o problema, sem trazer qualquer benefício

administrativo para o INPI, que continuará reapreciando estas questões não

mais em sua Diretoria de Marcas, mas no contencioso judicial de sua

Procuradoria.

Não podemos nos resignar que a escassez de recursos humanos, que

sempre afetou o INPI e resultou no conhecido estoque de pedidos de registro de

marca sem decisão, afete a qualidade do exame e das decisões administrativas

com relação às marcas.

A celeridade que se pretende obter no exame de pedidos de registro

de marcas através da alteração do sistema e padrão de apostila, que no sistema

anterior imprimia maior qualidade e certeza sobre o direito de exclusividade,

infelizmente não será alcançada.

Mais grave ainda será se tal apostila vier a constar dos Certificados

de Prorrogação de registros, pois que violaria frontalmente o direito adquirido por

aqueles titulares, como salientaremos a seguir.

Assim, opinamos pela manutenção das apostilas nos moldes do

sistema atualmente comtemplado pelo Manual de Marcas, bem como pelo

aprimoramento técnico dos examinadores da Diretoria de Marcas, com vistas a

emitirem decisões que efetivamente delimitem o escopo de proteção das marcas

concedidas pelo INPI. Para tanto, propomos, mais adiante, uma alternativa de

cunho prático que acelerariam a análise de marcas pelos examinadores,

propiciando decisões mais expeditas e precisas.



11/18

IV – Da Impossibilidade de Retroatividade da Resolu ção nº

161/2016

Conforme dispõe o artigo 3º da Resolução nº 161/2016, o padrão de

apostila proposto também passará a ser aplicável aos registros em vigor,

devendo ser incorporados aos Certificados de Registro no momento da sua

expedição, seja no ato de prorrogação, seja no requerimento de uma 2ª via do

Certificado de Registro.

Entendemos, contudo, que a nova apostila – nos termos propostos –

para certificados de prorrogação, portanto, para registros já concedidos,

claramente afronta o ato jurídico perfeito, consubstanciado no ato de concessão

do registro de marca em relação ao qual a nova disciplina não deve ser de todo

aplicada.

É inequívoco que a mens legis, ao disciplinar a vigência da marca,

não utilizou o termo prorrogação por acaso. Ao optar pelo termo prorrogação

e não renovação , por exemplo, o legislador afastou qualquer possibilidade de

reapreciação do mérito da concessão do registro no momento de sua

prorrogação.

Isso importa em dizer que, uma vez esgotado o procedimento

administrativo em que se dá o exame do pedido de registro de marca e do qual

resulta o deferimento do pedido, tenha ele recebido ou não qualquer apostila,

esta decisão torna-se definitiva. Qualquer questionamento da decisão

concessória por terceiros ou ex officio somente poderá se dar nos termos da lei,

consoante os prazos e procedimentos específicos para nulidade administrativa

ou judicial.

‘Assim, permitir a aplicação de uma apostila a posteriori equivaleria a

abrir uma porta para a restrição de direitos de propriedade, sem o devido



12/18

processo legal e em total desrespeito ao ato jurídico perfeito podendo impactar,

inclusive, outros institutos relacionados à marca.

Além da apontada hipótese de prejuízo à esfera de proteção das

marcas, fato que, por si só, gera grave insegurança jurídica, os novos sistema e

padrão de apostila incidindo indistintamente sobre todos os registros, poderão

contrariar decisões judiciais transitadas em julgado, cobertas, assim, pelo manto

da coisa julgada.

Como se não bastasse, a ausência de previsão legal para a

reapreciação da substância do ato de concessão da marca no momento da

prorrogação do registro, a Resolução nº 161/2016 se mostra ainda mais

imprópria quando impõe ao titular um padrão de apostila no momento da simples

expedição de uma 2ª via do Certificado de Registro, ato desprovido de qualquer

conteúdo decisório, decorrente do mero exercício do direito de certidão,

mediante pagamento de retribuição específica.

Nestas condições, a nova disciplina para a aplicação de apostila, tal

como determinada pela Resolução nº 161/2016, desafia os preceitos

constitucionais a que deve submeter-se o processo administrativo, notadamente,

o da segurança jurídica, assegurada pelo contraditório e pela ampla defesa e o

do devido processo legal, ambos refletidos, na esfera administrativa, pela

motivação e pela fundamentação das decisões de modo a singulariza-las. Assim,

a alteração de Certificados de Registro após o ato de concessão poderá vir a

suscitar questionamentos quanto à sua legalidade.

Em nossa opinião, é inadmissível a aplicação de qualquer apostila por

ocasião da emissão dos Certificados de Prorrogação ou mesmo da emissão de

2ª vias de Certificados de Registro, por ofensa a direitos adquiridos e até mesmo,

eventualmente, à coisa julgada, conforme aqui já mencionado.

Os Certificados de Prorrogação, portanto, no nosso entender, devem

refletir os termos das decisões proferidas à época das concessões dos



13/18

respectivos registros, incluindo eventuais apostilas que então lhes foram

impostas.

V – Uma Alternativa Prática: O Apostilamento Volun tário:

Visando melhorar a qualidade e a celeridade do exame da

registrabilidade de marcas que sejam formadas por elementos nominativos ou

figurativos considerados inapropriáveis por quaisquer das proibições previstas

na LPI (não apenas aquelas apontadas na Resolução nº 161/2016), entendemos

que seria adequada a adoção do apostilamento voluntário no ato do depósito

do pedido de registro.

Para tanto, propomos a instituição de um novo modelo de formulário

de pedido de registro, onde no campo “DADOS DA MARCA” seja permitido ao

depositante declarar obrigatoriamente se deseja formular uma “DECLARAÇÃO

DE RESTRIÇÃO DE DIREITOS” e em que condições.

Na hipótese afirmativa, o formulário abriria automaticamente janelas

com duas opções padrão para preenchimento, quais sejam:

(1) Sem direito ao uso exclusivo do(s) elemento(s) nominativo(s)

..... isoladamente;

(2) Sem direito ao uso exclusivo do elemento figura tivo ....

A partir do apostilamento voluntário declarado pelo depositante, os

examinadores poderiam orientar melhor suas buscas de anterioridades, partindo

da limitação do direito de exclusividade proposto pelo próprio interessado.

Obviamente tal restrição não se aplicaria às marcas de fantasia ou

arbitrárias e seus depositantes, nesta condição, não optariam pelo

apostilamento voluntário .



14/18

Caso o depositante não opte pelo apostilamento voluntário e o

examinador entenda que a marca é formada por expressões ou figuras

inapropriáveis isoladamente ou, ainda, que a restrição proposta pelo depositante

é insuficiente, o examinador formulará exigência técnica, que deverá ser

respondida satisfatoriamente em sessenta (60) dias, sob pena de arquivamento

do pedido de registro, sem possibilidade de recurso administrativo.

Por outro lado, ressalte-se que a reiterada formulação de exigências

e a possibilidade de arquivamento definitivo dos pedidos de registro estimulará

naturalmente o uso do apostilamento voluntário quando do depósito do pedido

de registro da marca.

Desta forma, com o passar do tempo, o apostilamento voluntário

não só deverá auxiliar na qualidade das decisões administrativas, como também

deverá diminuir sobremaneira a interposição de recursos contra indeferimentos

parciais decorrentes da adoção de apostilas inadequadas ou impropriamente

atribuídas pelos examinadores.

Além disso, para melhor demonstrar o alcance da proteção pleiteada

pelo titular ao INPI e o limite do direito objeto do título, propomos que dos

Certificados de Registro constem o apostilamento voluntário declarado pelo

titular no ato do depósito, sem prejuízo de qualquer outra apostila que possa ser

complementarmente imposta pelo examinador, quando do exame substantivo do

pedido de registro.

Para complementar a análise deste tema, foi realizado um estudo

sobre apostilamento voluntário adotado por outros Escritórios de Registro de

Marcas, tal como no USPTO e a OHIM (atualmente EUIPO), além da análise no

modelo de regras processuais da Associação Internacional de Marcas – INTA3.

3 Do nome original em Inglês, International Trademark Association.



15/18

Foi observado que o apostilamento voluntário é permitido e, inclusive,

recomendado, tanto no USPTO, quanto no EUIPO.

Nos Estados Unidos há previsão legal para o apostilamento (Lei de

Marcas de 1946 no §6º, 15 U.S.C. §1056), e no momento do depósito o titular

justifica o que não será objeto de exclusividade. Caso não haja apostilamento

voluntário por parte do interessado ou a apostila adotada seja insuficiente, o

examinador formulará as exigências necessárias para a concessão do registro,

porém, não há qualquer garantia, nesta fase processual, de que o pedido de

registro será deferido.

No EUIPO a opção do apostilamento voluntário para o preenchimento

do titular, está inserida no campo de descrição da marca, juntamente com a

descrição, tradução e indicação de cores.

Ao analisar o sistema de regras processuais da INTA, foram

localizadas, nas Diretrizes para o Exame de Marcas, as seguintes considerações

e parâmetros sobre a aplicação do apostilamento (inclusive de elementos

figurativos):

(1) alcançar elementos não distintivos em um contexto onde o

conjunto da marca pode ser considerado distintivo e registrável:

sinais descritivos ou genéricos; termos de uso comum no

comércio; termos geográficos ou sobrenomes que não tenham

significância como marca;

(2) os apostilamentos podem ser requeridos voluntariamente no ato

do depósito ou serem determinados pelos Examinadores;

(3) os apostilamentos não são efetivos para superar um indeferimento,

caso a marca possua um conjunto genérico ou descritivo ou se a

marca for imoral/ofensiva ou gerar confusão; e



16/18

(4) o apostilamento é um reconhecimento de que o elemento

apostilado não é distintivo de per se; porém embora seja um fator

de análise de confusão, na análise de infração é a totalidade dos

componentes da marca que são ser considerados para tal

finalidade, inclusive os elementos apostilados.

O conceito e a aplicação de apostilas utilizado por essa Autarquia até

o momento e antes do advento da Resolução nº 161/2016, está alinhado com a

análise adotada pela maioria dos países que se encontram na vanguarda das

melhores práticas de proteção da propriedade industrial, nos quais é necessário

que marcas contendo elementos de uso comum sejam concedidas com

ressalvas; orientando-se, assim, o titular do direito, assim como seus

concorrentes e quaisquer interessados, inclusive os Tribunais, quanto à

extensão e correta delimitação dos direitos constituídos pelo registro.

Portanto, em nossa opinião, o atual sistema de apostilamento de

marcas não deve ser abandonado por este Instituto; podendo ser mantido

através do apostilamento voluntário, com significativos ganhos de celeridade e

de qualidade das análises e decisões relativamente aos processos de registro

de marca.

VI – Conclusão:

Em resumo, são as seguintes as conclusões deste Parecer que

refletem a posição das ABAPI e da ABPI quanto à Resolução nº 161/2016:

a) o regime de apostilamento introduzido pela Resolução nº

161/2016, assim como o texto padrão proposto para uma

apostila genérica, não alcançarão os objetivos pretendidos por

este Instituto, vez que os mesmos não trarão maior segurança



17/18

à análise de marcas, nem clareza quanto aos limites do direito

concedido através dos registros de marcas; antes disso, trarão

confusão aos administrados, vez que a apostila proposta não

se presta a ressalvar ou delimitar direitos, mais funcionando

como uma “observação” ou “nota” inócua para o fim proposto.

Portanto, em nossa opinião, a Resolução não deve ser aplicada;

b) a pretensa celeridade a ser alcançada com a adoção do regime

de apostilamento e com a apostila proposta pela Resolução nº

161/2016, pode ser ilusória, posto que sua adoção – mormente

com relação a registros já concedidos e pedidos de registro sob

recurso por indeferimento parcial – poderá ensejar

questionamento judicial por parte dos prejudicados;

c) a adoção da Resolução nº 161/2016 e seu apostilamento

genérico não é conveniente legal, jurídica nem

mercadologicamente; defendendo, a ABAPI e ABPI, a

manutenção do sistema de apostilamento e textos de apostilas

tal como presentemente constante do Manual de Marcas;

porém, reduzindo-as para apenas duas (2) apostilas (vide

Capítulo V, acima);

d) em nenhuma hipótese o sistema de apostilamento e a apostila

cujo texto padrão está preconizado na Resolução nº 161/2016

devem ser aplicados retroativamente – isto é, a registros já

concedidos – sob pena de desrespeito e violação de direitos

adquiridos e, eventualmente, de coisa julgada judicial; e

e) alternativamente, para que haja ganho em celeridade e qualidade na análise de marcas, a ABAPI e a ABPI sugerem, nos termos deste documento, a adoção do



18/18

apostilamento voluntário , em substituição ao sistema de apostilamento proposto na Resolução nº 161/2016.

Assim como este INPI, a ABAPI e ABPI têm todo o interesse que os

processos de registro de marcas sejam aprimorados, ganhando celeridade e,

também, qualidade nas suas análises e decisões; eliminando-se o estoque de

pedidos de registro ainda não decididos administrativamente.

Esperamos que este Parecer e as propostas aqui apresentadas

colaborem para a diminuição do grande estoque de pedidos de registro de

marcas que aguardam exame e decisão por este INPI e ficamos, como de

costume, ao inteiro dispor de V.Sas. para discutirmos, inclusive presencialmente,

as soluções aqui propostas, bem como quaisquer outras que venham a ser

elaboradas.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2016.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABAPI

Ricardo Pinho

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE

INTELECTUAL – ABPI

Maria Carmen de Souza Brito

Documents

PARECER RELATIVO À RESOLUÇÃO INPI Nº 106/2016 …PARECER RELATIVO À RESOLUÇÃO INPI Nº 106/2016 ELABORADO POR ABAPI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL