PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

Marcello Soares Castro

Tutela de Urgência Satisfativa na Proteção dos Direitos de Marca

MESTRADO EM DIREITO

SÃO PAULO

2014

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

Marcello Soares Castro

Tutela de Urgência Satisfativa na Proteção dos Direitos de Marca

MESTRADO EM DIREITO

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como

exigência parcial para a obtenção do título de Mestre

em Direito, sob a orientação da Profª. Livre-Docente

Drª. Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier.

SÃO PAULO

2014

Banca Examinadora

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__________________________________________

"Eu só não queria significar.

Porque significar limita a imaginação."

(Manoel de Barros)

Ao

meu pai, Webster,

minha mãe, Teresinha de Jesus,

e meu irmão, Junior,

três pedaços de mim.

AGRADECIMENTOS

Ao meu pai, minha mãe e meu irmão, pelo amor e dedicação constantes em minha

vida. E a todos meus familiares, pelo apoio, afeto e confiança sempre destinados a mim.

A minha orientadora Professora Teresa Arruda Alvim Wambier, pela amizade

constituída no ambiente de estudos e reflexão, a confiança conferida a mim, assim como por

todas as lições processuais e lições de vida que com ela pude aprender.

A Alexandre Reis Siqueira Freire, pela amizade constituía na lealdade, lições

processuais e lições de vida que me possibilitaram a concretização de mais esta missão.

Aos professores que, entre as lições de processo e experiência expostas,

evidenciaram que com a oportunidade de aprimoramento em um ambiente acadêmicos de

altos estudos, como é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ocorre o

aprimoramento como pessoal, evidenciando a missão que nos é dada frente à realidade social,

econômica, cultural, política e jurídica no mundo em que vivemos. Agradeço especialmente

aos professores com quem tive a sorte de cursar disciplinas, debater em eventos ou aprender

pelos livros, Cassio Scarpinella Bueno, João Batista Lopes, Arlete Inês Aurelli, Nelson Nery

Junior, José Manuel de Arruda Alvim Netto, Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim, Eduardo

Arruda Alvim, Sergio Seiji Shimura, Donaldo Armelin, Nelson Luiz Pinto, Rodrigo Barioni,

Willian Santos Ferreira, Marcus Vinicius de Abreu Sampaio, Claudia Elisabete Schwerz

Cahali, Elizabeth de Castro Lopes, Olavo de Oliveira Neto, Georges Abboud, Pedro Miranda

de Oliveira, Dierle Nunes, Ronaldo Cramer e Bruno Dantas.

Aos professores e amigos com quem trabalhei no Curso de Graduação em Direito

e no Curso de Especialização em Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica

de São Paulo, Claudio Zarif, Rita Dias Nolasco, Luis Eduado Simardi Fernandes, Luciano

Tadeu Telles, Sidney Palharini, Berenice Magri, Cristiane Druve, Lílian Gaspar, Luiz Cezare,

e aqueles que tive a oportunidade de acompanhar em palestra, José Miguel Garcia Medina,

Rogério Licastro Torres de Mello e Luiz Rodrigues Wambier.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na pessoa dos

coordenadores Professor Wagner Balera, Professora Rosa Maria Barreto Boriello Andrade

Nery, Professor Paulo de Barros Carvalho, assim como Rui e Rafael, pelo excelente trabalho

desenvolvido.

Ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CNPq), pelo

foemnto e apoio para o desenvolvimento do curso de mestrado.

Aos amigos feitos ao logo desse período na Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo, com quem tive a sorte de estudar e me divertir, na pessoa de Vivian Zaroni, Ivie

Malafaia, Izabel Pantaleão, Stella Economides, Letícia Zuccolo, Taciana Smania, Mirian

Facin, Rosangela Gazdovich, Camila Salgueiro, Julia Camargo, Monica Rodrigues, Monica

Judicie, Thais Cordeiro, Gustavo Gomes, Andre Bruni, Ségio Lualri, Lucas Rister, Marcos

Cavalcanti, Welder Queiroz, Helder Câmara, Thiago Rodovalho, Henrique Ávila, Paulo

Nasser.

Aos laços de amizade em São Luís, na pessoa de Rebeca de Holanda, Alonso

Freire, Carolina Fecury, Márcio Aleandro, Edith Ramos, Suzanne Lobo, Ítala Costa, Karla

Linhares, Sedivan Junior, Marcus Vasconcelos, Paolla Normando, Isabela Bacelar, Luciana

Lêda, Gustavo Porto, Leonardo Lourenço, Diego Emir, Alessandra Amorim, João Neto,

Jéssica Moraes, Marylu Coelho, Rayssa Brito, Ana Augusta Guterres, Danielle Frasão,

Conceição Schliebe, Carolina Diniz, Juliana Gonzalez, Carla Miranda, Greyce Helal, Lorenna

Falcão, Isadora Diniz, Martha Jackson, Renata Braga, Lucas Furtado e Alexandre Maia, que

independente da distância e do tempo, sempre serão importantes para mim.

Àqueles que encontrei em São Paulo e tenho a sorte de tê-los como amigos,

Cleiton Gonçalves, Reinaldo Ramos, Guilherme Almeida, Alexandre Penteado, Andre

Carvalho, Augusto Pontes, Fabrício Torres, Rodolfo Sobreira, Antonio Bassan Cruz, Gustavo

Prado, Marcello Teixeira, Maximiliano Gonzalez, Marcelle Bernardo, Vicente Penna, Denise

Ferreira, Carola Oliveira, Luiza Mello.

A Rodi Marin, por sua lealdade, e sua família, na pessoa da Tia Rose, Tio José

Carlos Cassemiro, Tia Adriana, Tio Evaldo, Renan Marin, Celene Luiza, Ricardo Cassemiro,

Ana Silvia Almeida, Emanuel e Maria Clara, pela relação de afeto construída.

Aos queridos Tia Marisa e Tio Loracy, assim como Lorisa, Marcio, Valentina,

Maricy e Maria Fernanda, que me receberam como um filho em sua família.

A Raísa e Natália, por me acolherem nesta cidade e me mostrarem que, seja qual

for o caminho a ser escolhido para se viver, como cantou Legião Urbana, que se possa

caminhar por ele “amando as pessoas como se não houvesse amanhã”.

RESUMO

O presente trabalho Tutela de Urgência Satisfativa na Proteção dos Direitos de Marca,

desenvolvido por Marcello Soares Castro, tem como objeto a proteção dos direitos de marca

sob a ótica da tutela jurisdicional efetiva, veiculada pela tutela de urgência satisfativa. Assim

se justifica analisar o aparato técnico-processual da tutela de urgência satisfativa como

conjunto instrumental efetivamente de protetivo dos direitos de marca, detectando as

características e exigência do direito material, para identificar e apresentar formas adequadas

de aplicabilidade dessas técnicas caso seja fundamental a concessão imediata de tutela

jurisdicional. Com investigações doutrinárias e jurisprudenciais, almeja-se examinar as

estratégias processuais efetivas e sensíveis à realidade jurídica dos direitos de marca, com a

finalidade de apresentar uma tutela jurisdicional efetiva. Adotou-se neste projeto uma

abordagem construtiva da nova perspectiva em que se configura o Direito Processual Civil, a

da utilização das técnicas processuais como instrumentos idôneos para a tutela dos direitos.

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa partem da revisão bibliográfica e legislativa

acerca do tema, posteriormente a análise jurisprudencial. Após realizados estes

procedimentos, sistematizaremos o uso da técnica processual ao instituto de direito material,

destacando concomitantemente a construção do Direito Processual Civil como instrumento de

eficácia dos direitos de marca. As técnicas básicas de pesquisa adotadas são a bibliográfica e

documental jurisprudencial. A pesquisa bibliográfica será desenvolvida a partir de obras de

destaque quanto ao tema, e artigos científicos especializados, ambos dirigidos a público

específicos, os operadores do direito. A pesquisa documental consistirá no estudo detidos de

documentos relevantes, como diplomas normativos referentes ao tema e jurisprudências

atualizadas dos principais tribunais que se ocupam com estes problemas. Em síntese, como

resultados obtidos, inicialmente se destaca aspectos como a superação de paradigma no direito

processual civil, a colaboração da doutrinária, jurisprudencial e debates legislativos sobre esse

aspecto, assim como apontar como a tutela jurisdicional de urgência se constituiu um standard

da efetividade. Noutro espaço, apresentam-se pontos específicos da interpretação das normas

atinentes à referida tutela jurisdicional, com o objetivo de conduzir o leitor a uma compressão

diferenciada quanto à aplicabilidade, eficácia e imperatividade da técnica processual. Por fim,

elencados esses elementos para debate, ocupou-se em analisar a aplicação da tutela de

urgência satisfativa na proteção dos direitos de marca, quando os mesmos exigem imediata

proteção jurisdicional.

Palavras-chaves: tutela de urgência; marca; efetividade; aplicabilidade; imperatividade.

ABSTRACT

This study Jurisdictional Urgent Relief of Protection of the Trade Mark Rights, conducted by

Marcello Castro Soares, has as its object the protection of trademark rights from the

perspective of effective judicial protection, conveyed by satisfativa tutelage of urgency. Thus

it is justified to analyze the technical and procedural apparatus of guardianship satisfativa

urgency and instrumental ensemble of effectively protective of trademark rights, detecting the

characteristics and requirement of substantive law, to identify and provide appropriate forms

of applicability of these techniques if the prompt granting to judicial review. With doctrinal

and jurisprudential research, the aim is to examine the effective and sensitive to the legal

reality of trademark rights, in order to present an effective judicial remedy procedural

strategies. We adopted this approach to design a constructive new perspective in which

configures the Civil Procedure Law, the use of procedural techniques as suitable for the

protection of rights instruments. The methodological procedures of this research leave from

literature and legislative review on the subject, later the jurisprudential analysis. After

performing these procedures, sistematizaremos the use of procedural technique to institute

substantive law, simultaneously highlighting the construction of the Civil Procedure Law as

an instrument of efficiency of trademark rights. The basic research techniques used are the

jurisprudential literature and documentary. The literature will be developed from prominent

works on the subject, and specialty papers, both directed to specific public jurists. The desk

research will involve the study of relevant documents held as normative acts related to the

topic and current jurisprudence of the main courts dealing with these problems. In short, like

the findings, initially highlights aspects such as overcoming paradigm in civil procedural law,

the collaboration of doctrinal, jurisprudential and legislative debates on this aspect, as well as

show how the judicial protection of urgency was a standard of effectiveness. In another room,

we present the specific interpretation of the relevant rules to that legal protection, with the

goal of leading the reader to a different compression on the applicability, effectiveness and

imperative nature of technical procedural points. Finally, these elements listed for debate, he

strove to analyze the application's tutelage satisfativa urgency in protecting trademark rights,

when they require immediate judicial protection.

Keywords: jurisdictional urgent relief; trade mark; effectiveness; applicability;

imperativeness.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado de reflexões sobre alguns temas que, em um determinado

momento da trajetória de estudos dos processualistas, tomaram a atenção por se ocuparem

fundamentalmente da análise de questões atinentes à efetividade da Justiça. Nele, aponta-se a

efetividade como elemento fundamental ao processo, à tutela jurisdicional. Por isso, desde

logo, submetemo-nos ao questionamento de “o que é ser efetivo?”

A efetividade tornou-se o standard, o elemento de conclusão das argumentações

jurídicas na análise de todo tema processual. Importa questionar, pois, qual o sentido pensado

à palavra efetividade, quando esta se refere ao processo, à tutela jurisdicional, ou quando este

sentido é estabelecido como direito.

Então, objetiva-se apontar elementos suficientes para a reflexão sobre “o que é ser

efetivo?”, no âmbito processual, a partir do estudo de um dos temas apontados como símbolo

da efetividade, que é a tutela de urgência.

Nesse sentido e para incitar a reflexão sobre o objeto de estudo deste trabalho, a

análise do tema “tutela de urgência” será realizada tendo em vista os direitos de propriedade

intelectual, especificamente os direitos atinentes aos sinais distintivos, com o intuito de

suscitar não somente questões teóricas, relacionadas a um instituto processual, mas também

questões práticas de como esta tutela de urgência é utilizada para a proteção efetiva de

direitos.

Portanto, àqueles que se ocupam do estudo do processo civil deve competir o

cuidado de observar a conjugação fundamental entre o direito processual e o direito material.

O esforço de relacionar institutos do direito processual e institutos do direito material –

direitos de propriedade intelectual no caso deste trabalho – é árduo. Contudo, mesmo com os

riscos oferecidos, mas realizando um estudo interdisciplinar e de comprometimento, explica o

enfrentamento deste tema, tendo em vista o entendimento de que as técnicas processuais

devem ser pensadas e testadas sob a luz da proteção dos direitos debatidos no processo e que

se objetiva proteger. Assim, justificou-se a escolha da tutela de urgência como objeto de

estudos.

Entretanto, no que tange à escolha dos direitos de propriedade intelectual,

especificamente os direitos referentes a marcas e outros sinais distintivos, estes ocupam o

interesse de diversos segmentos na sociedade contemporânea.

2

A propriedade intelectual – manifestada em criações como obras literárias e

artísticas, softwares, domínios na rede mundial de computadores, cultura imaterial, patentes

de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas, cultivares,

entre outros, e destacadamente nas marcas – atualmente detém evidente valor econômico,

social e político, constituindo-se num arsenal competitivo em âmbito global.

Nesse contexto, os debates acerca dos direitos de propriedade intelectual têm se

elevado, conquistando espaço nas reflexões dos juristas, que devem analisar e pensar soluções

aos problemas, trazidos por esta realidade que se apresenta, inclusive aqueles de caráter

processual.

Aliado a isso e por identificar que tais direitos detêm uma variedade ímpar de

características, quanto mais específicos e complexos são os direitos e as relações existentes no

seu tráfego jurídico mais situações, questionamentos, reflexões podem surgir, ao se verificar a

aplicação de determinada técnica processual para a sua proteção.

Exatamente por isso que, ao estudar a tutela de urgência, observamos que, além da

construção teórica acerca de elementos do direito processual como finalidade, características,

efeitos etc., importava verificar sua efetividade na proteção de um direito material e, pelas

razões expostas, os processos nos quais estão em pauta direitos de marca, litígios envolvendo

atos de contrafação, concorrência desleal, utilização indevida da proteção conferida a

determinados sinais distintivos, que se demonstraram plurais em possibilidade.

De fato, existe um risco de analisar o tema da tutela de urgência, enfrentando a

sua construção prática, mas este risco é compensado pela coragem de escolher a

jurisprudência como laboratório de testes acerca da efetividade das técnicas processuais em

questão.

Por tudo o que até agora se afirmou, trata-se de um ambiente decisional plural, na

interpretação e aplicação de princípios, cláusulas gerais, regras diferenciadas e vasto tanto nas

questões de direito quanto nas questões de fato debatidas, e que exige um cuidado no âmbito

probatório.

Em um momento inicial este trabalho se ocupa em demonstrar suscintamente as

transformações e superação de paradigmas no direito processual civil, destacadamente no seu

estudo. Entendendo ser relevante, trata-se ainda de alguns princípios processuais, cuja

concretização é verificada, quando da analise da aplicação de determinadas técnicas

processuais, a partir da jurisprudência.

3

Em seguida, a proposta apresentada é a de analisar a construção da tutela de

urgência. tendo em vista as exigências dos direitos de propriedade intelectual, destacadamente

os direitos de marca.

Neste caso, não se ocupa tão somente de fazer uma digressão histórica, apontando

se determinada técnica processual não existia em um momento, mas existia noutro. A

tentativa é a de demonstrar como as características e exigências de um direito material

fomentaram o debate jurisprudencial de questões processuais, como isto ocorreu,

concomitantemente com a superação de paradigmas no estudo do direito processual, assim

como com as alterações legislativas atinentes a essas técnicas processuais e qual o resultado, o

impacto desse encontro de esforços em pensar uma tutela jurisdicional efetiva.

Com este intuito, detivemo-nos no estudo de alguns assuntos que nem sempre

figuravam como os mais atrativos ao processualista, destacadamente a importância das

decisões judiciais e da construção jurisprudencial, como instrumentos capazes de possibilitar

a reflexão acerca de problemas que atingem o sistema processual, bem como instrumento

instrutivo de técnicas processuais efetivas. Esta outra linha de abordagem, ou mesmo

metodologia, integra o que atualmente designa-se como direito jurisprudencial.

O enfrentamento de questões como a importância da flexibilidade e estabilidade

jurisprudencial, a apresentação de pauta de conduta, a existência de ambientes decisionais

tornam-se fundamentais ao estudo, que objetiva realizar a análise jurisprudencial acerca de

um tema processual. E, por compreender a sua importância, empregam-se tais elementos neste

trabalho.

Após delinear o contexto no qual as técnicas processuais de urgência –

acautelatória e satisfativas – foram elaboradas, segue a tentativa de pensar, no sistema

processual civil atual, a existência de um regime único de tutela de urgência. Identificando os

elementos comuns dessas técnicas, suas finalidades, características e efeitos, assim como os

elementos diferenciadores entres as mesmas, sustenta-se a organização de um sistema único

capaz de dinamizar a aplicação da tutela de urgência no processo.

Para além dessas questões eminentemente processuais, segue o momento no qual

verifica-se a utilização da tutela de urgência na proteção dos direitos atinentes às marcas e

sinais distintivos. Identificam-se, dentre vários aspectos, a possibilidade e o momento de

aplicação dessa tutela jurisdicional, os elementos suficientes para a sua concessão e

realização, o contexto probatório envolvido para a determinação do direito à tutela de

urgência, os mecanismos de apoio e a imperatividade dessas decisões, entre outros.

4

Portanto, a postura pragmática adotada é realizada com o estudo da

jurisprudência, no intuito de evidenciar nossas reflexões e conclusões sobre a utilização das

técnicas processuais examinadas. Apresentando as decisões, com o objetivo de analisar seus

fundamentos, bem como o contexto processual no qual a mesma foi articulada, apontam-se as

razões de considerá-las corretas ou erradas.

Certamente sabe-se que o portfólio jurisprudencial sobre o objeto de estudo

“tutela de urgência” é vasto e plural, no que se refere aos diversos entendimentos existentes,

mas torna-se específico quando se exige o refinamento da escolha – por ocupar-se da

aplicação dessa técnica processual nos litígios –, envolvendo os direitos de marca. Contudo,

na tentativa de evitar questionamentos quanto à escolha da jurisprudência, elencaram-se

acórdãos condizentes e não condizentes ao que se entende correto no trabalho, ocupando-se

mais com a seleção das decisões que apresentavam mais elementos e que contribuíssem para

uma reflexão. Este esclarecimento é fundamental, pois, evidenciar aos leitores os critérios

adotados para a realização e utilização desta metodologia de estudo, garante a transparência e

cautela quando da utilização e manejo desta modalidade de informação.

O caminho percorrido: (i) a apresentação da trajetória jurisprudencial acerca da

edificação das tutelas de urgência no sistema processual civil; (ii) a construção de um

microssistema de tutela de urgência, com suas respectivas normas – princípios, cláusulas

gerais e regras; e (iii) a verificação de sua aplicação para a proteção dos direitos de marca,

utilizando a jurisprudência como laboratório de estudo, conduz ao destaque da importância

que as decisões detêm não somente para o caso submetido, mas para a manutenção e

constante construção de determinado sistema jurídico.

Existe, neste trabalho, mesmo não sendo seu objeto de estudo central, a

inquietação de evidenciar o valor fundamental das decisões de tribunais, com ênfase àqueles

cuja missão institucional é cuidar da estabilidade da interpretação do direito, com destaque às

situações em que o direito debatido encontra-se envolvido por normas que garantem a

flexibilidade interpretativa em ambientes decisionais variados, como se configura a tutela de

urgência satisfativa.

Nas observações finais, retomaremos a ideia de efetividade, destacada na tutela de

urgência satisfativa, para se verificar, como sugere o título deste nosso trabalho, se esta tutela

jurisdicional é suficiente para enfrentar situações que exigem concretização imediata de

proteção via atividade jurisdicional.

5

CAPÍTULO I

JURISDIÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL

1.1 Considerações gerais

A importância de verificar como a utilização da tutela jurisdicional de urgência

garante a otimização da atividade jurisdicional, contribuindo para a constituição de um

processo efetivo e a proteção dos direitos – em exame os direitos atinentes às marcas –, foi a

razão que justificou a escolha do referido tema para a redação deste ensaio.

O contexto processual no qual se exige a aplicação de determinada medida de

urgência é composto por diversos elementos, dentre os quais:

(i) o ambiente decisional no qual as mais variadas questões de direito e questões

de fato devem ser resolvidas – pluralidade observada nos casos que envolvem direito de

marca;

(ii) a interpretação do texto processual que conduz à apresentação de normas com

finalidades e dimensões diferenciadas;

(iii) o entendimento de que, além do texto processual, as decisões judicias também

são construídas observando-se a jurisprudência;

(iv) a existência de normas estruturadas a partir de cláusulas gerais – como ocorre

no sistema de tutela de urgência –, possibilitando a adaptabilidade e flexibilização

interpretativa quanto ao caso concreto;

(v) a importância da estabilidade, com a elaboração de padrões interpretativos –

pautas de conduta –, tendo em vista a exigência por segurança jurídica.

(vi) a compreensão do processo – seus princípios, estrutura, metodologia,

institutos jurídicos e finalidade – a partir do plano constitucional.

(vii) a construção do direito fundamental à efetividade da jurisdição.

6

Isto destaca a importância das reflexões acerca da tutela de urgência, sua

finalidade e seu impacto – efeitos – na realidade conduzida pelo processo.

Entendeu-se que, dentre os possíveis temas processuais que reivindicam estudos,

as situações que envolvem os efeitos negativos do tempo no processo e o risco da ocorrência

de dano ao direito que se objetiva proteger, mereceu atenção.

Como suscitou-se, o questionamento “o que é ser efetivo?” acompanhará os

assuntos tratados neste trabalho, na missão de compreender se atividade jurisdicional detém

um arsenal de técnicas processuais suficientes para a devida proteção dos direitos e capaz de

garantir um processo efetivo.

1.2 Dimensão da atividade jurisdicional

As relações existentes entre particulares e as relações entre particulares e o Estado

reivindicam a observância de limites e possibilidades no exercício e na proteção de direitos.

Portanto, este tráfego jurídico pode ocorrer quando do exercício de algumas das

atividades fundamentais ao Estado de Direito – atividade legislativa, atividade

executiva/administrativa e atividade jurisdicional –, ou quando particulares se relacionam

transacionando valores e exercendo atividades na medida que acreditam que lhe é de direitos.

Contudo, quando o exercício dessas atividades se constitui capaz de violar um

direito – existindo um conflito de interesses –, exige-se a manifestação da atividade

jurisdicional, com a finalidade de resolver os conflitos e garantir a estabilidade na sociedade.

A dimensão da atividade jurisdicional é fundamentalmente delineada nestes

termos, como realizadora da ordem jurídica e da estabilidade social, elementos que garante a

edificação e harmonização entre os três poderes, assim como a segurança da vida em

sociedade.

Por isso mesmo que a atividade jurisdicional não se confunde com o mero

exercício funções. Nestes casos, existe a divisão de trabalho para garantir a sua realização – é

técnica para a prática de uma atividade –, ao passo que, quando referem-se à separação de

poderes almeja-se a garantia das liberdades – é escolha política.1

1 “Pode haver função sem poder e nunca poder sem função. Função é faculdade e o ato de proceder dentro das

leis. Poder é, além de função, a faculdade de operar por delegação directa da soberania. DÓRIA, Antônio

Sampaio. Direito Constitucional. São Paulo, Max Limonad, 1958, 4ª. ed. vol. I, tomo I, página. 272.

7

A separação de poderes, na qual se destaca o “poder de julgar”, confere ao Poder

Judiciário a missão controladora, com o objetivo de garantir a liberdade. Em um contexto

mais atual, a missão do Poder Judiciário não se limita tão somente a controlar o exercício do

poder estatal ou as relações entre particulares, mas também garantir a eficácia dos direitos

fundamentais.

Neste raciocínio, o exercido da atividade jurisdicional – dotada do poder de julgar

–, é realizada por meio da prática de diversas funções para o cumprimento da missão

destinada ao Poder Judiciário, sendo que estas funções são concretizadas por atos

devidamente regulados por lei.

Esta é a razão pela qual, reconhecida a importância da atividade jurisdicional, por

exercer controle tanto sobre as relações existentes nos ambientes privados, quanto nos

ambientes públicos – quando conflituosas –, elaborou-se um instrumento pelo qual o Poder

Judiciário exerceria sua atividade, sendo o mesmo composto por mecanismos garantidores do

exercício do direito de estar em juízo, técnicas de proteção efetiva de direitos e meios que

submetam os atos jurisdicionais a um controle.

E o instrumento pelo qual esses atos e direitos são exercidos em torno da atividade

jurisdicional é pensado na figura do processo, como método institucional de resolução de

conflitos.

Na verdade, e isso evidencia-se durante o ensaio, mais que resolver conflitos,

atualmente o processo deve ser pensando como instrumento apto a concretizar de direitos,

pois do que serve uma decisão que aponte quem é o detentor direito, se o bem da vida que

deveria ser protegido foi perdido?

Isto esclarece a atual postura do estudo na ciência processual, ocupando-se na

reflexão sobre a tutela jurisdiciona efetiva, pois ao Poder Judiciário não se destina somente a

missão controladora e resolutiva de conflitos, mas também a missão protetiva de direitos.

1.3 Estudos do processo e superação de paradigmas

O processo é instrumento idôneo pelo qual, com o exercício da atividade

jurisdicional, objetiva-se solucionar conflitos de interesses e garantir a estabilidade social,

estabelecendo proteção aos direitos.

8

As normas jurídicas materiais têm o desígnio de indicar à sociedade os princípios

e as regras que devem reger, espontaneamente, as relações existentes, estabelecendo-lhe

harmonia.

No entanto, o conflito de interesses daqueles que integram a sociedade é

inevitável, e o processo, resguardado de seu aparato técnico, tem por finalidade direcionar o

exercício da atividade jurisdicional à solução das controvérsias, com finalidade precípua de

restabelecer a harmonia social e a proteção do bem da vida objeto da lide.2

Transpor a finalidade de “proteção de direitos” ao lado da finalidade de

“resolução de conflitos” – ou resolução de lides, ou solução de controvérsias – quando nos

referimos ao processo, tem utilidade e adquire relevância no presente estudo pois, tendo em

vista que um dos objetos analisado é a efetividade, o exame da tutela de urgência perpassa

pela necessidade de conferir a adequada proteção a direitos.

Conceituar o processo como instrumento à disposição dos litigantes, pelo qual

deve se realizar a atuação da atividade jurisdicional e administração da justiça, ou seja, sendo

método institucional de resolução de lides3, como sustentam Teresa Arruda Alvim Wambier e

José Miguel Garcia Medina, já seria suficiente.

Todavia, a escolha feita neste ensaio foi a de compreender a proteção efetiva dos

direitos como desígnio do processo, por concordar que as regras relacionadas a este método

devem ser interpretadas de modo a que a sua finalidade seja concretizada do melhor modo

possível.4

Cumprir sua finalidade do melhor modo possível significa ser efetivo, sendo que,

para o processo, isto ocorre quando seus escopos são observados e quando este método

constitui-se apto a realizar materialmente os direitos subjetivos, analisando o contexto (ou

ambiente) no qual esses direitos se inserem, as relações e trafego jurídico ao qual os mesmos

são submetidos e as variações sociais. Assiste-se, assim, o entendimento de Teresa Arruda

Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina:

A controvérsia, a ser solucionada à luz do ordenamento jurídico, emerge da

sociedade, motivo pelo qual o processo deve ter a aptidão para realizar

2 Entende-se por lide o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, conceito

apresentado pela doutrina italiana à doutrina brasileira do direito processual civil. CARNELUTTI, Francesco.

Instituições do processo civil. trad. Adrián Sotero de Witt Batista. vol. 1. Campinas: Servanda, 1999. p. 78. 3 MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e

processo de conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 30. 4 Neste sentido, “o escopo do processo é a solução de controvérsias, devendo as regras relacionadas a este

método sem interpretadas de modo que es finalidade seja alcançadas do melhor modo possível”. MEDINA, José

Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de

conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 30.

9

materialmente os direitos subjetivos amoldando-se à variações sociais. Tem-se,

diante disso, que o ponto de partida do estudo do processo civil consiste na

compreensão da controvérsia social que haverá de ser solucionada.5

Reconhecendo essas variações sociais, assim como seus impactos e exigência no

processo, a atenção dos estudos processuais se voltaram para além da compreensão da técnica

processual e a sua aplicação para solucionar controvérsias, mas também para a necessidade de

pensar um processo que realize concretamente os direitos.

Hodiernamente, a constante transformação da sociedade tem proporcionado o

surgimento e variação de interesses, personagens e direitos a serem protegidos, por

conseguinte outros conflitos a serem solucionados. Nesta perspectiva, o ordenamento jurídico

deve se mostrar capaz de responder às estas situações trazidas, por ser regente das relações

sociais. Assim, frente outra realidade social, o Direito obriga-se a adequar suas normas

materiais e processuais com a finalidade de concretizar a harmonia, garantindo a tutela dos

direitos.

A tutela jurisdicional deve observar as mudanças ocorridas na sociedade, para que

possa, efetivamente, viabilizar a proteção dos direitos.

Atento a esses fenômenos sociais, o estudo do processo civil vivenciou relevante

transformação, principalmente no que data a segunda metade do século XX. O que ocorreu,

nas palavras do Luiz Guilherme Marinoni6, foi uma rebelião da prática contra o processo

civil.7

Com o intuito de se constituir como ciência e dotar-se de autonomia, o processo

civil propôs um isolamento frente ao direito material. Ora, é atualmente a distinção entre o

direito processual e o direito material é evidente, constatando-se a confusão feita pela escola

sistemática do processo, entre a suposta autonomia e a indiferença8.

5 MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e

processo de conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 31. 6 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. ps. 62 - 65. 7 Também compreendendo as transformações ocorridas nesse momento, “houve intensas alterações

socioeconômicas nas últimas décadas do Século XX e no princípio do atual, que repercutem no Direito, e

inexoravelmente na estrutura do processo. Nesse período – que coincide com o surgimento da Constituição

Federal de 1988, e, antes, do CPC (em 1973) e com as dezenas de reformas legislativas que este Código sofreu –

a sociedade se desenvolveu e se diversificou intensamente, o que gerou o surgimento de valores que fizeram com

que muitos dos princípios sociais tido anteriormente como “verdadeiros” se tornassem obsoletos”. MEDINA,

José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de

conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 31. 8 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. ps. 62 - 65.

10

Mas esta diferenciação entre direito processual e direito material nem sempre foi

evidente, sendo fundamental o papel desempenhado pela escola sistemática do processo em

delinear os limites entre um e outro.

Entretanto, ao almejar a autonomia científica, os processualistas tornaram-se

indiferentes ao direito substantivo, desconsiderando assim as variações na realidade social.

Este equívoco é manifesto, posto que dotar de autonomia o processo civil “não significa que

ele possa ser neutro ou indiferente às variadas situações de direito substancial. (...) Autonomia

não é sinônimo de neutralidade e indiferença”.9

Esta desconsideração por muito tempo deixou de ser notada, isso porque o

processo civil clássico respondia às exatas aspirações do Estado Liberal-Clássico, e a sua

preocupação com a liberdade do cidadão. O isolamento garantiu a apenas alguns grupos a

proteção de seus direitos, assim como manteve a ação do Estado distante da esfera dos

direitos individuais e, consequentemente, alheio às questões que envolviam as relações entre

particulares.

Como bem tratou Marinoni, tinha-se um processo civil preocupado com a

liberdade do cidadão, dando ao juiz um papel residual e de mero aplicador das regras

especificamente tipificadas. A ampla defesa e o contraditório, no mesmo sentido, não eram

vistos como direitos de provar o seu direito, e sim armas contra o arbítrio do juiz. Impôs-se

um mito da necessidade de uniformidade procedimental, ocasionando a despreocupação à

existência de desigualdade entre as posições sociais e os bens discutidos. O ilícito era

confundido com o dano, demonstrando que a busca não era pela proteção do direito, e sim

pelo ressarcimento pecuniário frente a prática do dano. Inexistiam tutelas verdadeiramente

manejáveis contra o ilícito, somente tutelas ressarcitórias, que ao fim não protegiam o direito,

somente resumiam o dano ao seu valor econômico.10

Neste rumo, o processo civil mostrava-se adequado a um Estado Liberal-Clássico,

pois, de fato, era um instrumento capaz de reger os conflitos de interesses daquela sociedade,

e harmonizá-la nos acordes liberais.

Afirma Marinoni que o intuito de constituir uma ‘ciência’ neutra, ocasionou o

isolamento entre o processo civil e a realidade social”11

. Entretanto, outras notas ingressaram

9 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. ps. 43. 10

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. ps. 62 - 65. 11

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 64.

11

nesta realidade, e a ciência neutra do processo civil mostrou-se incapaz reger harmonicamente

as relações sociais e solucionar os conflitos.

A realidade posta ao Direito reclamava instrumentos verdadeiramente idôneos a

solucionar suas relações conflituosas e, assim, tutelar adequadamente as relações sociais e as

variáveis dos direitos. Esta realidade trouxe ao Poder Judiciário outros personagens que se

afirmavam detentores de direitos, assim como diversas relações conflituosas, dentre os quais

se discutiam direitos como os atinentes à propriedade intelectual sobre bens imateriais e seus

originadores12

.

Em razão dos motivos aludidos, considerável parte da doutrina processual e

jurisprudência têm adquirido um perfil conformador das normas de caráter processual à

realidade social, e, por consequência, refletindo sobre a adequada proteção desses direitos que

cada vez mais se incluem nas relações sociais, como são os relativos à propriedade intelectual.

Arruda Alvim enfatiza este movimento de conformação das normas processuais

ao refletir sobre a mutação da tutela jurisdicional, quando se passa a estabelecer que esta

corresponda às exigências da realidade social. Este fenômeno é adequadamente representado

pela construção da tutela de urgência no direito brasileiro. Segundo o autor, esta evolução

“envolve, além da alteração de valores no âmbito do processo [...], uma alteração no próprio

modo de encarar a lei e o direito.”13

A alteração de valores exigiu um processo efetivo, com técnicas processuais que

viabilizassem a realizam concreta dos direitos subjetivos. A tutela urgência é um dos

exemplos mais paradigmáticos desta característica do atual estudo do processo civil, com a

elaboração de um microssistema processual de proteção dos direitos que se encontram em

situações risco de dano irreparável ou de difícil reparação – situações de urgência.

Já a alteração do modo de encarar a lei e o direito é elemento essencial nessa

transição de pensamento do processo civil pois. Na medida em que a solução jurídica não é

mais facilmente identificável na letra do texto processual, exigindo a interpretação e aplicação

de princípios, conceitos vagos, cláusulas gerais para a adequada proteção dos direitos

debatidos, juízes, tribunais e as suas decisões conquistam um papel ainda mais relevante no

processo e no sistema jurídico: ajustar a interpretação dessas normas à realidade e colaborar

para a harmonização do sistema com a estabilização interpretativa.

12

A terminologia “originador” é utilizada por Denis Borges Barbosa (2009) quando se refere àquele que tem

função de criação intelectual. 13

ALVIM, Arruda. A Evolução do Direito e a Tutela de Urgência. In ARMELIN, Donaldo (coord.) Tutelas de

Urgência e Cautelares. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 157.

12

Sendo assim, o ajuste das normas à realidade é exatamente a conformação na

interpretação do direito e sua aplicação ao caso concreto. Explica Scapinella Bueno que:

O direito precisa ser interpretado para ser aplicado. Ele serve para ser interpretado e

aplicado. É como se dissesse, sem muito exagero, que não há, propriamente,

‘direito’ sem sua interpretação e sem sua específica aplicação aos casos concretos.14

Se a composição dos dispositivos legais que referem-se à tutela de urgência

ocorre por meio da utilização de conceitos vagos, como risco de dano irreparável ou risco de

dano de difícil reparação, exige-se a interpretação do texto, sendo que o direito à aplicação

da técnica processual ocorrerá se analisado o caso concreto, observando-se o ambiente

decisional, o contexto probatório e as exigências do direito substantivo, verificar-se uma

situação de urgência.

Estas alterações repercutiram na ciência processual, acarretando a reflexão sobre

alguns paradigmas, transformação essa identificada por Marinoni como a rebelião da prática

contra o processo civil clássico15

.

Assim, a ciência do Direito Processual passou por um “movimento de

estruturação”, no qual refletiu-se sobre a investigação do seu objeto científico, as normas que

determinavam a organização do Poder Judiciário e as técnicas de realização do Direito através

da atividade jurisdicional. Sobre construção do Direito Processual como ciência, Aroldo

Plínio Gonçalves leciona que:

essa realidade normativa, dada pelas leis que organizam e disciplinam a jurisdição e

o instrumento de sua manifestação, o Direito Processual – enquanto ciência, na

acepção de atividade que produz conhecimento – trabalha, elabora seus conceitos,

unifica pontos dissociados e fragmentados, descobre semelhanças não aparentes em

seu campo de investigação, desenvolve sua tarefa de racionalização, de construção,

reúne, no mesmo conjunto, normas, pelos critérios específicos da conexão da

matéria, criando, assim, categorias e institutos jurídicos, e organiza, a partir desses

dados, os campos de seu desdobramento que podem, sob o aspecto didático-

metodológico, constituir-se em novas disciplinas autônomas. 16

Tal “movimento” possibilitou a construção do que a doutrina contemporânea

denomina como processo civil constitucional, ou nas palavras de Cassio Scapinella Bueno,

14

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual

civil. 4ª. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 99. 15

O sobredito autor segue elencando que este é o espaço para técnicas processuais inovadoras, como as

referentes ao processo coletivo, à especialidade da Justiça, e as de caráter diferenciado. MARINONI, Luiz

Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. ps. 62 -

65. 16

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 38.

13

“modelo constitucional do direito processual civil”, compreendendo a importância a

compatibilização entre os resultados objetivados por meio do processo e a técnica processual

utilizada, com a finalidade de realizar os direitos fundamentais tais quais como assegurados

no pano constitucional.17

Neste raciocínio:

o estudo contemporâneo do direito processual civil caracteriza-se pelo máximo

equilíbrio entre os “resultados do processo” e a “técnica processual”. Este tema, que

tem assento expresso na Constituição Federal, extrapola, por isto mesmo, sua

concepção como mera “proposta filosófica de estudar o processo civil”.18

O “equilíbrio” entre os resultados do processo e a técnica processual, é mais que

uma metodologia de estudo no direito processual civil, estabelecendo-se como elemento

essencial para a realização dos direitos fundamentais por meio da atividade jurisdicional,

tendo com paradigma a Constituição Federal.

1.4 Técnica processual e tutela dos direitos

As técnicas processuais são “mecanismos” existentes no processo – observado

como método – que possibilitam a realização da tutela dos direitos.

Se não existiam técnica processuais idôneas para tutelar alguns direitos, como os

relacionados à propriedade intelectual, a realidade social e as relações que envolviam tais

direitos estabeleceram que os juristas propusessem técnicas alternativas para suprir essas

exigências.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência apresentaram algumas estratégias

processuais para tutelar os direitos de propriedade intelectual, dentre esses o direito de marca.

Entretanto, estas estratégias não atingiram uma dimensão suficiente para amparar

efetivamente aqueles direitos em outras várias situações de riscos, principalmente aquelas que

solicitavam uma proteção urgente.

Atento a essas lacunas e visando respeitar a designação do legislador

constitucional em garantir a proteção dos direitos em situações de lesão ou ameaça de lesão ao

direito, proteção esta viabilizada por meio da atuação do Poder Judiciário, o legislador

17

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual

civil. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 88. 18

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito

processual civil. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 93.

14

infraconstitucional apresentou técnicas processuais audazes para proteger os direitos de

marca: as técnicas processuais realizadoras da tutela de urgência.

Marinoni entende que o processo é composto por todo o aparato técnico destinado

atingir a sua finalidade: a tutela dos direitos. Se as técnicas processuais são os mecanismos

utilizados pelo processo com a finalidade de tutelar os direitos, estas devem ser próprias à

aplicação na realidade social da qual o processo é o instrumento de solução de conflitos.19

Ressalta-se, assim, o sentido da advertência as técnicas processuais devem estar

adaptadas às diferentes modalidades de tutela de direito. Sendo assim, para a aplicação de

uma ou de outra técnica processual, não é suficiente apenas fazer alusão ao fenômeno da

interpretação do direito, realizado pelo jurista.

A solicitação de uma ou outra técnica processual, assim como a aplicação de um

ou de outra, é tarefa que vai além do ato de interpretação, sendo essencial compreender o que

se objetiva como resultado – tutela jurisdicional de um direito – e a “técnica processual”

adequada para cumprir este objetivo. E a escolha da técnica processual adequada solicita a

análise do ambiente no qual o direito material está imerso, assim como de suas características.

Scarpinella Bueno afirma que ser importa:

compreender que todas as vicissitudes, dificuldades e valores que habitam o plano

material são transportados, de uma forma ou de outra, para o plano do processo,

fazendo com que estes dois planos do ordenamento jurídico (o material e o

processual) comuniquem-se e alimentem-se necessariamente. Diversos institutos

processuais civis só têm sentido, é esta a grande verdade, quando analisados à luz do

plano material. É importantíssimo, destarte, que o estudo do direito processual civil

tenha consciência de que o plano material lhe diz respeito também e influencia, de

forma mais ou menos tênue, consoante o caso, o próprio “ser” do direito processual

civil.20

No mesmo entendimento, Marinoni aconselha que os procedimentos, as decisões

e os meios executivos – a aplicação das técnicas processuais –, não podem ser neutros, não se

facultando pensá-los à distância da tutela dos direitos, e, por consequência, da realidade

social.21

Apreciando a expressão técnica processual, Bedaque considera inclusos nesta

tanto o momento de formulação da norma quanto o de interpretação, e ainda o método de

19

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 112

20 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual

civil. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 81. 21

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. P. 112.

15

lecionar o direito processual22

. Desta perspectiva, a técnica processual manifesta-se em três

planos: elaboração, conhecimento e interpretação.

Noutra perspectiva, Robson Renaut Godinho vislumbra a existência de dois

planos: o que propõe a técnica disponível para a tutela de direitos e o que propõe o correto

manejo das regras processuais pelos sujeitos presentes. Leciona o autor que a consagração da

técnica como amoldada à realidade social realiza-se, no primeiro plano, com a disponibilidade

de técnicas a tutelar os direitos, respeitando as especificidades destes, e no segundo plano,

com o manejo acertado agentes no processo, as partes, o juiz, e quem mais venha a integrá-

lo.23

Sem nenhum deslustre aos critérios distintivos expostos, admitir-se-á ambos,

sendo que o elemento em comum é a apreciação da técnica processual adequada a tutelar os

direitos: ajuste da técnica processual às exigências do direito.

1.5 Princípios processuais relevantes nos litígios envolvendo direitos de marca

1.5.1 Efetividade: exigência de uma tutela jurisdicional verdadeiramente protetiva

A tutela jurisdicional possibilita a quem se encontram em situações conflituosas,

a “proteção” de um direito ou de uma situação jurídica, por meio da via jurisdicional. Este

fenômeno caracteriza a atuação do Direito nos casos concretos submetidos ao exame do Poder

Judiciário.24

Desde logo, deve-se esclarecer que o resultado da tutela jurisdicional - que

protege um direito ou uma situação jurídica – direciona-se a quem está respaldado no plano

material. Neste raciocínio, protege-se o direito ou a situação jurídica de quem deveria tê-los

sob proteção no plano material, mas que não os teve e por isso almeja a proteção a partir do

exercício da jurisdição, no plano processual.

22

BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. Rio de Janeiro:

Malheiros, 2010. p. 75.

23 GODINHO, Robson Renaut. Tutela Jurisdicional Diferenciada e Técnica Processual. In. Temas Atuais da

Tutelas Diferenciadas: obra em homenagem ao Professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2010.

24 Assim, tutela jurisdicional tem o significado de proteção de um direito ou de uma situação jurídica, pela via

jurisdicional. Implica prestação jurisdicional em favor do titular de uma situação substancial amparada pela

norma, caracterizando a atuação do Direto em casos concretos trazidos à apreciação do Poder Judiciário. É o

estudo da técnica processual a partir do seu resultado e em função dele. BEDAQUE, José Roberto dos Santos.

Direito e Processo. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 37 e 38.

16

Inseridos no processo, pode-se afirmar que todos detêm suas garantias processuais

para o devido exercício de atos na realização de direitos – direito de agir, direito de se

defender, direito de utilizar todos os meios e provas, direito de recorrer etc. Mas a tutela

jurisdicional é garantida apenas àqueles que demonstrarem o respaldo no plano material,

devendo ser este suficiente para que seja concedida a proteção do direito ou da situação

jurídica debatidos.

Nesta concepção, Flávio Luiz Yarshell leciona que a locução tutela jurisdicional

“designa o resultado final do exercício da jurisdição estabelecido em favor de quem tem razão

(e assim exclusivamente), isto é, em favor de quem está respaldado no plano material do

ordenamento.”25

Sendo assim, se a tutela jurisdicional é concedida no plano processual àquele que

detém fundamentado respaldo no plano material, esta “proteção” deve ser realizada com

efetividade.

Bedaque adverte que “a efetividade da tutela jurisdicional depende muito da

sensibilidade do jurista, principalmente do estudioso do direito”26

, na missão de construir um

instrumento adequado à realidade social na qual a atividade jurisdicional é realizada.

Esta sensibilidade mencionada corresponde à reivindicação de um processo

aproximado às exigências dos direitos e das situações jurídicas que pretende-se proteger.

Diante disto, sendo o processo o método pelo qual a tutela jurisdicional

desenvolve-se, este instrumento deve ser apto a proporcionar a realização íntegra (ou o mais

próximo possível dessa integridade) dos direitos, assim cumprindo exatamente sua finalidade.

E se o processo cumpre a sua finalidade, considera-se efetivo.

Com a lucidez que lhe é característica, Barbosa Moreira se debruça sobre o

significado da expressão efetividade do processo, questionando:

Que é que se quer dizer quando se fala em um processo efetivo? Efetivo é sinônimo

de eficiente. Penso que a efetividade, aqui, consiste na aptidão para desempenhar, do

melhor modo possível, a função própria do processo. Ou, noutras palavras, talvez

equivalentes, para atingir da maneira mais perfeita o seu fim.27

25

YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. 2. Ed. São Paulo: DPJ Editora, 2006. p. 24. 26

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: influência do Direito Material sobre o Processo.

São Paulo: Malheiros, 2011. p. 42. 27

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A efetividade do processo de conhecimento. Revista de processo, n.

74, p. 126-137. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, abr.-jun. 1994. p. 128.

17

Em semelhante entendimento, e a teor de oportuno juízo, Dinamarco adverte que,

“falar em efetividade do processo e ficar somente nas considerações sobre o acesso a ele,

sobre o seu modo-de-ser e a justiça das decisões que produz significaria perder a dimensão

teleológica e instrumental de todo o discurso.”28

Tratar da efetividade do processo exige o alinhamento entre os resultados e a

técnica processual escolhida, assim como cumprir sua finalidade como método institucional

de solução de conflitos e protetor de direitos. Sendo o método de atuação efetivo, a proteção

almejada via atividade jurisdicional será adequadamente desempenhada, assim podendo se

afirmar que a tutela jurisdicional também é efetiva.

A norma que anuncia o princípio da efetividade encontra-se no art. 5º, XXXV da

Constituição Federal de 1988, expressando que “a lei não excluirá da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Observa-se que, seja utilizado referindo-se ao processo, seja utilizado referindo-se

à tutela jurisdicional, o emprego do princípio da efetividade exige que o método pelo qual o

Poder Judiciários exerce sua atividade – plano processual – seja apto a proteger direitos e

situações jurídicas daqueles que estão amparados no plano material.

Como sustenta Carlos Alberto Siqueira Castro, a norma constitucional em

comento não se limita em garantir o acesso ao Poder Judiciário. Vai além, concedendo o

direito de exigir junto ao Poder Judiciário a proteção dos direitos fundamentais29

. Aponta em

sua inferência que, com a previsão constitucional deste direito “ter-se-á restaurada a nossa

mais lídima tradição constitucional, que a rigor nunca deveria ter sido interrompida.”30

Na medida em que o dispositivo constitucional afirma que a ordenamento jurídico

não pode excluir do Poder Judiciário o desígnio de apreciar a lesão ou ameaça de lesão ao

direito, deduz a missão de disponibilizar normas processuais que possibilitem a realização

desta ordem emanada da Constituição Federal.

Ao se ocupar dos direitos de marca, a lesão ao direito poderia simplesmente ser

apreciada em demandas ressarcitórias – com a ocorrência do dano. Contudo, neste caso, o

ressarcimento muitas das vezes é insuficiente para a realização concreta do direito de

exclusividade e os danos ocorridos nem sempre pode ser exatamente mensurado.

28

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. Rio de Janeiro: Editora Malheiros,

2009. p. 351. 29

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O Devido Processo Legal e os Princípios da Razoabilidade e da

Proporcionalidade. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. p. 307. 30

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O Devido Processo Legal e os Princípios da Razoabilidade e da

Proporcionalidade. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. p. 307.

18

Mas se a apreciação comportar a ameaça ao direito, como por exemplo, em casos

em que os atos de contrafação estão na eminência de ocorrer, ou já ocorrida a lesão ao direito,

ainda não produziram dano em face do bem da vida, a realização do direito aproxima-se ao

máximo de sua integridade. Nestes casos, a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito

são as mais adequadas à aplicação, e as tutelas de urgência (cautelar ou satisfativa) servem de

suporte à tutela jurisdicional.

Destarte, se incumbe ao Estado-Juiz tutelar os direitos quando há a possibilidade

destes serem agredidos ou quando já houve a ocorrência desta agressão. Nota-se, então, que a

dimensão da tutela jurisdicional não se limita à ocorrência ou não do dano, mas se expande à

proteção do direito contra possível lesão, ou mesmo o restabelecimento da ordem jurídica

caso já tenha ocorrido esta lesão ao direito.

A lesão ou ameaça de lesão, neste contexto, são atos contrários ao direito,

distinguindo-se substancialmente do dano. O ato contrário ao direito, se não suficientemente

suprimido, constitui-se capaz de acarretar o dano.

Por isso se afirmar que a tutela jurisdicional para ser designada como efetiva não

pode se restringir apenas à ocorrência ou não de dano. Ao contrário, preocupa-se

precipuamente em combater o ato atentatório ao direito e consequentemente impedindo a

ocorrência do dano.

É que não basta garantir o ressarcimento pela prática de um ato de contrafação de

marca, deve-se inibir ou remover o ato de contrafação para se realizar o direito de

exclusividade.

Portanto, mesmo aplicando-se uma tutela ressarcitória referente aos danos

possivelmente ocasionados, preexiste a necessidade de uma tutela contra o ilícito. O

ressarcimento quanto ao dano cometido poucas vezes (para não correr o risco de se afirmar

que nunca) é suficientemente capaz de restabelecer o status de proteção a um direito; é apenas

uma compensação.31

Por isso é que, ao titular do registro de marca, além do ressarcimento, lhe é

conferido o direito de inibir ou remover o ato ilícito, sem a necessidade de referir-se ao dano.

A proposta de uma tutela jurisdicional efetiva é construída na ideia de proteção dos direitos –

31

Marinoni, lecionando sobre o assunto, explica esta distinção tendo em pauta o direito de marca. Ilustra a

utilização da busca e apreensão de produtos contrafeitos quanto à marca e a remoção de propaganda que

conformam concorrência desleal. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. ps. 53 e 54.

19

proteção contra atos ilícitos –, consequentemente, não dependendo da existência ou

possibilidade de ocorrência de dano32

.

Esta é a razão de desvincular a aplicação de uma tutela jurisdicional à figura do

dano, viabilizando a ampliação das situações em que essa proteção pode ser conferida.

Assim concluindo, em um conflito de interesses o que objetiva é a proteção do

direito fundamental existente, suprimindo o ato ilícito e consequentemente a possibilidade

manifestação de dano.

1.5.2 Razoável duração do processo: critérios para uma celeridade adequada

É oportuno apontar um princípio que guarda estreita relação com a proposta da

tutela jurisdicional efetiva: duração razoável do processo.

Este é apresentado no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, explicitando que

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A exigibilidade de uma tutela razoavelmente tempestiva enseja a necessidade de

uma distribuição da carga temporal do processo, não se aceitando que apenas uma das partes

suporte seus efeitos negativos. Destarte, concebe-se que na vigente sistemática, sensível à

realidade social na qual é aplicada, deve haver uma racionalização temporal do processo,

como ônus tanto para as partes que o integram, quanto uma obrigação do juiz que o

administra.

Importa ressaltar que uma das formas de concretização deste dispositivo

constitucional, que preza pela razoável duração do processo, foi a edificação das técnicas

processuais realizadoras das tutelas de urgência – cautelares ou satisfativas –, caracterizadas

por conferir celeridade às prestações jurisdicionais, ao mesmo tempo que garante segurança.

Aferir a “razoabilidade da duração do processo” exige a adoção de critérios

objetivos e sua verificação em hipóteses concretas. Nelson Nery Junior aponta como critérios:

a) a natureza do processo e a complexidade da causa; b) o comportamento das partes

e de seus procuradores; c) a atividade e o comportamento das autoridades judiciárias

e administrativas competentes; d) a fixação legal de prazos para a prática de atos

processuais que assegure efetivamente o direito ao contraditório e ampla defesa.33

32

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. ps. 53 e 54. 33

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e

administrativo. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 316.

20

No mesmo sentindo, analisando a orientação firmada pela Corte Européia dos

Direitos do Homem, consolidada e aplicada no famoso caso Capuano em 1987, José Rogério

Cruz e Tucci idêntica três critérios que devem ser observados quando da apreciação do limite

razoável da duração de um processo, a saber: “(i) a complexidade do assunto; (ii) o

comportamento dos litigantes e de seus procuradores; e (ii) a atuação do órgão

jurisdicional”.34

Isto torna-se perceptível se aplicarmos estes critérios aos processos que ocupam-

se de situações envolvendo direitos de propriedade intelectual, por exemplo, onde faz-se

necessário aplicar de forma acessória as medidas de urgência, como suporte à inibição e

remoção de ilícito, ou ressarcimento pela ocorrência de dano.

A complexidade das causas que envolvem os direitos de marca muitas das vezes

impõe dilação probatória, com a realização de perícia técnica para se verificar se ocorreu ou

não o ato de contrafação, se o ato concorrência pode ser considerado desleal, qual a extensão

dos danos causados por esse impacto à empresa ou detentor dos direitos de exclusividade.

Nestas situações em que a complexidade do caso seja maior, exigindo uma análise

detida e mais demorada das questões de fato e questões de direito, a razoabilidade da duração

do processo transita pelo tempo exigido para adequada compreensão dos elementos

apresentados.

Visando compensar esta demora e evitar os efeitos negativos do tempo no

processo, apresenta-se a tutela de urgência como instrumento apto a garantir a proteção do

direito.

No que se refere o comportamento das partes e de seus procuradores no processo

civil, os mesmos devem comportar-se com diligência normal, sem obstruir o trânsito regular

do processo, fazendo uso excessivo de técnicas processuais ou lançando mão de manobras

com o intuito evidentemente protelatórios; pelo contrário, devem colaborar para a resolução

tempestiva e suficiente do litígio em questão, agindo com lealdade35

no processo.

Com o intuito de desestimular e combater estas atitudes, podemos elencar técnicas

processuais de suporte como as multas coercitivas contra atos atentatórios à dignidade da

34

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p.69. 35

Sergio Bermudes afirma que “as partes encontram-se vinculadas umas às outras, e todas ao Estado, pelo

princípio da lealdade processual, de intenso conteúdo moral, que determina a elas observar a verdade, conduzir-

se com boa-fé, não praticar atos protelatórios. BERMUDES, Sergio. Introdução ao processo civil. 5. Ed. Rio de

Janeiro: Forense, 2010. p. 109.

21

justiça e para o cumprimento das decisões judicias, assim como medidas punitivas em casos

em que se evidencie atos protelatórios ou excessivos das partes.

Quanto à atividade e comportamento das autoridades judiciárias, deve-se ter em

vista a exigência da prestação eficiente do serviço jurisdicional. Sabe-se que no processo o

juiz exerce atividade decisória, mas também realiza atividades de direção e administração,

devendo garantir a resolução rápida – razoavelmente tempestiva – do litígio.

Todavia, deve o juiz não somente dirigir o processo, no sentido de encaminhá-lo

para o fim na tentativa de solucionar o litígio, como também administrar os interesses, direitos

e situações que estão em pauta.

Administrar também significa proteger os direitos e situações jurídicas debatidas,

o que pode ser vislumbrado, por exemplo, quando o juiz vale-se do poder-dever de cautela

para assegurar o resultado útil do processo, determinando a retirada de cartazes elaborados

com marcas contrafeitas, protegendo tanto o direito de exclusividade, quanto o consumidor,

assim adequadamente prestando tutela jurisdicional efetiva.

Observando a questão da imposição dos prazos para a prática de atos processuais,

estes devem ser proporcionais à atividade realizada e o resultado almejado, para que não se

acarrete restrição ao exercício do contraditório, ampla defesa e outros direitos relacionados à

atividade probatória.

Almejar uma solução rápida do litígio só é expediente saudável ao processo, ao

direito em questão e às partes se forem garantidos a realização razoável dos atos processuais.

Certo é que, como demonstrou-se, ao tratar do tema da tempestividade da tutela

jurisdicional, vislumbra-se a tutela de urgência e suas técnicas realizadoras como

vocacionadas a cumprir essa exigência.

A tutela jurisdicional é tempestiva quando protege o direito ou a situação jurídica

a tempo de suprimir os efeitos corrosivos do ato ilícito. Ao passo que garante-se a duração

razoável do processo quando, além de permitir a proteção tempestiva do direito, também se

garante a prática adequada nos atos processuais por quem integra o processo, verificando-se

todos aqueles critérios objetivos mencionados.

Portanto, deve-se ressalvar que a duração razoável do processo não estar

restritamente relacionada à existência de tutelas de urgência – e à tentativa de concretizar a

22

celeridade no processo –, mas também à “compreensão da sua duração de acordo com o uso

racional do tempo pelas partes e pelo juiz.”36

Neste sentido, Nery Junior que escreve que:

a busca da celeridade e razoável duração do processo não pode ser feita a esmo, de

qualquer jeito, a qualquer preço, desrespeitando outros valores constitucionais e

processuais caros e indispensáveis ao estado democrático de direito. (...) O que se

busca não é uma “justiça fulminante”, mas apenas uma “duração razoável do

processo”, respeitados os demais valores constitucionais. 37

A celeridade apresenta-se conjugada à razoável duração do processo tendo em

vista que, em uma realidade em que o serviço jurisdicional é prestado com demora e muita

das vezes a tutela jurisdicional apresentada é intempestiva.

Evidenciar a ideia de aceleração do processo é o viés compensador frente ao

fenômeno da lentidão da tutela jurisdicional.

A morosidade no Poder Judiciário não pode ser considerada apenas na perspectiva

do processo – como método de atuação da atividade jurisdicional –, pois é um fenômeno

também ocasionado por questões externas ao processo, como i) a estrutura administrativa dos

organismos jurisdicionais; ii) a relação entre a demanda apresentada, a sua absorção/resolução

e as etapas mortas do processo38

; iii) a capacidade de gestão processual39

; iv) custos

econômicos e políticos no aprimoramento do serviço jurisdicional; v) o desinteresse dos

governantes em modificar esta realidade de demora do processo.40

36

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 141.

37 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e

administrativo. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 318. 38

O que retarda intoleravelmente a solução dos processos são as etapas mortas, isto é, o tempo consumido pelos

agentes do Judiciário para resolver a praticar os atos que lhes competem. O processo demora é pela inércia e não

pela exigência legal de longas diligências. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da

prestação jurisdicional. In WAMBIER, Luiz Rodrigues. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Princípios e temas

gerais do processo civil. Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2011. p. 308. 39

Humberto Theodoro Júnior destaca a extrema necessidade de “reforma dos serviços judiciários e no

aparelhamento de seus operadores em todos os níveis, que para solucionar conteciosamente os conflitos, quer

para estimular a busca de soluções consensuais alternativas. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e

efetividade da prestação jurisdicional. In WAMBIER, Luiz Rodrigues. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.

Princípios e temas gerais do processo civil. Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2011. p. 315. 40

Melhorar a prestação do serviço público para melhor servir a população no que tange os processos judiciais e

administrativos tem custo econômico e político e deveria estar nas prioridades dos governantes, que, de outra

parte, têm interesse em manter o status quo da demora do processo, pelas razões aqui apontadas. NERY

JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. 9ª

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 320.

23

O problema da morosidade não é diretamente (ou apenas) decorrente do processo,

como método de atuação do Poder Judiciário, mas também da situação estrutural existente,

que envolve interesses econômicos políticos. As reformas da legislação processual não são

suficientes para solucionar todos esses problemas se não existir a conjugação de esforços no

aprimoramento estrutural do Poder Judiciário, e como sustenta Humberto Theodoro Júnior, o

aprimoramento de quem irá manejar os instrumentos jurídicos.41

A advertência serve para que não se direcione os esforços almejando alcançar a

celeridade a qualquer custo – sacrificando algumas garantias no processo. A duração razoável

do processo deve ser pensada compatibilizando a celeridade, segurança e economia42

,

concretizados os valores processuais garantidos constitucionalmente.

1.5.3 Contraditório: a importância da prova no exercício dos direitos de ação e defesa

O direito fundamental à prova garante a manifestação do contraditório no

processo.43

O contraditório, por sua vez, constitucionalmente previsto no art. 5º, LV da Carta

Republicana, é um princípio que garante o exercício do direito de ação e de defesa no

processo; não o mero exercício, mais o exercício concreto e isonômico daqueles que a

legislação infraconstitucional designa como personagens atuantes na esfera processual.44

41

Sem aprimorar os homens que irão manejar os instrumentos jurídicos, toda reforma da lei processual será

impotente para superar os verdadeiros problemas da insatisfação social com o deficiente acesso à Justiça que,

entre nós, o Poder Judiciário hoje proporciona. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da

prestação jurisdicional. In WAMBIER, Luiz Rodrigues. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Princípios e temas

gerais do processo civil. Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2011. p. 315. 42

Em consonância com a duração razoável do processo, a questão da economia processual surge também

alinhada como preceito cardeal do processo contemporâneo. Nas palavras de Sergio Bermudes, este princípio

determina dispensar a prática de atos inúteis, tendo em vista que “a jurisdição se deve exercer na medida em que

for aproveitável, não se concebendo práticas ociosas, supérfluas, desnecessárias.” BERMUDES, Sergio.

Introdução ao processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 108. Os debates acerca do princípio da

duração razoável do processo, com a sua elevação a princípio processual constitucionalmente escrito, permite

afirmar que também a preocupação com a economia na prática dos atos processuais, assim como na prestação

da atividade jurisdicional, adquiriu valor político, indo além do valor técnico-jurídico a esse já estabelecido.

43 Sobre o contraditório, conferir BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A garantia do contraditório na atividade

de instrução. In WAMBIER, Luiz Rodrigues; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. (organizadores). Coleção

Doutrinas Essenciais: Processo Civil; v. 4. Atividade Probatória. São Paulo: Editora Revista dos Trinais, 2011.

pp. 1111 – 1134. 44

Sobre o direito a prova e a construção do princípio do contraditório como garantia constitucional, Egas Dirceu

Moniz de Aragão já sustentava que o contraditório como garantia constitucional abrangente ao processo em geral

(incluindo o processo civil), e não somente ao processo penal. Assim, no entendimento do autor, “certo é, no

entanto, que o princípio, embora sem status de garantia constitucional, destina-se ao processo em geral e

abrange, por isso, o processo civil, no qual deve ser assegurada aos litigantes a maior igualdade possível de

oportunidades. ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Direito à prova. In WAMBIER, Luiz Rodrigues; ARRUDA

24

Logo, Nelson Nery Júnior leciona que o texto constitucional, ao esculpir

expressamente o princípio do contraditório, quer constituir que o direito de ação e o direito de

defesa são manifestações desse princípio, mantendo direta ligação com o princípio da

igualdade das partes.45

Assim indica o texto constitucional: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito; LV - aos litigantes, em processo judicial ou

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,

com os meios e recursos a ela inerentes;”.

Vejamos que: (i) o caput do art. 5ª, da Constituição Federal, apresenta o princípio

da isonomia, dispondo que “todos são iguais perante a lei”, ou seja, qualquer interpretação

deve atentar-se à realização desta isonomia; (ii) o inciso XXXV sustenta o princípio da

inafastabilidade do controle judicial sobre toda e qualquer ameaça ou lesão a direito, o que

consequente viabiliza o direito de ação frente a atos ilícitos, estejam estes na iminência de

ocorrer, ocorrendo ou os que já ocorreram; (iii) e o inciso LV é a base normativa expressa do

princípio do contraditório, prevendo concomitantemente o direito de defesa e a garantia dos

meios e recursos para o seu exercício.

Neste raciocínio, podemos afirmar que: ao Judiciário incumbe a missão de

realizar a tutela jurisdicional em face das situações a esse apresentadas, estejam estas

situações referindo-se à prática de um ato ilícito na iminência de ocorrer, que esteja

ocorrendo ou que já ocorrera, contra um direito, devendo ser disponibilizados os direitos de

ação e defesa a partir da utilização de todos os instrumentos, meios e recursos a aqueles

inerentes, assim realizando o contraditório, devidamente regulamentado pelas normas do

método institucional de resolução de conflitos e pelas normas de direito substantivo,

garantindo-se a efetividade, o devido processo legal e a isonomia.

No que interessa os instrumentos disponibilizados, apontados no texto

constitucional como “meios e recursos”, estes compõe o “arsenal” com o qual aqueles que

exercem o direito de ação e defesa realizam estes direitos e, portanto, concretizam o princípio

do contraditório; deste “arsenal” podemos destacar a prova. ALVIM WAMBIER, Teresa. (organizadores). Coleção Doutrinas Essenciais: Processo Civil; v. 4. Atividade

Probatória. São Paulo: Editora Revista dos Trinais, 2011. p. 111. 45

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, pena e

administrativo. 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009. p. 205.

25

Nelson Nery sustenta que “o direito à prova, manifestação do contraditório no

processo, significa que as partes têm o direito de realizar a prova de suas alegações, bem

como de fazer contraprova do que tiver sido alegado pela parte contrária.”46

Nesse sentido é

que podemos sustentar o direito à prova como direito fundamental, devendo, portanto, existir

quantas técnicas forem possíveis para assegurar e realizar este direito.

A análise do direito à prova como manifestação do contraditório no processo

permite afirmar que esse direito é fundamental ao exercício dos direitos de ação e defesa. Tal

constatação é importante quando verificamos as técnicas processuais de asseguração e

realização do direito a prova, pois assim se confere autonomia ao direito à prova.

Sendo assim, o direito à prova é autônomo47

e deve viabilizar a concretização do

direito de ação e defesa, bem como a manifestação do contraditório, e não necessariamente e

de forma imediata a realização do direito objeto do litígio.

O resultado final do processo não deve atrelar diretamente o exercício do direito à

prova, mesmo sabendo que em uma perspectiva mais abrangente a concretização do direito de

prova influencia o resultado final do processo.

Por isso que sustentar um direito autônomo de prova é importante, pois se

maximiza a proteção deste direito e os direitos que desse dependem (como os direitos de ação

e defesa), deixando a proteção do direito debatido em juízo a encargo de outros instrumentos

ou técnicas processuais.

Tal entendimento se torna claro a partir da compreensão de que a finalidade do

direito de prova é possibilitar o bom exercício os direitos de ação e defesa; e que, a finalidade

do direito de ação e defesa, concretizados no contraditório, é possibilitar o diálogo sobre um

direito em juízo, almejando-se a concretização do direito como resultado final do processo.

Nesta linha, o direito a prova está mais próximo dos direitos de ação e defesa, do

que do resultado final do processo e do direito a ser concretizado; não que o direito à prova

não incida no direito concretizado ao final do processo – pelo contrário, é fundamental –, mas

o faz por via do exercício do contraditório.

1.6 Eficácia dos direitos fundamentais na atividade jurisdicional

46

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, pena e

administrativo. 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009. p. 205. 47

Em excelente e diferenciado trabalho, Flávio Luiz Yarshell sustenta o direito autônomo à prova, analisando a

técnica de antecipação da prova. Ver: YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem requisito da urgência

e direito autônomo à prova. São Paulo: Editora Malheiros, 2009.

26

Dispostas estas questões, torna-se possível a análise da eficácia dos direitos

fundamentais tendo como elementos de análise a técnica processual, a finalidade da tutela

jurisdicional e a sua efetividade.

A eficácia dos direitos fundamentais pode ser vista tanto vertical quanto

horizontalmente. Como escreve Luiz Guilherme Marinoni, a eficácia vertical se trata da

vinculação do Poder Público – legislador, administrador e juiz – em concretizar os direitos

fundamentais. Já a eficácia horizontal versa sobre a gerência dos particulares em suas relações

tendo a observância obrigatória da efetividade dos direitos fundamentais.48

Estudando a eficácia vertical, invariavelmente deve-se trazer à baila a Teoria dos

deveres de proteção do Estado. Afirma-se que, para os adeptos desta teoria49

, “os deveres de

proteção derivados das normas jusfundamentais impõe aos poderes públicos um dever de

proteção aos particulares face às violações aos bens jurídicos constitucionais”, como no caso

dos bens imateriais de propriedade intelectual, “mesmo quando estes atentados consistem em

atos perpetrados por outros particulares”.50

Marinoni concorda com o pensamento exposto acima, pois indica o Estado como

destinatário dos direitos fundamentais, obrigando-se a protegê-los com a edição de normas.

Continua seu raciocínio levantando a hipótese de não cumprimento destas normas, o que

concederia a determinado particular o direito de resistir contra aquele que não respeitou a

norma e agiu ilicitamente51

. Neste caso, é dado ao particular o direito de agir, utilizando a

tutela jurisdicional como instrumento de proteção ao seu direito52

.

Portanto, na eficácia vertical dos direitos fundamentais o Estado é responsável a

disponibilizar normas idôneas à tutela dos direitos. Em que se pense a atividade jurisdicional

48

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 132 – 134.

49 Cita, Alexandre Freire (2010), em seu estudo, que são adeptos à Teoria dos deveres de proteção do Estado

Joseth Isensee, Stefan Oeter e Claus-Wilhelm Canaris. 50

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira Freire. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares.

In. RAMOS, Paulo Roberto Barbosa (coord.); RAMOS, Edith Maria Barbosa (coord.); FREIRE, Alexandre Reis

Siqueira (coord.). O Direito no Século XXI: estudos em homenagem ao Ministro Edson Vidigal. Florianópolis:

Editora Obra Jurídica, 2010. p. 24.

51 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 133 – 134. 52

Destaca, Luiz Guilherme Marinoni, que o exercício de ação pode voltar-se contra atos de ameaça a lesão do

direito, o que se daria com o manejo da técnica inibitória. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e

Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Nas palavras de Luiz Fernando C. Pereira

2006), a inibitória é técnica vocacionada a proteção da propriedade industrial. PEREIRA, Luiz Fernando C..

Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2006.

27

atribuída ao Estado, e tendo em foco as técnicas processuias referentes a propriedade

intelectual, atualmente, disponíveis estão as tutelas autônomas contra o ilícito e as tutelas

interinais de urgência.53

No que tange a eficácia horizontal54

, existem aqueles que a vislumbram sob a

incidência mediata e outros sob a incidência imediata. Ao destacar esta diferença, Marinoni

indica que aqueles que a vêm sob a incidência mediata entendem “que a força jurídica dos

preceitos constitucionais somente se afirmaria, em relação aos particulares, por meio dos

princípios e normas do direito privado.”55

, sendo possível a influência dos preceitos

constitucionais em caráter subsidiário. Segue distinguindo que, na incidência mediata, “os

direitos fundamentais são aplicáveis diretamente em relação aos particulares”56

, incidindo em

entidades de direito privado que detenham poderes sociais, em indivíduos superiores nas

relações em contraposição de outros, por serem detentores de poder econômico social

diferenciado, e, ainda, em indivíduos comuns.

Esclarece-se que para os concordantes da incidência mediata dos direitos

fundamentais nas relações entre particulares, é negativa a aplicabilidade desses direitos nesta

modalidade de relação. Portanto, constata que para esses, os direitos fundamentais “apenas

podem incidir no comércio jurídico entre entidades privadas após a aplicação, interpretação e

integração das cláusulas gerais, bem como conceitos jurídicos indeterminados do direito

privado na medida dos direitos fundamentais.”57

. Majoritariamente, adota-se a tese da

incidência imediata daqueles direitos nas relações entre particulares.

Em análise jurisprudencial, Alexandre Reis Siqueira Freire indica esta incidência

em caso concreto envolvendo direitos de propriedade intelectual. Neste intuito, percebeu-se

que para a Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 201.819-8/RJ, a garantia dos direitos

fundamentais em pauta só poderia ser proposta frente atos praticados pelo Estado, ao passo

53

Esta classificação é apresentada por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, quando do estudo da

tutela cautelar. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, vol. 4:

Processo Cautelar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

54 Além da terminologia “eficácia vertical”, com mesmo conteúdo coexistem as terminologias “eficácia na

relação de terceiros”, “eficácia na relação entre particulares”, e “eficácia entre particulares”. 55

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 133. 56

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 134.

57 FREIRE, Alexandre Reis Siqueira Freire. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares.

In. RAMOS, Paulo Roberto Barbosa (coord.); RAMOS, Edith Maria Barbosa (coord.); FREIRE, Alexandre Reis

Siqueira (coord.). O Direito no Século XXI: estudos em homenagem ao Ministro Edson Vidigal. Florianópolis:

Editora Obra Jurídica, 2010. p. 13.

28

que, para o Ministro Gilmar Mendes, os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata nas

relações entre particulares. Neste sentido concluiu que:

Conforme aventado ao versar sobre a eficácia dos direitos fundamentais em relação

aos poderes públicos a prescrição contida no art. 5º, § 1º da Constituição Federal de

1988 chancela não somente a vinculação dos direitos fundamentais nas relações

travadas entre o cidadão e o Estado, mas também assegura a vinculação dos

particulares em geral aos direitos fundamentais.58

Utilizando o breve esboço feito, no tocante à eficácia horizontal dos direitos

fundamentais, impele-se concordar com a proposta de sua eficácia imediata. Ora, ao imaginar

um conflito de interesses que tenha como pauta um direito de propriedade intelectual, isentá-

los da proteção concedida pelas cláusulas fundamentais previstas constitucionalmente

acarretaria a não observância, por exemplo, da sua função social. E, como no início destes

escritos foi devidamente afirmado, o processo, como instrumento de proteção de direitos

fundamentais deve almejar, como fim último, sua efetividade.

Independente que exista ou não limites privados delineadores das relações entre

particulares, a eficácia dos direitos fundamentais deve ser imediata. O processo, sendo

protetor desses direitos fundamentais, deve também dotar-se desta imediaticidade, para a

aplicabilidade de direitos fundamentais como o devido processo legal, o amplo aceso à

justiça, a duração razoável do processo e, em destaque, a efetividade da tutela jurisdicional.

Marinoni traz para esta discussão, ainda, a existência da eficácia vertical com

repercussão lateral. Constata que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva vincula o

Poder Público e repercute na esfera das relações entre particulares. Sua funcionalidade, ou

mais precisamente, sua eficácia, seria vertical – por envolver o Estado-Juiz – com repercussão

lateral, por incidir imediatamente na esfera jurídica dos particulares.59

O debate acerca dos direitos fundamentais é essencial para o pensamento do

direito processual civil contemporâneo. Tanto no estudo, quanto na prática do processo, os

direitos fundamentais são considerados elementos integrativos do sistema jurídico e sua

leitura ocorre a partir dos princípios jurídicos, alicerçados na Constituição Federal.

58

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira Freire. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares.

In. RAMOS, Paulo Roberto Barbosa (coord.); RAMOS, Edith Maria Barbosa (coord.); FREIRE, Alexandre Reis

Siqueira (coord.). O Direito no Século XXI: estudos em homenagem ao Ministro Edson Vidigal. Florianópolis:

Editora Obra Jurídica, 2010. p. 24. 59

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 134 – 135.

29

Estas são as razões que justificam a existência de um “direito fundamental à

efetividade da jurisdição”.60

Em síntese a tutela jurisdicional deve ser prestada efetivamente, para que,

independente da esfera jurídica que sua repercussão possa atingir, se concretizem os direitos

fundamentais.

1.7 Elaboração da tutela jurisdicional “efetiva” na proteção dos direitos de marca

1.7.1 Utilização do “Direito Jurisprudencial” no estudo

As breves linhas que se seguem objetivam demonstrar o caminho percorrido pela

doutrina, jurisprudência e legislação brasileira na utilização das técnicas processuais para a

proteção dos direitos de propriedade industrial – em destaque os direitos de marca.

Ressalta-se que, ao expor como se construiu uma tutela jurisdicional “efetiva”

para a proteção dos direitos de marca, não simplesmente se apresentou uma digressão história

– meramente apontando como se constituíam a tutela de urgência em um momento e noutro

momento, mencionando as alterações pelas quais passou o ordenamento jurídico e como a

legislação processual dispõe técnicas processuais agora –, mas indo além disso.

Utilizamos elementos que entendemos relevantes, que atualmente são objeto de

atualmente de diversos processualistas, com destaque àqueles aspectos trabalhados pela

professora Teresa Arruda Alvim Wambier, ao se dedicar ao estudo da Teoria Geral do

Direito, Teoria da Decisão Jurídica e Teoria Geral do Processo, como flexibilidade e

estabilidade, ambiente decisional, entre outros. Importante é que, a partir desses aspectos se

pode identificar com rigor técnico e utilidade porque determinada tutela jurisdicional é mais

60

“Por esta razão é que o destaque da importância de se levar em conta a teoria dos direitos fundamentais para a

adequada compreensão do estudo dos direitos fundamentais para a adequada compreensão do estudo do direito

processual civil justifica-se. Não há como deixar de lado a noção de que a função jurisdicional é (também)

mecanismos de concretização, isto é, de realização concreta dos valores idealizados pela própria Constituição

Federal para busca, em última análise, de melhor vida em sociedade para todos. Com este deslocamento

metodológico, o estudo do direito processual civil passa a servir, em última análise, ao próprio homem inserido

na sua vida social, no seu Estado, e não mais ao “direito em si mesmo considerado”.” BUENO, Cassio

Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil. vol. 1. São

Paulo: Saraiva, 2010. p. 91.

30

“adequada” para ser aplicada a um caso que outra, sendo possível essa análise tendo em

vista as considerações doutrinárias, a experiência jurisprudencial e a atividade legislativa.61

Para tanto, verifica-se como a flexibilidade e a estabilidade interpretativa

jurisprudencial se constituíram fenômenos neste ambiente decisional de proteção dos direitos

de propriedade industrial e como ocorreu o manejo das técnicas processuais audazes de

concretizar esta proteção. Aliado a isto, identificamos as pautas de condutas apresentadas em

cada um desses momentos da respectiva trajetória jurisprudencial.62

Inicialmente, trabalharemos as ideias de flexibilidade, estabilidade, pauta de

conduta e ambiente decisional, e como tais elementos são importantes para uma análise

jurisprudencial.

Posteriormente, reservamos a análise da referida trajetória jurisprudencial, assim

como as trajetórias doutrinária e legislativa paralelas, no que se refere a tutela jurisdicional e a

proteção dos direitos de propriedade industrial; os resultados desta análise nos permitiu

identificar os momentos de flexibilidade e estabilidade interpretativas quanto a utilização de

determinadas técnicas processuais.

Por fim, apontaremos qual o atual estado da arte de aplicabilidade das técnicas

processuais para a proteção dos direitos de marca.

1.7.2 Elementos para a análise de uma trajetória jurisprudencial

61

“Trata-se, isto sim, de enxergar como possíveis, e como mais convenientes em determinados casos, soluções

tomadas não com base na letra da lei, mas com base no sistema: lei, doutrina, jurisprudência, manejados

criativamente.” WABIER, Teresa Arruda Alvim. O princípio da fungibilidade sob a ótica da função instrumental

do processo. In Princípios e temas gerais do processo civil (Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1)

Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier (organizadores). São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2011; p. 249. 62

Como evidenciaremos, em alguns momentos, existiram dúvidas sobre qual técnica processual o ordenamento

jurídico brasileiro disponibilizara para tutelar, em âmbito jurisdicional, aqueles direitos; nestas ocasiões, os

intérpretes e operadores do direito debatiam sobre qual técnica utilizar e como conforma-la à exigências do

direito material: isto é o que designamos como adaptabilidade interpretativa. Noutros momentos, após este lapso

temporal de dúvidas, debates e reflexões, ocorria um período de certeza sobre qual técnica processual correta a

ser aplicada; neste tempo, os intérpretes e operadores do direito manejavam as técnicas já apontadas como

adequadas àquele direito material, pois doutrina e jurisprudência conformavam entendimentos e apresentavam

uma pauta de conduta para aquele determinado fim: este fenômeno é o apontamos como estabilidade

interpretativa. Identificaremos, ainda, o movimento legislativo paralelo, com o intuito de perceber qual o espaço

disponível aos contributos das construções doutrinárias e jurisprudenciais ao processo de produção legislativa,

assinalando em que momentos o legislador observou adequadamente, ou não, os debates e apresentou

transformações legislativas processuais condizentes à exigências dos direitos materiais, ou não. Insta destacar

que quando trabalhamos a ideia de flexibilidade e estabilidade “interpretativas”, este termo abrange tanto o

papel da doutrina – no estudo das técnicas processuais -, quanto da jurisprudência – na aplicação das técnicas

processuais ao caso concreto.

31

1.7.2.1 A importância da jurisprudência como sensor das transformações sociais

Como escreveu Friedrich Müller, “o caso jurídico concreto é tão importante, é tão

co-fundador da norma jurídica como a prática é da teoria.”63

Partindo desta esclarecedora ideia é irrefutável a conclusão de que a

jurisprudência desempenha missão fundamental na construção da norma jurídica, na

constituição de direitos.

Analisar a trajetória jurisprudencial sobre determinado tema tem se mostrado

ferramenta bem útil para detectarmos não somente como juízes e tribunais têm decidido, mas

como a flexibilidade/estabilidade decisional pode erigir direitos.

Portanto, é a jurisprudência um dos sensores mais próximos e capazes de captar a

realidade social, detectando transformações do pensamento social, assim como viradas de

paradigmas do pensamento científico, o que permite uma melhor compreensão do interprete

do direito sobre o caso jurídico e a norma jurídica.

A constante transformação da sociedade ocasiona o surgimento de outras relações

entre sujeitos, assim como situações conflituosas, às quais os paradigmas pretéritos não são

mais capazes de reger e solucionar. Se essas concepções não são mais suficientes, paradigmas

presentes surgem com o objetivo de serem condizentes à realidade social, econômica e

política vigentes. Isto não exclui a possibilidade de que, por ocasião de vindouras

transformações, paradigmas futuros existirão e que devemos ser sensíveis e atentos a estes

fenômenos.

Isto é perceptível quando verificamos as trajetórias das variadas escolas do direito

processual civil, desde aquelas filiadas ao sincretismo, passando-se pelas que encamparam o

autonomismo, até às atualmente existentes, que adotam a ideia de efetividade processual, com

vistas nas garantias constitucionais do processo e proteção dos direitos fundamentais; estas

últimas adotando como eixo metodológico e interpretativo a tutela jurisdicional e modelo

constitucional do processo, ou processo civil constitucional.64

63

MÜLLER, Friedrich. O Novo Paradigma do Direito. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha

Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao

Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 272. 64

Leciona Cassio Scarpinella Bueno que duas foram as fases mais características do estudo científico do direito

processual civil: a sincrética e a autonomista; e ambas dispuseram fundamentais contributos para a constituição

da atual fase da ciência do direito processual. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito

processual civil: teoria geral do direito processual civil. vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 72 e 73.

32

Nestes momentos, os paradigmas sociais, econômicos e políticos exerceram

efeitos diretos nas escolas do direito processual civil, que refletiram os valores fundamentais

de um tempo.65

Evidenciar os fenômenos da virada de paradigmas e de outras transformações

sociais, por meio de uma leitura jurisprudencial, permite construir teoria e prática mais

sensíveis à realidade social.66

Parece-nos ser esta uma característica que passa a compor o direito processual

civil contemporâneo, e por isso que afirmamos que a análise da trajetória jurisprudencial –

análise da trajetória de interpretação do direito caso a caso – é ferramenta de importância para

a teoria e a prática pensadas pelo processualista civil.

Sabendo que a jurisprudência é um dos captadores mais sensíveis das

transformações sociais, é relevante examinar o papel desempenhado por essa na constituição e

proteção de direitos.

1.7.2.2 Tendências contemporâneas e a importância da flexibilidade e estabilidade da

jurisprudência

Contemporaneamente, é o modelo constitucional do direito processual civil o eixo

metodológico e interpretativo que matem o sistema de normas processuais harmônico,

unificado, pronto para ser aplicado e reger o método institucional de solução de conflitos e

pacificação social.67

65

Hodiernamente existe um movimento de acesso à justiça e de constitucionalização do processo. Buscou-se

superar três obstáculos: o econômico, o organizacional e o processual – o econômico, relacionado ao direito

amplo acesso à justiça, caracterizou-se por garantir àqueles desfavorecidos economicamente a possibilidade de

buscar em juízo a proteção de seus direitos; o organizacional, relacionado à proteção dos direitos difusos e

coletivos, esquecidos em codificações de caráter eminentemente individualista; e o processual, relacionado à

efetividade e racionalidade das técnicas processuais, noutras palavras, ao direito a uma tutela jurisdicional

efetiva. BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. Rio de

Janeiro: Malheiros, 2010. p. 24.

66 Isto porque, como bem indica Georges Abboud, “a função básica da jurisprudência é interpretação e

concretização do próprio direito. Assim, a jurisprudência teria quatro funções primordiais em relação à lei, que

seriam: explicativa, supletiva, diferencial e renovadora.” ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus

jurisprudência dotada de efeito vinculante: a ineficácia e os equívocos das reformas legislativas na busca de uma

cultura de precedentes. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista

dos Tribunais, 2012. p. 504.

504 67

A harmonia e a ideia de unicidade em um sistema de normas passaram ser verificadas não pela existência de

codificações, pois as constantes reformas, leis extravagantes, e outros textos, ocasionaram uma suposta

fragmentação do sistema jurídico; para conferir harmonia e unicidade ao sistema adotou-se outro elemento, um

eixo metodológico e interpretativo capaz de estruturar toda a “pluralidade” normativa: o modelo constitucional.

33

As ideias de harmonia e unicidade em um sistema jurídico originariamente de

civil law, como é o caso do sistema jurídico brasileiro68

, passaram ser verificadas não somente

pela existência de codificações, pois as constantes reformas, leis extravagantes e outros textos

normativos, ocasionaram uma suposta fragmentação do sistema jurídico.

Almejando conferir harmonia e unicidade ao sistema, adotou-se outro elemento,

um eixo metodológico e interpretativo capaz de estruturar toda esta “pluralidade normativa”:

o modelo constitucional. 69

Analisando a constitucionalização do direito e o atuar de juízes e tribunais, Arruda

Alvim destaca a importância da jurisprudência no contexto brasileiro atual:

Entre outros aspectos, a função jurisdicional é ampliada para comportar a análise do

alcance e significados dos conceitos jurídicos interminados, a efetivação das normas

constitucionais, bem como o controle da validade e eficácia das normas jurídicas em

geral. Admite-se uma abrangência cada vez maior na atuação dos juízes e tribunais

na aplicação do direito, de tal modo que o estudo da jurisprudência passa a merecer

especial atenção”.70

Neste modelo, direito e realidade devem ser capturados juntos, sob pena de que

as normas processuais não produzam os efeitos esperados pois foram pensadas alheias à

realidade social na qual são aplicadas. Direito e realidade não podem mais figurar como

elementos opostos, mas atuar conjuntamente “como elementos da ação jurídica, sintetizáveis

no trabalho jurídico efetivo de caso para caso – na forma da norma jurídica produzida.”71

68

Como nos propusemos a escrever este estudo tendo em vista a experiência brasileira achamos por bem, sempre

que possível, nos referirmos ao sistema jurídico brasileiro em si, e não simplesmente, e de forma genérica, a

sistemas de civil law, por dois motivos: primeiro, a distinção entre sistema de civl law e common law é

instrumento bem empregado quando se pretende fazer uma reflexão em direito comparado pois a análise de um

sistema jurídico especificamente comporta inúmeras variáveis que aqueles conceitos não são capazes de

abranger; segundo, o sistema jurídico brasileiro pode ser indicado como de origem civil law, pois atualmente este

também comporta características dos ditos sistemas common law. Portanto, sempre que possível, quando nos

referirmos ao sistema jurídico brasileiro, estaremos tratando de um sistema que tem suas origens comuns às

origens de civil law, mas que passa a deter também caracterizas dos aludidos sistemas de common law. 69

É este modelo constitucional do direito processual civil que, como explica Cassio Scarpinella Buneo,

apresenta os princípios constitucionais do processo civil, os procedimentos jurisdicionalmente diferenciados, a

organização judiciária e as funções essências à Justiça, que deve ser adotado como o elemento essencial para o

exercício da tutela jurisdicional e a estruturação do método institucional de solução de conflitos: o processo.

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual

civil. vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 124 – 279.

70 ARRUDA ALVIM. Apontamentos sobre o papel do juiz e dos tribunais na ordem constitucional vigentes:

enfoque comparativo entre jurisprudência e os sistemas de precedentes. In LUCCA, Newton De; MEYER-

PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo.

Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 681 e 682. 71

MÜLLER, Friedrich. O Novo Paradigma do Direito. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha

Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao

Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 270.

34

E se a norma jurídica é construída em cada caso – e de caso por caso como ocorre

na jurisprudência –, destaca-se ainda mais a importância da função desempenhada pelos juízes

e tribunais na elaboração de um portfólio jurisprudencial que seja adaptável e estável.

Teresa Arruda Alvim Wambier72

, destacando as características dos sistemas de

civil law, depreende a importância da estabilidade e adaptabilidade como objetivo do direito.

Como afirma a autora supracitada, estes sistemas fundamentam-se na legislação escrita,

afastando-se relativamente o caráter vinculante dos precedentes. Regido pelo princípio da

legalidade, os juízes deveriam decidir os casos de acordo com a lei escrita.

Contudo, se por um lado preza-se pela rigidez, exigindo-se a observância da lei

escrita, por outro flexibiliza-se o sistema na medida em que se insere no ordenamento a

adoção de conceitos vagos, cláusulas gerais e princípios jurídicos como fontes para decidir73

.

Estas três modalidades de poros existentes no rígido sistema civil law o tornam permeável,

pois “permitem ao juiz (rectius, ao Judiciário) adaptar o direito a mudanças e também às

peculiaridades dos casos concretos.”74

Esta adaptação permite ao juiz ampliar seu raio cognitivo e decisório, não se

restringindo apenas à aplicação da lei escrita. Todavia, a adaptabilidade, quando aproveitada

sem a utilização de critérios objetivos, acarreta instabilidade e insegurança ao jurisdicionado,

efeito contrário do esperado. Esta é a advertência feita por Teresa Arruda Alvim Wambier,

subscreve-se:

72

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 136 e 137.

73 Contudo, deve-se lembrar que ao legislador incumbe o árduo empreendimento de elaboração normativa, e nem

sempre o legislador contemporâneo é capaz de prospectar uma situação vindoura e, com isto, legislar para o

futuro. Em tempos presentes, em que as transformações ocorrerem em notável velocidade, é missão de todos

aqueles responsáveis pela proteção dos direitos, estarem sensíveis às exigências da sociedade. Medina e

Wambier identificaram que o legislador tem se preocupado com essa complexidade fenomenológica, pois: “o

mesmo se preocupa em elaborar normas que explicitem os objetivos do sistema jurídico, não mais se limitando a

regrar condutas. Vê-se, com isso, o surgimento de normas jurídicas ainda mais gerais, que trazem em seu bojo

noções de conteúdo variável (de conceito vago ou indeterminado), a fim de possibilitar, ao órgão jurisdicional,

aplicar a norma jurídica levando em conta as peculiaridades de cada caso, particularidades estas insuscetíveis de

serem minuciosamente reguladas pelo legislador. [...] Na medida em que o ordenamento jurídico se apresenta

permeado de normas pouco precisas e vagas, como são as cláusulas gerais e os princípios, torna-se ainda mais

importante o processo, já que é deste espaço que se dará a criação da solução jurídica precisa, ajustada às

peculiaridades da controvérsia.” Nesta perspectiva, aqueles personagens do processo (partes e órgão

jurisdicional) adquirem status ativo no método, colaborando todos na propositura da solução jurídica. MEDINA,

José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral do Processo do Conhecimento. Processo

Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 34 – 37). 74

Como afirma Teresa Arruda Alvim Wambier, a adaptabilidade (aplicação de conceitos vagos, cláusulas gerais

e princípios jurídicos) permite ao órgão jurisdicional adequar, conformar o direito aplicado à situação conflituosa

existente. Nesta perspectiva, flexibiliza-se a vinculatividade da lei neste sistema, permeabilizando sua rigidez.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common

law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 139.

35

A rigidez que poderia se esperar encontrar nos sistemas de civil law, como uma de

suas principais características, tem um contrapeso, que pode gerar um imenso

desequilíbrio (como ocorre no Brasil): juízes podem decidir de acordo com suas

próprias opiniões a respeito do sentido da lei.75

Doutro lado, exige-se uma estabilidade para o sistema de civil law, pois a

flexibilização da rigidez do texto normativo, por meio da adaptação do direito ao caso

concreto, nada tem de correspondente a ausência de critérios objetivos ao decidir.

O juiz em sistemas de origem civil law, ao decidir, deve levar em consideração a

lei escrita, e ainda os conceitos vagos, as cláusulas gerais e os princípios jurídicos. Aliado a

isto, exige-se que o Poder Judiciário garanta segurança jurídica às partes, o que ocorre

somente quando existe o respeito aos precedentes, em destaque quando existe jurisprudência

estabilizada. Veja-se:

a jurisprudência dominante, mesmo nos países de civil law, é fonte do direito e ao

mesmo tempo é o próprio direito. Esta concepção encontra apoio na visão do direito

como sendo um sistema autopoiético. [...] o direito nasce de si mesmo. Nascendo de

si mesmo, não deveria ser sempre o mesmo? Não, porque o direito tem poros, por

meio do qual a realidade social pode penetrar.76

Portanto, a estabilidade dos sistemas de civil law não deve ser compreendida

apenas através de sua suposta rigidez ou da vinculatividade à lei escrita, e sim sob a ótica da

utilização de critérios objetivos ao se decidir e do respeito à jurisprudência – assim como o

seu adequado estudo.

A adaptabilidade nos sistemas de origem civil law permite que o juiz realize uma

melhor conformação do direito ao caso concreto, pois o juiz, no exercício de sua atividade, e

as partes, agindo ativamente no processo tendo em vista o contraditório, utilizarão todos

aqueles “instrumentos” indicados para a construção da melhor solução possível.77

Já a estabilidade é exigida para garantir o tratamento igualitário dos

jurisdicionados, e quanto ao ambiente decisional em análise, para se saber qual é a técnica

processual adequada aos direitos de propriedade industrial.

75

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 137. 76

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 138. 77

Sustenta Teresa Arruda Alvim Wambier que “embora isto seja extremamente polêmico, manifestamos nossa

opinião no sentido de que há uma decisão melhor para cada caso. Se assim não fosse, o próprio juiz não se

sentiria estimulado a buscá-la.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como

objetivos do direito: civil law e common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 143.

36

Esta estabilidade é um elemento necessário para equilibrar a equação

desenvolvida juntamente com a adaptabilidade. Isso porque, se por um lado se flexibiliza a

rigidez do sistema ampliando as possibilidades cognitivas e decisórias do juiz, por outro se

confere constância a estes atos cognitivos e decisórios. Somente com esta harmonia pode-se

afirmar que o sistema de civil law está cumprindo sua finalidade conferindo a apropriada

tutela dos direitos.

Falamos em adaptabilidade como elemento de flexibilização da rigidez de alguns

sistemas jurídicos, por meio da inserção de princípios, conceitos vagos e interminados.

Aludimos, ainda, que faz-se necessária a estabilidade. Esta estabilidade pode ser buscada

tanto pela rigidez do texto normativo, quanto pela uniformização da jurisprudência sobre a

interpretação de determinado texto normativo.

Contudo, a flexibilização não ocorre somente por meio da adaptabilidade que

utiliza princípios, conceitos vagos e interminados, mas também pela própria flexibilização da

jurisprudência. Este deve ser um momento em que juízes e tribunais entendam que, ocorridas

transformações sociais e virada de paradigmas, exige-se que uma jurisprudência

uniformizada, dominante, estável seja flexibilizada – afastando a aplicação daquela em

determinado caso, imprimindo interpretação que supere aquela jurisprudência, ou utilizando

outros mecanismos de flexibilização.

Mas frisamos, a flexibilização jurisprudência é um fenômeno que deve ocorre

somente se o contexto de sua aplicação exigir, pois a sua ocorrência excessiva causa séria

insegurança jurídica. Por isso a necessidade do respeito à jurisprudência, principalmente

quando estabilizada; e também, por isso, a importância de se estudar a trajetória

jurisprudencial sobre determinado tema.

Esclarecidos estes elementos, nos tópicos seguintes passaremos a analisar

especificamente a flexibilidade e estabilidade jurisprudencial.

1.7.2.3 Ambiente decisional e pauta de conduta: limites e possibilidades da flexibilidade e

estabilidade interpretativa

A terminologia ambiente decisional refere-se às áreas do direito e a todo o

contexto objeto de debate em uma decisão sobre o qual se busca resolver um conflito. 78

78

Teresa Arruda Alvim Wambier, apresenta bem a ideia de ambientes decisionais, e como este elemento é

importante para compreender porque em algumas áreas do direito a estabilidade é fundamental para a

constituição de uma interpretação que garanta a proteção de determinados direito, e porque noutras áreas a

37

Analisando observação feita por Norman Marsh, sobre o estabelecimento de

critérios identificadores de contextos (ambientes decisionais) que exigem flexibilidade ou

estabilidade interpretativa, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma que:

há campos em que é desejável abrir-se mão da flexibilidade, a favor da segurança,

da previsibilidade; e outros, em que delicadas questões sociais estão envolvidas, em

que é conveniente dar-se ao juiz certa margem de flexibilidade para decidir, em

detrimento dos valores segurança e previsibilidade.79

Como indicamos, este ensaio objetiva analisar a trajetória jurisprudencial sobre as

técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial. Assim, temos

como ambiente decisional os elementos atinentes aos direitos de propriedade industrial e o

direito processual civil.

Aqui, vale deixar evidente nosso entendimento de que, por se tratar de um debate

sobre as técnicas processuais disponíveis para a proteção de determinado direito, a

estabilização é uma característica importantíssima.

Existem alguns ambientes decisionais mais permissivos a uma flexibilidade

interpretativa, pois o debate nestes perímetros giram em torno de questões eminentemente de

fato: como é o caso do direito de propriedade industrial. Esta flexibilidade, decorrente da

adaptabilidade, é um fenômeno saudável nestes casos.

Contudo, quando o objeto de discussão é a técnica processual a ser manejada –

aplicabilidade, eficácia, imperatividade etc.– um momento de flexibilização interpretativa

jurisprudencial também é saudável, mas deve logo ser seguido de um momento concreto de

estabilidade.

flexibilidade é essencial para a boa conformação da interpretação normativa ao contexto em que é aplicada.

Afirma que “o ambiente decisional seria a área do direito material ou substancial, com seus princípios e regras,

em que o conflito deve ser resolvido.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p.

53. Nos arriscamos a acrescentar dois tópicos a esta definição, com o intuito de colaborar a esta interessante

ideia que de ambientes decisionais: (i) não somente a área do direito material ou substancial, mas também a área

do direito processual deve ser identificado como ambiente decisional, pois não podemos esquecer que várias

vezes, juízes e tribunais, ocupam-se em decidir sobre questões eminentemente processuais ou que giram em

torno que questões processuais, pois não se pode olvidar que é por meio do processo que, muita das vezes, os

direitos subjetivos são realizados; (ii) não somente a área do direito, mas todo o contexto no qual o conflito

ocorre, deve ser elemento que compõe determinado ambiente decisional. Assim, aproveitando a ideia sustentada

pela professora Teresa Arruda Alvim Wambier, poderíamos afirmar que o ambiente decisional seria a área do

direito (contexto jurídico), com seus princípios e regras, assim como o contexto social, econômico, político, em

que o conflito deve ser resolvido. 79

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.

Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 53.

38

Se o direito processual deve ser entendido como instrumento de concretização do

direito material, os operadores e interpretes do direito devem saber exatamente qual a pauta

de conduta processual a ser adotada para agir em juízo e proteger o direito.

Reitera-se: quando o debate gira em torno de técnicas processuais, o momento de

flexibilização é indubitavelmente essencial, mas deve o ser de forma a não acarretar a

insegurança jurídica da dúvida sobre “qual a técnica deve-se ser utilizada”.

A flexibilização interpretativa jurisprudencial deve ser concretizada, e logo em

seguida deverá também ser concretizada a estabilização interpretativa jurisprudencial.

Isto é fundamental para que a pauta de conduta seja apresentada e o

jurisdicionado saiba exatamente quais as normas regentes do processo, sabendo qual a

técnica processual adequadamente utilizável para proteger os direitos decorrentes das

patentes, desenhos industriais ou marcas.

A pauta de conduta é uma das formas de compatibilização interpretativa, pois

apresenta igual interpretação, igual solução a conflitos quando identificados ambientes

decisionais iguais.

É inadmissível que a “liberdade de decidir” seja encarada somente como poder

juiz, sem que seja adotada uma conduta responsável por esses ao utilizá-la.

Como sustenta a professora Teresa Arruda Alvim Wambier, “aceitar, de forma

ilimitada, que o juiz tem liberdade para decidir de acordo com sua própria convicção, acaba

por equivaler a que haja várias pautas de conduta diferentes (e incompatíveis) para os

jurisdicionados.”80

Por isso que afirmamos que, no caso da interpretação de normas processuais civis,

a existência de uma flexibilização jurisprudencial que acarrete a existência de várias e

incompatíveis pautas de condutas, não produz efeitos positivos no processo e ao

jurisdicionado.

Neste ambiente decisional, mesmo sendo permitida certa flexibilidade, esta deve

ser comedida, pois é fundamental se saber qual a técnica processual a ser aplicada, e essa

certeza decorre de uma jurisprudência verdadeiramente dominante81

, estável que apresente

uma pauta de conduta.

80

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 144. 81

Sobre a identificação de jurisprudência verdadeiramente dominante, Luiz Rodrigues Wambier afirma que:

“Não se coaduna com a seriedade do serviço jurisdicional e suas imprescindibilidade para o vigor democrático,

que a sociedade que imprimir ao Brasil, a circunstância de existirem decisões tomadas com bases falsa, como se

jurisprudência dominante se tratasse. Há que se construir uma base sólida, confiável, para que a sociedade possa

entender a legitimidade das decisões dos Tribunais (inclusive locais) nesse ou naquele sentido. WAMBIER, Luiz

39

Teresa Arruda Alvim Wambier completa seu raciocínio frisando a existência de

um paradoxo que envolve a suposta racionalidade de um sistema de civil law destinada a

conter abusos e a interpretação flexibilizada e irrestrita para cada caso. 82

É uma

incongruência do sistema solucionar controvérsias repetidas ou semelhantes de formas

diferentes ou diametralmente conflitantes.83

A instabilidade jurisprudencial não produz qualquer efeito saudável ao sistema

jurídico, ao Poder Judiciário com instituição, tampouco ao jurisdicionado. No entendimento

da autora supracitada:

A dispersão da jurisprudência, fruto de diversas causas, é realmente um paradoxo,

na exata medida em que os sistemas de civil law foram concebidos por um ato

racional especificamente destinado a conter abusos. Foram estruturados e moldados

para gerar segurança, previsibilidade e respeitar a igualdade. Ora, de que adianta ter-

se uma só lei com diversas interpretações possíveis? Tantas pautas de conduta

haverá, quantas forem estas interpretações. É como, repetimos, se houvesse várias

leis disciplinando a mesma matéria.84

Esclarecidos estes elementos, passa-se à análise da trajetória jurisprudencial

acerca da utilização das técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade

industrial.

1.7.3 Trajetória de elaboração da tutela jurisdicional efetiva dos direitos de propriedade

industrial

O ambiente contemporâneo surge em meio a diversas transformações sociais,

econômicas, políticas e culturais.

As transformações, céleres, amplas e profundas ensejaram o surgimento de outros

cenários, outros personagens e outras relações sociais. Esta complexidade exigiu não só

Rodrigues. Uma proposta em torno do conceito de jurisprudência dominante. In Revista de Processo, vol. 100.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 86. 82

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 146. 83

Tratando de forma crítica a questão da adequada análise da constitucionalização do sistema processual, a

importância do o atuar de juízes e tribunais e a padronização decisória, Dierle Nunes conclui que “Vivemos um

altíssimo grau de complexidade da sociedade e do Direito, de modo que as soluções utilitaristas e neoliberais de

geração de números (a qualquer custo) vão sempre esbarrar no modelo constitucional de processo e em nosso

paradigma democrático de direito, que clama por soluções com eficiência qualitativa e que busquem a percepção

panorâmica do fenômeno da litigância no Brasil.” NUNES, Dierle. Precedentes, padronização decisória

preventiva e coletivização. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2012. p. 276. 84

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 146.

40

respostas aos conflitos sociais, ou o reconhecimento de direitos diferenciados os direitos de

marcas, mas também a reflexão sobre os paradigmas do direito processual civil e a disposição

de técnicas processuais vocacionadas a conferir efetividade ao processo.

E direitos diferenciados exigem tutela jurisdicional diferenciada.

Tendo em sob exame os direitos de propriedade industrial – destacadamente os

direitos de marca –, suas diversidades advêm de seu caráter eminentemente imaterial, por

deterem diversas características e especialidades quanto à concessão, limites, suspensão,

anulação etc., exigindo uma tutela jurisdicional diferenciada para sua proteção.

Donaldo Armelin sustenta que a necessidade de cumprir objetivos diferenciados,

dotando de efetividade o processo, ensejou o surgimento de tutelas diferenciadas, tendo em

vista que os paradigmas já não se amoldavam à atual finalidade do processo. Para tanto, o

autor sustenta a pertinência das tutelas diferenciadas, afirmando que “a vinculação do tipo de

prestação à sua finalidade específica espelha a atendibilidade desta; a adequação do

instrumento ao seu escopo potencializa o seu tônus de efetividade.”85

.

Donaldo Armelin, ao mesmo tempo, indica o imperativo da adaptabilidade da

tutela jurisdicional à sua finalidade, isto em resposta da problemática existem na dilação

exacerbada do lastro temporal processual. O autor escreve que:

Essa permanente necessidade de adaptação da tutela jurisdicional e de seus

instrumentos à sua finalidade vê-se, no presente, exacerbada pela constância e

crescimento do indesejável fenômeno da demora na prestação jurisdicional, o qual,

embora não adstrito apenas ao nosso país, repercute negativamente na efetividade de

tal prestação, impondo a adoção de várias medidas direcionadas à sua atenuação, em

sendo impossível a sua total erradicação.86

Nesse sentido, a tutela jurisdicional deve estar atenta às transformações da

sociedade e das relações existentes, para que possa, efetivamente, ser o instrumento utilizado

para proteção dos direitos.

Sob esta perspectiva, com efeito, a pertinência de se estudar a técnica processual

através da tutela do direito que almeja proteger é tão lógica quanto a de propor um processo

coeso com a sua finalidade.

Certo que se indica como diferenciado aquilo que não corresponde ao padrão

adotado. Atualmente, as tutelas de urgência – cautelares e satisfativas –, assim como as tutela

85

ARMELIN, Donaldo. Tutela de Urgência. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). O Processo Civil

Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994. p. 103. 86

ARMELIN, Donaldo. Tutela de Urgência. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). O Processo Civil

Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994. p. 103.

41

inibitória e tutela de remoção do ilícito são consideradas de aplicação comum – ou mais que

isso: tutela jurisdicional de aplicação fundamental para a concretização da efetividade. À

tutela ressarcitória restou o espaço no qual, não sendo suficientes as tutelas específicas,

repara-se o dano causado ressarcindo o titular do direito.

Àquelas são tutelas diferenciadas por se amoldarem às diversidades dos direitos

que se almeja proteger efetivamente.

Ressalta-se que nesta relação não é adequado supor que o direito processual

desempenha função meramente acessória frente ao direito material. Isto porque a realização

dos direitos materiais se concretiza, diversas vezes, por meio do processo. Como relembram

Medina e Wambier, “é através do processo que se realizam os direitos subjetivos”.87

No intuito de evidenciar isso, desenharemos a trajetória jurisprudencial das

técnicas processuais de proteção dos direitos de propriedade intelectual – apontando destaques

aos direitos de marca.

Na vigência do Código de Processo Civil de 1939, as medidas cautelares não

satisfaziam plenamente o direito dos titulares, acarretando a utilização de outras técnicas,

como as ações cominatórias. Estas supriam parcialmente algumas necessidades, pois

possibilitavam a concessão de liminares e a incidência de multa para efetivar esse

cumprimento. No mesmo momento passou-se a empregar ações negatórias e cominatórias

cumulativamente, contudo, ambas não eram dotadas de uma sumariedade suficiente para a

proteção dos direitos de propriedade industrial.

Percebemos ser este um momento de flexibilização interpretativa jurisprudencial

no qual se debateu qual técnica processual poderia ser manejada. A solução adotada

respondeu bem às exigências dos direitos de propriedade industrial e logo alcançou certa

estabilidade. Isso foi importante pois o jurisdicionado passou a adotar esta pauta de conduta

processual e utilizar estas técnicas processuais.

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, a ausência de proteção

efetiva se exacerbou, pois a sumariedade subsidiária das ações cominatórias foi extinta.

Acentuou-se o ônus temporal àqueles que, sem alternativas, deveriam suportar todo o trânsito

processual até alcançar o provimento final, e as multas coercitivas da cominatória restaram

vinculadas ao trânsito em julgado.88

87

MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral e Processo do Conhecimento.

Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 32. 88

Vide a dura crítica de Luiz Fernando C. Pereira, que ressalta “no âmbito da propriedade industrial a

inefetividade da medida se relevava inequívoca [...] E o pior é que boa parte da jurisprudência ainda vinculava a

execução da multa ao trânsito em julgado das ações cominatórias, mesmo em casos de propriedade industrial.

42

Pode-se afirmar que aquela lacuna foi provisoriamente suprida com os interditos

possessórios, manobra processual que vingou por certo tempo. Posteriormente, esta técnica

sofreu descrédito doutrinário e jurisprudencial, ao compreenderem que os direitos de

propriedade industrial, por referenciarem-se a bens imateriais, não se submetiam ao regime da

posse civil sobre coisa determinada.89

Como afirma Marinoni, o uso da ação possessória para a tutela dos direitos de

propriedade intelectual decorreu de uma exigência prática de se conferir, àqueles direitos,

uma tutela adequada, efetiva e de caráter preventivo. Portanto, não existindo uma ação

preventiva autônoma “capaz de dar tutela adequada aos direitos que não se compadecem com

o ressarcimento em pecúnia, é que obrigou os tribunais a admitirem o uso da ação possessória

para a proteção do direito à marca, autoral, de invento etc.”90

Neste cenário, é perceptível que o legislador não observou os debates travados

sobre as técnicas processuais de proteção desses direitos diferenciados. Certo que, por outro

lado, o Código de Processo Civil de 1973 disponibilizou um rol exaustivo de tutelas

cautelares nominadas, muito úteis quando em juízo se debatiam direitos de propriedade

industrial.

Percebendo não ser capaz de disponibilizar tantas técnicas cautelares quanto

fossem necessárias ao caso concreto, o legislador infraconstitucional estabeleceu cláusulas

gerais fundamentadas no poder cautelar geral e disponibilizou a técnica da medida cautelar

inominada.

Neste panorama, almejando novamente apresentar uma tutela jurisdicional

protetiva, passou-se a aplicar a tutela cautelar, em sua modalidade inominada, com caráter

satisfativo. Esta utilização, mesmo distorcendo o caráter acautelatório da medida de urgência,

Para esses casos de ação cominatória em propriedade industrial não é demais afirmar que a efetividade ligava-se

a uma espécie de homenagem póstuma à patente ou marca usurpada”. PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela

Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista

dos Tribunais, 2006. p. 73.

89 Salienta Luiz Fernando C. Pereira que “é lícito concluir que as possessórias não estavam a serviço da proteção

à propriedade intelectual porque a construção da melhor doutrina não indicava relevante diferença entre bens

corpóreos e incorpóreos. O contrário ocorria, como se viu. A doutrina – assim como parte da jurisprudência –

reconhecia a dificuldade de se valer de classificação única para realidades distintas, mas noutra ponta, não

reputava apropriado castrar a proteção jurisdicional efetiva que só as possessórias, à época, podiam outorgar. É

inegável que todo aquele debate fundava-se na efetividade das possessórias. É dizer: a tentativa de forçar a

classificação dos direitos intelectuais como direito de propriedade não se pautava efetivamente por critérios

próprios da doutrina di direito civil, mas, em verdade, pela necessidade evidenciada pelo processo civil em

oferecer uma proteção eficaz ao direito de marca.” PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da

Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2006. p. 47. 90

MARINONI, Luiz Guilherme. Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito. vol. 1. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 71.

43

apresentava como finalidade obstar imediatamente a prática de atos contrários ao direito de

propriedade industrial. Entretanto, a tutela cautelar não detinha um suporte coercitivo que

garantisse seu cumprimento, sua imperatividade, porquanto esta não possibilitava seu manejo

cumulado com uma cominação de multa.

A solução da tutela cautelar inominada surge em resposta ao possível conflito

entre o princípio da tipicidade e o princípio da efetividade processual.91

Esta via foi possível

pela interpretação das normas infraconstitucionais sob a luz da Constituição Federal, que

garante o exercício do Poder Judiciária nas situações em que se exista a possibilidade de dano

ou lesão a direito.

Portanto, como afirma Medina, mesmo na ausência de regra processual específica

para tutelar determinada situação material que exija proteção, “deverá ser admissível a tutela

de urgência, já que a tutela de urgência atípica tem raiz constitucional, à qual não se sobrepõe

a tipicidade formal dos procedimentos criados pelo legislador.”92

Marinoni conclui que “a ação cautelar era utilizada apenas para permitir a

obtenção de liminar, o que seria impossível em sede de ação cominatória ou de ação

declaratória”. Contudo, o autor supracitado adverte que, mesmo com este uso estratégico,

“não se conferia à ação cautelar efetividade necessária, pois não se concebia a possibilidade

de o Juiz, em sede de ação cautelar incidental à ação cominatória ou à ação cominatória,

ordenar sob pena de multa.”93

A realidade apresentou muitas outras situações e a ação cautelar inominada

completava, dentro de seus limites, as lacunas do sistema processual. Assim, a exigência de

uma tutela de caráter sumário e satisfativo, fundada em urgência, para corrigir os problemas

ocasionados pela ausência de efetividade no procedimento ordinário, ocasionou o uso

distorcido da tutela cautelar inominada para antecipar a tutela jurisdicional correlata ao direito

material em perigo.

É notável o caráter de adaptabilidade da tutela de urgência inominada, que logo

passou a ser utilizada para a grande maioria das situações que o Código de Processo Civil não

91

Marinoni e Arenhart entendem que “a ação cautelar inominada é fruto da necessidade de se conferir tutela

cautelar adequada ao caso concreto, constituindo ação ou forma processual capaz de suprir a insuficiência de

técnica processual expressamente estabelecida”. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz.

Curso de Processo Civil. v. 4. Processo Cautelar. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 100. 92

MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca.

Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2009. p. 33.

93 MARINONI, Luiz Guilherme. Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito. vol. 1. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 74.

44

se ocupou em apresentar técnicas processuais. Neste momento também identificamos a

estabilidade nesta interpretação, neste entendimento, de manejo desta técnica processual como

uma verdadeira cláusula geral protetiva.

A suposição do uso distorcido da tutela cautelar inominada decorreu do

controvertido entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do poder cautelar geral. De

tal modo, ensejou-se um debate que tinha como pauta a dúvida sobre a finalidade das medidas

provisionais do art. 798 do CPC, se essas referiam-se apenas às garantias processuais, ou

poderiam abranger as antecipatórias de tutela do direito material.

Neste ambiente, “questionou-se largamente sobre a legitimidade ou não, no

âmbito do processo cautelar, das chamadas medidas cautelares satisfatórias”.94

A falta de um

consenso doutrinário sobre esta controvérsia refletiu diretamente na jurisprudência, sempre

instável na tratativa dessas questões.95

A instabilidade e a utilização distorcida da tutela cautelar com caráter

antecipatório e satisfativo explicitou a necessidade de um procedimento mais efetivo, “o qual

culminasse com uma sentença mandamental ou executiva latu sensu, bem como possibilitasse

a expedição de uma ordem imediata, dotada de efetividade, para satisfazer o direito do

autor.”96

Este debate ocasionou a macroreforma processual que concedeu a indubitável

possibilidade de uma tutela sumária e satisfativa totalmente desvinculada da tutela cautelar.

A Lei nº 8.952/1994 reformou a redação do art. 273 do Código de Processo Civil

e incluiu outros dispositivos, e ainda reformou o art. 461, prevendo ainda a tutela inibitória e a

tutela de remoção do ilícito, com sua respectiva possibilidade de antecipação. Eis aqui um

momento que podemos indicar que o legislador observou bem os debates doutrinários e

jurisprudenciais e apresentou normas condizentes à realidade.

A exposição da trajetória processual das técnicas processuais de proteção dos

direitos de propriedade industrial demonstrou como ocorrem os fenômenos da flexibilização e

estabilização jurisprudência, assim como os seus efeitos no atuar dos juízes e tribunais, do

94

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 41.

95 Teori Albino Zavascki salienta que, à época, a instabilidade dos critérios apresentados, referentes às

finalidades e requisitos das tutelas cautelares e antecipatórias, refletiu-se na jurisprudência. Todavia, divergindo

do posicionamento radicalmente contrário à aceitação dessas medidas antecipatórias, passou-se a permitir o

manejo da ação cautelar inominada com a finalidade de urgente fruição da tutela de mérito ZAVASCKI, Teori

Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ps. 44 e 45. 96

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes,

desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 122.

45

legislador e dos cientistas jurídicos: em um constante diálogo que resultou no surgimento de

técnicas processuais vocacionadas a proteger os direitos de marca.

CAPÍTULO II

PROPRIEDADE INTELECTUAL E SISTEMA DE MARCAS

2.1 Aspectos gerais dos Direitos de Propriedade Intelectual

Em termos gerais, a “propriedade” pode ser sistematizada como material e

imaterial. A “propriedade material” consubstancia-se nas coisas presentes no mundo físico

(concretas), distinguindo-se da “propriedade imaterial” (que caracteriza-se por seu caráter

abstrato), estando ou não presentes no mundo físico; esta modalidade é oriunda da

personalidade ou do intelecto humano.

Neste raciocínio, a propriedade intelectual, é espécie do gênero propriedade

imaterial, que por sua vez integra a classe das propriedades. Neste aspecto, o Direito protege a

situação real que vincula o originador – criador ou inventor – à sua obra ou invento, tutelando

as atividades intelectuais criativas ou inventivas.

O direito à propriedade está visivelmente previsto na Carta Federal de 1988, em

seu artigo 5º, que propugna, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade

do direito à propriedade.

A previsão da propriedade como direito fundamental abrange as diversas

manifestações que essas possam ter, superando as antigas concepções adotadas no direito

privado. Neste sentido, consiste o sentido amplíssimo que a terminologia propriedade, que

46

deve corresponder no texto constitucional, extrapolando as definições constantes do direito

privado97

.

No entendimento de Gilmar Mendes, observando a disciplina no direito alemão, não

somente bens móveis ou imóveis estão protegidos, mas também outros valores patrimoniais.

Articula que outros direitos estão inclusos no conceito de propriedade, como os direitos de

marca.98

Portanto, não somente os direitos de propriedade inerentes aos bens materiais, mas o

direito de propriedade relativos aos bens imateriais, necessitam de instrumentos jurídicos que

o protejam.

Vislumbrando este cenário atual dos direitos, uma leitura contemporânea elenca a

propriedade intelectual como direito fundamental, encontrando expresso amparo

constitucional, no art. 5º, incisos XXVII, XVIII e XVIX da presente Carta Republicana: “aos

autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”; “são assegurados, nos termos da lei,

a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz

humanas, inclusive nas atividades desportivas, e o direito de fiscalização do aproveitamento

econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às

respectivas representações sindicais e associativas”; e “a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às

criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do

País”.

Desta feita sustenta-se que o direito de propriedade intelectual tem designação

fundamental, visto que garante tanto ao originador, ou àquele titular do direito, quanto à

sociedade a possibilidade de proteção e acesso ao resultado da produção intelectual.

Em sentido igual, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 indica em

seu artigo 27º que:

toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da

comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e nos

benefícios que deste resultam; todos tem direito à proteção dos interesses morais e

materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

97

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de

Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 468 - 469. 98

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de

Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 469.

47

Importa expor uma relevante questão: direito do originador ou direito da

sociedade, qual prepondera sobre a bem imaterial?

Respondendo, Denis Borges Barbosa e Karin Grau-Kuntz afirmam haver

tendências de prevalência tanto para o originador quanto para a sociedade, concluindo que “a

individualidade e universalidade e interdependência dos direitos humanos entre si.”99

É salutar destacar que o direito fundamental à propriedade intelectual não se

limita ao bem já dotado de exclusividade, seja qual for o mecanismo que o conferiu

exclusividade100

. Portanto, “ninguém é menos protegido pelos direitos humanos ou

fundamentais pelo fato de, tendo criado, ainda não depositou o pedido de patente.”101

As concessões de direitos de propriedade intelectual limitam a livre concorrência,

reflexamente limitando a livre iniciativa, isto porque concede direitos de exclusividade sobre

determinados bens imateriais ao titular da propriedade intelectual. A exclusividade da

exploração destes direitos e de defesa dos mesmos contra atos ilícitos, não somente protegem

direitos individuais, mas regulam, paralelamente, uma harmonia nos empreendimentos no

âmbito econômico e social.

Destarte, se por uma perspectiva há a restrição da livre concorrência, face à

proteção dos direitos de exclusividade conferidos a determinada propriedade intelectual, por

outra há a conformação desse direito de exclusividade a determinados objetivos aos quais a

propriedade industrial deve obedecer, quais sejam: interesse social e o desenvolvimento

tecnológico e econômico do país.

Na égide do direito fundamental à proteção da propriedade intelectual, não

existem apenas concessões ou restrições impostas àquele que se pretende portador, mas

partindo da emissão de normas de conformação de direitos fundamentais102

, existe também a

busca da concretização desse direito frente a sociedade. Esta concretização, ou adaptação à

vida real, torna-se possível a partir do momento que o público e o privado obedecem o

99

BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. Ensaios sobre o Direito Imaterial: estudos dedicados a

Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 395. 100

A proteção jurídica da Propriedade Intelectual não está restrita à titularidade jurídica almejada via processos

administrativos ou judiciais. Esta proteção não se configura somente pela concessão do título, incluem-se,

também, a possibilidade de produção e o acesso ao resultado da produção intelectual. 101

BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. Ensaios sobre o Direito Imaterial: estudos dedicados a

Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 396. 102

Neste sentido, Alexandre Reis Siqueira Freire (2004), afirma que as norma de conformação – ou configuração

– referentes aos direitos fundamentais complementam, concretizam, definem o conteúdo de proteção do direito

fundamental, dando-lhe precisão.

48

conselho de respeito à função social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, previsto

do texto constitucional.

Assim, consoante ao afirmado, cabe perfeitamente os preceitos normativos dos

arts. 218 e 219 da Constituição Federal, sendo esses, que “o Estado promoverá e incentivará

o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”, e que “o mercado

interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia

tecnológica do País, nos termos de lei federal”.

Destaque ao Código Civil no art. 1.228, a advertência que o direito de propriedade

constitui-se o poder do proprietário, de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nesse sentido, consoante ao que afirma Pontes de Miranda103

, o direito da

propriedade pntelectual preexiste à proteção buscada por meio desta, e ainda, que o conteúdo

do Direito da Propriedade Intelectual é a exploração, seja qual for sua manifestação. Ensina, o

referido autor, que “o conteúdo do direito é a exploração, o usus, o fructus, a que se junte o

abusus”.104

Portanto, decorre dessas considerações a idéia de que: a propriedade intelectual é

uma modalidade de propriedade sobre o bem imaterial; o bem neste caso é imaterial, pois a

tutela jurídica recai sobre coisa incorpórea, abstrata; esta coisa incorpórea é tratada como bem

na medida em que lhe é atribuído, naquele momento e território, determinado valor,

mensurado por sua raridade, originalidade ou utilidade por um interessado.

Após aludir-se sobre a previsão do direito a propriedade intelectual no diploma

constitucional, assim como realçado alguns tópicos referentes o direito a propriedade em sua

acepção ampla, salutar é o destaque da definição daquele direito na Convenção do OMPI105

,

assim redigindo106

:

103

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de Direito Privado, vol. 7. Parte Especial. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 252. 104

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de Direito Privado, vol. 7. Parte Especial. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 252. 105

O OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou, em inglês, WIPO (World Intellectual

Property Organization) definiu o conceito de propriedade intelectual após a consolidação da discussão acerca

do tema em diversas convenções, como a Convenção de Paris, em 1883, e a Convenção de Berna, em 1886,

assim como a de outras convenções e tratados. O OMPI figura, atualmente, como órgão autônomo integrante do

sistema das Nações Unidas, ao passo que discute e delibera sobre assuntos que envolvam propriedade intelectual. 106

The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (1967) gives the following list of

subject matter protected by intellectual property rights: literary, artistic and scientific works; performances of

performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor; scientific

discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection

49

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos

fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da

atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às

marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros

direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário

e artístico.107

Destarte, uma vez apresentados estes aspectos, conclui-se que compreendendo as

características dos bens imateriais, além da proteção presente no direito substantivo, faz-se

necessário a utilização de técnicas processuais efetivas para a proteção da propriedade

intelectual.

2.2 Marcas: conceituação e processo administrativo de obtenção do direito de marca

A marca é uma modalidade de propriedade – imaterial – de caráter temporário,

conferida a sinais perceptíveis e diferenciadores de serviços e produtos, outorgada pelo

Estado ao originador ou outras pessoas físicas ou jurídicas que detenham direito sobre o

respectivo signo, possibilitando àquele explorá-lo economicamente, e proteger seus direitos

em face de terceiros.

De acordo com o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, são registráveis como

marcas “[...] os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições

legais”.

Observando o ordenamento jurídico nacional, Barros afirma que a marca é “o

sinal visualmente perceptível que distingue produto ou serviço de seus semelhantes e afins de

outras origens, ou atesta a conformidade de produto ou serviço a exigência de ordem técnica

ou, ainda identifica produto ou serviço de membros de uma entidade”108

. Na concepção de

against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific,

literary or artistic fields. http://www.wipo.int/ acessado em 06.05.2011.

107

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, 1967. 108

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual. Aracaju: Evocati, 2007. p.

325.

50

Fróes, “a marca pode ser definida [...] como o sinal distintivo ou identificador de produto ou

serviço”109

Estes sinais distintivos (aos quais se incluem as marcas) não são diretamente obras

do espírito, como ocorre com as invenções, mas, por sustentarem a relação entre o produto ou

serviço e a percepção identificadora e diferenciada àqueles, faz-se necessário sua tutela, neste

caso, por meio do registro.

Newton Silveira sustenta que tais sinais não são bens imateriais propriamente

ditos, mas acessórios, e que, observando-se a necessidade de proteção desses signos, o

ordenamento jurídico os conferiu status de bens imateriais. Conclui que a lei perfilha a

existência de bens imateriais – invenções, modelo de utilidade e desenhos industriais – e de

novos bens imateriais – marcas –, posto que esses últimos são necessários para repressão de

atos ilícitos como a concorrência desleal, reunindo, conseqüentemente, todos esses como bens

imateriais – as invenções, modelos de utilidade, desenhos e os signos que os identificam e

diferenciam.110

Seguindo a mesma sistemática quanto às modalidades de propriedade industrial

abordadas em linhas anteriores, a Lei nº. 9.279/1996, em seu art. 124, após uma breve

definição dos signos que podem deter a tutela do registro de marca, elenca um rol de sinais

não registráveis como marca.111

109

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de distintividade e degenerescência. In

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coordenadores) Propriedade intetelctual: sinais

distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 84. 110

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,

nome empresarial. 4. ed. Barueri: Manole, 2011. 111

São sinais não registráveis: i) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,

públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; ii)

letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; iii) expressão,

figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem

de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de

respeito e veneração; iv) designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela

própria entidade ou órgão público; v) reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de

título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com

estes sinais distintivos; vi) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,

quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma

característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de

produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; vii) sinal ou

expressão empregada apenas como meio de propaganda; viii) cores e suas denominações, salvo se dispostas ou

combinadas de modo peculiar e distintivo; ix) indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão

ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; x) sinal que induza a falsa indicação quanto à

origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; xi)

reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou

natureza; xii) reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação

por terceiro, observado o disposto no art. 154; xiii) nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico,

cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação

suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do

51

São legitimados para requerer o registro de marca, como anuncia o art. 128, “[...]

as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Em se tratando de

pessoas de direito privado, estas só poderão requerer o registro de marca referente a atividade

que exerçam de forma efetiva e lícita, podendo transferir esse direito a empresas que

controlem direta ou indiretamente. Se for o caso de registro de marca coletiva, este se

realizará a requerimento de pessoa jurídica que represente a coletividade, e, em casos de

marca de certificação, o requerimento deverá ser realizado por pessoa sem interesse comercial

ou industrial quanto ao produto ou serviço.

Em se tratando de pedido de prioridade, como dispõe o a art. 127, “ao pedido de

registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização

internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade”,

sendo que o documento que comprove a prioridade deverá ser apresentado no prazo de 4

(quatro) meses.

Após a publicação do pedido, abre-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que

terceiros apresentem suas oposições, indicação dado no art. 158 da Lei em estudo. Nos casos

de oposições fundamentadas em solicitação de má-fé ou marca notoriamente conhecida do

público, respectivamente art. 124 e art. 126, aquele que opôs deverá depositar seu pedido de

registro de marca em 60 (sessenta) dias, caso não o faça, sua oposição não deverá ser

conhecida.

São requisitos formais para o conhecimento do pedido os seguintes documentos:

i) requerimento; ii) etiquetas, quando for o caso; e iii) comprovante do pagamento da

retribuição relativa ao depósito. Estes documentos deverão ser redigidos em língua

portuguesa, sendo obrigatória a tradução daqueles que estiverem em língua estrangeira, seja

evento; xiv) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; xv) nome civil ou sua assinatura, nome de família ou

patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; xvi)

pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento

do titular, herdeiros ou sucessores; xvii) obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam

protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento

do autor ou titular; xviii) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto

ou serviço a distinguir; xix) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca

alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de

causar confusão ou associação com marca alheia; xx) dualidade de marcas de um só titular para o mesmo

produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma

distintiva; xxi) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que

não possa ser dissociada de efeito técnico; xxii) objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de

terceiro; e xxiii) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não

poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou

em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se

destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou

associação com aquela marca alheia.

52

no ato do depósito, seja no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de não conhecimento do

pedido. Caso subsistam pendências sanáveis, e que estas não comprometam a identidade do

pedido, o INPI estabelecerá a exigências cabíveis para a regularização do feito, no prazo de 5

(cinco) dias. Sanadas as irregularidades, o depósito será considerado pronto a submeter-se ao

exame de mérito, conforme o art. 155, art. 156 e art. 157.

Caso o exame de mérito considere registrável a marca, como escrevem os art. 160

e art. 161, defere-se o pedido, e, com o pagamento das respectivas taxas, conceder-se-á o

registro da marca ao titular, não sendo esta decisão impugnável por recurso administrativo.

Entretanto, as demais decisões proferidas no decorrer do processo administrativo em análise

são impugnáveis por recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Insta ressaltar, ao se tratar do lapso temporal de vigência do registro de marca,

que, de acordo com o art. 133, “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos,

contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.

Obtido o registro do sinal distintivo, a proteção de exclusividade concorrencial é

exercida de forma negativa, impossibilitando que terceiros façam uso da marca de produto ou

serviço lesando o direito do titular do registro.

A proteção conferida ao titular da marca ou ao depositante, como dispõe o art. 130

da LPI, assegura o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar

pela sua integridade material ou reputação.

Além dessa proteção, de acordo com o art. 129 da LPI, é assegurado ao titular do

registro de marca o exercício de seu direito de exclusividade quanto à utilização da marca,

agindo contra terceiros que objetivem praticar atos ilícitos contra o seu direito, inclusive na

esfera judicial civil.

2.3 A importância da “distintividade”

A partir dos contornos constitucionais e infraconstitucionais do ordenamento

jurídico brasileiro, a marca é pensada tanto em uma perspectiva individual, na qual se

considera o fluxo das relações entre particulares, como também em uma perspectiva coletiva,

na qual este sinal distintivo deve pautar-se na noção de função social da propriedade.

Como sinal distintivo que é, serve como elemento identificador e diferenciador de

produtos e serviços, sendo útil ao particular detentor do registro, pois exerce os direitos de

exclusividade sobre determinada marca. Esta configura-se, ainda, fundamental à coletividade,

53

pois permite que o consumidor a identifique entre várias outras, diferencie o objeto de

consumo partir da sua marca, e consuma o produto ou serviço sem qualquer confusão.

Portanto, a marca pode ser compreendida em três perspectivas: (i) como

propriedade; (ii) como elemento de exclusividade nas relações concorrenciais; e (iii) como

instrumento de proteção de interesses sociais. Notadamente, como explica Denis Borges

Barbosa, nestas circunstancias “existe uma tensão entre liberdade de concorrência e a

exclusividade, com vistas a servir determinados interesses socialmente relevantes”112

Quanto aos fins sociais, podemos afirmar que a marca é importante para “proteger

o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse

reverso, que é o da proteção do consumidor”113

. E neste raciocínio também reside a ideia do

interesse do particular em “proteger” determinado público consumidor frente a outros

produtos ou serviço, para que consuma o seu produto ou serviço, valendo-se da distinção

conferida pela marca.

Na esfera de interesses entre particulares, a marca detém natureza dúplice, pautada

no direito de propriedade e no direito concorrencial. Isto permite que o titular do registro da

marca ingresse por via judicial e exija uma tutela inibitória, de remoção do ilícito, ou mesmo

ressarcitória de danos, tendo em vista a prática de atos de contrafação de marca.

Como leciona Fróes, a proteção conferida a determinada marca tem por objetivo

“garantir, de um lado, o interesse de seu titular e, do outro, o do consumidor, que não pode ser

enganado quanto ao produto que compra ou o serviço que lhe é prestado.”114

.

Tendo em vista os debate jurisprudenciais sobre o tema em análise, este raciocínio

pode ser extraído de acórdão do STJ, no julgamento do REsp 3.230/DF, pela Quarta Turma,

sob a relatoria do Ministro Sávio de Figueiredo Teixeira, no qual dispõe-se que “no estagio

atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e

interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande

publico”, e segue indicando os segmentos da sociedade beneficiados por esta concepção

constitucional de marca, como “o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em

112

BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos dignos distintivos. In SANTOS, Manoel J. Pereira

dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coord.) Propriedade intetelctual: sinais distintivos e tutela judicial e

administrativa. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 8. 113

BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos dignos distintivos. In SANTOS, Manoel J. Pereira

dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coordenadores) Propriedade intetelctual: sinais distintivos e tutela judicial e

administrativa. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 21. 114

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de distintividade e degenerescência. In

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coordenadores) Propriedade intetelctual: sinais

distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 85.

54

geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.”

Destaca-se, ainda, a importância da repressão da concorrência desleal, da possibilidade de

confusão ou dúvida, e do locupletamento com o esforço e o labor alheios.

É neste sentido que as questões referentes à contrafação de marca não devem ser

menosprezadas do ponto de vista probatório e quanto à formação do juízo, pois se a decisão

atinge os interesses entre particulares, tendo em vista o direito de propriedade e o direito

concorrencial, também atingem o interesse coletivo do consumidor e da sociedade em geral.

Simplificar o direito de marca no âmbito do processo civil, a partir da

simplificação da atividade probatória que visa aferir supostos atos de contrafação, pode

acarretar efeitos nefastos não só ao particular, mas a toda à sociedade ou a determinado

segmento social. Isto já demonstra que os litígios envolvendo contrafação de marca detêm

uma complexidade que vai além da simples comparação de elementos estéticos de signos

distintivos.

A ideia de distintividade é de evidente relevância neste estudo, pois é a partir da

comparação entre as marcas, e da distinção ou não distinção existente entre essas, que se

identifica a prática de atos de contrafação. Aqui surge uma questão interessante: qual o

espaço ou importância de alguns meios de prova para a identificação da prática de atos

ilícitos contra as marcas, quanto ao ato de aferir a distintividade?

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser a distintividade o

elemento essencial da marca, apresentando relevância para o exercício do direito de

propriedade e do direito concorrencial, quanto aos interesses particulares, assim como a

importância social a marca em face de uma coletividade. Assim dispôs-se no informativo nº.

0411/STJ, referente ao julgamento do REsp 605.738/RJ, sob a relatoria do Ministro Luis

Felipe Salomão, julgado em 15.10.2009:

Na espécie, a empresa requereu ao INPI o registro da sua marca, sendo indeferido

administrativamente tal registro pelo fato de que a expressão traduzida significa

“marca inigualável”, constituindo, embora em outra língua, menção genérica

pertencente ao patrimônio comum. Isso posto, a Turma conheceu do recurso e lhe

deu provimento ao entendimento de que a vedação legal ao registro de marca cujo

nome é genérico ou comum visa emprestar a ela singularidade suficiente para

destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da

existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode

conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre

o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o

mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no

domínio público. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido

segundo os usos e costumes nacionais, ou seja, deve-se analisar se, muito embora

em outra língua, o nome cujo registro se pretende é de uso comum, tal como

grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele ele expressão genérica, não há

55

óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser

ao homem médio brasileiro. (grifos nossos).

Vale expor, ainda, a narrativa de Fróes referente a um vídeo institucional exibido

pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a um grupo de advogados e agentes da

propriedade industrial, o qual “mostrava pessoas andando na rua, todas elas com uma máscara

branca ocultando seus rostos, para mostras que um produto sem marca é como uma pessoa

sem rosto.”115

.

Nesta conjectura, uma pessoa com uma máscara idêntica à de outra pessoa poderia

causar confusão quando da identificação de uma, ou de outra: nesta conjectura é que se

constitui a importância da “distintividade” à marca.

2.4 Atos de contrafação de marca

A expressão “atos de contrafação” indica um conjunto de atos ilícitos praticados

contra determinados direitos de propriedade industrial. Neste estudo implica identificarmos

alguns desses atos ilícitos, quando praticados contra os direitos relativos à marca.

Adotamos a acepção mais abrangente quanto à “contrafação” ou “atos de

contrafação de marca”, referindo-nos a toda prática que consista no desrespeito ao direito

de exclusividade por meio da utilização ilícita da distintividade de determinada marca.

Sendo assim, podemos apontar como práticas de “atos de contrafação”, (i) a

reprodução de marca, (ii) a imitação de marca, assim como (iii) a utilização da marca na

composição de determinadas denominações.

A reprodução consiste na cópia, total ou parcial, da marca. Neste sentido, induz-

se o consumidor do produto ou serviço ao erro de assimilar um objeto de consumo marcado

ilicitamente, como o objeto de consumo marcado licitamente.

Nos casos de reprodução, identificando o símbolo distintivo, ou mesmo partes

desse símbolo distintivo, em um produto ou serviço ilicitamente marcado, o consumidor

adquire um objeto de consumo equivocadamente, na certeza de ser aquele produto ou serviço

legítimo.

115

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de distintividade e degenerescência. In

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coordenadores) Propriedade intetelctual: sinais

distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 84.

56

Quanto à imitação, a finalidade da prática do ilícito é a mesma, confundir o

consumidor e fazê-lo adquirir um produto ou serviço ilicitamente marcado. Entretanto, neste

caso, não se copia elementos de determinada marca, e sim se reproduz camufladamente.

Com a prática da imitação, o terceiro utiliza ilicitamente todo o empreendimento

na constituição daquela marca frente ao mercado consumidor, em favor do seu produto ou

serviço, em detrimento do produto ou do serviço do titular do registro de marca. A imitação,

certamente, é uma das práticas mais convenientemente utilizadas, pois a ilicitude é disfarçada,

sem a necessária reprodução de elementos da marca legítima.

Machado, pautando-se nos estudos de Gama Cerqueira, define que “a reprodução

ocorre com a cópia da marca, seja total ou parcial, ao passo que a imitação caracteriza-se pela

reprodução disfarçada com algumas diferenças inseridas pelo contrafator.”116

A reprodução e a imitação são praticadas, sobretudo, quando o produto ou o

serviço que se pretende marcar ilicitamente integram um contexto de atividades

empreendedoras ou atividades de consumo específicas, tais atividades idênticas ou afins, com

o objetivo de maximizar a confusão. No mesmo sentido, conclui que:

A prática de contrafação, seja mediante reprodução, seja por imitação, normalmente

só ocorrerá se os produtos ou serviços distinguidos pela marcas confrontadas

pertencerem a ramos de atividade idênticos ou afins, sendo possível que o

consumidor seja induzido à confusão.117

Identificamos, ainda, a utilização de uma marca na composição de determinadas

denominações, como nome comercial e nome de domínio, como outra prática de contrafação.

Sobre esta possibilidade, afirma-se que:

A prática de contrafação de marca também ocorre quando há a sua reprodução, por

terceiro, como parte integrante de nome empresarial. Essa utilização é passível de

causar confusão ao público, notadamente quando há identidade ou afinidade entre os

ramos de atividade (...). Além disso, marcas registradas também não podem ser

utilizadas, sem autorização, como nomes de domínio, os quais são utilizados para

localizar páginas (ou sites) na internet.118

A análise da prática de contrafação exige a identificação da distintividade, alvo da

contrafação, no intuito de perceber as similitudes entre a marca legítima e a marca contrafeita.

116

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial:

patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 108 e 109. 117

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial:

patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 109. 118

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial:

patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 112 e113.

57

Insta destacar que os atos de contrafação de marca podem acarretar, e comumente

acarretam, a prática de concorrência desleal. Dispõe o art. 195 da LPI um rol exemplificativo

de condutas consideradas como crime de concorrência desleal, destacando-se a previsão do

inciso III, informando que: comete crime de concorrência desleal quem emprega meio

fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

A correlação entre a contrafação de marca e a concorrência desleal contribui para

a identificação de atos de contrafação, possibilitando a concessão de tutela inibitória ou de

remoção do ilícito. Além disso, o vinculo entre estes dois atos ilícitos, contrafação e

concorrência desleal, permite a investigação dos prejuízos causados pela prática daquele

ilícito, evidenciando o direito à tutela ressarcitória referente à utilização fraudulenta de

determinada marca em ambientes como o empresarial e consumidor.

Machado, analisando o referido dispositivo da LPI, afirma que a previsão é

genérica, ao apontar que “o crime é praticado por todo aquele que se utiliza de um meio

fraudulento para desviar a clientela alheia em seu proveito ou de outrem”, definindo como

meios fraudulentos, “todos e quaisquer meios ilegais, dentre os quais certamente se inclui a

contrafação de bens imateriais”; sustenta, nesta linha de raciocínio, que “tal utilização tem

como finalidade lógica fazer com que o consumidor deixe de adquirir o produto original para

adquiri o contrafeito, isto é, tem como finalidade desviar a clientela do titular do direito de

propriedade industrial.”119

Neste contexto, é indiscutível que a prática de atos de contrafação de marca, e

consequentemente de concorrência desleal, acarretam inúmeros danos ao direito do titular do

registro e à marca em si, muitas das vezes ocasionando prejuízos que vão além da diminuição

do consumo do produto ou serviço legítimo, pelo mercado consumidor. Essas práticas podem

acarretar prejuízos como a desvalorização da marca, frente ao meio empresarial e

consumidor, ou mesmo a degenerescência com a perda da distintividade.

Esses aspectos merecem atenção diferenciada quando aferidos, pois a

identificação da prática do ato de contrafação tem como objeto o ato ilícito, ao passo que

identificar e mensurar os efeitos da prática do ilícito tem como objeto o dano, sendo

importante a colaboração técnica de especialistas.

119

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial:

patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 115 e 116.

58

CAPÍTULO III

TUTELA DE URGÊNCIA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE MARCA

3.1 Considerações gerais

A tutela de urgência é um dos temas processuais que mais ocupa o interesse da

comunidade jurídica, tendo em vista estar evidentemente relacionada à ideia de efetividade, valor tão

almejado atualmente e que tornou-se fundamental ao processo.

Pautados em um modelo constitucional de processo120

, os estudiosos e intérpretes do

processo civil compreenderam a exigência de superar obstáculos econômicos, organizacionais e

processuais121

, para pensar o processo não somente como método de realização da atividade

jurisdicional, mas também como instrumento de concretização dos direitos fundamentais.

É notável que, tanto na atividade intelectual doutrinária – que se dedica em estudar a

tutela de urgência e apresentar reflexões no sentido de otimizar sua aplicabilidade –, como na

atividade jurisdicional – que no cotidiano jurisprudencial interpreta o texto processual e aplica a tutela

120 É este modelo constitucional do direito processual civil que, como explica Cassio Scarpinella Bueno,

apresenta os princípios constitucionais do processo civil, os procedimentos jurisdicionalmente diferenciados, a organização judiciária e as funções essências à Justiça, que devem ser adotados como elementos essenciais para o exercício da tutela jurisdicional e a estruturação do método institucional de solução de conflitos: o processo. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil. vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 124 – 279. 121 Hodiernamente existe um movimento de acesso à justiça e de constitucionalização do processo. Buscou-se

superar três obstáculos: o econômico, o organizacional e o processual – o econômico, relacionado ao direito amplo acesso à justiça, caracterizou-se por garantir àqueles desfavorecidos economicamente a possibilidade de buscar em juízo a proteção de seus direitos; o organizacional, relacionado à proteção dos direitos difusos e coletivos, esquecidos em codificações de caráter eminentemente individualista; e o processual, relacionado à efetividade e racionalidade das técnicas processuais, noutras palavras, ao direito a uma tutela jurisdicional

efetiva. BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. Rio de

Janeiro: Malheiros, 2010. p. 24.

59 de urgência no intuito de realizar uma proteção efetiva dos direitos –, e ainda na atividade legislativa –

que cada vez mais tem se comprometido em analisar a importância da tutela de urgência e inseri-la nas

codificações e leis extravagante –, o princípio da efetividade foi consagrado e a tutela de urgência

tornou-se essencial neste fenômeno.

Neste caminho, a superação de paradigma que atingiu o “como pensar o direito

processual civil”, que influenciou tanto doutrina e jurisprudência, ainda acarretou reformas

processuais relevantes no Código de Processo Civil.

A tutela de urgência cautelar já se fazia presente no CPC, sendo amplamente utilizada

para proteger os direitos que exigiam medidas urgentes, servia para suprir imperfeições técnicas do

sistema e salvaguardar situações ainda não protegidas.

Mas a necessidade de uma tutela com o objetivo de combater os efeitos negativos

decorrentes do transcurso do processo, com finalidade não somente acauteladora, como também

satisfativa, ocasionou a expansão na utilização do processo cautelar com o objetivo de proteger os

direitos submetidos às mais diversas situações emergenciais.122

E em atenção à exigência de mais efetividade, o CPC passou a comportar a técnica

processual da antecipação de tutela, viabilizadora da tutela de urgência satisfativa, garantindo-se o

aprimoramento da tutela de urgência, estendendo seu âmbito de aplicação e protegendo de maneira

mais extensa outros direitos e situações jurídicas, como os relativos às marcas e signos distintivos.

É perceptível que, após essas reformas na legislação processual, a doutrina nacional se

propôs a sistematizar essas modalidades de tutela diferenciada e a jurisprudência, muitas vezes,

acolheu corretamente as ideias apresentadas, assim como prestou seu contributo na edificação da

tutela de urgência.

Observando no sistema processual civil, pode-se afirmar que a tutela de urgência tem por

finalidade conceder tutela jurisdicional acauteladora ou satisfativa, tendo em vista a compensação dos

efeitos do tempo no processo, objetivando a proteção efetiva de um direito ou de uma situação

jurídica.

3.2 Identificação de um microssistema de tutela de urgência no Código de Processo Civil

Topologicamente, as espécies de tutela de urgências estão eminentemente condensadas

nos arts. 796 e seguintes do CPC – referente ao processo cautelar –, art. 273 do CPC – antecipação de

122

Nas palavras de Castagna, “Quando tratamos da expansão do processo cautelar como alternativa à

ordinarização do processo, concluímos que o abuso por que passou esta modalidade de provimento urgente se

deveu à necessidade de uma tutela destinada a afastar o periculum in mora com satisfatividade, diante de

situações específicas de direito material, o que, embora atentatório à técnica processual, era tolerado ou mesmo

ignorado pela jurisprudência.” Castagna, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 225.

60 tutela – e art. 461 e 461-A do CPC – que disciplina a antecipação de tutela nas obrigações de fazer,

não fazer e entrega de coisa.

Todavia, não necessariamente todas as técnicas processuais designadas como cautelares

podem ser consideradas como viabilizadores de una tutela de urgência cautelar, sendo que mesma

advertência se aplica ao à antecipação da tutela, pois nem todas as técnicas descritas correspondem a

tutela de urgência satisfativa.

Com o objetivo de esclarecer alguns desses aspectos, apresentam-se algumas

classificações que, mesmo adotando critérios diferentes entre si, explicitam exatamente a distinção

entre as técnicas processuais apresentadas e a tutela jurisdicional correspondente.

Entre as diversas classificações existentes na doutrina brasileira, identifica-se a proposta

sustentada por José Miguel Garcia Medina, Fernando da Fonseca Gajardoni e Ricardo Alessandro

Castagna, a mais adequada ao atual sistema apresentado no atual Código de Processo Civil, com

destaque às considerações e classificações apresentadas por Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo

Talamini, Teori Albino Zavascki, Luiz Guilherme Marinoni e Luiz Fux, na diferenciação entre as

espécies de tutela de urgência (e tutela da evidência), na tentativa de apresentar uma sistematização

útil quando aplicadas para a proteção dos direitos de marca.

3.2.1 Tutela de urgência: cautelar e satisfativa (autônoma ou interinal)

De acordo com Medina, Gajardoni e Castagna, o atual sistema processual comporta três

modalidades de tutela de urgência: (i) tutela de urgência cautelar; (ii) tutela de urgência satisfativa

autônoma; (iii) tutela de urgência satisfativa interinal.

Neste entendimento, a tutela de urgência cautelar tem escopo de assegurar o direito da

parte ou a situação jurídica almejada, garantindo a eficácia e a utilidade do provimento final,

acarretando efeitos noutro processo ou no processo em que foi solicitada.

A utilização da terminologia “assegurar” 123

é adequada pois, na prática, a tutela cautelar

possibilita a satisfação futura de um direito caso o pedido principal seja deferido, criando condições

para sua proteção, mas sem realizar os efeitos práticos daquele direito.

123

De acorodo com Medina e Gajardoni, “a tutela cautelar tem escopo assecuratório: garantir a eficácia e a

utilidade de providência jurisdicional pleiteada em caráter “principal” – em outro processo (de conhecimento ou

de execução) ou no mesmo processo (no caso do art. 273 do CPC). (...) A tutela cautelar, a rigor, não realiza a

satisfação da pretensão da parte, mas cria condições para que tal satisfação se dê, se acolhido o pedido principal.

Tecnicamente, não há espaço para se falar em tutela “cautelar satisfativa”. A rigor, se a medida é satisfativa não

é cautelar; se é cautelar, não poderá ser satisfativa.” MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fabio Caldas de;

GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010. p. 69 e 70. Castagna conclui que, “a cautelar visa assegurar o exercício do direito da parte, e

nessa condição, deve necessariamente garantir a eficácia da sentença final, sob pena de não atingir a sua

finalidade institucional”. Castagna, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 171.

61

Se a tutela de urgência cautelar tem função assecuratória do direito, a tutela de urgência

satisfativa (autônoma ou interinal) tem o condão de realizar o direito no plano dos fatos, quando se

constata o perigo de dano eminente e irreparável ao direito da parte, pois não podendo aguardar um

pronunciamento final futuro, exige-se a realização de uma tutela jurisdicional satisfativa apta a

proteger um direito ou uma situação jurídica naquele momento.

A tutela de urgência satisfativa autônoma realiza (satisfatividade) integralmente o objeto

da ação, via cognição sumária, e autônomo porque, sem guardar dependência a outro processo, ou

outra pretensão de direito, a não ser aquela já viabilizada na tutela de urgência, prescinde de

confirmação obtida em decisão por cognição exauriente.124

Mesmo que viabilizada para proteger um direito que encontra-se em situação que exige

uma proteção jurisdicional urgente, e ainda detendo caráter satisfativo, a característica essencial da

tutela de urgência satisfativa autônoma é a imutabilidade (ou irreversibilidade) dos seus efeitos na

realidade fática. Isto a distingue da tutela de urgência satisfativa interinal, pois nesta exige-se a

mutabilidade (ou reversibilidade) dos efeitos práticos da tutela jurisdicional concedida.125

A tutela de urgência satisfativa interinal, portanto, via cognição sumária, possibilita a

fruição imediata de efeitos práticos (satisfatividade), que só poderiam ser produzidos na tutela

jurisdicional concedida ao final, almejados na pretensão de caráter principal submetida a cognição

plenamente exauriente, sendo que os efeitos antecipados são provisórios, submetidos a confirmação ou

revogação na decisão principal.126

124

Medina e Gajardoni sustentam que “as tutelas de urgência satisfativas atutônomas são suficientes em si

mesmas, já que realizam, integralmente, o objeto da ação, precindindo-se, pois, de confirmação por sentença

fundada em cognição exauriente. Embora fundada em cognição sumária, acaba, muitas vezes, por criar situações

fática irreversíveis, em virtude da imutabçidade dos efeitos da decisção concedida.” MEDINA, José Miguel

Garcia; ARAÚJO, Fabio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais.

2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 60 e 61. Sustenta Castagna que, “trata-se de uma tutela

que, plasmada pela urgência e pela cognição sumária, é deferida no bojo de um processo também sumariamente

formal, no qual não se desenvolve ulterior cognição plena e exauriente, mesmo que inapto a forma coisa julgada

material.” Castagna, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2008. p. 191. 125

“A tutela de urgência satisfativa autônoma possui traço marcante que a diferencia da tutela interinal: se

apresenta como meio de tutela suficiente e autônomo, não havendo relação de dependência com outro processo

ou acessoriedade em relação à pretenção de direito material outra que não a deduzida desde logo no pedido de

tutela de urgência.” Castagna, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 192. 126

Referindo-se à antecipação de tutela, o que pode, neste caso, ser empregado à tutela de urgência satisfativa

interinal, Medina e Gajardoni explicam que através daquela, “permite-se a fruição imediata dos efeitos que

seriam produzidos apenas com a prolação da decisão principal, ou, em caso de rejeição do pedido, serão

revogadas. Cria-se, portanto, em favor da parte, uma situação provisória, que pode vir a torna-se definitiva, em

caso do acolhimento do pedido feito em caráter principal. MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fabio

Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais. 2. ed. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2010. p. 49. Castagna define que, a tutela satisfativa interinal constitui, portanto, o

provimento de urgência satisfativo, não autônomo, emitido no bojo de um processo plenário capaz de produzir

coisa julgada material. Com efeito, a provisoriedade da tutela interinal deve ser medida em relação à

imutabilidade pan-processual da decisão que a confirmar, e não ao processo em que é ela deferida e efetivada.”

Castagna, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2008. p. 226.

62

A característica diferenciadora desta espécie de tutela de urgência satisfativa é que,

mesmo produzindo de imediato os efeitos que só poderiam ser produzidos mais à frente no processo,

esses efeitos não podem ser irreversíveis, tendo em vista seu caráter provisório (interinal / não

autônomo), sendo a concessão antecipada ser modificada durante o transcurso do processo e no

momento da decisão principal.127

3.2.2 Cautelares

As “cautelares” detém um livro próprio no CPC, que disciplina, dentre vários aspectos,

os fundamentos da tutela cautelar, seu procedimento geral, o poder geral de cautela, a possibilidade de

utilização de tutela cautelar inominada, as cautelares específicas etc.

Contudo, nem todas as técnicas processuais presentes correspondem necessariamente à

concretização de genuína tutela de urgência cautelar.

Observando o critério da tipicidade adotado na legislação, a classificação das cautelares

se daria em inominadas (ou atípicas) e nominadas (ou típicas).

As cautelares inominadas seriam aquelas prestadas com base no poder geral de cautela

do juiz, expresso no art. 798 do CPC. Na ausência de procedimento cautelar típico ou apto a assegurar

um direito, ou mesmo de tutela jurisdicional efetivamente asseguradora, é possível utiliza cautelar

inominada para pleitear esta proteção.

Assim, como demonstrou Marcus Vinicius de Abreu Sampaio, o poder geral de cautela

pode ser analisado sob o prisma de quem postula ou se beneficia o poder exercitado – as partes –, ou

de que exerce esse poder e a quem o mesmo é conferido – o juiz. Concordamos com a observação

apresentada pelo autor, e realçamos o seu entendimento no qual o poder geral de cautela detém na sua

essência eminentemente natureza pública, pois mesmo servindo aos interesses das partes, extrapola e

torna-se mecanismo de proteção dos direitos via atividade jurisdicional.

Paralelamente, acomodam-se as cautelares nominadas, aquelas arroladas nos arts. 813 a

887, e art. 888 do CPC, e as demais previstas em lei especial.

127

Diferenciando a tutela de urgência satisfativa interinal das tutela de urgência cautelar e tutela de urgência

satisfativa autônoma, Castagna afirma que: “a tutela satisfativa interinal diferencia-se da cautelar por três

aspectos essência: a) enquanto a primeira não possui autonomia processual, a segunda se apresenta como

provimento autônomo; b) a tutela satisfativa interinal tem conteúdo antecipatório dos efeitos executivos e

mandamentais da sentença de mérito, enquanto a cautelar limita-se a assegurar a eficácia da sentença e a

proteção do direito, sem contudo, satisfazê-lo; c) a tutela satisfativa interinal, quando substituída pela sentença

final de mérito, está apta a formar coisa julgada material, ao passo que a tutela cautelar não possui tal condão,

uma vez que não adentra no exame do mérito da ação principal. (...) São também marcantes duas diferenças

principais entre a tutela de urgência satisfativa interinal e a tutela de urgência satisfativa autônoma: a) enquanto a

primeira não possui autonomia procedimental, a segunda a apresenta; e b) a satisfativa interinal, quando

substituída pela sentença final de mérito, está apta a formar coisa julgada material, ao passo que tutela satisfativa

urgente autônoma não possui tal condão, uma vez que ao utilizar o procedimento cautelar, não apresenta ulterior

cognição plena e exauriente, com o exercício dos direitos consagrados pela cláusula do devido processo legal.”

Castagna, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2008. p. 226 e 227.

63

Mas como afirmamos, nem todas as técnicas processuais arroladas no setor das cautelares

detém o desígnio somente de assegurar, outras utilizam-se da autonomia existentes nas cautelares e

possibilitam a satisfação do direito.

Assim, o que ocorre é que, em muitos casos, o procedimento cautelar é utilizado para a

viabilização destas tutelas de urgência satisfativas autônomas, tendo em vista ser este mais adequado a

tutelar as situações de urgência e corresponder às exigências do direito material, comparado aos

demais procedimentos ordinários previstos no CPC.

Assim, podemos destacar que em alguns casos, antes da inserção do art. 273 do CPC, era

comum a utilização da cautelar inominada não corresponde à viabilização de efeitos meramente

assecuratórios, mas concretizam efeitos satisfativos. A cautelar inominada realizava tutela de

urgência cautelar ou tutela de urgência satisfativa autônoma, mas, atualmente, a cautelar inominada

só deve ser utilizada para fins assecuratórios.

Marinoni adverte que, “não é mais admissível – após a reforma do Código – que alguém

pretenda propor ação (de cognição) sumária “satisfativa” com base no art. 798”, pois com o art. 273,

“agora é possível, portanto, que a tutela sumária satisfativa seja requerida no curso do processo de

conhecimento”128

, e não via processo cautelar.

No mesmo raciocínio, nem todas medidas cautelares específicas visam somente

assegurar a possibilidade de concreta realização da decisão final, pois em alguns casos as mesmas

podem ser satisfativas ou objetivar assegurar outro objeto, que não o provimento final.

Wambier e Talamini, adotando como critério a função, indicam quatro espécies de

medidas cautelares, as que visam “(a) adiantar uma produção probatória, em relação ao seu

momento processual oportuno (ex.: produção antecipada de provas, exibição de documentos,

justificação)”, essa se atendo à atividade probatória; “(b) resguardar a possibilidade de concreta

realização do provimento final, mediante a conservação de bens ou de um estado jurídico (ex.:

sequestro, arresto, atentado, arrolamento...)”, com evidente caráter de tutela de urgência cautelar;

“(c) determinar a contracautela a fim de evitar danos que possam advir de outro provimento sumário

e provisório (caução);”, funcionando como mecanismos de apoio a tutela jurisdicionais realizadas via

cognição sumária; e “(d) antecipar total e parcialmente os efeitos do provimento final, a fim de evitar

danos irreparáveis a uma das partes (tutela antecipada).”129

, que como os próprios autores destacam,

é categoria que ainda causa polêmica na doutrina brasileira.

É relevante destacar ainda a previsão de outras medidas, que são os alimentos

provisionais previstos no art. 852 do CPC e as medidas provisionais do art. 888 do CPC, que estão

128

MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

p. 143 e 144. 129

WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: processo cautelar e

procedimetos especiais. vol. 3. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 56.

64 arroladas no setor das cautelares, sendo estas, no entendimento de Castagna, outros exemplos de tutela

de urgência satisfativa autônoma.

Desta forma, observando o espaço reversado à cautelares a partir do art. 796 CPC,

podemos identificar:

(i) tutela de urgência cautelar: cautelar inominada com finalidade

assecuratória; sequestro; arresto; atentado; arrolamento, entre outros.

(ii) tutela de urgência satisfativa autônoma: alimentos provisionais; e outras

medidas provisionais.

(iii) técnicas de asseguração do direito à prova: produção antecipada de

provas, exibição de documentos, justificação

(iv) técnica de contracautela: caução.

Isto reflete que, mesmo na proposta estrutural apresentada no CPC, na tentativa de

reservar um espaço às cautelares, inclui-se técnicas processuais não somente realizadoras de tutela

cautelar, assim como satisfativas ou mesmo asseguradoras noutros aspectos.

3.2.3 Antecipação da tutela

A “antecipação de tutela” instituto processual inserido após algumas reformas no CPC,

disposto nos arts. 273, 461 e 461-A, disciplina fundamentalmente a tutela de urgência satisfativa

interinal, quando haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Entretanto, os

demais dispositivos referem-se a espécies de tutela jurisdicional que não estão essencialmente

alicerçadas no periculum in mora e na possibilidade da ocorrência de dano, mas no abuso do direito

de defesa e na existência de parte incontroversa da demanda.

Mesmo diferenciando-se em alguns aspectos, certo é que nas técnicas processuais

dispostas no art. 273 do CPC, ou noutras distribuídas pelo CPC e em legislação especial130

, o que se

almeja é racionalização do tempo no processo com a distribuição do ônus a quem verdadeiramente

deve suportá-lo, tornando a atividade jurisdiciona efetiva.

É neste sentido que Teresa Arruda Alvim Wambier afirma que “a função da tutela

antecipatória é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva.”131

130

A técnica de antecipação da tutela prevista no art. 273 é generalizadora, funcionando como cláusula geral,

podendo ser aplicada a todas as demais espécies de tutela jurisdicional. Todavia, também viabilizam tutela de

urgência satisfativa a liminar em mandado de segurança, a liminar nas ações possessória, a liminar na ação de

busca e apreensão no Dec.- lei 911/69, a liminar nos embargos de terceiro, como explica Castagna ao analisar

outras espécies de técnicas processuais além das previstas nos arts. 273, 461 e 461-A do CPC. Castagna, Ricardo

Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.

233-239. 131

WAMBIER, Teresa Arrruda Alvim. Da liberdade do juiz na concessão de liminares e a tutela antecipatória.

In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Org.). Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 1997. p. 533.

65

Acertadamente, Cassio Scapinella Bueno entende que a tutela antecipada enseja a

produção dos efeitos práticos da decisão final, o que não ocorreria se este momento de concessão fosse

dilatado para o futuro, pois teria ocorrido a perda do objeto do processo, e o direito que deveria ter

sido protegido acabaria não o sendo.132

Portanto, a antecipação da tutela adianta os efeitos práticos da decisão final exatamente

para que, com a proteção do direito ou situação jurídica discutida em processo, esta mesma decisão

final possa realizar efeitos práticos no futuro. Neste sentido, João Batista Lopes ressalta que a

antecipação de tutela implica no “adiantamento de efeitos da sentença de mérito com caráter

satisfativo”133

, por meio de decisão interlocutória.

Na incumbência de classificar as hipóteses de antecipação da tutela prevista no art. 273

do CPC, Teori Albino Zavascki sistematiza a antecipação de tutela em três hipóteses: assecuratória,

punitiva e do pedido incontroverso. Neste entendimento, os pressupostos complementares são

apontados nos incisos I e II, e § 6º do art. 273, que articulam: “haja fundado receio de dano irreparável

ou de difícil reparação”; “fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito

protelatório do réu”; e “quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se

incontroverso.”134

Na primeira hipótese há a antecipação por segurança no curso do processo, buscando-se

evitar o perecimento do objeto processual ou a incidência de danos sobre o direito afirmado. Aplica-se

a segunda hipótese com o intuito de concretiza a devida prestação jurisdicional, punindo as situações

que obstam o fluxo processual, e que acarretam restrições à celeridade. E a terceira hipótese realiza a

denominada tutela dos direitos evidentes, prezando pela pronta efetivação dos direitos não mais

controvertidos no processo, possibilitando desde logo a fruição deste por aquele que tem direito.

Marinoni classifica as espécies de antecipação de tutela como: (i) fundada contra o

perigo; (ii) fundada em abuso de direito de defesa; (iii) fundada em parte incontroversa da demanda.

Neste raciocínio, o art. 273 do CPC viabiliza a antecipação tendo em vista fundamentos diversos, pois

cada uma das possibilidades exige situação fático-processual135

diferentes, mesmo que todas

132

Em sua obra, Tutela Antecipada, Cassio Scarpinella Bueno reservou um tópico para responder a pergunta: Por

que tutela antecipada? Antecipa o que? Responde que “a tutela antecipada, vale ênfase, é assim chamada porque

precipita a produção dos efeitos práticos de uma sentença, os quais, de outro modo, não seriam perceptíveis, pois

não seriam sentidos na realidade concreta, no plano exterior ao processo, no plano material, portanto, até um

evento futuro: proferimento da sentença, processamento de recursos de apelação com efeito suspensivo e,

eventualmente, seu trânsito em julgado.” BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva,

2004. p. 33.

133

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2009. p. 72. 134

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 77-78. 135

Nos referimos a situação fático-processual pois a concessão da antecipação de tutela exige tanto a verificação

da situação fática na qual se encontra o direito que se busca proteger, assim como analisar aspectos referentes ao

professo, como o momento em que o mesmo se encontra, a atuação das partes, assim como a estabilização do

contraditório para se identificar o que se tornou ou não se tornou controvertido.

66 possibilitem a satisfatividade imediata com a realização de efeitos que só poderiam ocorrer em

momento futuro.

Assim, quando fundada contra o perigo, a antecipação da tutela se apresenta no inciso I

do art. 273 do CPC, se respalda no “fundado receio” de que: (i) o ato contrário ao direito ocorra; (ii) o

ato contrário ao direito já praticado, continue existindo; (iii) o dano se torne irreparável ou de difícil

reparação. Analisaremos, mais à frente, como a antecipação de tutela se manifesta quando utilizada

como apoio à tutela inibitória do ilícito, à tutela de remoção do ilícito e à tutela ressarcitória.

Percebe-se que nas três situações sugeridas o que se busca é impedir ou minimizar o ônus

causado pelo tempo no processo (periculum in mora), assim como os efeitos negativos decorrentes,

que possam atingir aquele que já demonstra ter direito à tutela jurisdicional. Estes elementos

fundamentam, ao nosso entender, a tutela de urgência satisfativa.

Se fundada em abuso do direito de defesa, esta antecipação da tutela está prevista no

inciso II do art. 273 do CPC, nos casos em que “fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o

manifesto propósito protelatório do réu”, que ocorre, em geral, nos casos de apresentação de defesa

indireta infundada. Sabe-se que a defesa, quanto ao mérito, pode ser direta (quando nega-se fato

constitutivo) e indireta (quando afirma-se fato impeditivo, modificativo ou extintivo). Assim, se na

defesa afirma-se fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, a outra parte admite o

fato constitutivo, este se tornando incontroverso, sendo que, também, o fato constitutivo pode ser

considerado incontroverso quando não contestado ou utilizada prova documental suficiente.

Ressalta-se que neste aspecto fundamenta-se a ideia de evidência dos fatos constitutivos,

o que possibilita indicar a antecipação da tutela fundamentada no abuso do direito de defesa como

tutela da evidência.136

Mas mesmo o fato constitutivo se tornando incontroverso, é necessário que se realize

atividade probatória para a verificação dos fatos apontados na defesa indireta, dilatando o tempo do

processo. Assim, sendo incontroverso o fato constitutivo do direito, a cognição exauriente se ocuparia

em verificar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito indicados pela outra parte, ou

seja, a defesa de mérito indireta não pode ser de imediata solução.137

Sabe-se que o exercício do

direito de defesa comporta a possibilidade do réu apresentar defesa indireta e esta situação processual,

136

Quanto ao caráter de evidência existente nesta técnica processual antecipatória, Marinoni explica que “a

evidência dos fatos constitutivos é condição imprescindível para a tutela antecipatória com base na reserva da

cognição da defesa de mérito indireta infundada. Em outras palavras, a análise da seriedade da defesa de mérito

indireta só tem razão de ser quando há evidência dos fatos constitutivos. MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso

do direito de defesa e parte incontroversa da demanda. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p.

73. 137

“A tutela antecipatória, através da técnica da reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada,

somente tem razão de ser quando a defesa requer instrução dilatória, podendo adiar o momento de realização do

direito. Quando a defesa pode ser imediatamente apreciada, independentemente da produção de prova pericial ou

testemunhal, obviamente não há motivo para a reserva da cognição da defesa indireta, bastando o juiz proferir a

sentença.” MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso do direito de defesa e parte incontroversa da demanda. 2. ed.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 67.

67 por si só, não é suficiente para a concessão da antecipação da tutela. O abuso do direito de defesa

surge quando a defesa indireta apresentada é aparentemente infundada.138

Nesta esteira, transfere-se a

cognição exauriente exigida para a verificação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, para

um momento futuro e, via cognição sumária, concede-se a tutela jurisdicional imediata quanto aos

efeitos práticos referentes aos fatos constitutivos incontroversos, ocorrendo a distribuição do tempo no

processo.

A antecipação da tutela fundada em parte incontroversa da demanda manifesta,

exatamente, uma tutela jurisdicional pautada em direito evidente.139

Isto porque, na dicção do § 6º do

art. 273 do CPC, é possível a antecipação de tutela quando “um ou mais dos pedidos cumulados, ou

parcela deles, mostrar-se incontroverso”, ou seja, possibilita-se a realização imediata dos efeitos da

tutela jurisdicional através das técnicas de não contestação e do reconhecimento jurídico (parcial) do

pedido.

Importa elucidar que a ideia de incontroverso refere-se a algo que não necessita ser

esclarecido e consequentemente não exigirá a realização de atividade probatória para verifica-lo.

Assim, torna-se incontroverso aquilo que é objeto admissão ou confissão dos fatos constitutivos

(derivado da não contestação ou confissão), assim como aquilo que, analisado a natureza dos fatos

articulados, já se apresenta esclarecido e não merece ser objeto de prova.140

A ideia de incontroverso

não se limita ao ato de contestação, pois adquire mais importância e objetividade quando considerado

o momento no qual, durante o processo, se determina o que é controvertido e o que é incontroverso.

Tendo em vista os direitos de marca, imagine-se o caso em que exista o uso ilegal de

determinado signo distintivo e se solicita tutela de remoção do ilícito e tutela ressarcitória, com a

finalidade de retirar das prateleiras os produtos contrafeitos, assim como os cartazes de propaganda

que acarretam concorrência desleal, e também receber indenização por perdas e danos. Se quem

pleiteia a tutela de remoção do ilícito apresenta prova do registro da marca no INPI, a embalagem do

138

“Como a incontrovérsia dos fatos constitutivos – condição para se pensar na análise de fundamento da defesa

indireta – tem grande peso e influência sobre a convicção do juiz, apenas a defesa indireta fundada pode ser

capaz de abalar a convicção judicial acerca da existência do direito, ou seja, a incontrovérsia dos fatos

constitutivos gera uma espécie de presunção da existência do direito, exigindo do réu o ônus de demonstrar, na

defesa indireta, que o fato extintivo, modificativo ou impeditivo – que ainda deverá ser provado – pode se

sobrepor à incontrovérsia dos fatos constitutivos. Caso isso não ocorra, a defesa deve ser considerada

infundada, ou melhor, incapaz de dissolver a força da incontrovésia dos fatos constitutivos e, assim, de protelar

a prestação da tutela jurisdicional do direito.” MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso do direito de defesa e parte

incontroversa da demanda. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 67. 139

“Em resumo: incontroverso é o direito que se torna evidente no curso do processo, exigindo, em razão disso,

imediata tutela”, sendo este o raciocínio para se conceder tutela aos direitos evidentes. MARONINI, Luiz

Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 286. 140

“Não há dúvida que incontroverso é algo que diz respeito ao que não precisa ser esclarecido e, assim, não

deve ser objeto de prova. Quando, porém, faz-se a associação de “incontroverso” com os “fatos que não

dependem de prova”, não se pensa na incontrovérsia que pode derivar da contestação, mas sim naquela que

decorre da natureza do fato articulado na petição inicial – fato notório – ou da atuação do réu que implica na

admissão ou na confissão dos fatos constitutivos – não contestados e confissão. MARINONI, Luiz Guilherme.

Abuso do direito de defesa e parte incontroversa da demanda. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2011. p. 67.

68 produto com a marca objeto do ato ilícito (sendo for evidente o ato de contrafação), e, ainda, os

cartazes veiculadores da propaganda desleal, mesmo a outra parte contestando a totalidade dos fatos

constitutivos, pode ser que essa não apresente argumentos suficientes na sua defesa de mérito direita.

Então, fixando em audiência preliminar o que acredita ser controvertido, o juiz poderá deferir provas

para esclarecer os fatos relacionados com o dano, atrelado à tutela ressarcitória, e entender

incontroverso que existe o ato ilícito e consequentemente o direito de remoção dos produtos

contrafeitos das prateleiras e os cartazes de propaganda.

Explicita-se que o art. 273 do CPC é capaz de distribuir o ônus do tempo do processo,

seja possibilitando a realização de tutela jurisdicional pautada na urgência, seja pautado no direito

evidente.

Destacando a ideia de tutela da evidência, é fundamental mencionar a lição de Luiz Fux,

afirmando que “sob o prisma processual, é evidente o direito cuja prova dos fatos sobre os quais incide

revela-os incontestáveis ou ao menos impassíveis de contestação séria”.141

Portanto, tendo em vista o espaço reversado à antecipação da tutela generalizada no art.

273 do CPC, acomodam-se:

(i) tutela de urgência satisfativa interinal: antecipação da tutela fundada contra o perigo

(relacionado ao ato ilícito ou relacionado ao dano);

(ii) tutela da evidência: antecipação da tutela fundada em abuso de direito de defesa e

antecipação da tutela fundada em parte incontroversa da demanda.

3.2.4 Fungibilidade: elemento integrativo da tutela de urgência

Fundando-se nas similitudes existentes entre a tutela de urgência cautelar e tutela de

urgência satisfativa, como a finalidade – proteção de direito ou situação jurídica que exige tutela

jurisdicional urgente – e com a distribuição do ônus do tempo no processo e os efeitos que este tempo

ocasiona, podemos afirmar que atualmente existe um regime único de tutela de urgência, mesmo que

os dispositivos que disciplinam cada uma dessas modalidades de tutela diferenciada encontram-se

pulverizados no Código de Processo Civil.

Outro elemento importante que nos permite sustentar um regime único de tutela de

urgência é a existência expressa no art. 273, § 7º, do CPC, que permite a fungibilidade entre as

espécies de tutelas de urgência: cautelar e satisfativa. São aptas a se submeterem a este mecanismo as

técnicas processuais que apresentam características semelhantes, mas que encontram-se em uma zona

141

“Os fatos, como sabido, são levados ao juiz através de prova, razão pela qual, quando se fala em direito

evidente, diz-se direito evidenciado ao juízo através das provas. Esse caráter é um misto de atributo material e

processual. Sob o ângulo civil, o direito evidente é aquele que se projeta no âmbito do sujeito de direito que

postula. Sob o prisma processual, é evidente o direito cuja prova dos fatos sobre os quais incide revela-os

incontestáveis ou ao menos impassíveis de contestação séria.” FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da

evidência. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 311.

69 cinzenta

142 (aspecto essencial para na aplicação do princípio da fungibilidade). Observado o princípio

da instrumentalidade do processo, afastam-se peculiaridades formais da técnica no intuito de

concretizar a finalidade do processo, em viabilizar uma tutela jurisdicional efetiva.

A dúvida existente na aplicação entre uma tutela de urgência cautelar ou uma tutela de

urgência satisfativa é importante na medida que exige da doutrina e da jurisprudência a caracterização

aperfeiçoada e a fixação de critérios objetivos para a realização daquelas medidas, assim contribui para

o aprimoramento do sistema jurídico, ainda mais tendo em vista que a própria legislação

expressamente143

aponta uma válvula de escape, permitindo expressamente a fungibilidade.

Assim esclarece Teresa Arruda Alvim Wambier, ao lecionar que:

dúvidas são desejáveis e salutares como caracterizadores de um estágio para chegar

à certeza, e não como fonte de insuportável insegurança e às vezes causa de integral

insucesso da verdadeira função do processo, fundamentalmente instrumental, que é a

de dar direitos a quem os têm e não a de inventar direitos a que não os tenha ou de

retirá-los das mãos de seus titulares.144

Talamini, observando que para a concessão da tutela de urgência, o direito positivo indica

vias diferentes (tendo em vista que no Código de Processo Civil as medidas conservativas “cautelares”

e as satisfativas “antecipação da tutela” têm procedimentos diversos para sua obtenção), surge um

problema prático pois entres estas medidas existe uma “zona cinzenta”, acarretando dúvida objetiva145

quanto ao manejo de um ou outro procedimento e solicitação da tutela jurisdicional. Entende que a

fungibilidade entre o pleito e concessão da tutela de urgência se aplica restritivamente aos casos “de

dúvida objetiva acerca da natureza da medida”, e “de extrema urgência na concessão da providência

142

“De acordo com Teresa Arruda Alvim Wambier, o pressuposto para a incidência do princípio da

fungibilidade é a existência de uma zona cinzenta, significando “a existência de opiniões divergentes

manifestadas no plano doutrinário e jurisprudencial conflitante no país, (...) sobre qual seja o veículo correto para

formular determinado pedido ou pretensão perante o Poder Judiciário.” WABIER, Teresa Arruda Alvim. O

óbivio que não se vê: a nova forma do princípio da fungibilidade. In Princípios e temas gerais do processo civil

(Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1) Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier

(organizadores). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 319. 143

“O art. 273, § 7.º, consagra, agora expressamente, regra que, pensamos, já existia mesmo antes de constar

expressamente na lei.” WABIER, Teresa Arruda Alvim. O princípio da fungibilidade sob a ótica da função

instrumental do processo. In Princípios e temas gerais do processo civil (Coleção doutrinas essenciais: processo

civil; v. 1) Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier (organizadores). São Paulo: Editora Revista

dos Tribunais, 2011. p. 255. 144

WABIER, Teresa Arruda Alvim. O princípio da fungibilidade sob a ótica da função instrumental do processo.

In Princípios e temas gerais do processo civil (Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1) Luiz Rodrigues

Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier (organizadores). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p.

294. 145

Pode-se afirmar que existe dúvida objetiva quando, pela inexatidão da lei ao tratar as espécies de tutela de urgência, o jurisdicionado não identifica com exatidão no texto normativo qual caminho tomar para alcançar a tutela jurisdicional adequada ao caso, e, existindo esta inexatidão na legislação, ainda se identifique dúvida doutrinária e jurisprudencial quanto a diferenciação entre essas tutelas de urgência e sua aplicação.

70 para afastar o dano grave”, e advertindo o risco de se fazer tábula rasa a disciplina positiva, noutras

palavras, destacando o cuidado no emprego da fungibilidade.146

Examinando o referido dispositivo, Mitidiero conclui que o mesmo possibilita a

intertrocabilidade plena, em suas palavras, “pouco importa se a parte pediu antecipadamente tutela

satisfativa quando era o caso de tutela cautelar ou se formulou pedido de tutela cautelar quando seria

o caso de requerer tutela satisfativa”, justificando este entendimento pois “o que interessa para a sua

aplicação é que a parte alegue e prove os requisitos próprios à tutela adequada para proteção de sua

esfera jurídica.”147

Ao examinar este dispositivo, Malachini (2010) afirma que a fungibilidade proposta, de

acordo com a letra da lei, somente poderá ocorrer de tutela antecipatória para medida cautelar, mas

indica que a doutrina entende que esta norma abrange a fungibilidade entre ambas as tutelas,

antecipatória e cautelar.

No entanto, como poderia haver uma interpretação neste sentido se o legislador

categoricamente dispôs somente acerca daquela primeira possibilidade?

Sabe-se que a tutela antecipatória deverá ser requerida na ação proposta, inclusa na

petição inicial ou em simples petição no curso processual, ao passo que a tutela cautelar deverá ser

requerida por ação própria, instaurando um processo à parte, apensado aos autos do processo principal,

mesmo nos casos em que a medida cautelar é requeria incidentalmente. Nesta linha não haveria como

supor a fungibilidade entre o pedido de tutela cautelar para o de tutela antecipatória, pois aquela

deveria ser proposta em petição inicial e formação de processo separado do processo principal.

No entanto, a possibilidade do pedido de medida cautelar incidente, que poderá ser

requerido tanto em petição inicial quanto em simples petição no curso do processo referente à ação

principal. Assim, possibilita-se que esta medida cautelar incidental solicitada no processo de cognição

iniciado, por simples petição, deixando em aberto a via da fungibilidade da tutela cautelar para a tutela

antecipatória, caso seja necessária.

A interpretação literal do dispositivo limitaria a sua finalidade de conceder tutela

jurisdicional de urgência adequadas a quem tem direito, limitando, consequentemente, o caráter

instrumental do processo e a concretização do princípio da efetividade.

Malachini faz alusão ainda a outro problema de redação deste dispositivo, referindo-se ao

“necessário equívoco” da parte em requerer uma tutela jurisdicional ao passo que outra seria a

cabível, ou seja, “segundo esta interpretação, o equívoco, o engano, o erro do autor seria elemento

146

TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2001. p. 367 e 368. 147

MITIDIERO, Daniel. Antecipação da tutela: da tutela cautelar à técnica antecipatória. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2013. p. 164.

71 essencial do tipo previsto na disposição legal”

148. Considera ser de alto grau de dificuldade a aferição,

por parte do juiz, se houve ou não equívoco da parte ao requerer uma tutela pela outra, dando realce a

quais critérios o juiz poderia adotar para ter convicção que foi realmente um erro ou a parte agiu

disfarçadamente, buscando medida cautelar em sede de antecipação de tutela simplesmente para

sobrepor a necessidade de não submeter-se aos procedimentos mais dilatados que detém uma ação

cautelar.

O referido autor entende que este erro redacional não pode ser solucionado pela simples

constatação de dúvida objetiva ou não, pois a expressão é contraditória ao passo que qualquer dúvida é

subjetiva. Afirma que na letra deste dispositivo “quer-se aludir, na verdade, à referida ‘zona cinzenta’,

àquelas providências sobre as quais se fica efetivamente, em dúvida, se devem ser consideradas casos

de antecipação de tutela ou de medidas cautelares”.149

Sustentando a convivência harmônica entre tutela de urgência cautelar e tutela de

urgência satisfativa, Mirna Cianci e Rita Quartieri afirmam que “evoluiu o sistema de fungibilidade,

instaurada pelo § 7º do art. 273 ao permitir que a pretensão, seja acautelar, seja antecipatória, possa ser

recebida e, coincidentes os requisitos, sofra a adaptação à sua natureza.”150

Neste raciocínio, afirmam as autoras supracitadas que a fungibilidade é elemento que

fundamenta este tratamento unificado. Escrevem que “esse é o passo mais importante na direção do

tratamento unificado das tutelas de urgência e na sua sistematização, respeitada a adequação e terreno

de atividade de cada uma dessas medidas.”151

Entendemos que atualmente existe um regime único disciplinador da tutela de urgência

(com reserva um espaço para a tutela da evidência). Contudo, a pulverização dos respectivos

dispositivos disciplinadores dessas tutelas diferenciadas no CPC acarreta alguns equívocos,

principalmente na aplicação cotidiana do direito, mas com criatividade no manejo da lei, doutrina e

jurisprudência se tem encontrado soluções razoáveis na aplicação da tutela de urgência e das técnicas

processuais a esta inerente.

3.2.5 A ideia de unificar o regime da tutela de urgência e tutela da evidência

148

MALACHINI, Edson Ribas. A Fungibilidade das Tutelas Antecipatória e Cautelar (CPC, art. 273, § 7º). In: ARMELIN, Donaldo. (coord.) Tutelas de urgência e Cautelares: estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 417. 149

MALACHINI, Edson Ribas. A Fungibilidade das Tutelas Antecipatória e Cautelar (CPC, art. 273, § 7º). In: ARMELIN, Donaldo. (coord.) Tutelas de urgência e Cautelares: estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 150

CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita. Unificação do regime das tutelas de urgência. In CIANCI, Mirna;

QUARTIERI, Rita de Cássia Rocha Conte; MOURÃO, Luiz Eduardo; GIANNICO, Ana Paula Chiovitti.

(coordenadores). Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin.

São Paulo: Saraiva, 2009. p. 605. 151

CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita. Unificação do regime das tutelas de urgência. In CIANCI, Mirna;

QUARTIERI, Rita de Cássia Rocha Conte; MOURÃO, Luiz Eduardo; GIANNICO, Ana Paula Chiovitti.

(coordenadores). Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin.

São Paulo: Saraiva, 2009. p. 606.

72

A partir das considerações apresentadas, podemos concluir que existe um microssistema

de tutela de urgência Código de Processo Civil em vigor, mesmo que os dispositivos relacionados

àquele não se encontrem topologicamente unificados. A classificação que agora descrevemos

demonstra-se útil quando caso aplicada aos litígios que envolvam direito de marca, como

verificaremos mais à frente.

Esta sistematização coincide com a ideia proposta no Anteprojeto de Novo Código Civil,

assim como nas versões debatidas e apresentadas no Senado Federal e na Câmara de Deputados.

Considerando algumas alterações no texto e quanto às terminologias jurídicas utilizadas, podemos

concluir que a ideia de unificar a disciplina da tutela de urgência e tutela da evidência se mantém,

com possibilidade se ser esta a estrutura adotada na legislação processual futura.

Assim, considerar-se a “tutela de urgência”152

, fundada contra o perigo, sendo:

152

A proposta estrutural sustentada pela Comissão de Juristas responsável por elaborar o Anteprojeto de Novo

Código de Processo Civil, mantida no Senado federal e na Câmara de Deputados é a mais adequada, veja-se: (i)

tutela de urgência (cautelar ou satisfativa); e (ii) tutela da evidência.

Nas disposições gerais percebe-se o cuidado de deixar explícito que a tutela de urgência e a tutela da evidência,

mesmo presentes em um regime unificado, não se confundem, além de deixar incontroverso a possibilidade de

requere medidas de natureza cautelar ou satisfativa em momento antecedente ao processo ou incidentalmente;

assim dispõe o PLS nº 166/2010:

Art. 277. A tutela de urgência e a tutela da evidência podem ser requeridas antes ou no curso do procedimento,

sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfativa.

Na versão aprovada no Senado Federal, referente ao PL nº 8046/2010, contribuiu-se com a inclusão de dois

parágrafos nos quais se diferencia medidas satisfativas e medidas cautelares. Veja-se:

Art. 269. A tutela de urgência e a tutela da evidência podem ser requeridas antes ou no curso do processo,

sejam essas medidas de natureza satisfativa ou cautelar.

§ 1º São medidas satisfativas as que visam a antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela

pretendida.

§ 2º São medidas cautelares as que visam a afastar riscos e assegurar o resultado útil do processo.

No texto apresentado no Relatório de Atividades da Comissão Especial à Câmara de Deputados, também

ocorreram modificações que, fora o equívoco da terminologia, como já sustentamos, manteve-se as linhas dos

textos anteriormente aprovados na outra casa legislativa.

Art. 276. A tutela antecipada pode:

I – ser satisfativa ou cautelar;

II – ser concedida em caráter antecedente ou incidental;

III - fundamentar-se em urgência ou em evidência.

Notamos que a primeira seção traz o regramento comum às tutela de urgência e tutela da evidência,

especificamente: i) finalidade; ii) interinidade das tutelas de urgência; iii) o caráter provisório do provimento

urgente ou evidente; iv) as técnica processuais de efetivação; v) a importância e exigência expressa de

fundamentação da decisão que concede, nega ou modifica a tutela de urgência ou a titela da evidência; vi) a

competência para apreciação e a tramitação dessas tendo em vista a ordem de processos; vii) meio de

impugnação manejável.

O art. 270 do PL nº 8046/2010 aprovado no Senado Federal, que manteve na íntegra a redação apresentada pelo

art. 278 do PLS nº 166/201, pode ser identificado respectivamente com os arts. 798 e 805 do CPC em vigor, o

que nos leva à conclusão que foi ampliado o tradicional poder geral de cautela, a um poder geral de urgência e

evidência. A ampliação deste poder, que é redigido nos moldes de uma cláusula geral, exigirá uma delimitação e

adequação por parte da doutrina e da jurisprudência; assim propõe:

Art. 270. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas quando houver fundado receio de que

uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

Parágrafo único. A medida de urgência poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das

partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e

suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente.

73

(i) tutela de urgência “cautelar”;

(ii) tutela de urgência “satisfativa.”

A tutela de evidência figuraria como gênero autônomo, que comportaria técnicas que tem

como fundamento o direito evidente e a distribuição do ônus do tempo no processo, nos casos em que

(i) ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do

requerido, (ii) um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, caso em

que a solução será definitiva, (iii) a inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito

alegado pelo autor a que o réu não oponha prova inequívoca; ou (iv) a matéria for unicamente de

direito e houver jurisprudência firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.

3.2.6 Ato ilícito e dano: tutela inibitória, tutela de remoção do ilícito e tutela ressarcitória

A construção de uma tutela jurisdicional efetiva se alia à existência de técnicas

processuais idôneas a ensejar esta proteção. Reconhecer os aspectos diferenciadores de um direito –

suas características e o ambiente no qual ocorre seu tráfego jurídico/econômico/social – direito frente

ao ordenamento jurídico demonstra uma sensibilidade quanto à realidade no qual o mesmo integra.

Neste contexto, para que haja uma real proteção do direito de propriedade intelectual – em destaque

aqueles relativos às marcas e signos distintivos –, as técnicas processuais apresentadas devem

viabilizar efetividade.

Quanto ao tema, parece que na versão proposta no relatório apresentado à Câmara de Deputados ocorreu a

diminuição deste poder geral, resumindo-se a medidas cautelares. Esta foi uma alteração importante pois assim

limita-se o atuar do juiz somente ao manejo, caso seja necessário, da utilização de medidas que preservem os

efeitos úteis das tutelas definitivas, não possibilitando a concessão de ofício de tutelas de urgência satisfativas ou

tutelas de evidência.

Art. 283. Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz, incidentalmente, poderá conceder

tutela antecipada cautelar de ofício.

Em seguida, os arts. 271 e 273 do PL nº 8046/2010, aprovados no Senado Fedearl, mantendo as linhas do PLS nº

166/2010, utilizam boa parte da disciplina do art. 273 do CPC em vigor, referente à antecipação de tutela. Desta

forma, expande-se a boa dicção do texto legal rerente à técnica de antecipação de tutela do CPC em vigor, à

tutela cautelar e à tutela da evidência do CPC projetado. Indica-se, ainda, para solucionar controvérsias, o meio

de impugnação cabível da decisão em sede dessas tutelas diferenciadas.

Art. 271. Na decisão que conceder ou negar a tutela de urgência e a tutela da evidência, o juiz indicará, de

modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.

Parágrafo único. A decisão será impugnável por agravo de instrumento.

Art. 273. A efetivação da medida observará, no que couber, o parâmetro operativo do cumprimento da sentença

definitivo ou provisório, no que couber.

Na versão apresentada à Câmara de Deputados, transferiu-se a inteligência do art. 273 do PL nº. 8046/2010, para

o art. 279, parágrafo único, do relatório; o art. 271, do PL nº. 8046/2010 manteve-se quase que intacto, agora

figurando no art. 280 do relatório:

Art. 280. Na decisão que conceder ou negar a tutela antecipada, o juiz justificará, de modo claro e preciso, as

razões de seu convencimento.

Parágrafo único. A decisão será impugnável por agravo.

Na versão aparentada à Câmara de Deputados à uma visível redução do número de dispositivos que tratam das

disposições comuns entre as tutela de urgência e as tutela da evidência. Como a proposta deste ensaio é analisa o

regime único entre estas tutelas diferenciadas e por não existir nenhuma outra alteração substancial, nos

restringiremos à análise até o art. 281 do relatório, que nessa versão encerra as disposições comuns.

74

Como sustentamos, por certo tempo estas considerações não eram atendidas, o que levava

à não proteção integral dos direitos de marcar. Ora, os mecanismos processuais postos à disposição

não se constituíam idôneos para esse feito e, por consequência, ocorria o manejo equivocado (mas à

realidade criativo e útil) de técnicas processuais na tentativa de alcançar a efetiva proteção .

Utilizavam-se técnicas cominatórias, assecuratória, entre outras, mas que não traziam a proteção

integral almejada via atividade jurisdicional.

As aspirações de um processo apto a tutelar direitos e situações jurídicas diferenciadas,

como os relacionados às marcas (assim como à concorrência), constituem uma tendência de

aproximação do processo à realidade econômica e social. É uma discussão global e suas disposições

neste sentido podem ser encontradas em alguns pactos e acordos internacionais, como a exemplo do

TRIPS153

que, além das várias implicações referentes a propriedade intelectual, assinalou a

necessidade de procedimentos idôneos a proteger esses direitos.

Observa-se que o acordo TRIPS impele que o Brasil assegure em sua legislação:

procedimentos para a aplicação de normas de proteção (...), de forma a permitir uma

ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos

(...), inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que

constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores.

Dentre os “remédios expeditos” processuais manejáveis para a proteção do direito de

propriedade intelectual têm-se: as tutelas jurisdicionais autônomas contra o ato ilícito, como a

inibitória do ilícito e a de remoção do ilícito, podendo aplicá-las conjuntamente com a ressarcitória, as

tutelas interinais de urgência, de caráter assecuratório ou satisfativo, como são as cautelares e as

antecipatórias.

Com o intuito de obstar a prática de atos contrários ao direito de marca se utiliza a tutela

inibitória. É enquadramento exato, pois esta tutela jurisdicional se dirige contra o ilícito, prescindindo

tanto à prática do ilícito, quanto ao dano que este pode causar contra o direito de marca.

No acordo TRIPS, a tutela inibitória configuraria como remédio expedito destinado a

prevenir infrações. Isto porque, como afirma Pereira, esta modalidade de tutela é eminentemente

preventiva, vocacionada a proteger estes direitos, além de prescindir a existência ou não de dano,

independendo de culpa para o deferimento.154

Configura, ainda, como tutela jurisdicional contra o ilícito a tutela de remoção do ilícito.

Quando se trabalham os direitos de marca, esta espécie de tutela se mostra eficaz na medida em que

remove situações de ilícito, independentemente deste ter ocasionado danos ou não.

153

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ou Acordo sobre Aspectos dos

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) de 1994. 154

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. ps. 96 – 101.

75

Em referência ao acordo TRIPS, a tutela de remoção do ilícito figura como remédio de

dissuasão contra infrações ulteriores. Trabalhando esta modalidade de tutela, Pereira destaca sua

vocação de remover situações que configurem ilicitude, justificando-se pela existência do ilícito e a

necessidade de retirado do mesmo do plano real.155

Percebemos que a distinção entre essas técnicas é eminentemente funcional, sendo uma

aproveitada para inibir o ato ilícito e a outra para remover o ato ilícito, ambas prevenindo a posterior

ocorrência do dano contra o direito de propriedade industrial.156

A tutela ressarcitória também se constitui hábil a proteger os direitos relacionados às

marcas, pois essa é aplicável nos casos de ocorrência do dano. Portanto, buscando-se a compensação

(a exemplo da indenização por perdas e danos) do ato lesivo ao direito que, em muitos casos, repercute

efeitos concretos contra a integridade distintiva da marca frente ao mercado consumidor, assim como

causa impacto econômico negativo.

Como destacado, estas espécies de tutela jurisdicional – de inibição, de remoção e de

ressarcimento – podem ser utilizadas cumulativamente, o que majora a sua efetividade em face do

caso concreto.

Quanto às tutelas de urgência – cautelar e tutela antecipatória –, essas se constituem, na

ótica do acordo TRIPS, como procedimentos para a aplicação de normas de proteção, servindo como

mecanismos de apoio àquelas tutelas autônomas.

Diferentemente da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito, as tutelas cautelares e

antecipatórias estão relacionadas com uma tutela final. Portanto estas tutelas, “podem ser ditas

interinais de urgência, no sentido de que não aspiram assumir a posição de ‘tutela definitiva’ e, assim,

a característica de autonomia ou de independência em relação a outra forma tutela.”157

As tutelas cautelares almejam a garantia e eficácia da tutela do direito. São indispensáveis

à tutela dos direitos de marca, pois, em diversas situações, esses carecem de proteção processual que

evite a perda do objeto da demanda ou a frutuosidade da tutela que será concedida ao final.

Neste sentido, Marcelo Junqueira Inglez de Souza entende que as tutelas cautelares

mostram-se essenciais, pois garantem a eficácia do exercício destes direitos, configurando-se como

proteção processual adequada.158

155

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei

9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. ps. 96 – 101. 156

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei

9.279/1996. Coleção Temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p.

217. 157

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, vol. 4: Processo Cautelar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 87. 158

SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. Tutelas de Urgência na Propriedade Industrial: as Medidas Cautelares. In, ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2009. ps. 367 – 368.

76

Com este fulcro, a garantia do direito por meio da tutela cautelar se mostra possível por

diversas alternativas quanto a sua utilização – adaptabilidade. A escolha adequada e estratégica

corresponde à necessidade vislumbrada no caso concreto. Detectam-se estas modalidades de medidas

cautelares em diversas esferas, como no TRIPS, na legislação nacional especializada e no próprio

Código de Processo Civil.

A antecipação de tutela é utilizada para evitar a ocorrência dos efeitos negativos

consequentes do ônus temporal do processo, fundando-se contra o perigo ou nos caos de direito

evidente, podendo ser manejada em inúmeras situações – também se identifica a característica de

adaptabilidade.

Na concepção de José Mauro Decossau Machado, a antecipação de tutela figura como

técnica processual capaz, de obstar os efeitos prejudiciais do tempo, configurando-se como divisor do

ônus temporal do processo, uma vez que, principalmente em face de interesses que envolvam

propriedade intelectual – dentre esses os relacionados à marca e à concorrência –, tais efeitos

constituem irreparáveis ou de difícil reparação.159

Evidencia-se, assim, a exigência de uma tutela que se volte contra o ato ilícito (e que isso

ocorra imediatamente), e, somente se o ato ilícito ocasionou dano, que se volte também contra o dano.

Na perspectiva das relações envolvendo direitos de marca, concorrência, existência ou

não de contrafação, ou mesmo nos casos que se almeja a nulidade de determinado registro de marca,

ter uma tutela jurisdicional cujo objeto seja o dano acarreta somente a obrigação de ressarcir, deixando

todas as situações que envolvam o ato ilícito desprotegidas.

Portanto, o dano nem sempre é consequência do ato ilícito, assim como o ato ilícito não

tem como consequência necessária o dano. Enquanto o dano é elemento fundamental para a obrigação

de ressarcir, o ato ilícito se torna elemento para o surgimento da obrigação de fazer e não fazer.

Pereira adverte que existe, em algumas situações envolvendo essas modalidades de tutela

jurisdicional, uma zona de penumbra que “decorre fundamentalmente da impossibilidade de se

‘separar’, cronologicamente, o ilícito do dano. Essa eventual sobreposição entre ilícito w dano, embora

não os confunda, produz sobreposição também de tutela.”160

Na prática, com vista nos direitos de marca, determinar tutela jurisdicional contra o ato

ilícito e tutela jurisdicional contra o dano viabiliza uma proteção mais efetiva, pois ao compreendê-las

159

MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipação de Tutela na Propriedade Industrial. In: ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 283. O autor trabalha este tema com mais profundidade na obra Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 99. 160

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei

9.279/1996. Coleção Temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p.

225.

77 de forma autônoma, cada uma dessas detêm um objeto diferente (ato ilícito ou dano), o que possibilita

a sua adaptação a diversas situações e especificidades fáticas.

Pensar em tutela jurisdicional efetivamente protetiva de um direito fundamental, é pensar

em manter o “status quo de direito protegido em sua integridade”: (i) se existe a possibilidade da

prática de um ato ilícito, ou a possibilidade da continuação de sua prática, para manter o “status de

proteção”, importa utilizar a tutela inibitória; (ii) se ocorrido a prática do ato ilícito, para se

estabelecer o “status de proteção”, vale manejar a tutela de remoção do ilícito, para a cessação desta

prática; e (iii) se ocorrido o dano, não necessariamente se alcançará o reestabelecimento integral do

“status de proteção”, mas se compensará o detentor do direito via tutela ressarcitória.161

É salutar destacar para as tutelas contra o ilícito os aspectos referentes à culpa ou ao dolo

na prática do ato não são fundamentais para a sua concessão, tendo em vista que o que se almeja é

impedir a prática do ato ilícito ou eliminar o ilícito. A verificação desses esses elementos se relaciona

à tutela contra o dano (ressarcitória por equivalente ou ressarcitória na forma específica), na qual o

ofendido deve provar a responsabilidade daquele ao qual o dano é imputado. 162

Todos estes aspectos nos permitem adotar nesse estudo a classificação sustentada por

Marinoni, como a mais útil para elabora um raciocínio que possibilite a efetiva tutela jurisdicional do

direito de marca. Fundada no critério considerando o elemento “ato ilícito” ou considerando o

elemento “dano”, sendo viabilizada no art. 461 do CPC, possibilita-se a concessão de tutela específica

da obrigação ou resultado prático equivalente. Assim, com a imposição de fazer ou não fazer, a tutela

161

“Imaginou-se, por muito tempo que a lei, por obrigar quem comete um dano a indenizar, não diferenciasse

ilícito de dano, ou melhor, considerasse o dano como elemento essencial e necessário da fattispecie constitutiva

do ilícito. Entretanto, o dano não é consequência necessária do ato ilícito. O dano é requisito indispensável para

o surgimento da obrigação de ressarcir, mas não para a constituição do ilícito. É óbvio que o dano não pode estar

entre os pressupostos da inibitória. Sendo a inibitória uma tutela voltada para o futuro e genuinamente

preventiva, é evidente que o dano não lhe diz respeito. Na realidade, se o dano não é elemento constitutivo do

ilícito, podendo este último existir independente do primeiro, não há razão para não se admitir uma tutela que

leve em consideração apenas o ilícito, deixando de lado o dano. Da mesma forma que se pode pedir a cessação

de um ato ilícito sem aludir ao dano, é possível requerer que um ilícito não seja praticado sem a demonstração de

um dano futuro. “A tutela inibitória não pune quem pode praticar o ilícito, mas apenas impede que o ilícito seja

praticado. Se alguém, ainda que sem culpa, está na iminência de praticar um ilícito, é cabível ação inibitória. (...)

Deixando claro que a tutela inibitória visa eliminar o ilícito, e assim não tem relação com o dano, esclarece-se,

igualmente, que esse tipo de tutela, à semelhança da tutela inibitória, não tem entre os seus pressupostos a culpa

ou o dolo. Consoante Cezare Salvi, a tutela ressarcitória (seja pelo equivalente ou na forma específica) pressupõe

que o ofendido prove a responsabilidade do sujeito ao qual o dano é imputado (a não ser, obviamente, nos casos

de responsabilidade sem culpa), o que não acontece no outro âmbito de tutela, em que está presente a tutela que

visa a eliminar o ilícito.” MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 46. 162

“A tutela inibitória não pune quem pode praticar o ilícito, mas apenas impede que o ilícito seja praticado. Se

alguém, ainda que sem culpa, está na iminência de praticar um ilícito, é cabível ação inibitória. (...) Deixando

claro que a tutela inibitória visa eliminar o ilícito, e assim não tem relação com o dano, esclarece-se, igualmente,

que esse tipo de tutela, à semelhança da tutela inibitória, não tem entre os seus pressupostos a culpa ou o dolo.

Consoante Cezare Salvi, a tutela ressarcitória (seja pelo equivalente ou na forma específica) pressupõe que o

ofendido prove a responsabilidade do sujeito ao qual o dano é imputado (a não ser, obviamente, nos casos de

responsabilidade sem culpa), o que não acontece no outro âmbito de tutela, em que está presente a tutela que visa

a eliminar o ilícito.” MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 48 e 155.

78 jurisdicional prestada torna-se sensível ao direito e ao ambiente ao qual esse direito integra,

adequando-se à situação apresentada no caso concreto.163

3.2.7 Adaptabilidade como característica essencial da tutela de urgência

A efetividade observada quando se estuda a tutela de urgência não se remete apenas à

questão da compensação dos efeitos negativos causados pelo tempo no processo – a busca pela

celeridade em uma realidade de morosidade na prestação jurisdicional – na busca de uma duração

razoável do processo.

O que se destaca na tutela de urgência – apontada como tutela diferenciada – e, assim, a

torna elemento essencial na construção de uma tutela jurisdicional efetiva, é o caráter de

adaptabilidade do instrumento processual à realidade do direito ou situação jurídica que se quer

proteger.

Afirmamos que a tutela de urgência é tutela diferenciadas pois estas são pautadas na

sensibilidade à realidade no qual o caso concreto existe e a possibilidade de flexibilização

interpretativa, a “adaptabilidade”.164

Esta adaptabilidade é um elemento importante no exercício interpretativo que

determinados textos normativos são submetidos, pois permite, partindo de uma flexibilização, a

melhor conformação da norma aplicada ao caso concreto.

Esta flexibilidade obtida a partir da adaptabilidade da tutela jurisdicional torna-se ainda

mais importante quando ambiente decisional do caso concreto é vasto em elementos fáticos – diversas

questões de fato a serem resolvidas – como ocorre nos casos que envolvem direito de marca, signos

distintivos, concorrência etc.

Por isso que disciplina processual da tutela de urgência exige essa adaptabilidade – como

elemento de flexibilidade no sistema jurídico –, sob pena de limitar o alcance protetivo da tutela

jurisdicional.

Nestes casos, a técnica legislativa emprega cláusulas gerais, conceitos vagos e

indeterminados que são verificados caso a caso, otimizando e ampliando as possibilidades de

aplicação da tutela de urgência, ao captar elementos da realidade e realizarem a proteção adequada a

determinado direito.165

163

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2006. p. 156. 164

Para aprofundamento sobre o tema tutela jurisdicional diferenciada, recomendamos: ARMELIN, Donaldo.

Tutela jurisdicional diferenciada. Doutrinas Essenciais de Direito Processual Civil. WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2011; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; CÂMARA, Bernardo Ribeiro; SOARES, Carlos Henrique. Curso de direito processual civil: fundamentação e aplicação. Belo Horizonte: Fórum, 2011. pp. 443-459. 165

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e

common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

79

Contudo, a adaptabilidade tem sua amplitude regulada na medida em que o legislador

apresenta critérios objetivos para a concessão da tutela jurisdicional, que devem ser observados

quando realizada a interpretação destas cláusulas gerais, conceitos vagos e indeterminados. Conjugado

a isto, a apresentação de critérios objetivos e sistematização pela doutrina e jurisprudência colaboram

para a estabilização na aplicação destas técnicas processuais adaptáveis.

Neste raciocínio, é importante a flexibilização do sistema jurídico, via mecanismos de

adaptabilidade, assim como um momento de debate entre doutrina e jurisprudência acerca da

aplicação de determinada norma processual. Tão importante quanto é o momento seguinte, de

estabilidade interpretativa, via objetivação dos critérios recomendados para a aplicação da tutela

jurisdicional ao caso concreto, com a determinação de pautas de conduta.

Examinando a tutela de urgência satisfativa (inciso I do art. 273 do CPC) se evidencia

alguns destes aspectos, veja-se: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca,

se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil

reparação.

Nestes dispositivos estão inseridos três conceitos vagos (ou indeterminados) que, se

identificados, possibilitam a concessão da tutela de urgência satisfativa: prova inequívoca,

verossimilhança e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisaremos mais à

frente cada um desses, mas para demonstrar a grau de indeterminação de um desses, verifica-se que o

texto ao se referir a fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação aponta, em síntese, o

perigo (periculum), sendo a tutela de urgência satisfativa fundada contra o perigo, seja: (i) perigo de

que ocorra o ato ilícito – instrumental à tutela inibitória; (ii) perigo de que, com a ocorrência do ilícito,

este continuamente ocasionando efeitos contra o direito, ou até possibilite a ocorrência de dano, caso

não seja eliminado – instrumental à tutela de remoção; e (iii) que ocorrido o dano, este continue e se

torne irreparável – instrumento da ressarcitória. Isto tudo dependerá, como se sustentou, da análise dos

elementos jurídicos e dos elementos fáticos que integram o ambiente decisional relacionado aos

direitos de marca e concorrência.

Portanto, ao se constatar a existência de um microssistema de tutela de urgência

atualmente, assim como sustentar a sua aplicabilidade para a efetiva proteção dos direitos de marca,

fez-se necessário que todos esses elementos - adaptabilidade / flexibilidade e objetivação / pauta de

conduta / estabilidade / ambiente decisional – sejam inseridos no debate apresentado neste trabalho.

Aproveitando estas considerações, pode-se limitar o objeto de estudo deste trabalho, sem

o risco de não esclarecer o porquê da escolha em analisar determinada tutela jurisdicional e sua

utilidade na proteção “efetiva” dos direitos de marca: a aplicação da tutela de urgência satisfativa

para concretizar a tutela contra o ilícito, a tutela contra o dano, assim como para possibilitar a

anulação imediata do registro de marca.

80

3.3 Tutela de urgência satisfativa na proteção dos direitos de marca

3.3.1 Tutela de urgência satisfativa: uma cláusula geral

O texto processual tem, cada vez mais, sido permeado por conceitos vagos e

indeterminados, cláusulas gerais e exigindo que, para a interpretação do texto e apresentação da norma

adequada ao caso concreto, sejam empregados os princípios jurídicos.

É que, atualmente, existe uma tendência de expansão dos poderes do juiz no que diz

respeito ao ato de decidir, noutras palavras, quanto à interpretação da lei e a sua adequação às

exigências do direito e dos elementos fáticos que integram o ambiente decisional ao qual o mesmo

integra.166

Como leciona Teresa Arruda Alvim Wambier, este fenômeno (ou aspectos) “resulta da

complexidade e da mobilidade das sociedades atuais e da pretensão de que o direito cubra ou

disciplina a vida social, sob todos os aspectos.” Sustenta, ainda, que passa a se exigir do direito “a

realização de tudo quanto dele se espera. De fato, as tarefas do juiz no Estado Social democrático

vêm-se multiplicando e vêm se tornando cada vez mais complexa a função de decidir.”167

Esta tendência alcançou o direito processual civil de maneira que, basta perceber que um

princípio que era consagrado por conceder segurança jurídica, como é o caso do princípio da

taxatividade, tem seu âmbito de aplicabilidade cada vez mais reduzido – quantos vezes doutrina e

jurisprudência já utilizou a ideia de “este é um rol meramente exemplificativo” ou “este não é um rol

taxativo”? Não que a segurança jurídica tenha sido minimizada, afinal, como sustentou a referida

autora, com a qual concordamos, cada vez mais se quer que o direito seja protegido e a vida social

seja disciplinada, ou seja, cada vez mais se almeja estabilidade. Todavia, passou-se a se entender que

esta segurança jurídica não é concretizada apenas com taxatividade, juízos de verdade ou limitação

dos poderes do juiz.

Ao contrário, cláusulas gerais cada vez mais são utilizadas e, com a sua aplicação, a

adequação da tutela jurisdicional ao caso concreto viabiliza a efetiva proteção dos direitos. A suposta

segurança obtida nos juízos de verdade (pois sobre o qual se pensava que a verdade vem com a

cognição exauriente) ainda tem espaço, mas se direcionou atenção aos juízos de verossimilhança (pois

com sumariedade é possível se conceder tutela jurisdicional urgente e proteger o direito

166

“Sente-se, no mundo contemporâneo ocidental, uma tendência que aponta para o incremento dos poderes do

juiz, tanto no que diz respeito à sua conduta no processo quanto no que tange a interpretação da lei. WAMBIER,

Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única solução? In MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;

MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords.) São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2014. p. 1225. 167

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única solução? In MENDES, Aluisio Gonçalves

de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords.) São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2014. p. 1225 e 1226.

81 imediatamente). E as limitações dos poderes do juiz têm sido flexibilizadas, principalmente quanto à

atividade interpretativa, submetida a controle jurisdicional e outros aspectos que garantem, ou pelo

menos se apresentam como garantidores de uma atividade jurisdicional efetiva.168

Assim, a segurança jurídica também pode existe se ocorrer uma abertura e flexibilização

do direito, com a estabilidade jurisprudencial e o aprimoramento da atividade interpretativa do juiz.

Constatando isso, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma que “as cláusulas gerais são

sintoma de que o direito contemporâneo tende a ser aberto e flexível. Um direito que tenha estas

feições pretende abranger a realidade que há hoje e a que está por vir.”

Entendemos que exista uma cláusula geral da tutela de urgência satisfativa, disciplinada

no art. 273 do CPC, nos casos em que a antecipação se fundamenta contra o perigo.

As cláusulas gerais se utilizam conceitos vagos, mais têm vocação mais ampla que esses

conceitos. Isto porque “as cláusulas gerais incorporam princípios, diretrizes e máximas de conduta

originalmente estranha ao corpus codificado’ e a atividade de concentração destas normas acaba

resultando na constante formulação de novas normas”.169

Neste raciocínio a referida cláusula geral da tutela de urgência cautelar apresenta três

conceitos vagos – “prova inequívoca”, “verossimilhança da alegação” e “fundado receio” – e

encampa, destacadamente, o “princípio da efetividade”.

Quanto ao princípio da efetividade, já nos ocupamos em apontar algumas noções e sua

consagração no direito processual civil, a nível de princípio constitucional (item 1.5.1).

A tutela de urgência satisfativa (antecipação da tutela fundada no perido) detém, como

pressupostos necessários para seu deferimento a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação,

conceitos com evidente grau de indeterminabilidade.170

168

“Hoje se considera que o direito não é um sistema impecável e irrepreensivamente lógico. Fala-se muito mais

em racionalidade. O que de mais marcante existe no direito dos nossos tempos é uma série de noções-chaves,

que desempenham um papel fundamental no que diz respeito à argumentação e à discussão de problemas

jurídicos. Estes topoi (= noções-chaves) se exteriorizam justamente por meio de conceitos vagos, presentes nos

princípios jurídicos, nas cláusulas gerais, que assumem determinados significados em função dos problemas a

serem solucionados.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única solução? In MENDES,

Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords.) São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 1226. 169

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 162. 170

Noutra perspectiva, sob a ótica da antecipação da tutela, a prova inequívoa e a verosimilhança da alegação

são considerados pressupostos sempre correntes que, para a concessão da medida, devem se aliar a um dos

pressupostos complementares: (i) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) abuso do direito

de defesa ou propósito protelatório; (iii) pedido incontroverso. Na primeira hipótese há a antecipação por

segurança no curso do processo, buscando-se evitar o perecimento do objeto processual ou a incidência de danos

sobre o direito afirmado. Aplica-se a segunda hipótese com o intuito de concretiza a devida prestação

jurisdicional, punindo as situações que obstam o fluxo processual, e que acarretam restrições à celeridade. E a

terceira hipótese realiza a denominada tutela dos direitos evidentes, prezando pela pronta efetivação dos direitos

não mais controvertidos no processo, possibilitando desde logo a fruição deste por aquele que tem direito.

Contudo, para fins de configuração daquilo que identificarmos como tutela de urgência satisfativa, fazem-se

necessários somente a prova inequívoca e a verossimilhança, relacionadas com o fundado receio de dano

irreparável ou de difícil reparação; as demais hipóteses podem ser enquadradas como espécies de tutela da

82

Aponta o caput do art. 273 do CPC que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar

os efeitos da tutela pretendida, total ou parcialmente desde que exista “prova inequívoca”, se

convença da “verossimilhança da alegação.”

Contudo, para a concessão da tutela de urgência satisfativa, identificamos como

pressupostos tanto a prova inequívoca como a verossimilhança, e concorrentemente somente o

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A prova inequívoca e a verossimilhança são conceitos vagos171

, todavia a identificação da

manifestação desta na situação é controvertida, haja vista a dificuldade definir os limites dos conceitos

de convicção, de verossimilhança e de sua demonstração pelas partes.

Quanto a prova inequívoca para a concessão da tutela de urgência satisfativa, entendemos

que o arsenal probatório deve estar constituído de uma robustez suficiente para convencer o juiz da

importância de uma proteção urgente a determinado direito172

. Quando envolvidos direitos de

propriedade industrial tal assertiva torna-se ainda mais cogente se refletirmos sobre os impactos

econômicos que tais decisões acarretam.

Scarpinella Bueno define prova inequívoca como um instrumento contundente e que

agiliza a ampliação da margem de segurança necessária para que o juízo indique a existência ou não

do fato descrito pela parte. Afirma ainda que “o que interessa, pois, é que o adjetivo ‘inequívoca’ traga

segurança suficiente para o magistrado decidir sobre os fatos que lhe são apresentados.”173

No entanto, a expressão prova inequívoca oferece a idéia da existência de uma prova de

caráter absoluto ou inflexível, e conseqüentemente a formação de um juízo de verdade. Esta não é a

interpretação adequada para a expressão, mesmo porque esta expressão deve ser interpretada

paralelamente à idéia de verossimilhança174

.

Afirma João Batista Lopes que “o cotejo entre prova inequívoca e verossimilhança da

alegação leva a conclusão de que , para a obtenção da tutela antecipada, é suficiente a prova segura

dos fatos, de que exsurja a probabilidade do direito pretendido.”175

evidência. Conferir em: ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.

77 e 78. 171

Conferir em ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Da liberdade do juiz na concessão de liminares e a

tutela antecipatória. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. (Org.). Aspectos Polêmicos da Antecipação de

Tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. pp. 530 a 535. 172

Marinoni afirma que “a prova existe para convencer o juiz, de modo que chega a ser absurdo identificar prova

como convencimento, como se pudesse existir prova de verossimilhança ou prova de verdade.”172

MARONINI,

Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 167. O

objetivo da produção de prova pela parte é convencer o juiz da existência de seu direito, estabelecendo um liame

lógico-jurídico entre a prova apresentada e o direito afirmado. 173

BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 37. 174

João Batista Lopes ressalta que “é curioso notar que o próprio legislador, preocupado com as conseqüências

da expressão ‘prova inequívoca’, cuidou de abrandá-la, logo a seguir, ao aludir à verossimilhança da alegação.”

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2009. p. 95. 175

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2009. p. 95.

83

Já a verossimilhança, na compreensão de Athos Gusmão Carneiro, não se limita à

cognição fundada em fumus boni iuris e não alcança ou extrapola a evidência indiscutível. Isto porque

“o ‘juízo de verossimilhança’, supõe não apenas a constatação pelo juiz relativamente à matéria de

fato exposta pelos demandantes, como igualmente supõe a plausividade na subsunção dos fatos à

norma de lei inovada.”176

Portanto, para a análise adequada da aplicabilidade ou não da tutela de urgência

satisfativa, é fundamental a análise conjunta da prova inequívoca e da verossimilhança.

Importa ainda que o juiz justifique sua decisão, devendo fazê-lo com critérios objetivos

devidamente dispostos, como os seguintes:

“(i) as razões que o levaram a acreditar, ou não, na prova; (ii) a ligação que realizou

entre as provas e os fatos; (iii) os motivos que o levaram a estabelecer, ou não, uma

presunção; e (iv) de referir e fundamentar as regras de experiência que guiaram seu

raciocínio. Assim, nada significa dizer, seca e simplesmente, que há, ou não,

verossimilhança, pois essa convicção deve resultar da justificativa da decisão

“antecipatória”.177

A partir do exposto, é oportuna a proposição de alguns critérios lógico-jurídicos acerca da

análise da aplicabilidade da tutela de urgência satisfativa, quais sejam: (i) identificação da prova

inequívoca e verossimilhança, assim como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil

reparação; (ii) razões de fato e de direito da inequivocidade da prova; (iii) conexão entre as provas e os

fatos; (iv) estabelecimento da presunção de verossimilhança; (v) regras de experiências que conduzam

o raciocínio.

O fundado receio deve se fundamentar com dados concretos, extrapolando a perspectiva

subjetiva do requerente em simplesmente supor e afirmar a existência de urgência. É por saber que as

expressões dano irreparável e dano de difícil reparação são conceitos jurídicos vagos, que se conclui

que somente com elementos de objetivação poder-se-á afirmar a existência dessas situações que

exijam uma prestação jurisdicional urgente.178

E, como já sustentamos, quando se ler o texto fundado receio de dano grave ou de difícil

reparação, não se quer dizer, a partir de uma compreensão literal, que a tutela de urgência só viabiliza

a antecipação dos efeitos de tutela que tenha como objeto o dano. A interpretação deve ser adaptada à

ideia que fundamenta esta modalidade de tutela jurisdicional, a “efetividade”, e nada mais efetivo para

proteger um direito contra a sua violação do que as tutelas jurisdicionais voltadas conda o ato ilício.

176

CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. p. 32. 177

MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2009. p. 178. 178

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2009. p. 98.

84

Nesta esteira, quanto maior o grau de objetividade dos elementos e constatações trazidos

pela parte acerca do receio de dano, maior a probabilidade da aplicação da antecipação de tutela e

concessão da tutela de urgência satisfativa.

No que se refere aos direitos de marca, mesmo sendo estes direitos imateriais, os dados

comprovativos do perigo de dano devem ser objetivos. Para tanto, o requerente tem ao seu dispor não

somente as provas que demonstrem a prática de ato ilícito (ou que demonstrem a anulabilidade do

registro), mas ainda todos os elementos apresentados no registro de marcas, assim como elementos

relativos à concorrência desleal.

É salutar destacar que,como anuncia o art. 273 § 1º do CPC, ao apreciar o pedido de

tutela de urgência satisfativa, o juiz deverá indicar com exatidão as razões de sua decisão, seja de

deferimento ou de indeferimento.

Assim, garante-se o controle da decisão judicial (e segurança jurídica), ainda mais

pertinente nas situações em que o caráter ordinário padrão do processo é substituído pela sumariedade

na cognição, para a concessão de uma tutela jurisdicional.

3.3.2 Efeitos veiculados pela tutela de urgência satisfativa

Os efeitos veiculados pela tutela de urgência são aqueles efeitos práticos que poderiam

ser obtidos na decisão de mérito.

Assim entende Cassio Scarpinella Bueno, ao afirmar a referida técnica possibilita que os

mesmos efeitos da sentença sejam sentidos imediatamente no plano exterior ao processo (plano

material), noutras palavras, na realidade concreta.179

Marinoni afirma que esta técnica de antecipação possibilita a realização das

consequências concretas da decisão de mérito, ensejando a aplicação imediata dos efeitos externos

dessa decisão. Estas consequências podem ser identificadas como os “efeitos que operam fora do

processo e no âmbito das relações de direito material.”180

Na realidade não há a antecipação dos efeitos da sentença, mas a produção imediata (ou

antecipada) do efeito executivo para a prática do direito. Assim, exclui-se a eficácia dos efeitos

internos, aplicando-se somente os efeitos externos da decisão final – realização fática dos direitos.

Examinado os limites da expressão “efeitos da tutela pretendida”, João Batista Lopes

destaca que o legislador não faz diferença entre os efeitos principais, secundários, anexos e/ou reflexos

de uma decisão de mérito, para determinar a extensão que pode ser alcançada pelos efeitos

antecipados. Adverte que “interpretação atrelada à literalidade do art. 273 pode conduzir ao equívoco

179

BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 33. 180

MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

p. 44.

85 de confundir o objeto da tutela antecipada com o próprio decisum da sentença de mérito.”

181 Feitas

algumas ressalvas182

, conclui que os efeitos veiculados são os “efeitos práticos da sentença, que podem

assumir caráter executivo ou mandamental, conforme o caso. (...) a ficácia propriamente declaratória

não pode ser objeto de antecipação.”183

Teori Albino Zavascki assevera que os efeitos antecipáveis seriam aqueles que

potencialmente seriam produzidos na decisão de mérito. Entre os efeitos possíveis em uma decisão

estão os efeitos preponderantes – decorrentes da declaração, da constituição, da condenação, da

mandamentalidade ou da executividade da decisão – e os demais efeitos, forças ou eficácias. Sendo

assim, “antecipar os efeitos da tutela pretendida significa antecipar as eficácias potencialmente

contidas na sentença”.184

Contudo, afirma o autor que a antecipação desses feitos somente concretizará a

efetividade do processo se “pela sua natureza, se tratar de efeito (a) que provoquem mudanças ou (b)

que impeçam mudanças no plano da realidade fática, ou seja, quando a tutela comportar, d alguma

forma, execução.”185

Utiliza o termo “execução” no sentido de atividade de execução latu sensu e

181

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2009. p. 76. 182

Afirma que “não se figura razoável interpretação que estenda, indiscriminadamente, o âmbito da tutela antecipada a todos os e feitos da sentença, como se cuidasse do julgamento antecipado da lide”

182.

Fundamenta seu posicionamento tendo em vista as características da provisoriedade e revogabilidade da tutela antecipada, o que impediria o juiz de dotá-la de eficácia integral, produzindo os efeitos internos e externos da sentença de mérito. LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 76. 183

João Batista sustenta que não podem ser antecipados a eficácia declaratória, constitutiva e condenatória, pois

“não pode o juiz declarar existente provisoriamente uma relação jurídica, conquanto lhe seja claração. (...) À luz

dessas considerações, conquanto se possa afirmar, em linha de máxima, que a sentença declaratória não é

passível de execução, é de rigor esclarecer que, em certas hipóteses, a declaração vem acompanhada de ordem,

concedida como antecipação de tutela. Assim sendo, quando presentes os requisitos do art. 273 do CPC, haverá

possibilidade de antecipação desses feitos práticos na ação declaratória, como retro exposto. Mas não será

possível a antecipação da própria eficácia declaratória, como já se disse.

(...)

As ações constitutivas contêm, além da carga declaratória de toda sentença, um plus: a alteração de um estado ou

de uma relação jurídica. A eficácia constitutiva pressupõe, pois, eficácia declaratória, isto é, para constituir (ou

desconstituir) é necessário declarar. Diante disso, valem para as ações contitutivas o que foi dito para as

declaratórias.

(...)

As ações condenatórias parecem constituir a sede própria da tutela antecipada, mas dificuldades de ordem

técnica impõem cuidados especiais no tratamento da matéria. É que do mesmo modo que as ações constitutivas,

as condenatórias são, antes de mais nada, declaratórias, de modo que, para condenar, é preciso antes, declarar a

relação jurídica, o que, como foi dito, não pode ser antecipado provisoriamente. Defronta-se, pois, o aplicador do

direito com a seguinte dificuldade: como satisfazer provisoriamente o autor, concedendolhe, por exemplo, o

adiantamento da soma em dinheiro se ainda não se declarou seu direito? (...) A antecipação de efeitos práticos

tem caráter executivo latu sensu e está em perfeita harmonia com a tendência doutrinária moderna de superação

do binômio conhecimento-execução. Em suma, não há falar, tecnicamente, em antecipação da condenação, mas

apenas de efeitos executivos, sem prejuízo do exame da lide, no momento próprio. LOPES, João Batista. Tutela

antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 77, 78, 79, 84,

85, 88 e 89. 184

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 86. 185

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 86.

86 mandamental, afastando essa possibilidade quanto às eficácias declaratórias, constitutivas e

condenatórias.186

Destes entendimentos, é possível identificar três aspectos importantes: (i) são veiculados

imediatamente, via tutela de urgência satisfativa, os efeitos totais ou parciais da decisão de mérito; (ii)

é veiculada a eficácia executiva ou a eficácia mandamental, sendo que parcela da doutrina sustenta que

também podem ser veiculadas imediatamente as eficácias declaratória, constitutiva e condenatória; e

(iii) são antecipáveis somente os efeitos práticos, aqueles aptas a se realizar no plano concreto, ou seja,

sendo estes considerados de repercussão externa ao processo quanto a decisão de mérito, visando

proteger o direito.

Assim, se a parte pleiteia tutela de urgência em tutela inibitória ou tutela de remoção do

ilícito, o que se almeja é a imediata realização da obrigação de fazer ou não fazer (por exemplo, não

vincular propaganda que veicule a marca supostamente alvo de contrafação, não permitir a

distribuição da mercadoria e sua disposição aos consumidores, não produzir mais a mercadoria que

detenha signo distintivos que possa ocasionar confusão ao público consumidor, ou retirar os cartazes

que detenham possivelmente produto ou serviço alvo de contrafação de marca, ou retirar as

mercadorias das prateleiras), para evitar a ocorrência do ato ilícito ou possibilitar o desfazimento do

ato.

As características dos direitos de marca, sua relação com a propriedade imaterial e com as

relações de concorrência, reclamam meios processuais capazes de tutelá-los com efetividade, exigindo

tutela jurisdicional imediata, pois aguar um momento processual mais à frente para a concessão da

tutela jurisdicional deixa-os vulneráveis a inúmeros eventos e situações concretas com efeitos

irreversíveis (irreparáveis ou de difícil reparação).

Por isso a importância da tutela inibitória orienta-se para o futuro, impedindo a

ocorrência do ato ilícito, e por consequência o dano.187

Assim, o caráter eminentemente preventivo da

186

“O princípio da necessidade impõe se observe a adequação da medida antecipatória ao fim a que se destina a

antecipação, e que outro não é senão o de assegurar a efetividade da função jurisdicional. Assim, nos casos em

que a tutela somente poderá servir ao demandante quando concedida em forma definitiva, não haverá utilidade

alguma em antecipá-la provisoriamente. É o caso da eficácia meramente declaratória ou da meramente

constitutiva que, pela própria natureza de cada uma, não se compatibilizam com deferimento em caráter

provisório e, por isso mesmo, sua antecipação é medida absolutamente neutra em relação ao desiderato do

legislador de alcançar utilidade e celeridade da prestação da tutela definitiva. Assim, é incabível antecipar

simplesmente efeitos declaratórios ou constitutivos. (...) Aliás, também em se tratando de tutela condenatória, o

que se antecipa não é a condenação propriamente (que não comporta provisoriedade), e sim os efeitos executivos

que dela decorrem. ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 86 e

87. 187

Superando esses equívocos, a macro-reforma processual ocorrida em 1994 apresentou, a partir da

remodelagem do art. 461 do Código de Processo Civil, o que Pereira denominou de uma ação genuinamente preventiva, “a tutela inibitória. Plena de efetividade, pode ser conjugada com uma ação de remoção do ilícito, a precindir de dano e, por isso, de culpa para ser deferida. Uma tutela com uma fase sumária expressamente prevista. Enfim, uma tutela que se ajuste à demanda do Direito Industrial material. PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. Coleção Temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. ps. 96-97.

87 tutela inibitória nos permite afirmar que a mesma se constitui apropriada para proteção dos direitos

atinentes à marca.

Outra característica importante é que a tutela inibitória é aproveitada tanto para a

possibilidade de uma violação, quanto para a possível repetição ou continuação dessa violação, o que

amplia a sua extensão protetiva.

A tutela de remoção do ilícito pode ser manejada quando ocorre a violação do direito

referente ao exercício e exclusividade do direito de marca, sem necessária referência dano. Trata-se de

tutela voltada para o presente, tendo em vista que objetiva eliminar o ato ilícito que ocorre naquele

momento. Seu manejo permite extirpar o ato contrário ao direito do mundo real, restabelecendo o

atendimento ao exercício e exclusividade inerentes aos direitos de marca, consequentemente

prevenindo a ocorrência de dano.

A tutela de remoção do ilícito, seguindo esta linha de raciocínio, tem por finalidade

remover os meios para a prática do ilícito ou desfazer o ato transgressor que direciona à prática do ato

ilícito contra o direito de propriedade industrial.188

Podemos, nestes termos, considerar tanto a tutela inibitória, quanto a tutela de remoção

do ilícito, técnicas com efeitos mandamentais e executivos, direcionadas contra o ilícito e dotadas de

autonomia processual, pois não dependem de referibilidade a outra tutela jurisdicional para a sua

aplicação.

Todavia, essas tutelas contra o ilícito não seriam tão úteis se, para a sua concretização, se

aguardasse um momento futuro para a realização de seus efeitos práticos, possibilitando a ocorrência

do ato ilícito e, na sua continuidade, a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Tendo em vista viabilizar a concretização dessas tutelas contra o ilícito, importa a

aplicação instrumental da tutela de urgência satisfativas, para a realização imediata dos efeitos

mandamentais e executivos relacionados.

Neste sentido sustenta Pereira, quando afirma que tanto para a tutela inibitória, quanto a

tutela de remoção do ilícito, não corresponderiam ao seu escopo de proteção contra o ilícito sem um

provimento sumário satisfativo, pois esta espera acarretaria a perda da natureza de tutela especifica.189

Importar ressaltar, ainda, quais os efeitos veiculados imediatamente nos casos em que a

tutela jurisdicional é direcionada para a nulidade do registro de marca. Entendemos que, tendo em

vista que o objeto principal dessa tutela jurisdicional é a anulação do registro de marca, que porventura

foi concedido pelo INPI em desacordo com os aspectos legais, a tutela jurisdicional de urgência

satisfativa realiza imediatamente tutela com eficácia predominantemente desconstitutiva e

188

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei

9.279/1996. Coleção Temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p.

217. 189

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei

9.279/1996. Coleção Temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p.

229.

88 mandamental, com certa carga de declaração, pois além de suspender os efeitos do registro de marca,

garante que o titular do registro não utiliza a referida marca.

3.3.3 Legitimados

Quanto aos legitimados para requerer a tutela de urgência satisfativa, partilha-se do

entendimento que tanto o autor quanto o réu, este na reconvenção, podem pleitear a aplicabilidade

desta técnica.

Isto porque, não somente o autor, mas em alguns casos o réu, interessat-se pelo

julgamento célere e resolução do processo. Assim considera João Batista Lopes:

a tutela antecipada só pode ser pleiteada pelo autor, com o registro, porém, de que o

réu, na reconvenção, exerce o papel de verdadeiro autor. Concede-se que, em muitos

casos, o réu também tem interesse num julgamento célere da causa (v.g. quando for

manifestamente inconsistente a pretensão do autor). Mas o legislador objetivou, com

a antecipação da tutela, proteger o autor que lograr demonstrar a probabilidade da

existência do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (ou, então,

abuso do réu no direito de defesa). Ao réu será lícito, na hipótese de pretender

pronto deslinde do processo, requerer o julgamento antecipado, presentes os

requisitos do art. 330 do CPC. 190

Isso se justifica pois, assim como o faz na ação, o réu na reconvenção formula pedido e

solicita a tutela jurisdicional. Abordando situação ainda mais complexa, Marinoni questiona se o ré, ao

se restringir a apresentar a contestação, mas não realizar pedido, pode ou não solicitar a tutela

antecipada:

Questão mais difícil é a de saber se o réu, quando se limita a apresentar contestação,

sem realizar pedido, pode requerer a tutela antecipatória. A doutrina não tem

admitido tal possibilidade. (...) A princípio, de fato, seria possível argumentar que o

réu não faz “pedido inicial” e que, portanto, não pode requerer a tutela. Tal

argumento, porém, filiado a uma interpretação literal da norma, não é suficiente, já

que o legislador infraconstitucional deve estar atento ao princípio da isonomia e o

réu pode necessitar, em determiandos casos, da tutela antecipatória. O réu, na

contestatção, de lado ashipóteses excepcionais de ações díplices, não formula

pedido. Entertanto, o réu, ao solicitar a rejeição do pedido formulado pelo autor,

requer tutela jurisdicional.191

Em rol exemplificativo, podemos indicar alguns legitimados para requerer tutela de

urgência satisfativa nas ações que envolvam direitos de marca. Nos casos de contrafação de marca, o

titular do registro, quem efetivou o pedido de depósito do registro de marca, o coproprietário, o

190

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2009. ps. 90-91. 191

MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

p. 146 e 147.

89 cessionário, o licenciado, o terceiro interessado etc. Já nos casos de nulidade de marcas, são

legitimados o INPI, o terceiro interessado, ou mesmo pelo titular do registro de marca etc.

3.3.4 Imperatividade da tutela de urgência satisfativa

Para a efetivação da decisão que antecipa a tutela, disponibilizam-se alguns

métodos para coibir seu descumprimento. O art. 273, § 3º informa que as técnicas de

efetivação desta tutela podem ser absorvidas das normas dos arts. 588, 461 § 4º e 5º, e 461-A.

A multa é um meio de coerção indireta e age sobre o psicológico daquele que deve

cumprir o ato mandamental proferido em juízo. Aliás, a multa, por ter como finalidade coibir a parte

para o cumprimento da decisão antecipatória, deverá ser estipulada nos limites suficientes para a

concretização da tutela.

Com o mesmo intuito, existem as medidas de apoio que visam efetivar a tutela do direito,

caracterizando-se como meio de coerção indireta. Notadamente, poderia se supor que estas medidas só

abrangeriam as técnicas processuais de caráter exauriente, tendo em vista que a letra da lei prevê a

efetivação da tutela específica.

Contudo, o mesmo dispositivo faz expressa referência à garantia da obtenção do resultado

prático equivalente, sendo esta clara previsão de antecipação de tutela, podendo assim aplicar estas

medidas de apoio nestes casos.

Estes meios de coerção são instrumentos audazes de efetivar a antecipação de tutela,

majorando o grau de imperatividade desta técnica e garantindo a eficácia da decisão.

3.3.5 Reversibilidade dos efeitos da medida satisfativa

Importa destacar que a reversibilidade do provimento antecipatório é prevista no art. 273,

§ 2º do Código de Processo Civil, não podendo o juízo conceder o pedido antecipatório quando houver

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Esse dispositivo apresenta um pressuposto

negativo para a aplicabilidade desta técnica, pois é exata a previsão negativa caso exista o perigo de

irreversibilidade. Em vista disso, a existência de tal norma, sob uma perspectiva, obstaria a ilicitude ou

a perpetuação dos danos que o provimento antecipatório pudesse ocasionar, prezando-se pela sua

reversibilidade.192

A importância da não irreversibilidade do provimento consiste no caráter provisório da

antecipação da tutela, atribuído à possível confirmação ou não em momento posterior. Nesta situação é

192

Noutra em outra perspectiva, a interpretação desta norma de forma rigorosa ocasionaria a inutilidade da

técnica da antecipação de tutela, posto que sempre se apontaria alguma probabilidade, mesmo que ínfima, de

irreversibilidade do provimento. Conferir posicionamento do STJ: AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro

Herman Bejamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007.

90 recomendável que os seus efeitos práticos não produzam uma situação irreversível, impossibilitando o

retorno ao estado anterior à antecipação da tutela. Esta exigência existe, como sustenta Cassio

Scarpinella Bueno:

Porque se ela, durante o procedimento, for “revogada” ou “modificada” ou, ao final

do procedimento, não for “confirmada” pela sentença, tudo volte ao status quo ante

sem maiores problemas ou prejuízos para o réu. Se uma das questões mais

relevantes quando o assunto é tutela antecipada ou, mais amplamente, tutela de

urgência, é a busca de uma igualdade substancial entre os litigantes no limiar ou ao

longo do procedimento (mas, por definição, sempre antes do “tempo” em que,

tradicionalmente, habituou-se a tê-la), colocando-os em pé de igualdade, ela não

pode criar, para um deles, situação de desigualdade tal que, uma vez não

confirmada, por qualquer motivo, cause prejuízos ou efeitos irreversíveis ao outro.193

Neste raciocínio, a irreversibilidade torna-se um requisito negativo desta modalidade de

tutela de urgência, mas com sustentado, sua aplicação requer uma análise razoável do caso concreto,

utilizando-se critérios objetivos.

Com entendimento semelhante, Medina, Araújo e Gajardoni trabalham este aspecto como

reversibilidade dos efeitos antecipados, tendo em vista o que denominam de periculum in mora

inverso analisado a partir do princípio da proporcionalidade. Como ensinam os autores, para a

concessão da antecipação de tutela é necessária a possibilidade fática de reversibilidade, ou seja, o

retorno ao estado anterior. Além disso, deve o juiz verificar a presença do periculum in mora inverso,

noutras palavras, analisar se a concessão da antecipação de tutela ao autor causará dano irreparável ao

réu.194

Contudo, existem situações que mesmo se verificando que não será possível o retorno à

situação fática anterior, a ameaça a direito não poderá ser afastada de apreciação, tampouco deverá

restar desprotegida ou não tutela devidamente. Deverá o juiz, com vistas no princípio da

proporcionalidade, examinar quais são os bens jurídicos em confronto, e conceder a medida mesmo

que esta produza efeitos fáticos irreversíveis. 195

Neste contexto estar-se-ia presente autêntica tutela de

urgência satisfativa autônoma.196

193

BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 57. 194

MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos

Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 49. 195

MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos

Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 50-51. 196

Medina, Araújo e Gajardoni escrevem que “as tutelas de urgência satisfativas autônomas são suficientes em si

mesmas, já que realizam, integralmente, o objetivo da ação, prescindindo-se, pois, de confirmação de sentença

fundada em cognição exauriente. Embora fundada em cognição sumária, acaba, muitas vezes, por criar situações

fáticas irreversíveis, em virtude da imutabilidade dos efeitos da tutela concedida.” MEDINA, José Miguel

Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos Cautelares e

Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 57.

91

Insta ressaltar que é expressa a previsão, no art. 273, § 4º do Código de Processo

Civil, da revogação ou modificação da antecipação de tutela, podendo ocorrer a qualquer

tempo, em decisão fundamentada.

3.3.6 Tutela de urgência fundada contra o perigo (ato de contrafação de marca e dano)

Como sustentado, as tutelas autônomas contra o ilícito estão aptas a conferir proteção aos

direitos de propriedade industrial, em face de atos de contrafação, agindo efetivamente contra o ilícito

e consequentemente impedindo o dano.

Aliando-as à tutela de urgência satisfativa, majora-se a extensão protetiva destas e,

conjugada com os meios de coibir seu descumprimento, constrói-se a estratégia capaz de efetivamente

proteger os direitos decorrentes das patentes, desenhos industriais e marcas em face de atos ilícitos e

possíveis danos.

Nesse casos, a tutela de urgência satisfativa deve fundamentar-se em três aspectos:

(i) demonstração ser o requerente o titular do direito de marca afirmado, assim como

delinear os limites desses direitos (probabilidade do direito);

(ii) demonstração da existência de atos ilícitos que poderão ocorrer, já ocorreram, ou que

se constituam capazes de ocasionar dano (provas da prática de atos ilícitos, como

contrafação, concorrência desleal etc.);

(iii) demonstração que a permanência dessa situação poderá acarretar a perda do objeto

do processo, ou mesmo o perecimento do direito de propriedade industrial (fundado

receio).

O primeiro aspecto – probabilidade do direito – deve ser demonstrado com a

apresentação exata, por parte do requerente, de todas as provas possíveis que comprovem a existência

de uma situação jurídica legítima que deve ser protegia via tutela jurisdicional urgente satisfativa.

Quando se trata de marcas e sinais distintivos197

, a probabilidade do direito é comumente

demonstrada a partir destes elementos: (i) a apostila, demonstrando os limites característicos dos sinais

197

Com objetivo meramente exemplificativo, tendo em vista que o trabalho se ocupa somente das marcas, a

probabilidade do direito a ser verifica quanto às patentes, pode-se afirmar que a probabilidade do direito deve

ser demonstrada com a anexação de todos os documentos que o INPI disponibilizou que concedam a titularidade

à parte requerente, assim como os demais que também demonstrem a essência dos direitos de exclusiva;

podemos elencar os seguintes elementos: (i) carta-patente; (ii) documentos que comprovem as informações

presentes no requerimento, no relatório descritivo, nas reivindicações, nos desenhos, no resumo, no comprovante

do pagamento da retribuição relativa ao depósito, e na redação do pedido em língua portuguesa; (iii) provas que

demonstrem a fruição efetiva dos direitos da patente sem a autorização do seu titular; (vi) laudo pericial que

comprove o ato de contrafação, derivado de perícia judicial ou extrajudicial; (v) parecer técnico. Quanto às

situações referentes à prática de atos ilícitos e registro de desenhos industriais, podemos arrolar os seguintes

elementos: (i) o registro de desenho industrial; (ii) documentos comprobatórios do requerimento, relatório

descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografias, campo de aplicação do objeto, e comprovante do pagamento

da retribuição relativa ao depósito; (iii) provas que demonstrem o consumo não autorizado dos direitos do titular

do registro; (vi) laudo pericial que comprove o ato de contrafação, derivado de perícia judicial ou extrajudicial;

92 distintivos; (ii) documentos comprobatórios do requerimento, etiquetas, e o comprovante do

pagamento da retribuição relativa ao depósito; (iii) provas que demonstrem o consumo não autorizado

dos direitos do titular do registro; (vi) laudo pericial que comprove a contrafação, derivado de perícia

judicial ou extrajudicial; (v) parecer técnico.198

Quanto ao segundo aspecto, atinente às provas da prática de atos ilícitos ou dano, o

requerente do provimento antecipatório poderá instruir seu pedido com elementos que demonstrem a

possibilidade ou existência do ato ilícito ou do dano, tendo em vista os respectivos limites da

concessão de direitos conferida ao titular do registro de marca.

Marinoni, diferenciando as tutelas inibitória, de remoção do ilícito e ressarcitória,

identifica o que deve ser provado para se obter a aplicação da antecipação de tutela e concessão da

tutela de urgência satisfativa. Na dicção do autor, “ação inibitória se preocupa com um ato ilícito

futuro, a ação de remoção do ilícito com um ato ilícito passado e a ação de ressarcimento com um

dano já ocorrido.”199

Portanto, na tutela inibitória cumulada com antecipação de tutela, deve-se provar que um

fato ocorrido indica a possível contrafação e que esta ameaça é urgente o suficiente para que seja

proferida a antecipação; caso contrário, a contrafação se concretizará.

Para a tutela de remoção do ilícito aliada à antecipação de tutela, é necessário provar a

ocorrência da contrafação, e que a sua permanência no mundo fático poderá acarretar danos ao direito

do requerente, devendo com urgência obter-se uma decisão que retire o ato contrário ao direito.

(v) parecer técnico. Entretanto, a ausência de um arsenal probatório robusto que demonstre a probabilidade do

direito ou a verossimilhança, deve acarretar o indeferimento da antecipação de tutela, pela razão de que “a

contrafação de patentes envolve aspectos eminentemente técnicos, que dependem de perícia conduzida por

profissionais especializados para que sejam elucidados.” MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da

Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2007. p. 134. O mesmo raciocínio se emprega, se analisada a questão da probabilidade do

direito quando aos desenhos industriais, podemos arrolar os seguintes elementos: (i) o registro de desenho

industrial; (ii) documentos comprobatórios do requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou

fotografias, campo de aplicação do objeto, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; (iii)

provas que demonstrem o consumo não autorizado dos direitos do titular do registro; (vi) laudo pericial que

comprove o ato de contrafação, derivado de perícia judicial ou extrajudicial; (v) parecer técnico. Importante

destacar que, em se tratando de desenhos industrias, a fragilidade dos elementos apresentados quanto ao registro

poderá acarretar a não concessão da tutela antecipatória, haja vista serem necessários exames e provas periciais

para a obtenção da certeza do cumprimento dos pressupostos positivos de concessão. Portanto, “a fragilidade do

registro, de tal modo, poderia não transmitir segurança jurídica ao julgador quanto à probabilidade do direito do

autor.” MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial:

patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 139. 198

Ao examinar a possível contrafação de marca, o juízo deve identificar as similitudes, e não as diferenças entre

a totalidade ou partes dos signos. Nesta perspectiva, “o magistrado deve analisar a questão com os olhos de um

consumidor – que é, de fato –, a fim de concluir se a atualização da marca que lhe é apresenta causa confusão

com outra validamente registrada.” MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na

Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2007. p. 140. 199 MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.

319.

93

Nos casos de tutela ressarcitória cumulada com antecipação de tutela, é suficiente a

apresentação de provas que indiquem à existência de dano, assim como das que convenção o juízo de

que, a continuação desta situação fática poderá acarretar a majoração dos efeitos negativos, culminado

em um dano irreparável ou de difícil reparação à marca.

Pontual destaque deve ser atribuído à prova pericial, isto porque a propriedade industrial

detém características eminentemente técnicas. Surge, assim, a questão da necessidade ou não, em sede

de antecipação de tutela, de perícia técnica judicial para a formação de um juízo acerca da tutela

urgente.

Quanto ao terceiro aspecto – “fundado receio –, o requerente deve demonstrar que a

permanência da situação ilícita ou do dano, poderá acarretar prejuízos à frutuosidade do provimento

jurisdicional, ou até mesmo frustrá-lo em sua totalidade. É visível que na maioria das demandas que

envolvam direitos de propriedade industrial o trânsito temporal do processo poderá acarretar a

irreparabilidade dos efeitos do ato ilícito ou do dano.

Nesta coerência, Machado afirma que devido a natureza diferenciada dos bens imateriais

protegidos pelo direito de marca, “lhes torna inerente a dificuldade de que haja, posteriormente à

violação, na maioria dos casos, uma reparação pecuniária satisfatória, e restabeleça plenamente a

situação anterior.”200

Deve ser demonstrado, ainda, para fins de antecipação de tutela, o receio de que a

demora do provimento final cause a sua ineficácia, haja vista o perecimento do objeto do processo.

Seria ineficaz um provimento inibitório, em que o ato contrário ao direito tenha já tenha ocorrido; em

sede de remoção o ilícito, isso ocorreria se a permanência do ilícito no tempo tenha acarretado o dano;

e ainda, seria tardio um provimento de ressarcimento dos danos aos direitos de propriedade industrial,

se o trâmite processual acarretou um dano irreparável, ou mesmo de difícil reparação.

Observando estes aspectos e respeitando-se as vicissitudes do ambiente decisional

atinente aos direitos de propriedade industrial, poder-se-á interpretar razoavelmente o texto legal e

conceder, ou não, a antecipação de tutela e os efeitos da tutela de urgência satisfativa.

Retratando o que foi exposto, faz-se a análise de um julgado interessante que cuida de

questões referentes a possível ato de contrafação de marca, tutela de urgência satisfativa e as provas

suficientes para se construtir um juízo adequado sobre o caso apresentando.

Atualmente, o STJ tem enfrentado muitas questões envolvendo a interpretação e

aplicação das tutelas jurisdicionais na proteção dos direitos de marca. Em linhas gerais,

compreendemos que esse Tribunal detém entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de

tutelas contra o ilícito (tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito) e tutelas ressarcitória do dano,

cumuladas com tutela de urgência, seja cautelar ou satisfativa.

200

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes,

desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 144.

94

Contudo, os grandes debates que alcançam o STJ são aqueles em que se discute não a

possibilidade de aplicação destas tutelas diferenciadas, mas como a qualificação dos fatos poderão

possibilitar a concessão da tutela jurisdicional almejada.

Aliado a isto, observando que os litígios que envolve os direitos de marcas exigem a

análise de questões de fato, o STJ também tem enfrentado inúmeras questões de direito envolvendo a

atividade probatória e a interpretação das normas referentes a prova no processo civil.

Com esta constatação, entendemos ser interessante analisar não simplesmente o número

de decisões que possibilitam ou não a concessão de tutela de urgência, tutelas contra o ato ilícito ou

tutela contra o dano, já que é entendimento estável desse Tribunal no sentido da sua possibilidade de

utilização nos casos que envolve contrafação de marca ou nulidade de registro de marco.

Admitindo um critério qualitativo, e não somente um critério numérico, identificamos

uma decisão apresentada pelo STJ que comporta a análise de temas que consideremos intricados do

ponto de vista processual, a saber: (i) aplicação de tutela contra o ilícito; (ii) a utilização de tutela de

urgência satisfativa; e (iii) a importância da prova pericial na identificação do ato ilícito.

O estudo deste caso específico demonstrará a atenção que o STJ confere aos litígios que

envolvem direitos de marca, deixando evidente que a análise realizada considera as características

diferenciadas desses direitos, para a correta reflexão e aplicação da tutela jurisdicional.

O litígio envolvendo Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt Benckiser do Brasil LTDA “vs.”

Bombril Mercosul S.A. e Bombril S.A., foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça por

impugnação via REsp nº. 1.284.971/SP, em 20.11.2012, e apresenta um excelente debate acerca da

utilidade da prova pericial nos casos de contrafação de marca.

Em síntese, Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt Benckiser do Brasil LTDA (recorrente)

ajuizou ação pleiteando tutela inibitória, em face de Bombril Mercosul S.A. e Bombril S.A.

(recorrida), reivindicando a titularidade na utilização dos direitos de marca e comercialização de

alvejantes “VANISH”, tendo em vista a possibilidade de fabricação, comercialização e divulgação do

produto “VANTAGE”, o que implicaria na violação da marca “VANISH”, assim como concorrência

desleal, por existirem semelhanças gráficas, fonéticas e de forma das embalagens, o que ocasionaria

confusão ao público consumidor.

No primeiro grau de jurisdição, o Juiz deferiu o pedido liminar no sentido de impedir o

lançamento do produto das recorridas, concedendo em sede de antecipação de tutela (tutela de

urgência satisfativa) os efeitos da tutela inibitória do ilícito. Contudo, na sentença, o Juiz julgou os

pedidos os pedidos improcedentes. Esta decisão foi impugnada via apelação, sendo que a decisão do

Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo julgando improcedente a apelação e não reformando a

sentença, o fez de forma não unânime, o que nos permite afirmar que a questão não restou bem

esclarecida nem mesmo no tribunal a quo. Desta decisão, a apelante opôs embargos de declaração,

sendo os mesmos rejeitados pelo TJ/SP.

95

O recurso especial interposto por Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt Benckiser do Brasil

LTDA, contra a decisão do TJ/SP, em face da recorrida Bombril Mercosul S.A. e Bombril S.A., dentre

várias causas de pedir, cerceamento de defesa, pois o Juiz não possibilitou a produção de prova

pericial, decisão esta reafirmada pelo TJ/SP. Este é o ponto que interessa a esse estudo: identificar, no

julgamento do STJ, a compreensão da Corte sobre a utilidade da prova pericial nos casos de

contrafação de marcas.

Podemos afirmar que o STJ não detém posicionamento estável no sentido de afirmar pela

necessidade ou pela desnecessidade de prova pericial nestes casos de contrafação, isto porque as

variáveis fáticas que integram este ambiente decisional muitas das vezes não permitem uma afirmação

absoluta em sentido positivo ou negativo. Percebe-se que o STJ, na análise caso a caso, trata a questão

sobre o prisma da utilidade que o juiz identifica na prova pericial na formação do juízo, deixando ao

julgador o espaço para eleger ou não a produção de prova pericial.

Todavia, é extremamente intricada esta questão da prova pericial e o pleno exercício do

direito de defesa, tanto que o STJ, no caso envolvendo as marcas “VANISH” e “VANTAGE”,

proporcionou um debate jurídico acirrado, como demonstraremos a frente.

O acórdão que decidiu o mérito do REsp nº. 1.284.971/SP não foi unânime, ocorrendo,

inclusive, voto-vista, da Ministra Nancy Andrighi, por reconhecer a complexidade da questão

processual referente à prova pericial e o cerceamento de defesa. E se a questão processual no âmbito

da atividade probatória já se configura complexa e controvertida, podemos refletir o quão complexa

deveriam ser as questões atinentes ao direito material e aos fatos.

Neste acórdão não unânime, após o voto-vista da Ministra Nancy Andrighi, que

inaugurou a divergência na Terceira Turma do STJ, a mesma foi acompanhada pelo Ministro Paulo de

Tarso Sanseverino; entretanto negou-se provimento ao recurso especial, por maioria de votos,

seguindo o voto do Ministro Relator Massami Uyeda, os Ministros Sidnei Beneti e Ricardo Villas

Bôas Cueva. Analisaremos os entendimentos divergentes sobre o problema investigado.

O Relator Ministro Massami Uyeda, apresentou voto no sentido de não provimento do

recurso especial, sendo este entendimento seguido pelo Ministro Sidnei Beneti e pelo Ministro Ricardo

Villas Bôas Cueva. De acordo com o voto do relator:

Sem respaldo jurídico, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa, em razão

do julgamento antecipado da lide, obstando-se, por conseqüência, a produção de

prova pericial requerida. Bem de ver, na espécie, que o Tribunal de origem, ao

respaldar o proceder do r. Juízo a quo, considerou que os elementos probatórios

reunidos nos autos, em cotejo com os fatos aduzidos, inclusive, pelos próprios

recorrentes, são suficientes para o deslinde da controvérsia, o que torna possível,

de fato, o julgamento antecipado da lide. Tem-se, assim, não consubstanciar

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, isoladamente considerado,

na hipótese de o magistrado, destinatário das provas, considerar despicienda a

produção de outras provas. (grifos nossos)

96

Quanto à questão da prova pericial, a sua produção deve ser analisada em dois momentos:

(i) quando se concedeu liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela inibitória, pois o Juiz

entendeu existir uma situação de urgência suficiente para a concessão a tutela de urgência satisfativa,

sem a necessária produção da prova pericial; e (ii) quando, em momento posterior, o Juiz, na sentença,

revoga os efeitos da tutela de urgência em favor das autoras, e sentencia no sentido de não haver

possibilidade de confusão entre as marcas “VANISH” e “VANTAGE”, julgando improcedente o pedido

de tutela inibitória.

No primeiro momento, no qual o Juiz analisa o pedido de tutela de urgência, a não

produção de prova pericial beneficia aquele que afirma que o seu direito de marcar corre o risco de

dano irreparável ou de difícil reparação, caso os produtos da marca “VANTAGE” fossem fabricados e

comercializados, pois isto ocasionaria confusão como o produto de marca “VANISH”, já existente no

mercado, ocasionado confusão ao no público consumidor, e consequentemente coerência desleal.

Portanto, o Juiz entendeu que, se a produção da prova pericial ocorresse neste momento, o lapso

temporal existente entre o pedido de tutela de urgência e o resultado final da perícia poderia ocasionar

efeitos negativos ao titular da marca “VANISH”.

Em um segundo momento, solucionada esta situação de urgência, não se justifica o fato

do Juiz não permitir a produção de prova pericial, e julgar antecipadamente a lide. De acordo com o

entendimento do Ministro Massami Uyeda, os elementos probatórios reunidos nos autos, relacionados

com os fatos apresentados, seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, o que tornaria possível o

julgamento antecipado da lide.

Contudo, parece que para o Juiz, a identificação de possível ato de contrafação de marca,

suposta confusão e risco de prática de concorrência desleal, é algo que pode ser aferido simplesmente

com a comparação entre uma marca e o conjunto imagem adotados por dois produtos, com base em

impressões sobre alguns elementos estéticos, como letras, figuras, cores. E assim também entendeu o

Ministro Ministro Massami Uyeda, ao afirmar que “efetivamente, seja no que diz respeito à grafia,

seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confronto, não se constata qualquer similaridade,

apta a induzir a erro o consumidor.”

Importa destacar que as recorrentes abordam somente aspectos estético, referentes à

grafia, fonética, coloração, disposição do conjunto imagem, tendo em vista que, documentalmente,

estes são os únicos elementos possíveis de serem apresentados ao debate.

A perícia, se produzida, certamente apresentaria outros elementos para a compreensão

dos fatos e a formação do juízo, tendo em vista a explicação acerca de outros elementos estéticos e

ideológicos que integram a marca, o que poderia ser apresentado por um especialista na área de

design, assim como questões referentes ao mercado consumidor e ao segmento empresarial, a partir de

uma perícia de pesquisa de mercado orientada por especialista na área de marketing, economia ou

administração.

97

Todavia, não pretendemos tecer graves criticas este posicionamento, pois a

fundamentação no sentido de que o juiz deve identificar a necessidade ou não da produção de prova

pericial foi algo sustentado no TJ/SP, assim como no STJ por aqueles que seguiram o voto do Ministro

Massami Uyeda. A análise deste voto serve para verificar o posicionamento do STJ e de seus

Ministro, assim como alerta acerca da importância da prova pericial em determinados casos

envolvendo suposta contrafação de marcas.

A Ministra Nancy Andrighi, que inaugurou a divergência na Terceira Turma do STJ,

sendo seguida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apresenta interessantes argumentos no

sentido da utilidade da prova pericial no caso “VANISH” e “VANTAGE”, sustentando ainda a tese de

cerceamento de defesa.

Quanto à análise da suposta violação dos direitos de marca da recorrente, a Ministra

Nancy Andrighi identifica duas linhas de raciocínio:

Pode-se argumentar que a identidade entre os produtos “VANTAGE” e “VANISH”

visa a facilitar no consumidor a percepção de que são produtos destinados a um

mesmo fim, porém não a ponto de induzi-lo a erro, levando um pelo outro. Em

outras palavras, essas semelhanças permitem que o consumidor, ao ver o

“VANTAGE” na gôndola do mercado, suponha tratar-se de um produto equivalente

ao “VANISH”, abrindo-lhe a possibilidade de escolha entre os dois, conforme sua

conveniência. Situação análoga ocorre com diversos produtos, inclusive de limpeza

e higiene pessoal, como detergentes, sabões em pó e em barra, amaciantes, pastas de

dente, shampoos etc. O objetivo, então, seria possibilitar a identificação do

segmento ao qual o produto pertence, e não de confundir os diversos produtos de um

mesmo segmento. Por outro lado, haverá quem enxergue a colidência de marcas,

afirmando que a similitude entre os produtos na verdade objetiva confundir o

consumidor, sobretudo aquele mais desatento, desinformado ou apressado, que

acabará levando um produto pelo outro.(grifos nossos)

Conclui-se que, “os limites entre uma concorrência saudável ou desleal são extremamente

tênues, de sorte que fica difícil, apenas do ponto de vista empírico, concluir pela existência ou não de

violação do direito marcário.” Noutras palavras, colocar um produto do lado do outro na tentativa

simplória de identificar semelhanças entre a marca e o conjunto imagem, para apontar o risco de

confusão e a prática de concorrência parasitária, não é uma forma adequada de se identificar o ilícito

de contrafação de marca.

A dúvida quanto a compreensão do contexto fático no caso “VANISH” e “VANTAGE” é

tão evidente que a Ministra Nancy Andrighi dispõe que, “no primeiro grau de jurisdição, o Juiz

inicialmente deferiu o pedido liminar no sentido de impedir o lançamento do produto das recorridas,

para depois, na sentença, julgar os pedidos improcedentes”, destacando ainda a complexidade do

contexto fático, ao afirmar que a decisão do TJ⁄SP “não foi unânime, tendo o voto vencido ressaltado

que “a cor preponderante (rosa), o nome do produto e as disposições das embalagens (...) podem

causar confusão entre os consumidores e desvio de clientela”.

98

A complexidade, neste caso, gira em torno de questões de fato, e não de questões de

direito, pois o debate travado não alcança os conceitos jurídicos de marca, concorrência desleal,

contrafação etc.

O exame atento da decisão do Juiz de base, do TJ/SP, e do STJ, nos permite afirmar que o

debate teve por objeto a possibilidade de confusão entre as marcas “VANISH” e “VANTAGE”, assim

como impacto que tal concorrência (saudável ou parasitária) acarretaria ao mercado consumidor,

questões eminentemente de fato.

Isto é ainda mais perceptível se observados que o debate de questões jurídicas se limitara

à questões referentes ao direito de prova e o cerceamento de defesa, que consequentemente afeta o

modo de aferir as questões de fato no caso concreto.

A Ministra Nancy Andrighi critica a análise fática nas instâncias ordinárias, afirmando

que, “em todas essas decisões, contudo, na tentativa de resolver o impasse, o que cada julgador fez foi

consultar o seu íntimo para, baseado quase que exclusivamente em máximas de experiência, dizer se

houve ou não colidência de marcas”, sustentando que:

A constatação de que as decisões proferidas neste processo se basearam,

fundamentalmente, em máximas de experiência dos julgadores quanto ao fato de a

semelhança entre as embalagens ser capaz de confundir o consumidor, faz com que a

afirmativa de cerceamento de defesa ganhe relevância. (...) No particular, contudo,

a similitude das embalagens – fato evidente – não constitui o cerne da controvérsia

material posta a desate. O desafio, como visto, está em estabelecer se essa

identidade é suficiente para confundir o consumidor. Nesse contexto, salvo melhor

juízo, não estamos diante de uma questão puramente de direito. Ainda que existam

aspectos legais a serem considerados e aplicados, a definição do potencial ofensivo

da embalagem das recorridas exige, antes de mais nada, uma análise técnica de

propaganda e marketing tendente a estabelecer se o produto gera ou não confusão

para o consumidor. Não se ignora que o Juiz deve decidir com base em seu livre

convencimento, mas sua manifestação deve ser racional e motivada, nos termos do

art. 131 do CPC, o que somente será possível se ele dispuser de elementos

suficientes para tanto, o que, em se tratando de questão eminentemente técnica, via

de regra demanda subsídios derivados de prova pericial. Na realidade, o critério

central para se averiguar a necessidade de produção da prova pericial deriva da

interpretação conjugada dos arts. 145 e 335 do CPC, os quais estabelecem,

respectivamente, que o Juiz: (i) deve ser assistido por perito quando a prova

depender de conhecimento técnico ou científico; e (ii) pode valer-se de regras de

experiência comum e também de eventual experiência técnica acessível a quem não

é especializado em assuntos alheios ao direito, ressalvando os casos em que é de

rigor a prova pericial. (grifos nossos)

O que podemos perceber é que as instâncias ordinárias afastam a prova pericial,

utilizando somente impressões pessoas de cada julgador. Notadamente, estas impressões devem ser

consideradas, pois os julgadores também são consumidores, mas tais impressões não apresentam

elementos ou critérios suficientes para uma adequada análise de mercado, tampouco o contexto no

99 qual o consumidor, ou o empresário, estão inseridos. Estes elementos, com base em critérios técnicos

ou científicos, somente poderiam ser corretamente apresentados por um especialista na área.

A Ministra Nancy Andrighi segue afirmando que:

Diante disso, do ponto de vista de propaganda e marketing, o que cada julgador

decidiu não passou, na prática, de um palpite, apoiado em sua experiência pessoal,

mas que pode se revelar totalmente equivocado se confrontado com estudos

especializados, realizados por profissionais da área, capazes de revelar se a conduta

das recorridas é admissível no meio publicitário, bem como se há bases concretas

para se presumir a confusão dos produtos, aí considerada a totalidade dos

consumidores (ou pelo menos uma amostragem confiável e segura, apta a revelar o

comportamento médio dos consumidores) e não só a experiência individual de cada

julgador enquanto consumidor. (grifos nossos)

O voto-vista apresentado pela Ministra Nancy Andrighi, seguido pelo Ministro Paulo de

Tarso Sanseverino, apresenta argumentação sólida no sentido de que, no caso VANISH” e

“VANTAGE”, a formação do juízo sem a produção de prova pericial acarreta cerceamento do direito

de defesa.

Tal decisão nos despertou interesse pela riqueza dos argumentos apresentados, sendo que

os entendimentos divergentes, neste caso, não demonstram instabilidade jurisprudencial, mas um

momento saudável em que o STJ, responsável por apresentar pautas de condutas interpretativas acerca

texto infraconstitucional federal, reflete sobre temas intricados do direito processual civil, como tutela

contra o ilícito, tutela de urgência e atividade probatória nos litígios que envolvem direitos de marca.

No caso específico, não podemos identificar uma pauta de conduta interpretativa

apresentada pelo STJ, pois o debate travado girou em torno de três entendimentos: (i) a desnecessidade

de produção pericial nos casos de contrafação de marca; (ii) a tarefa do juiz ao identificar utilidade da

prova pericial; (iii) a utilidade da prova pericial mesmo nos casos de contrafação de marca.

Quanto ao primeiro entendimento, que aponta a desnecessidade de produção pericial nos

casos de contrafação de marca, podemos incluir os votos dos Ministro Massami Uyeda, Ministro

Ricardo Villas Bôas Cueva e Ministro Sidnei Beneti. Ao analisar o caso envolvendo as marcas

“VANISH” e “VANTAGE”, os mesmos constatam pela desnecessidade de prova pericial, acarretando o

não provimento do recurso especial.

Já o segundo entendimento, que conclui pela tarefa do juiz ao identificar utilidade da

prova pericial, localiza-se entre os dois outros entendimentos, sendo apresentado pelo Ministro Sidnei

Beneti. Mesmo sustentando que no caso envolvendo suposta contrafação entre as marcas “VANISH” e

“VANTAGE, a não produção de prova pericial não acarretaria cerceamento de defesa, o Ministro

Sidnei Beneti é firme no argumento de que ao juiz cabe o dever-poder de identificar a utilidade da

produção de prova pericial, não apresentando um entendimento absoluto de que, nos litígios

100 envolvendo contrafação de marca, é desnecessário a produção de prova pericial pois o juiz é capaz de

aferir se existe distintividade entre um e outros signos distintivos.

E quanto ao terceiro posicionamento, que afirma a utilidade da prova pericial mesmo nos

casos de contrafação de marca, a Ministra Nancy Andrighi e o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,

entendem que no caso analisado a prova pericial seria essencial para a identificação ou não o ato

ilícito. Destaca-se, ainda, que os dois ministros também apontam o dever-poder do juiz em identificar

a utilidade da produção de prova pericial, e por isso constatam que no caso concreto a colaboração de

um expert seria fundamental. Contudo, divergindo do entendimento do Ministro Sidnei Beneti,

afirmam que no caso envolvendo as marcas “VANISH” e “VANTAGE”, a não produção de prova

pericial acarretou cerceamento de defesa.

Observamos que a decisão em análise não discute a possibilidade ou não da concessão de

tutela de urgência, ou de tutela contra o ilícito, pois como já afirmamos, o STJ apresenta entendimento

estável quanto a possibilidade da aplicação de ambas para a proteção dos direitos de marca.

O debate é travado acerca da atividade probatória e a interpretação das normas referentes

à prova no direito processual civil, observando de maneira adequada as peculiaridades dos direitos de

exclusiva na utilização de signo distintivos.

3.3.7 Tutela de urgência fundada na anulação do registro de marca

3.3.7.1 Considerações acerca da tutela de anulação dos direitos de propriedade industrial

As ações de nulidade buscam desconstituir o direito de propriedade industrial conferido

às invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e de marcas que tenham sido protegidas em

desacordo com as disposições constitucionais, infraconstitucionais, e administrativas do INPI. Por isso

a necessidade de demonstrar, nas linhas acima, como ocorre o processo administrativo para a obtenção

do respectivo direito de exclusividade sobre bens industriais – sejam estes tecnológicos, sejam de

sinais distintivos.

A ação de nulidade do registro de marca é o instrumento voltado a desconstituir a

exclusividade concedida a determinada pessoa por parte do INPI, tendo em vista que a concessão do

direito, via processo administrativo, foi executada com erros e inobservância do disposto em lei.

O processo administrativo de concessão de direitos de marcas, como descrito em linhas

pretéritas, compõe-se por diversas etapas, cada uma dessas eivadas de rigor técnico, para que ao fim

seja concedido ao requerente a exclusividade de exploração de determinado bem imaterial.

Mesmo que todas essas etapas e análises sejam realizadas por técnicos experientes em

áreas específicas, o procedimento administrativo de concessão de direitos de exclusividade poderá

incorrer em erro – formal ou material.

101

A situação em que existe um direito de exclusividade concedido erroneamente não pode

permanecer, pois acarretaria a consumação de um ato ilícito durante o período de vigência da

patente, desenho industrial ou marca. Deste modo, mediante ação de nulidade se discute estes vícios e

extirpar-se a situação de ilicitude.

Sem a intenção de elencar em rol exaustivo, indicam-se alguns possíveis equívocos que

podem ocorrer no processo administração de concessão de registro de marca: não observância às

matérias excluídas da proteção dos direitos de propriedade industrial; infração às regras de validade do

objeto do registro de marca; não observância e infração às condições legais de fundo – ou

pressupostos; infração às condições legais de forma e infração ao processo de obtenção; infração a

direitos de terceiros etc.

Precede, à análise da antecipação de tutela em ações de nulidade de direitos de marca, a

indicação dos efeitos produzidos pela decisão em sede desta ação de nulidade. Se procedente, o réu

terá contra si o efeito declaratório, que assevere a nulidade do direito, e conseqüentemente o

(des)constitutivo do direito de exclusividade. Já o INPI terá contra si um provimento mandamental,

ordenando a esse que cumpra os desígnios necessários para que o registro de marca deixem de

produzir efeitos contra terceiros. Mas, em casos de improcedência, o réu terá a seu favor uma decisão

declaratória que reafirme ser este o detentor do direito de exclusividade.

A Lei de Propriedade Industrial ocupa-se desta matéria nos arts. 56, 57 e 118 – para as

patentes e analogicamente para os desenhos industriais –, e nos art. 173, 174 e 175 – para o registro de

marcas.

3.3.7.2 Nulidade de registro de marcas

A ação de nulidade de registro de marca201

é semelhante à utilizada nas demais

modalidades de direito de propriedade industrial, admitindo-se as mesmas considerações escritas no

tópico anterior. Diferencia-se das demais ações de nulidade presentes na Lei n. 9.279/1996 por deter

tratamento específico quanto ao processamento.202

202 Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

102

Os legitimados para propor esta ação são o INPI, terceiros interessados ou, ainda, mesmo

não previsto neste diploma, o Ministério Público, nos casos em que for latente a existência de interesse

público em denunciar irregularidade de determinado registro de marca. Poderá o juiz, entendendo ser

pertinente, determinar a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, caso demonstrados os

requisitos processuais necessários para o ato. O ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca

se dará no foro da Justiça Federal, devendo o INPI ser interventor nos casos que não estiver compondo

o polo ativo ou passivo da ação. Após o trânsito em julgado da ação de nulidade, o INPI deverá

publicar esta informação para ciência de terceiros.

Com estas considerações, passa-se à análise das técnicas processuais de proteção

do direito de propriedade industrial, pois como sustentado, a compreensão do direito

processual transita, impreterivelmente, pelo conhecimento acerca do direito material que se

pretende conferir tutela jurisdicional.

3.3.7.3 Tutela de urgência satisfativa: suspensão imediata dos direitos de exclusividade

A ação de nulidade dos direitos concedidos pelos registro de marca, comporta o pedido de

suspensão imediata da exclusividade na exploração da patente, desenho industrial ou marca. Neste

estudo deter-se-á na análise dos mecanismos capazes de conceder esta suspensão, previstos tanto na

Lei de Propriedade Industrial, quanto no Código de Processo Civil.

Como sustentamos, a ação de nulidade de registro de marca pode ser proposta sempre que

não se observarem no sinal distintivo os pressupostos para a concessão da exclusividade de

exploração, assim como se identificados erros no referido procedimento administrativo. É possível a

suspensão dos efeitos do registro, obstando não somente o direito de exclusividade, como também o

direito de uso da marca.

É precisa a dicção do art. 173 da Lei de Propriedade Industrial, afirmando que é

admissível a suspensão dos efeitos do registro e uso da marca, se atendidos os pressupostos

processuais para o feito. A redação não deste texto não deixa dúvidas acerca do caráter satisfativo

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

103 desta suspensão, assim como possibilita desde logo impedir a exclusividade e o uso dos direitos de

marca – sendo este último um efeito mandamental, não havendo referibilidade ao provimento

desconstitutivo final.

Destaca-se, desde logo, para esta suspensão, também são exigidos os requisitos presentes

mo art. 273 do Código de Processo Civil: (i) verossimilhança e prova inequívoca; (ii) receio de dano

irreparável ou de difícil reparação; (iii) negativa de irreversibilidade do provimento.

Poderá a parte instruir seu pedido com as seguintes meios de provas (documental): a

apostila, demonstrando os limites característicos dos sinais distintivos; documentos comprobatórios do

requerimento, etiquetas, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; parecer

técnico, somente se for extremamente controvertida a identificação de nulidade, para a identificação de

não atendimento dos pressupostos positivos – distintividade e perceptibilidade – e negativos.

A suspensão dos direitos de uso ocorrerá sempre em que a exploração do sinal distinto

ocasionar confusão, sendo imperioso um ato mandamental de não utilização da marca. Assim entende

Machado, pois “[...] havendo risco de confusão, a tutela deve ser antecipada não apenas para

suspender os efeitos do registro, mas também para impedir o uso da marca pelo réu, que poderá causa

prejuízo ao autor.”203

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação ocorrerá sempre que, a permanência

daquela situação de ilicitude tiver aptidão de causar danos, ocorrendo a demora no processo de

nulidade e o concomitante o ilícito deste direito de marca.

Por fim, tratando da não irreversibilidade do provimento antecipatório nas ações de

nulidade de marca, é fato que a suspensão dos efeitos dota-se de reversibilidade, o que permite o

direito retroceder ao estado anterior. Contudo, salvaguardando algumas situações em que haja dano,

poder-se-á estipular caução com o intuito de garantir o ressarcimento a possíveis prejuízos causados

durante a eficácia da antecipação de tutela.

A utilização de tutela de urgência satisfativa nas ações de nulidade de direitos de marca é

questão ainda controvertida, mas que é enfrentada com autoridade por diversos tribunais. O

assentimento da utilização desta técnica para conferir efeito suspensivo aos direitos de exclusividade, e

mesmo na utilização da maraca, pode ser aferido em diversos julgados, como este sob a relatoria do

Juiz Teori Albino Zavaski, da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. AÇÃO

DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LEI 9.279, DE 1996. l. O uso da

mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela

que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos

consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da

203

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 174.

104

identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na

mesma região por pessoas jurídicas distintas. 2. É cabível, em situações dessa

natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor

daquela demandante cuja posição jurídica guardar grau mais elevado de

verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento

comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do

direito de propriedade industrial, inclusive nas ações de nulidade de registro de

marca (Lei n.9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único). 3. No caso, é a autora quem

ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão "via porto" integra a sua

denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista,

não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa

concorrente, conforme prevê o artigo 124, V, da Lei 9.279, de 1996.204

Nota-se como foi precisamente indicada a verossimilhança e a prova inequívoca,

o que possibilitou a aplicação do art. 173, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial,

ensejando a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca em debate, posto que foram

atendidos os requisitos processuais para a concessão da tutela de urgência satisfativa.

CONCLUSÃO

A tutela de urgência satisfativa, desenhada na antecipação de tutela, desempenha

relevante papel na garantia dos direitos de marca e proteção dos mesmos contra ilícitos, como atos de

contrafação, assim como nos casos de nulidades de registro de marca.

Tal técnica, além de encampar a ideia de efetividade da tutela jurisdicional, apresenta

solução às situações de urgência à qual direitos são comumente submetidos e adequação da técnica

processual às exigências do direito material – neste caso os direitos de marca.

Neste estudo, evidenciamos que a tutela de urgência satisfativa, pensada sob a ótica da

antecipação de tutela presente no Código de Processo Civil, detém três importantes elementos: prova

204

TRF4, AG 2000.04.01.102408-2, Terceira Turma, Relator Teori Albino Zavascki, DJ 20/06/2001

105 inequívoca, verossimilhança e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Tais

elementos, mesmo sendo considerados conceitos vagos ou indeterminados, exigem sua objetivação

para a concessão da tutela de urgência satisfativa.

Estes conceitos vagos, se interpretados adequadamente ao caso concreto, viabilizam a

realização do princípio da efetividade, constituindo que indicamos como: cláusula geral da tytela de

urgência satisfativa.

Sendo assim, no ambiente decisional atinente aos direitos de propriedade industrial

devem ser considerados tanto a perspectiva da atribuição protetiva patrimonial a estes direitos, como

as vicissitudes do trafego jurídico e os limites e possibilidade do exercício do direito.

Tendo em vista a análise concluída, a tutela de urgência satisfativa se constitui

instrumento fundamental de efetivação da tutela jurisdicional e proteção dos direitos de marca.

REFERÊNCIAS

ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante: a

ineficácia e os equívocos das reformas legislativas na busca de uma cultura de precedentes. In

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2012.

ALVIM, Arruda. Apontamentos sobre o papel do juiz e dos tribunais na ordem constitucional

vigentes: enfoque comparativo entre jurisprudência e os sistemas de precedentes. In LUCCA,

106

Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.)

Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo:

Quartier Latin, 2012.

_______. A Evolução do Direito e a Tutela de Urgência. In ARMELIN, Donaldo (coord.)

Tutelas de Urgência e Cautelares. São Paulo: Saraiva, 2010.

ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Direito à prova. In WAMBIER, Luiz Rodrigues.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (organizadores). Coleção Doutrinas Essenciais: Processo

Civil; v. 4. Atividade Probatória. São Paulo: Editora Revista dos Trinais, 2011.

ARMELIN, Donaldo. Tutela jurisdicional diferenciada. Doutrinas Essenciais de Direito

Processual Civil. WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.São Paulo:

Revistas dos Tribunais, 2011.

_______. Tutela de Urgência. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). O Processo Civil

Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994.

BAHIA, Alexandre; CÂMARA, Bernardo Ribeiro; SOARES, Carlos Henrique. Curso de

direito processual civil: fundamentação e aplicação. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A garantia do contraditório na atividade de instrução. In

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. (orgs.). Coleção

Doutrinas Essenciais: Processo Civil; v. 4. Atividade Probatória. São Paulo: Editora Revista

dos Trinais, 2011.

_______. A efetividade do processo de conhecimento. Revista de processo, n. 74, p. 126-137.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, abr.-jun. 1994.

BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos dignos distintivos. In SANTOS,

Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coord.) Propriedade intetelctual: sinais

distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2007.

BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. Ensaios sobre o Direito Imaterial: estudos

dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de direito da propriedade intelectual. Aracaju:

Evocati, 2007.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. São Paulo: Malheiros, 2011.

_______. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. Rio de Janeiro: Malheiros,

2010.

BERMUDES, Sergio. Introdução ao processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

107

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do

direito processual civil. 4ª. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

_______. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004.

CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,

2009.

CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. trad. Adrián Sotero de Witt Batista.

vol. 1. Campinas: Servanda, 1999.

CASTAGNA, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O Devido Processo Legal e os Princípios da

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.

CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita. Unificação do regime das tutelas de urgência. In

CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita de Cássia Rocha Conte; MOURÃO, Luiz Eduardo;

GIANNICO, Ana Paula Chiovitti. (coordenadores). Temas atuais das tutelas diferenciadas:

estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009.

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

1997.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. Rio de Janeiro: Editora

Malheiros,

DÓRIA, Antônio Sampaio. Direito Constitucional. 4ª. ed. vol. I, tomo I. São Paulo: Max

Limonad 1958.

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira Freire. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações

entre Particulares. In. RAMOS, Paulo Roberto Barbosa (coord.); RAMOS, Edith Maria

Barbosa (coord.); FREIRE, Alexandre Reis Siqueira (coord.). O Direito no Século XXI:

estudos em homenagem ao Ministro Edson Vidigal. Florianópolis: Editora Obra Jurídica,

2010.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de distintividade e degenerescência.

In SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. (coordenadores) Propriedade

intetelctual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVlaw. São Paulo:

Saraiva, 2007.

GODINHO, Robson Renaut. Tutela Jurisdicional Diferenciada e Técnica Processual. In.

Temas Atuais da Tutelas Diferenciadas: obra em homenagem ao Professor Donaldo Armelin.

São Paulo: Saraiva, 2010.

108

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Belo Horizonte: Del

Rey, 2012.

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2009.

MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipação de Tutela na Propriedade Industrial. In:

ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

MALACHINI, Edson Ribas. A Fungibilidade das Tutelas Antecipatória e Cautelar (CPC, art.

273, § 7º). In: ARMELIN, Donaldo. (coord.) Tutelas de urgência e Cautelares: estudos em

homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso do direito de defesa e parte incontroversa da demanda.

2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

_______. Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito. vol. 1. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2011.

_______. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, vol. 4: Processo Cautelar. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

_______. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2010.

_______. Antecipação da tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

_______. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2006.

MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fabio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da

Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2010.

_______. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo

de conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.

Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.

MITIDIERO, Daniel. Antecipação da tutela: da tutela cautelar à técnica antecipatória. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

MÜLLER, Friedrich. O Novo Paradigma do Direito. In LUCCA, Newton De; MEYER-

PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito

109

Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier

Latin, 2012.

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil,

penal e administrativo. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

NUNES, Dierle. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2012.

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos

processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de Direito Privado, vol. 7. Parte

Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor,

software, cultivares, nome empresarial. 4. ed. Barueri: Manole, 2011.

SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. Tutelas de Urgência na Propriedade Industrial: as

Medidas Cautelares. In, ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na

Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2009.

TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2001.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. In

WAMBIER, Luiz Rodrigues. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Princípios e temas gerais do

processo civil. Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1. São Paulo: Editora Revista

dos Tribunais, 2011.

_______. O óbivio que não se vê: a nova forma do princípio da fungibilidade. In Princípios e

temas gerais do processo civil (Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1) Luiz

Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier (organizadores). São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2011.

WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil:

processo cautelar e procedimetos especiais. vol. 3. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2014.

_______. Uma proposta em torno do conceito de jurisprudência dominante. In Revista de

Processo, vol. 100. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única solução? In MENDES,

Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda

Alvim (coords.) São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

110

_______. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito

Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

_______. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law.

RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

_______. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2008.

_______. Da liberdade do juiz na concessão de liminares e a tutela antecipatória. In:

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Org.). Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem requisito da urgência e direito

autônomo à prova. São Paulo: Editora Malheiros, 2009.

_______. Tutela jurisdicional. 2. Ed. São Paulo: DPJ Editora, 2006.

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.