- 1. O Contributo Mnimo em Propriedade industrial Denis Borges
Barbosa Professor Permanente dos cursos de mestrado e doutorado do
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
da Academia de Propriedade Intelectual e de Inovao do INPI
brasileiro. Professor nos cursos de especializao em Propriedade
Intelectual da Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro e
da Fundao Getlio Vargas em So Paulo.
2. Bibliografia COUTO GONALVES, L.M., Manual de Dieito
Industrial, Almedina, 2. Ed. P. 85-88. HAEGHEN, G. Vander. Brevets
DInvention Marques et Modles. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1928,
p. 67-96; LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks, and Related
Rights- National and International Protection. Massachusetts:
Harvard University Press, 1975, p. 295-300; LUZZATTO, Enrico,
Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprenta, Milano :
Pilade Rocco, 1914; MIRANDA, Pontes . Tratado de direito privado
Tomo XVI. Propriedade in electual. Propriedade industrial, So
Paulo, RT, 4 edio, 1983, pg. 296298; MOTA MAIA, J., Propriedade
Industrial, vol. I, Almedina, 58-60. PHELIP Bruno. Droit et
pratique des brevets dinvention France tranger Brevet Europen.
Paris: Delmas, 1977, p. C17-C24; POLLAUD-DULIAN, Frdric. La
Brevetabilit Des Inventions - tude comparative de jurisprudence
France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 109-134 ; POUILLET, Eugne, Trait
Teorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaon, 4
me edition, Paris : Marchal et Billard, 1899; RAMELLA, Agostino.
Propriet Industriale. Parte I. Torino: Editrice Torinense, 1927, p.
70-76; RAPELA, M. Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en
Vegetales Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argetina, 2000, p.
49-50; RODRIGUES, Clvis Costa. Concorrncia Desleal. Rio de Janeiro:
Peixoto, 1945, p. 235; SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev.
LUNZER Raph. The European Patent Convention A comentary. London:
Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176211; STEFANIS, Pietro. Novit
Inventiva e Novit Intuitiva. Firenze: Societ Editrice Toscana,
1932, p. 24-36; 3. Bibliografia POUILLET, Eugne, Trait Teorique et
Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaon, 4 me edition,
Paris : Marchal et Billard, 1899; RAMELLA, Agostino. Propriet
Industriale. Parte I. Torino: Editrice Torinense, 1927, p. 70-76;
RAPELA, M. Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales
Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argetina, 2000, p. 49-50;
RODRIGUES, Clvis Costa. Concorrncia Desleal. Rio de Janeiro:
Peixoto, 1945, p. 235; SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev.
LUNZER Raph. The European Patent Convention A comentary. London:
Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211; STEFANIS, Pietro. Novit
Inventiva e Novit Intuitiva. Firenze: Societ Editrice Toscana,
1932, p. 24-36; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc
Pierre. Droit de la Proprit Industrielle. Paris: Litec, 2001, p.
47-51, TERRELL, Thomas & TERRELL, Courtney; rev. JONES, J
Reginald. The Law and Practice relating to Letters Patent for
Inventions. Londres: Sweet & Maxwell Ltd., 1934, p. 64-73. 4.
Um olhar especial nas Patentes de Inveno 5. Uma percepo genial 6.
Engenhosa combinao sem questo que no se devedar privilgio exclusivo
ao inventor de insignificante novidade, e simples alterao de forma
nas obras das artes ordinrias, que no manifesta engenhosa combinao,
ou lavor difcil, nem produz um novo e fixo artigo de comrcio, ou
ramo de indstria, que antes no existia. Visconde de Cayru,
Observaes Sobre aFranqueza da Indstria, e Estabelecimento de
Fbricas no Brasil, Imprensa Rgia, 1810. 7. Atividade inventiva?
Art. 5 ...... ..... XXIX - a lei assegurar aos autores de inven-tos
industriais privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo
s criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas Art.218 (...) 2 - A
pesquisa tecnolgica voltar-se- predominantemente para a soluo dos
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional. Art. 219 - O mercado interno integra o
patrimnio nacional e ser incentivado de forma a viabilizar o
desenvolvimento cultural e scio econmico, o bem estar da populao e
a autonomia tecnolgica do Pas, nos termos de lei federal. SUPREMO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Acrdo do Supremo Tribunal Administrativo n.
2/2013 Acrdo do STA de 09-01-2013, no Processo n 771/12 ()
consideramos que est em jogo no apenas o direito propriedade
industrial - alis sem assento constitucional especfico Em sentido
contrrio ao deste entendimento, as recorrentes alegam que os
invocados direitos de propriedade industrial so direitos
fundamentais de natureza anloga dos direitos, liberdades e
garantias e, como tal, com proteco acrescida ao nvel da prpria
Constituio, a cujas normas est directamente vinculada a Administrao
Pblica que, por isso, no poderia deixar de considerar, no mbito
daquele procedimento de concesso de AIMs, tais invocados direitos,
prevenindo e reprimindo a respectiva violao. Mas, no colhe essa
alegao. Dirio da Repblica, 1. srie N. 20 29 de janeiro de 2013 8.
Atividade inventiva? 2 - Considera-se que uma inveno implica
actividade inventiva se, para um perito na especialidade, no
resultar de uma maneira evidente do estado da tcnica. (C. Munique,
art. 56) Art. 13. A inveno dotada deatividade inventiva sempre que,
para um tcnico no assunto, no decorra de maneira evidente ou bvia
do estado da tcnica. Art. 14. O modelo de utilidade dotado de ato
inventivo sempre que, para um tcnico no assunto, no decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da tcnica.Artigo 50. Requisitos
de concesso 1 - Uma inveno considerada nova quando no est
compreendida no estado da tcnica.3 - Considera-se que uma inveno
susceptvel de aplicao industrial se o seu objecto puder ser
fabricado ou utilizado em qualquer gnero de indstria ou na
agricultura. Artigo 122. Objecto do modelo 1 - Podem ser protegidas
como modelos de utilidade as invenes novas implicando uma
actividade inventiva e susceptveis de aplicao industrial, que
consistam em dar a um objecto uma configurao, estrutura, mecanismo
ou disposio de que resulte o aumento da sua utilidade ou a melhoria
do seu aproveitamento. 9. A frgil novidade 10. A frgil novidade
Objeto de apurao de novidade: a regra de um sdocumento Afirma-se
que haver novidade sempre que o invento noseja antecipado de forma
integral por um nico documento do estado da tcnica [1]. Tal
entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parmetros de
Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas excees a mais relevante das
quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente
referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofcio
combinaria naturalmente as informaes. No dizer corrente no
procedimento europeu, o estado da tcnica no pode ser lido como um
mosaico de anterioridades.[1] Por exemplo, Danemann, Siemsen,
Biegler & Ipanema Moreira, Comentrios LPI, Renovar, 2001, p.
47. 11. A frgil novidade Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:
1.5.4 Falta de novidade (...) Como regra geral entende-se que h
novidade sempreque a inveno ou modelo no antecipado de forma
integral por um nico documento do estado da tcnica. (...) No caso
de um documento (primeiro documento) referindose explicitamente a
um outro documento que fornece informao mais detalhada sobre certas
caractersticas, o ensinamento deste ltimo documento deve ser
considerado como incorporado ao primeiro documento que contm a
referncia. 12. A frgil novidade Assim, o que o examinador ou Perito
tem de fazer indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que
reproduz integralmente o contido na reivindicao da patente em
questo. Uma nica fonte. O perito no pode combinar fontes. Se no
forpossvel determinar a integralidade da revelao nesta nica e
integral fonte, h novidade. A novidade s isso. Novidade para
engenheiros pode ser outra coisa. No sistema de patentes s isso
Salvo, como indicado, essa nica fonte se referir literalmentea
outras fontes. Por exemplo: esta soluo tcnica idntica constante do
documento publicado na revista tal, nmero tal, pgina tal, com a
diferena que .... 13. O ncleo da constitucionalidade 14. O ncleo de
constitucionalidade do sistema de patentes Introduzido formalmente
na legislao ptria pelo art.8 do CPI/96 Lei 9.279/96 a atividade
inventiva um elemento crucial do sistema legal das patentes. Certos
autores indicam mesmo que tal requisito constri o ncleo de
constitucionalidade do sistema de patentes; a histria de sua
latncia antes da formulao em textos legais indica que tal hiptese
tem verossimilhana. [1] SINGER, Romuald & SINGER Margarete,
rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention A comentary.
London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176; The practitioner is
confronted with the issue of obviousness or inventiveness more
often than with any other single issue. 15. objetividade J de
incio, atividade inventiva surge comouma questo substantivamente
constitucional. A sua construo na lei ordinria pressupe refinada
ponderao de interesses, o que se torna especialmente sensvel quando
os elementos da inovao tocam s necessidades humanas fundamentais. A
eficcia da ponderao realizada na lei ordinria exige extrema
objetividade na avaliao em cada caso singular, excluda a
discricionariedade e a subjetividade. 16. Devido Processo Leagl Em
segundo lugar, a apurao da atividade inventivapresume um segundo
elemento constitucional, que a de que se faa dentro das exigncias
do devido processo legal. Cada caso em que se alega existncia ou
carncia de tal atributo exige avaliao tcnica cuidadosa e
sindicabilidade das concluses tanto pelos titulares dos direitos
exclusivos quanto dos titulares das situaes jurdicas de outra
natureza, em equivalncia de condies. No aceitvel, em nosso sistema,
que de direito estrito, que o exame do requisito se faa de maneira
imotivada e insindicvel, com manifestaes de cunho subjetivo do
tcnico ou do perito judicial. 17. Atividade inventiva como
requisito constitucional 18. A escolha dos meios A escolha de um
sistema de direitos exclusivos comoum dos meios possveis para
promover a inovao traz, necessariamente, a necessidade de construir
um mecanismo legal equilibrado e eficiente. A opo, no caso, de um
instrumento de poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de
atuao econmica, que apropriada e delegada pelo Estado, que o
entrega gesto privada, para se atingir fins pblicos (a inovao)
mediante incentivos privados (a apropriao dos respectivos
resultados). 19. Algo Novo A novidade o elemento contributivo
dainovao - torna-se assim uma figura crucial para justificar
constitucionalmente todos os sistemas de propriedade intelectual
Como tantas vezes se repetiu, a concesso de direitos exclusivos
como mecanismo de incentivo econmico de mercado presume uma criao
tecnolgica ou expressiva que contribua para o acervo disponvel algo
novo. 20. Ou o bolo se adequa forma, ou a forma ao bolo Para que se
justificasse esse aparato deproteo, pareceu logo aos aplicadores
das leis que um mnimo de densidade do novo um mnimo de contribuio
ao conhecimento comum - seria necessrio. o que se denominaria o
contributo mnimo. Outra soluo seria adequar a proteo contribuio,
graduando o tempo e o alcance da proteo: uma inovao menor receberia
meses ou poucos anos de tutela, ou direito percepo do fructus, sem
direito a excluso de competidores. Vide quanto a isso o excelente
estudo de J.H. Reichman e outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994). 21.
Ou o bolo se adequa forma, ou a forma ao bolo A fixao de prazo
mnimo e alcance de proteopara as patentes de inveno por TRIPs
enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito
crucial. At agora, temos postulado que tal atributo
sejacaracterstico do sistema de patentes. Mas os requisitos de
distinguibilidade dos cultivares e de originalidade autoral (num
sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de uma
margem mnima de contribuio social alm do simples investimento,
dificuldade ou esforo. 22. Justifique o monoplio Assim definimos
tal requisito: O segundo critrio o da atividade inventiva. Este vai
ainda mais fundo na questo do equilbrio de interesses para que seja
concedida uma patente. preciso que no s haja novidade, mas tambm
que a eficcia e a importncia econmica dessa nova tcnica seja
discernvel, de forma que se promova no apenas mnimos aumentos
incrementais da tecnologia, e sim algo que seja to grandioso que
justifique a criao de um monoplio instrumental (...) Para
justificar esse monoplio instrumental preciso que haja um salto
inventivo que, como nota em particular a jurisprudncia da Suprema
Corte dos Estados Unidos, tambm um requisito constitucional, no s
uma questo tcnica. 23. Justifique o monoplio Cdigo da
PropriedadeIndustrial de Portugal Disposies gerais Artigo 1. Funo
social da propriedade industrial A propriedade industrial
desempenha a funo social de garantir a lealdade da concorrncia pela
atribuio de direitos privativos no mbito do presente diploma, bem
como pela represso da concorrncia desleal.Art. 2 A proteo dos
direitos relativos propriedade industrial, considerad o o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas,
efetua-se mediante: 24. Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of
United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438. O processo de
desenvolvimento do setor manufatureiro cria uma constante demanda
para novos aplicativos, para cuja elaborao a habilidade dos
engenheiros e capatazes em geral normalmente adequada, o que, de
fato, o resultado natural e devido de tal desenvolvimento. Cada
passo adiante prepara terreno para o prximo e cada um dessas etapas
usualmente formada por tentativas espontneas em centenas de
lugares. Conceder a um nico titular o monoplio de cada mnimo avano
tcnico efetuado, salvo quando for o exerccio de inveno, de alguma
forma acima da habilidade mecnica ou de engenharia comum, seja
claramente demonstrada, injusto como principio e tem consequencias
daninhas. 25. Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United
States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438. O objetivo das leis
de patente recompensar quelesque faam uma inveno substancial, que
se soma ao nosso conhecimento e represente um passo a frente nas
artes teis. Tais inventores so merecedores de todo favor. Nunca foi
finalidade daquelas leis assegurar um monoplio para cada pequeno
artefato, para cada sombra de esboo de uma ideia, que naturalmente
e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecnico habil no
progresso comum da manufatura. Tal concesso indiscriminada de
privilgios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a
inveno. 26. Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United
States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438. Cria uma classe de
especuladores inescrupulososque fazem de seu negcio ficar
observando uma onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de
sua espuma atravs de monoplios patentrios, que os permitem impor
uma tributao pesada sobre a indstria do pas, sem nada contribuir
para o real avano das artes. Restringe os negcios honestos com os
medos e receios de que hajam nus e contingncias desconhecidas que
exponham o investidor a aes judiciais e imposies vexatrias sobre os
lucros adquiridos de boa f. 27. No modelo brasileiro 28. O modelo
constitucional brasileiro O modelo da patente, como configurada sob
osistema constitucional brasileiro, compreende uma srie de
elementos de configurao, dos quais so especialmente relevantes: a)
Contribuio tcnica para ter direito exclusiva preciso que o
postulante demonstre que vem oferecer ao conhecimento tcnico da
sociedade algo que represente um passo a frente nas artes teis, em
grau proporcional ao privilgio fixado pela lei. b) A suficincia
descritiva - para obter o privilgio o postulante tem de revelar a
tecnologia de forma que possibilite ao tcnico mdio da indstria o
uso completo e eficaz na concorrncia em todas as hipteses em que a
lei o faculta . 29. O modelo constitucional brasileiro Para obter a
mxima eficcia do incentivo inovao atravs da exclusiva, o
conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficincia
descritiva): (1) para que, no futuro, seja possvel realizar ainveno
na indstriasem conhecimentos alm daquele detido por um tcnico mdio
do setor considerado. (2) para que, imediatamente, possa ser insumo
do processo inovador na pesquisa e experimentao dos concorrentes
30. O modelo constitucional brasileiro Este ltimo elemento da equao
no explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha
constiudo matria de deciso da Corte Constitucional Alem no caso
Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000), entendendo
que se o titular da patente tem sua exclusividades baseada entre
outras razes - no interesse do desenvolvimento cientfico e
tecnolgico, no lhe possvel usar sua patente exatamente para impedir
tal desenvolvimento. 31. O modelo constitucional brasileiro O
modelo da patente, como configurada sob o sistema
constitucionalbrasileiro, compreende uma srie de elementos de
configurao, dos quais so especialmente relevantes: c) Prazo a
exclusiva vige, afastando os demais agenteseconmicos empenhados na
concorrncia do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e
imutvel, configurado no ato da concesso. d) O uso conforme o uso
efetivo da exclusiva, como uma delegao estatal de um quantum de
poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais
para os quais ela configurada, sem excesso de poder ou desvio de
finalidade. e) A exausto dos poderes exclusivos, uma vez que o
titular do privilgio tenha uma oportunidade de reaver o
investimento efetuado no processo inovativo, pela operao econmica,
que a patente tornou exclusiva atravs da venda ou outra realizao
econmica do bem ou atividade pertinente. f) Submisso s limitaes e
excees exclusiva, como as que impedem o uso do privilgio para
frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exerccio da
exclusiva ao eminente interesse pblico, inclusive ao uso no
comercial para fins pblicos. 32. Uma equao de direito estrito Todos
esses elementos da equaomanifestam uma coeso de equilbrio, e uma
busca de eficcia social, num modelo fechado. A patente, em nosso
sistema constitucional, resulta de um processo administrativo
vinculado, em que no h lugar para a manifestao volitiva do Estado
quanto convenincia e oportunidade da concesso de cada privilgio
singular. 33. Uma equao de direito estrito Como dissemos em Bases
Constitucionais das Criaes Industriais, op. cit.; O procedimento
administrativo de concesso do privilgioessencialmente declara a
existncia dos pressupostos desenhados na Constituio e
corporificados na legislao ordinria. Como tal, o procedimento
necessariamente vinculado, e nele no cabe qualquer medida de
discricionariedade. No pode o rgo pblico competente dar patentes
onde em sede constitucional se veda tal concesso, como, por
exemplo, no caso de criaes abstratas, inclusive a de programas de
computador em si mesmos, nem pode aplicar critrios de convenincia e
oportunidade. Se h direito subjetivo constitucional, cabe ao ente
pblico: - Examinar a existncia dos pressupostos; - Declarar-lhes a
existncia; - Constituir o direito de exclusiva. 34. Sem anuncias
Pois, assim como todos os elementos domodelo configurado acima so
fixados em lei, sem espao para poltica pblica discricionria, a
fixao do contributo mnimo: a) em que pese resultar de um exerccio
finssimode ponderao, a priori, ou seja, no momento em que a lei
ordinria estabelece impessoalmente a equao descrita, b) aplica-se a
cada demanda de privilgio como um instrumento preciso e complexo,
mas sem qualquer espao para subjetividades. 35. A poltica pblica
vinculada e discricionriaIniciativaDesenvolvimentoSadePropriedade
Intelectual 36. A poltica pblica vinculada e
discricionriaInteresses constitucionaisObrigaes Internacionais 37.
A poltica pblica vinculada e discricionria Fixada pelo poder
legislativo o cubo relativo propriedade intelectual, toda atuao da
Administrao inteiramente vinculada. 38. Objetividade Na verdade,
toda a complexidade do institutoda atividade inventiva resulta
exatamente da busca do critrio objetivo do contributo inventivo em
face do conhecimento j disponvel. O prmio ao inventor resulta, no
modelo legal brasileiro, no do montante do investimento, do gnio
criativo, ou do esforo pessoal, mas simplesmente de um fato
objetivo: a satisfao de um mnimo de contribuio ao estado da arte.
39. A economia do contributo mnimo 40. Economia Landes e Posner
apontam que o requisito direciona osistema de monoplios
instrumentais para um problema econmico especfico: as inovaes em
que a incerteza do resultado desestimularia o investimento. Como a
incerteza, sem a patente, estimularia a concentrao em inovaes
menores, haveria um custo social que resulta em desestmulo ao
progresso tcnico objetivo. Uncertainty has a further significance.
In his classic article on the economicsof invention, Kenneth Arrow
pointed out that risk aversion would result in underinvestment,
from a social standpoint, in risky undertakings, such as
invention.This point balances Arnold Plant's argument that
patentability draws resources from what might be socially more
valuable productive activities that do not offer monopoly returns.
Unfortunately, the weights of these two offsetting factors are
unknown. LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. The Economic Structure
of Intellecttual PropertyLaw. Massachussets: Harvard University
Press, 2003, p. 304-306: 41. Economia De outro lado, a eficcia
social do requisito dependede que a atividade inventiva seja
avaliada com procedimentos que garantam que s um nvel relativamente
elevado de contributo seja retribudo. Exatamente por isso, as
enormes crticas que se levantaram ao baixo nvel de patentes nas
Amricas, especialmente nos setores de software e de servios
financeiros, ao abrigo de jurisprudncia das cortes inferiores,
levaram recentemente a uma reao da Suprema Corte americana, de
reiterar os parmetros mais elevados estipulados, em 1966, em Grahan
v. John Deere, prestigiando o padro constitucional. No caso,KSR
International Co. v. Teleflex Inc. 42. Economia Um terceiro ngulo
merece igualmente ser indicado:numa economia com menor dinmica
inovativa, a exigncia de atividade inventiva leva a um nmero menor
de patentes de inventores locais, quando comparado ao estoque de
patentes de origem estrangeira. Isso certamente ocorre no caso
brasileiro . 43. Economia ALBUQUERQUE, E. Patentes de inveno de
residentes no Brasil (1980-1995): uma investigao sobre a contribuio
dos direitos de propriedade intelectual para a construo de um
sistema nacional de inovao. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de
Doutorado. Pases desenvolvidos (com sistemas maduros)
combinaminovaes radicais com inovaes incrementais prximas da
fronteira tecnolgica internacional. Inovaes de primeira e de
segunda gerao tm lugar. Pases em desenvolvimento (com sistemas
imaturos)concentram as suas atividades tecnolgicas na adaptao de
tecnologias estrangeiras, na imitao, na cpia e em melhoramentos
marginais, em outras palavras, em inovaes de segunda e terceira
gerao.. 44. Economia Pases em desenvolvimento (comsistemas
imaturos) concentram as suas atividades tecnolgicas na adaptao de
tecnologias estrangeiras, na imitao, na cpia e em melhoramentos
marginais, em outras palavras, em inovaes de segunda e terceira
gerao.. 45. Economia Resulta da a convenincia de um sistema
suplementar de monopliosinstrumentais sem imposio do requisito de
atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas tambm com
um grau efetivo de proteo (menor prazo, menor impacto de excluso)
compatvel com a necessidade de desenvolvimento de inovaes de
segunda gerao (adaptao, etc.) . Dissemos, em nosso Uma Introduo
Propriedade Intelectual, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003:
"Restringidos, via de regra, a aperfeioamentos ou melhoramentos
emferramentas, equipamentos ou peas, tais patentes menores protegem
a criatividade do operrio, do engenheiro na linha de produo, do
pequeno inventor ou do arteso. Em tese, a tutela dos
aperfeioamentos resultando na maior eficcia ou comodidade num
aparato fsico qualquer. (...) Os requisitos de concesso deste
privilgio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece anlise
cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigvel do Modelo de Utilidade to
simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicao industrial.
(...) 46. Economia Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta
"patente menor" umrequisito de atividade inventiva menor,
nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposio
nova que no seja decorrncia comum ou vulgar do estado da tcnica. A
simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da
tcnica, parece no ser suficiente para a concesso da proteo. No
entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento til para
os pases como o Brasil exatamente a inexistncia do requisito de
atividade inventiva: instrumento mais pedaggico, talvez, do que de
mercado, esta patente reconhece avanos mnimos da produo industrial,
dando-lhe proteo mais curta e menos vigorosa exatamente por no
exigir maior distncia entre os nveis inventivos". 47. Economia H
indcios veementes de que o atual sistema demodelo de utilidade
desatende o requisito constitucional de equilbrio de interesses:
seu prazo de 15 anos, e o poder de excluso, em abstrato, igual o do
sistema de patentes. A poltica dessa modalidade de privilgios clama
por uma modificao atenta sua funo econmica, sob pena de invalidao
jurdica. 48. Devido processo legal e apurao de atividade inventiva
49. Motivao e objetividade. No tocante especificamente apurao
daatividade inventiva, a construo do devido processo legal mostra
uma necessidade especialssima de motivao e objetividade. Tal
necessidade singulariza o tema, mesmo em face dos demais requisitos
da patente. 50. Objetividade Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do
Instituto MaxPlank [1]: A deciso sobre a no-obviedade requer um
julgamento que se baseia em fatos e na sua avaliao, que devem
servir como base para o que teoricamente ser a nica resposta
"correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma
independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que
essa pessoa tenha a mesma informao e instrues. No se pode deixar de
enfatizar energicamente que a no- obviedade "no uma questo que seja
deixada ao critrio de cada examinador ou juiz. 51. Objetividade
Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto MaxPlank [1]: Disto
resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada
passo da deciso, uma vez que ela deve basear-se em elementos
objetivos e no resultar de uma inspirao divina. Portanto,
examinadores e juzes tm a obrigao de indicar as razes da sua
deciso, no s para convencer as partes quanto correo de sua anlise
e, assim, estabelecer a paz judiciria, mas tambm porque todos os
rgos judiciais tm sobre os ombros uma responsabilidade para com a
comunidade e esto sujeitos ao controle pblico, este geralmente
exercido por uma instncia recursal superior 52. Objetividade Essa
sindicabilidade resulta, como natural, da objetividade do critrio
legal. Como nota o autor, no se admite critrios de julgamento
subjetivos na determinao da atividade inventiva, mesmo porque a
definio de no-obviedade foi escolhida, entre todas que foram
desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu carter
objetivo.Comentando o art. 56 da Conveno Europia de Patentes, diz
SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The
European Patent Convention A comentary. London: Sweet &
Maxwell, 1995, pg. 176-211: The formulation of the first sentence
of Article 56 indicates that, despite the fact that any such
evaluation inherently contains an element of subjectivity,
nevertheless the intention is that the test should be made as
objective as is humanly possible. 53. A sindicabilidade da anlise
54. A sindicabilidade da anlise Quais os procedimentos
indispensveis para amanifestao de atividade inventiva? Quais
permitem a sindicabilidade e, consequentemente, a repetibilidade do
teste de atividade inventiva? O requisito da atividade inventiva
realiza uma das principais exigncias constitucionais para um
sistema de patentes: o de que, para se ter um privilgio temporrio,
o autor de um invento industrial deve reportar sociedade uma
contribuio mnima aos conhecimentos tecnolgicos disponveis, de
direta utilidade industrial. 55. A sindicabilidade da anlise
Abandonando as elaboraes doutrinrias ejurisprudenciais anteriores a
1952, todos os sistemas jurdicos adotaram o critrio da atividade
inventiva, como o padro geral universal e, depois do Acordo TRIPs,
o padro coativo para os pases afiliados Organizao Mundial do
Comrcio. No sistema internacional vigente, assim como no sistema
legal brasileiro, o requisito central desse sistema de sua
objetividade. 56. A sindicabilidade da anlise O examinador, perito
e juiz, para realizar o mandado dedireito estrito que decorre dos
art. 8 e 13 do Cdigo de Propriedade Industrial vigente, adotar o
ponto de vista desse sujeito hipottico, para realizar as seguintes
operaes lgicas: a) examinar o estado da tcnica provido do campo de
viso deum tcnico mediano atuando efetivamente no setor industrial
pertinente; b) determinar qual o problema tcnico relevante, ao qual
o invento sob anlise se prope resolver; c) determinar qual a
diferena entre o estado da tcnica e a soluo oferecida; d)
determinar se, para tal tcnico no assunto, a soluo oferecida seria
evidente ou bvia, vale dizer, se a contribuio tcnica excede ao que
seria intuitivo e natural ao sujeito que o parmetro legal, no
momento e no contexto fixado pelo depsito do pedido. 57. O processo
de apurao de atividade inventiva 58. O tcnico da arte Olho do homem
da arteEm princpio, O mesmo olho Do engenheiro Que depois vai
copiar a revelao Quando a patente Cair em domnio Pblico. O olho da
suficincia Descritiva.. 59. Campo de viso 60. Identificao do
problemaProblema tcnico 61. Mensurao da distnciaEstado Da Soluo
TcnicaArteProblema tcnico 62. Campo de viso Longe de
mais....oObviedadeO tcnico que vai copiar a revelao 63. Campo de
viso Fora do faixo MecnicaEng. MetalrgicoMateriais plsticos 64.
Soluo tcnica bvia no alcance e dentro da faixaSoluo TcnicaProblema
Tcnico 65. Soluo tcnica no-bvia fora do faixoSoluo Tcnica Problema
Tcnico 66. O livre convencimento deve ser sindicvel 67. A
sindicabilidade da anlise A prtica internacional tambm impe um
requisitoadjetivo, que no Brasil tem um aspecto constitucional: o
de que sendo a avaliao da atividade inventiva de direito estrita e
objetiva tal juzo seja suscetvel de sindicabilidade e
repetibilidade. 68. No s matria de fato Constitui-se tal exame,
inclusive, umaexceo norma de que a matria de fato no est sujeita ao
crivo de apelao. Em primeiro lugar, porque no juzo de atividade
inventiva, ainda que relevem as questes eminentemente tcnicas, h
estreita e inextricvel interao destas com a matria de direito [1].
1] CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de las Patentes de
Invencin, tomo I. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735 e
seg. 69. Nem o juiz singular pode julgar sozinho Em segundo lugar,
porque a prticajurisprudencial em matria de atividade inventiva
efetivamente exige a motivao da deciso, na qual a simples expresso
do livre convencimento do juiz no suficiente [1]. [1] CHAVANNE,
Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Proprit Industrielle.
Paris:Prcis Dalloz, 1993, p. 51-61 e AZMA, Jacques & GALLOUX,
J. Christophe. Droit de la Proprit Industrielle. Paris: Dalloz,
2006, p. 169-184.; 70. A sindicabilidade da anlise Disto resulta
que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cadapasso da
deciso, uma vez que ela deve basear-se em elementos objetivos e no
resultar de uma inspirao divina. Portanto, examinadores e juzes tm
a obrigao de indicar as razes da sua deciso, no s para convencer as
partes quanto correo de sua anlise e, assim, estabelecer a paz
judiciria, mas tambm porque todos os rgos judiciais tm sobre os
ombros uma responsabilidade para com a comunidade e esto sujeitos
ao controle pblico, este geralmente exercido por uma instncia
recursal superior. Para assegurar a sindicabilidade e
repetibilidade do juzo de atividade inventiva, os sistemas jurdicos
propem mtodos de avaliao. O objetivo de tais mtodos , alm de visar
ao mximo de certeza possvel, assegurar que a reiterao do exame,
dentro dos exatos parmetros postulados, levar a igual resultado.
71. A sindicabilidade da anlise A deciso sobre a no-obviedade
requer umjulgamento que se baseia em fatos e na sua avaliao, que
devem servir como base para o que teoricamente ser a nica resposta
"correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma
independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que
essa pessoa tenha a mesma informao e instrues. ] No se pode deixar
de enfatizar energicamente que a no- obviedade "no uma questo que
seja deixada ao critrio de cada examinador ou juiz. 72. A
sindicabilidade da anlise Nenhum mtodo em especial exigido na lei
brasileira. A exigncia decorrente do devido processo legal,
noentanto, que haja um mtodo e que este mtodo seja explicitado para
possibilitar o direito de defesa dos legitimados a faz-lo, e
assegurar o interesse geral do pblico em que os privilgios
satisfaam os requisitos legais. O mtodo qualquer que seja deve ser
constantemente seguido no exame, e o examinador, perito ou juiz
deve explicitar como as operaes lgicas indicadas imediatamente
acima so satisfeitas, com preciso e transparncia. 73. A
sindicabilidade da anlisehaja um mtodo e queeste mtodo seja
explicitado 74. Os mtodos 75. A sindicabilidade da anlise A avaliao
inclui necessariamente juzo dedireito e de fato. Por tal razo, os
vrios mtodos legais e regulamentares vigentes em todos os sistemas
incluem duas baterias de testes: a) A avaliao direta, Tal incumbe
primordialmente ao examinador ou perito tcnico. Para realiz-la,
existem requisitos mnimos de habilitao. 76. A sindicabilidade da
anlise Sempre possvel pelo menos para osrealmente dotados de
conhecimento e equilbrio reduzir seu nvel crtico para o parmetro
legal. Mas inimaginvel que um conhecimento insuficiente, uma
limitada experincia, uma inaptido medular, chegue ao padro legal.
De outro lado, como recm indicado, perfeitamente possvel ao
especialista mximo na questo, o professor nobelista, adequar-se ao
critrio legal: 77. A sindicabilidade da anlise Neste ltimo aspecto
a do passo inventivo ouatividade inventiva o parmetro no s mnimo,
mas tambm mximo. Quando Albert Estein examinava patentes no INPI
suo, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parmetro do tcnico
normal, mas experiente, no ramo da fsica. A Teoria da Relatividade
em gestao no crebro do gnio no seria filtro legal razovel para as
contribuies, normalmente limitadas, para que a lei assegura
patente. 78. A sindicabilidade da anlise Dentro da regra de
exigncias de sindicabilidade,porm, necessrio que o examinador ou
perito explicite a operao que faz para adequar-se ao parmetro
legal. preciso que indique, com preciso e transparncia, porque o
tcnico no assunto no o real examinador ou perito que oficia no
feito conseguiria ou no chegar intuitiva e naturalmente soluo
tcnica, s com apoio nos conhecimentos gerais de sua formao e o
estado da tcnica limitado ao seu ngulo particular de viso. A
simples afirmao, sem motivao, de que tal ocorre, evidentemente no
atende ao devido processo legal. 79. A sindicabilidade da anlise b)
A avaliao indicial Como o elemento central da avaliao direta
aapurao da no-obviedade, num momento especfico, sempre no passado,
todos os sistemas jurdicos pertinentes admitem que a avaliao direta
seja confirmada ou questionada por duas baterias separadas de
testes indiciais. Note-se bem: em nenhum caso cabe substituir a
avaliao direta pelos testes indiciais, mesmo porque estes ltimos
apenas se voltam ao aspecto temporal da obviedade. 80. A
sindicabilidade da anlise b) A avaliao indicial Precisando: tais
testes visamsuperar o problema central da atividade inventiva: a
incerteza da viso retroativa da obviedade. O paradoxo inevitvel do
ovo de Colombo. H vrios testes indiciais possveis. 81. A
sindicabilidade da anlise Duas baterias de testes indiciais se
listam: osque dizem respeito ao campo tcnico e os que so atinentes
ao campo concorrencial. O privilgio recai sobre um objeto tcnico e
se exerce na concorrncia, como monoplio instrumental. Em tese,
assim, os dois critrios podem ser vlidos, se usados com a mesma
preciso e transparncia da avaliao direta. 82. A sindicabilidade da
anlise Os testes indiciais tm, alm disso, mais umafuno capital no
tocante aos processos judiciais. Nota a Suprema Corte americana,
useira e vezeira em enfrentar o problema de atividade inventiva,
como citado anteriormente neste estudo: "Tais testes podem ajudar o
poder judicial, que, como oSr. Ministro Frankfurter observou, muito
mal equipado para a atender os deveres tecnolgicos que lhe so
impostos pela lei de patentes. Eles tambm servem para "evitar com
que se escorregue na viso restrospectiva" ... e para resistir
tentao de ler nas anterioridades os ensinamentos da inveno em
questo. " 83. A observao do Ministro Frakfurter 84. Os mtodos
indiciais de carter tcnico 85. A sindicabilidade da anlise Mtodo
indicial de primeiro nvel Sempre foram utilizados, em apoio aos
mtodosdiretos de apurao da atividade inventiva, os critrios
indiciais de determinao de obviedade. As Diretrizes do INPI, vale
repetir aqui, listam um nmero limitado de tais ndices: Alguns
fatores podem ser considerados como indcios daexistncia da
atividade inventiva: - dados comparativos em relao ao estado da
tcnica que mostram a superioridade da inveno e so convincentes na
demonstrao da atividade inventiva; - existncia de problema tcnico
cuja soluo era necessria e desejada h muitos anos e a inveno a
resposta a esta necessidade; - a soluo apresentada pela inveno
contrria s atividades normais na mesma rea tcnica e um tcnico no
assunto no pensaria em seguir o mesmo caminho; 86. A
sindicabilidade da anlise Mtodo indicial de primeiro nvel Obvium
desiderata Perante um problema especfico, grandes esforos tm sido
despendidos na concorrncia para se encontrar uma soluo. Parece
razovel que, num caso duvidoso, haver o quid imprevisum se o
requerente apresenta a soluo buscada. Neste contexto, o tempo
durante o qual se busca, sem sucesso, a soluo, elemento
especialmente relevante Progresso tcnico relevante O sistema de
patentes no , necessariamente, progressista, no sentido de que s se
protegeriam solues melhores dos que as j existentes no estado da
tcnica Na verdade, a prpria natureza de monoplio instrumental das
patentes aponta a necessidade social de solues alternativas para o
mesmo problema tcnico, mesmo fora do eixo do progresso. O
preconceito superado Se no estado da tcnica se encontram evidncias
de que o caminho seguido pela soluo em anlise era tido como
inoperante para resolver o problema tcnico, parece razovel entender
que a soluo no bvia. Aqui a soluo no motivada, mas sim desmotivada
pelo estado da tcnica 87. A sindicabilidade da anlise Mtodo
indicial de primeiro nvel Efeito surpreendente Para uma doutrina
que se define como quid imprevisum, parece curioso apontar como
indcios de atividade inventiva a existncia de um efeito imprevisto
Novidade do problema Se nunca o problema tinha sido colocado, em
face de um resultado desejado, h um indcio de atividade inventiva.
Por exemplo, estabelecer como problema a ser resolvido como atuar
sobre o subconjunto X` do conjunto X para conseguir o efeito Y,
enquanto que, at ento, o problema formulado era o de como atuar
sobre o conjunto todo, h um novo problema colocado; distinguir-se-a
invento protegido mesmo se a soluo for bvia Disperso ou
complexidade do estado da tcnica Como se viu, o homo habilis tem um
campo natural de viso, que o de seu campo industrial e em menos
profundidade os campos vizinhos. Se para se obter a soluo em anlise
preciso a conjugao de uma sria complexa de anterioridades, ou se a
soluo emprestada de rea remota, haver sinal de que o invento no
decorre de maneira evidente ou bvia do estado da arte. 88. Os
mtodos indiciais de carter econmico 89. A sindicabilidade da anlise
Mtodo indicial: O sucesso comercial e outros ndicessimilares A
viabilidade de sucesso comercial do objeto de uma patente
irrelevante para concesso do privilgio. Na verdade, o que se
examina, quanto aos resultados alegados de uma soluo em exame : a)
a viabilidade lgica do efeito tcnico. Por exemplo, se entendecomo
insuscetvel de causar efeito industrial as pretensas solues tcnicas
que afrontem as leis da natureza. So exemplos clssicos de falta de
utilidade industrial o moto contnuo ou outros inventos contrrios
lei da fsica ; b) a existncia de informao suficiente no relatrio
para propiciar a utilizao dos ensinamentos da patente, segundo a
melhor maneira que o requerente tiver realizado data do depsito. O
art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatrio do
pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execuo da
soluo tcnica reivindicada. Assim, alm do requisito da utilidade, a
lei brasileira contempla como exigncia de suficincia descritiva que
a soluo descrita seja efetivamente suscetvel de realizao
industrial. 90. A sindicabilidade da anlise Assim, no h qualquer
pertinncia jurdica entre oefeito econmico do invento, e sua
patenteabilidade. Por isso mesmo, tal critrio tem recebido crticas
tanto da anlise econmica quanto dos autores jurdicos. O recente
caso KSR da Suprema Corte americana reiterou, no entanto, a
validade do indcio. Segundo a mais prudente anlise, o sucesso
comercial s ter relevncia qualificada por outros ndices, como -
nota-o a EPO aps longa demanda pela soluo, esta resulta em sucesso
comercial. Ainda assim, exige-se demonstrar que o sucesso deve-se
aos aspectos tcnicos da soluo, e no de outros fatores, como marca,
publicidade, moda, etc.. Tal advertncia consta das diretrizes do
INPI. 91. A sindicabilidade da anlise Outros dois fatores
comerciais que tambm tm sidoindicados como ndice de atividade
inventiva: a) o fato de a tecnologia em questo ser licenciada por
competidores, indicando que novas alternativas so custosas ou
improvveis; b) o fato de o competidor infringir a patente, ou,
conversamente, ter negociado ou demandado a tecnologia indica,
igualmente, caracteres de no-obviedade. 92. Mtodos indiciais:
indispensveis mas sempre subsidirios 93. A sindicabilidade da
anlise A prudncia aponta para a subsidiariedade daavaliao indicial.
J o dissemos, e nunca ser demais repetir, os testes indiciais
criticam para legitimar ou questionar a avaliao direta, mas jamais
a substituem. 94. A sindicabilidade da anlise O peso de vrios
ndices contrrios avaliaodireta, cujo poder de convencimento
sensibilizam ao juiz, pode questionar uma avaliao direta, para
fazlo escolher outra, j que, como narra recente acrdo da 2. Turma
Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2. Regio, acima
citado: Evidenciada a existncia nos autos de dois laudos tcnicoscom
concluses antagnicas, o magistrado, pelo princpio do livre
convencimento motivado que informa o sistema processual brasileiro,
pode optar por qualquer um para proferir sua deciso, desde que de
maneira fundamentada Ou simplesmente, levando em conta que no foi
satisfeito o nus da prova, pode o magistrado rejeitar, inclusive
por preponderncia das evidncias, a alegao de noobviedade. 95. A
sindicabilidade da anlise Por tais razes, o perito ou
examinadortcnico deve apontar todos os testes indiciais pertinentes
que legitimam sua avaliao direta. A deciso de atividade inventiva
sempre de fato e de direito, e os testes indiciais auxiliam o
decisor final, que, na maior parte das vezes, carecer de meios para
repetir, ele mesmo, a integridade da avaliao direta. 96. Um
requisito geral na Properiedade Intelectual 97. Um requisito geral
na Properiedade Intelectual ... basta que a criao, para ser objeto
de umaproteo exclusiva pelos sistemas da Propriedade Intelectual,
seja nova? A noo de novo, neste caso, simplesmente aquilo que a
sociedade ainda no tinha acesso. O pressuposto desta obra que, em
cada modalidade dessas exclusivas, uma exigncia de fundo
constitucional se impe, para exigir, como um elemento objetivo da
criao, um aporte sociedade de algo a mais do que o simplesmente
novo. 98. Um requisito geral na Properiedade Intelectual Numa
destilao ainda mais incisiva do problema, a pergunta :o direito
exclusivo que se atribui ao criador ou quele que deriva seu ttulo
do criador, por cesso ou operao de lei proporcional ao acesso
obtido pela sociedade? H uma correlao razovel entre os benefcios
que o criador obtm do sistema jurdico pela criao que fez, em face
daquilo que todos demais tem de benefcio? Como se percebe, toda a
questo pressupe que a proteo exclusiva (a patente, a marca, o
direito autoral, etc.) seja devida ao criador como uma retribuio
por um benefcio causado sociedade. Se uma patente fosse dada como
um dever absoluto e incondicionado do Estado, correlativa a um
poder absoluto do criador de se ver protegido independentemente da
sociedade na qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma
categoria impertinente. Os estudos deste livro procuram lidar com
este problema de proporcionalidade, num contexto em que as protees
exclusivas so fixas em escopo e efeitos, e as criaes surgem de
todos os modos, de todas formas. Em cada caso, patente, direito
autoral, etc., a questo essa criao minimamente proporcional ao
direito que a lei prev? 99. Um requisito geral na Propriedade
Intelectual A originalidade dos Desenhos Industriais (...)Muito
embora os requisitos de originalidade e novidade por vezes se
confundam, conforme ensina o Dr. DENIS BORGES BARBOSA, importante
se averiguar o grau de distino do desenho: [...] entendo que o
requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como a exigncia
de que o objeto da proteo seja no s novo,ou seja, no contido no
estado da arte, mas tambm distintivo em face desta, em grau de
distino comparvel ao ato inventivo dos modelos de utilidade.
[BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo Propriedade Intelectual. 2
ed., Rio de Janeiro: Editora Lmen Jris, 2003, p.579] Em outro
trabalho, o mesmo autor esclarece, sobre o requisito legal de
originalidade : O sistema brasileiro [...] segue os mesmos
imperativos de direito internacional. Segue, igualmente, j luz da
norma constitucional, um imperativo de contributo mnimo, ou seja,
de que a proteo s seja atribuda nos casos em que a criao
ornamental, alm da novidade, ainda manifeste um elemento
significativo de criao. Sob tal tica, lendo a lei luz da
Constituio, no basta a simples autenticidade originalidade
subjetiva -,como expresso pessoal do criador, que (na margem) se
reduz ao critrio de vedao da cpia. necessrio que a criao
ornamental, objetivamente, seja uma contribuio positiva ao que j se
conhece, ou seja, deve ter determinado grau de inventividade
esttica capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova
configurao se comparada a produtos similares. nosso entendimento,
assim, que a originalidade no s requisito autnomo, destacado do da
novidade, mas diz respeito obra ornamental em si; e, mais, em face
ao j conhecido (estado da tcnica) deve destacar-se quanto ao
aspecto de aparncia global - significativamente das anterioridades.
[BARBOSA, Denis Borges. O Contributo Mnimo na Propriedade
Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade
e margem mnima. 1.ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010,
PP.547/548] Apesar de se reconhecer, com supedneo no laudo pericial
e na manifestao tcnica do INPI, que o cabedal presente no registro
do desenho objeto de nulidade novo, porque no compreendido no
estado da tcnica, ou seja, no foi apresentada prova da existncia de
um outro exatamente igual ao ora em litgio, no h como se reconhecer
a sua originalidade, eis que no se distingue de diversos outros
reconhecidamente constantes do mercado poca do depsito do pedido de
registro. o que se extrai, inclusive, da afirmao da empresa apelada
de que o seu produto obedece s "tendncias da moda" - o que, embora
no posas ser reconhecido como confisso, nos termos da legislao
processual civil, constitui forte prova de que modelos de tnis
muito parecidos j se encontravam no mercado de h muito. Assim,
tendo sido o desenho industrial concedido em desacordo com os
preceitos legais, deve ser decretada a sua nulidade. Impe-se,
portanto, a procedncia do pedido autoral". Tribunal Regional
Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, J.C Mrcia Maria Nunes de
Barros, AC 100. Um requisito geral na Properiedade Intelectual A
originalidade dos Desenhos Industriais Com efeito, na ltima das
nossas obras citadas, assim dissemos quanto ao filtro da
originalidade : c] este requisito complementar (denominado
no-obviedade, ou carter singular), se apura tomando por base a
simples novidade, ao qual se acresce um elemento que transcende tal
base. [d] a medida da suficincia da distncia alm da novidade
realizada com auxlio de um analista hipottico ao qual (por fico
jurdica) se atribui uma viso qualificada, diversa da viso do homem
do povo ou consumidor inespecfico; [e] cabe a este tcnico na matria
ou utilizador informado comparar a impresso geral da anterioridade
coma impresso geral do desenho tido por indito, para apurar a
suficincia de contribuio da criao ornamental. [f] a comparao se
efetua no vetor da aparncia, e no da funcionalidade ou tecnicidade.
Direito Industrial - Vol. VIII Do requisito de originalidade
Livraria Almedina - 2012 nos desenhos industriais: a Dr. Denis
Borges Barbosa perspectiva brasileira O mesmo texto se encontra em
BARBOSA, Denis Borges. Do Requisito deOriginalidade nos Desenhos
Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3- 101. Um requisito geral
na Propriedade Intelectual A originalidade dos Desenhos Industriais
J fazendo presena do aspecto de originalidade comercial do mesmo
requisito: "Em sntese, o INPI vinha mantendo registros, inclusive
aps exame de colidncia, de objetos um tanto parecidos. Creio que a
profunda especializao de seus tcnicos tem influenciado sobremaneira
nessas decises enquanto que, a meu ver, interessaria mais, em
hipteses como a vertente, a viso do ponto de vista de um consumidor
mdio, no de um gemetra especialista. dizer, um gemetra
especializado olha dois objetos e visualiza, de plano, cada detalhe
quase minsculo desse objeto. O consumidor mdio no. S percebe o
efeito global mais impactante. Agora, se at para um gemetra
especializado for difcil aferir a distinguibilidade de um objeto,
sobretudo se este se referir quele grupo acima mencionado de
objetos de baixa complexidade tecnolgica, ento a mim me parece que
o objeto no seria privilegivel. A meu ver, a sutileza na distino de
algum detalhe s emprestaria registrabilidade a um objeto se ela
fosse capaz de evocar no consumidor, por si s, significao
morfolgica distinta do outro objeto que lhe anterior. (...)
Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnolgica,
como aqueles relacionados alimentao, vesturio, calados, brinquedos
etc, a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o
consumidor mdio daqueles produtos. dizer que a distncia percebida
entre o desenho dito "novo" e aqueles j compreendidos no estado da
tcnica deve ser aquela passvel de ser captada pelo consumidor
destinatrio final do produto, e no por um gemetra especializado."
TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de
setembro de 2009. 102. Um requisito geral na Propriedade
Intelectual A originalidade no Direito Autoral "Criao do esprito,
como criao intelectual, que configura obra intelectualprotegida,
uma idia formal ( contedo e forma), original ou inovadora, marcada
pela criatividade (e, segundo a tradio, pela individualidade). O
carter criativo se verifica pela singularidade, pela existncia da
marca pessoal do autor. Por isso se diz que, quando se passa da
criao para a descrio, quando h descoberta e no inovao, quando o
objeto que comanda em vez de o papel predominante ser o da viso do
autor samos do mbito da tutela. J a individualidade ou
personalidade tem sido critrio de caracterizao substitudo (passando
a integrar o elemento da criatividade), nos ltimos tempos, pela
idia de espao em branco em que ocorresse uma criao, de modo que o
que resultasse de condicionamentos tcnicos no seria uma obra. Em
sntese, tem-se, como fundamento de atribuio do Direito do Autor: um
novo elemento, que no constava do quadro de referncias objetivas da
comunidade, no se apresentava como bvio nem se reduz a uma aplicao
unvoca de critrios preestabelecidos, foi introduzido por um ato
criativo (Jos de Oliveira ASCENSO). (...) No caso concreto,
evidente que o objeto preponderou sobre a pessoalidade da autora,
no estando corporificada obra intelectual protegida. TRF5, AC
410209 CE (2000.81.00.000828-6), Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5 Regio, por unanimidade, JFC Francisco
Cavalcanti, 08 de novembro de 2007. 103. Um requisito geral na
Propriedade Intelectual A originalidade no Direito Autoral "2. O
contributo mnimo, que consiste no mnimo grau criativo necessrio
para que uma obra seja protegida por direito de autor, tem tambm
status de norma constitucional, devido sua qualidade de elemento
presente no cerne do balanceamento - entre o exclusivo autoral e o
acesso cultura - justificador do direito do autor. Alm disso, o
contributo mnimo decorre de normas fundamentalmente
constitucionais, tendo em vista a fundamentalidade das normas
constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de
acesso cultura. (...) A doutrina acima apontada foi conferida face
ter sido mencionada quando da leitura da obra denominada "O
Contributo Mnimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva,
Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mnima", especificamente
na parte "Contributo Mnimo em Direito do Autor: o mnimo grau
criativo necessrio para que uma obra seja protegida; contornos e
tratamento jurdico no direito internacional e no direito
brasileiro", cujo excelente trabalho da autoria de Carolina Tinoco
Ramos, entre outros: Denis Borges Barbosa e Rodrigo Souto Maior.
Ensina Carolina Tinoco Ramos que contributo mnimo : o mnimo grau
criativo necessrio para que uma obra seja protegida por direito de
autor. (ob. cit. P.281). No quarto captulo de sua exposio, diz
Carolina que nos Estados Unidos o contributo mnimo um requisito de
ndole constitucional, desde o julgamento do caso Feist. No Brasil,
destaca que o contributo mnimo "... tambm um requisito com status
de norma constitucional devido sua qualidade de elemento presente
no cerne do balanceamento - entre o exclusivo autoral e o acesso
cultura - justificador do direito do autor". "Alm disso, o
contributo mnimo decorre de normas fundamentalmente
constitucionais, tendo em vista a fundamentalidade das normas
constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de
acesso cultura". Aponta Carolina Tinoco Ramos, no captulo quarto, s
fls. 404/411, precedentes do STF e do STJ que em "...diversas
decises utilizaram os mais variados termos para identificarem o que
seria o contributo mnimo". Na obra j citada, na parte que toca a
Carolina Tinoco Ramos, pgina 483, destaca a doutrinadora que
"...apontamos a importncia do contributo mnimo no limiar entre o
que seria um plgio ou uma obra derivada, indicando ainda que a
tendncia tem sido de se exigir um grau de criatividade
relativamente maior para caracterizao de uma obra derivativa do que
o necessrio para caracterizar uma criao originria. Alm disso,
