8 a 12 - Propriedade Industrial - Resumo Completo MD

5/17/2018 8 a 12 - Propriedade Industrial - Resumo Completo MD - slidepdf.com

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PROPRIEDADE INDUSTRIAL

I – INTRODUÇÃO:

O tema propriedade industrial, muitas vezes referido como“MARCAS E PATENTES”, deve ser antes de mais nada situado como umramo específico do direito comercial para facilitar o processo de compreensãodos temas a ele inerentes.

O direito comercial, hoje evoluído teoricamente para odenominado direito empresarial, trabalha com a resolução dos problemasrelacionamentos aos empresários e às suas empresas. Sem dúvida alguma um

dos grandes problemas deste ramo do direito, como observaremosespecificamente ao tratarmos dos variados tipos societários, é delimitar osvalores dos bens não materiais. É comum dizermos que o maior patrimôniode determinado estabelecimento comercial é o seu nome, o seu currículo, a suamarca.

A verdade é que toda e qualquer empresa detém além de seus bens materiais (móveis, imóveis, estoque, etc) inúmeros bens imateriais. Oconjunto de bens imateriais que as empresas possuem recebem genericamente

a denominação de “Propriedade Intelectual”. Esta denominação decorre justamente da imaterialidade dos bens, ou seja, decorre do fato de que todaselas são produto do intelecto humano, da criatividade dos empresários e seusempregados. Elas compreendem assim todas as invenções, sinais distintivos(marcas), obras científicas, artísticas, literárias e outras.

Esses bens imateriais podem ser divididos em dois grupos, querecebem tratamento jurídico distintos em nosso ordenamento. O primeirogrupo é tratado pelo direito autoral, compreendendo as criações no terreno daarte e da ciência, enquanto o segundo grupo, objeto de nossa matéria, é tratado

pelo direito industrial, compreendendo as criações no campo da indústria e docomércio.

Os pontos de confluência entre os dois sub-ramos são osseguintes: ambos tem a mesma natureza (direito patrimonial e real); mesmoobjeto (material da criação intelectual nas artes e/ou ciência e na indústria e/oucomércio); mesmo fundamento filosófico (teoria da propriedade); mesma



exigência de resultado pecuniário (o lucro proporcionado pela criação); omesmo fundamento moral (reconhecimento da autoria).

- Natureza:

A natureza, em seu sentido jurídico, são os conjuntos de fatoresinerentes ao objeto do estudo, ou seja, são as características básicas efundamentais do instituto jurídico sob enfoque. Assim pode se dizer que anatureza do direito autoral e do direito industrial são os mesmos, pois ambosguardam as mesmas características fundamentais, quais seja, a

patrimonialidade do direito (dado ter eminente caráter econômico) de caráter real. Tratam se de uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel ,que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial. (Direito Industrial. LuizOtávio Pimentel. Síntese. P. 127)

- Objeto:

O objeto tanto do direito autoral quanto o direito industrial é acriação intelectual do homem. É a produção criativa surgida a partir dacapacidade de inovação dos indivíduos. Vale aqui dizer que essa capacidadeconstituí-se o único meio de aquisição do direito de propriedade destedeterminado bem.

- Fundamento Filosófico:Todo direito existe tendo sua criação fundada em um determinado

pensamento filosófico. O direito à vida tem um fundamento filosóficodefinido e inegável, surgido desde que o homem é homem. As criaçõesintelectuais buscam seu fundamento filosófico justamente no direito da

propriedade, que defende que cada indivíduo é responsável por aquilo que foicapaz de desenvolver não sendo lícito o locupletamento por terceiros daquiloque foi desenvolvido por outrem.

- Fundamento Pecuniário:

Ao se discutir o fundamento e a exigência pecuniária há de se perceber que tanto no direito autoral quando no direito industrial há aexigência de proveito econômico. A teoria da propriedade se desenvolveu deforma a não ser entendida como irrestrita e absoluta. Hoje se fala em exercíciosocial da propriedade. Sendo assim não se pode duvidar que o fundamento



filosófico da propriedade sofre, também no campo do direito autoral, alimitação da necessidade do exercício de forma a possibilitar o crescimentosocial. Por isso exige-se que os detentores deste direito os exploremcomercialmente por determinado período para que posteriormente caiam emdomínio público.

- Fundamento Moral:

Por fim existe ainda a comunidade no que tange ao fundamentomoral da proteção ao direito autoral e industrial. Isso decorre do fato de quemoralmente ao inventor deve ser reconhecida a invenção. Outro não podevincular seu nome à invenção que não concebeu.

A importância destes pontos de confluência dos sub-ramos do

direito intelectual encontra-se justamente no fato de que, apesar de seremestudados e tratados legislativamente de maneira absolutamente distinta, os

princípios gerais são os mesmos, os nortes de ambos os direitos devem ser aplicados da mesma forma.

Mas existem diferenças entre um e outro ramo que devem ser bem destacadas. Vejamos as principais:

- Ramo do direito a que se sujeita:

A primeira grande diferença entre o direito autoral e o direitoindustrial está nos princípios jurídicos a que se sujeitam. Enquanto o direitoindustrial está vinculado diretamente ao direito comercial, sujeitando-se a seus

princípios fundamentais, o direito autoral sujeita-se aos princípiosfundamentais do direito civil. Assim um contrato de autorização de uso dosdireitos autorais será regido pela boa-fé, autonomia da vontade, exigência deformalização, etc. Já o direito industrial tem seus contratos como onerosos,comospólitos, dinâmico, liberal.

A conseqüência prática desta diferenciação é sentida no momentoem que surge a necessidade de se interpretar determinado contrato. A maneirade se interpretar um contrato comercial é absolutamente distinta da forma dese interpretar um contrato civil.



- Origem do direito:

Outra diferença substancial entre o direito industrial e o direitoautoral está justamente no fato de que o primeiro decorre de um atoadministrativo. Assim, a marca de determinada empresa só estará a salvo a

partir do momento em que o INPI (Instituto Nacional da PropriedadeIndustrial) emitir o seu certificado de registro. O que há de se perceber é que oa certificação do registro mais do que simplesmente ser um ato administrativo,ela tem um eminente caráter constitutivo de direito. Logo se o autor dedeterminada marca deseja ter inquestionável direito sobre ela deverá antes dequalquer outro registrar a mesma. A partir do registro o direito passa a ser reconhecido. A conseqüência é que o titular do direito de propriedade sobredeterminada marca não é necessariamente o seu criador, aquele que o

concebeu. Importa, para o direito industrial, quem inicialmente se dirigiu aoINPI e registrou a marca.

Diferente ocorre com o direito autoral. Este não depende doregistro em qualquer órgão administrativo para ser tutelado pelo direito. Oautor não depende de registrar primeiro que outrem sua obra. Restando

provado que foi ele o efetivo criador do direito, não haverá discussão quantoao seu direito, mesmo tendo terceiro registrado anteriormente a obra comosendo de sua natureza. Assim, qualquer ato administrativo de registro de

direito autoral é meramente declaratório, ou seja, não constitui o direito em si,simplesmente o declara.

- A extensão da tutela:

A terceira distinção entre o direito autoral e o direito industrialassenta-se na extensão da tutela conferida ao direito. Neste rumo há de seesclarecer que o direito industrial mais do que proteger simplesmente a obrado autor da forma em que foi externada, protege todo o seu conteúdo. Cite-seo exemplo de um determinado processo industrial: não protege-se única e

exclusivamente o processo da forma em que foi registrado, mas também todasas possíveis variações que possam ser feitas sem que se altere o fundamentoda criação antes realizada.

O direito autoral, ao contrário, não protege a idéia em si, mas tãosomente a forma pela qual ela se externa. A melhor forma de se entender talsituação é exemplificando: Imagine que um autor escreva um livro em que o



tema central seja um assassinato em um escritório de advocacia em NovaYork cometido por um brasileiro menor de 16 anos. Um ano após a

publicação, outro autor poderá escrever exatamente a mesma estória, desdeque não reproduza trechos daquela estória antes publicada.

Como dito, no direito autoral não importa a idéia, o conteúdo,mas a forma pela qual ela se externa.

Estas então as diferenças básicas entre o direito autoral e odireito industrial, ambos espécies do gênero direito intelectual.

II – HISTÓRICO LEGISLATIVO DO DIREITO INDUSTRIAL:

A história do direito industrial tem início na Inglaterra. O fato é

que na época dos feudos os mercados eram distribuídos pelos Monarcassempre por regiões e tendo como critério a amizade do príncipe, rei ou outrosmembros da Nobreza. Em 1623, com o “Statute of Monopolies” pela primeiravez privilegiou-se com o monopólio o inventor, o pesquisador, usandocritérios como inovação técnica, utensílios e ferramentas de produção. Algunschegam a apontar que uma das razões que fizeram a Inglaterra se destacar coma revolução industrial foi justamente esse incentivo a pesquisa e aodesenvolvimento criado a partir do desenvolvimento de monopólios fundadosna pesquisa e na inovação tecnológica.

Após a Inglaterra, a segunda norma que criou como regra a proteção ao real inventor foi a Constituição Americana, que atribuiu aosCongressistas o poder de estabelecer regras de proteção temporária aosinventores.

O grande passo, contudo, para o estabelecimento efetivo dasregras de proteção ao direito da propriedade industrial foi a criação em 1.883da União de Paris, convenção internacional, da qual o Brasil é partícipe desdeo seu início, e cujo objetivo foi estabelecer os princípios gerais da disciplina

da propriedade industrial. A convenção foi revista em 1900, 1911, 1935, 1934,1958 e 1967.

É desta convenção que pode se extrair os bens jurídicos tutelados pela propriedade industrial. Ela estabelece em seu artigo 1°que:



“a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentesde invenção, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de

serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência oudenominações de origem, bem como a repressão da concorrênciadesleal”.

No que pese o Brasil ter sido um dos primeiros signatários daUnião de Paris, nossa história de proteção ao direito industrial é bem anterior aisso. Já em 1.809 o Príncipe Regente já estabelecia decreto protegendo asinvenções que contivessem dois requisitos: novidade e utilidade.

Posteriormente em 1.824, em nossa primeira Constituição, oartigo 179, XXVI, assegurou aos inventores a propriedade de suas descobertase desenvolvimentos. É bem verdade que este mesmo artigo estabeleceu um

privilégio temporário ou a recompensa pecuniária. Assim, poderia o governo,em entendendo necessário tornar a invenção um bem público, estabelecer umarecompensa ao inventor. Essa mesma regra foi mantida no artigo 72, § 25 daConstituição de 1891 e no artigo 113, item 18 da Constituição de 1.934. Em1.937 houve um retrocesso nesta proteção, com a não inclusão de textoexpresso de proteção do direito industrial na Constituição. Mesmo assim nãose duvida que a proteção continuava a existir: primeiro sob a égide dogenérico princípio da propriedade, defendido expressamente naquelaconstituição; e ao depois porque o Decreto 24.507 de 1934 havia sido

implicitamente recepcionado. A Constituição de 1.946 manteve a regra daexclusividade ou da recompensa justa, em seu § 17 do artigo 141.

A Constituição de 1.967 e 1.969 inovou ao não estabelecer expressamente a possibilidade de compensação em sendo necessária adivulgação da invenção. A mesma linha foi seguida pela Constituição de1.988 que trouxe a seguinte redação:

“ Art. 5°

XXIX - A lei assegurará aos autores dos inventos industriais

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção àscriações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes deempresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Veja que as regras constitucionais vigentes mantém a mesmadiretriz legislativa existente desde a primeira constituição brasileira. A grande



diferença ocorrida, entretanto, decorre do fato de que atualmente não se permite a recompensa em função da divulgação da invenção.

Conseqüência prática desta conceituação constitucional é aimpossibilidade de limitação ou redução da proteção ao direito industrial por meio de regras infraconstitucionais. Neste rumo é de ser ressaltado, inclusive,que a Constituição vigente estabeleceu a proteção à propriedade industrial nocapítulo dos direitos e garantias individuais, sempre definidos pelosconstitucionalistas como cláusulas pétreas, impassíveis de limitação inclusiveem casos de emendas à Constituição. Assim a única limitação ao direito de

propriedade industrial deveria ser sua temporiedade, o que aliás a diferenciade maneira expressiva do direito de propriedade genérico.

Ocorre, entretanto, que enfrenta-se grande problema na

interpretação das legislações infra constitucionais. Ao estabelecer o legislador constituinte que essa proteção deveria respeitar o interesse social e odesenvolvimento tecnológico e econômico do país deixou grande margem dediscricionaridade ao legislador infra constitucional, que criou limitações aodireito de propriedade industrial nas regras estabelecidas em 96 através da Lei9.279/96, que passará a ser objeto de análise.

III – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCEITO ECLASSIFICAÇÃO:

As definições conceituais do direito industrial são trazidas noseguinte sentido:

“A propriedade industrial é um episódio da propriedadeintelectual que trata dos bens imateriais aplicáveis nas indústrias.

Aborda assuntos referentes às invenções, aos modelos industriais,às marcas de indústria ou de comércio e à repressão àconcorrência desleal.” Di Blasi.

“O conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim previnir ereprimir a concorrência desleal no comércio e nas indústrias.”Cerqueira.

“O direito industrial é a parte do direito que trata dos fenômenos jurídicos de um determinado sistema econômico, focalizando o fator de produção tecnologia e as relações decorrentes da sua



utilização no mercado. Sob o ângulo do direito positivo é umconjunto de normas que disciplinam as atividades econômicas quetêm por objeto a tecnologia e as relações de concorrência dasempresas, quando estas relações têm a tecnologia por objeto”.

Luiz Otávio Pimentel.

“O direito industrial é a divisão do direito comercial que protegeos interesses dos inventores, designers e empresários em relaçãoàs invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas.”

Fábio Ulhôa Coelho.

O conceito de Ulhôa Coelho talvez seja aquele que mais nosinteresse. A verdade é que os conceitos citados partem de duas premissas: a

primeira é a definição a partir do ramo do direito em que se situa; e a segunda

é a definição a partir do conceito de direito como um conjunto de normas.Quanto utilizada a primeira definição conceitua-se o direito industrial comosendo um ramo da propriedade intelectual. Quando conceituado comoconjunto de normas, fica estabelecida a classificação dos bens jurídicostutelados.

Veja que a definição de Di Blasi e Coelho classifica o direitoindustrial para conceitua-lo. “É o ramo que protege os interesses dos autoresem relação às invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais e

marcas”. Assim a compreensão do conceito citado é passa sem dúvida peladefinição dos bens jurídicos que o mesmo regula protegendo-os.

III.1 – Classificação:

O direito industrial é classificado a partir do tipo de registro quevenha a receber: Existem bens passíveis de receberem patentes, e existem bens

passíveis de registro, ambos juntos ao INPI, como citado anteriormente.

São patenteáveis as invenções e os modelos de utilidades e

registráveis os desenhos industriais e as marcas.

a) Invenções:

Dos quatro bens tutelados pelo direito industrial o único que nãoencontra definição expressa na legislação é a invenção. Tal situação decorredo próprio histórico da legislação que em momento algum definiu o termo de



forma expressa e também da real dificuldade em genericamente conceituar otermo. Genericamente todos sabem o que o significado de invenção (algonovo, algo que antes inexistia criado a partir do espírito humano). A legislaçãoao invés de definir conceitualmente o que vem a ser invenção ela explicitacasos em que não se poderia considerar como invenção.

Assim o faz no artigo 10 da Lei 9.279/96, disposto nos seguintestermos:

Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II – concepções puramente abstratas; III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer

criação estética;V – programas de computador em si;VI – apresentação de informações;VII – regras de jogo;VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos bem como métodosterapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;e IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicosencontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicosnaturais.

Mais importante do que saber definir o que é a invenção, é saber distinguir se estão ou não presentes os requisitos indispensáveis para seconfigurarem a patenteabilidade da invenção, tema que será tratado maisadiante ao estudarmos o sistema da patenteabilidade propriamente dito.

b) Modelos de utilidade:

O modelo de utilidade é o que podemos chamar deaperfeiçoamento da invenção. Já foi chamado de pequena invenção. A lei de

propriedade industrial o define no artigo 9°assim disposto:

“Art. 9° - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, queapresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo,que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em suafabricação.”


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Como exemplo podemos citar uma cadeira. Sem dúvida umacadeira algum dia foi objeto de invenção e patente. Uma cadeira recoberta deespuma não poderia ser considera um modelo de utilidade, pois não decorreriade um ato inventivo que resultasse em melhoria funcional. Ela continuaria,sem dúvida alguma, tendo exatamente a mesma utilidade funcional. Noentanto, no momento em que se criou a possibilidade de fazer uma cadeira de

balanço ou mesmo uma cadeira reclinável aumentou-se a utilidade da cadeirae esta modificação na utilidade poderia ter sido patenteada.

É bem verdade que existe um elemento de certa forma subjetivoem toda esta diferenciação entre modelo de utilidade e invenção. Há de seconsiderar que a lei define com clareza o que vem a ser modelo de utilidade enão define a invenção. Assim, sempre que houver uma dificuldade em se

estabelecer se determinado engenho é um modelo de utilidade ou é umainvenção deverá o mesmo ser enquadrado no segundo bloco, ou seja, deveráser enquadrado como invenção.

c) Desenho Industrial:

O artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial assim define odesenho industrial:

“Art. 95 – Considera-se desenho industrial a forma plásticaornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas ecores que possa ser aplicado a um produto, proporcionandoresultado visual novo e original na sua configuração externa eque possa servir de tipo de fabricação industrial.”

Verifica-se que o desenho industrial trata de forma plásticaornamental diferenciadora de algo útil. Entendo que a melhor forma deconceituar um desenho industrial é traçando um exemplo: os desinfetantes

para sanitários eram sempre retos. Desenhou-se então um novo produto em

que o vasilhame que o armazenava era em forma de bico de pato. Nãomelhorou a utilidade do desinfetante nem permitiu uma melhora em sua

performance. A única diferença ficou na forma em que o mesmo passou a seapresentar, com um novo visual, um novo desenho industrial.

Vale aqui dizer que a diferença entre o desenho industrial e omodelo de utilidade é a futilidade do primeiro. Enquanto o modelo de



utilidade e a adição a invenção agregam valor ao produto que se estámelhorando ou desenvolvendo, o desenho industrial nada melhora, é fútil.

Nessa característica assemelha-se às obras de arte que são objetos fúteis,utilizados apenas como bens de valor pessoal, de enfeite. A diferença, aliás,entre as obras de arte e os desenhos industriais é que neste último o bem em sitem alguma utilidade (apesar do desenho lhe transformar sem acrescentar outros valores) ao passo que a obra de arte não tem qualquer valor efetivo,

prático.

d) Marca:

O quarto bem tutelado pela propriedade industrial são as marcas,definidas pela legislação no artigo 122, in verbis:

“São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivosvisualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibiçõeslegais”. (artigo 122)

O que importa diretamente no conceito estabelecido na legislaçãoé que só são determinados como marcas os sinais visualmente distintivos, ouseja, os sinais visuais. Neste rumo há de se ressaltar que os sinais sonoros,ainda que identifiquem produto ou serviço não poderá jamais ser de qualquer forma registrado como marca. Não significa tal fato que esses sinais sonoros

distintivos não são protegidos. São protegidos, mas pura e simplesmente pelasregras de proteção a concorrência, e não pelas regras da propriedadeindustrial.

Neste tópico ainda é importante trazer classificações das marcas:

Classificação quanto a forma:

- nominativas: as marcas nominativas são aquelas compostas única eexclusivamente de um nome (Saraiva, Dialética de Direito Tributário,

Revista de Direito de Empresa);- figurativa: são aquelas em que a marca é um símbolo, uma denominada

logo marca – Ex: A gravatinha da chevrolet, o leão da Peougeout, ete;- mista: as marcas são formadas usualmente por letras desenhadas e

específicas. O exemplo maior é a Coca-Cola, que trás os “C”s demaneira bastante desenhadas.



Classificação quanto a designação:

O artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial classifica as marcasquanto a sua designação, a saber:

- marcas de produtos ou serviços: as marcas de produtos os serviços sãoutilizadas para conectar o sinal distintivo diretamente ao produto ouserviço prestado. São as mais comuns;

- marcas coletivas: são aquelas utilizadas para estabelecer quedeterminado produto está sendo fornecido por agente vinculado adeterminada associação (selo de associação à Findes – por exemplo);

- marcas de certificação: são aquelas utilizada para estabelecer que o produto está sendo fornecido com o atendimento a determinadas regrastécnicas pré-estabelecidas. (exemplo clássico: Iso).

As marcas coletivas e de certificação guardam algumassimilaridades e diferenças que devem ser ressaltadas.

A primeira semelhança é o fato de que ambas procuramtransmitir aos adquirentes a idéia de que o produto tem qualidade superior por seguir determinadas regras técnicas ou pelo fato de que o produtor segue

padrões de qualidade pré-estabelecidos. A segunda semelhança é anecessidade indispensável de estabelecimento de regras para utilização das

marcas, os regulamentos das marcas, que tanto as coletivas quanto as decertificação precisam ter. A última semelhança é a inexigibilidade de licença.Qualquer um que preencha os requisitos estabelecidos no regulamento poderáutilizar das marcas.

As diferenças dizem respeito a natureza do titular do registro. Nasmarcas coletiva o titular será uma associação empresarial ou sindical quecongregue empresários de uma região, ou de uma específica ideologiaempresarial (ecologistas, etc), enquanto nas de certificação será o titular umagente que tenha por objetivo controlar a qualidade técnica dos produtos.

Ressalta-se que em ambos os casos o direito de coibir as utilizações indevidasé da entidade que detenha o direito a marca e nunca daqueles queisoladamente possuem o direito de utiliza-la.

IV – O SISTEMA DE PATENTES:



Como bem salientado anteriormente, os direitos industriais sãodivididos em dois grandes ramos: os patenteáveis e os registráveis no INPI. Os

bens passíveis de serem patenteados são as invenções e os modelos deutilidade, ambos já conceituados.

Como também já salientado anteriormente o importante não édefinir se os bens são exatamente invenções ou modelos de utilidade. Oimportante é sem dúvida alguma definir se essas invenções são ou não

patenteáveis. Por isso ser imprescindível o estudo do sistema de patentes`.

IV.1 – Características Indispensáveis:

Quando se fala em sistema de patentes, a primeira coisa a seestabelecer com clareza são as características indispensáveis a qualquer

invenção para ser passível de receber uma patente. Quatro são ascaracterísticas:

a) inovação – novidade: para que determinado invento seja passível dereceber uma patente ele deve ser inovador (por mais redundante queisso possa parecer). O fato é que o conceito jurídico de inovação não étão simples quanto se parece. Para ser inovador o invento deve estar fora do estado da técnica (artigo 11 da LPI). O estado da técnica é oconhecimento conjunto de um ou vários cientistas especializados na

matéria objeto da patente. O raciocínio é que se os “experts” no assuntonão conhecem o invento apresentado para receber a patente, obviamenteo mesmo é inovador, é uma novidade.

Passará a estar no estado da técnica a partir do momento em que for colocado ao público por qualquer meio, seja oral (palestras), seja formal(documentos escritos e publicados). Há de se estabelecer, neste rumo, oconceito do período de graça. O período de graça será sempre de 12(doze) meses a contar da data do depósito do pedido de registro noINPI. Assim não se considerará no estado da técnica o material

publicado ou divulgado pelo próprio autor, desde que após estadivulgação e até doze meses ele requeira a patente sobre a invenção.Também não se considerará no estado da técnica se no mesmo períodohouver uma publicação por alguém que não esteja autorizado a fazer outenha sido pedido o registro por alguém que usurpou a criaçãointelectual (artigo 12).



b) Atividade Inventiva: A exigência de atividade inventiva é meio queuma decorrência da novidade. O fato é que a atividade inventiva exigeque a patente seja concedida a alguém deve observar que o invento nãodecorre logicamente do estado da técnica. Assim, se determinados“experts” conseguirem entender que a novidade decorre logicamente dealgo que já conheciam, não terá ocorrido atividade inventiva. Deve

portanto ser algo que não decorra logicamente dos conhecimentosanteriormente previstos.

c) Aplicação Industrial: Além de ser uma novidade e decorrer de umaatividade inventiva, com os conceitos jurídicos anteriormente abordadoshá de ser passível de produção industrial. Isso significa que não haverá

possibilidade de ser patenteado algo que seja muito avançado ou algoque seja inútil. Essa industriabilidade não leva em consideração

aspectos econômicos, viabilidade ou não de ser produzido em larga ou pequena escala. A consideração está sempre vinculada a possibilidadematerial de produção. Exemplos: invenção de uma roupa protetora daviagem com desmaterialização corporal. Não se conseguiu fazer adesmaterialização corporal, logo é uma invenção que não pode ser industrializada.

d) Desimpedimento: O último requisito indispensável para a patenteabilidade é o desimpedimento legal. Existem algumas invenções

que não podem ser patenteadas por real interesse público. Elas estãoatualmente estabelecidas no artigo 18 da LPI, a saber:

“Art. 18 – Não são patenteáveis: I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, àordem e à saúde públicas;

II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos dequalquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quandoresultantes de transformação do núcleo atômico; e

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismostransgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8°

e que não sejam mera descoberta.”

IV.2 – Prioridade Internacional (art. 16 e 17)



Como ressaltado em tópicos anteriores, o direito da propriedadeindustrial é, por regra, um direito internacional. Tanto é assim que um de seus

principais instrumentos de regulação é a Convenção Internacional de Paris(União de Paris).

Uma das provas da internacionalidade das matérias tratadas sobeste tópico é justamente o que denomina-se PRIORIDADEINTERNACIONAL PARA OBTENÇÃO DAS PATENTES.

O fato é que no caso de haver mais de um depositante de pedidode patente para mesma invenção, o direito será garantido a quem primeirorealizou o depósito. Neste sentido, sem residual de incerteza, o direito de

prioridade internacional também atua. O efeito deste princípio é justamente

dotar o depositante de invenção da prioridade para obtenção da patente não sóno país no qual se realizou o depósito, mas também e principalmente, emtodos os demais países signatários da Convenção de Paris.

Funciona da seguinte maneira: o inventor da cadeira faz o pedidode depósito da invenção no Brasil, com protocolo no INPI. A partir destemomento, o depositante terá a prioridade para obtenção da mesma patente emtodos os demais países signatários, ou seja, se após esse pedido de patenteoutros inventores tentarem obter a patente do mesmo produto em outros

países, poderá tal pedido ser impugnado pelo detentor do direito no Brasil,desde que o mesmo prove que seu pedido feito junto ao INPI precede aorealizado em outros países. A impugnação será feita justamente em função da

prioridade que o mesmo tem em outros países signatários do tratado.

Há de se esclarecer que para ter o real efeito, o pedido de patenteno outro país deverá ser feito de forma indispensável no prazo de 12 (doze)meses a contar da data do pedido de patente no Brasil no país em que se

pleiteia a prioridade. Passado este período o direito de prioridade deixará deexistir. A prioridade internacional faz com que o depósito.

IV.3 – Prazo de Vigência das Patentes

Na aula anterior também foi especificamente comentado que odireito industrial é um direito de natureza real, especificamente um direito de

propriedade. Ocorre que uma de suas características básicas, fundamentais einquestionáveis é o fato de ser uma propriedade resolúvel, ou seja, ser uma



propriedade temporária. Esse fato inclusive é mencionado especificamente noartigo 5°da Constituição Federal.

Indispensável, portanto, mencionar qual é o período de validade

dos monopólios estabelecidos pelas patentes. Vejamos!As invenções têm prazo de duração de 20 (vinte) anos, contados

da data do depósito e os modelos de utilidade tem prazo de 15 (quinze) anoscontados da data do mesmo depósito. Há de se acrescentar o seguinte: nãoexiste um prazo pré-estabelecido para o término do processo de concessão de

patentes no INPI. Muito pelo contrário, os processos de concessão podemlevar inúmeros anos. Assim a regra estabelecida nos artigos 40 e seguintesdeterminam que o prazo mínimo de concessão será de 10 (dez) anos para asinvenção e de sete anos para os modelos de utilidade. Logo o prazo será o que

for maior, o de 20 anos contados do depósito ou dez da concessão da patente para as invenções ou de 15 anos contados do depósito ou sete da concessão para os modelos de utilidades.

IV.4 – A Patente e os Direitos do Titular

Matéria de análise importantíssima é aquela que trata dadefinição dos direitos conferidos ao titular de determinada patente, ou seja, é amatéria que estabelece o que o titular da patente pode ou não fazer em razão

da obtenção da mesma.O artigo 42 da Lei 9.279 estabelece:

“Art. 42 – A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda,vender ou importar com estes propósitos.”

Percebe-se assim que somente o titular da patente poderá realizar qualquer tipo de exploração econômica sobre o bem patenteado. Somente ele

poderá utilizar sua invenção. Qualquer um pode, entretanto, utilizar ainvenção de forma particular, com caráter meramente intelectual e nãoeconômico, sem lhe poder ser exigida qualquer tipo de indenização.

A única exceção a regra anteriormente expressa são os casosespecíficos de concessões (contratos de licenciamento) onde o próprio autor etitular da invenção permitirá, sempre em troca de recompensa financeira, que



terceiro utilize seu invento para fins eminentemente econômicos. Terceiro queutilize tal invento sem sua autorização estará afrontando o direito industrialtornando-se passível de impugnação econômica (ações de indenizações).

Há de se acrescentar que o direito de ação somente é conferido aotitular da patente, não sendo outorgado a qualquer outro. Significa dizer quenão compete ao INPI qualquer função de fiscalização. Sua função é de única eexclusivamente controlar o fornecimento de patentes e não fiscalizar suafunção. É o detentor do direito que deverá adotar medidas judiciais cabíveis

para proteger seus interesses.

No que toca a esta proteção a legislação de 96 foi clara aoestabelecer no artigo 42 uma inversão do ônus da prova no que tange autilização ou não dos bens patenteados. O fato é que se pensarmos em uma

patente de processo, torna-se quase impossível ao detentor da patente provar que terceiro está produzindo determinado produto utilizando do processo por ele patenteado. Ora, o que aparece é sempre o produto e não o processo quefoi utilizado para sua produção. Sendo assim a lei inverte o ônus fazendo comque em cada impugnação judicial o requerido demonstre que o seu produtonão é fabricado com a utilização do processo industrial já patenteado.

Deve ser frisado que o direito do titular da patente só poderá ser oposto a terceiros a partir do momento em que for realizado o registro, ou seja,

a partir do momento em que a patente for realmente concedida, mesmo queanos antes disso o INPI já tenha feito a publicação devida. Ocorre, entretanto,que no momento em que for concedida a patente a mesma retroagirá até a datado protocolo do pedido. Assim todos aqueles que passaram a utilizar ainvenção após esta data poderão sofrer sanções judiciais (indenizações por infração ao direito de propriedade).

O problema passa a merecer melhor análise quando se admite quealguém utilizava determinada invenção mesmo antes do protocolo do pedidode patente. É o chamado “usuário anterior”. Esta figura está estabelecida no

artigo 45 da Lei, que o protege permitindo que continue utilizando a mesmaforma que vinha fazendo. O problema é que a patente, se existe o usuárioanterior, não deveria sequer ter sido deferida, haja vista que se alguém autilizava ela já era de domínio público, não contendo portanto o indispensávelrequisito da novidade. Logo, entendermos ser de total inutilidade tal figura.



Ainda no que tange aos direitos que o titular exerce sobre suainvenção, é de se ressaltado e ressalvado que ele se exaure a partir domomento em que é colocado no mercado. Uma caneta patenteada, por exemplo: o inventor, ao produzir a caneta ou a permitir que determinadaindustria a produza, receberá royalties quando for efetuada a venda. Noentanto se a pessoa que comprou a caneta desejar revende-la nada lhe poderáser exigido a título de royalties. Logo o direito se exaure no momento em queé colocado no mercado.

IV.5 – O Dever de Exploração

Nosso ordenamento jurídico estabeleceu a obrigatoriedade deexploração mercantil do objeto patenteado. A realidade é que ao titular da

patente é concedido o privilégio de exploração isolada da invenção. Em

contrapartida exige-se que esse titular efetivamente utilize tal direito, ou seja,que ele efetivamente explore a invenção atendendo as demandas de mercado.Essa obrigação é indiscutível.

A discussão surge no momento em que se começa a se questionar se a simples importação de produtos para atendimento ao mercado internosupre o requisito de exploração comercial do produto. Alguns entendem quesim, mas a maioria a doutrina é assente ao afirmar que a parcela da sociedadeatendida pelos bens importados não deve ser computada no momento de se

definir se o proprietário está ou não utilizando a invenção da maneira exigida pela legislação.

O fundamento para essa negativa é um só. A Constituição Federalao estabelecer a existência de um direito industrial, afirmou em seu própriotexto que ele levaria em consideração o interesse público e o desenvolvimentoeconômico e tecnológico do país. Assim, dizem os doutrinadores, asinvenções devem sofrer processo de industrialização dentro de nosso próprioterritório, criando empregos e mantendo recursos em solo nacional, ao invésde remete-los para o exterior. Isso seria o conteúdo do desenvolvimento

econômico mencionado na ordem constitucional.

É bem verdade que a atual lei não tratou especificamente eexplicitamente do dever de exploração. O fez apenas indiretamente aoestabelecer a licença compulsória e a caducidade, institutos que serãoverificados a seguir.



IV.6 – As licenças Compulsórias:

O ordenamento jurídico nacional estabeleceu que asexclusividades derivadas dos registros de patentes seriam sempre utilizados deforma a permitir o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Paratanto criou a necessidade de que o detentor da patente explorasseindustrialmente, com capacidade de atendimento total ao mercadoconsumidor, da invenção realizada.

O detentor da patente poderá fazer tal exploração de duasmaneiras: diretamente ou através da concessão do direito de exploração dainvenção patenteada, no que denomina-se contrato de licença! Esses contratosde licença aperfeiçoam-se independentemente de qualquer formalidadeespecífica. No entanto, para que possam ser oponíveis à terceiros devem ser

registrados no INPI, como determina o artigo 211 da LPI que assimdetermina:

“Art. 211 – O INPI fará registro dos contratos que impliquem transferência detecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos emrelação à terceiros.”

Vale dizer no tocante aos contratos de licença que estes são osinstrumentos que permite a transferência de tecnologia dos países

desenvolvidos para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.São estes os mecanismos que determinam entre outras coisas o pagamento deroyalties para os países exportadores de tecnologia.

Os contratos de licença via de regra são apenas levados ao INPI para registro, já estando com todas as suas cláusulas estabelecidas edeterminadas. Ocorre, entretanto, que podem haver situações em que odetentor da patente não consegue explorar diretamente o objeto da patente etambém não consegue obter interessado em firmar contrato de licenciamento.

Neste caso a LPI inovou ao criar o instituto da OFERTA DE LICENÇA.

Através deste instituto passou o INPI a poder intermediar a concessão dalicença de exploração. O INPI, após solicitação do detentor da patente,funciona como divulgador do interesse do detentor de firmar contrato delicença. Após a divulgação se surgir algum interessado passará o INPI a ser uma espécie de juiz, determinando entre outras condições o preço a ser pago

pelo contrato de licença caso não haja acordo entre o detentor da licença e ointeressado.



Não sendo possível ao detentor da patente explorar direta ouindiretamente a invenção patenteada poderá ser determinada a CONCESSÃODE LICENÇA COMPULSÓRIA. A verdade é que a legislação estabeleceualgumas situações em que o detentor da patente será obrigado a aceitar oestabelecimento de licenças. Assim o fez no artigo 68, in verbis:

“Art.68 – O titular ficará sujeito a ter a patente licenciadacompulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de formaabusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico,comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1° - Ensejam igualmente licença compulsória; I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a

falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos deinviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II – a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado.”

Vê-se, pela redação do texto, que não é apenas uma a hipótese deconcessão das licenças compulsórias. Sem dúvida são mais de uma as

possibilidades. Vejamos cada uma delas:

- Exercício Abusivo dos Direitos da Patentes:

A primeira hipótese de concessão de licença compulsóriaencontra-se estabelecida no caput do artigo e trata do abuso econômico dodetentor da patente. O fato é que se o detentor da patente a estiver utilizandode maneira a infringir as regras de mercado, manipulando preços, ou agindode qualquer outra forma a impedir que a invenção seja plenamente aproveitada

pela sociedade brasileira. Lembra-se que a determinação de repressão aoabuso do poder econômico é constitucional, quando o artigo 173, § 4°determina que seja vedada a dominação dos mercados, a eliminação daconcorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

É de se observar que esta licença compulsória para ser concedidadeverá basear-se em decisão judicial ou do CADE. O fato é que não competeao INPI afirmar a existência de exercício abusivo do direito de patente. Acompetência para impedir o exercício abusivo do direito de patente é doCADE ou do judiciário. Portanto, ao ser requerida a licença compulsória com



fundamento no caput do artigo 68 deverá integrar o pedido a decisão judicialou do CADE que afirme o exercício abusivo do direito.

- Falta de Exploração Completa do Direito de Patente:

A segunda hipótese de concessão do direito de licençacompulsória é a exploração incipiente do objeto patenteado. Como afirmadoanteriormente, é obrigatória a exploração efetiva e completa do objeto

patenteado. Cabe ao detentor da patente explorar, direta ou indiretamente, deforma a atender perfeita e plenamente as demandas de mercado o objeto

patenteado. Se assim não fizer poderá ser obrigado a conceder a licençacompulsória de exploração.

Quando a licença compulsória for requerida com base na falta de

exploração caberá ao titular da patente provar que explora plenamente o produto patenteado, ou seja, é estabelecida uma inversão ao ônus da prova. Não cabe ao requerente da licença provar que não há a exploração completa,mas sim ao titular da patente provar que a explora. Convenha-se seria deextrema dificuldade a prova da não exploração. Quem tem os dados concretosque podem provar a exploração é o titular da patente e não quem não a possuí.Assim, para facilitar a concessão da licença compulsória inverteu o ônus da

prova nestes casos.

Vale acrescentar que a licença compulsória aqui trabalhada só poderá ser requerida se no prazo de três anos após a concessão da patente, prazo que terá o titular da mesma para conseguir sua plena exploração.

- Casos de Emergência Nacional ou Interesse Público:

O terceiro caso de concessão de licença compulsória está previstano artigo 68 a saber:

“Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados

em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida,de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para aexploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivotitular.”



Como se observa da redação do texto legal é permitida aconcessão de ofício de licença compulsória em casos de declaração deemergência nacional ou interesse público. Tendo o poder executivo declaradotal situação, por exemplo, numa questão referente à remédios, deverá o INPIconceder de ofício a licença compulsória.

- Casos de Dependência de Patentes:

A última hipótese de concessão de licença compulsória encontra-se no artigo 70 da LPI. Este artigo trata da licença compulsória em casos dedependências entre patentes. O fato é que quando uma patente depender daoutra para ser comercializada, poderá o titular desta obter concessãocompulsória daquela e vice versa.

Exemplificando: um remédio contra dor de cabeça tem umaefeito colateral ligado à náusea. Outro inventor consegue retirar esse efeitocolateral e patenteia a invenção. Neste caso o inventor do remédio poderá ter alicença compulsória e aquele que conseguiu retirar o efeito colateral também

poderá ter a licença compulsória da invenção posterior.

Os requisitos fundamentais para a concessão deste tipo de licençaé a real dependência entre uma e outra patente, a segunda patente configurar-se uma substancial progresso técnico em relação a patente anterior, e não

haver acordo entre os detentores de patente.OBSERVAÇÃO: EM TODOS OS CASOS DE LICENÇA

COMPULSÓRIA ESTA SERÁ SEMPRE REMUNERADA, DE FORMA ASALVAGUARDAR OS DIREITOS DO INVENTOR.

IV.7 – A extinção das Patentes:

O artigo 78 determina a extinção das patentes nas seguinteshipóteses:

- expiração do prazo de vigência;

- renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros: o fato é que não poderá o titular renunciar ao direito se houver terceiros licenciadosvoluntariamente;



- caducidade: A caducidade é a extinção da patente em razão da falta deexploração do mesmo. Veja que é obrigatória a exploração no país doobjeto da patente. Sendo assim, se não for iniciada sua produção no

prazo de dois anos contados da data da concessão da licençacompulsória, não for a mesma capaz de sanar o abuso ou desuso da

patente.

- Falta de pagamento da anuidade: o titular da patente deverá pagar anuidade a partir do terceiro ano da data do depósito;

- Falta de procurador brasileiro: os estrangeiros – pessoa jurídica ou física – deverão necessariamente ter procurador constituído com domicílio noBrasil.

V – AS MARCAS E O DIREITO INDUSTRIAL:

Anteriormente, ao definirmos os bens jurídicos tutelados pelodireito industrial, estudamos especificamente os conceitos de marcas e aclassificação das mesmas. Mencionamos ainda aquilo que a legislaçãoimpedia de ser registrado sob o signo de marca. A partir de agora estaremosestudando aspectos específicos ligados à marca e sua proteção legal.

V.1 – As marcas e os nomes empresariais:

Ao estudarmos o sistema jurídico de proteção às marcas, o primeiro aspecto que deve ser abordado é a diferenciação entre o nomeempresarial, o nome fantasia e a marca, especificando a proteção que cada umrecebe.

Apesar de muitas vezes ser passível e até mesmo compreensível aconfusão entre os três conceitos, há de se perceber que eles não são a mesmacoisa. O nome empresarial é o nome através do qual o comerciante, seja

pessoa física isoladamente, seja pessoa jurídica, assume direitos e obrigações.

É o nome efetivo da empresa. O nome sob o qual a mesma fica registrada noCNPJ entre outros órgãos. O título empresarial ou o nome fantasia é o nomeatravés do qual a empresa se apresenta perante o cliente, é o nome de fachada,é “nome de apresentação” da empresa. A marca, por seu turno, é muito maisdo que o nome de fachada, é o conjunto de efeitos visuais que ligamdeterminado nome a uma certa empresa ou produto. É o nome de fachada,mais os desenhos e estilos utilizados na definição deste nome.



A melhor forma de se compreender tal diferenciação é semdúvida a exemplificação: a empresa “Mesbla” tinha o nome empresarialdefinido como MESBLA S/A e como tal assumia obrigações e direitos; onome fantasia era simplesmente MESBLA e a marca registrada no INPItambém era MESBLA. Neste exemplo os nomes e a marca se confundiam.Outro exemplo: TECIDOS LUNDGREN S/A é o nome comercial da CasasPernambucanas, nome fantasia. A marca é casas pernambucanas estilizado.

Vale frisar que a marca é defendida pelo sistema da lei 9.279/96enquanto o nome é defendido pelas regras do registro das sociedades nas

juntas comerciais, hoje em parte tratado pelo Código Civil vigente. Vale dizer que a marca só passará a ser juridicamente protegida a partir do registro noINPI como já afirmado anteriormente. Já o nome comercial passa a ser

protegido a partir do momento em que for registrado nas Juntas Comerciais.

O ponto de proteção que se coloca é sempre o seguinte: Não se poderá permitir que terceiro utilize como nome empresarial marca registradaanteriormente por terceiro, ou vice versa. Isso não é genérico. Haverá de severificar se o segmento de atuação é o mesmo e se a utilização possibilita oaproveitamento da marca já registrada em face do mercado consumidor. Emoutras palavras: se não há como se confundir a marca com o nome comercialnão há que se falar em impedimento de utilização de um ou de outro. Existem

as exceções que tratam das marcas de alto relevo ou notoriamente conhecidas,como adiante se observará.

V.2 – A Especificidade do Registro:

Uma das questões mais importantes e polêmicas no que tange aoregistro de marcas junto ao INPI é a Especificidade do Registro. O fato é quenão se poderá registrar a marca pura e simplesmente para proteger uminteresse futuro qualquer. Exige-se que o requerente do registro prove que atuaefetiva e licitamente no ramo do negócio que se pretende registrar. E isso é

indispensável, conforme determina o artigo 128, in verbis:

“Art. 128. Podem requerer o registro de marca as pessoas físicasou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§1° - As pessoas de direito privado só podem requerer registro demarca relativo a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de



modo direto ou através de empresas que controlem direta ouindiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição,

sob as penas da lei.”

A prova de tal atividade é feita normalmente através daapresentação do contrato ou estatuto social indicando a atividade exercida pelasociedade que pleiteia o registro da marca.

Outra observação é que tal exigência também será feita dasmarcas registradas anteriormente a atual LPI no momento em que forem sendorequeridas as renovações.

Tal exigência decorre do fato de a lei limitar de maneiraespecífica a concessão das marcas. Assim o faz através do princípio da

especialidade. Esse princípio determina que a proteção conferida às marcas, demaneira geral, não se aplica indistintamente a qualquer outro produto ouempresa vedando sua utilização. Elas se aplicam única e exclusivamente aos

produtos para os quais foram requeridos seus registros. Veja que o próprioartigo 123 da LPI que define as marcas de produto e serviço diz: aquela usada

para distinguir produto ou serviço de outro idêntico. Neste sentido se verificaque as marcas ligam o nome a produtos específicos.

Um exemplo da problemática decorrente desta especialidade:

Existem duas empresas com o nome Perim. Uma está sediada no sul do Estado(Cachoeiro de Itapemirim e adjacências) e a outra sediada na Grande Vitória.A marca Perim está registrada para uma empresa em inúmeros produtos e paraoutra em outros tantos. Assim foram concedidas licenças mútuas.

Vê-se, claramente, no caso citado a aplicação do problema daespecificidade.

V.3 – O direito dos Revendedores:

O direito dos titulares das marcas impedirem que terceiros autilizem é flagrante. Contudo, não se poderá permitir que eles impeçam autilização das marcas nos seguintes casos:

- utilização na revenda ou distribuição: os distribuidores de produtos deuma marca não podem ser impedidos de divulgar o s produtos que



vendem através da colocação da marca do titular (ex: revendedoreschevrolet);

- utilização em acessórios: se determinada fábrica produz uma peça paraum produto final, não se pode impedir que a marca deste produto finalseja aposta na peça produzida por outra empresa (ex: peças paraautomóveis);

- livre circulação após primeira venda: o direito do detentor da marca,como nas patentes, se extingue a partir do momento em que ele oualguém por si autorizado coloca o produto no mercado;

- utilização não comercial: não se limita a citação de marcas em obras,discursos ou qualquer outra ação de caráter não comercial, desde que

não se prejudique a imagem da marca (ex: citação de marca em sala deaula).

V.4 – Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas:

Outra questão relevantíssima no que tange às marcas é a questãodas marcas de alto renome e notoriamente conhecidas.

As marcas de alto renome estão tratadas no artigo 125 da LPI que

assim diz:“Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de altorenome será assegurada proteção especial, em todos os ramos deatividade.”

Como se verifica da redação do dispositivo legal, as marcas dealto renome registrada no Brasil possuem uma proteção especial: recebem umregistro genérico, para todos os ramos de atividades.

O registro quando concedido será mencionado especificamentecomo sendo de uma marca de alto renome. Para que receba tal registroespecial a marca deverá ser necessariamente notória. Ela deverá ser conhecidanão apenas por profissionais específicos do ramo, mas por qualquer um, sendoamplamente divulgada. Cabe à justiça e ao INPI estabelecer quando anotoriedade será suficiente para que seja detido pelo titular a qualificação demarca de alto renome.



O objetivo desta proteção genérica é impedir que terceiros seaproveitem do nome amplamente conhecido. Imagine-se a marca Cola-Cola.O mundo inteiro conhece. Sendo assim não seria possível permitir que fosseutilizada em outros ramos que não o de refrigerante, sob pena se estabelecer no mínimo uma concorrência desleal.

A marca notoriamente conhecida é tratada pelo artigo 126 quediz:

“Art. 126 – A marca notoriamente conhecida em seu ramo deatividade nos termos do art. 6 ° bis (I), da Convenção da União de

Paris para proteção de Propriedade Industrial, goza de proteçãoespecial, independentemente de estar previamente depositada ou

registrada no Brasil.”

A regra da marca notoriamente conhecida estabelece que asmarcas notoriamente conhecidas e não registradas no Brasil também estarão

protegidas, impedindo-se a utilização por terceiros no ramo de atividadeespecífica.

Imagine, por exemplo, se a marca Chevrolet não estivesseregistrada no Brasil. Poderia um espertalhão tentar registrar tal marca????

Óbvio que não. Sem dúvida o instituto citado no artigo 126 impediria talregistro para as atividades automobilísticas, tendo em vista que a mesma énotoriamente conhecida em todo o mundo como sendo de uma empresafabricante de automóveis.

V.5 – Prazo de Vigência do Registro das Marcas:

O prazo de vigência do registro das marcas é de 10 (dez) anos,contados da data da sua concessão, sendo prorrogável por iguais e sucessivos

períodos. Significa dizer que não há limitação quanto ao tempo em que a

mesma poderá ser utilizada. Ela será utilizada indefinidamente desde que acada período seja pedida a renovação.

O pedido deverá ser formulado no curso do último ano de registroou em até seis meses após o término.

V.6 – Extinção das Marcas:



O artigo 142 estabelece as razões da extinção dos direitos sobre asmarcas.

- Expiração de prazo: uma vez terminado o prazo de registro e se nãoocorrer a renovação, extinguirá o direito do titular sobre as marcas.

- renúncia: renunciando o titular da marca, a mesma cairá em domínio público;

- Falta de procurador brasileiro: os estrangeiros – pessoa jurídica ou física – deverão necessariamente ter procurador constituído com domicílio noBrasil.

- Caducidade do Direito: O artigo 143 determina que as marcascaducarão se no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da concessãoa utilização da mesma não tiver sido iniciada, ou se a utilização for interrompida por prazo maior do que cinco anos. Aqui também aplica-se a regra da inversão do ônus da prova.

Veja que uma das diferenças entre as patentes e o registro demarcas e desenho industrial, é o fato de que não há pagamento de anualidade.

No caso de direito titular a registro é que o pagamento de taxas são feitos

única e exclusivamente quando se trata de renovação ou pedido de concessãode registro. Daí não se incluir o não pagamento de anualidade como forma deextinção das marcas.

VI – DESENHO INDUSTRIAL:

VI.1 – Do prazo do Desenho Industrial:

O registro do desenho industrial tem prazo de validade de 10(dez) anos, sendo renováveis por três períodos de 5 (cinco) anos cada.

VI.2 – Proteção decorrente do Registro:

As proteções do desenho industrial são as mesmas conferidas às patentes.

VII – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:



Os procedimentos administrativos de registro serão tratadosespecificamente.

VII.1 – Concessão de Patentes:

Os pedidos de concessão de patentes deverão conter, a teor dodisposto no artigo 19, os seguintes requisitos:

- requerimento de depósito (documento modelo fornecido pelo próprioINPI);

- relatório descritivo: peça fundamental do requerimento. Ele devedescrever minuciosamente a invenção, permitindo que qualquer interessado possa seguindo aquelas análises criar o objeto sobre o qual

se requer a patente. Se do relatório descritivo não for possível aconstrução do objeto da patente a mesma deverá ser declarada nula. Norelatório se descreve o processo de obtenção do produto objeto da

patente;- reivindicações: as reivindicações é o texto que determinará o verdadeiro

objeto da patente. O requerimento determina o tipo de patenterequerido. O relatório determina a forma de se construir o objeto. Asreivindicações determinam o objeto ou objetos sobre os quais se desejaa patente;

- desenhos: se o objeto contiver desenhos (modelos de utilidade – por exemplo) devem eles ser anexados;- resumo: relatório resumido do relatório e das reivindicações;- comprovante de pagamento: comprovante de pagamento da taxa de

depósito.

Uma vez feito o requerimento, será o mesmo analisado em seusaspectos formais. Se não estiver formalmente correto, mas contiver dadosmínimos, poderá o INPI indicar as modificações necessárias, intimando orequerente a supri-las no prazo improrrogável de trinta dias.

Cumpridas as exigências formais, o pedido ficará inerte pelo prazo de 18 (dezoito) meses, após o que será o mesmo publicado recebendo aindispensável publicidade. Esse prazo é utilizado para que o titular da patente

já comece a analisar o mercado verificando a possibilidade de produção emescala industrial. Poderá o requerente pedir a antecipação da publicação.



Após a publicação, entendendo o requerente ser interessanteefetivamente obter a patente, fará, em até três anos do depósito, orequerimento de análise de mérito. A partir de então poderão terceirosfornecer dados ao INPI para subsidiar a análise do pedido, mas não haveráimpugnação de espécie alguma.

Na análise do mérito o INPI poderá fazer perícia, requerer informação a especialistas, etc. Deverá assim analisar as presenças dosrequisitos das invenções.

Feito o exame, em sendo o mesmo indeferido, poderá orequerente interpor recurso no prazo de 60 (sessenta) dias para o Presidente doINPI, último recurso cabível na esfera administrativa.

Em sendo deferido o pedido, terceiros interessados poderão, ematé 180 dias, igualmente pleitear administrativamente a nulidade da patente.Será então intimado o titular para responder ao pedido de nulidade. Ostécnicos do INPI após a resposta emitirão parecer, respondendo o Presidente

pelo julgamento da causa.

Esse o procedimento.

VII.2 – Procedimento de Registro de Desenho Industrial:

O pedido de registro de Desenho Industrial conterá:

- requerimento (documento modelo fornecido pelo próprio INPI);- relatório descritivo (se for o caso): o desenho industrial normalmente

não tem processo, é apenas uma figura, uma modificação visível;- reivindicações (se for o caso): a especificação do registro será o próprio

objeto;- desenhos ou fotografias: seriam os desenhos ou fotografias do próprio

objeto do registro;

- campo de aplicação: determinação do campo de utilização do desenhoindustrial (utilidade do bem redesenhado);

- comprovante de pagamento de taxa do depósito.

Uma vez feito o pedido será o mesmo formalmente analisado. Senão estiver presente todos os requisitos, o INPI poderá intimar o depositante

para sanar os vícios em 5 (cinco) dias.



Presentes os requisitos será o mesmo imediatamente publicado,salvo se o depositante requerer dilação da publicação pelo prazo de até 18(dezoito) meses.

Uma vez publicada a concessão do registro é automática. Sóhaverá análise do mérito do pedido se o titular o requerer durante a vigênciado registro.

Terceiros poderão requerer a nulidade do registro no prazo decinco anos contados da data da publicação e da automática concessão doregistro. Se a impugnação for feita no prazo de 60 (sessenta) dias da data daconcessão ele terá efeito suspensivo.

VII.3 – Procedimento para Registro de Marca.

O pedido de processamento de marca é mais simples, contendo osseguintes requisitos:

- requerimento (modelo fornecido pelo INPI);- etiqueta: essa etiqueta seria a própria marca que por definição é um

sinal visual;- comprovante de pagamento.

Uma vez feito o requerimento será analisado formalmente o pedido. Se não estiver formalmente correto o INPI poderá exigir alteraçõesque deverão ser feitas no prazo de cinco dias.

Estando formalmente corretos, os pedidos serão publicadosimediatamente abrindo-se prazo de 60 (sessenta) dias para impugnações deterceiros. Se houver impugnação o requerente será intimado para responder aimpugnação. Feito tal resposta o pedido será analisado pelo INPI que poderáfazer exigências de exames para verificar a presença dos requisitos das

marcas.

Feita a análise o pedido será deferido ou não. Sendo deferido ouindeferido caberá recurso ao Presidente do INPI.

Deferido definitivamente, abre-se por mais cento e oitenta dias o prazo para novas impugnações. Sendo feitas o titular do registro terá sessenta



dias para responder, após o que será proferida decisão pelo Presidente doINPI.

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