Prescrição e decadência no novo Código Civil e repercussãona Propriedade Intelectual

O mestre e doutorando em direi-to civil professor José FernandoSimão proferiu uma verdadeira aulasobre seus estudos aprofundados daprescrição e decadência para umaplatéia muito atenta e silenciosa, noalmoço mensal da ABPI, dia 27 denovembro, em São Paulo. Faloudas origens das discussões sobre oque é prescrição e o que é decadên-cia, apontou novidades no código,assim como equívoco do legislador.Página 4.

ABPI aprovaresoluções 56 e 57

O Conselho Diretor e o ComitêExecutivo da ABPI aprovaram duasresoluções: a de nº 56 - Patentes -emendas após o pedido de exame -art. 32 da lei 9.279/96, página 7, e ade nº 57 - Infrações à propriedadeintelectual - artigos 199 e 200 da lei9.279/96 - Proposta de alteração.Página 11.

Balanço de gestão

Ao encerrar sua segunda gestão,o presidente José Antonio B. L. FariaCorrea apresenta um sucinto resu-mo das atividades da ABPI, noperíodo 2000-2003. Página 3. Obalanço do diretor-relator LélioDenicoli Schmidt sobre as ativida-des das comissões de estudo e gru-pos de trabalho. Página 6.

Nº 48 • Dezembro de 2003 Boletim da ABPI 1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Boletim da

Dezembro de 2003 - nº 48

Novos associados

O Comitê Executivo e o ConselhoDiretor da ABPI aprovaram em 27 denovembro as propostas de filiação de:Carlos Ignacio Schmitt Sant’Anna(particular); Nomina PropriedadeIntelectual e Tecnologia Ltda. (LucianeEsther de Arruda); Patricia TebetFumo Mattana (particular); SamanthaLopes Alvarez (Buccioli AdvogadosAssociados); Alexandre Einsfeld (Viei-ra de Mello Advogados); CarolinaHungria de San Juan Paschoal (Veira-no & Advogados Associados S/C);Gabriela Siqueira Neves (Dannemann,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira);Maria Cristina Guedes Marinho (par-ticular); Miriam Espinhaço (Veirano &Advogados Associados S/C); GastonKremer Filho (escritório de advocacia).

As discussões da AIPPI em Lucerna

O Grupo Brasileiro da AIPPI par-ticipou da reunião do Comitê Executi-vo da AIPPI em Lucerna, Suíça, nosdias 25 a 28 de outubro de 2003, atra-vés de seu presidente, José Antonio B.L. Faria Correa, delegados AntonioMaurício Arnaud, Rana Gosain,Henry Sherrill e Maria Thereza Wolff,e dos membros de honra Luiz Leonar-dos e Peter Dirk Siemsen. Na reuniãoforam discutidos diversos trabalhoscientíficos, notadamente os relativosàs questões 173 (coexistência entremarcas e nomes de domínio: sistemasde registro internacionais públicosversus sistemas de registro internacio-nais privados), 174 (jurisdição e leiaplicável em casos de contrafaçãotransfronteiras de direitos de proprie-dade intelectual) e 175 (o papel dosequivalentes e do procedimento deconcessão da patente para determina-ção do alcance da proteção), além deoutros assuntos administrativos.

Questões dePrescrição eDecadência estão abertas. Há controvérsias

Jacques LabrunieGusmão e Labrunie

Propriedade Intelectual

Prescrição e decadência no novo Código Civil e seus reflexos na Propriedade Inte-lectual foi o tema da palestra-almoço ministrada pelo dr. José Fernando Simão, dia 27de novembro último, em São Paulo, atraindo a atenção de todos os presentes.

O palestrante ressaltou as novidades da sistemática introduzida pelo novo Códi-go Civil, que passou a indicar, com maior clareza, as hipóteses de prescrição e deca-dência, declarando que objeto de prescrição é a pretensão, e não a ação. Ademais, ante-rior dificuldade existente, no que se refere à catalogação entre prescrição e decadência,agora desaparece, pois o legislador optou por listar, nos artigos 205 e 206 do Código,todos os casos de prescrição, restando os de decadência esparsos pelo Código.

Chamou atenção o palestrante para a queda do dogma da impossibilidade dainterrupção ou suspensão da decadência, que doravante podem ser estabelecidas emlei. E ainda apontou para a possibilidade de, por contrato, transformar uma prescri-ção legal em decadência convencional.

Particularmente na área de Propriedade Intelectual, inúmeras são as discussõesque surgem em virtude da novel codificação.

Com lastro doutrinário, o palestrante desenvolveu crítica ao artigo 174 da LPI,que, apesar de mencionar expressamente a prescrição da ação de nulidade de registrode marca, constitui um típico caso de ação de cunho desconstitutivo e, portanto, dedecadência (não prescrição).

Também não se esquivou de tratar dos casos relacionados ao direito autoral, prin-cipalmente por ter sido um artigo sobre prescrição vetado. O palestrante propôs duaspossíveis soluções a esse propósito: recorrer à lei geral, ou seja, o Código Civil; ouintentar uma analogia com lei específica que, no caso, poderia ser a LPI. De forma bas-tante ousada, posicionou-se no sentido de que, existindo um microssistema, conforma-do por uma legislação específica, deverá prevalecer a lei especial sobre a geral.

Questão igualmente aventada e que certamente provocará ainda muitas discussõesrefere-se ao início do prazo prescricional no caso de violação de direito. Indaga-se, a essepropósito, se ela ocorreria a partir da violação do direito ou da ciência da sua violação,uma vez que o novo Código acaba afirmando, de maneira expressa: “Havendo violação,nasce a pretensão”. Entendendo ter sido uma opção pela segurança jurídica, o pales-trante adota a tese da prescrição a partir da violação e não de seu conhecimento.

A discussão foi enriquecida por uma série de manifestações e questionamentoslevantados, com os quais os profissionais da propriedade intelectual estão se deparando.

Luiz Leonardos, a propósito do início do prazo prescricional, trouxe ainda a pos-sibilidade de o mesmo se iniciar da cessação da violação do direito.

Outra intrigante polêmica levantada diz respeito à imprescritibilidade da ação paraanular a inscrição de nome empresarial, prevista no artigo 1.167 do NCC. Essa temáticatraz à tona, uma vez mais, a aplicação da imprescritibilidade na Propriedade Industrial,que, no artigo 6 bis, da CUP, já havia sido reconhecida para registros de marca com má-fé.

Segundo o palestrante, efetivamente, trata-se de uma opção do legislador pelaimprescritibilidade, o que seria prejudicial, uma vez que provoca insegurança jurídica.

Os ensinamentos do palestrante e os incitantes e pertinentes questionamentosdos colegas presentes só demonstraram que o tema, apesar de ter sido tratado commaior clareza pelo legislador no novo Código, ainda gera uma série de controvérsias.A questão não está fechada e, certamente, a jurisprudência que está por vir nosdemonstrará os caminhos a serem seguidos nessa matéria.

2 Boletim da ABPI Dezembro de 2003 • Nº 48

Editorial Notas

Cartas para a redação doBoletim da ABPI

Envie suas mensagens para a redação doBoletim da ABPI pelo e-mail redacao@abpi.org.br

Informações, críticas e sugestões serãoavaliadas e respondidas, podendo serpublicadas ou não no Boletim após estudode cada caso.

Este boletim contém, excepcionalmen-te, doze páginas para a publicação, na ínte-gra, das Resoluções da ABPI nº 56 e 57.

“Entramos na era do conhecimen-to, porque o conhecimento passou atomar dos bens tangíveis espaço cadavez maior. (Os bens tangíveis repre-sentavam 62% da economia norte-americana em 1982. No ano 2000, ape-nas 30%). O mundo desmaterializado,a realidade volatilizada pela Internet.Sutilizaram-se os fatores definidoresde poder. A propriedade intelectualdeixa definitivamente a clausura dabibliografia especializada para fre-qüentar jornais de grande circulação eaté mesmo as páginas policiais, pois asociedade passou a perceber o ato cri-minoso na apropriação de um bemintelectual”, afirmava o presidenteJosé Antonio B. L. Faria Correa.

A mentalidade de proteção jurídi-ca aos bens intangíveis que aqui secriam e as questões da propriedadeintelectual são fundamentais para ariqueza e o empresariado precisa terciência disso. “Hoje, o invisível, tradu-zindo-se por sinais distintivos valio-sos e patentes que assegurem o direitode exclusividade na exploração dosinventos engenhosos, não pode maisser ignorado”, disse José Antonio B. L.Faria Correa, num dos semináriosanuais da ABPI. Ele observou que noBrasil “temos muita emoção e muitonos orgulhamos dessa característicade nosso povo. Precisamos dar norte atoda essa emoção que jorra e muitasvezes se desperdiça. Temos que trans-formar essa capacidade criativa empatentes, em marcas registradas, emdireitos autorais, armas desta era.”

“Neste ano de 2003, a ABPI com-pletou 40 anos de atividades, con-quistando a maturidade em lutasvitoriosas, projetando seu nome nãosó no Brasil, como nos fóruns interna-cionais. A associação vem”, na pala-vra de seu presidente, “interagindocom as profundas modificações legis-lativas e propostas de acordos que,incessantes, demandam um trabalhofebril por parte da Relatoria.”

De fato, num sucinto resumo deatividades citado pelo presidente, aassociação “debruçou-se sobre medi-

das provisórias modificativas da Leida Propriedade Industrial, opinousobre as múltiplas implicações daspropostas da ALCA no terreno dapropriedade intelectual, analisou apossibilidade de integrar o Acordode Madri no nosso sistema jurídico,pronunciou-se sobre projetos de leirelacionados ao combate à contrafa-

ção de marcas e patentes, propôsalterações nos dispositivos do novoCódigo Civil respeitantes à disciplinade nome empresarial, envolveu-seativamente nas dificultosas questõesdo tratamento dos nomes de domí-nio, expressou-se a respeito da Con-tribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE, interveio e afas-tou o enquadramento dos direitos depropriedade intelectual nas exigên-cias das Instruções Normativas 167 e190 da Secretaria da Receita Federal”.

Com essa atuação, a ABPI cum-pre sua vocação de fomentar a pro-priedade intelectual, imperativo cate-górico para que o país ganhe compe-titividade e o respeito da comunidadeinternacional, relevância multiplicadaquando o atual governo brasileirobusca abrir-se para mercados não tra-dicionais e galga posições de lideran-ça dos países em desenvolvimento.Desempenha seu papel de colaborarpara a formação e disseminação deidéias no campo da propriedade inte-lectual. Sua atuação granjeou o res-peito de várias áreas dos poderes Exe-

cutivo, Legislativo e Judiciário, sendoconvocada a opinar, a dar sua contri-buição jurídica tanto em assuntosgerais, de conceitos e princípios,quanto nos específicos constantes dapauta de discussões em vários fórunsde debates e negociações.

Internamente, reestruturou seusítio na Internet que contém a ínte-gra das resoluções, as atas das comis-sões de estudo e grupos de trabalho,os textos de propostas aprovadas,agendas, relatórios, biblioteca e linksde interesse dos associados, criou oBoletim da ABPI, mensal, e o noticio-so eletrônico ABPI Express, quinze-nal, para a difusão de notícias sobreas atividades da entidade e de inte-resse de seus membros, e deu segui-mento ao árduo e frutuoso trabalhoeditorial das gestões passadas narevista da ABPI - Associação Brasilei-ra da Propriedade Intelectual. OBoletim da ABPI teve seu primeironúmero, impresso em janeiro de2000, com a cobertura de posse danova diretoria e matéria sobre ainauguração da nova sede no Rio deJaneiro. Realizou os seminários XX(2000, em São Paulo), XXI (2001, emVitória), XXII (2002, no Rio de Janei-ro) e XXIII (2003, em São Paulo),sempre com mais de 600 participan-tes de todo o Brasil, e representantesda América Latina, América do Nor-te e Europa.

A direção entrega a associação ànova diretoria, que toma posse nodia 18 de dezembro, com 657 asso-ciados, sendo 123 pessoas jurídicas e534 pessoas físicas, representaçãodos grupos brasileiros de entidadesinternacionais, como: AssociationInternationale pour la Protection dela Propriété Industrielle - AIPPI;Asociación Interamericana de la Pro-piedad Industrial - ASIPI; LicensingExecutives Society - LES; e LigueInternationale du Droit de la Con-currence - LIDC. Os grupos brasilei-ros dessas entidades têm atualmente130 associados na AIPPI, 103 na ASI-PI, 78 na LES e 38 na LIDC.

Balanço de gestão

Nº 48 • Dezembro de 2003 Boletim da ABPI 3

2000 - 2003 Um balanço positivo“Um balanço da capacidade inventiva coloca lado a lado instrumentos de navegação do séculoXVI, engenhoso artesanato indígena e moenda antiga com o trem que levita, a cerâmica que

substitui o metal, e os superímãs de terras raras.” Assim descrevia o cenário tecnológico doprimeiro ano de sua gestão o presidente José Antonio B. L. Faria Correa no ano 2000,exatamente o da transição entre os séculos XX e XXI, entrada para o terceiro milênio.

José Antonio B. L. Faria Correa

4 Boletim da ABPI Dezembro de 2003 • Nº 48

Comentando que o tema da pres-crição e decadência gera duas emo-ções diferentes - um enorme interessepor ser bonito, “direito civil é bonito”afirma, e “um certo receio” pelas pes-soas tão experientes na platéia -, oprofessor José Fernando Simão con-tou que seu encontro com o temaocorreu ao se deparar com o artigo 26do Código de Defesa do Consumidor,que diz que obsta a decadência, quandopreparava sua dissertação de mestra-do. Pesquisou a fundo a prescrição e adecadência para enfrentar a banca eacabou mergulhando no tema.

Prescrição ou decadência?

O professor compara o novoCódigo Civil que trata da prescrição edecadência ao Código de 1916. Emsua análise, questionou: “Sempre queaparece prescreve, é realmente prescri-ção?” Clóvis Beviláqua tentou deixarclaro que, apesar da semelhança dosdois institutos: prescrição e decadên-cia, são diferentes, mas os deputadosnão se convenceram e deram sumiçoà decadência, condensando os prazosprescricionais no artigo 178 do proje-to de Beviláqua, que havia separado aprescrição num artigo específico, o178, e distribuiu a decadência juntoaos seus institutos no Código. Essa foia origem, segundo o palestrante, dos85 anos de discussões sobre o que eraprescrição e o que era decadência.

Ele citou os trabalhos do professorAgnelo Amorim, de Câmara Leal e doprofessor Moreira Alves, incumbidode dar forma à parte geral do novoCódigo e de separar prescrição dadecadência de uma vez por todas.Para explicar a simplicidade com queo novo Código Civil separa prescriçãoe decadência, o professor conta umaestória: “Emprestei para receber nodia 10 de dezembro. Dia 10 chega enão recebo. Nesse momento, meudireito de crédito está violado. Violou-

se o direito de crédito, surge a preten-são, que é a possibilidade de cobraraquele direito. No dia 10 venceu, sur-gem a pretensão e a prescrição simul-taneamente. Não posso cobrar, no dia9. Não tenho pretensão, portanto nãohá prescrição. Só há prescrição quan-do o direito pode ser exercido”.

O professor Simão afirma que oCódigo dispensou a teoria de ClóvisBeviláqua: Nascida a ação, nasce a pres-crição. “Quando eu tenho o direito deação, também se inicia a prescrição,porque o direito de ação é imprescri-tível. É um direito individual comodireito à liberdade, direito à honra”,lembra o professor. “O que prescreveé a pretensão e não a ação. O direitoà ação é um direito garantido”.

A decadência

Na segunda parte de sua exposi-ção, José Fernando Simão afirmou quea decadência segue a idéia da vendado direito potestativo (toda vez que alei permite exercer o direito sem a par-ticipação do outro), sujeito à decadên-cia, segundo o professor, assim comotodas as ações anulatórias (anular umcontrato por erro, dolo, coação e frau-de, menos a simulação, que está numanova disciplina no Código Novo). “A

decadência não se encontra num arti-go específico do Código Civil, comose encontram todas as hipóteses deprescrição, sem exceção, no artigo 206do Código Civil. A decadência não.Para encontrar a decadência, é precisoprocurar cada instituto ao qual ela serefere. Para anular a decadência, umcontrato por vício oculto, tenho queprocurar em vício oculto. Anular umcasamento por erro, vou ao casamentoe busco o erro.”

Os prazos decadencial e prescri-cional são diferentes e geram efeitos econseqüências diferentes. Ele ressaltaque a prescrição se interrompe e sesuspende. E a decadência, em regra,não. “Mas, em regra,”, explica, “por-que o novo Código traz inovação nes-sa matéria para acabar com aquelabriga da doutrina: Salvo previsão legal,disposição legal, a decadência não seinterrompe, não se suspende. Portanto,ela pode se interromper, ser suspensa,quando a lei assim o determinar.”

A Lei de Propriedade Industrialconsidera ato nulo os registros depatentes e de desenhos industriaisque afrontam a lei. “Ao considerar oato nulo,” pondera o palestrante, “anulidade absoluta não se convalidajamais, não há prazos para eu recla-mar. A qualquer tempo eu possoreclamar. É expressão legal: a qual-quer tempo, porque o ato é nulo. Atutela é meramente declaratória.”

Aqui, prescrição é decadência

“Mudando de ótica, a nulidade damarca é considerada relativa. O artigo174 diz: prescreve em cinco anos ação paradeclarar a nulidade do registro, contadosda data de sua concessão. Se as partes nãointerpuserem a demanda no prazolegal, o que acontece? Decadência. Alei fala em prescrição equivocadamen-te. Porque o prazo é claramente deca-dencial, por estar desconstituindo oregistro previamente constituído. Toda

Matéria de capa

Prescrição e decadência no Código Civil e sua repercussão

na Propriedade IntelectualO professor José Fernando Simão, mestre e doutorando em direito civil pela

Universidade de São Paulo - USP, advogado em São Paulo e professor da Faculdade deDireito da FAAP, foi o palestrante convidado para abordar o tema, na reunião mensal da

ABPI, realizada dia 27 de novembro, em São Paulo.

Professor José Fernando Simão

Nº 48 • Dezembro de 2003 Boletim da ABPI 5

vez que ação é de cunho declaratório,não há prazos, como no caso de regis-tro de patente e de desenho industrial.Toda vez que a ação é de cunho des-constitutivo, a lei dá prazo, e esse pra-zo é de decadência. Portanto, onde selê, no artigo 174, prescreve, pode ter cer-teza: é um caso clássico de decadência.E vai seguir as regras da decadência.Mesmo a lei chamando de prescrição.”

Com relação ao direito de autor, oprofessor Simão diz que a lei 5.988/73determinava: Prescreve em cinco anos aação civil por ofensa a direitos patrimoniaisdo autor ou conexos, contado o prazo dadata em que se deu a violação. Nodireito do autor, “olha-se o lado patri-monial e o direito moral do autor”.

“Se se imaginar que o direitomoral prescreve”, pondera o profes-sor, “seria como prescrever a própriavida, a própria honra, a própria inti-midade, e estas não prescrevem.Mas, toda vez que sou ofendido naminha honra, na minha imagem, oprazo para cobrar o dano decorrenteestá sujeito à prescrição.”

Por analogia

“Se há uma revogação, a lei revo-gada desaparece. Para onde eu corronessa prescrição? Será que eu poderiamanter a prescrição qüinqüenal da leianterior ou busco, por analogia,preencher aquela lacuna no sistemada propriedade intelectual?”. A essasquestões, o professor diz que há duaspossibilidades quanto à prescrição dodireito de autor: “Ou se busca a pres-crição na lei geral, no Código Civil, ou,no sistema da Propriedade Intelectual,regra semelhante, por analogia. E secairia na Lei da Propriedade Indus-trial”. Como lei geral posterior, o Códi-go gera uma antinomia com leis espe-ciais anteriores, segundo exemplifica opalestrante: “A Lei da União Estável éanterior, mas é especial. O Código Civilé posterior e geral. O que prevalece?Quando a gente advogava sobre a égi-de do Código antigo, o prazo das açõespessoais era de vinte anos, o maior doCódigo Civil, fora do usufruto de pes-soas jurídicas. A Lei da PropriedadeIndustrial diz claramente que a prescri-ção ocorre no prazo de cinco anos (arti-go 225). Mas será que, se fosse maisbenéfico, eu poderia trazer a lei geral?Me parece que não. O que parece éque, sempre que eu tenho um micros-sistema como a lei especial, é aquelaque prevalece. Toda vez que há antino-mia entre a lei geral posterior e a leiespecial anterior, privilegia-se, emregra, a lei anterior especial. Porque o

critério da especialidade é soberanoem relação ao critério da posteriorida-de. Portanto, quando a Lei da Proprie-dade Industrial diz que a prescriçãoocorre em cinco anos, é a lei que rege osistema de vocês. A prescrição em trêsanos para reparação civil não se aplicariaà violação da propriedade industrial.Concluo também que, diante da revo-gação expressa da lei 5.988/73, diantedo veto presidencial com relação àprescrição, não vejo por que não bus-car na Lei de Propriedade Industrial,que também é propriedade intelectual,uma harmonização do sistema dodireito autoral”.

Uma brecha prática

“O Código novo abre uma brechaaos advogados para criarem decadên-cia por meio do contrato. Isso é umanovidade absoluta, porque nunca noBrasil se imaginou, pelo menos emtermos práticos, transformar prazosprescricionais em decadenciais. Aonão receber os direitos autorais emdeterminado tempo, o prazo que cor-re a partir dali não seria de prescrição,mas de decadência”. O palestrantealerta: “Posso transformar uma pres-crição legal em decadência conven-cional, mas não a decadência legal emprescrição. Porque a decadência énitidamente de ordem pública. Então,se as partes escolherem a nova siste-mática, eu poderia transformar aprescrição em decadência”.

“Se eu protesto um cheque, se eunotifico judicialmente, se eu apresentoum título no inventário, a lei permiteao devedor interromper a prescriçãoquando ele reconhece, por ato inequí-voco, que deve.”

Quando começa

Em qual momento começam apretensão e a prescrição? “Haveriapossibilidade da violação reiterada de

direitos, reabrindo-se a cada violação oprazo de pretensão e automaticamen-te o da prescrição? Ou o prazo parareclamar dos prejuízos é aberto apenasocorrido um ato ilícito? Na segundavez, seria uma nova contrafação e,portanto, nova pretensão se abriria?

O professor pergunta: “A preten-são começou a correr no momento emque o direito à propriedade intelec-tual foi violada ou começa a partir domomento em que tomo ciência daviolação? O Código antigo não dizianada. O novo é expresso: violado odireito, nasce o titular à pretensão. Aonascer a pretensão, começa a prescrição.Será que esse artigo de lei, se interpre-tado à sua interalidade, não significa-rá (acho que essa é a intenção dolegislador em 2002) que, independen-temente da ciência da violação domeu direito, a violação em si abre osprazos prescricionais? Será que nãohá aqui uma opção clara pela segu-rança jurídica em detrimento da justi-ça no caso concreto? Se antes a lei nãoera expressa, agora o artigo 189 é:Havendo violação, nasce a pretensão”.

Autor de livro sobre o vício ocultodo produto, José Fernando Simão afir-ma que o Código faz aqui uma opçãoclara pela segurança jurídica. “Portan-to, talvez resulte disso a tese de que omeu direito de pleitear os danos mate-riais ou morais decorrentes da viola-ção ao direito de propriedade intelec-tual, de autor, ou de propriedadeindustrial começa com a violação enão a partir do meu conhecimento. Meparece esse o novo sistema da prescri-ção adotado pelo Código de 2002.”

Após a palestra do professor JoséFernando Simão, houve um debatecom perguntas formuladas por LuizLeonardos, Ricardo Pinho, AntonioFerro Ricci, Jacques Labrunie, JoséCarlos Tinoco Soares, Lélio DenícoliSchmidt e Maria Edina O. C. Portinari.

Matéria de capa

Da esquerda para a direita: Manoel J. Pereira dos Santos, Sonia Maria D’Elboux, José FernandoSimão, José Antonio B. L. Faria Correa, Elias Marcos Guerra e Lélio Denicoli Schmidt.

A atuação das comissões deestudo e grupos de trabalho, com aaplicação dos coordenadores e asso-ciados resultaram em 38 resoluçõesaprovadas no período; quatrosugestões à Comissão de LegislaçãoParticipativa da Câmara dos Depu-tados, das quais duas se transforma-ram nos projetos de lei 7.066 e7.070/02 (baseados nas resoluções20 e 24), e outra sugestão em exame;mais de cem reuniões de comissõesde estudo realizadas e os doze gru-pos de trabalho que funcionaram noperíodo; além das reportagenspublicadas em diversos órgãos daimprensa acerca das resoluções eestudos da ABPI.

As resoluções aprovadas

Processuais: a busca e apreensãonos delitos contra a PropriedadeIndustrial, a posição processual doINPI nas ações de nulidade, acumulação de pedidos perante aJustiça Federal, a competência paraações versando sobre a Internet e osprocedimentos previstos nos artigos199 e 200 da LPI (resoluções 28, 37,45, 47 e 57);

Administrativos: o registro de indi-cações geográficas, a autonomia admi-nistrativa e financeira do INPI, o estu-do do Protocolo de Madri, as diretrizespara exame dos pedidos de patente nasáreas de biotecnologia e farmácia, arotulagem de produtos transgênicos ea possibilidade de emendas após opedido de exame de patentes (resolu-ções 23, 39, 44, 52, 55 e 56);

Materiais: critérios de indeniza-ção, nome empresarial no novoCódigo Civil, sinais e expressões depropaganda, indicações geográficas,período de graça, patronímicos,dano moral, material genético e bio-tecnologia x patentes (resoluções 20,24, 38, 39, 41, 43, 46, 49 e 53);

Penais: a majoração de penas nosdelitos contra a Propriedade Indus-trial (resolução 28);

Legislativos: as sugestões apre-sentadas para a reforma da Lei dePropriedade Industrial, do CódigoCivil e da Lei de Introdução ao Códi-go Civil, bem como o estudo dosprojetos de lei 333/99 e PLC 11/01,PLS 172/02, PL 282/01, PLS 150/99,PL 7.153/02, PL 234/02 e 256/03, PL7.282/02 (resoluções 20, 24, 28, 37,41, 46, 47 48, 51, 54 e 57);

Tributários: a CIDE (resolução40) e a medida provisória 66/02(resolução 42); e

Diplomáticos: tratados interna-cionais, como o Protocolo de Madri,o Protocolo de Kyoto, o acordo daALCA e a extensão de prazo no PCT(resoluções 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 50).

Comissões de estudo analisaram

Direito Autoral: cópia privadade obra protegida, o artigo 113 daLDA, as atividades do ECAD, a pres-crição das ações e a questão Q 182 daAIPPI; (resolução 30);

Repressão às Infrações: cumula-ção de pedidos na Justiça Federal, aminuta da ALCA, a reforma doCódigo de Processo Penal, a questãoQ 174 da AIPPI, a apreensão emalfândega, a CPI da Pirataria e proje-tos de lei relacionados à área; (reso-luções 28, 29, 37, 45, 46, 47 e 57);

Biotecnologia: minuta da ALCA,conhecimentos tradicionais, a Cartade São Luís, a MP 2.186, as diretrizesde exame do INPI, o cultivo de trans-gênicos e a Conferência Rio+10;(resoluções 22, 25, 31, 49, 52 e 55);

Transferência de Tecnologia eFranquia: a CIDE, a minuta daALCA, a obrigatoriedade de CNPJpara empresas estrangeiras, o AtoDeclaratório Interpretativo SRF 2/02e os projetos de lei 2.921/00 e 284/95;(resoluções 35, 40 e 42);

Integração Regional: a minutada ALCA e a solução de controvér-sias no âmbito da ALCA e OMC;

Patentes: a minuta da ALCA, oSPLT e o PCT, bem como as questõesQ 170, 175, 176, 180 e 183 da AIPPI;(resoluções 21, 36, 41, 50, 54 e 56);

Software e Informática: projetosde lei do comércio eletrônico, as reso-luções da ICP-Brasil, nomes de domí-nio, a minuta da ALCA e a questão Q173 da AIPPI; (resoluções 26 e 51);

Direito da Concorrência: aminuta da ALCA, o CADE e as ques-tões da LIDC; (resoluções 33 e 34);

Indicações Geográficas: a minu-ta da ALCA, a resolução 75 do INPI,o decreto 4.072/02, parcerias com aEmbrapa, Abrabe, INPI e o Governo,com vistas a maior proteção às indi-cações geográficas brasileiras; (reso-luções 27 e 36);

Marcas: a minuta da ALCA, asexpressões de propaganda, o registro

de fármacos na Anvisa, a questão Q173 da AIPPI e as marcas de alto reno-me; (resoluções 32, 38, 43 e 51).

Resultados dos grupos de trabalho

Indenizações: a indenização porinfração à Propriedade Industrial esugestões para o aperfeiçoamento dalegislação, aprovadas pela resolução20 e convertidas pela Câmara dosDeputados no projeto de lei 7.066/02;

Protocolo de Madri: concluiupela inconveniência da adesão doBrasil a tal tratado, conforme escopoda resolução 23;

Questão 163 da AIPPI: respostasao questionário sobre a proteção aosigilo das comunicações entre clientes eseus agentes e advogados de proprie-dade industrial, remetidas à AIPPI;

Nome Empresarial: sugestõespara o aperfeiçoamento da legisla-ção, aprovadas pela resolução 24 econvertidas pela Câmara dos Depu-tados no projeto de lei 7.070/02;

Inovação Tecnológica: conclu-sões sobre o projeto existente, apro-vadas pelo Conselho Diretor e enca-minhadas aos órgãos pertinentes;

Nova Lei de Introdução aoCódigo Civil: conclusões aprovadasna resolução 48 e encaminhada aoCongresso;

Reestruturação do INPI: conclu-sões aprovadas na resolução 44 eencaminhada às autoridades compe-tentes;

Declaração de Doha: respostas àQ 94 da AIPPI;

ISS (lei complementar 116/03):prossegue nos trabalhos, em conjun-to com a ABAPI;

Adaptação do Estatuto da ABPIao novo Código Civil: em breveuma recomendação de resolução;

Nomes Comuns BrasileirosRegistrados como Marcas no Exte-rior: está rastreando a situação noBrasil e em outros países;

Biotecnologia e Patentes: conclu-sões foram aprovadas na resolução 53.

Lélio Denicoli Schmidt, diretor-relator, expressou seu agradecimen-to pela oportunidade, colaboração eincentivo recebidos no exercício darelatoria da ABPI, seja por parte dasecretaria, na pessoa da infatigávelCarmen, seja dos colegas do ComitêExecutivo, em especial o presidente,os conselheiros, coordenadores eassociados em geral.

6 Boletim da ABPI Dezembro de 2003 • Nº 48

Comissões de estudo e grupos de trabalho no biênio 2002-2003

Balanço da relatoria

Acolhendo a recomendação for-mulada por sua Comissão de Patentes,em 27 de novembro de 2003 o Conse-lho Diretor e o Comitê Executivo daABPI aprovaram a presente resolução.

A ABPI - Associação Brasileira daPropriedade Intelectual, por intermé-dio de sua Comissão de Patentes, cha-mada a se pronunciar sobre a possibili-dade de emendas às reivindicações deum pedido de patente serem feitasapós a apresentação do requerimentode exame, concluiu em favor dessa possi-bilidade, firmando a presente resoluçãoconforme fundamentação a seguir.

I. DO OBJETO

Em primeiro lugar, há que se escla-recer que o objeto desta resoluçãoabrange:

(a) as emendas realizadas em res-posta à emissão de pareceres ou exi-gências técnicas - onde as emendas nãoestão necessariamente limitadas aoobjeto das objeções levantadas noparecer ou ao cumprimento expressodas exigências; assim como

(b) emendas apresentadas volun-tariamente pelo depositante após orequerimento de exame.

O questionamento feito por cor-rente que se opõe à realização deemendas durante o exame não estabe-lece claramente a que tipo de emendasexiste tal objeção: se apenas às emen-das voluntárias ou também às emen-das realizadas em atendimento aospareceres ou exigências.

O posicionamento de um pequenogrupo de examinadores do INPI temsido pela proibição absoluta à realiza-ção de qualquer emenda, posição essaque se demonstrará adiante ser sim-plista, incorreta e prejudicial ao siste-ma de exame de pedidos de patente.

II. COMENTÁRIOS PRELIMINARES

Antes de entrar no mérito da ques-tão, ressalte-se que a ABPI congrega,entre outros interessados na propriedadeintelectual, usuários do sistema e agentesde propriedade industrial que atuam oraem defesa do titular de uma patente, ora

na contestação de patentes de terceiros,de tal modo que as posições da ABPI pro-curam espelhar, de forma equilibrada, osinteresses dos titulares e os de terceirosque podem ser afetados por patentes quenão são de sua titularidade.

Um aspecto preliminar a conside-rar reside em que, embora seja neces-sário em determinado momento optarpelo depósito de um pedido de paten-te para assegurar a devida proteção, aspesquisas envolvendo a invençãopodem prosseguir após o depósito.Nessas pesquisas, o inventor podeconcluir que as reivindicações de seupedido se encontram demasiadamenteabrangentes, daí resultando a necessi-dade de se restringi-las, em benefícioda validade da patente que será conce-dida e em benefício do público.

Apenas como elemento de análisepreliminar, note-se que no Brasil é permi-tido ao depositante praticar atos direta-mente no INPI, sem a assistência de umagente de propriedade industrial ou deum advogado qualificado. A prática temdemonstrado que pedidos de patentepreparados e depositados diretamentepor inventores nacionais têm, geralmen-te, formulação inadequada, por vezes emtal extensão que se prejudica de formairremediável a proteção pretendida. Emoutros casos, o pedido ao menos descre-ve a invenção de forma suficiente, porémsuas reivindicações estão formuladas demodo totalmente irregular.

Nos casos acima, o inventor contaapenas com a orientação que receberádo examinador durante o exame de seupedido, acerca das alterações que deve-rá fazer em suas reivindicações, a fimde obter uma patente válida.

Para o depositante estrangeiro, anecessidade de emendar as reivindica-ções após o requerimento de exame émenos freqüente, uma vez que, ao reque-rer o exame no Brasil até 4 (quatro) anosapós o depósito do pedido prioritário(i.e., 1 ano da prioridade somado aos 3anos para requerer o exame), esse depo-sitante pode já dispor de resultados debuscas e de exame em outros países, oque o coloca em posição de redigir suas

reivindicações de forma a consideraradequadamente o estado da técnica. Daí,presume-se ser mais usual que emendasvoluntárias antes do exame sejam apre-sentadas por depositantes estrangeirosdo que por depositantes nacionais.

Em síntese, faz supor a lógica que apossibilidade de emendar as reivindica-ções durante o exame é ainda mais útil enecessária para o inventor nacional doque para o inventor estrangeiro, embora oseja para ambos. Contudo, há que se abs-trair aqui dos números absolutos: dadoao maior volume de pedidos de deposi-tantes domiciliados no exterior, a quanti-dade absoluta de emendas deverá sermaior para esses depositantes do quepara os residentes no País. Por outrolado, a impossibilidade de se emendarum pedido durante o exame parece ten-der a ser mais prejudicial ao inventornacional.

Números fornecidos por oposito-res à possibilidade de emendas indi-cam que apenas cerca de 1% dosrequerimentos de emenda teriam sidoapresentados por depositantes nacio-nais desde a implantação de parecerautorizando expressamente a apresen-tação de emendas após o exame1. Talproporção parece derivar de dadosincompletos e apenas se explica se essafigura reflete tão somente as emendasvoluntárias, visto que estatísticas dopróprio INPI indicam que os deposi-tantes nacionais foram responsáveispor mais de 30% dos depósitos no anode 2002.

Ressalvando-se que a origem de tallevantamento é desconhecida, é de seesperar que os depositantes nacionais,em especial aqueles desassistidos porum agente de propriedade industriale/ou um advogado qualificado,tenham uma maior tendência a aguar-dar a orientação do examinador doINPI através da emissão de um parecerou exigência para reformular seus pedi-dos, do que os depositantes estrangei-ros. Esses últimos freqüentemente con-tam com o resultado de buscas e exameno exterior e buscam se antecipar àemissão de um parecer/exigência pelo

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Resoluções da ABPI

Resolução da ABPI nº 56Patentes - emendas após o pedido de exame - art. 32 da Lei 9.279/96

Encaminhado em 3 de dezembro de 2003 a Luiz Otávio Beaklini, presidente em exercício do Instituto Nacionalda Propriedade Industrial - INPI, a Ricardo Luiz Sichel, procurador geral do Instituto Nacional da PropriedadeIndustrial - INPI, a Maria Alice Camargo Calliari, diretora de patentes do Instituto Nacional da Propriedade

Industrial - INPI, ao desembargador André José Kozlowski, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - RJ, e àjuíza Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

1. Os números fornecidos indicam que,naquele período, foram apresentados 680

pedidos de alteração por depositantesestrangeiros e apenas 7 de nacionais.

8 Boletim da ABPI Dezembro de 2003 • Nº 48

INPI, apresentando emendas paraadaptar suas reivindicações ao estadoda técnica ou para contornar objeçõesresultantes do exame em outros países.

Outro fator a ser considerado quan-do se comparam estatísticas de emen-das não-voluntárias entre depositantesnacionais e estrangeiros reside no teordas emendas. Membros de nossa asso-ciação verificam que, com maior fre-qüência, emendas realizadas por depo-sitantes estrangeiros em resposta a exi-gências técnicas limitam-se a aspectosformais que não comprometem a essên-cia das reivindicações. Por outro lado,emendas apresentadas em atendimentoa exigências formuladas em relação apedidos de patente elaborados e depo-sitados por nacionais, sem a assistênciade um profissional qualificado, fre-qüentemente são cruciais para que opedido de patente adquira uma reda-ção que o torne passível de concessão.

Aliás, note-se que as recém-adota-das “Diretrizes de Exame de Pedidosde Patente” expedidas pelo INPI indi-cam em seu item 1.2 que o propósitodo exame reside em auxiliar o deposi-tante a colocar seu pedido em condi-ções de obter a patente, o que, natural-mente, apenas pode ser alcançadomediante a efetuação de emendasdurante o exame:

“1.2 Procedimento de exame em geral(...) Os despachos devem ter por finali-

dade orientar o depositante, possibilitandoque as irregularidades apontadas sejamsaneadas. O examinador deve ter por objeti-vo auxiliar o depositante a colocar seu pedidoem condições de obter uma decisão de deferi-mento, sempre que o pedido contiver matériapassível de obter a proteção requerida.”

Finalmente, há que se considerarque, em geral, ainda que não necessa-riamente, emendas apresentadas apóso requerimento de exame visam a limi-tar adequadamente as reivindicações àtécnica anterior de conhecimento dodepositante, de tal modo que, ao pro-ceder dessa forma, o depositante res-tringe a abrangência da patente a serconcedida.

III. SOBRE O ANTIGO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -Lei n° 5.772/71

Antes de abordar, especificamente,as disposições da Lei n° 9.279/96,cumpre notar que a Lei n° 5.772/71previa o seguinte:

“Art. 18. ... § 3.° O relatório descritivo,as reivindicações, os desenhos e o resumonão poderão ser modificados, exceto:

a) para retificar erros de impressão oudatilográficos;

b) se imprescindível, para esclarecer,precisar ou restringir o pedido e somenteaté a data do pedido de exame;

c) no caso do art. 19, § 3°.Art. 19. ... § 3.° Por ocasião do exame,

serão formuladas as exigências julgadasnecessárias, inclusive no que se refere àapresentação de novo relatório descritivo,reivindicações, desenhos e resumo, desdeque dentro dos limites do que foi inicial-mente requerido.”

Portanto, a disposição geral sobrea apresentação de emendas (art. 18)continha expressa remissão ao artigosobre exame.

IV - SOBRE A VIGENTE LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -Lei n° 9.279/96

Já a vigente Lei n° 9279/96 prevêque:

“Art. 32 - Para melhor esclarecer oudefinir o pedido de patente, o depositantepoderá efetuar alterações até o requerimentodo exame, desde que estas se limitem à maté-ria inicialmente revelada no pedido.”

Este artigo deixa clara a possibili-dade de se emendarem as reivindica-ções com base em qualquer matéria ini-cialmente revelada, aí incluída a prerro-gativa de se formularem reivindica-ções com categoria diferente daquelasque integravam o pedido originalmen-te, desde que suportadas pelo texto dopedido inicial.

Como não há aqui remissão à pos-sibilidade de emendar o pedidodurante o exame, o texto do art. 32,considerado de forma isolada, pode susci-tar dúvidas quanto à possibilidade deemendar o pedido após o requerimen-to de exame, seja de forma voluntária,seja em reação à emissão de um pare-cer ou exigência.

Uma análise sistemática revela, con-tudo, que o art. 32 trata das emendasvoluntárias, ou seja, aquelas apresenta-das espontaneamente pelo depositante,sem ser motivado por uma exigência ouparecer. Desde que apresentadas antesdo exame, essas emendas serão, necessa-riamente, consideradas pelo examinadorcomo parte integrante do processo.

Em comparação com dispositivosemelhante no precedente Código daPropriedade Industrial, conforme trans-crito no item anterior, nota-se que o art.18, § 3° (b) aludia à possibilidade deemendas “somente até a data do pedido deexame”. Uma vez que o art. 32 da Lei n°9.279/96 não contém semelhante limita-ção, pode-se considerar que esse dispo-sitivo dispõe sobre uma regra positiva,no sentido de assegurar a possibilidadede apresentação de emendas até o exa-me, porém não limitando essa possibili-dade após tal evento, desde que realiza-da com base em outros artigos da lei.

Prosseguindo na análise da Lei n°9.279/96, verifica-se que seu art. 35determina que:

“Art. 35 - Por ocasião do exame técni-co, será elaborado o relatório de busca eparecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;II - adaptação do pedido à natureza

reivindicada;III - reformulação do pedido ou divi-

são; ouIV - exigências técnicas.”Portanto, a outra possibilidade de

emendar o pedido, em especial as rei-vindicações, reside em fazê-lo em res-posta a uma exigência ou parecer. Asobjeções feitas pelo examinador podemser de caráter formal (irregularidades naformulação das reivindicações) ou subs-tantivo (em virtude de técnica anteriorrevelada na busca ou da incidência emproibições à patenteabilidade).

Ao se pronunciar sobre essas obje-ções, o depositante pode se ver obrigadoa reformular suas reivindicações, porvezes de forma substancial. A citação dedocumentos da técnica anterior podetambém suscitar a conveniência de sereivindicarem aspectos da invenção quenão o foram no pedido inicial.

O simples fato de que o artigo 35remete à possibilidade de reformulaçãodo pedido em atendimento a exigênciaou parecer emitido pelo examinador jádemonstra que, como dito, o artigo 32não estabelece uma limitação absolutaquanto à apresentação de emendasapós o requerimento de exame.

Ao silenciar sobre o espectro dasemendas admissíveis durante o exa-me, o artigo 35 remete, por analogia, àrestrição imposta pelo art. 32 quantoao fato de que as emendas devem selimitar à matéria inicialmente reveladano pedido.

Na medida em que a lei faculta aoexaminador propor alterações no pedidode patente, pressupõe-se que a ele éfacultado também aceitar alterações pro-postas por iniciativa do depositante, atémesmo por economia processual. Quempode mais, pode menos.

Ademais, na medida em que a pro-posta de emendas feita de formavoluntária pelo depositante estejaapropriadamente fundamentada nanecessidade de definir corretamente ainvenção frente ao estado da técnica, oINPI tem o poder/dever de, sabedorde elementos que tornem o pedidomais consistente do ponto de vistalegal, considerar as emendas apresen-tadas. Como princípio geral, a menosque apresentada de forma ofensiva àlei, o INPI tem o dever de acolher peti-ções e, se descabidas, negar provimen-to no mérito.

Prosseguindo na análise da Lei9.279/96, o art. 220 prevê que:

“Art. 220 - O INPI aproveitará osatos das partes, sempre que possível, fazen-do as exigências cabíveis.”

Resoluções da ABPI

Portanto, o depositante pode seantecipar à emissão de uma exigênciaou parecer e apresentar emendas a seupedido, a qualquer momento. “Sempreque possível”, por economia processual,o examinador aproveitará as emendas,fazendo exigências quando julgarnecessário.

Em verdade, ao se antecipar à emis-são de um parecer ou exigência e apre-sentar emendas voluntárias durante oexame que resultem em uma melhordefinição de seu invento, o depositantepode estar contribuindo para acelerar oprocesso de exame. Isso porque, à luzdas emendas, o examinador pode con-cluir pela desnecessidade da emissão deuma exigência ou parecer, em contrastecom a situação que prevalecia antes quetais emendas fossem efetuadas.

Também há que se considerar queo art. 26 prevê a possibilidade de divi-dir o pedido até o final do exame:

“Art. 26 - O pedido de patente poderáser dividido em dois ou mais, de ofício ou arequerimento do depositante, até o final doexame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedidooriginal; e

II - não exceda à matéria reveladaconstante do pedido original.”

Aqui a limitação quanto à matériado pedido dividido é a mesma do art.32. Este artigo indica, com segurança, apossibilidade de o depositante formu-lar livremente as reivindicações ao divi-dir seu pedido, desde que dentro damatéria do pedido original.

Estabelecida a possibilidade de odepositante passar a reivindicar qualqueraspecto de sua invenção até o final doexame em um pedido dividido, deve-sesupor que, por economia processual, o mes-mo âmbito de emendas é admissível nopróprio pedido original, desde que pre-servada a necessária unidade de inven-ção. Aqui há que se reportar novamenteao art. 220 quanto ao aproveitamento dosatos praticados pelo depositante.

Note-se que, ao fazer uso da prer-rogativa estabelecida pelo art. 26 edepositar um pedido dividido, o depo-sitante deve observar a seguinte dispo-sição do Ato Normativo 127 do INPI,de 05.03.1997:

“6.2 O relatório descritivo, os desenhose o resumo do pedido original, quando for ocaso, deverão ser correspondentemente alte-rados, para excluir matéria inconsistente ou

que não seja claramente relacionada com ainvenção reivindicada.”

Portanto, de um lado a lei é cristali-na ao admitir a divisão do pedido aqualquer momento até o final do examee, de outro, ao regular a matéria, o referi-do Ato Normativo determina o óbvioquanto à necessidade de excluir do cor-po do pedido original a matéria que pas-sará a integrar o pedido dividido. Talfato, por si só, demonstra que persisteapós o exame a possibilidade de o pedi-do de patente ser alterado espontanea-mente pelo depositante.

Finalmente, é relevante observarque em seu art. 31 a lei faculta a qual-quer interessado apresentar subsídiosaté o final do exame:

“Art. 31 - Publicado o pedido depatente e até o final do exame, será faculta-da a apresentação, pelos interessados, dedocumentos e informações para subsidia-rem o exame.”

Ou seja, qualquer interessado podeapresentar documentos do estado da téc-nica bem como argumentos sobre apatenteabilidade do objeto do pedido depatente até o final do exame. Portanto, apossibilidade de emendar suas reivindi-cações também até o final do exame emreação a documentos e informações tra-zidas por terceiros é uma medida neces-sária para assegurar ao depositante apossibilidade de ampla defesa de seupedido de patente. Note-se, ainda, que opróprio depositante pode se valer dafaculdade de apresentar subsídios emrelação a seu pedido de patente, apresen-tando documentos da técnica anterior,comentários e propostas de emendas.

Aliás, foi com base no entendimentoacerca da liberdade de emendar as rei-vindicações após o requerimento de exa-me que em 09.09.1999 o INPI emitiu oAto Normativo n° 152, prevendo a apre-sentação voluntária, após o requerimen-to de exame, de novo quadro reivindica-tório de igual teor ao de patente corres-pondida em outro país, como forma deacelerar o exame.

Ainda outro elemento a ser consi-derado reside em que o art. 33 da Lein° 9.279/96 dispõe o seguinte:

“Art. 33 - O exame do pedido de paten-te deverá ser requerido pelo depositante oupor qualquer interessado, no prazo de 36(trinta e seis) meses contados da data dodepósito, sob pena do arquivamento do pedi-do.” [grifos nossos]

Ou seja, qualquer interessado poderequerer o exame de um pedido depatente, o que retira das mãos do depo-sitante o controle sobre o momento emque cessaria seu direito de emendar orespectivo pedido de patente. Fosse deordem absoluta a limitação quanto àrealização de emendas, poderia um ter-ceiro requerer de má-fé o exame dedeterminado pedido de patente imedia-tamente após sua publicação - ou atéantes disso2 - apenas para impedir que odepositante viesse, posteriormente, aemendar seu pedido. Tal constataçãoreforça a tese de que ao depositantedeve ser assegurado o direito de proporemendas durante a fase de exame.

De acordo com Carlos Maximilia-no3, ao interpretar a lei, deve-se prefe-rir a interpretação que não torne o dis-positivo inútil. Em face do disposto noart. 33, a interpretação literal e restriti-va do art. 32 teria este exato efeito. Se oexame pode ser requerido por qual-quer um, a qualquer tempo após odepósito, impedir o depositante de efe-tuar emendas após a apresentação dorequerimento implicaria manietar deforma injusta o seu direito. Bastariaque terceiros requeressem o exame,para que o depositante não pudessemais alterar o pedido. Essa possibilida-de, por si só, teria em casos específicoso condão de retirar do art. 32 toda uti-lidade para o depositante. Não seriacabível estabelecer um prazo para odepositante, se o próprio não teria con-trole sobre o seu termo final.

Com base nas disposições analisa-das, emendas têm sido apresentadasapós o requerimento de exame, comopropostas, estando os depositantescientes de que sua aceitação fica a cri-tério do examinador, na dependênciada possibilidade de aceitá-las na faseem que o processo se encontre. Poroutro lado, quando o depositanteapresenta emendas em resposta a umaexigência ou parecer, que estejam den-tro da matéria do pedido originalmen-te depositado, o examinador deveria,como regra, considerá-las para conti-nuação do exame.

Em síntese, os conceitos relaciona-dos com cada artigo são os seguintes:

a) o art. 32 permite a apresentaçãode emendas voluntárias até o exame,sendo sua consideração compulsóriapor parte do examinador4;

Nº 48 • Dezembro de 2003 Boletim da ABPI 9

Resoluções da ABPI

2. Um terceiro pode tomar conhecimento dointeiro teor de um pedido de patente antesde sua publicação através do própriodepositante, por exemplo, por meio deuma notificação. Ademais, a Revista daPropriedade Industrial notifica o depósitode cada pedido de patente imediatamenteapós o depósito, indicando o número doprocesso e o depositante, o que já confere

os dados necessários para um terceirorequerer seu exame.

3. V. Carlos Maximiliano, op. Cit., Pgs. 249-250“commodissimum est, id accipi, quo res de quaagitur, magis valert quam pereat: ‘’prefira-se ainteligência dos textos que torne viável o seuobjetivo, em vez da que os reduza à inutilidade.304 - Exemplos de aplicação da regra acima enuncia-da: na dúvida, atribui-se, de preferência, à lei um sen-

tido de que resulte a validade, ao invés da nulidade, deato jurídico ou de autoridade, eleições, organizaçõesde sociedade, ou de qualquer ato processual.”

4. Isto é, o examinador deve, necessariamen-te, considerar as emendas como parte inte-grante do pedido a analisar, podendo,obviamente, rejeitá-las por consideraçõesformais ou substantivas em parecer devi-damente fundamentado.

10 Boletim da ABPI Dezembro de 2003 • Nº 48

b) do art. 31 se infere que qualquerinteressado pode apresentar subsídiosaté o final do exame, o que aponta paraa possibilidade de o próprio depositan-te fazer uso desse expediente para pro-por emendas, cuja aceitação está condi-cionada ao julgamento do examinador;

c) do art. 35, inciso III, se infere que,ao responder a um parecer, o depositan-te pode reformular o pedido e, natural-mente, para poder cumprir exigênciastécnicas a que se reporta o inciso IV, temque também haver a possibilidade deemendar o pedido (senão, qual seria osentido da exigência?);

d) o art. 220 permite que se propo-nham emendas a qualquer momento,podendo o examinador, a seu critério,aceitá-las ou não, dependendo das cir-cunstâncias (fase do exame) e do tipode alteração que está sendo proposta.

Igual conclusão acerca da possibili-dade de emendar as reivindicações éextraída de parecer da Dra. Maria Mar-garida Mittelbach, ex-diretora dePatentes e ex-procuradora do INPI,conforme cópia em anexo.

A hipótese de que o art. 32 estabele-ceria um impedimento absoluto à apre-sentação de emendas posteriormenteao requerimento de exame resulta deinterpretação literal, que faz uso doargumento a contrario, comentado porCarlos Maximiliano, em sua célebreobra Hermenêutica e Aplicação do Direito5.Segundo o autor, tal argumento seria“malvisto hoje pela doutrina, poucousado pela jurisprudência”.

Portanto, uma interpretação razoá-vel do art. 32 parece requerer, comodito, que emendas voluntárias apresen-tadas até o requerimento de examesejam obrigatoriamente consideradasno seu mérito pelo examinador,enquanto após o requerimento de exa-me o examinador possa, a seu critério,considerar ou não as ditas emendas. Talexegese se impõe para se chegar a umainterpretação sistemática do artigo.

V - DAS EMENDAS EM GRAU DENULIDADE

Como informação subsidiária, note-se que, não obstante a Lei n° 5.772/71

ser silente acerca da possibilidade deemendar as reivindicações em fase decancelamento administrativo, i.e., apósa concessão da patente, essa possibilida-de foi seguidamente reconhecida peloINPI. A título de exemplo, cite-se o pro-cesso PI 8504164, no qual há pareceresda Dra. Margarida Mittelbach - comoDiretora de Patentes e como Procurado-ra - e da Dra. Nelida Jessen no sentidoda admissão da alteração das reivindi-cações por apostilamento.

Na mesma linha, pode-se tambémconsiderar admissíveis na vigência daLei n° 9.279/96 as alterações das reivin-dicações em fase de nulidade adminis-trativa, ainda que inexista disposiçãoexpressa nesse sentido.

No mínimo, ao admitir a nulidadeparcial das reivindicações, o art. 47 daLei n° 9.279/96 indica a possibilidadede o titular abdicar de parte de suas rei-vindicações, o que resultará na alteraçãodo quadro de reivindicações.

No aspecto conceitual, deve-se con-siderar que, no processo administrativode nulidade, a lei faculta a terceiros aapresentação ao INPI de documentos einformações que não eram de conheci-mento do depositante durante o exame.Assim, para permitir a correta definiçãodos direitos do inventor, é razoávelsupor que o titular tem o direito de rea-gir a esses documentos e informações,emendando suas reivindicações.

VI - DA PUBLICIDADE DASEMENDAS

Os que se opõem à possibilidadede emendas após o pedido de exametambém fundamentam tal óbice nainobservância da publicidade que sedeve dar a terceiros sobre as emendasefetuadas pelo depositante durante oexame. Ocorre que, a partir de suapublicação, qualquer interessado podeobter cópia do pedido de patente e dequalquer documento nos autos noINPI. Além disso, deve ser consideradoque, ao ser publicado 18 meses após odepósito do pedido ou de sua priorida-de mais antiga, nem sequer se esgotouo prazo de 3 anos do artigo 32 para aapresentação de emendas voluntárias.

Portanto, de um lado, qualquerinteressado tem acesso aos autos a qual-quer momento durante o exame e, poroutro lado, ao requerer a cópia apenasdo pedido tal como publicado, um ter-ceiro está ciente de que aquela versão decuja cópia ele dispõe poderá ser poste-riormente alterada pelo depositante ain-da antes do exame.

Concluindo, se a própria Lei n°9.279/96 estabelece uma situação emque a publicação do pedido de patentese dá em momento que antecede ao finaldo prazo para se efetuarem emendas,então se pressupõe que a necessáriapublicidade de emendas posteriores àpublicação é suprida pelo fato de que osautos no INPI estão abertos à consultados interessados.

Cogitar-se de uma publicaçãoexpressa por parte do INPI dando ciênciade cada emenda que é apresentada pelodepositante parece representar um con-tra-senso diante da intenção de conferirceleridade do exame, haja vista a pausaimposta no exame pelos procedimentosassociados à preparação de qualquernotificação na RPI.

VII - DA POSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO POR TERCEIROS

Quanto ao possível argumento deque a apresentação de emendas duranteo exame prejudica a possibilidade deterceiros se oporem ao texto modificado,ressalte-se que a apresentação de subsí-dios durante o exame nos termos do jácitado artigo 31, embora freqüentemen-te utilizada com essa conotação, não tra-ta de uma oposição formal, na qual seestabeleça o necessário contraditório.

A apresentação de subsídios visatão-somente a auxiliar o examinadorna tarefa de determinar o estado da téc-nica pertinente e estabelecer a abran-gência apropriada do invento reivindi-cado. Tal assertiva é consistente com ofato de que subsídios podem ser apre-sentados pelo próprio depositante,que, como dito, pode se utilizar desseexpediente para dar às reivindicaçõesde seu pedido de patente uma formula-ção mais apropriada para definir seuinvento.

Resoluções da ABPI

5. Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplica-ção do Direito, Editora Forense, Pgs. 242-244:Inclusione unius fit exclusio alterius: “A inclu-são de um só implica a exclusão de quais-quer outros.” É mais freqüente o uso dafórmula bem concisa - inclusio unius, exclu-sio alterius.Qui de uno dicit, de altero negat. Qui de unonegat, de altero dicit: “A afirmativa num casoimporta em negativa nos demais; e vice-versa: a negativa em um implica a afirma-ção nos outros.”Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: “Quan-do a lei quis, determinou; sobre o que nãoquis, guardou silêncio.”

296 - Os brocardos acima enunciados formam abase do argumento a contrario, muito prestigio-so outrora, malvisto hoje pela doutrina, poucousado pela jurisprudência. Do fato de se mencio-nar uma hipótese não se deduz a exclusão detodas as outras. Pode-se aduzir com intuito dedemonstrar, esclarecer, a título de exemplo. Por-tanto, o argumento oferece perigos, é difícil demanejar no terreno vasto do Direito comum. Alicaberia a parêmia oposta - positio unius non estexclusio alterius: “a especificação de uma hipóte-se não redunda em exclusão das demais”.Não podem os Códigos abranger explicitamentetodas as relações e circunstâncias da vida, emconstante, eterno evolver. Dilatam-se as regras

de modo que abrangem hipóteses imprevistas.Do silêncio do texto não se deduz a sua inapli-cabilidade, nem tampouco a supremacia forçadado princípio oposto. A generalização do argu-mento a contrario extinguiria a analogia e aexegese extensiva, e até restringiria o campo dainterpretação estrita, considerada esta nos ter-mos em que os modernos a compreendem.Constitui um meio de dedução e de desenvolvi-mento legislativo, só adotável cautamente. Nãoestende a idéia própria do texto: do preceito cla-ro tira, por antítese, outro não explícito; logonão pertence à Hermenêutica, e sim à Aplicaçãodo Direito, com a analogia, de que é o verdadei-ro contraste.”

Acolhendo a recomendação formu-lada por sua Comissão de Repressão àsInfrações, em 01 de dezembro de 2003 oConselho Diretor e o Comitê Executivoda ABPI aprovaram a presente resolução.

A ABPI - Associação Brasileira daPropriedade Intelectual, após examinaro tema amplamente no seio de suaComissão de Repressão às Infrações,no intuito de apresentar sugestões parao aperfeiçoamento da Lei de Proprie-dade Industrial (Lei 9.279/96), relativa-mente às infrações à PropriedadeIndustrial, aprova a presente resoluçãopara o fim de recomendar que:

1. No exame do direito à ação cri-minal por violação a registros de mar-ca ou patentes, sejam admitidos comoprova não só o certificado do registrode marca ou carta-patente, mas tam-bém os volumes da Revista da Proprie-dade Industrial que tiverem publicadoa concessão de tais títulos, bem como alistagem obtida a partir do banco dedados do INPI, por se tratar de docu-mentos que gozam de fé pública, a teordo art. 9 da Lei 5.648/70;

2. Nos crimes de concorrência des-leal contemplados no art. 195, III, da Lei9.279/96, o certificado de registro de

marca ou a carta-patente não sejam exi-gidos para a demonstração do direito àação, pois tais delitos se configurammesmo na ausência de patente concedi-da ou marca registrada;

3. No cômputo do prazo para a pro-positura da queixa-crime por crime con-tra a propriedade industrial, considere-se como termo inicial a data a partir daqual o ofendido ou seu procuradorforem intimados da decisão que homo-logar o laudo pericial;

4. A Lei 9.279/96 seja alterada, paratornar clara a adoção dos princípios ediretrizes acima e suprimir as divergên-

Nº 48 • Dezembro de 2003 Boletim da ABPI 11

A única instância de contestaçãoformal prevista em lei, com preserva-ção plena do contraditório, reside nanulidade administrativa, reguladapelos artigos 50 a 55 da Lei n° 9.279/96.Obviamente que, ao requerer a nulida-de, um possível interessado estará deposse da Carta-Patente como expedida,onde se incluem todas as emendas pro-postas pelo depositante e que tenhamsido aceitas pelo examinador.

Portanto, a aceitação de emendasdurante o exame não resulta em cercea-mento do direito de terceiros de a elasse oporem no momento apropriado.

VIII - DA POSSIBILIDADE DEEXCESSOS POR PARTE DO DEPOSITANTE E DO ATRASO NO EXAME

Parte da oposição que existe à per-missão de se emendar voluntariamenteo pedido de patente durante o exameparece ser creditada à possibilidade deque esse expediente seja utilizado deforma repetitiva pelo depositante paraatrasar a concessão, como forma de sebeneficiar de prazo extra nos termos doparágrafo único do artigo 40.

Em primeiro lugar, há que se ressal-tar que o prazo mínimo de vigência dapatente foi proposto pela própria ABPIcomo forma de compensar os atrasosque, na maior parte dos casos, ocorrem

por responsabilidade única e exclusivado INPI, devido a restrições de caráterestrutural e de pessoal.

Em segundo lugar, na medida emque a consideração de emendas volun-tárias durante o exame - i.e., aquelasnão suscitadas por exigências ou pare-ceres - é prerrogativa do examinador, ésua responsabilidade evitar que a possi-bilidade de emendas seja utilizada deforma abusiva pelo depositante, poden-do o examinador encerrar o examequando julgar apropriado pela emissãode uma decisão.

Quanto ao possível atraso no exa-me decorrente da apresentação deemendas voluntárias, há dois aspectosa considerar:

(I) Se as emendas - como em geralocorre - têm por propósito limitar asreivindicações em relação ao estadoda técnica, supõe-se que esse procedi-mento, além de limitar adequadamen-te a abrangência de proteção, contri-buirá para a celeridade do exame;

(II) Voltando aos números comenta-dos no início6, 687 pedidos de alteraçãoteriam sido apresentados desde a ado-ção das diretrizes em favor das emendasvoluntárias até o momento. Nesse mes-mo período, verifica-se que foram defe-ridos mais de 7.000 pedidos de patente,foram indeferidos quase 2.000 pedidos eforam emitidos quase 7.000 pareceres ou

exigências. Isso sinaliza o fato de que aquantidade de pedidos que sofre emen-das de forma voluntária7 é ínfima secomparada ao número de casos exami-nados. Considerando a já notória demo-ra na realização do exame dos pedidosde patente, que atinge a todos os pedi-dos, conclui-se que não se pode atribuirtal demora à apresentação de emendasvoluntárias pelos depositantes.

IX - CONCLUSÃO

A possibilidade de alterar as rei-vindicações durante o exame já se tor-nou tradicional no sistema de patentes,é desejável e por vezes até necessáriapara a correta definição dos direitos aserem conferidos pela patente e é ple-namente suportada pela lei em vigor.

A análise dos dispositivos relevan-tes da Lei n° 9.279/96 revela que, mesmoapós o requerimento do exame, persistea possibilidade de emendar o pedido depatente em resposta a exigências e pare-ceres e também voluntariamente, embo-ra nessa última circunstância a aceitaçãodas emendas fique sujeita ao crivo doexaminador.

De outro lado, a concessão depatente que incorpore emendas apre-sentadas durante o exame não prejudi-ca a possibilidade de terceiros contes-tarem sua validade em processo admi-nistrativo de nulidade.

Resoluções da ABPI

6. Vide supra nota 1.7. Aqui persistimos na suposição de que

aqueles números (680 + 7) refletem apenasas emendas voluntárias, o que ganha consis-tência ao verificarmos que praticamente

7.000 pareceres ou exigências foram emiti-dos no mesmo período, sinalizando paraum número expressivamente maior deemendas apresentadas nas respectivas res-postas dos depositantes.

Resolução da ABPI nº 57Infrações à propriedade intelectual - arts. 199 e 200 da Lei 9.279/96 -

Proposta de alteração

Encaminhada em 3 de dezembro de 2003 ao deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Comissão deLegislação Participativa - CLP da Câmara dos Deputados

12 Boletim da ABPI Dezembro de 2003 • Nº 48

Informativo mensal dirigido aos associados da ABPI.

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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Boletim da

cias jurisprudenciais que tanto dificul-tam uma resposta célere e eficaz contratais delitos. Para tal fim, a ABPI apre-senta um anteprojeto incorporando asmodificações ora sugeridas, a saber:

ANEXO IANTEPROJETO DE LEI

Dispõe sobre os crimes contra aPropriedade Imaterial, alterando dis-positivos da Lei 9.279/96.

O Congresso Nacional decreta:Art. 1º. O art. 199 da Lei 9.279/96

passa a vigorar com a seguinte redaçãoe acrescido de 4 (quatro) parágrafos, asaber:

“Artigo 199 - Nos crimes previstosneste Título somente se procedemediante queixa-crime, salvo quantoao crime do artigo 191, em que a açãopenal será pública.

§ 1º Nos crimes contra patente,registro de desenho industrial e regis-tro de marca, previstos nos Capítulos I,II e III deste Título, a titularidade dodireito será provada pelo ofendido atra-vés da apresentação da carta patente oucertificado de registro, conforme o caso,ou por certidão emitida pela autoridadecompetente para a concessão do direitoou por cópia da publicação da conces-são do direito feita, pela autoridadecompetente, no órgão oficial.

§ 2º Nos crimes de concorrênciadesleal, previstos no Capítulo VI desteTítulo, não se exigirá, para a prova dodireito do ofendido, a apresentação decarta, certificado, requerimento, publi-cação ou qualquer outro documentoemitido ou publicado por autoridadeou órgão oficial.

§ 3º O licenciado investido de pode-res pelo titular do direito para agir nadefesa da patente (artigo 61, parágrafoúnico), do registro de desenho indus-trial (artigo 121) e da marca registrada(artigo 139, parágrafo único) poderáfazer prova de seu direito para oferecerqueixa-crime mediante a apresentação

do certificado de averbação do contratoemitido pela autoridade competente oupor cópia da publicação da averbaçãodo contrato feita, pela autoridade com-petente, no órgão oficial ou apresenta-ção do requerimento de averbação docontrato devidamente protocoladoperante a autoridade competente.

§ 4º O cessionário de direitos depropriedade industrial poderá oferecerqueixa-crime nos casos dos crimes pre-vistos nos Capítulos I, II e III, desteTítulo, fazendo prova de que o reque-rimento de averbação já tenha sidodevidamente protocolado perante aautoridade competente.”

JUSTIFICAÇÃO:Busca-se aclarar que a titularidade da

propriedade imaterial também pode sercomprovada pelas publicações e listagensemitidas pelo INPI, que têm fé públicapor força do art. 9º da Lei 5.648/70. Nãoraro o trâmite administrativo acarreta umconsiderável lapso de tempo entre apublicação da concessão do registro oupatente e a expedição do respectivo certi-ficado ou carta. Com a redação proposta,o titular do direito poderá agir logo apósa publicação da concessão, sem precisaraguardar a confecção do certificado deregistro ou carta-patente.

Ademais, pretende-se impedirque, nos crimes de concorrência des-leal previstos no art. 195, III, da Lei9.279/96, se possa exigir a exibição doregistro de marca ou patente comoprova da titularidade à ação. Tais deli-tos se configuram mesmo na ausênciadestes títulos, como a doutrina destacade forma unânime1.

Por fim, procura-se assinalar que olicenciado ou cessionário possuem legiti-midade para agir ainda que os respecti-vos contratos não tenham sido averba-dos no INPI. Evita-se, assim, que a delon-ga na efetivação de tal averbação prejudi-que o direito da parte.

Art. 2º. O art. 200 da Lei 9.279/96passa a vigorar acrescido de um pará-

grafo único e de dois incisos, com aseguinte redação:

“Artigo 200 - A ação penal e as dili-gências preliminares de busca e apreen-são, nos crimes contra a propriedadeindustrial, regulam-se pelo disposto noCódigo de Processo Penal-CPP, com asmodificações constantes dos artigosdeste Capítulo.

Parágrafo Único. Se o crime for deação penal privada, o prazo para o ajui-zamento da queixa-crime será de 30(trinta) dias, excluindo-se o dia do come-ço, devendo o prazo ser contado a partir:

I - da intimação, nos termos do arti-go 798, § 1º, do CPP, da decisão quehomologar o laudo, quando a períciativer sido realizada em ação de busca eapreensão regulamentada pelos artigos524 e seguintes do CPP; ou

II - da intimação, ao ofendido, a serordenada pelo juiz que receber osautos da investigação policial (artigo19 do CPP), quando a perícia tiver sidorealizada no âmbito de busca e apreen-são regulamentada pelos artigos 240 eseguintes do CPP.”

JUSTIFICAÇÃO:A nova redação objetiva harmoni-

zar a jurisprudência, que ainda diver-ge quanto à forma de contagem doprazo decadencial para a propositurada queixa-crime.

Para alguns julgados, o termo ini-cial do prazo seria a data em que a deci-são homologatória foi proferida. Estacorrente minoritária é maléfica, por nãolevar em consideração a data posteriorem que a parte ou seu representantevierem a ser intimados de tal decisão.

A redação proposta filia-se à cor-rente majoritária, segundo a qual ocômputo do prazo somente pode seiniciar após o ofendido ou seu procu-rador estarem cientes da homologaçãodo laudo pericial. Esta orientação cin-ge-se aos princípios da publicidade edo contraditório, que regulam a práti-ca de atos processuais.

Resoluções da ABPI

1. Cf. PONTES DE MIRANDA (Tratado dasAções, tomo V, § 59, pág. 260, ed. RT, 1974),HERMANO DUVAL (Concorrência Desleal, nº13, pág. 156/157, ed. Saraiva, 1976), CELSO

DELMANTO (Crimes de Concorrência Desleal,n. 46, pág. 90, ed. José Bushatsky, 1975), NÉL-SON HUNGRIA (Comentários ao CódigoPenal, vol. VII, pág. 359, ed. Forense, 1980) e

JÚLIO FABBRINI MIRABETE (Manual deDireito Penal, vol. II, pág. 366, ed. Atlas, 1991),dentre outros.