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Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향

공업서기관 전 기 억

특허청 통신심사담당관실

1. 서 론

특허권자는 특허출원과 함께 특허로서 권리를 인정받기 위해서 특허법이 정하는 특허성

(patentability)을 만족시켜야 한다. 우리 특허법에서는 산업상 이용성, 신규성, 진보성 등 특허

요건을 만족해야 할 뿐만 아니라 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을

정도로 기재해야 한다고 하고 있다. 특허청(심사관)은 이 모든 요건의 만족여부를 판단하여 등록

에 관한 결정을 하고 있다.

특허에 대한 관심이 고조될수록 침해분쟁은 더욱 빈번할 것이다. 이러한 침해분쟁에 있어서 청

구범위의 해석은 매우 중요한 이슈의 하나다. 그동안 여러 판례를 통해서 청구범위 해석에 대한

제이론들을 정립해오고 있다. 가령, 모든 구성요소 포함의 원칙, 발명의 상세한 설명 및 도면 참

작의 원칙, 균등론, 금반언의 원칙, 공지기술 배제원칙 등이 그것이다.

그런데 이들 가운데 균등론은 금반언의 원칙과 서로 밀접한 관련을 맺고 있다. 이와 관련하여

미국에서는 심사과정에서 선행기술을 피하기 위해 청구범위를 축소한 경우에 금반언의 원칙과 균

등론을 적용한 판례가 있었다. 특히 지난 2002년도에는 기재불비로 보정한 청구범위가 쟁점이

된 대법원 판례가 있어 이목을 끌었다.

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Festo 사건1)(2002)에서 청구항 기재방법 위반, 실시 가능성 불명료 등과 같은 거절이유에 때문에 청구범위를 축소하였는데 이점이 쟁점이 되었다. 이러한 경우, 신규성과 진보성의 부족으

로 축소보정 한 경우와 같이 금반언의 원칙을 적용하여 하는지 또는 청구범위의 해석에 있어 균

등론의 적용을 배제해야 하는지가 마지막까지 다툼사항 이었다.

본 연구에서는 Festo 사건(2002)의 명확한 이해를 위해서 청구범위 해석에 적용된 제원칙을

알아보고 초기 균등론 관련 판례와 Hilton Davis 판례(1997)를 소개하고 Festo 사건(2002)

의 대법원 판결전문을 자세히 살펴보면서 마지막으로 Festo 판례가 특허계에 미치는 영향을 간

단히 정리해 보았다.

2. 청구범위 해석에 적용되는 제원칙

가. 모든 구성요소 포함의 원칙(AER : All Element Rule) 이 원칙은 “특허청구범위에 열거된 구성요소의 모두를 실시하는 것을 침해의 성립요건으로 한

다”는 것으로 Donald S. Chisum 교수가 그의 저서 「Patents」에서 처음 주장한 것에서 유래

한 것이라 한다. AER은 특허청구범위를 해석함에 있어서 기재된 구성요소가 소송대상물의 구성

요소와 일대일로 대응시키는 구성요소별(element-by-element) 청구범위 해석이론 이다. 통상

청구범위를 해석함에 있어서 구성요소를 본질적 요소와 비본질적 요소, 전제부와 특징부 등으로

나누기도 한다.

나. 발명의 상세한 설명 및 도면 참작의 원칙 출원인은 통상 넓은 권리범위를 위해 청구범위를 확장하려는 성향이 있으나, 청구범위에 기재

된 발명이 실제 발명보다 넓게 기재되어 있다면 상세한 설명과 도면 등에 기재된 내용을 참작하

여 확대해석하는 것을 금지하고 있다.

다. 균등론(Doctrine of Equivalents) 균등론은 청구범위의 문언적 기재사항과는 차이가 있지만 그것과 균등한 구성요소 또는 기술사

상에 까지 효력이 미친다는 이론이다. Winans 사건(1853)에서 처음으로 특허청구범위의 해석

에 명세서의 실시예 뿐만 아니라 균등물(equivalent)까지 확대해석이 필요하다고 판시하였다.

이후 균등론은 모든 구성요소 포함의 원칙을 보완하는 원칙으로 자리잡게 되었다.

1) Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyu Kabushiki Co. 122 S.Ct. 1831, 2002

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이후 다수의 판례를 통해 균등론에는 다음과 같은 기본원칙이 적용되고 있다 : ①명세서 또는

도면에 나타난 발명과 동일한 방법, 동일한 기능, 동일한 효과를 얻는 것이라면 특허침해2) ②대

체가능성을 당업자가 알 수 있으면 균등물 ③형상의 변경, 위치의 변경, 순서의 전환, 비율의 변

경, 방향의 역전, 요소의 분할 및 통합 또는 선행기술의 실시인 경우 균등물로 간주 ④균등물의

범위를 원천특허인 경우 넓게, 개량특허인 경우 좁게 해석3) 등

균등론은 모방을 방지할 수 있는 명세서의 작성이 쉽지 않다는 가정과 이를 방치하면 침해자

가 동일한 기술사상을 복제함으로 특허권을 무력하게 하여 특허법 취지에 반하게 된다. 그러나

청구범위를 지나친 확대해석하는 것도 제3자의 법적 안정성을 해칠 수 있다는 점에 유의해야 한다.

라. 금반언의 원칙(Prosecution History Estoppel)4) 통상 금반언은 권리자의 행위를 신뢰하여 행동한 제3자에 대하여 권리자의 행위와 모순되는 주

장을 할 수 없게 하기 위한 것이다. 특허침해 관련 소송에서는 특허권자가 출원 이후에 행한 절

차와 모순되는 주장을 금지하는 원칙이다. 이 원칙은 균등론으로 청구범위를 지나치게 확대 해석

하는 것을 막아주는 역할을 한다. 즉 출원인은 심사과정에서 청구범위를 감축하는 보정을 할 수

있는데 이때 균등론을 적용하여 원래의 청구범위로 권리를 확대하는 것은 먼저 한 보정행위와 모

순된다.

청구범위 해석에 적용되는 균등론과 금반언의 원칙을 비교해 보면, 균등론은 업종, 시대, 기술

수준 등에 따라 변화하는 상대적인 원칙인데 비해 금반언의 원칙은 절대적이다. 또한 두가지 원

칙이 충돌할 때는 금반언의 원칙이 균등론에 우선하여 적용되어야 한다.5)

마. 공지기술 배제설 이 원칙은 청구범위를 명확히 하기 위해 출원당시의 공지기술을 참작해야 한다는 공지기술 참

작설의 하나로서 청구범위 포함된 구성요소에서 공지사항을 제외하여 권리범위를 해석하여야 한

다는 설을 말한다. 그러나, 발명은 구성요소간 상호 유기적인 결합으로 이루어지는 것이므로 청

구범위의 공지요소를 제외하고 나머지 부분만을 놓고 해석한다는 것을 의미하지는 않는다.

2) Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.사건(1950)

3) 김원준, 특허법, pp.639~650, 박영사, 2003.

4) 출원 및 심사과정에서 제출된 서류는 포대안에 보관되어 있으므로 이를 포대금반언(File Wrapper Estoppel)

이라고 부른다. 1980년대 이후부터는 출원경과금반언(Prosecution History Estoppel)이란 용어를 법원에

서 선호하고 있다.

5) 전게서

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다만, 침해대상물이 특허출원 전에 공지된 것이면 당해 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것

으로 보며 특허발명 전체가 공지기술이면 침해대상물은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는

것이다.6)

3. Festo 사건 이전의 판례

가. Winans v. Denmead, 56 U.S. 62(1835, 이하 Winans 사건) 미연방 대법원이 균등론을 처음으로 인정한 판결은 1853년 Winans 사건이다. 1836년 특허

법을 제정한 이래 미국은 청구범위를 발명의 요지에 주안을 두어 해석하는 중심한정주의7) 입장

을 취했다. 때문에 청구범위를 해석하는데 있어 청구항 기재내용을 어느 범위까지 확장할 것인지

가 주된 쟁점이었다.

이 사건에서 원고 Winans사의 특허는 석탄 등을 운반하는 차량적재함의 형상을 위쪽이 넓은

원추형으로 제작하여 석탄의 중량에 의한 부하를 평균화하여 전복을 방지하는 것이었다. 이에 대

하여 피고 Denmead사가 Winans사의 원추형 적재함 대신에 팔각뿔 형태의 적재함을 가진 석

탄운반 차량을 생산함으로써 소송이 제기되었다.

연방대법원은 특허의 청구범위는 발명을 구체화하기 위한 모든 형상을 염두해 두고 개재한 것

이라고 해석하면서 단순한 형상의 변경에 의하여 발명의 원리를 도용하는 것을 허용한다면 특허

권은 공허한 권리로 전락할 것이라고 판시하였다. 또한, 발명의 형식과 실질이 불가분의 관계에

있는 경우 그 형식만 보면 충분하지만 그렇지 못한 경우 그 실질을 발견하는 것도 법원의 임무하

고 하였다.

이 판결은 중심한정주의 하에서 균등론으로 청구범위를 확대해석하는 것을 인정하는 계기가 되

었다. 이후 중심한정주의는 청구범위를 지나치게 넓게 해석함으로써 침해여부 판단의 예측가능성

을 떨어뜨려 법의 안정성을 해친다는 비판이 강하게 대두되었다. 이러한 논란은 결국 1870년도

에 특허법 개정8)으로 이어졌으며 이를 통해 청구범위를 문언적 해석의 범주로 한정하는 주변

한정주의9)로의 변화가 이루어 졌다.

6) 전상우, 특허발명의 보호범위에 관한 연구, 충남대 석사학위논문, 2004

7) 중심한정주의(central definition) : ①청구범위의 문언적 범위뿐만 아니라 문언으로부터 추출되는 기술적

사상을 사용하는 범위까지 청구범위로 확대해석(발명의 사상이 실질적으로 동일한 범위까지 확대) ②선원주

의 하에서 청구범위 작성의 부담경감 효과 ③대륙법계에서 채용

8) 35 U.S.C. §112 Specification : The specification shall conclude with one or more claims

particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant

regard as his invention

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나. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339U.S. 605(1950 이하 Graver Tank 사건)

이 사건은 전기용접에 사용되는 융제조성물에 관한 사건으로 원고 Linde Air Product사의 특

허는 알칼리 토류금속(2A족) 규산염으로 칼슘과 마그네슘 규산염을 개시하였다. 이에 대하여 피

고 Graver Tank사는 7A족인 망간을 사용10)하여 실시함으로써 침해소송이 불붙었다. 그런데,

소송과정에서 용접용 조성물의 전문가들은 망간(Mn)을 마그네슘(Mg)과 등가로 치환하는 것이

가능하다고 증언했었다.

제1심과 항고심은 본건 특허의 침해를 인정하였고 연방대법원에서도 원심이 균등론을 적용하여

침해를 적용한 것은 정당하다고 판결하였다. 즉 문언적으로 침해하지 않은 장치, 방법 및 생산물

이라도 특허청구된 장치, 방법 및 생산물과 실질적으로 동일한 방법(the same way)으로 실질

적으로 동일한 기능(the same function)을 수행하여 동일한 결과(the same result)11)를 얻

었다면 침해로 인정할 수 있다는 것이다. 또한, 청구범위 해석이 청구범위에 문언적 기재에만 의

존한다면 특허권은 ‘공허한 무용지물’이 되어버릴 것이라고 판시하였다.

이 사건은 주변한정주의 하에서 균등론을 적용한 첫 판례로서 주변한정주의 입장을 취하여 제3

자 보호 등 법의 안정성을 기하면서도 균등론을 적용하여 특허권자의 권리도 옹호하고 있다는 점

에서 의의가 크다.

다. Warner Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.(1997 이하 Hilton Davis 사건) 이 사건에서 원고 Hilton Davis사는 1985년도에 식료품, 의약품, 화장품 등에 사용되는 상업

용 염료를 pH 6-9, 압력 200-400psi하에서 5-15Å 크기의 미세공을 가진 여과막을 통해 정화

시키는 공정으로 특허를 취득하였다. 그런데 이 특허는 출원당시 pH를 한정하지 않았지만 심사

과정에서 pH 9.0이상을 기재한 선행기술이 발견되었기 때문에 원고는 이를 회피하기 위해 pH

6-9로 부가하여 한정하였다. 이때 pH의 하한을 둔 것은 특별한 이유가 없었다.

한편 피고 Warner Jenkinson사는 1986년 Hilton Davis사의 특허존재를 모르고 독자적으로

9) 주변한정주의(peripheral definition) : ①청구범위를 문언이 의미하는 범위로 한정(청구범위 기재가 보호

받고자하는 주변이나 경계를 긋는 역화) ②제3자가 보호범위를 명확히 이해하여 우회설계를 용이하게 함으로

써 기술발전을 촉진 ③영미법계에서 채용

10) 알칼리토류금속(2A족) : Be, Mg, Ca, St, Ba ; 7A족 : Mn

11) tripartite test(or triple identity test) : function-way-result test

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pH 5, 압력 200-500psi하에서 미세공을 가진 막분리법을 개발하였으며 이 기술로 염료를 제조

하여 판매하였다.

침해소송에서 피고 Warner Jenkinson사는 원고의 권리범위와 다른 pH 5, 200-500psi의

압력을 사용하는 것으로 문언적 침해가 아니라고 주장하였다. 이에 피고 Hilton Davis사는

Warner Jenkinson사의 pH 5는 자신의 공정 pH 6-9와 균등하다는 주장을 폈다. 또한, 피고

Warner Jenkinson사는 균등론에 대한 침해여부는 배심원이 판정할 사항이 아니라고 주장하고

약식재판을 청구하기도 하였다.

1심법원은 Warner Jenkinson사의 약식재판 청구를 거부하고 균등론의 성립여부를 배심재판

에 회부하였으며 특허침해를 인정하는 판결을 하였다. 이어 CAFC에서도 균등론을 적용하여 침

해를 인정하면서 균등물을 판단하기 위해 Graver Tank 사건에서 제시한 tripartite test법 이

외에 모방행위 및 침해회피행위의 의도가 있었는지도 중요한 기준으로 제시하였다.

4. Festo 사건에 대한 대법원의 판결문 내용

가. 개 요 이 사건은 우리에게 다시 한번 균등론과 출원경과금반언의 원칙 사이의 관계에 대하여 언급하

도록 하고 있다. Hilton Davis 사건(1997)에서도 같은 문제를 다루었고 특허는 특허발명의 사

소한 변형으로 침해의 책임을 피하기 위한 복제자들의 노력에 대항하여 특허보유자를 보호해야

한다고 재확인 했었다.

동시에 우리는 균등론이 특허권의 권리범위에 대한 불확실성을 키운다는 사실을 인식해야 한

다. 즉 등가물에 대한 범위가 불확실하다면 경쟁자들은 침해물이 무엇인지 특허발명에 대한 합법

적인 대안을 결정할 수 없을 것이다.

불확실성을 줄이기 위하여 Hilton Davis 사건(1997)은 경쟁상대는 출원이력을 의존할 것을

인정하고 있다. 통상 특허청(심사관)은 특허법의 특허요건을 만족시키지 못한다는 이유로 특허출

원을 거절하기도 한다. 이때 특허권자가 청구범위를 축소하여 보정하면 이 출원이력은 나중에 원

출원의 특허범주인 넓은 청구범위까지 권리를 확대하여 주장할 수 없게 한다.

CAFC는 특허를 등록받기 위해 청구범위를 축소한 것은 특허권자가 보정된 구성요소에 대한

모든 균등물을 포기한 것이라고 보았다. 원고는 이러한 견해에 대해 다음 두 가지 점에서 이전의

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판례와 다르다고 주장하였다. 첫째, 선행기술에 의해 우선권을 피하기 위해 한 보정이 아니라 특

허요건을 만족시키기 위해 행해진 모든 보정에 대하여 금반언을 적용한다는 점. 둘째, 금반언이

적용될 때 보정된 구성요소에 대한 모든 균등물에 대한 소송을 금지한다는 점이다.

CAFC는 이러한 견해가 금반언의 원칙에 의해 금지된 등가의 청구범위를 고려할 때 flexible

bar12)를 적용했던 자신들의 사건과 차이가 있다고 판단했다. CAFC가 flexible bar를

complete bar13)로 대체함으로써 출원과정에서 보정한 기존의 많은 특허권자에게 의문을 던졌

다고 원고는 주장했다. 대법원은 이러한 문제를 검토하여 사건의 이송을 명령한다.

나. 관련 특허 원고 Festo사는 피스톤 봉이 없이 자력으로 피스톤과 동력장치가 연결되어 동력을 전달할 수

있게 한 컨베이어 장치에 관한 2건의 특허를 소유였다. 이 장치는 디즈니랜드의 청룡열차

(thunder mountain) 등 다양한 산업계의 기계로 사용되었다. 이 사건에서는 실린더의 상세한

동작보다는 심사이력이 더욱 중요하다.

원고의 특허는 통상 그렇듯 심사과정에서 보정되었다. 첫 번째 특허인 미국 특허 제4354125

호14)는 미국 특허법 제112조에 의해 동작방법이 명확하지 못하고 몇 개의 청구항은 허용될 수

없는 방식으로 기재되어 있다는 이유로 심사관의 지적을 받고 보정되었다. 이에 출원인은 심사관

의 지적을 극복하기 위해 보정서를 제출하고 새로운 선행기술을 추가하였다. 두 번째 특허인 미

국 특허 제3779401호15)도 재심사(reexamination) 과정에서 보정되었으며 새로운 선행기술을

추가하였다.

두 특허의 보정은 새로운 제한사항을 추가하였는데 그것은 한쪽 측면에 있는 한 쌍의 밀폐링

12) flexible bar(유연한 배제) 규정 : 청구범위에서 균등물 또는 등가물에 대하여 일부를 배제하고 일부를 인

정하는 해석

[표] 청구범위 해석에서 flexible bar와 complete bar의 영역을 나타내는 개념도

구성요소 문언적 해석영역 균등 영역 비균등 영역

A

B

C

(축소보정된 구성요소)

권리

범위

complete

bar

flexible

bar

비권리

범위

D

13) complete bar(완전한 배제) 규정 : 청구범위에서 균등물 또는 등가물에 대하여 완전히 배제하는 해석

14) 미국 특허공보 4354125(공개일 : 1982.8.12)

Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향

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(a pair of sealing rings)에 관한 것으로 이것은 피스톤 조립체에 이물질의 유입되는 것을 막

는 작용을 한다. 여기에 첫 번째 특허는 장치의 외부 슬리브(30)가 자성재료(magnetizable

material)로 이루어진 것으로 한정하였다.

원고 Festo사가 피스톤 봉이 없는 실린더 장치를 판매하고 있는데 피고 SMC사는 Festo사의

특허와 일치하지는 않지만 유사한 장치로 시장에 참여하게 되었다. SMC사의 두개의 단방향 밀

폐링(one way sealing ring) 대신에 실린더는 양방향 립(two way lip)의 단일 밀폐링(a

single sealing ring)을 채택하였다. 또한 피고의 슬리브는 비자성 합금으로 만들었다.

- 출원인 : Kurt Stoll(Germany)

- 발명의 명칭 : magnetically coupled arrangement for a driving and a driven member

- 용도 : 이송(conveying) 시스템에 사용되고 압력수단(pressure medium)에 의해 동작하는 장치

10 tube 16 slidable piston 18 driven assembly 20 annular magnets 22 spacer 24,26 sealing slidable member

30 sleeve(magnetic material) 32 annular magnet 34 spacer 38 end face 44 sliding ring

15) 미국 특허공보 3779401(공개일 : 1973.12.18)

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Fetso사는 SMC사의 기계가 원고의 특허를 문언적으로 침해하지 않았으나 균등론에 의한 침

해라고 주장하였으며 SMC사는 금반언의 원칙을 들어 침해를 주장할 수 없다고 반박하였다.

SMC사 입장에서는 Festo사가 특허를 받기 위하여 청구범위를 축소하였기 때문에 차이점이 있

는 변형을 포기한 것이므로 균등물이라는 주장은 인정되어선 안된다는 것이다.

[표 1] 쟁점이 된(보정이 된)의 당사자 기술의 비교

구 분 Fetso사(원고) SMC사(피고)

밀폐링의

형태

◦ 두개(two)의

◦단방향 밀폐링(one-way sealing ring)

◦양방향 립(two-way lip)의

◦단일 밀폐링(a single sealing ring)

슬리브의

재료

◦자성재료

(magnetizable material)

◦비자성 합금

(nonmagnetizable alloy)

- 출원인 : George Carroll(England)

- 발명의 명칭 : pneumatic device for moving article

- 용도 : 실린더에 유압을 이용해 피스톤을 움직여서 물건을 옮기는 장치

10 cylinder

20 permanent magnet(piston)

21 bolt

22 piston end member

28 permanent magnet

30 grip device

Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향

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다. 소송 경과 메사츄세츠 지방법원은 Festo사의 특허보정은 선행기술을 회피하기 위한 것이 아니기 때문에

금반언을 적용할 사항이 아니라고 판단하였다. CAFC는 Hilton Davis 판례에 따라 SMC사가

Festo사의 특허권을 침해했다고 재확인하였다.

이에 연방대법원은 Hilton Davis 사건(1997)에서 결정한 것과 같이 당해 보정이 특허성과

관련되어 있지 않은 것이라는 사실에 대한 입증책임을 특허권자에게 부여하여 다시 심리할 것을

명령하면서 파기 환송시켰다.

다시 CAFC는 금반언의 원칙으로 인해 균등론에 의한 침해를 주장할 수 없다는 견해를 밝혔

다. 또한 선행기술을 피하기 위한 수정뿐만 아니라 특허법에 따른 어떤 보정도 금반언을 발동시

킨다고 하였다. 금반언의 원칙이 적용될 때는 보정된 구성요소에 대하여 complete bar로 해석

하여야 한다고 하여 그동안의 판례를 바꿨다. 즉, 이전판례는 금반언은 flexible bar를 이루었는

데 이는 보정의 목적과 문장의 변경에 의해 균등물의 일부를 배재하였지만 전부는 아니었다.

그러나, flexible bar를 적용한 판례들은 판례별 접근으로 작동할 수 없기 때문에 무효가 되어

야 한다고 하였다. complete bar가 축소된 구성의 모든 요소를 금반언의 대상으로 하고 있으므

로 침해소송에 있어 확실성을 증가시킨다고 보았다. 그러나 4명의 판사는 complete bar의 채택

에 반대하였다. 이들은 판례를 무효로 하는 다수의 결정이 Hilton Davis 사건(1997)과 반하고

많은 특허권자의 기대를 뒤흔드는 것이라고 주장하였다.

라. 이전 판례 특허권에 대한 독점권도 재산권으로 그 경계가 분명해야 한다. 그러나 불행하게도 언어의 속성

상 물의 특성을 특허출원서에 모두 담기는 불가능하다. 즉 언어는 새로운 발명을 기술하기에 적

합하지는 않다. 특허가 문언적으로만 해석된다면 그 가치는 줄어들어서 사소한 변형이라도 특허

를 무력화시키고 단순한 회피로도 발명의 가치를 떨어뜨릴 것이다.

Winnas v. Denmead(1854) 사건에서 특허의 해석범위를 문언적으로만 해석하지 않고 기술

된 청구범위의 균등물까지 포함하는 것으로 보게 되었다. 그러나, 균등론은 특허의 권리범위를

불확실하게 하였다. 이로 인하여 특허권이 미치지 않는 제품생산에 투자를 가로막고 경쟁상대와

소모적인 소송에 휘말리게 된다.

이러한 논쟁은 Graver Tank(1950) 사건에서도 계속 되었다. 이 사건에서도 특허는 발명자

를 문언적인 해석범위 뿐만 아니라 사소한 변형을 가한 복제로부터도 보호해야 한다고 하였다.

다만 한명의 판사만이 균등론의 원칙하에서는 경쟁상대는 특허의 문언적 해석에 의존할 수 없다고

하여 반대하였다.

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최근 Hilton Davis 사건(1997)에서도 균등물은 특허로 보호되는 부분에 일부로 남았으며 판

사전원 만장일치로 균등이론을 폐기하려면 법원이 아니라 의회에서 선포해야 할 것이라고 결론을

내렸다.

마. 쟁점 사항 원 출원은 균등물을 포함하지만 특허권자가 특허를 등록받기 위하여 청구범위를 축소한 경우,

특허범위를 기술하기에 언어가 불충분하였다는 주장은 인정받을 수 없다. 왜냐하면 균등론은 발

명의 특성을 표현하기 부족한 언어문제를 전제로 하고 있는데 정확한 구성을 기재한 원 출원서가

그와 같은 가정을 무의미하게 하기 때문이다.

(1) 금반언을 야기한 보정의 종류

이 사건의 첫 번째 문제는 금반언을 발동하는 보정의 종류에 관한 것이다. 원고는 선행기술을

피하기 위해 특허의 권리범위를 좁혔을 때 금반언이 적용되어야 한다고 주장하면서 출원서 형식

(form)에 관한 보정이었을 때는 달라야 한다는 것이었다. Hilton Davis 사건(1997)을 포함하

여 그동안의 판례는 포대금반언을 선행기술 회피, 자명성과 관련된 항변 등 제한된 이유로 청구

범위를 보정하였을 때만 적용하였다.

대법원은 특허법의 필요에 의한 어떠한 보정도 금반언을 발동시킬 것이라는 CAFC의 생각에

동의한다. 특허는 유용성, 신규성, 진보성을 만족해야 하고(특허법 §101~103) 발명의 실시예를

용이하게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다.(특허법 §122). 특허권은 발명을 공개하는 대가로

주어진 독점권이기 때문에 특허법 §122는 특허가 등록받기 위해서는 반드시 만족되어야 한다.

원고는 특허법 §122를 만족시키기 위한 보정이 출원의 형식(form)에 관한 것이며 발명의 특

허범주에 관한 것이 아니라고 주장한다. 특허청에서는 불명료한 표현을 명확히 하고 외국어의 번

역을 바로잡고 종속항을 독립항으로 고칠 것 등을 요구한다. 이 경우 출원인은 균등장치를 포기

하는 의도를 가지지 않았다.

특허법 §122에 의한 보정이 단순한 흠결치유(cosmetic) 차원이라면 특허범위를 좁히거나 금

반언을 발동해서는 안 될 것이다. 반면, 특허법 §122에 의한 보정이 청구범위를 좁힌 것이라면

비록 더 좋은 표현을 목적으로 하더라도 금반언의 원칙은 적용된다.

(2) 포대금반언은 complete bar인가의 문제

금반언에 의해 complete bar로서 좁혀진 구성요소는 엄격한 문언적인 해석으로 제한하여야

한다고 CAFC는 판단하였다. 반면 flexible bar는 지나친 불확실성과 합법적인 혁신을 방해할

Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향

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것이라는 이유로 적절하지 않다고 결정하였다.

그러나 대법원은 같은 이유로 complete bar의 채택을 반대한다. 즉 금반언의 원칙으로 광범

위한 균등물에 대하여 주장할 수 없게 하기 위해서는 축소보정에 의해 포기된 특허범주에 대한

검토가 있어야 한다. 그런데 complete bar는 이와 같은 검토를 가로막고 있다.

발명자는 보정을 함으로써 특허권이 원래의 청구범위까지 확대되지 못할 것으로 생각한다. 그

러나 보정이 완벽해서 아무도 균등물을 고안할 수 없을 것으로 볼 수는 없다. 여전히 청구범위를

정확히 작성하는 것은 어렵다. 또한 축소보정이 보정할 당시에 예측할 수 없는 균등물까지 포기

한 것으로 간주할 이유는 없다. 결과적으로 특허권자에게 보정된 청구항을 문언적 해석에 묶어

놓는 것은 균등이론을 폐지하는 것과 같다. 이와 같은 견해는 이전 대법원의 판례들과 일치하고

실무를 반영한 것이다.

CAFC는 발명계의 확정된 기대이익에 반하는 변화를 채택하기 전에 신중해야 한다는 Hilton

Davis 사건(1997)의 지침을 무시하였다. 이 사건에서 대법원은 균등론과 금반언의 원칙은 확고

한 법이며 그 변화에 대한 책임은 의회에 있다고 명시했었다.

Hilton Davis 사건(1997)에서 우리는 특허권자에게 보정이 특허성(patentability) 때문이

아니라는 입증책임을 부담시킴으로써 적절한 균형16)을 찾았다. 특허권자가 보정에 대한 이유를

설명할 수 없을 때 금반언의 원칙은 적용되고 해당 구성요소에 대한 균등론의 적용을 막는다. 즉

법원이 축소보정의 목적을 확정할 수 없을 때는 특허권자는 광의언어와 협의언어 사이에 있는 모

든 특허범주를 포기한 것으로 보아야 한다. 이 말은 complete bar를 의미하지 않는다.

Hilton Davis 사건(1997)에서 보정이 금반언을 발동시킬 이유로 행해지지 않았다는 것을 입

증할 책임을 부여한 것처럼, 대법원은 보정이 특정의 균등물을 포기하지 않았다는 것을 입증할

책임을 부여한다.

청구범위 작성자로서 특허권자는 이미 알려진 등가물을 포함하는 청구범위를 작성할 것으로 기

대한다. 보정을 통해 청구범위를 축소하려는 특허권자의 결정은 원 청구범위와 보정된 청구범위

사이의 영역을 통상적으로 포기하는 것으로 전제될 수 있다.

그러나 보정이 특정 등가물을 포기한 것으로 간주할 수 없는 몇몇 사례가 있다. 그 등가물은

출원당시에 예측이 어려운 것일 경우; 보정의 근거가 쟁점이 된 등가물과 관련이 없는

(tangential relation) 경우; 아니면 특허권자가 쟁점이 되고 있는 비본질적인 대체물을 기재할

16) 어떤 설명도 입증되지 않는다면 그 특허출원은 보정에 의해 제한된 구성요소를 포함하여 특허성과 관련된

실질적 이유를 가졌다고 추정할 수 있다. 이러한 상황에서는 금반언의 원칙이 그 구성요소에 대한 균등론의

적용을 막을 수 있다.

지식재산 동향

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것을 합리적으로 기대할 수 없음을 암시하는 다른 이유가 있을 경우 등17). 이러한 경우 특허권

자는 금반언이 균등이론의 적용을 금지하지 못하게 할 수 있다.

이러한 전제는 complete bar와 전적으로 동조한 것은 아니다. 오히려 특허의 청구범위는 문

언적 해석으로 출발해야 하고 금반언은 그 청구범위의 해석과 관련이 있다는 사실을 반영한다.

특허권자가 청구범위를 좁혔을 때 법정은 보정된 문구가 이러한 규정의 인식하에 이루어졌고 포

기된 영역은 청구된 영역의 균등물이 아니라고 가정해야 한다.

그러나 이 경우에도 특허권자는 금반언이 균등론의 적용을 금지한다는 가정에 대하여 항변할지

모른다. 특허권자는 보정할 당시에 이 분야의 당업자가 제기된 균등물을 문언적으로 포함하는 청

구범위를 작성하는 것이 상식적으로 기대될 수 없음을 보여야 한다.

바. 결 론 원고는 금반언의 적용이니 균등물의 포기니 하는 가정들에 항변했다고 말할 수 없다. 원고는

쟁점이 된 한정사항(밀폐링과 슬리브의 성분)이 선행기술 때문이 아니라 법제112조의 거절이유

에 대응하기 위하여 이루어졌다는데 동의한다. 그 보정이 특허성과 관련되어 있기 때문에 문제는

금반언의 적용여부가 아니라 보정으로 포기한 영역이 무엇이냐에 있다.

금반언이 complete bar를 의미하지 않지만 쟁점은 원고가 축소보정이 문제가 된 특정 균등물

을 포기하지 않았다는 것을 입증할 수 있는지 문제로 귀착된다. 이러한 관점에서 피고가 밀폐링

과 슬리브의 성분을 심사하는 과정에서 명백히 검토되었다는 논리를 펴는 것은 당연하다. 그러나

이러한 문제들은 지방법원이나 항소법원의 소송과정에서 우선적으로 결정되어야 한다.

따라서 CAFC의 판결은 무효이며 이 사건은 위와 같은 견해와 일치하는 소송진행을 위해 파기

환송한다.

5. 맺은 말

앞에서 살펴보았듯이 침해소송에서 청구범위를 해석하는데 있어서 초기에는 주로 균등론만을

적용해 오다가 근래에 들어 금반언의 원칙이 균등론의 적용을 제한하는 판례가 계속되고 있다.

그 중 Hilton Davis 사건(1997)과 Festo 사건(2002)이 대표적이며 이번 연구에서는 특히

17) The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application ; the rationale

underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent

in question ; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not

reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question

Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향

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Festo 사건의 판결문을 역점을 두었다.

이 두 사건은 모두가 심사과정에서 청구범위가 축소되는 보정을 하였다는 공통점이 있다. 그러

나 Hilton Davis 사건(1997)에서는 선행기술을 회피하기 위해 구성요소를 부가함으로써 청구

범위를 축소하였는데 반해 Festo 사건(2002) 사건에서는 청구항 기재방법, 실시 가능성 불명료

등의 거절이유에 대한 보정으로 청구범위를 한정한 점에 차이가 있다.

이에 대해 대법원에서는 선행기술을 회피하기 위한 보정뿐만 아니라 특허법 §112조의 기재불

비 사항에 의한 보정도 특허성을 치유하기 위한 것으로 균등론의 적용을 제한하는 것은 정당하다

고 하였다. 다만 특허권자가 균등론을 인정받기 위해서는 보정이 특허성과 관련이 없음을 입증할

책임을 부담하게 하였다.

이 사건은 심사과정에서 불명료한 표현을 바로잡는 것이 더욱 중요해졌다는 점에서 의의가 크

다. 또한 보정을 통해 청구범위를 축소함으로써 쟁점이 된 특정의 등가물을 모두 포기한 것으로

보아야 한다(complete bar)는 판결은 유지되지 못했다. 이로써 Hilton Davis 사건(1997)과

Festo 사건(2002)에서 모두 flexible bar를 재확인함으로써 판례의 일관성을 지킬 수 있게 되

었다. 특히 Festo 사건(2002)에서는 균등론을 포기지 않는 것으로 보는 몇 가지 경우를 구체적

으로 나열하고 있다.

결국 모호하게 기재된 청구범위의 보정도 금반언의 원칙을 적용할 수 있게 함으로써 특허계에

다음과 같은 시사점을 남기고 있다. 첫째, 청구범위를 명확히 이해하는 사람이 작성해야 할 필요

성이 증대되었다. 둘째, 가능한 모든 선행기술을 검토한 후에 청구범위를 작성해야 한다. 셋째,

청구항의 수를 늘리되 다양한 시각에서 넓은 권리범위의 독립청구항을 포함해야 한다. 마지막으

로 경우에 따라서는 계속출원(CIP)18) 등을 통해 좁은 청구범위를 넓혀가는 것도 한 방법이다.

국내에 경우 청구범위 해석에 관한 판례들을 보면 명세서 또는 상세한 설명에 나타난 실시예에

한정하여 청구범위를 해석함으로써 제3자 보호에 중점을 두는 경향이 커 보인다. 특히 지난 대법

원 97후2200 판결19)에서 균등론을 명시적으로 적용하면서 이의 적용요건을 구체적으로 열거한

점에서 의미가 크다. 앞으로 국내 침해소송에서도 균등론과 금반언의 원칙이 적용될 가능성이 높

을 것으로 기대된다.

18) 미국의 CIP(Continuation-In-Part) 출원 : 모출원의 계속중 모출원과 함께 신규사항을 추가하여 제출된

출원(37 CFR 1.53(b))으로 모출원이 선행기술로 특허등록 가능성이 떨어질 때 활용함. CIP 출원 요건은

① 적어도 한명의 발명자가 같을 것 ② 모출원의 심사절차가 진행중일 것 ③ CIP출원이 모출원을 언급할 것

19) 대법원 97후2200판결(2000.7.28.선고)