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O CADERNO DO ADVOGADO NA AacuteREA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
- UMA INTRODUCcedilAtildeO AO ESTUDO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Joseacute Claacuteudio Tavares ndash advogado especialista em propriedade intelectual
SUMAacuteRIO
1 Preacircmbulo
2 Rudimentos sobre a Propriedade Intelectual
21O Sistema de Patentes no Brasil
22 O Desenho Industrial
23 Marcas
231 Marcas versus Nome Empresarial
232 As accedilotildees civis fundadas em objetos da propriedade industrial
233 Direito Autoral ndash Lei nordm 9610
234 Lei de Software (Lei nordm 960998)
3 A Importacircncia do Processo Civil para o Advogado na aacuterea da Propriedade Intelectual Noccedilotildees de Direito Princiacutepios Basilares Doutrina e Jurisprudecircncia
4 A Importacircncia do Processo Penal para o Advogado na aacuterea da Propriedade Intelectual Noccedilotildees de Direito Princiacutepios Basilares Doutrina e Jurisprudecircncia
5 A Importacircncia do Direito Civil para o Advogado na aacuterea da Propriedade Intelectual Noccedilotildees de Direito Civil Princiacutepios
2
Basilares Doutrina e Jurisprudecircncia o Coacutedigo de Defesa do Consumidor
6 A Linguagem do Advogado Expressotildees Juriacutedicas Palavras Frases e Rudimentos aplicaacuteveis com relaccedilatildeo ao linguajar escrito e falado do advogado
7 Palavra Veiacuteculo do Pensamento
8 Advogado Atributos
9 A Imunidade Profissional do Advogado
10 Fraseologia Latina para aqueles que gostam
11 Bibliografia recomendada
1 PREAcircMBULO
Essa introduccedilatildeo ao estudo da propriedade intelectual com enfoque no
direito da propriedade industrial colhido das mais variadas fontes
doutrinaacuterias do direito e da jurisprudecircncia pertinentes tem como
finalidade propiciar ao estudante ou mesmo ao advogado que pretenda
atuar nessa aacuterea uma visatildeo introspectiva para melhor conhecimento da Lei
da Propriedade Industrial
Os toacutepicos abordados consistem em dar os rudimentos sobre a propriedade
intelectual divididos em propriedade industrial (marcas patentes etc)
consolidado na Lei nordm 927996 (Lei da Propriedade Industrial) e o direito
do autor conforme Lei nordm 961098 (Lei de Direitos Autorais)
Vai mais longe ao abarcar a importacircncia das Leis Processuais tanto no
Direito Penal e quanto no Direito Civil e com reflexo em leis conexas
Coacutedigo de Defesa do Consumidor (Lei nordm 888494) e Lei Antitruste -
Abuso do Poder Econocircmico (Lei nordm 807890) e os acordos CUP
3
Convenccedilatildeo de Berna Rodada do Uruguai do GATT OMPI TRIPs e
UPOV
Inclui tambeacutem conteuacutedo de caraacuteter eacutetico e atributivo para o bom
desempenho na carreira do operador de direito que pretenda atuar nessa
complexa aacuterea do direito
As interpretaccedilotildees dissonantes com os julgados administrativos e dos
tribunais deve levar em conta a velocidade em que o mundo juriacutedico
transmuta-se em virtude da aceleraccedilatildeo no mundo virtual das novas
tecnologias
Tudo muda muito raacutepido a marca hoje poderaacute ser ateacute olfativa sonora e
impressa e ateacute sob forma de um holograma sabe-se jaacute de dada tecnologia
criada para tal objetivo embora natildeo disposta para nosso sistema de direito
Os documentos estatildeo sendo substituiacutedos pelos chamados eletrocircnicos o
proacuteprio INPI assim jaacute o dispocircs para os usuaacuterios interessados vide
wwwinpigovbr
Mas apesar dessa mudanccedila veloz os valores atributivos ao profissional de
direito como a eacutetica por exemplo esses natildeo mudaratildeo Creio que sempre
haveraacute algueacutem que incorpore o pensamento do ilustriacutessimo jurista baiano
um dos expoentes de nossa cultura juriacutedica e literaacuteria que quando aqui
passou pela vida abrigando causas de ricos e pobres indicou o caminho do
trabalho com dignidade e honra sem jamais menosprezar a profissatildeo
infelizmente hoje tatildeo banalizada Suas palavras merecem reflexatildeo
ldquoNa profissatildeo em que tenho envelhecido com zelo da sua e minha honra ningueacutem
tem sido mais liberal dos seus serviccedilos nos pleitos onde se deve esperar remuneraccedilatildeo
ou em que o meu desinteresse me aconselha abrir matildeo dela Ningueacutem tem advogado
gratuitamente maiores causas Nos roacuteis da minha clientela gratuitos juntamente com
os nomes de miseraacuteveis e necessitados os de professores e jornalistas meacutedicos e
4
magistrados deputados e senadores funcionaacuterios e militares de todas as categorias
Mas sendo o meu ofiacutecio o meu meio de vida o patildeo da minha casa o amparo de meus
filhos ao me seria liacutecito malbaratar o meu tempo labor e sauacutede em benefiacutecios dos
ricos e opulentosrdquo (Rui Barbosa)
2 RUDIMENTOS SOBRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Esse escorccedilo histoacuterico mostra a necessidade e a relevacircncia da criaccedilatildeo da
proteccedilatildeo internacional agrave propriedade intelectual
Registros histoacutericos relatam que na Idade Meacutedia na Franccedila houve
licenciamento de processos industriais e de pinturas
Tambeacutem relata-se que a primeira concessatildeo de direitos sobre uma invenccedilatildeo
ocorreu em 1416 na Repuacuteblica da Veneza para construccedilatildeo de moinhos
movidos pela forccedila da aacutegua
Em 1474 segundo os historiadores surge a primeira Lei Veneziana sobre
concessatildeo de privileacutegio de invenccedilatildeo
A Inglaterra por seu Estatuto dos Monopoacutelios (ldquoStatute of Monopoliesrdquo)
em 1624 foi notavelmente a primeira expressatildeo estatutaacuteria da Lei de
Patente Inglesa a conceder o privileacutegio de invenccedilatildeo
Nos Estados Unidos a Patent Act de 1809 e no Brasil em 28 de janeiro do
mesmo ano por Alvaraacute do Priacutencipe Regente foi criada a primeira lei sobre
patentes industriais
Outros paiacuteses no mesmo sentido de tutelar os direitos do inventor sobre a
criaccedilatildeo industrial Holanda (1909) Aacuteustria (1810) Ruacutessia (1812) Espanha
(1869) e Alemanha (1877)
Contudo em Viena no ano de 1873 eacute que surgiu a primeira alavanca
efetiva para criaccedilatildeo de um acordo internacional para regular e disciplinar os
direitos do autor Isso foi resultante de um manifesto de expositores que se
recusavam a participar de um Salatildeo Internacional de Invenccedilotildees por
5
acreditarem natildeo haver formas de garantir que outros inventores se
apropriassem de suas ideacuteias e obtivessem lucros com a exploraccedilatildeo
comercial em outros paiacuteses
Apoacutes debates na incessante busca dos Estados Soberanos por seus
inventores e interessados na eacutepoca para garantir proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
produzidas em seus territoacuterios nacionais foi estabelecida a primeira
Convenccedilatildeo Internacional sobre Propriedade Intelectual
Essa conhecida como a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris de 1883 que
estabeleceu a independecircncia da concessatildeo entre os paiacuteses membros tendo
como ecircnfase o tratamento igualitaacuterio entre nacionais e estrangeiros e o
direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros paiacuteses
signataacuterios dessa Convenccedilatildeo
A OMPI (Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO ndash
World Intellectual Property Organization) estabelecida pela convenccedilatildeo em
Estocolmo em 1967 que entrou em vigor em 1970 tem como objetivo
promover a proteccedilatildeo da propriedade intelectual no mundo atraveacutes da
cooperaccedilatildeo entre os Estados estimulando e induzindo a criaccedilatildeo de novos
tratados internacionais e a modernizaccedilatildeo das legislaccedilotildees internas
wwwwipoint
Destaca-se que a OMPI eacute uma organizaccedilatildeo intergovernamental com matriz
na cidade de Genebra Suiccedila eacute uma das 16 (dezesseis) agecircncias
especializadas das Organizaccedilotildees das Naccedilotildees Unidas (ONU) Composta por
180 paiacuteses membros a OMPI dedica-se constantemente a atualizaccedilatildeo e
proposiccedilatildeo de novos padrotildees internacionais de proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
intelectuais em acircmbito mundial Os exemplos mais marcantes desta atuaccedilatildeo
satildeo o Tratado de Cooperaccedilatildeo nem Mateacuteria de Patentes (PCT) o apoio ao
Convecircnio internacional para a Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais (UPOV) o
6
Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as
negociaccedilotildees relativas agrave harmonizaccedilatildeo no campo de patentes e marcas e
direito de autor (vide ONUBR ndash Naccedilotildees Unidas no Brasil)
wwwbrazilofficewipoint
Continuando Daiacute no ano de 1886 surge a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Berna
para proteccedilatildeo das obras literaacuterias e artiacutesticas com intuito de proteger os
autores de livros e de obras artiacutesticas cuja pretensatildeo era a proteccedilatildeo dos
direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses
direitos em qualquer pais do mundo
A Convenccedilatildeo de Berna estabeleceu princiacutepios do tratamento nacional para
o direito autoral incluindo os direitos de traduccedilatildeo
O Brasil eacute signataacuterio da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da
propriedade industrial e de suas posteriores revisotildees tendo sido a Revisatildeo
de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais no acircmbito do Direito Internacional Puacuteblico
aplicam-se de forma mais significativa agrave Propriedade Intelectual
bull o Acordo TRIPs ndash (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade relacionados com o Comeacutercio)1
bull o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comeacutercio)2
1 Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC (1994) ndash Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio ‐ wwwculturagovbr
2 As negociaccedilotildees no acircmbito do antigo GATT e hoje na Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio satildeo chamadas de rodadas ou rondas A cada rodadaronda eacute lanccedilada uma agenda de temas que seratildeo discutidos entre os membros da OMC para firmarem acordos O Art XXVIII do GATT prevecirc as rodadas como forma dos Membros da OMC negociarem e decidirem sobre a diminuiccedilatildeo das tarifas de importaccedilatildeo e a abertura dos mercados por exemplo No GATT (1947 a 1994) ocorreram 8 Rodadas de Negociaccedilatildeo e na OMC em 2001 iniciou‐ se a Rodada Doha ainda em curso
7
bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS) Comentaacuterios agrave Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro Forense Universitaacuteria 1999
LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
2
Basilares Doutrina e Jurisprudecircncia o Coacutedigo de Defesa do Consumidor
6 A Linguagem do Advogado Expressotildees Juriacutedicas Palavras Frases e Rudimentos aplicaacuteveis com relaccedilatildeo ao linguajar escrito e falado do advogado
7 Palavra Veiacuteculo do Pensamento
8 Advogado Atributos
9 A Imunidade Profissional do Advogado
10 Fraseologia Latina para aqueles que gostam
11 Bibliografia recomendada
1 PREAcircMBULO
Essa introduccedilatildeo ao estudo da propriedade intelectual com enfoque no
direito da propriedade industrial colhido das mais variadas fontes
doutrinaacuterias do direito e da jurisprudecircncia pertinentes tem como
finalidade propiciar ao estudante ou mesmo ao advogado que pretenda
atuar nessa aacuterea uma visatildeo introspectiva para melhor conhecimento da Lei
da Propriedade Industrial
Os toacutepicos abordados consistem em dar os rudimentos sobre a propriedade
intelectual divididos em propriedade industrial (marcas patentes etc)
consolidado na Lei nordm 927996 (Lei da Propriedade Industrial) e o direito
do autor conforme Lei nordm 961098 (Lei de Direitos Autorais)
Vai mais longe ao abarcar a importacircncia das Leis Processuais tanto no
Direito Penal e quanto no Direito Civil e com reflexo em leis conexas
Coacutedigo de Defesa do Consumidor (Lei nordm 888494) e Lei Antitruste -
Abuso do Poder Econocircmico (Lei nordm 807890) e os acordos CUP
3
Convenccedilatildeo de Berna Rodada do Uruguai do GATT OMPI TRIPs e
UPOV
Inclui tambeacutem conteuacutedo de caraacuteter eacutetico e atributivo para o bom
desempenho na carreira do operador de direito que pretenda atuar nessa
complexa aacuterea do direito
As interpretaccedilotildees dissonantes com os julgados administrativos e dos
tribunais deve levar em conta a velocidade em que o mundo juriacutedico
transmuta-se em virtude da aceleraccedilatildeo no mundo virtual das novas
tecnologias
Tudo muda muito raacutepido a marca hoje poderaacute ser ateacute olfativa sonora e
impressa e ateacute sob forma de um holograma sabe-se jaacute de dada tecnologia
criada para tal objetivo embora natildeo disposta para nosso sistema de direito
Os documentos estatildeo sendo substituiacutedos pelos chamados eletrocircnicos o
proacuteprio INPI assim jaacute o dispocircs para os usuaacuterios interessados vide
wwwinpigovbr
Mas apesar dessa mudanccedila veloz os valores atributivos ao profissional de
direito como a eacutetica por exemplo esses natildeo mudaratildeo Creio que sempre
haveraacute algueacutem que incorpore o pensamento do ilustriacutessimo jurista baiano
um dos expoentes de nossa cultura juriacutedica e literaacuteria que quando aqui
passou pela vida abrigando causas de ricos e pobres indicou o caminho do
trabalho com dignidade e honra sem jamais menosprezar a profissatildeo
infelizmente hoje tatildeo banalizada Suas palavras merecem reflexatildeo
ldquoNa profissatildeo em que tenho envelhecido com zelo da sua e minha honra ningueacutem
tem sido mais liberal dos seus serviccedilos nos pleitos onde se deve esperar remuneraccedilatildeo
ou em que o meu desinteresse me aconselha abrir matildeo dela Ningueacutem tem advogado
gratuitamente maiores causas Nos roacuteis da minha clientela gratuitos juntamente com
os nomes de miseraacuteveis e necessitados os de professores e jornalistas meacutedicos e
4
magistrados deputados e senadores funcionaacuterios e militares de todas as categorias
Mas sendo o meu ofiacutecio o meu meio de vida o patildeo da minha casa o amparo de meus
filhos ao me seria liacutecito malbaratar o meu tempo labor e sauacutede em benefiacutecios dos
ricos e opulentosrdquo (Rui Barbosa)
2 RUDIMENTOS SOBRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Esse escorccedilo histoacuterico mostra a necessidade e a relevacircncia da criaccedilatildeo da
proteccedilatildeo internacional agrave propriedade intelectual
Registros histoacutericos relatam que na Idade Meacutedia na Franccedila houve
licenciamento de processos industriais e de pinturas
Tambeacutem relata-se que a primeira concessatildeo de direitos sobre uma invenccedilatildeo
ocorreu em 1416 na Repuacuteblica da Veneza para construccedilatildeo de moinhos
movidos pela forccedila da aacutegua
Em 1474 segundo os historiadores surge a primeira Lei Veneziana sobre
concessatildeo de privileacutegio de invenccedilatildeo
A Inglaterra por seu Estatuto dos Monopoacutelios (ldquoStatute of Monopoliesrdquo)
em 1624 foi notavelmente a primeira expressatildeo estatutaacuteria da Lei de
Patente Inglesa a conceder o privileacutegio de invenccedilatildeo
Nos Estados Unidos a Patent Act de 1809 e no Brasil em 28 de janeiro do
mesmo ano por Alvaraacute do Priacutencipe Regente foi criada a primeira lei sobre
patentes industriais
Outros paiacuteses no mesmo sentido de tutelar os direitos do inventor sobre a
criaccedilatildeo industrial Holanda (1909) Aacuteustria (1810) Ruacutessia (1812) Espanha
(1869) e Alemanha (1877)
Contudo em Viena no ano de 1873 eacute que surgiu a primeira alavanca
efetiva para criaccedilatildeo de um acordo internacional para regular e disciplinar os
direitos do autor Isso foi resultante de um manifesto de expositores que se
recusavam a participar de um Salatildeo Internacional de Invenccedilotildees por
5
acreditarem natildeo haver formas de garantir que outros inventores se
apropriassem de suas ideacuteias e obtivessem lucros com a exploraccedilatildeo
comercial em outros paiacuteses
Apoacutes debates na incessante busca dos Estados Soberanos por seus
inventores e interessados na eacutepoca para garantir proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
produzidas em seus territoacuterios nacionais foi estabelecida a primeira
Convenccedilatildeo Internacional sobre Propriedade Intelectual
Essa conhecida como a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris de 1883 que
estabeleceu a independecircncia da concessatildeo entre os paiacuteses membros tendo
como ecircnfase o tratamento igualitaacuterio entre nacionais e estrangeiros e o
direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros paiacuteses
signataacuterios dessa Convenccedilatildeo
A OMPI (Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO ndash
World Intellectual Property Organization) estabelecida pela convenccedilatildeo em
Estocolmo em 1967 que entrou em vigor em 1970 tem como objetivo
promover a proteccedilatildeo da propriedade intelectual no mundo atraveacutes da
cooperaccedilatildeo entre os Estados estimulando e induzindo a criaccedilatildeo de novos
tratados internacionais e a modernizaccedilatildeo das legislaccedilotildees internas
wwwwipoint
Destaca-se que a OMPI eacute uma organizaccedilatildeo intergovernamental com matriz
na cidade de Genebra Suiccedila eacute uma das 16 (dezesseis) agecircncias
especializadas das Organizaccedilotildees das Naccedilotildees Unidas (ONU) Composta por
180 paiacuteses membros a OMPI dedica-se constantemente a atualizaccedilatildeo e
proposiccedilatildeo de novos padrotildees internacionais de proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
intelectuais em acircmbito mundial Os exemplos mais marcantes desta atuaccedilatildeo
satildeo o Tratado de Cooperaccedilatildeo nem Mateacuteria de Patentes (PCT) o apoio ao
Convecircnio internacional para a Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais (UPOV) o
6
Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as
negociaccedilotildees relativas agrave harmonizaccedilatildeo no campo de patentes e marcas e
direito de autor (vide ONUBR ndash Naccedilotildees Unidas no Brasil)
wwwbrazilofficewipoint
Continuando Daiacute no ano de 1886 surge a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Berna
para proteccedilatildeo das obras literaacuterias e artiacutesticas com intuito de proteger os
autores de livros e de obras artiacutesticas cuja pretensatildeo era a proteccedilatildeo dos
direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses
direitos em qualquer pais do mundo
A Convenccedilatildeo de Berna estabeleceu princiacutepios do tratamento nacional para
o direito autoral incluindo os direitos de traduccedilatildeo
O Brasil eacute signataacuterio da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da
propriedade industrial e de suas posteriores revisotildees tendo sido a Revisatildeo
de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais no acircmbito do Direito Internacional Puacuteblico
aplicam-se de forma mais significativa agrave Propriedade Intelectual
bull o Acordo TRIPs ndash (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade relacionados com o Comeacutercio)1
bull o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comeacutercio)2
1 Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC (1994) ndash Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio ‐ wwwculturagovbr
2 As negociaccedilotildees no acircmbito do antigo GATT e hoje na Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio satildeo chamadas de rodadas ou rondas A cada rodadaronda eacute lanccedilada uma agenda de temas que seratildeo discutidos entre os membros da OMC para firmarem acordos O Art XXVIII do GATT prevecirc as rodadas como forma dos Membros da OMC negociarem e decidirem sobre a diminuiccedilatildeo das tarifas de importaccedilatildeo e a abertura dos mercados por exemplo No GATT (1947 a 1994) ocorreram 8 Rodadas de Negociaccedilatildeo e na OMC em 2001 iniciou‐ se a Rodada Doha ainda em curso
7
bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
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43
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PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
3
Convenccedilatildeo de Berna Rodada do Uruguai do GATT OMPI TRIPs e
UPOV
Inclui tambeacutem conteuacutedo de caraacuteter eacutetico e atributivo para o bom
desempenho na carreira do operador de direito que pretenda atuar nessa
complexa aacuterea do direito
As interpretaccedilotildees dissonantes com os julgados administrativos e dos
tribunais deve levar em conta a velocidade em que o mundo juriacutedico
transmuta-se em virtude da aceleraccedilatildeo no mundo virtual das novas
tecnologias
Tudo muda muito raacutepido a marca hoje poderaacute ser ateacute olfativa sonora e
impressa e ateacute sob forma de um holograma sabe-se jaacute de dada tecnologia
criada para tal objetivo embora natildeo disposta para nosso sistema de direito
Os documentos estatildeo sendo substituiacutedos pelos chamados eletrocircnicos o
proacuteprio INPI assim jaacute o dispocircs para os usuaacuterios interessados vide
wwwinpigovbr
Mas apesar dessa mudanccedila veloz os valores atributivos ao profissional de
direito como a eacutetica por exemplo esses natildeo mudaratildeo Creio que sempre
haveraacute algueacutem que incorpore o pensamento do ilustriacutessimo jurista baiano
um dos expoentes de nossa cultura juriacutedica e literaacuteria que quando aqui
passou pela vida abrigando causas de ricos e pobres indicou o caminho do
trabalho com dignidade e honra sem jamais menosprezar a profissatildeo
infelizmente hoje tatildeo banalizada Suas palavras merecem reflexatildeo
ldquoNa profissatildeo em que tenho envelhecido com zelo da sua e minha honra ningueacutem
tem sido mais liberal dos seus serviccedilos nos pleitos onde se deve esperar remuneraccedilatildeo
ou em que o meu desinteresse me aconselha abrir matildeo dela Ningueacutem tem advogado
gratuitamente maiores causas Nos roacuteis da minha clientela gratuitos juntamente com
os nomes de miseraacuteveis e necessitados os de professores e jornalistas meacutedicos e
4
magistrados deputados e senadores funcionaacuterios e militares de todas as categorias
Mas sendo o meu ofiacutecio o meu meio de vida o patildeo da minha casa o amparo de meus
filhos ao me seria liacutecito malbaratar o meu tempo labor e sauacutede em benefiacutecios dos
ricos e opulentosrdquo (Rui Barbosa)
2 RUDIMENTOS SOBRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Esse escorccedilo histoacuterico mostra a necessidade e a relevacircncia da criaccedilatildeo da
proteccedilatildeo internacional agrave propriedade intelectual
Registros histoacutericos relatam que na Idade Meacutedia na Franccedila houve
licenciamento de processos industriais e de pinturas
Tambeacutem relata-se que a primeira concessatildeo de direitos sobre uma invenccedilatildeo
ocorreu em 1416 na Repuacuteblica da Veneza para construccedilatildeo de moinhos
movidos pela forccedila da aacutegua
Em 1474 segundo os historiadores surge a primeira Lei Veneziana sobre
concessatildeo de privileacutegio de invenccedilatildeo
A Inglaterra por seu Estatuto dos Monopoacutelios (ldquoStatute of Monopoliesrdquo)
em 1624 foi notavelmente a primeira expressatildeo estatutaacuteria da Lei de
Patente Inglesa a conceder o privileacutegio de invenccedilatildeo
Nos Estados Unidos a Patent Act de 1809 e no Brasil em 28 de janeiro do
mesmo ano por Alvaraacute do Priacutencipe Regente foi criada a primeira lei sobre
patentes industriais
Outros paiacuteses no mesmo sentido de tutelar os direitos do inventor sobre a
criaccedilatildeo industrial Holanda (1909) Aacuteustria (1810) Ruacutessia (1812) Espanha
(1869) e Alemanha (1877)
Contudo em Viena no ano de 1873 eacute que surgiu a primeira alavanca
efetiva para criaccedilatildeo de um acordo internacional para regular e disciplinar os
direitos do autor Isso foi resultante de um manifesto de expositores que se
recusavam a participar de um Salatildeo Internacional de Invenccedilotildees por
5
acreditarem natildeo haver formas de garantir que outros inventores se
apropriassem de suas ideacuteias e obtivessem lucros com a exploraccedilatildeo
comercial em outros paiacuteses
Apoacutes debates na incessante busca dos Estados Soberanos por seus
inventores e interessados na eacutepoca para garantir proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
produzidas em seus territoacuterios nacionais foi estabelecida a primeira
Convenccedilatildeo Internacional sobre Propriedade Intelectual
Essa conhecida como a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris de 1883 que
estabeleceu a independecircncia da concessatildeo entre os paiacuteses membros tendo
como ecircnfase o tratamento igualitaacuterio entre nacionais e estrangeiros e o
direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros paiacuteses
signataacuterios dessa Convenccedilatildeo
A OMPI (Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO ndash
World Intellectual Property Organization) estabelecida pela convenccedilatildeo em
Estocolmo em 1967 que entrou em vigor em 1970 tem como objetivo
promover a proteccedilatildeo da propriedade intelectual no mundo atraveacutes da
cooperaccedilatildeo entre os Estados estimulando e induzindo a criaccedilatildeo de novos
tratados internacionais e a modernizaccedilatildeo das legislaccedilotildees internas
wwwwipoint
Destaca-se que a OMPI eacute uma organizaccedilatildeo intergovernamental com matriz
na cidade de Genebra Suiccedila eacute uma das 16 (dezesseis) agecircncias
especializadas das Organizaccedilotildees das Naccedilotildees Unidas (ONU) Composta por
180 paiacuteses membros a OMPI dedica-se constantemente a atualizaccedilatildeo e
proposiccedilatildeo de novos padrotildees internacionais de proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
intelectuais em acircmbito mundial Os exemplos mais marcantes desta atuaccedilatildeo
satildeo o Tratado de Cooperaccedilatildeo nem Mateacuteria de Patentes (PCT) o apoio ao
Convecircnio internacional para a Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais (UPOV) o
6
Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as
negociaccedilotildees relativas agrave harmonizaccedilatildeo no campo de patentes e marcas e
direito de autor (vide ONUBR ndash Naccedilotildees Unidas no Brasil)
wwwbrazilofficewipoint
Continuando Daiacute no ano de 1886 surge a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Berna
para proteccedilatildeo das obras literaacuterias e artiacutesticas com intuito de proteger os
autores de livros e de obras artiacutesticas cuja pretensatildeo era a proteccedilatildeo dos
direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses
direitos em qualquer pais do mundo
A Convenccedilatildeo de Berna estabeleceu princiacutepios do tratamento nacional para
o direito autoral incluindo os direitos de traduccedilatildeo
O Brasil eacute signataacuterio da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da
propriedade industrial e de suas posteriores revisotildees tendo sido a Revisatildeo
de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais no acircmbito do Direito Internacional Puacuteblico
aplicam-se de forma mais significativa agrave Propriedade Intelectual
bull o Acordo TRIPs ndash (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade relacionados com o Comeacutercio)1
bull o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comeacutercio)2
1 Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC (1994) ndash Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio ‐ wwwculturagovbr
2 As negociaccedilotildees no acircmbito do antigo GATT e hoje na Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio satildeo chamadas de rodadas ou rondas A cada rodadaronda eacute lanccedilada uma agenda de temas que seratildeo discutidos entre os membros da OMC para firmarem acordos O Art XXVIII do GATT prevecirc as rodadas como forma dos Membros da OMC negociarem e decidirem sobre a diminuiccedilatildeo das tarifas de importaccedilatildeo e a abertura dos mercados por exemplo No GATT (1947 a 1994) ocorreram 8 Rodadas de Negociaccedilatildeo e na OMC em 2001 iniciou‐ se a Rodada Doha ainda em curso
7
bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
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direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
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O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
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equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
4
magistrados deputados e senadores funcionaacuterios e militares de todas as categorias
Mas sendo o meu ofiacutecio o meu meio de vida o patildeo da minha casa o amparo de meus
filhos ao me seria liacutecito malbaratar o meu tempo labor e sauacutede em benefiacutecios dos
ricos e opulentosrdquo (Rui Barbosa)
2 RUDIMENTOS SOBRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Esse escorccedilo histoacuterico mostra a necessidade e a relevacircncia da criaccedilatildeo da
proteccedilatildeo internacional agrave propriedade intelectual
Registros histoacutericos relatam que na Idade Meacutedia na Franccedila houve
licenciamento de processos industriais e de pinturas
Tambeacutem relata-se que a primeira concessatildeo de direitos sobre uma invenccedilatildeo
ocorreu em 1416 na Repuacuteblica da Veneza para construccedilatildeo de moinhos
movidos pela forccedila da aacutegua
Em 1474 segundo os historiadores surge a primeira Lei Veneziana sobre
concessatildeo de privileacutegio de invenccedilatildeo
A Inglaterra por seu Estatuto dos Monopoacutelios (ldquoStatute of Monopoliesrdquo)
em 1624 foi notavelmente a primeira expressatildeo estatutaacuteria da Lei de
Patente Inglesa a conceder o privileacutegio de invenccedilatildeo
Nos Estados Unidos a Patent Act de 1809 e no Brasil em 28 de janeiro do
mesmo ano por Alvaraacute do Priacutencipe Regente foi criada a primeira lei sobre
patentes industriais
Outros paiacuteses no mesmo sentido de tutelar os direitos do inventor sobre a
criaccedilatildeo industrial Holanda (1909) Aacuteustria (1810) Ruacutessia (1812) Espanha
(1869) e Alemanha (1877)
Contudo em Viena no ano de 1873 eacute que surgiu a primeira alavanca
efetiva para criaccedilatildeo de um acordo internacional para regular e disciplinar os
direitos do autor Isso foi resultante de um manifesto de expositores que se
recusavam a participar de um Salatildeo Internacional de Invenccedilotildees por
5
acreditarem natildeo haver formas de garantir que outros inventores se
apropriassem de suas ideacuteias e obtivessem lucros com a exploraccedilatildeo
comercial em outros paiacuteses
Apoacutes debates na incessante busca dos Estados Soberanos por seus
inventores e interessados na eacutepoca para garantir proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
produzidas em seus territoacuterios nacionais foi estabelecida a primeira
Convenccedilatildeo Internacional sobre Propriedade Intelectual
Essa conhecida como a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris de 1883 que
estabeleceu a independecircncia da concessatildeo entre os paiacuteses membros tendo
como ecircnfase o tratamento igualitaacuterio entre nacionais e estrangeiros e o
direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros paiacuteses
signataacuterios dessa Convenccedilatildeo
A OMPI (Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO ndash
World Intellectual Property Organization) estabelecida pela convenccedilatildeo em
Estocolmo em 1967 que entrou em vigor em 1970 tem como objetivo
promover a proteccedilatildeo da propriedade intelectual no mundo atraveacutes da
cooperaccedilatildeo entre os Estados estimulando e induzindo a criaccedilatildeo de novos
tratados internacionais e a modernizaccedilatildeo das legislaccedilotildees internas
wwwwipoint
Destaca-se que a OMPI eacute uma organizaccedilatildeo intergovernamental com matriz
na cidade de Genebra Suiccedila eacute uma das 16 (dezesseis) agecircncias
especializadas das Organizaccedilotildees das Naccedilotildees Unidas (ONU) Composta por
180 paiacuteses membros a OMPI dedica-se constantemente a atualizaccedilatildeo e
proposiccedilatildeo de novos padrotildees internacionais de proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
intelectuais em acircmbito mundial Os exemplos mais marcantes desta atuaccedilatildeo
satildeo o Tratado de Cooperaccedilatildeo nem Mateacuteria de Patentes (PCT) o apoio ao
Convecircnio internacional para a Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais (UPOV) o
6
Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as
negociaccedilotildees relativas agrave harmonizaccedilatildeo no campo de patentes e marcas e
direito de autor (vide ONUBR ndash Naccedilotildees Unidas no Brasil)
wwwbrazilofficewipoint
Continuando Daiacute no ano de 1886 surge a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Berna
para proteccedilatildeo das obras literaacuterias e artiacutesticas com intuito de proteger os
autores de livros e de obras artiacutesticas cuja pretensatildeo era a proteccedilatildeo dos
direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses
direitos em qualquer pais do mundo
A Convenccedilatildeo de Berna estabeleceu princiacutepios do tratamento nacional para
o direito autoral incluindo os direitos de traduccedilatildeo
O Brasil eacute signataacuterio da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da
propriedade industrial e de suas posteriores revisotildees tendo sido a Revisatildeo
de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais no acircmbito do Direito Internacional Puacuteblico
aplicam-se de forma mais significativa agrave Propriedade Intelectual
bull o Acordo TRIPs ndash (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade relacionados com o Comeacutercio)1
bull o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comeacutercio)2
1 Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC (1994) ndash Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio ‐ wwwculturagovbr
2 As negociaccedilotildees no acircmbito do antigo GATT e hoje na Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio satildeo chamadas de rodadas ou rondas A cada rodadaronda eacute lanccedilada uma agenda de temas que seratildeo discutidos entre os membros da OMC para firmarem acordos O Art XXVIII do GATT prevecirc as rodadas como forma dos Membros da OMC negociarem e decidirem sobre a diminuiccedilatildeo das tarifas de importaccedilatildeo e a abertura dos mercados por exemplo No GATT (1947 a 1994) ocorreram 8 Rodadas de Negociaccedilatildeo e na OMC em 2001 iniciou‐ se a Rodada Doha ainda em curso
7
bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
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Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
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e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
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acreditarem natildeo haver formas de garantir que outros inventores se
apropriassem de suas ideacuteias e obtivessem lucros com a exploraccedilatildeo
comercial em outros paiacuteses
Apoacutes debates na incessante busca dos Estados Soberanos por seus
inventores e interessados na eacutepoca para garantir proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
produzidas em seus territoacuterios nacionais foi estabelecida a primeira
Convenccedilatildeo Internacional sobre Propriedade Intelectual
Essa conhecida como a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris de 1883 que
estabeleceu a independecircncia da concessatildeo entre os paiacuteses membros tendo
como ecircnfase o tratamento igualitaacuterio entre nacionais e estrangeiros e o
direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros paiacuteses
signataacuterios dessa Convenccedilatildeo
A OMPI (Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO ndash
World Intellectual Property Organization) estabelecida pela convenccedilatildeo em
Estocolmo em 1967 que entrou em vigor em 1970 tem como objetivo
promover a proteccedilatildeo da propriedade intelectual no mundo atraveacutes da
cooperaccedilatildeo entre os Estados estimulando e induzindo a criaccedilatildeo de novos
tratados internacionais e a modernizaccedilatildeo das legislaccedilotildees internas
wwwwipoint
Destaca-se que a OMPI eacute uma organizaccedilatildeo intergovernamental com matriz
na cidade de Genebra Suiccedila eacute uma das 16 (dezesseis) agecircncias
especializadas das Organizaccedilotildees das Naccedilotildees Unidas (ONU) Composta por
180 paiacuteses membros a OMPI dedica-se constantemente a atualizaccedilatildeo e
proposiccedilatildeo de novos padrotildees internacionais de proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees
intelectuais em acircmbito mundial Os exemplos mais marcantes desta atuaccedilatildeo
satildeo o Tratado de Cooperaccedilatildeo nem Mateacuteria de Patentes (PCT) o apoio ao
Convecircnio internacional para a Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais (UPOV) o
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Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as
negociaccedilotildees relativas agrave harmonizaccedilatildeo no campo de patentes e marcas e
direito de autor (vide ONUBR ndash Naccedilotildees Unidas no Brasil)
wwwbrazilofficewipoint
Continuando Daiacute no ano de 1886 surge a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Berna
para proteccedilatildeo das obras literaacuterias e artiacutesticas com intuito de proteger os
autores de livros e de obras artiacutesticas cuja pretensatildeo era a proteccedilatildeo dos
direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses
direitos em qualquer pais do mundo
A Convenccedilatildeo de Berna estabeleceu princiacutepios do tratamento nacional para
o direito autoral incluindo os direitos de traduccedilatildeo
O Brasil eacute signataacuterio da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da
propriedade industrial e de suas posteriores revisotildees tendo sido a Revisatildeo
de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais no acircmbito do Direito Internacional Puacuteblico
aplicam-se de forma mais significativa agrave Propriedade Intelectual
bull o Acordo TRIPs ndash (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade relacionados com o Comeacutercio)1
bull o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comeacutercio)2
1 Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC (1994) ndash Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio ‐ wwwculturagovbr
2 As negociaccedilotildees no acircmbito do antigo GATT e hoje na Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio satildeo chamadas de rodadas ou rondas A cada rodadaronda eacute lanccedilada uma agenda de temas que seratildeo discutidos entre os membros da OMC para firmarem acordos O Art XXVIII do GATT prevecirc as rodadas como forma dos Membros da OMC negociarem e decidirem sobre a diminuiccedilatildeo das tarifas de importaccedilatildeo e a abertura dos mercados por exemplo No GATT (1947 a 1994) ocorreram 8 Rodadas de Negociaccedilatildeo e na OMC em 2001 iniciou‐ se a Rodada Doha ainda em curso
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bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
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negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
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Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
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Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
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A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
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e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
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intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
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Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
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Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
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f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
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ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
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Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
6
Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as
negociaccedilotildees relativas agrave harmonizaccedilatildeo no campo de patentes e marcas e
direito de autor (vide ONUBR ndash Naccedilotildees Unidas no Brasil)
wwwbrazilofficewipoint
Continuando Daiacute no ano de 1886 surge a Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Berna
para proteccedilatildeo das obras literaacuterias e artiacutesticas com intuito de proteger os
autores de livros e de obras artiacutesticas cuja pretensatildeo era a proteccedilatildeo dos
direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses
direitos em qualquer pais do mundo
A Convenccedilatildeo de Berna estabeleceu princiacutepios do tratamento nacional para
o direito autoral incluindo os direitos de traduccedilatildeo
O Brasil eacute signataacuterio da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da
propriedade industrial e de suas posteriores revisotildees tendo sido a Revisatildeo
de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais no acircmbito do Direito Internacional Puacuteblico
aplicam-se de forma mais significativa agrave Propriedade Intelectual
bull o Acordo TRIPs ndash (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade relacionados com o Comeacutercio)1
bull o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comeacutercio)2
1 Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC (1994) ndash Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio ‐ wwwculturagovbr
2 As negociaccedilotildees no acircmbito do antigo GATT e hoje na Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio satildeo chamadas de rodadas ou rondas A cada rodadaronda eacute lanccedilada uma agenda de temas que seratildeo discutidos entre os membros da OMC para firmarem acordos O Art XXVIII do GATT prevecirc as rodadas como forma dos Membros da OMC negociarem e decidirem sobre a diminuiccedilatildeo das tarifas de importaccedilatildeo e a abertura dos mercados por exemplo No GATT (1947 a 1994) ocorreram 8 Rodadas de Negociaccedilatildeo e na OMC em 2001 iniciou‐ se a Rodada Doha ainda em curso
7
bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
7
bull OMC (Organizaccedilatildeo Mundial do Comeacutercio)OMPI(Organizaccedilatildeo
Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenccedilatildeo de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista
que permitiu uma flexibilizaccedilatildeo nas legislaccedilotildees nacionais respeitado os
princiacutepios e conceitos gerais de modo que cada pais membro pudesse
disciplinar seu sistema de proteccedilatildeo
Devido a grande dificuldade da Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris (CUP) em
resolver questotildees de fundo econocircmico e poliacutetico criou-se uma organizaccedilatildeo
para regular o comeacutercio internacional ndash o GATT (General Agreement of
Trades and Tariffs) A seacutetima rodada do GATT anterior a criaccedilatildeo da OMC
realizada em Toacutequio ditou as regras para o comeacutercio mundial tratando de
3 OMC ‐ O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que comeccedilara a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organizaccedilatildeo Internacional do Comeacutercio consolidados na Carta de Havana e uma vez que esta natildeo foi levada adiante pela natildeo aceitaccedilatildeo do Congresso dos Estados Unidos principal economia do planeta com um PIB maior do que o das outras potecircncias todas somadas imputou‐os no GATT de 1959 um acordo temporaacuterio que acabou vigorando ateacute a criaccedilatildeo efetiva da OMC apoacutes as negociaccedilotildees da Ronda do Uruguai em 1993 Suas funccedilotildees satildeo
bull gerenciar os acordos que compotildeem o sistema multilateral de comeacutercio[4] bull servir de foacuterum para comeacutercio nacional (firmar acordos internacionais) bull supervisionar a adoccedilatildeo dos acordos e implementaccedilatildeo destes acordos pelos membros da
organizaccedilatildeo(verificar as poliacuteticas comerciais nacionais)
Outra funccedilatildeo muito importante na OMC eacute o Sistema de resoluccedilatildeo de Controveacutersias da OMC [5] o que a destaca entre outras instituiccedilotildees internacionais Este mecanismo foi criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicaccedilatildeo dos acordos sobre o comeacutercio internacional entre os membros da OMC
Aleacutem disso a cada dois anos a OMC deve realizar pelo menos uma Conferecircncia Ministerial Existe um Conselho Geral que implementa as decisotildees alcanccediladas na Conferecircncia e eacute responsaacutevel pela administraccedilatildeo diaacuteria A Conferecircncia Ministerial escolhe um diretor geral com o mandato de quatro anos Atualmente o Diretor geral eacute Pascal Lamy que tomou posse em 8 de marccedilo de 2008
A OMC foi criada com a conclusatildeo da Ronda do Uruguai em 15121993 e com a assinatura de sua Ata Final em 1541994 em Marrakesh (wwwwikipediaorgwikiOrganizaccedilatildeo Mundial do Comercio ou wwwwtoorg (inglecircs) ou ainda toda a legislaccedilatildeo acima no wwwinpigovbr )
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
8
negociaccedilotildees de reduccedilotildees tarifaacuterias e outros acordos relativos a reduzir
incidecircncia de barreiras natildeo tarifaacuterias
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o comeacutercio o TRIPs (Treaty Related Aspects of
Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e
zelar pela observacircncia do texto revisado do GATT jaacute existente eacute que
efetivamente incluiu nas discussotildees a Propriedade Intelectual nos temas
relativos agrave liberaccedilatildeo do comeacutercio internacional
Sem se aprofundar nos aspectos histoacutericos deve-se considerar que a
Convenccedilatildeo de Paris foi um marco fundamental na histoacuteria dos sistemas de
patentes e de marcas estabelecendo Princiacutepios basilares
(a) da Prioridade ndash estabelece a permissatildeo para que o requerente da
patente com base no primeiro pedido depositado num dos paiacuteses
membros da CUP para depositar num prazo de 12 (doze) meses um
pedido de patente em qualquer outro paiacutes membro considerando-se
este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele
(b) da Independecircncia ndash estabelece que as patentes reque3ridas
durante o prazo de prioridade devem ser independentes natildeo soacute em
relaccedilatildeo agraves causas de nulidade e de caducidade como tambeacutem do
ponto de vista de sua vigecircncia
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais segundo
o qual os estrangeiros naturais de paiacuteses membros devem ter
tratamento idecircntico ao conferido aos nacionais do paiacutes onde for
requerida a patente
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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43
SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
9
Nas negociaccedilotildees do GATT foi aprovado o Acordo TRIPs com relaccedilatildeo ao
sistema a ser adotado se ndash atributivo ou declarativo optando-se pelo
direito do primeiro a depositar
No entanto o Brasil adotou o sistema atributivo sem deixar de considerar
aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial Daiacute uns
levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou hiacutebrido
valorando o direito do primeiro a depositar (first-to-file ou do first-
Applicant) ao primeiro a usar ou simplesmente primeiro inventor( first
user)
O regime geral de constituiccedilatildeo de direitos exclusivos sobre os objetos de
propriedade industrial marcas patentes etc presume um ato concessivo
estatal que eacute atributivo de direito Esse direito exclusivo dotado pela
concessatildeo de registro tem efeito erga omnes contra terceiros natildeo
autorizados
Todavia esse sistema inclui exceccedilotildees que seratildeo vistas aqui quando no
toacutepico das marcas quais sejam a marca de uso anterior de boa-feacute a marca
notoriamente conhecida e o elemento caracteriacutestico ou diferenciador de
tiacutetulo de estabelecimento ou nome de empresa
Daiacute o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depoacutesito no
INPI aquele que deposita primeiro poderaacute usar gozar usufruir e dispor
desse direito
Jaacute no sistema declarativo privilegia aquele que usou primeiro o inventor
justificando seu direito de propriedade
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
10
Esclarece-se que pela cessatildeo de direitos a patente poderaacute ser requerida
pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenccedilatildeo pelo cessionaacuterio ou em
virtude de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos4
Embora a adoccedilatildeo do sistema seja atributivo de direito a doutrina tem
considerado o nosso sistema como hiacutebrido ou misto
De qualquer forma o sistema atributivo de direito impotildee observar as
exceccedilotildees do sistema declarativo ou seja daquele que efetivamente eacute o
criador do objeto de propriedade industrial
Voltando O sistema de patentes pela adoccedilatildeo do acordo TRIPs passou a
regulamentar vaacuterios pontos Entre eles mateacuteria patenteaacutevel (nos artigos
2765 e 70) dos direitos conferidos (no artigo 28) do uso sem autorizaccedilatildeo
do titular do direito (artigos 30 e 31) da nulidade e caducidade (artigo 32)
do tempo de vigecircncia (artigo 33) da inversatildeo do ocircnus da prova em patentes
relativas a processos (artigo 34) das condiccedilotildees exigidas do depositante de
um pedido de patente (artigo 29) Esses artigos podem ser vistos
originalmente no site jaacute mencionados wwwwipoint ou wwwonuorgbr
(Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Industrial) traduzidos para o
portuguecircs
4 DAS PATENTES ‐ CAPIacuteTULO I ‐ DA TITULARIDADE
Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
sect 1ordm Salvo prova em contraacuterio presume‐se o requerente legitimado a obter a patente
sect 2ordm A patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
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equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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43
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
11
A comeccedilar o conceito mais apropriado de propriedade intelectual
encontra-se na convenccedilatildeo da OMPI (ou WIPO) Organizaccedilatildeo Mundial da
Propriedade Intelectual que conceitua como acutea soma dos direitos relativos
agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficasacute (propriedade industrial mais
direitos autorais incluindo os conexos)5
Embora simples essa conceituaccedilatildeo basta-nos para iniciar nossos estudos
Portanto a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do
Direito enfeixada no Direito Comercial visto que ainda natildeo mereceu uma
grade especiacutefica para estudos nas faculdades de direito que trata da
proteccedilatildeo concedida a todas as criaccedilotildees resultantes do espiacuterito humano seja
de caraacuteter cientiacutefico industrial ou artiacutestico
A propriedade industrial regula-se atualmente pela Lei nordm 9279 de 14 de
maio de 1996 denominada Lei de Propriedade Industrial
Confirma-se hoje como inequiacutevoca a posiccedilatildeo doutrinaacuteria que defende a
natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial
por meio de patentes ou marcas como um direito de propriedade
assegurando-se ao seu titular ateacute mesmo a utilizaccedilatildeo de accedilotildees possessoacuterias
5 O que eacute Propriedade Intelectual A partir de 1967 constitui‐se como oacutergatildeo autocircnomo dentro do sistema das Naccedilotildees Unidas a Organizaccedilatildeo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou na versatildeo inglesa WIPO) englobando as Uniotildees de Paris e de Berna aleacutem de perfazendo uma articulaccedilatildeo com a recente Uniatildeo para a Proteccedilatildeo das Obtenccedilotildees Vegetais e a administraccedilatildeo de uma seacuterie de outros tratados
A Convenccedilatildeo da OMPI define como Propriedade intelectual a soma dos direitos relativos agraves obras literaacuterias artiacutesticas e cientiacuteficas agraves interpretaccedilotildees dos artistas inteacuterpretes e agraves execuccedilotildees dos artistas executantes aos fonogramas e agraves emissotildees de radiodifusatildeo agraves invenccedilotildees em todos os domiacutenios da atividade humana agraves descobertas cientiacuteficas aos desenhos e modelos industriais agraves marcas industriais comerciais e de serviccedilo bem como agraves firmas comerciais e denominaccedilotildees comerciais agrave proteccedilatildeo contra a concorrecircncia desleal e todos os outros direitos inerentes agrave atividade intelectual nos domiacutenios industrial cientiacutefico literaacuterio e artiacutestico (vide wwwdenisbarbosaaddrcom
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
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43
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ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
12
e eventuais benefiacutecios decorrentes de fruiccedilatildeo dos prazos prescricionais
disciplinados na legislaccedilatildeo ciacutevel comum
Portanto os direitos de propriedade industrial tecircm natureza real (direito de
propriedade) e no artigo 5ordm informa que para efeitos legais os objetos de
propriedade industrial satildeo bens moacuteveis6
Assim temos a Propriedade Industrial como um conjunto de direitos
relacionados com as atividades industriais eou comerciais que inclui entre
outras a proteccedilatildeo de invenccedilotildees de modelos de utilidade de desenhos
industriais e de marcas registradas aleacutem de abarcar a repressatildeo agraves falsas
indicaccedilotildees geograacuteficas e a repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Sendo o INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial o oacutergatildeo
responsaacutevel que tem como finalidade executar as normas que regulam a
propriedade industrial7 inclui-se tambeacutem na Lei nordm 9279 de 14 de maio de
1996 a Lei de Propriedade Industrial os registros de contratos de
transferecircncia de tecnologia e da franquia
A Propriedade Industrial tem como ideacuteia principal a proteccedilatildeo dos direitos
inerentes agraves marcas agraves patentes de invenccedilatildeo e modelos de utilidade aos
desenhos industriais bem como a repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees
geograacuteficas e repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
Relativamente a legislaccedilatildeo sobre direito do autor (Lei nordm 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) e os que lhes satildeo conexos trata justamente das obras
6 Art5ordm ‐ Consideram‐se bens moacuteveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial
7 Art 240 O art 2ordm da Lei nordm 5648 de 11 de dezembro de 1970 passa a ter a seguinte redaccedilatildeo Art 2ordm O INPI tem por finalidade principal executar no acircmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua funccedilatildeo social econocircmica juriacutedica e teacutecnica bem como pronunciar‐se quanto agrave conveniecircncia de assinatura ratificaccedilatildeo e denuacutencia de convenccedilotildees tratados convecircnios e acordos sobre propriedade industrial
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
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Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS) Comentaacuterios agrave Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro Forense Universitaacuteria 1999
LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
13
intelectuais O artigo 7ordm desta Lei Autoral discerne que eacute considerado
como lsquoobras intelectuaisrsquo passiacuteveis de serem protegidas as criaccedilotildees do
espiacuterito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte
tangiacutevel ou intangiacutevel c0nhecido ou que se invente no futuro
Portanto quando se fala em proteccedilatildeo aos direitos do autor sobre suas obras
em termos praacuteticos artiacutesticas e literaacuterias exteriorizadas tais como livros
desenhos artiacutesticos fotografias masks works (projeto de chips lay out
projeto de semicondutor e outros direitos conexos como dos direitos dos
artistas inteacuterpretes ou executantes dos direitos dos produtores fonograacuteficos
dos direitos das empresas de radiodifusatildeo estamos falando de lsquopropriedade
intelectualrsquo
Por isso embora tudo seja uma criaccedilatildeo do espiacuterito humano as obras
surgidas do intelecto discerne-se para efeitos legais o que eacute uma criaccedilatildeo
intelectual e uma criaccedilatildeo da propriedade industrial
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes 9
E por derradeiro foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial alguns
toacutepicos que deveratildeo ser discutidos aleacutem das Invenccedilotildees (Patentes de
8 Art 2ordm A proteccedilatildeo dos direitos relativos agrave propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes efetua‐se mediante
9 I ndash concessatildeo de patentes de invenccedilatildeo modelo de utilidade e de certificado de adiccedilatildeo
II ndash concessatildeo de registro de desenho industrial
III ndash concessatildeo de registro de marca
IV ndash repressatildeo agraves falsas indicaccedilotildees geograacuteficas e
V ndash repressatildeo agrave concorrecircncia desleal
14
Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
15
Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
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Invenccedilatildeo) e dos Modelos de Utilidade com mais profundidade em
estudos agrave parte Satildeo eles
a) O Desenho Industrial
b) As Marcas
c) As Indicaccedilotildees geograacuteficas
d) A Transferecircncia de Tecnologia e a Franquia
E ainda por ser de interesse em lei especial
e) Lei de Software (Lei nordm 960998)
Passa-se inicialmente ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil
21 SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente Trata-se de um privileacutegio temporaacuterio que o
Estado concede a uma pessoa fiacutesica ou juriacutedica pela criaccedilatildeo de algo novo
que resulte de atividade inventiva com aplicaccedilatildeo industrial suscetiacutevel de
trazer beneacutefico agrave sociedade A patente garante ao autor de invenccedilatildeo ou
modelo de utilidade a propriedade sobre sua criaccedilatildeo10
Fica claro que o legislador no artigo 8ordm 11 estabeleceu o escopo da patente
como criaccedilatildeo nova e original com capacidade inventiva suscetiacutevel de ser
industrializada trazendo benefiacutecio agrave sociedade
10 ldquovide wwwinpigovbr ndash ldquoPatente ndash ldquoUm tiacutetulo de propriedade temporaacuteria sobre uma invenccedilatildeo ou modelo de utilidade outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fiacutesicas ou juriacutedicas detentoras de direitos sobre a criaccedilatildeo Em contrapartida o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteuacutedo teacutecnico da mateacuteria protegida pela patenterdquo 11 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
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Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
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Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
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Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
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Assim a invenccedilatildeo obra de criaccedilatildeo industrial deve ser protegida levando-
se em conta que
(i) Deve ser inovadora ou seja natildeo estar compreendida no chamado
estado da teacutecnica12 ou seja natildeo conhecida anteriormente quando
da data de depoacutesito do pedido no INPI-Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
(ii) Resulte de atividade inventiva o que quer dizer natildeo seja a
criaccedilatildeo obra do inventor uma decorrecircncia oacutebvia do estado da
teacutecnica para um especialista no assunto13 e
(iii) Por fim deveraacute ter uma utilidade aplicaacutevel industrialmente que
possa beneficiar agrave sociedade suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo seja como
uma invenccedilatildeo ou um modelo de utilidade que veremos adiante
de utilizaccedilatildeo ou reproduccedilatildeo na induacutestriaseja qual for Por
exemplo induacutestria de manufaturados de partes e peccedilas e
acessoacuterios de produtos manufaturados na induacutestria agriacutecola
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando
atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo
industrial
12 Art 11 A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados novos quando natildeo compreendidos no estado da teacutecnica
sect 1ordm O estado da teacutecnica eacute constituiacutedo por tudo aquilo tornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior ressalvado o disposto nos arts 12 16 e 17
13 ldquoPara sua validade basta que as indicaccedilotildees que fornece permitam a um profissional do ramo ldquolrsquohomme du meacutetierrdquo de realizar a invenccedilatildeo descrita com o simples auxiacutelio dos conhecimentos que satildeo do domiacutenio puacuteblico e dos quais se supotildee seja possuidor (ldquoAnnales de la Proprieteacute artistique et Litteacuteraire 1966 p126) (extraiacutedo Direito Industrial ndash Patentes ndashDouglas Gabriel Domingues ndash Forense ndash paacuteg 363
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f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
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ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
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Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
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Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
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Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
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impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
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teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
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Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
16
f) Novidade ndash eacute o caraacuteter de novo e a Lei da Propriedade
Industrial define como lsquoaquilo que natildeo estiver
compreendido no estado da teacutecnicarsquo e estado da
teacutecnica no artigo 11 paraacutegrafo primeiro como tudo
lsquoaquilo que eacute ldquotornado acessiacutevel ao puacuteblico antes da
data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo
escrita ou oral por uso ou qualquer outro meio no
Brasil ou no exteriorrsquo
g) Atividade Inventiva ndash eacute a qualidade da invenccedilatildeo que
sempre para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de
maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica14
Ocorrendo um efeito teacutecnico original novo e que natildeo
possa ser previsiacutevel ou oacutebvio para um profissional do
ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva
h) Aplicaccedilatildeo Industrial - diz-se que a invenccedilatildeo e o modelo
de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de induacutestria15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessaacuterios para a concessatildeo de
uma patente de invenccedilatildeo satildeo requeridos no caso de modelo utilitaacuterio
excetuando-se que natildeo decorre de uma atividade mas de um ato inventivo
A patente de invenccedilatildeo deve ser dotada de uma atividade uma criaccedilatildeo
nova e funcional enquanto que no modelo de utilidade basta tatildeo somente
14 Art 13 A invenccedilatildeo eacute dotada de atividade inventiva sempre que para um teacutecnico no assunto natildeo decorra de maneira evidente ou oacutebvia do estado da teacutecnica 15 Artigo 15 ndash A invenccedilatildeo e o modelo de utilidade satildeo considerados suscetiacuteveis de aplicaccedilatildeo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de induacutestria
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
17
ser dotado de um ato inventivo Ex sistema de engrenagem novo eacute uma
invenccedilatildeo mas a nova configuraccedilatildeo de uma engrenagem que resultou em
melhoria para o uso da engrenagem eacute apenas um ato inventivo A grosso
modo diz-se uma cadeira uma invenccedilatildeo um novo modelo de cadeira que
apresente nova forma ou disposiccedilatildeo e envolva uma melhoria funcional no
seu uso eacute um modelo de utilidade
O artigo 9ordm diz ser patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso
praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente
uma melhoria um aperfeiccediloamento quanto ao seu uso16
A seguir a Lei da Propriedade Industrial dita o que natildeo eacute patenteaacutevel por
natildeo ser considerado como invenccedilatildeo nem modelo de utilidade Relaciona
nos incisos do artigo 10 entre outras as descobertas teorias cientiacuteficas e
meacutetodos matemaacuteticos as concepccedilotildees puramente abstratas os esquemas
planos princiacutepios ou meacutetodos comerciais contaacutebeis financeiros
educativos publicitaacuterios de sorteios e de fiscalizaccedilatildeo programas de
computador em si apresentaccedilatildeo de informaccedilotildees regras de jogo teacutecnicas e
meacutetodos operatoacuterios o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioloacutegicos encontrados na natureza Eacute uma lista taxativa mas natildeo
completa por isso por exclusatildeo pode-se determinar o que eacute uma invenccedilatildeo
ou um modelo de utilidade
No entanto quanto ao requisito de novidade haacute exceccedilotildees relacionadas agrave
hipoacutetese em que a divulgaccedilatildeo se daacute no periacuteodo de 12 (doze) meses que
antecede o depoacutesito do pedido quando promovida pelo inventor INPI ou
por terceiro autorizado incisos I e II do art 12) ou nos casos de prioridade
constantes dos artigos 16 e 17
16Art 9ordm Eacute patenteaacutevel como modelo de utilidade o objeto de uso praacutetico ou parte deste suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial que apresente nova forma ou disposiccedilatildeo envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricaccedilatildeo
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
18
Nos artigos 8 a 15 a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os
requisitos para a patenteabilidade17 Vide ao peacute Lei n 927996
Por ser tratar de um privilegio temporaacuterio as patentes de invenccedilatildeo tecircm
prazo de validade
O prazo de validade de uma patente de invenccedilatildeo concedida pelo Brasil eacute de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depoacutesito18 (art40)
Quem pode ser titular de uma patente
No artigo 6 ordm da Lei da Propriedade Industrial cuja dicccedilatildeo encontra-se no
rodapeacute19 concentra o chamado Princiacutepio da Titularidade ldquoao autor de
invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute conferido o direito de obter a
patenterdquoque responde a pergunta acima
Tambeacutem eacute um Princiacutepio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a
prioridade de uso efetivo anterior ou seja aquele que primeiro veio a
utilizar ou depositar um pedido de patente em um paiacutes que mantenha
acordo com o Brasil ou em organismo internacional que produza efeito de
depoacutesito nacional seraacute assegurado o direito de prioridade
A prioridade tem a haver com o limite temporal
18 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
19Art 6ordm Ao autor de invenccedilatildeo ou modelo de utilidade seraacute assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condiccedilotildees estabelecidas nesta Lei
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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43
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
19
Conforme a Lei nordm 927996 nos artigos 16 e 17 informa que ldquoao pedido
de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em
organismo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute
assegurado o direito de prioridade20
20 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
sect 8ordm Em caso de pedido depositado com reivindicaccedilatildeo de prioridade o requerimento para antecipaccedilatildeo de publicaccedilatildeo deveraacute ser instruiacutedo com a comprovaccedilatildeo da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
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Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa
prioridade eacute preciso que natildeo decorra mais de 1(um) ano entre a data
original do depoacutesito no paiacutes de origem e os demais pedidos efetuados pelo
mesmo requerente em outros paiacuteses membros da Convenccedilatildeo de Paris
Assim divide-se a prioridade conforme dispotildee a Lei de Proprieedade
Industrial em
(a) Prioridade Unionista - artigo 16 ldquoao pedido de patente depositado
em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou organizaccedilatildeo
internacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos
estabelecidos no acordordquo
(b) Prioridade Interna ndash artigo 17 ldquoo pedido de patente de invenccedilatildeo ou
de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasilsem
reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro
do prazo de 1 (um) anordquo
Os artigos 230 231 232 e 239 dispotildeem sobre os prazos necessaacuterios para
que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade
Jaacute visto no artigo 41 com relaccedilatildeo aos direitos conferidos ao titular da
patente fica evidente que a extensatildeo da proteccedilatildeo eacute dada pelo teor das
reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos
desenhos Confere pois o artigo 42 ao titular da patente o direito de
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
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patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
21
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial eacute oferecer proteccedilatildeo ao
criador intelectual Ao inventor com objetivo de oferecer maior proteccedilatildeo
das patentes como se pode observar pela norma contida no artigo 42
paraacutegrafo 2o da Lei n 927996 visando fortalecer a proteccedilatildeo das patentes
de processo ao estabelecer expressamente ldquoocorreraacute violaccedilatildeo de direito
de patente de processo () quando o possuidor ou o proprietaacuterio natildeo
comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto
foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela
patenterdquo22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente agrave
sua concessatildeo ou natildeo eacute regra que os direitos do titular da patente somente
seratildeo oponiacuteveis a terceiros apoacutes a concessatildeo do registro relembrando que
21CAPIacuteTULO V ‐ DA PROTECcedilAtildeO CONFERIDA PELA PATENTE
Seccedilatildeo I Dos Direitos
Art 41 A extensatildeo da proteccedilatildeo conferida pela patente seraacute determinada pelo teor das reivindicaccedilotildees interpretado com base no relatoacuterio descritivo e nos desenhos
Art 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave venda vender ou importar com estes propoacutesitos
I ‐ produto objeto de patente
II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado
sect 1ordm Ao titular da patente eacute assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo
22 Nesse mesmo artigo‐ sect 2ordm Ocorreraacute violaccedilatildeo de direito da patente de processo a que se refere o inciso II quando o possuidor ou proprietaacuterio natildeo comprovar mediante determinaccedilatildeo judicial especiacutefica que o seu produto foi obtido por processo de fabricaccedilatildeo diverso daquele protegido pela patente
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
22
em caso de discussatildeo sobre a legitimidade de uma patente deve girar
sempre em torno do teor das reivindicaccedilotildees
Ao que chamamos patenteabilidade preferiacutevel dizer das condiccedilotildees intriacutensecas e extriacutensecas do pedido de patente para que ocorra sua concessatildeo
Conforme jaacute visto acima satildeo condiccedilotildees intriacutensecas do objeto de patente novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
Vide artigo 8o da LPI esses requisitos merecem uma explanaccedilatildeo mais detalhada23
Satildeo condiccedilotildees extriacutensecas as que dizem respeito agrave formalidade do pedido
relativamente agrave parte administrativa desde o requerimento relatoacuterio
descritivo reivindicaccedilotildees desenho e o resumo incluindo-se a
comprovaccedilatildeo de pagamento da retribuiccedilatildeo relativa ao depoacutesito ateacute a
conclusatildeo do exame e decisatildeo deferindo-se ou natildeo o pedido de patente
Estatildeo nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente ndash Seccedilatildeo I e Das
Condiccedilotildees do Pedido- Seccedilatildeo II Do Processo e do Exame do pedido ndash
Seccedilatildeo III)
Embora reconheccedila-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da
Propriedade Industrial de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se
vazatildeo as regras legais Seria pura retoacuterica sem embasamento legal
Conforme visto no iniacutecio a natureza juriacutedica dos direitos sobre os bens
imateriais deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu
objeto jaacute que esses direitos com suas caracteriacutesticas proacuteprias podem ser
exauridos
23 Art 8ordm Eacute patenteaacutevel a invenccedilatildeo que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
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BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
23
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do
usucapiatildeo exigindo-se do titular de uma patente utilizaccedilatildeo regular e
tempestiva de seu objeto sob pena de licenccedila compulsoacuteria Esclareccedila-se
que hoje em dia natildeo se utiliza mais das accedilotildees possessoacuterias para lides
judiciais mas o sistema em si eacute de utilizaccedilatildeo efetiva
Todavia esse direito de uso efetivo pode ser esgotado A esse esgotamento
de direito daacute-se o nome de exaustatildeo de direitos
Contudo o esgotamento dos direitos do titular natildeo legitima nem autoriza
a exploraccedilatildeo industrial por terceiros natildeo autorizados de objetos de patentes
do mesmo tipo mas sim permite apenas que o produto colocado no
mercado pelo titular possa ser livremente comercializado
Sobre a exaustatildeo de direitos tem suscitado discussotildees quanto ao aspecto da
proteccedilatildeo de bens imateriais Quando se exaure esses direitos Atinge
tambeacutem outros paiacuteses E a importaccedilatildeo paralela ou tambeacutem chamada de
exaustatildeo internacional de direitos
Satildeo questotildees importantes natildeo incluiacutedas em texto de lei em especial no que
concerne ao Princiacutepio da Territorialidade das Leis
De fato eacute regra universal de direito internacional referente agrave soberania das
naccedilotildees e autodeterminaccedilatildeo dos povos o reconhecimento da existecircncia de
um direito assim como a regulamentaccedilatildeo do seu exerciacutecio bem como a
sua imposiccedilatildeo deve restringir-se ao territoacuterio sobre o qual dado Estado
exerce soberania
Observe-se no entanto que os direitos conferidos pela patente conforme
artigo 42 natildeo se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
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43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
24
interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento Eacute o que diz o
inciso IV do artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que natildeo basta ser o titular da
patente ou mesmo autorizado por licenccedila ou cessatildeo de direitos para
usufruir desses direitos o objeto ou produto da patente deve ser explorado
industrialmente
O dever de explorar o objeto da patente eacute uma obrigaccedilatildeo Essa obrigaccedilatildeo eacute
um requisito essencial em quase todos os paiacuteses para que sejam conferidos
ao titular os direitos desse privileacutegio de invenccedilatildeo de modo a estimular a
efetiva industrializaccedilatildeo dos processos e dos produtos patenteados naquele
paiacutes
No caso de natildeo utilizaccedilatildeo efetiva do objeto patentaacuterio cujo ocircnus de provar
eacute do titular da patente dois satildeo os mecanismos baacutesicos poderatildeo ser
utilizados a licenccedila compulsoacuteria e a caducidade
De qualquer forma o criteacuterio para avaliaccedilatildeo de exploraccedilatildeo efetiva ou natildeo
do objeto da patente eacute analisado a observacircncia legal caso a caso pelo
INPI como autoridade competente para uma avaliaccedilatildeo se houve ou natildeo
exploraccedilatildeo industrial
O que o titular da patente ou seu procurador deveraacute conhecer bem qual a
proteccedilatildeo conferida por sua patente
Aleacutem daquilo que jaacute exposto anteriormente recapitulemos sobre os direitos
conferidos ao titular da patente quanto agrave proteccedilatildeo seraacute determinada pelo
24O art 43 inciso IV da Lei n 927996 estabelece ldquoO disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) natildeo se aplica IV ndash a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
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FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
25
teor das reivindicaccedilotildees e que a patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro sem o seu consentimento de produzir usar colocar agrave
venda vender ou importar com estes propoacutesitos Satildeo especificamente
direitos do titular Vide artigos 41 e 42
E mais ainda no paraacutegrafo 1o ao titular da patente eacute assegurado o direito
de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo
Eacute quase obrigatoacuterio que esses direitos sejam exercidos contra terceiros apoacutes
a concessatildeo do registro Natildeo por miuacutedo vecirc-se accedilotildees judiciais fundadas em
apenas um pedido de patente protocolizado no INPI que ainda natildeo sofreu
exame e deferimento para sua concessatildeo Nesse caso podemos dizer que
somente satildeo oponiacuteveis a terceiros as patentes concedidas por certificado de
registro de patente O simples pedido eacute um requerimento sujeito ao exame
do INPI podendo ser deferido ou natildeo daiacute nasce apenas uma expectativa de
direito
No entanto casos haacute em que mesmo um Pedido de Patente pode ser
oponiacutevel a terceiro quando em caso de flagrante ocorrecircncia de
concorrecircncia desleal com aproveitamento parasitaacuterio da fama alheia com
comprovada contrafaccedilatildeo ou seja a reproduccedilatildeo indevida do objeto
patentaacuterio
Nesse entendimento vencido pela maioria alguns poucos Tribunais datildeo
como procedentes accedilotildees versadas em pedido de patente A maioria dos
Tribunais na casuiacutestica entende que lsquoo simples depoacutesito do pedido de
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
26
patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de
exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direitorsquo25
A invenccedilatildeo eacute patenteaacutevel quando atendido os requisitos intriacutensecos de
novidade atividade inventiva e aplicaccedilatildeo industrial (artigo 8ordm) e aqueles
extriacutensecos quanto agrave formalizaccedilatildeo ditadas na Lei de Propriedade Industrial
Com relaccedilatildeo agrave novidade merece anaacutelise especial por ser entendido como
lsquotudo aquilo que natildeo se acha compreendido no estado da teacutecnicarsquo Estado
da teacutecnica como visto antes eacute lsquoaquilo que eacute tornado acessiacutevel ao puacuteblico
antes da data de depoacutesito do pedido de patente por descriccedilatildeo escrita ou
oral por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exteriorrsquo
No entanto ocorre as exceccedilotildees a considerar
Essas exceccedilotildees relacionam-se agrave hipoacutetese de divulgaccedilatildeo anterior do objeto
da invenccedilatildeo pelo inventor por terceiro autorizado ou ainda pelo proacuteprio
INPI ao pedido de patente no periacuteodo de 12 (doze) meses e ou nos casos
de prioridade26
25 ACcedilAtildeO DE INDENIZACcedilAtildeO DEPOacuteSITO DO PEDIDO DE PATENTE EXPECTATIVA DE DIREITO CONCORREcircNCIA DESLEAL HONORAacuteRIOS ADVOCATIacuteCIOS‐ O simples depoacutesito do pedido de patente dirigido ao INPI natildeo confere por si soacute ao requerente o direito de exclusividade do produto mas mera expectativa de tal direito sendo que apenas apoacutes a concessatildeo da patente adviraacute o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado podendo inclusive pleitear indenizaccedilatildeo face agrave eventual exploraccedilatildeo indevida ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 92799642449279‐ Julgada improcedente a demanda deveraacute o Juiz fixar a verba honoraacuteria consoante sua apreciaccedilatildeo equitativa de acordo com o artigo 20 paraacutegrafo 4ordm do CPC20paraacutegrafo 4ordmCPC (3063423 MG 2000000306342‐3000(1) Relator SILAS VIEIRA Data de Julgamento 16052000 Data de Publicaccedilatildeo 17062000)
26 Art 16 Ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional que produza efeito de depoacutesito nacional seraacute assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo natildeo sendo o depoacutesito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos
sect 1ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute feita no ato de depoacutesito podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores agrave data do depoacutesito no Brasil
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
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43
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
27
Natildeo eacute demais ter-se em conta que a natureza juriacutedica dos bens imateriais
tem caracteriacutesticas proacuteprias
Por isso sob a eacutegide da lei federal 577172 anterior agrave atual LPI as
questotildees judiciais muitas das vezes eram questionadas por meio as accedilotildees
possessoacuterias em virtude de tratar-se de um direito real ou seja um direito
de propriedade
Hoje em dia por exemplo questiona-se a decisatildeo incidente no processo
judicial pela interposiccedilatildeo de agravo de instrumento do artigo 522 do
sect 2ordm A reivindicaccedilatildeo de prioridade seraacute comprovada por documento haacutebil da origem contendo nuacutemero data tiacutetulo relatoacuterio descritivo e se for o caso reivindicaccedilotildees e desenhos acompanhado de traduccedilatildeo simples da certidatildeo de depoacutesito ou documento equivalente contendo dados identificadores do pedido cujo teor seraacute de inteira responsabilidade do depositante
sect 3ordm Se natildeo efetuada por ocasiatildeo do depoacutesito a comprovaccedilatildeo deveraacute ocorrer em ateacute 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito
sect 4ordm Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil a traduccedilatildeo prevista no sect 2ordm deveraacute ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional
sect 5ordm No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem seraacute suficiente uma declaraccedilatildeo do depositante a este respeito para substituir a traduccedilatildeo simples
sect 6ordm Tratando‐se de prioridade obtida por cessatildeo o documento correspondente deveraacute ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depoacutesito ou se for o caso em ateacute 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional dispensada a legalizaccedilatildeo consular no paiacutes de origem
sect 7ordm A falta de comprovaccedilatildeo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretaraacute a perda da prioridade
Art 17 O pedido de patente de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicaccedilatildeo de prioridade e natildeo publicado asseguraraacute o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma mateacuteria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano
sect 1ordm A prioridade seraacute admitida apenas para a mateacuteria revelada no pedido anterior natildeo se estendendo a mateacuteria nova introduzida
sect 2ordm O pedido anterior ainda pendente seraacute considerado definitivamente arquivado
sect 3ordm O pedido de patente originaacuterio de divisatildeo de pedido anterior natildeo poderaacute servir de base a reivindicaccedilatildeo de prioridade
28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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43
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28
Coacutedigo de Processo Civil mas outrora o ldquorecursordquo era o interdito
proibitoacuterio com fundamento (ldquopor receio de ser molestado na posse
impetrava ao juiz que o segure da turbaccedilatildeo ou esbulho iminente mediante
mandato proibitoacuteriordquo)
Isso mudou a partir da Lei 927996 com aplicaccedilatildeo do Coacutedigo de Processo
Civil e suas revisotildees em que as accedilotildees cabiacuteveis na esfera ciacutevel encimam
sobre as obrigaccedilotildees de fazer ou natildeo fazer cumuladas com pedido liminar
de antecipaccedilatildeo de tutela
Tambeacutem mudou a lei ao passar exigir do titular de uma patente a
comprovaccedilatildeo de utilizaccedilatildeo regular e tempestiva de seu objeto sob pena de
licenccedila compulsoacuteria
O artigo 61 da Lei n 927996 assegura ao titular de patente ou depositante
a possibilidade de celebrar contrato de licenccedila para a exploraccedilatildeo do objeto
da patente de forma que o licenciado possa ser investido de todos os
poderes para agir em defesa da patente
No entanto a Lei da Propriedade Industrial visando simplificar o
procedimento de registro de licenccedilas no INPI ndash Instituto Nacional da
Propriedade Industrial no que concerne agrave transferecircncia de tecnologia
proveu um capiacutetulo VIII novo classificando a licenccedila voluntaacuteria e
compulsoacuteria27
27Art 61 O titular de patente ou o depositante poderaacute celebrar contrato de licenccedila para exploraccedilatildeo Paraacutegrafo uacutenico O licenciado poderaacute ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente
Art 62 O contrato de licenccedila deveraacute ser averbado no INPI para que produza efeitos em relaccedilatildeo a terceiros
sect 1ordm A averbaccedilatildeo produziraacute efeitos em relaccedilatildeo a terceiros a partir da data de sua publicaccedilatildeo
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
29
E ainda outro dispositivo permite ao titular da patente solicitar ao INPI que
coloque em oferta sua patente para fins de exploraccedilatildeo 28
Regra clara mas muitas das vezes natildeo seguida na praacutetica visto que o
registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos
de franquia e similares devem ser averbados no INPI para que possam
produzir efeitos em relaccedilatildeo a terceiros29
Contudo o cumprimento dessa formalidade dificulta pela formalizaccedilatildeo e
despesas envolvidas para esse quesito por isso os celebrantes preferem
registraacute-los em cartoacuterio
Sobre a licenccedila compulsoacuteria ouve-se dizer ldquoquebra de patenterdquo mas o que
realmente ocorre no mundo juriacutedico eacute a aplicaccedilatildeo do artigo 5ordm da
Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo da Propriedade Industrial30
(desde 1883 e suas revisotildees) que concedeu o direito a qualquer paiacutes
membro impor a exploraccedilatildeo obrigatoacuteria do objeto da patente a contar de 3
(trecircs) anos de sua concessatildeo por meio da expediccedilatildeo de licenccedilas
compulsoacuterias
Assim eacute que o titular que utilizar sua patente de forma abusiva seja pelo
abuso de poder econocircmico comprovado administrativa (CADE) ou por
decisatildeo judicial ficaraacute sujeito ao licenciamento compulsoacuterio de sua
patente
sect 2ordm Para efeito de validade de prova de uso o contrato de licenccedila natildeo precisaraacute estar averbado no INPI 28 Art 64 O titular da patente poderaacute solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploraccedilatildeo 29 Art 211 O INPI faraacute o registro dos contratos que impliquem transferecircncia de tecnologia contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relaccedilatildeo a terceiros 30 Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris para a proteccedilatildeo de Propriedade Industrial (1983) ‐ Artigo 5ordm‐ ldquoA introducccedilatildeo pelo privilegiado no paiz em que o privilegio tiver sido concedido de objectos fabricados em um ou outro dos Estados da Uniatildeo natildeo lhe traraacute perda de direito Todavia o privilegiado ficaraacute sujeito agrave obrigaccedilatildeo de usar de seu privileacutegio de conformidade com as leis do paiz onde introduzir os obejctos privilegiadosrdquo
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
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DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
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FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
30
Observe-se que a LPI distingue perfeitamente os casos de licenccedilas
compulsoacuterias seja na hipoacutetese de falta de exploraccedilatildeo local ou na hipoacutetese
de abuso de poder econocircmico nesse uacuteltimo caso sujeito a Lei nordm 888494
(Lei de Abuso de Poder Econocircmico ou Antitruste)
Por se tratar de um privileacutegio temporaacuterio a patente de invenccedilatildeo ou modelo
de utilidade pode extinguir-se por ter prazo de vigecircncia determinado e nas
demais hipoacuteteses elencadas no art 78 da Lei 927996
I ndash pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II - pela renuacutencia do seu titular ressalvado o direito de terceiros
II ndash pela caducidade
IV ndash pela falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos prazos previstos
no paraacutegrafo 2o do art 84 e no art 87 e
V ndash pela inobservacircncia do disposto no art 217
Nas hipoacuteteses acima descritas escoado o prazo de vigecircncia das patentes eacute
de 20 (vinte) anos para as patentes de invenccedilatildeo e de 15 (quinze) anos para
os modelos de utilidade contados da data do depoacutesito do pedido ela seraacute
extinta31
Esses prazos de vigecircncia da patente foram adequados agrave nossa Lei da
Propriedade Industrial conforme sugeridos pelo texto do acordo TRIPs
31 Art 40 A patente de invenccedilatildeo vigoraraacute pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito
Paraacutegrafo uacutenico O prazo de vigecircncia natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessatildeo ressalvada a hipoacutetese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meacuterito do pedido por pendecircncia judicial comprovada ou por motivo de forccedila maior
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS) Comentaacuterios agrave Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro Forense Universitaacuteria 1999
LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
31
Buscou-se adequar nossa legislaccedilatildeo agraves exigecircncias miacutenimas estabelecidas no
texto do Acordo TRIPs Nesse sentido satildeo propostos os prazos de 20
(vinte) anos para a patente de invenccedilatildeo e 15 (quinze) anos para o modelo
de utilidade Esses prazos satildeo contados a partir do depoacutesito do pedido
No entanto devido a demora no exame da patente podendo ser de anos o
legislador previu no paraacutegrafo uacutenico deste artigo que ldquoo prazo de vigecircncia
natildeo seraacute inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenccedilatildeo e de 7 (sete)
anos para os modelos de utilidade contados da data de concessatildeordquo
Esclarecendo o registro eacute concedido com os prazos mencionados sejam
contados da data de depoacutesito do pedido ou da data de sua concessatildeo
Assim sendo uma vez expirado o prazo de vigecircncia termina a proteccedilatildeo
conferida pelo registro Eacute pois repita-se um privileacutegio temporaacuterio e que
cairaacute em domiacutenio puacuteblico podendo em tese ser utilizado o seu objeto por
qualquer interessado
Por ser um direito real a patente de invenccedilatildeo eacute o tiacutetulo que comprova o
direito do inventor Esse direito eacute protegido pela Constituiccedilatildeo Federal de
1988 em seu artigo 5o inciso XXIX mas sujeita-se a limite temporal por
ser um privileacutegio concedido pelo Estado Natildeo se trata aqui do direito de
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS) Comentaacuterios agrave Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro Forense Universitaacuteria 1999
LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
32
propriedade de natureza perpeacutetua como no caso do inciso XXII 32 que
tambeacutem tem respaldo no artigo 170 III33
O sistema de patentes recebe como visto acima um tratamento
constitucional inserto no artigo 5ordm XXIX34 visando o interesse social e o
desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes Mas aleacutem disso a
constituiccedilatildeo buscou disciplinar e reprimir o abuso do poder econocircmico que
vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao
aumento arbitraacuterios dos lucros35
32 Artigo 5ordm - Todos satildeo iguais perante a lei sem distinccedilatildeo de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paiacutes a inviolabilidade do direito agrave vida agrave liberdade agrave igualdade agrave seguranccedila e agrave propriedade nos termos seguintes
XXIII - a propriedade atenderaacute a sua funccedilatildeo social
33 Art 170 A ordem econocircmica fundada na valorizaccedilatildeo do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existecircncia digna conforme os ditames da justiccedila social observados os seguintes princiacutepios
I - soberania nacional
II - propriedade privada
III - funccedilatildeo social da propriedade
34Art 5ordm - XXIX - a lei asseguraraacute aos autores de inventos industriais privileacutegio temporaacuterio para sua utilizaccedilatildeo bem como proteccedilatildeo agraves criaccedilotildees industriais agrave propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
35Art 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituiccedilatildeo a exploraccedilatildeo direta de atividade econocircmica pelo Estado soacute seraacute permitida quando necessaacuteria aos imperativos da seguranccedila nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei
sect 4ordm - A lei reprimiraacute o abuso do poder econocircmico que vise agrave dominaccedilatildeo dos mercados agrave eliminaccedilatildeo da concorrecircncia e ao aumento arbitraacuterio dos lucros
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
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Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS) Comentaacuterios agrave Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro Forense Universitaacuteria 1999
LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
33
Dessa forma uma vez expirado o prazo de vigecircncia acaba a forccedila erga
omnes sobre terceiros do titular para impedir terceiros de praticar atos
relacionados ao objeto da patente
Na segunda hipoacutetese acima do texto legal de extinccedilatildeo da patente ocorre
quando o titular renuncia a seu direito Essa renuacutencia deve ser expliacutecita e
por escrito
A outra forma de extinccedilatildeo eacute a caducidade da patente que se encontra nos
artigos 78 III 80 81 e 8336
Na verdade a caducidade decorre do descumprimento do ocircnus da
exploraccedilatildeo da invenccedilatildeo uma vez transcorridos 2 (dois) anos da concessatildeo
da primeira licenccedila compulsoacuteria caducaraacute a patente
Eacute dado ao titular o direito de manifestar-se mediante intimaccedilatildeo oficial no
prazo de 60 (sessenta) dias cabendo-lhe o ocircnus da prova quanto agrave
exploraccedilatildeo
36Art 78 A patente extingue‐se
I ‐ pela expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia
II ‐ pela renuacutencia de seu titular ressalvado o direito de terceiros
III ‐ pela caducidade
Art 80 Caducaraacute a patente de ofiacutecio ou a requerimento de qualquer pessoa com legiacutetimo interesse se decorridos 2 (dois) anos da concessatildeo da primeira licenccedila compulsoacuteria esse prazo natildeo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso salvo motivos justificaacuteveis
sect 1ordm A patente caducaraacute quando na data do requerimento da caducidade ou da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do respectivo processo natildeo tiver sido iniciada a exploraccedilatildeo
sect 2ordm No processo de caducidade instaurado a requerimento o INPI poderaacute prosseguir se houver desistecircncia do requerente
Art 81 O titular seraacute intimado mediante publicaccedilatildeo para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias cabendo‐lhe o ocircnus da prova quanto agrave exploraccedilatildeo
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
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22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
42
equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS) Comentaacuterios agrave Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro Forense Universitaacuteria 1999
LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
43
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PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
34
Eacute de se notar que a caducidade natildeo produziraacute efeitos retroativos(ldquoex
nuncrdquo) pois natildeo se trata de nulidade cujos efeitos retroagem agrave data da
declaraccedilatildeoPortanto a caducidade tem caraacuteter declarativo37
Se uma patente for declarada nula via administrativa ou judicialmente
considera-se que ela nunca existiu juridicamente e por conseguinte natildeo
gera direitos aos seu titular
Agora se uma patente eacute extinta pela caducidade os direitos do titular
daquela patente seratildeo mantidos e nesse caso qualquer violaccedilatildeo desses
direitos poderatildeo ser defendidos judicialmente impondo-se ao contrafator as
sanccedilotildees civis e penais estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial
Muito se falou em 1996 logo no iniacutecio da vigecircncia da Lei nordm 9279 sobre
essa proteccedilatildeo especial visando proteger produtos jaacute pesquisados e
desenvolvidos mas que natildeo puderam ser comercializados no mercado
Pelos artigos 230 231 e 239i o legislador inseriu na Lei da Propriedade
Industrial essa proteccedilatildeo especial que a doutrina denominou-a --- ldquopipelinerdquo
(tubo) para cobrir aqueles produtos que ainda natildeo tinham saiacutedo da cadeia
de produccedilatildeo mas que poderiam ser protegidos por patente
Para essa proteccedilatildeo especial satildeo necessaacuterios que os pressupostos do artigo
230 exigidos para a proteccedilatildeo de produtos ou processos antes excluiacutedos de
proteccedilatildeo no Brasil sejam cumpridos Ou seja que o produto natildeo tenha sido
colocado no mercado interno ou externo tampouco tenha sido posto agrave
venda nem no mercado domeacutestico e ou internacional
37 Art 83 A decisatildeo da caducidade produziraacute efeitos a partir da data do requerimento ou da publicaccedilatildeo da instauraccedilatildeo de ofiacutecio do processo
35
Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
37
representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
39
22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
40
direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
41
O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
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equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
23 REFEREcircNCIAS
BARBOSA Denis Borges Uma Introduccedilatildeo agrave Propriedade Intelectual Rio de Janeiro Luacutemen Juacuteris 2004
BASSO Maristela O Direito Internacional da Propriedade Intelectual Porto Alegre Livraria do Advogado 2000
BASTOS Aureacutelio Wander Propriedade Industrial PoliacuteticaJurisprudecircnciaDoutrinaColeccedilatildeo Pesquisas Jurisprudenciais Rio de Janeiro Liacuteber Juacuteris 1991
DOMINGUES Douglas Gabriel Direito Industrial ndash Patentes Rio de JaneiroForense 1980
LOBO Thomaz ThedimIntroduccedilatildeo agrave nova Lei de Propriedade Industrial lei nordm 929796Satildeo Paulo Atlas 1997
FURTADO Lucas Rocha Sistema de propriedade Industrial no direito brasileiro comentaacuterios agrave nova legislaccedilatildeo sobre marcas e patentes lei n] 9237996 de 14 de maio de 1996BrasiacuteliaDF Livraria e Editora Brasiacutelia Juriacutedica 1996
GAMA CERQUEIRA Joatildeo da Tratado da propriedade industrial Satildeo Paulo 2ordf edic rev e atualizada ndash v 1 Ed Revista dos Tribunais 1982 Capiacutetulo II
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LOUREIRO Luiz Guilhermes de AV A lei de propriedade industrial comentada (Lei nordm 927996 de 14 de maio de 1996Satildeo Paulo LEJUS 1999
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SANTOS Ozeacuteias J Marcas e patentes propriedade industrial Satildeo Paulo Interlex Informaccedilotildees Juriacutedicas Ltda Lex Editora 2000
PAES P R TavaresNova Lei da Propriedade Industrial Lei 9279 de 14051996 ndash Anotaccedilotildees Satildeo Paulo Editora Revista dos Tribunais 1996
ROCHA Fabiano de Bem da Temas de Processo Civil na Propriedade IndustrialSatildeo Paulo IOB Thomson 2006
SILVA Agustinho Fernandes Dias da Patentes e marcas na Justiccedila FederalRio de JaneiroFreitas Bastos 1992
SILVEIRA Newton A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nordm 9279 de 1451996)Satildeo Paulo Saraiva 1996
SOARES Joseacute Carlos Tinoco Regime das patentesSatildeo PauloEd Revista dos Tribunais 1972
VAacuteRIOS AUTORES Propriedade Intelectual contratos de propriedade industrial e novas tecnologias Manoel J Pereira dos Santos Wilson Pinheiro Jabur coordenadores-Satildeo Paulo Saraiva 2007 ndash Series GVLaw
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Por derradeiro mas natildeo menos importante dos demais requisitos acima
elencados a falta de pagamento tempestivo das anuidades acarreta o
arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente 38
Ainda na aacuterea administrativa o legislador previu no caso de patente de
invenccedilatildeo excluiacutedo o modelo de utilidade a possibilidade do depositante do
pedido ou titular de invenccedilatildeo requerer CERTIFICADO DE ADICcedilAtildeO para
proteger o objeto da invenccedilatildeo mesmo destituiacutedo de atividade inventiva
desde que a mateacuteria se inclua na mesma concepccedilatildeo da invenccedilatildeo39
Foi uma forma de ampliar a proteccedilatildeo do objeto da invenccedilatildeo estendendo-o
nos casos de aperfeiccediloamentos relativos agravequela invenccedilatildeo pela qual o
titularinventor requereu e ou obteve o Certificado de Patente Este
certificado de Adiccedilatildeo em patente beneficia o depositante a partir da data de
depoacutesito do pedido de patente se este apresentar os requisitos necessaacuterios
para a concessatildeo conforme jaacute vistos anteriormente
38 Art 84 O depositante do pedido e o titular da patente estatildeo sujeitos ao pagamento de retribuiccedilatildeo anual a partir do iniacutecio do terceiro ano da data do depoacutesito
sect 1ordm O pagamento antecipado da retribuiccedilatildeo anual seraacute regulado pelo INPI
sect 2ordm O pagamento deveraacute ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trecircs) meses de cada periacuteodo anual podendo ainda ser feito independente de notificaccedilatildeo dentro dos 6 (seis) meses subsequumlentes mediante pagamento de retribuiccedilatildeo adicional
Art 86 A falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual nos termos dos arts 84 e 85 acarretaraacute o arquivamento do pedido ou a extinccedilatildeo da patente
39 Art 76 O depositante do pedido ou titular de patente de invenccedilatildeo poderaacute requerer mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica certificado de adiccedilatildeo para proteger aperfeiccediloamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenccedilatildeo mesmo que destituiacutedo de atividade inventiva desde que a mateacuteria se inclua no mesmo conceito inventivo
Art 77 O certificado de adiccedilatildeo eacute acessoacuterio da patente tem a data final de vigecircncia desta e acompanha‐a para todos os efeitos legais
36
Ainda no terreno do processo administrativo o pedido de patente e a
patente poderatildeo ser RESTAURADOS mediante requerimento do
depositante ou titular dentro do prazo de 3 (trecircs) meses contados da
notificaccedilatildeo do ARQUIVAMENTO ou da EXTINCcedilAtildeO da patente
conforme dita o artigo 87 40
Ainda comentado sobre o toacutepico de EXTINCcedilAtildeO DA PATENTE nos casos
listados nos artigo 78 aleacutem da expiraccedilatildeo do prazo de vigecircncia renuacutencia do
titular da patente e pela caducidadeincluem-se ainda
a) a falta de pagamento da retribuiccedilatildeo anual
b) a falta de procurador devidamente qualificado e
domiciliado no paiacutes com poderes de representar o titular
da patente seja em sede administrativa ou
judicialmente Esta procuraccedilatildeo deve incluir poderes para
receber citaccedilotildees41 Lembrando que no caso de titular
domiciliado no exterior a ausecircncia de poder para 40 Art 87 O pedido de patente e a patente poderatildeo ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer dentro de 3 (trecircs) meses contados da notificaccedilatildeo do arquivamento do pedido ou da extinccedilatildeo da patente mediante pagamento de retribuiccedilatildeo especiacutefica
41 Art 216 Os atos previstos nesta Lei seratildeo praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados
sect 1ordm O instrumento de procuraccedilatildeo no original traslado ou fotocoacutepia autenticada deveraacute ser em liacutengua portuguesa dispensados a legalizaccedilatildeo consular e o reconhecimento de firma
sect 2ordm A procuraccedilatildeo deveraacute ser apresentada em ateacute 60 (sessenta) dias contados da praacutetica do primeiro ato da parte no processo independente de notificaccedilatildeo ou exigecircncia sob pena de arquivamento sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca
Art 217 A pessoa domiciliada no exterior deveraacute constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Paiacutes com poderes para representaacute‐la administrativa e judicialmente inclusive para receber citaccedilotildees
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representar por mais de 60 (sessenta) dias constituiraacute o
arquivamento do pedido de patente
Os requisitos baacutesicos para a proteccedilatildeo patentaacuteria novidade atividade
inventiva e aplicaccedilatildeo industrial conforme o artigo 8ordm jaacute visto continuam
vigorantes para a concessatildeo dessa proteccedilatildeo especial Ou seja natildeo quer
dizer a LPI que seraacute aplicada retroativamente quanto aos requisitos citados
exceto quanto agrave novidade pois eacute evidente se ainda natildeo patenteado e ou
comercializado tem-se como produto novo
As regras para essa proteccedilatildeo especial conforme os artigos 230 231 e 239
satildeo especiacuteficas tanto de processamento do exame do pedido quanto de
vigecircncia da patente
O paraacutegrafo primeiro do artigo 230 dita que o depoacutesito do pedido de
patente relativo a essa proteccedilatildeo especial deveraacute indicar a data do primeiro
depoacutesito no exterior E nos termos do paraacutegrafo 3o deste artigo natildeo seraacute
submetido a exame preacutevio --- ldquocomprovada a concessatildeo da patente no
paiacutes onde for depositado o primeiro pedido seraacute concedida a patente no
Brasil tal como no paiacutes de origemrdquo
Sua vigecircncia eacute remanescente ao prazo de proteccedilatildeo no paiacutes em que foi
depositado o primeiro pedido contado da data de depoacutesito no Brasil ao
prazo previsto pelo artigo 40 da LPI Vide paraacutegrafo 4ordm do artigo 230
E por tratar-se de prazo remanescente seraacute concedido como restante do
prazo de vigecircncia no paiacutes onde foi originalmente depositado a patente Para
a determinaccedilatildeo do prazo de vigecircncia de patente especial ldquopipelinerdquo seraacute o
restante do prazo de vigecircncia no paiacutes de origem
38
Importante e natildeo pode passar despercebido eacute o Capiacutetulo XIII Da Invenccedilatildeo
e do Modelo de Utilidade realizado por empregado ou prestador de serviccedilo
nos artigos 88 a 93 e seus respectivos paraacutegrafos
A Lei de Propriedade Industrial mira proteger o autor da invenccedilatildeo mas
neste capiacutetulo temos as hipoacuteteses da invenccedilatildeo e o modelo de utilidade
oriundos de contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilo com utilizaccedilatildeo
de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do
empregador Neste caso o artigo 88 e seus paraacutegrafos esclarecem que a
invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador
Contudo pertenceraacute exclusivamente ao empregado ou ao prestador de
serviccedilo a invenccedilatildeo ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que
desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorra de utilizaccedilatildeo de
recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamento do
empregador42 Casos haacute em que a propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo
de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo
pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees
ou equipamentos do empregador Ressalva-se a hipoacutetese de expressa
disposiccedilatildeo contratual43
42 Art 90 Pertenceraacute exclusivamente ao empregado a invenccedilatildeo ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e natildeo decorrente da utilizaccedilatildeo de recursos meios dados materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador (Regulamento)
43 Art 91 A propriedade de invenccedilatildeo ou de modelo de utilidade seraacute comum em partes iguais quando resultar da contribuiccedilatildeo pessoal do empregado e de recursos dados meios materiais instalaccedilotildees ou equipamentos do empregador ressalvada expressa disposiccedilatildeo contratual em contraacuterio (Regulamento)
sect 1ordm Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber seraacute dividida igualmente entre todos salvo ajuste em contraacuterio sect 2ordm Eacute garantido ao empregador o direito exclusivo de licenccedila de exploraccedilatildeo e assegurada ao empregado a justa remuneraccedilatildeo
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22 CONCLUSOtildeES (O SISTEMA DE PATENTES
NO BRASIL)
Desde a antiguidade Roma e Greacutecia procurou-se uma forma de proteger autor de obra intelectual A alma sequiosa de satisfazer suas necessidades materiais fiacutesicas econocircmica financeira psicoloacutegicas e espirituais e a descoberta de seu mundo e de sua relaccedilatildeo com ele passou a obrar desenvolvendo a teacutecnica e realizando a esteacutetica
Assim evoluindo surgiu a necessidade de aprimorar sua aptidatildeo teacutecnica aliada agrave esteacutetica ligada agrave forma e ao valor artiacutestico em qualquer obra da criaccedilatildeo cientiacutefica artiacutestica e literaacuteria
O sistema de patentes foi estabelecido em virtude da necessidade de proteger o autor da criaccedilatildeo industrial surgindo para regulamentar e disciplinar esse direito
A Convenccedilatildeo de Paris deu base a essa proteccedilatildeo conforme visto desde 1883 com suas emendas num total de 7 (sete) sendo a uacuteltima revisatildeo em Estocolmo de 14 de julho de 1967 que tambeacutem veio a ser emendada em 2 de outubro de 1979
Em 1994 o acordo TRIPs ou Acordo ADPIC(Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeacutercio) veio a reduzir distorccedilotildees e obstaacuteculos ao comeacutercio internacional disciplinar a proteccedilatildeo dos direitos de propriedade intelectual incluindo-se os direitos do autor e conexos as marcas os desenhos industriais as patentes topografias de circuitos integrados proteccedilatildeo agrave informaccedilatildeo confidencial e controle de praacuteticas de concorrecircncia desleal e a aplicaccedilatildeo de normas de proteccedilatildeo dos
sect 3ordm A exploraccedilatildeo do objeto da patente na falta de acordo deveraacute ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano contado da data de sua concessatildeo sob pena de passar agrave exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente ressalvadas as hipoacuteteses de falta de exploraccedilatildeo por razotildees legiacutetimas
sect 4ordm No caso de cessatildeo qualquer dos co‐titulares em igualdade de condiccedilotildees poderaacute exercer o direito de preferecircncia
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direitos das propriedade intelectual bem como outras providecircncias com relaccedilatildeo agrave soluccedilatildeo de controveacutersias
Em resumo apertado eacute isso
No Brasil o sistema de patentes outorgou a proteccedilatildeo ao autor da criaccedilatildeo industrial pela Lei Nordm 577271 e atualmente vige a Lei atual 927996
A nossa LPI seguiu basicamente os moldes da Convenccedilatildeo e do TRIPs para formalizaccedilatildeo do pedido de patente de invenccedilatildeo e ou modelo de utilidade
O direito do inventor denomina-se privileacutegio e o tiacutetulo que comprova eacute a Patente de Invenccedilatildeo ou de Modelo de Utilidade A invenccedilatildeo deve ser nova que resulte de atividade inventiva o quer dizer natildeo decorra de produto considerado como no estado da teacutecnica e seja suscetiacutevel de aplicaccedilatildeo industrial
Discerne-se o ato inventivo de atividade inventiva e invenccedilatildeo de descoberta satildeo coisas diferentes A invenccedilatildeo eacute o descobrimento de algo novo que natildeo existia anteriormente a descoberta eacute a revelaccedilatildeo de algo existente na natureza A atividade inventiva consiste na criaccedilatildeo de algo que natildeo decorra de alguma coisa jaacute conhecida o ato inventivo eacute o aperfeiccediloamento
O privileacutegio de invenccedilatildeo eacute temporaacuterio para as patentes de 20 (vinte) anos e para os modelos de utilidade de 15 (quinze) anos contados da data de depoacutesito devendo conter os mesmos requisitos da patente de invenccedilatildeo e o ato inventivo (note-se natildeo a atividade inventiva) e apresentar melhoria funcional
A patente de invenccedilatildeo eacute concedida pelo INPI ndash Instituto Nacional da Propriedade Industrial considerando-se os requisitos necessaacuterios agrave sua concessatildeo e levando em conta que essa proteccedilatildeo do direito do inventor deve satisfazer ao interesse social e o desenvolvimento tecnoloacutegico e econocircmico do Paiacutes
O titular da patente de invenccedilatildeo eacute o inventor o proprietaacuterio da patente podendo ser pessoa fiacutesica ou juriacutedica Pode o inventor ser simultaneamente o depositante titular da patente e o inventor Lembrando que a patente poderaacute ser requerida em nome proacuteprio pelos herdeiros ou sucessores do autor pelo cessionaacuterio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestaccedilatildeo de serviccedilos determinar que pertenccedila a titularidade
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O mesmo sistema de direito de prioridade ao pedido de patente depositado em paiacutes que mantenha acordo com o Brasil ou em organizaccedilatildeo internacional produziraacute efeito de depoacutesito nacional de conformidade com os prazos estabelecidos pela CUP(Convenccedilatildeo da Uniatildeo de Paris) (12 meses para invenccedilatildeo e 6 meses para modelo de utilidade) Essa eacute a prioridade unionista No artigo 17 encontra-se a prioridade interna que assegura o direito sobre pedido posterior sobre a mesma mateacuteria ou objeto
O sistema patentaacuterio considera a exceccedilatildeo ao sistema atributivo a do usuaacuterio anterior na pessoa de ldquoboa-feacuterdquo que antes da data do depoacutesito ou de prioridade do pedido de patente explorava mesmo sem divulgaccedilatildeo objeto de patente no paiacutes
Com relaccedilatildeo a proteccedilatildeo de cultivares na biotecnologia as patentes satildeo meios eficazes de proteccedilatildeo dos direitos dos obtentores de novos cultivaresO Brasil aderiu a convenccedilatildeo da UPOV (Uniatildeo Internacional para Proteccedilatildeo de Obtenccedilotildees Vegetais) originalmente adotada em Paris em 1961 hoje com suas revisotildees a uacuteltima em 1991 Essa revisatildeo oferece aos paiacuteses interessados dois modelos de proteccedilatildeo para a variedade de plantas patentes ou sistema sui generis Avanccedilando nessa aacuterea o Brasil criou a Lei de Cultivares (Lei nordm 9456 sancionada em abril de 1997 tendo sido seu Decreto regulamentador nordm 2366 publicado em novembro de 1997
Dito isso a Lei de Propriedade Industrial (Lei nordm 927996) dispocircs a possibilidade de se patentear genes modificados atraveacutes de processo inventivo e microorganismos transgecircnicos Em 1978 o Brasil aderiu a UPOV obtendo dessa forma a garantia de que os direitos dos obtentores de novos cultivares seratildeo respeitados pelos paiacuteses que tenham aderido a UPOV da mesma forma como satildeo protegidos os direitos dos nacionais desses paiacuteses
E por fim dentre as obras protegidas o acutesoftwareacute programa de computador foi tratado especificamente pela Lei nordm 960996
A proteccedilatildeo autoral decorre da fixaccedilatildeo da criaccedilatildeo do espiacuterito em um suporte independentemente de registro cujo caraacuteter eacute meramente facultativo e assecuratoacuterio Os programas de computador satildeo considerados como conjunto organizado de instruccedilotildees em linguagem natural ou codificada contida em suporte fiacutesico de qualquer natureza de emprego necessaacuterio em maacutequinas automaacuteticas de tratamento de dispositivos instrumentos ou
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equipamentos perifeacutericos baseados em teacutecnica digital ou anaacuteloga para fazecirc-los funcionar do modo e para fins determinados
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