Recursos e processos administrativos de nulidade ... · Coordenação de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Patentes Recursos e processos administrativos de nulidade:

19 a 21 de setembro - 2017

Dr. Heleno José Costa Bezerra Netto Examinador de patentes (Área químico-farmacêutica)

Coordenação de Recursos e Processos Administrativos de

Nulidade de Patentes

Recursos e processos administrativos

de nulidade:

Procedimentos de segunda instância

na área de patentes


Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum.

“Se conhece algo melhor, perdoa minha candura; se não, desfruta

comigo.”

Horácio, Epístola 1,6 apud GOETHE, J.W. (1993) Doutrina das Cores. Tradução: Marco Giannotti. 84p.


CGREC

INFORMAÇÕES GERAIS


• Examinar e fornecer subsídios técnicos para decisão do Presidente

do INPI nos recursos e processos administrativos de nulidade,

interpostos na forma da legislação vigente de propriedade industrial,

emitindo parecer sobre a matéria técnica suscitada e nos demais

recursos em matéria de propriedade intelectual, cuja competência do

registro seja atribuída ao INPI por força de lei;

•Orientar e coordenar a sistematização, organização e atualização

das decisões administrativas em matéria de propriedade industrial e

intelectual, buscando consolidar uma jurisprudência administrativa

da matéria.

CGREC – COMPETÊNCIA REGIMENTAL

Art. 21 do Decreto Nº 7.356, de 12 de novembro de 2010

Decreto 8854 de 22 de setembro de 2016 (Reestruturação do INPI)


COREM

Coordenação Técnica de Recursos e

Processos Administrativos de

Nulidade de Marcas

CGREC

Coordenação-Geral de Recursos e Processos

Administrativos de Nulidade

COREP

Coordenação Técnica de Recursos e

Processos Administrativos de

Nulidade de Patentes

CORED

Coordenação Téc. de Rec. e Proc. Adm. de Desenho Industrial, Contratos e Outros

Registros

DAREC

Divisão de Apoio Administrativo da

CGREC

SAREP

Seção de apoio

de Patentes, DI,

Contratos e

outros registros

SAREM

Seção de apoio

de Marcas

Decreto 8854 de 22 de setembro de

2016 (Reestruturação do INPI)

CGREC – Organograma


CGREC

NÚMERO DE

FUNCIONÁRIOS

Equipe de apoio 11

Coordenação de Patentes 20

Coordenação de Marcas 13

Coordenação de Desenho Industrial 3

TOTAL 47

CGREC – EQUIPE


RECURSOS


Prazo para interposição de Recursos = 60 dias.

De acordo com o Art. 212 § 1º os Recursos serão

recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno,

aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame

de 1ª instância no que couber.

RECURSOS

Arts. 212 a 215 da LPI


O Recurso é portanto um meio de requerer a uma

instância superior a reapreciação de determinado ato

visando à reforma de sua decisão.

• A instância superior no caso: Presidência do INPI.

• Ato a ser reformado: Decisão da Diretoria de Patentes.

RECURSOS



Não cabe Recurso da decisão que determina o

arquivamento definitivo do pedido de patente.

Não cabe Recurso da decisão de deferimento do

pedido de patente ou certificado de adição.

RECURSOS



11

Já que se pode aplicar todos os dispositivos pertinentes ao exame de

1ª instância, os examinadores técnicos podem sugerir modificações e

efetuar novas buscas de anterioridades;

A competência para julgar os recursos é conferida somente ao

Presidente do INPI;

A decisão do Recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa;

Após a decisão do recurso resta apenas a via judicial (Art. 215 da LPI -

9279/96).

RECURSOS



Fluxo processual - 2ª instância

RECURSO

RECURSO

60 d

Há contrarrazões?

60 d

Art. 212

Art. 213

Sim ou Não

Exame do RECURSO - Colegiado

12.2

Indeferido

Qualquer pessoa


Art. 214

Provimento ou não do RECURSO

Exigência Ciência

Exame do Recurso - Colegiado

Decisão do Presidente do INPI

120 121

Art. 214

60 d 60 d

Art. 212 § 3º

Deferido Indeferido

111 100

OBSERVAÇÃO

A decisão de recurso é final e irrecorrível na

esfera administrativa.

(Art. 215)


RECURSO


NULIDADE


(Artigos 46 a 57 da LPI)

A nulidade de uma patente pode ser reconhecida tanto

administrativamente, pelo INPI, no prazo fixado pela lei; como

judicialmente através de ação própria ou de mandado de

segurança.

Interposição de Nulidade

Processo Administrativo de Nulidade (Arts. 50 a 55 da LPI)

• Até seis meses da data de concessão;

Ação de Nulidade (Arts. 56 e 57 da LPI)

• Poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da Patente.

NULIDADE


EFEITOS DA NULIDADE

DAS PATENTES


Os efeitos da declaração de nulidade

das patentes podem ser resumidos da

seguinte maneira:

Quanto à data

Quanto às pessoas

Quanto à sua extensão.


Quanto à data:

A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data de depósito do pedido (ex-tunc).

É como se o título jamais tivesse existido.


19

Quanto às pessoas:

A declaração de nulidade tem abrangência erga omnes (efeito que envolve toda a coletividade e não só as partes envolvidas).

A invenção pode ser explorada livre e licitamente por qualquer interessado e não somente pelo autor da ação de nulidade.


Quanto à sua extensão:

A nulidade pode não incidir sobre todas as

reivindicações.

Algumas reivindicações podem ser declaradas

nulas e as demais podem permanecer válidas,

sendo condição para a nulidade parcial o fato

das reivindicações válidas constituírem matéria

patenteável por si mesmas.


21

É proposta em caráter alternativo à ação de nulidade

devido a inobservância do disposto do Art. 6º da LPI

9279/96;

A ação de adjudicação

Implica transferência compulsória da titularidade de um

bem por força de decisão judicial;

Pode ser proposta sempre que a aquisição do direito

tenha sido eivada de má fé.

Art. 49 da LPI

Adjudicação da Patente

NULIDADE


22

A patente será declarada administrativamente nula:

Quando não tiver sido atendido qualquer dos requisitos

legais;

O relatório e as reivindicações não atenderem aos

Artigos 24 e 25, respectivamente:

• Art. 24 – suficiência descritiva e

• Art. 25 – as reivindicações devem ser fundamentadas

no relatório descritivo.

Art. 50 da LPI

NULIDADE


NULIDADE

Art. 50 da LPI

A patente será declarada administrativamente nula:

O objeto da patente se estenda além do conteúdo do

pedido originalmente depositado; ou

No seu processamento, tiver sido omitida qualquer das

formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.


24

O processo de nulidade prosseguirá

ainda que extinta a patente.

Art. 51, § único da LPI

NULIDADE


25

DA AÇÃO DE NULIDADE

A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo

da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa

com legítimo interesse (Art. 56);

A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer

tempo, como matéria de defesa (Art. 56 § 1º);

O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a

suspensão da patente.

NULIDADE


Expedição da Carta-

Patente ou do Certificado

de Adição

NULIDADE

ADMINISTRATIVA

Manifestação do titular

Exame da NULIDADE ADMINISTRATIVA - Colegiado

6 meses

60 dias

Art. 51

Art. 52

17.1


NULIDADE ADMINISTRATIVA

Instauração por qualquer pessoa

com legítimo interesse ou de

ofício (INPI).

OBSERVAÇÃO

Aplica-se aos Certificados de Adição. (Art. 55)


Exame da NULIDADE ADMINISTRATIVA - Colegiado

Manifestação sobre o exame

60 dias

Art. 53

205

Sim ou Não

Decisão do Presidente do INPI

Provimento ou não da NULIDADE

ADMINISTRATIVA

Anulação Manutenção

Art. 53 200 201


NULIDADE ADMINISTRATIVA


MODELO DE PARECER DE

RECURSO


1. Introdução:

Trata-se de Recurso interposto contra indeferimento de

pedido de patente, cuja tempestividade e regularidade formal do

requerimento, foram verificadas no moldes do art. 212 da Lei nº

9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – (LPI), tendo sido

conhecido e notificado na RPI ….......de...... (despacho 12.2).

O referido Recurso foi apresentado por intermédio da petição

…................de …..........., sendo a base legal motivadora de tal

indeferimento os artigos ….......

* Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com artigo 213 da LPI.

OU *Foram apresentadas contrarrazões de acordo com o artigo 213 da LPI, por

…......... por intermédio da petição …..........de …............ .


2. Análise e Avaliação das Alegações do Recurso:

Analisando as alegações apresentadas ressaltamos

as seguintes questões:

Desenvolver ….


3) Conclusão:

a- Em caso manutenção do indeferimento:

Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente

concluímos que não procedem as alegações apresentadas uma vez que

a matéria reivindicada não atende aos requisitos de patenteabilidade tais

e tais.

Rio de Janeiro, xx de xxxxx de 20xx.

Nome

Pesquisador / Mat. Nº

Portaria INPI/PR Nº 210/15 de 01/07/2015

CGREC/ DIREP


3) Conclusão:

b- Em caso de reforma da decisão de indeferimento:

Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que são

procedentes as alegações apresentadas uma vez que a matéria reivindicada atende aos

requisitos e condições de patenteabilidade.

Dessa forma opina-se pela reforma da decisão de indeferimento e pelo

consequente deferimento do pedido como Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade

devendo integrar a Carta Patente os seguintes documentos:

Página(s) Nº da petição Data

Relatório descritivo XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ

Reivindicações XX a XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ

Desenhos XX a XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ

Resumo XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ


3) Conclusão:

c- Em caso de Ciência:

Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que não

procedem as alegações apresentadas no Recurso.

Com a realização de novas buscas e introdução de outras objeções à

patenteabilidade do pedido foi verificado que a matéria reivindicada não atende ao disposto

nos artigos tais e tais.

Assim, de acordo com o parecer PROC/CJCONS/Nº 02/08 o recorrente deverá

tomar ciência deste parecer e se manifestar em relação às argumentações aqui

apresentadas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Tome conhecimento do parecer técnico [código 120].



3) Conclusão:

d- Em caso de Exigência:

Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que

as alegações do recorrente procedem parcialmente.

Dessa forma, as exigências formuladas no corpo deste parecer deverão

ser devidamente cumpridas, estando a procedência do Recurso condicionada ao

respectivo cumprimento dessas exigências no prazo de 60 (sessenta) dias da

referida publicação.

Exigência [código 121].



MODELO DE PARECER DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

DE NULIDADE


1. Introdução:

Breve resumo do teor técnico da invenção, salientando a novidade e atividade

inventiva (teor das reivindicações).

2. Histórico:

A presente Patente, (ou a Patente em questão, ou a Patente em lide), teve sua

concessão publicada na RPI nº XYZ de XYZ. Através da Petição nº XYZ de

XYZ, a interessada XYZ apresentou ou interpôs, tempestivamente, pedido de

Nulidade Administrativa. Na RPI nº XYZ de XYZ, através do código de

despacho 17.1, o INPI notificou ao Titular da Patente a instauração do

processo de Nulidade Administrativa, intimando o Titular a se manifestar no

prazo de 60 dias.

Em XYZ, através da Petição nº XYZ de XYZ, o titular apresentou sua

manifestação à Nulidade interposta.


3. Sumário das argumentações do Requerente da

Nulidade e da manifestação do Titular:

Em relação as argumentações da Nulidade:

Destacar resumidamente as alegações principais da impetrante,

salientando os artigos da L.P.I., nos quais a mesma baseia suas alegações.

Assinalar as referências apontadas (se for o caso).

Em relação a Manifestação do Titular:

Destacar resumidamente os principais pontos da manifestação do

Titular.


4. Discussão das partes relevantes das argumentações:

Tendo em vista as alegações anteriormente expostas,

observamos que: Nesta parte, que é a mais importante do Parecer Técnico, o examinador,

baseado nas alegações referidas anteriormente, deverá apresentar sua opinião

embasada em justificativas técnicas, destacando onde as referências apresentadas

pela Impetrante colidem ou não com a Patente em questão. Todos os pontos

relevantes levantados pela Impetrante e pela Titular devem ser discutidos e rebatidos

com cuidado e objetividade.


5. Conclusão:

Nesta etapa o técnico finaliza seu Parecer com um breve resumo dos

pontos relevantes e acrescenta:

Dessa forma, sugerimos que seja mantida a Patente … Ou

Dessa forma, opinamos pelo provimento parcial da

nulidade conforme apostilamento assinalado …... ( O apostilamento deverá ser inserido na conclusão)

Ou

Dessa forma, sugerimos a nulidade da Patente uma vez

que ...

(Obs: na primeira etapa da nulidade utilizar o código 205)

Intimação para manifestação por parte do titular e do requerente [código 205].


COREP

Dados consolidados


Nº de 12.2/Ano Nº de 9.2/Ano

• 30% ±5 das Publicações 9.2 resultam em Publicações 12.2


Nº de 9.1/Ano Nº de 17.1/Ano

• 1% ±1 das Publicações 9.1 resultam em Publicações 17.1


backlog recursos (Acumulado) backlog nulidades (Acumulado)


• A taxa de crescimento do backlog de recursos recuou de

30 para 11%

Taxa de Crescimento anual do backlog

• O backlog de nulidades esta cedendo. -19% em 2017


• Produtividade dos examinadores (nº de 1º exames de recurso/ano) da

COREP dobrou

• Atualmente existem 14 ações em aberto sob a responsabilidade da COREP.


Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia.

Licet nostra per vitam defendimus. Post fata nostra pueri qui

Nune ludunt nostri judices erunt.

“Se nossas coisas são verdadeiras ou falsas, assim serão, ainda que

defendamos por toda vida. Após nossa morte, as crianças, que agora

brincam, serão nossos juízes.

Lineu apud GOETHE, J.W. (1993) Doutrina das Cores. Tradução: Marco Giannotti. 84p.


Obrigado !

Heleno José Costa Bezerra Netto

[email protected]

Dúvidas

Leila Falcone – Coordenadora (patentes)

[email protected]

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