TUTELA JURISDICIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Humberto Theodoro Júnior

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR

TUTELA JURISDICIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SUMÁRIO

I. História da proteção jurídica à propriedade industrial 2. Em que consiste a propriedade industrial 3. Como se protege o monopólio do titular da propriedade industrial 4. Ação proibitória 5. Ação de perdas e danos 6. Ação de reivindicação de patente 7. Ação de nulidade de patente 8. Ação de nulidade de registro de marca 9. Ação contra o abuso de patente lO. Mandado de Segurança 11. Ação Penal 12. Execução civil da sentença criminal 13. Medidas cautelares

I. História da proteção jurídica à propriedade industrial

O Brasil ocupa posição de destaque na história da proteção jurídica à propriedade industrial, cujo início remonta à legislação da Inglaterra do ano de 1623. Em seguida vieram leis similares nos EUA, em 1623, e na França em 1791.

O Brasil veio a legislar sobre a matéria em quarto lugar no mundo, através de al­vará de 28-4-1809, baixado pelo Príncipe Regente, que se destinou a proteger privilégios aos criadores de máquinas novas e de invenções nas artes.

A primeira lei específica sobre os privilégios de invenção foi editada pelo Impera­dor D. Pedro I, em 28-8-1830; e as marcas de indústria e comércio receberam sua pri­meira tutela normativa através do Decreto n? 2.682, de 23-10-1875, no Governo de D. Pedro 11.

Desde então sucederam-se inúmeros diplomas legais sobre o tema e, atualmente, vigora o Código da Propriedade Industrial baixado nos termos da Lei n? 5.772, de 21-12-71. A legislação repressiva de caráter penal, no entanto, continua regulada pelo Có­digo de 1945 (isto é, pelo Decreto-Lei n? 7.903/45), cujo Título IV foi mantido em vi­gor pelo art. 128 da Lei n? 5.772171.

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Pelo vigente Código de Propriedade Industrial protegem-se privilégios de invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial, e ainda tutelam-se marcas de indústria e de comércio, sinais de propaganda, bem como regulam-se medidas de re­pressão a falsas indicações de procedência e de concorrência desleal.

2. Em que consiste a propriedade industrial Segundo a opinião clássica da doutrina, o direito do inventor seria um direito de

propriedade, embora incidindo sobre bem incorpóreo: a criação intelectual e imate­rial(').

Modernamente, todavia, surgiu nova concepção na doutrina que explica de manei­ra mais satisfatória a natureza dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

Realmente, não se pode equiparar os privilégios do inventor ao domínio que se exerce sobre as coisas corpóreas, já que sua principal característica não é a dominação sobre um objeto determinado, mas sim o seu aspecto negativo, que é o de uma interdi­ção a que as demais pessoas concorram com o titular da patente no seu emprego eco­nômico.

A venda do produto obtido com o invento ou com a marca privilegiada produz a transferência de seu domínio para o comprador; mas este, embora dono do objeto, não pode reproduzi-lo em novas unidades sem autorização do titular do direito industrial.

Assim, o conteúdo do direito do inventor nada tem que ver com o objeto adquiri­do regularmente na comercialização. Seus elementos fundamentais são:

a) «o direito de realizar e explorar economicamente a invenção»; e b) «o direito de impedir que terceiros que compraram os bens referidos

possam, eles mesmos, reproduzir ou produzir»(2). Franceschelli, aliás, demonstra que esses direitos industriais e intelectuais «são

mesmo bem mais fortes que o direito de propriedade», porque permanecem retidos pe­lo dono até mesmo após a venda do objeto produzido (máquina, livro, mercadoria marcada, etc.)(').

Daí a conceituação moderna do direito do titular da patente «como direito do monopólio e não de propriedade, vez que, quando o bem privilegiado é alienado e ocorre mutação de propriedade, o titular da patente deixa de poder usar, fruir e dispor do mesmo. Entretanto, contiima a deter o direito de exclusividade na produção e repro­dução do bem alienado, um auténtico direito de monopólio de exploração, que nada tem a ver com a propriedade do bem que não mais lhe pertence»(4).

Trata-se, como se vê, de um direito sui generis de uma categoria nova no mundo dos direitos. Sua força típica é impedir que outros realizem certas atividades no plano das iniciativas econômicas; o monopólio consiste, precisamente, no «direito de exigir de outrem uma abstenção, quer dizer, a obrigação de não se colocar em situação seme­lhante àquela reservada exclusivamente aos privilegiados»(').

3. Como se protege o monopólio do titular da propriedade industrial A ordem jurídica protege os privilégios derivados da propriedade industrial, em

primeiro lugar, através de um serviço administrativo que controla e atesta a existência do direito subjetivo do inventor, a quem fornece uma patente, habilitando-o dessa for­ma a demonstrar sua posição jurídica, e a defendê-la quando necessário. O mesmo se passa com os titulares das marcas de indústria, comércio e serviços, que igualmente se registram no INPI.'

Quanto às transgressões dos privilégios industriais, a lei as coíbe mediante sanções civis e penais. '

No aspecto do Direito Criminal, as violações da propriedade industrial são defini­das como crimes que sujeitam os infratores a penas que vão desde as multas até a pri­vação da liberdade (arts. 169 a 188 do Decreto-Lei n? 7.903/45).

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No âmbito do Direito Privado, a lei coloca à disposição do titular da propriedade industrial violada ações civis exercitáveis perante o Poder Judiciário, para atuar sanções econômicas e interditais, com o fito de ressarcir-se de prejuízos sofridos e impedir a continuidade dos atos atentatórios de seu direito subjetivo intelectual, que, na lingua­gem jurídica, recebe a denominação de contrafação.

Principais ações manejáveis na defesa dos direitos industriais:

I. ação de proibição da contrafação (cominatória) 2. ação de perdas e danos 3. ação de reivindicação da patente de invenção 4. ação contra o abuso da patente.

Uma vez que a obtenção da patente ou registro pode incorrer em ilicitude e acarre­tar lesão a terceiros que já utilizam regularmente o invento ou a marca, existe, tam­bém, uma ação que, in casu, se destina a obter o cancelamento da patente: trata-se da ação de nulidade de patente.

Pode-se, ainda, utilizar o Mandado de Segurança, em alguns casos, e, freqiiente­mente, as medidas cautelares ou preventivas.

Há, por último, a Ação Penal, que é, geralmente, de iniciativa privada do ofendi­do e que tende à imposição das sanções criminais e ao confisco dos produtos criados com a infração cometida pelo contrafator.

4. Ação proibitória

o direito do privilégio industrial é o de usar, com exclusividade, o invento ou a marca, donde deriva, para o seu titular, o direito subjetivo de impor a todos os demais a abstenção em face de seu privilégio. .

A ação proibitória visa a fazer atuar concretamente esse direito subjetivo nos casos de violação, mediante uma sentença que proíba ao infrator a prática do ato incrimina­do, sob pena de multa (CPl de 1945, art. 189, em vigor de acordo com o art. 128 do CPl atual).

A multa (<<astreinte»), na espécie, é meio de coação, destinada a compelir o infra­tor a cessar a prática ilícita. Não tem caráter indenizatório, pelo que não exclui a obri­gação de indenizar o prejuízo da vítima.

O fundamento dessa condenação (obtida sob a forma de preceito cominatório) é a violação objetiva da patente. Para obtê-Ia, não precisa o autor provar nem a má-fé do contrafator (o réu) nem o prejuízo acarretado pela contrafação.

Ao pedido proibitório, todavia, pode ser cumulado o pedido de indenização de perdas e danos, caso em que, obviamente, terá o autor de provar, além da contrafação, o dano que essa lhe acarretou.

A legitimidade ativa da ação proibitória compete ao titular do privilégio industrial; e a passiva, ao infrator, que tanto pode ser pessoa física como jurídica.

A competência é da Justiça Comum e o foro o do domicílio do réu, segundo a re­gra geral do art. 94 do CPC.

O procedimento a observar é o comum, ou seja o ordinário ou o sumaríssimo, conforme o valor da causa (CPC, arts. 271 e 272). Trata-se, outrossim, de procedimen­to puramente civil, sem nenhuma dependência à ação penal.

A prova, a cargo do autor, deve compreender a patente (documento) e a perícia sobre a contrafação.

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A sentença que acolhe o pedido conterá: a) a declaração do direito de propriedade industrial do autor; b) a condenação do réu a cessar a infração; e c) a cominação de multa para assegurar a execução do julgado.

A multa é indicada pelo autor na petição inicial, mas ao Juiz cabe o poder de alterá-Ia na sentença(6).

Para executar a sentenca, tem o autor de provar que, após a condenação, o réu co­meteu nova violação do direito industrial protegido pelo decisório. Isto se faz por meio de liquidação de sentença por artigos (CPC, arts. 608 e 609).

A incidência da multa só atinge as infrações posteriores à sentença, pois ela só é realmente aplicada após a intimação do réu para cumprir a condenação(').

5. Ação de perdas e danos

Essa ação tem como objetivo impor ao infrator a condenação de indenizar o pre­juízo causado ao titular do privilégio industrial.

Seu fundamento legal é o art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade civil de todo aquele que, por ação ou omissão, causa dano a outrem.

A ação pode ser proposta pelo concessionário da patente, seus sucessores, ou pelo cessionário (total ou parcial), bem como pelo titular do registro de marca. Simples agentes comerciais, revendedores, etc., só podem atuar em Juízo, mediante mandato do titular da patente.

A legitimação passiva cabe ao violador do privilégio. A ação pode ser proposta contra o cessionário parcial, se houver abuso da cessão; e pode ser intentada até contra o próprio cedente do privilégio, se este, após a cessão, voltar a usar a invenção.

Quando a infração for praticada em nome de pessoa jurídica, os seus representan­tes ou prepostos, que agirem de má-fé, poderão ser, também, responsabilizados solida­riamente com a sociedade.

A competência é da Justiça Comum e o foro o do domícilio do réu (CPC, art. 94), admitindo-se a opção pelo foro do lugar em que ocorreu o dano (art. 100, V, a).

As provas devem demonstrar a patente em vigor, bem como a cessão, se for o ca­so, a violação do direito assegurado pela patente e o prejuízo sofrido pelo autor.

Os danos têm de ser provados durante a fase de instrução, antes da sentença. Não se pode relegar tal prova para a fase de liquidação da sentença, porque impossível é a condenação apenas à base de probabilidade. A sentença deve ser certa, mesmo quando genérica. Para a liquidação s6 pode ser relegada a apuração jo quantum do prejuízo, nunca sua própria existência.

Sem a prova do prejuízo, pode-se obter a proibição dos atos de contrafação (ação proibitória), mas não a indenização de perdas e danos.

A indenização, quando cabível, deve ser ampla, de modo a abranger tanto os pre­juízos já ocorridos (danos emergentes) como os lucros cessantes, além dos encargos da sucumbência: despesas processuais com custas, perícias, honorários de advogado, etc.

A forma normal de determinar o prejuízo é a de apurar o lucro que o infrator ob­teve com a utilização indevida do invento ou marca, posto que esse lucro, por direito, deveria ser do titular da propriedade industrial.

Quando o infrator não obtiver lucros, a prova pode ser feita na atividade do au­tor, de modo a determinar qual, em tese, foi a redução de seu lucro, por não ter reali­zado as operações que indevidamente efetuou o infrator.

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Em último caso, havendo impossibilidade de apurar-se, com precisão, os lucros ou prejuízos, pode-se lançar mão do arbitramento (Código Civil, art. 1.553; CPC, arts. 606 e 607).

O réu pode se defender, alegando, por exemplo, inexistência dos fatos arrolados pelo autor, inocorrência de infração da patente e nulidade ou caducidade da patente. Não pode, entretanto, alegar ignorância da patente, porque seus efeitos são erga omnes. A responsabilidade civil é, in casu, independente da responsabilidade criminal (CPP arts. 65 e 66; Código Civil, art. 1.525).

A prescrição opera-se em 20 anos (Código Civil, arts. 177 e 179). Essa ação só é possível após a obtenção da carta patente. Mas o cálculo da indeni­

zação pode retroagir para alcançar os atos praticados pelo contrafator no período com­preendido entre o depósito da invenção e a concessão da patente (CPI, art. 23).

6. Ação de reivindicação de patente

O direito de obter a patente é do inventor. Se alguém usurpa invenção alheia e a patenteia em nome próprio, comete violação ao direito intelectual do criador.

Daí admitir-se o direito do inventor de reivindicar a propriedade da invenção, me­diante sub-rogação na patente, que, assim, deverá ser transferida para seu nome, em execução de sentença(8).

Essa ação pode ser cumulada com a de perdas e danos. A prova há de ser a mais ampla possível a respeito da autoria da invenção e pode

ser feita por todos os meios em direito admitidos. O ônus é todo do autor. A boa-fé de terceiros adquirentes da patente não impede a reivindicação. Ressalva­

se, porém, o direito regressivo contra o cedente para executar a garantia da evicção. 7. Ação de nulidade de patente A obtenção da patente sujeita-se a requisitos formais e substanciais, cuja inobser­

vância pode conduzir à nulidade do privilégio irregularmente patenteado. Os casos de nulidade de patente estão enumerados no art. 55 do Código de Pro-

priedade Industrial. Compreendem: a) inexistência de invenção; b) falta dos requisitos da novidade e do caráter industrial; c) infração do art. 9?, que arrola várias hipóteses de invenções não privi­

legiáveis; d) preterição de direitos de terceiros; e) título de invenção diverso, com fim fraudulento, do seu verdadeiro ob­

jeto; f) omissão, no processamento, de qualquer das providências determina­

das pelo Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta pa­tente;

g) inobservância do disposto no § 3? do art. 40, em relação aos inventos realizados durante a vigência do contrato de trabalho destinado à pesquisa no Brasil (').

Para invalidar o privilégio indevido, os interessados poderão utilizar uma ação de procedimento ordinário, cuja sentença final declarará a nulidade da patente, fazendo com que a invenção caia no domínio público.

Esse procedimento judicial pode ser promovido pelo INPI, ou por qualquer pessoa que tenha <<legítimo interesse» (art. 57, Lei n? 5.772171).

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Os Procuradores da República não têm legitimidade para InICIar a ação, mas de­vem funcionar no processo como «assistentes» ou «litisconsortes», cabendo ao autor provocar tal assistência, mediante pedido de citação do Procurador da República na pe­tição inicial( '0).

Por pessoa que «tenha legítimo interesse» entende-se aquela que seja titular de um direito qualquer que esteja sendo prejudicado pela patente indevida.

Ao autor, portanto, incumbe o ônus de provar sua qualidade de «titular de um di­reito ou de uma situação jurídica incompatível com a patente ou por ela prejudicada»( ").

De uma maneira geral, diz Gama Cerqueira que legitimados ativos podem ser sem­pre «os concorrentes do titular do privilégio que se pretende anulam('2).

No pólo passivo da ação deve ficar o «titular do privilégio», ou seja, aquele em cujo nome se acha inscrita a patente. Terceiros cessionários poderão intervir no proces­so como «assistentes».

Essa ação não depende de prévio recurso administrativo.

A competência, por envolver ato de autarquia federal (INPI), é da Justiça Federal, devendo a ação de nulidade ser proposta no foro do Distrito Federal, ou da capital do Estado onde se situar o domicílio do réu. Se o réu for estrangeiro, o foro será o do do­micílio do procurador a que alude o art. 116 do CPI.

A petição inicial será instruída com certidão ou cópia autenticada da patente a anular. E o ônus da prova da nulidade é do autor.

Nessas causas todas as provas são admitidas, mas a perícia é que, geralmente, for­nece os elementos indispensáveis, dado o caráter eminentemente técnico da controvérsia em torno da invenção patenteada.

Sendo a ação de nulidade e não de anulabílidade, sua prescrição é a vintenária.

A sentença beneficia não apenas o autor, pois a anulação gera efeitos erga omnes, fazendo desaparecer o privilégio decorrente da patente inválida.

«Decretada a nulidade, a patente considera-se como nunca tendo existido». Após a sentença, a invenção caí no domÍnÍo público, «tornando livre a sua exploração» (IJ).

Se a sentença for de improcedência do pleito de nulidade, sua eficácia restringir-se­á às partes da relação processual. Não impedirá, portanto; que terceiros venham a abrir novos processos a respeito da mesma patente, nem obstará a que o próprio autor re­nove a demanda, desde que com outro fundamento.

O recurso da sentença, em qualquer caso, será para o TFR.

A execução da sentença que acolhe o pedido do autor far-se-á, após o trânsito em julgado, por meio de anotação nos registros do INPI.

É possível a acumulação da ação de nulidade da patente com o pedido de perdas e danos.

Adimite-se, também, que o cancelamento da patente seja pleiteado nas vias admi­nistrativas (CPI, art. 58). Isso, contudo, só será viável até um ano da concessão do privilégio.

8. Ação de nulidade de registro de marca

Nos mesmos termos da ação de nulidade da patente de invenção, pode-se manejar a ação de nulidade de registro de marca.

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As nulidades do registro de marca ocorrem, segundo o art. 98 do CPl: a) por impropriedade do objeto do registro, ou seja quando este «não

reúne os requisitos essenciais para que possa considerar-se como marca no sentido legal»;

b) por violação de proibição expressa da lei; c) por violação de proibição implícita na lei.

Além desses casos, há, ainda, nulidade do registro quando se preterem formalidades legais do ato, como as pertinentes a competência, publicidade, prazos, etc. ('4).

O rito processual é o comum, a competência é da Justiça Federal e a cumulação da anulatória com a indenizatória de perdas e danos é admissível.

A ação deve ser proposta no prazo de cinco anos da concessão do registro, sendo esse prazo de natureza decadencial {OS).

Tal como se dá com a nulidade de patente de invenção, também a nulidade de re­gistro de marca pode ser obtida por via administrativa. Mas o prazo, para tanto, é de apenas seis meses a contar do registro (CPl, art. 101, § I?).

9. Ação contra o abuso de patente

Como os direitos em geral, a propriedade industrial tem de ser utilizada sem abu­sos e desvios nocivos a legítimos interesses de terceiros.

Ocorre, por exemplo, abuso da patente quando o concessionário dá ao seu privilé­gio extensão maior do que realmente possui ou lhe empresta objeto diverso do que consta do título; e ainda quando o concessionário divulga, infundadamente, violação de sua patente, com o fito malicioso de perturbar os negócios e desviar a clientela de seu concorrente; e, outras vezes, passa-se por titular de uma patente apenas para inti­midar concorrentes e desestimulá-los da exploração projetada.

Os prejudicados, em tais situações, podem se proteger judicialmente por via de ação declaratória, prevista no art. 4?, parágrafo único, do CPC.

Com essa ação, conseguir-se-á uma sentença que interpretará a patente e determi­nará «a extensão dos direitos que ela assegura», ou, conforme o caso, declarará a exis­tência ou inexistência do privilégio, com reconhecimento do «direito em que o autor se sente prejudicado» (16).

10. Mandado de Segurança

O Mandado de Segurança é remédio processual de natureza constitucional destina­do a obter imediata tutela do direito individual líquido e certo, contra ato de abuso de autoridade.

Admite-se sua utilização em caráter repressivo e preventivo, ou seja, para revogar judicialmente o ato administrativo já praticado ou para impedir a prática do ato em vias de ser praticado pela autoridade pública.

Constitui uma ação civil porque protege os direitos individuais diversos da liber­dade de ir e vir, para os quais há o remédio penal denominado Habeas Corpus, tam­bém de origem constitucional.

Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, o Juiz tem poderes para suspen­der, liminarmente, o ato impugnado, sempre que se revelar relevante o fundamento da pretensão e houver risco de tornar-se ineficaz a medida se se tiver de aguardar a solu­ção final do processo (Lei n? 1.533, de 31-12-51, art. 7?, Il).

Em tema de propriedade industrial, os atos administrativos que podem ser ataca­dos são os pertinentes às patentes e registros de marcas, quando praticados pelo lnstitu-

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to Nacional da Propriedade Industrial, de forma irregular e em prejuízo de direito líquido e certo de outrem.

A ação de segurança é de competência da Justiça Federal e deverá ser proposta na circunscrição do Rio de Janeiro, onde se situa a sede da autarquia INPI (").

Tavares Paes cita, em sua obra sobre «Propriedade Industrial», três casos concre­tos de Mandado de Segurança contra atos do INPI: um em que a autarquia acolheu re­curso fora do prazo legal e revogou indevidamente concessão de registro de marca já consolidado pela «coisa julgada administrativa»; e outros dois em que vitorioso foi o INPI e que se situaram fia área de litígios sobre exploração de patente e de contrato de transferência de tecnologia ('8).

O STF, para fins de Mandado de Segurança, já decidiu que «constitui ilegalidade, e, pois, viola direito líquido e certo, o ato da autoridade administrativa que concede re­gistro a marca de fábrica em tudo idêntica a outra, já registrada para produto igual, ensejando a concorrência desleal» ('9).

O Mandado de Segurança, finalmente, está sujeito a um prazo de utilização, que é de 120 dias contados da ciência pelo interessado, do ato impugnado. Trata-se de prazo fatal, isto é, de decadência e não de prescrição. Quer isso dizer que não pode ser pror­rogado nem se sujeita a interrupção ou suspensão.

11. Ação Penal

A infração dos privilégios de invenção configura vários crimes, conforme os arts. 169 e segs. do CPI de 1945, ainda em vigor, na matéria.

Salvo nos crimes capitulados nos arts. 173, 179 e 187, a ação penal é privada, ou seja só pode ser movida mediante queixa da vítima.

Os delitos, in casu, pressupõem a contrafação, que se prova: a) pela existência de uma patente válida; e b) pela ocorrência de um fato material que constitua ofensa ao direito do

concessionário do privilégio. O sujeito passivo da ação penal é a pessoa que cometeu a infração. Se o fato ocor­

reu em nome de pessoa jurídica, o réu da ação penal será o dirigente que o ordenou ou o aprovou, assim como os empregados que o executaram.

São provas necessárias: a patente violada e o exame pericial da contrafação (auto de corpo de delito).

A competência é da Justiça Comum, no foro do lugar da infração. A vítima dos delitos da espécie deve iniciar o procedimento penal no prazo de seis

meses a contar do conhecimento da infração (CPP, art. 38). E quando houver necessi­dade de vistoria prévia, terá de requerer a medida preparatória dentro dos aludidos seis meses, e terá, a partir da homologação do laudo, 30 dias para oferecer a queixa-crime (CPP, art. 529) e°).

O auto de corpo de delito deve ser obtido em caráter preparatório da ação, através de peritos (dois) nomeados pelo Juiz. Essa diligência liminar compreenderá a vistoria e a apreensão dos produtos e objetos envolvidos na contrafação.

Não se deve, entretanto, interditar a empresa, se se tratar de estabelecimento legal­mente organizado e em funcionamento regular.

A perícia destina-se a apurar dados técnicos que autorizam o Juiz a decidir se houve ou não a violação da patente. Daí que só devem funcionar como peritos pessoas que possuam a necessária habilitação técnica.

A diligência é de caráter inquisitorial, de sorte que nem o requerente, nem o reque­rido, deve interferir na perícia. A discussão será feita no curso do processo principal, quando outras provas poderão ser produzidas e até mesmo nova perícia.

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Homologada a perícia prévia, pelo Juiz, terá o requerente trinta dias para propor a Ação Penal, contados da respectiva intimação (").

No início da vistoria liminar, devem ser apreendidas amostras dos bens contrafei­tos. Mas, uma vez comprovada a contrafação, todos os bens ilegitimamente produzi­dos, assim como as máquinas que contenham a indébita apropriação do processo in­dustrial patenteado, tornam-se passíveis de apreensão judicial.

A jurisprudência dominante, todavia, tem entendido que a busca e apreensão pre­paratória da Ação Penal nunca deve ser total, não passando dos exemplares necessários à apuração do crime contra a propriedade industrial (22). Nem deverá atingir a maqui­naria, para não paralisar a indústria(lJ). Assim, para interromper a contrafação, o in­teressado terá de promover ação civil e lançar mão de medidas cautelares dentro da sis­temática do CPC ('4).

Da procedência da Ação Penal, deve-se lembrar, decorre o definitivo confisco de todos os bens produzidos com a atividade delitual, assim como dos instrumentos utili­zados para a execução do crime (Código Penal, art. 100).

O requerimento de busca e apreensão, feito de má-fé, ou por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro, acarreta para o promovente a obrigação de indenizar perdas e danos ao prejudicado (CPI, de 1945, art. 187).

Em face da autonomia das ações civis e penais, a absolvição no Juízo Criminal não impede as ações proibitórias e indenizatórias no Juízo Civil (25).

12. Execução civil da sentença criminal

Após a condenação em processo criminal a vítima de delito contra a propriedade industrial não precisa de propor ação de indenização para obter a condenação do con­trafator.

É que a sentença penal condenatória trânsita em julgado tem força de título execu­tivo civil (CPP, art. 63; CPC, art. 584, lI). Nos termos do art. 91, I, do ~igente Códi­go Penal, é efeito automático da condenação, in casu, «tornar certa a obrigação de in­denizar o dano causado pelo crime».

Como, no entanto, a sentença penal não dispõe sobre o montante do prejuízo da vítima, esta, antes de iniciar a execução civil, terá de promover a liquidação por arti­gos, na forma do CPC, arts. 608 e 609.

O procedimento liquidatório, como é sabido, não enseja qualquer discussão em torno da obrigação de indenizar e apenas tem como objetivo a apuração do quantum do prejuízo que o delito acarretou à vítima do delito.

13. Medidas cautelares A patente, regulada pelo Código de Propriedade Industrial, tem o fito de garantir

a propriedade e o uso exclusivo do fruto da criação intelectual «ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial» (art. 5?). E o mesmo ocorre com o registro de marcas de indústria e comércio e sinais de propaganda (art. 59).

Daí dizer-se, como aliás já o fizemos anteriormente, que a propriedade industrial confere ao titular um monopólio que lhe assegura poderes de:

a) impedir que outros usem o invento ou a marca; e de b) cobrar, do infrator, indenização toda vez que ocorrer uso indevido do

invento ou marca. Tanto para um como para outro fim, o dono da propriedade industrial violada

tem de agir através do processo judicial. E, assim, por meio de ações comuns logrará fazer cessar o atentado e obterá sentenças e mandados executivos que determinem:

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a) a proibição de atos contrários aos privilégios do titular do direito in­dustrial (CPI de 1945, art. 189); e

b) a apreensão dos bens produzidos na prática da contrafação, assim co­mo a destruição da marca falsificada (CPI, art. 184).

Os procedimentos ordinários da Justiça Civil, no entanto, são demorados, em ra­zão de sua própria estrutura de contraditório e defesa amplos. Como a solução e re­pressão do atentado ao direito industrial só ocorrerão, em caráter definitivo, após o trânsito em julgado da sentença de mérito, nesse como em outros casos, urge lançar mão de outros expedientes procedimentais, ainda que provisórios e em caráter precário, para evitar que situações perigosas se transformem em lesões definitivas e irreparáveis enquanto se aguarda o julgamento final da causa.

Essas providências denominam-se medidas cautelares, provisionais ou preventivas e são objeto de procedimentos sumários, baseados em simples aparência do direito da parte e visam preservar situações de fato e de direito, sem as quais, a sentença de méri­to se tornaria inútil ou, pelo menos, perderia consideravelmente sua eficácia prática em face do direito violado.

No caso das ações em torno da propriedade industrial, por exemplo, de nada vale­ria, ou pouco valeria proibir o uso do invento patenteado ou da marca registrada, se ao longo do demorado prazo da marcha processual o réu pudesse impunemente continuar a fazer o uso criminoso e a dispor livremente do produto de seu delito.

Diz, por isso, a lei processual que «poderá o Juiz determinar as medidas provisó­rias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação» (CPC, art. 798).

E, para evitar o dano temido, exemplifica o art. 799 do mesmo Código com as se­guintes medidas que o Juiz poderá tomar, além daquelas que são reguladas em porme­nores pela própria lei, como medidas cautelares específicas: autorização ou vedação da prática de determinados atos, ordem de guarda judicial de pessoas e depósito de bens e imposição de caução.

Assim, a continuidade da contrafação e a possibilidade da venda dos produtos ir­regularmente produzidos e marcados representam, sem dúvida, situação de perigo sério de danos ao titular da propriedade industrial, que, como tais, podem ser coibidos ou prevenidos por meio da atividade cautelar do Juiz da causa.

Note-se que, para a medida cautelar não se reclama nem a prova definitiva do di­reito do autor, nem a da responsabilidade cabal do réu por sua violação. Bastam «a plausibilidade do direito de propriedade e o fundado receio de que o uso que se afirma ilegal possa causar dano irreparável»('6).

Em Portugal, a legislação sobre propriedade literária, artística ou científica e sobre propriedade industrial admite, como medida cautelar em tais casos, o arresto ou a apreensão (").

Aqui, entre nós, o § 3? do art. 842 do CPC autoriza, expressamente, o emprego da busca e apreensão em casos de violação de direito autoral. E sendo o Direito de Pro­priedade Industrial da mesma natureza que o direito autoral, claro é que a busca e apreensão cautelar pode também a ele se estender, mormente em face dos termos am­plos com que os arts. 798 e 799 autorizam o poder geral de cautela.

No Direito Alemão, Rosenberg ensina que se podem tomar medidas provisionais não só a respeito da posse e propriedade das coisas corpóreas como também sobre os direitos protegidos por patentes e pela lei de propriedade intelectual ('8). E Goldschmidt acrescenta que as relações jurídicas geradas pelo direito de autor ou de invenção e pelo nome ou firma autorizam as medidas cautelares genéricas sempre que for preciso evitar perigo de danos graves e, em geral, para «prevención contra actos ilicitos e punibles» (29).

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Claro, portanto, que não se pode exigir do titular da propriedade industrial que cruze os braçõs diante do atentado a seu direito, que configura crime punido pela lei penal, e fique a aguardar a sentença de mérito para, só então, tomar providências con­tra a situação ilícita e perniciosa contra si instalada pelo contrafator.

Daí seu inegável direito de tomar medidas cautelares imediatas, mesmo antes do julgamento da ação principal, como a proibição de utilizar o invento ou a marca, e a apreensão dos produtos já elaborados em contrafação.

Se a força que se espera da sentença definitiva é a de apreensão do produto da contrafação para destruí-lo e eliminá-lo do mercado, a medida cautelar tem de ser tal que assegure, de modo prático, a exeqüibilidade futura do julgado de mérito. Daí o ca­bimento das medidas de busca e apreensão, que se mostram idôneas a semelhante desi­derato (lO).

OS procedimentos, in casu, são os comuns das ações cautelares, e especialmente aquele previsto no § 3? do art. 842 do CPC (nomeação de peritos para a diligência da busca e apreensão).

E essa busca e apreensão, diferentemente daquela destinada à perícia criminal (au­to de corpo de delito) tem de ser total, porque só assim se evitará a «continuidade da infração» e somente dessa maneira se fará com que «os direitos legitimamente adquiri­dos deixem de ser violados», na fiel observância do «exato princípio da lei» (JI).

Observe-se, outrossim, que o que se protege é o Direito Industrial, que, em si, ver­sa sobre coisas ou bens imateriais. Mas o que se apreende são as coisas corpóreas que o contrafator criou e vem utilizando em detrimento do direito imaterial privilegiado. As­sim, apreendidas as mercadorias identificadas com marca alheia, a medida cautelar se extinguirá no momento em que o contrafator concordar em inutilizar a marca indevida­mente utilizada.

O que, entretanto, não se concebe é a indiferença da Justiça p.erante uma violação continuada do direito do titular da propriedade industrifil, apenas porque ainda não se chegou à sentença de mérito trânsita em julgado.

A tutela cautelar engendrada pelo moderno Direito Processual existe justamente para coibir os riscos de dano enquanto pende o processo de mérito. Urge, pois, utilizar seus mecanismos, sem excessos, é claro, mas sempre com efetividade e energia, sob pe­na de tornar-se desacreditada a própria função jurisdicional no embate contra a ilid­tude e na tutela dos direitos subjetivos injustamente Íliolados.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

(I) COLIN et CAPITANT - «Cours Élémentaire de Droit Civil Français», vol. I, pág. 674; Dou-glas Gabriel Domingues - «Direito Industrial - Patentes», Ed. Forense, 1980, pág. 52.

(2) Douglas Gabriel Domingues - ob. cit., pág. 54.

(3) Remo Franceschelli - «Studi Riunitti di Diritto Industriale», Giuffre, Milano, 1972, pág. 75.

(4) Douglas Gabriel Domingues - ob. cit, pág. 65.

(5) Ferrara - «Trattato di Diritto Civile Italiano», Roma, 1921, pág. 373.

(6) Calmon de Passos - «Comentários ao Código de Processo Civil», Forense, 3~ ed., vol. III, n~' 145, págs. 254/255.

(7) Theotônio Negrão - «Código de Processo Civil e Legislação Processual'Civil em Vigof», RT, 12: ed., pág. 126; STF - RE n~' 94.966, in RTJ 103/774, e RT 560/255.

(8) Gama Cerque ira - «Tratado da Propriedade Industrial», RT, 1982, vol. I, n? 362, págs. 588/599.

(9) Gama Cerqueira - ob. cit., vol. I, n? 267, pág. 502.

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(10) Gama Cerqueira - ob. cit., vol. I, n? 283, págs. 521/526. (11) Machado Guimarães - «Comentários ao Código de Processo Civil», Ed. Forense, vol. IV,

n!' 390, pág. 384.

(12) Ob. cit., vol. I, n!' 280, pág. 517.

(13) Gama Cerqueira - Ob. cit., vol. I, n!' 293, pág. 534,

(14) Gama Cerqueira - Ob. cit., vol. li, n!'s 670 a 674, págs. 1.069/ 1.073.

(15) Douglas Gabriel Domingues - «Marcas e Expressões de Propaganda», Ed. Forense, 1984, pág. 451.

(16) Gama Cerqueira - Ob. cit., vol. I, n? 361, pág. 587.

(17) Tavares Paes - «Propriedade Industrial», Ed. Saraiva, 1982, n!' 67, pág. 100.

(18) Ob. cit., págs. 100/101, notas n!'s 3 e 4; «RD Com.» 37/173.

(19) STF - RMS n~' 9.592, Ac. de 18-7-62, ReI. Min. Pedro Chaves, in «Rev. Forense» 203/72.

(20) STF - REC n? 95.043, Ac. de 22-6-82, ReI. Min. Oscar Corrêa, in «RT» 569/411; RHC n? 57.352, Ao. de 20-11-79, ReI. Min. Rafael Mayer, in «RT» 548/425-426; RHC n? 59.573, Ac. de 12-2-82, Min. Moreira Alves, in «RT» 56.410.

(21) STF - RHC n!' 53.120. Segunda Turma, in «RT» 480/399. No mesmo sentido: «RT» 473/333.

(22) T. A. Crim. SP - Ac. de 14.10.80, in «RT» 547/333; TJSP - Ac. de 10-8-82, in «RT» 565/51; T. A. PR - Ac 29-12-80, in «RT» 557/388. No mesmo sentido: «RT» 460/351, 446/404,477/360,481/332,483/344,487/310.

(23) T. A. Crim. SP - Ac. de 23-3-82, in «RT» 561/346.

(24) «RT» 470/369.

(25) TJSP - Ac. in «Rev. Jur. TJSP» 10/195.

(26) Ovidio A. Baptista da Silva - «A Ação Cautelar Inominada no Direito Brasileiro», Ed. Fo­rense, 1979, § 46, pág. 373.

(27) José dos Santos Silveira - «Processos de Natureza Preventiva e Preparatória», Coimbra, 1966, págs. 105/106, apud Ovidio A. Baptista da Silva, ob. cil. págs. 373/374.

(28) «Derecho Procesal Civil», EJEA, Buenos Aires, 1955, vol. m, pág. 280.

(29) «Derecho Procesal Civil», Labor, Barcelona, 1936, págs. 763/764.

(30) Ovidio A. Baptista da Silva - ob. cil., pág. 375.

(31) José Carlos Tinoco Soares - «Comentários ao Código de Propriedade Industrial», São Pau­lo, 1981, pág. 343.