Capítulo 3 – A Apreensão formal e exclusividade pública da marca

O legislador tratou a marca de forma semelhante ás coisas corpóreas. A técnica é a apreensão formal exclusiva e pública, mediante registro expedido sob exames e controles público administrativo. Dessa forma, a marca se torna única e inconfundível, se impondo a todos. Esse tipo de normatização é previsto em quase todos os países. Segue a seguir um estudo da natureza do registro de marcas:

Seção I : A natureza do Registro

A doutrina não é pacífica, mas no sistema da Lei Da Propriedade Industrial, a natureza do registro é declaratória e constitutiva: Declaratória no sentido dos pressupostos fáticos formais e materiais da expedição do registro e constitutiva porque define como suporte o direito de propriedade.

Seção II : Características e função da marca

§ 1 - Constituição formal do objeto de direito

O registro da marca é essencial para fixar o conteúdo e conferir publicidade, e ao mesmo tempo trazer proteção. O instituto que avalia as condições da marca registrada é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

§ 2 – Apreensão formal e pública do objeto de direito

Assim como no direito real o registro é meio de aquisição e de publicidade, tal pensamento também se aplica ao direito das marcas em partes. Assim, o registro válido cumpre as mesmas funções da posse, como modo suficiente de aquisição da propriedade e meio de publicidade desta aquisição, essencial à oponibilidade absoluta das prerrogativas do proprietário.

A partir deste ponto o titular da marca passa a ser titular de direitos, como nos direitos reais. Ambos os conceitos se separam em algumas partes, como por exemplo, se exige a tradição como requisito da constituição de um direito real.

Outro ponto que se difere é que embora o registro seja apreensão da marcam, é uma apreensão apenas formal. Por isso, o legislador costuma impor ao seu titular o ônus de iniciar o registro da marca em certo tempo após o registro, sob pena de caducidade.

§ 3 – Simplificação dos pressupostos de fato do direito

No direito real é simples o modo de aquisição de direitos, como pela ocupação ou tradição. Tal sistema não se encontra no direito das marcas. A aquisição de marca exige condições de existência do próprio objeto de direito. O objeto em si é constituído por norma, descrevendo seus contornos imateriais além de lhe conferir publicidade. Isso traz segurança jurídica, pois simplifica: NÃO HÁ PROPRIEDADE SEM REGISTRO VÁLIDO.

§ 4 – Meios de defesa de direitos adquiridos por terceiros

Para o deferimento de registro de marca, há um processo no qual é facultado a oposição por um terceiro no registro da marca. Pode se tratar tanto de caso em que a marca já existe ou possibilidade de confusão. A oposição deve ser feita nos dias seguintes a publicação do pedido. A

lei prevê o processo administrativo de nulidade de registro com rito sumário. Pode ocorrer ainda a busca da nulidade no prazo de 5 anos após a expedição do registro.

No caso de marca usada sem registro e depositada por terceiro, o usuário anterior tem a sua disposição, nas condições da lei, o direito de procedência ao registro. Se a marca é notória, o usuário pode defender seu interesse oferecendo oposição ao registro, movendo processo administrativo de nulidade ou ação de anulação de registro deferido ao usurpador da marca.

§ - Modo de prova do direito

O procedimento de registro traz publicidade a marca e traz modo de prova do direito. Não se trata apenas de uma burocracia.

Seção III – Direito ao registro

Tem direito de registro aquele eu, sendo o primeiro depositante do pedido relativo a um signo distintivo, lícito e disponível, satisfaz a todas as exigências que permitam a administração pública cumprir os atos concernentes ao exame da marca e expedir o certificado. Qualquer controvérsia relativa à existência de direito é da competência do Poder Judiciário.

A Administração não aprecia o mérito da existência dos direitos e não os considera como suportes de uma relação jurídica denominada direito formativo gerador.

§ 1 – Aquisição originária da marca

O registro da marca é uma forma originária de aquisição porque foi constituído e apreendido originariamente por efeito unicamente de expedição e publicação do registro. O procedimento se divide em 3: O depósito do pedido, o exame das condições de registrabilidade do signo e a expedição do certificado.

O pedido deve se referir a um único signo. Feito o depósito do pedido, ele é publicado para conhecimento geral sobre a pretensão. O eventual titular de direitos conflitantes com o registro poderá oferecer oposição ao pedido. Decorridos os prazos, tem início as análises das condições de registrabilidade. Em caso de dúvida do INPI, o depositante tem prazo de 70 dias para responder.

Terceiros não podem opor recurso a decisão. Deferido o registro, ele será certificado só após o interessado comprovar no prazo de 60 dias o recolhimento das retribuições devidas à autarquia. O ato de certificação então é publicado e segue-se a expedição do certificado de registro.

§ 2 – Aquisição derivada de marca

A aquisição derivada da propriedade da marca se dá mediante contrato de cessão do registro e produz efeitos em relação a terceiros a partir da data de publicação d sua anotação na Revista da Propriedade Industrial.

O titular da marca pode cedê-la livremente, desde que respeite os termos da lei. O contrato de cessão a princípio só gera efeitos apenas entre as partes. Esta transferência fica condicionada à publicação da sua anotação no registro marcário. A publicidade é essencial para que se conheça sobre a titularidade do direito. Os efeitos erga omnes só serão gerados após a publicação, antes

disso os efeitos da cessão só serão inter partes, conferindo ao cessionário o direito de usar a marca e o direito de aquisição de propriedade.

Capítulo IV – O signo registrável

Seção I – A forma de apresentação do signo

A marca pode apresentar como nominativa ou verbal, se composta exclusivamente por palavras não estilizadas, isto é, sem forma especial. O que se protege é o significante como palavra e não como forma.

A marca figurativa ou emblemática é aquela composta por um signo cujo valor distintivo se estabelece pela sua forma, independente de um conteúdo semântico que possa ser lido, pronunciado ou ouvido.

Marca mista é aquela cuja proteção incide sobre o significado constituído por palavra e a sua forma estilizada ou outro elemento figurativo.

A marca tridimensional é constituída pela forma plástica da embalagem do próprio produto, se ela tem capacidade distintiva e está associada de qualquer efeito técnico inerente ao produto.

A lei estipula que apenas os recursos visuais podem ser alvo de registro. Dessa forma aromas e sons não podem ser registrados