A Convenção da União de Paris para a Proteção da ...denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf · • A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido

A Convenção da União de Paris para A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industriala Proteção da Propriedade Industriala Proteção da Propriedade Industriala Proteção da Propriedade Industrial

Primeira Parte

A Convenção da União de Paris para A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industriala Proteção da Propriedade Industriala Proteção da Propriedade Industriala Proteção da Propriedade Industrial

A CUP

• A Convenção de Paris tem o nome oficialde “Convenção da União de Paris para aProteção da Propriedade Industrial”

• Foi ela revista já sete vezes:

• em 1890, em Madri;

• em 1900, em Bruxelas;• em 1900, em Bruxelas;

• em 1911, em Washington; em 1925, em Haia

• , em 1934, em Londres;

• em 1958, em Lisboa;

• em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde1992)

• e teve novo processo de revisão iniciado em 1980,em Genebra

•

Presidente da Conferência de 1882

A CUP

• Cada nova revisão da Convenção visou aperfeiçoar osmecanismos de internacionalização da propriedadeda tecnologia e dos mercados de produtos, àproporção em que estes mecanismos iam surgindonaturalmente do intercâmbio entre as nações deeconomia de mercado do hemisfério Norte.economia de mercado do hemisfério Norte.

• A maneira da Convenção conseguir isto éextremamente hábil, o que lhe valeu a sobrevivênciapor muito mais de um século.

•

Presidente da Conferência de 1882

A CUP•

A versão de Estocolmo, do art. 13 emdiante, foi promulgada pelo decretoexecutivo Decreto 75.572 de 08/04/1975.

• Por força do Decreto 635 de 21 de agostode 1992, vigeria no Brasil a Convenção dede 1992, vigeria no Brasil a Convenção deParis, na revisão de Estocolmo, de 1967;embora tal decreto mereça reparosquanto a sua juridicidade, levaremos emconta para esta análise o textocorrespondente. Em outubro de 1994,novo decreto ratificou o anterior, pondoem vigor a totalidade do texto deEstocolmo.

A CUP

• A Convenção não tentauniformizar as leisnacionais, objetivo dorecente acordo TRIPs,nem condiciona otratamento nacional àreciprocidade.tratamento nacional àreciprocidade.

• Pelo contrário, prevêampla liberdadelegislativa para cadaPaís, exigindo apenasparidade: o tratamentodado ao nacionalbeneficiará também oestrangeiro.

Símbolo do Centenário da Convenção de Paris

Sem aparelho repressor

• Diferentemente do que ocorre em TRIPs, a CUP não tem nenhum sistema próprio de solução de controvérsias.

• Nem previsão de retaliação.

• Quaisquer violações de obrigações • Quaisquer violações de obrigações deveriam ser levadas aos meios gerais de solução de controvérsias do Direito Internacional, como a Corte Internacional de Justiça, ou arbitragem.

Sem aparelho repressor

• Diferentemente do que ocorre em TRIPs, a CUP não tem nenhum sistema próprio de solução de controvérsias.

• Nem previsão de retaliação.

• Quaisquer violações de obrigações • Quaisquer violações de obrigações deveriam ser levadas aos meios gerais de solução de controvérsias do Direito Internacional, como a Corte Internacional de Justiça, ou arbitragem.

Mas nunca houve necessidade

A CUP COMO UNIÃO

A CUP como UNIÃO

• No território virtual da União vigeriaum só Direito.

•

A CUP como UNIÃO

• No território virtual da União vigeria um sóDireito.

Bodenhausen

A CUP como UNIÃO


Bodenhausen

União como uma instituição de Direito Internacional

A CUP como UNIÃO


Bodenhausen

União como espaço comum de muitas normas

A CUP como UNIÃO• Não sendo de forma alguma um clube fechado, a União

admite a qualquer tempo a entrada de novos países.

• Quem entra porém, recebe o último texto do tratado em vigor, e tem de se conformar que os antigos unionistas lhe apliquem a última versão a qual aderiram: assim, o Brasil aplicava, até 1992, o texto de 1925 à Argentina, enquanto esta submetia as patentes 1925 à Argentina, enquanto esta submetia as patentes brasileiras ao regime de 1967.

Bodenhausen

A CUP como UNIÃO

• De outro lado, a União de Paris é aberta à saída; hoje com mais de 100 países, ao início com 11, houve quem (como o Japão) saísse por uns tempos para voltar depois. para voltar depois.

Bodenhausen

União como espaço comum de muitas partes

A CUP como UNIÃO

• A Convenção é, ainda mais, aberta até quanto ao seu conteúdo normativo: embora não admita reservas, ela compreende uma série de acordos subsidiários, estabelecendo regras a subsidiários, estabelecendo regras a que só alguns países estão dispostos a somar às do tratado principal.

Bodenhausen


A CUP como UNIÃO

• Assim é que a União presume ainda uniões restritas. Os países que, acedendo ao texto geral, não concordem com determinadas proposições específicas, podem ficar fora dessas uniões restritas.

• Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depósito nacional; depositava-se em Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados pelo depositário. Nem todos os países da União (e só eles poderiam) participaram desse acordo.

• Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. Nem por isso o Brasil abandonou a União.

Bodenhausen


A CUP como UNIÃO

Convenção de Paris

P Protocolo de Madri para

Bodenhausen

União como espaço comum de muitas Uniões...

PCT

Madri para Registro

Internacional de Marcas

Acordo de Indicações

GeográficasUniões Restritas

A CUP como proteção de Propriedade Industrial

Títulos de Títulos de proteção proteção

compreendidos na compreendidos na CUPCUP


• 3) A propriedade industrial entende-se na maisampla acepção e aplica-se não só a indústria e aocomércio propriamente ditos, mas também àsindústrias agrícolas e extrativas e a todos osprodutos manufaturados ou naturais, por exemplo:vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais,minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

Áreas de abrangência


• 3) A propriedade industrial entende-se na maisampla acepção e aplica-se não só a indústria e aocomércio propriamente ditos, mas também àsindústrias agrícolas e extrativas e a todos osprodutos manufaturados ou naturais, por exemplo:vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais,minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

Áreas de abrangência

TRATAMENTO NACIONAL

Tratamento Nacional • Artigo 2

• 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção.

• Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.


• 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.aos nacionais.

• 2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.


• 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

• 2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de

qualquer dos direitos de propriedade industrial.

Art. 217. A Art. 217. A pessoa domiciliada pessoa domiciliada no exterior deverá no exterior deverá constituir e manter constituir e manter procurador procurador devidamente devidamente qualificado e qualificado e domiciliado no País, domiciliado no País, qualquer dos direitos de propriedade industrial.

• 3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

domiciliado no País, domiciliado no País, com poderes para com poderes para representárepresentá--la la administrativa e administrativa e judicialmente, judicialmente, inclusive para receber inclusive para receber citaçõescitações.

Tratamento Nacional

• Pode ocorrer mesmo que um estrangeiro venha ater até mais direitos do que o nacional, sob aConvenção; por exemplo, no caso da prioridade.Quem puder solicitar uma patente de invenção noexterior, sob a Convenção, tem um ano para fazê-exterior, sob a Convenção, tem um ano para fazê-lo também num outro País da União, prevalecendoseu direito sobre o dos demais que tenhaminventado coisa similar ou depositado o pedido.

Tratamento Nacional

• Artigo 3

• São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.

Mas com algumas normas de aplicação direta

• Um número relativamente pequeno, masimportante, de normas da CUP estabelece umpatamar mínimo de tratamento uniforme, quetodos os países da União têm de garantir em facedos estrangeiros, beneficiários da Convenção;por exemplo, o reconhecimento do efeitopor exemplo, o reconhecimento do efeitoextraterritorial das marcas notórias.

• Outras disposições importantes, também comoproteção ao estrangeiro, são as que vedam queos países possam terminar com o privilégio sópelo fato de o titular importar os produtos feitoscom a tecnologia patenteada, em vez de fabricarno país; e a que exige um determinado prazo (e, apartir de 1934, um estágio prévio de licençaobrigatória) antes que se possa terminar com omonopólio por falta de uso.

Mas com algumas normas de aplicação direta

• Aplicação direta• O Brasil, signatário da Convenção de Paris, considera

suficiente o simples registro na Junta Comercial da sededa sociedade para que tenha privilégio assegurado emtodo o País. A esse respeito confira-se entendimento doColendo Superior Tribunal de Justiça externado noColendo Superior Tribunal de Justiça externado nojulgamento do REsp nº 9.569/RJ, publicado no DJ de26/05/97. A propósito, destaco o conteúdo do artigo 8ºda Convenção da União de Paris - CUP: “O nome

comercial será protegido em todos os países da União

sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou

não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.• Terceira Turma Cível APC - Apelação Cível 2001011102613-3 DON TACO

FIESTA LTDA.-EPP (1º apte) e DON TACO MEXICAN FOOD ALIMENTOS LTDA-ME (2º

apte) TJDF

PRIORIDADE

Prioridade é coisa simples• Artigo 4

• A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

• 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

• 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

• B. Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.

• C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

• 2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.

• 3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

• 4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

• D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.

• 2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.

• 3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido • 3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido estará isenta de qualquer legislação e poderá, em qualquer caso, ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.

• 4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as conseqüências da omissão das

• formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de prioridade.

• 5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas.

• Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2) acima.

• E. 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será somente o fixado para os desenhos ou modelos industriais.

• 2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.

• F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

• No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

• G. 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

• 2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

• H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

• I. 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.

• 2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

Prioridade

• Artigo 4

• A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

As exceções à regra da novidade

• Prioridade.

• Um dos mais antigos princípios internacionais relativos à propriedade industrial, o direito de prioridade é concedido aos titulares de um depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito nacional subsequente.

• Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países partícipes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade.


• Prioridade.

• Deslocamento do momento de apuração do estado da técnica:

•

Depósito nacional

Depósito estrangeiro

Estado da técnica


• Prioridade.

• Deslocamento do momento de apuração do estado da técnica (Múltiplas prioridades)

•

Depósito nacional

Primeiro Depósito estrangeiro

Estado da técnica

Segundo Depósito estrangeiro

Estado da técnica


• Prioridade.

• No dizer da Lei 9.279/96, “ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos” [1].

•[1] Art. 16.


• CAPÍTULO IIPRIORIDADE

• Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

• § 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

• § 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

• § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

• § 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.


• Prioridade.

• O efeito previsto nos atos internacionais para estaprioridade é a de que– os fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual

invento em outro país)

– não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu– não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seuprivilégio,

– mesmo se o depósito no país onde a prioridade é argüida só se fizerem data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido

• Tal período é de um ano para as PI e MU e de seis mesespara as DI e MI e marcas, segundo a Convenção de Paris(outros atos prevêem prazos diferentes).


• Importante notar que a prioridade não é um direito à patente ou da marca nacional: constitui somente a faculdade de o pedido apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado da técnica, à data do primeiro depósito no exterior.

• Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidadeespecíficas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade

• Sob as regras da Convenção de Paris, aplica-se aqui o princípio convencional da independência das patentes: assim como, para o direito interno, a prioridade é uma exceção à regra da novidade, para o direito convencional, é uma moderação à independência das patentes.


• Há um razoável consenso de que a prioridade é um direito, e não simplesmente uma ficção jurídica pela qual a novidade é apurada em data anterior ao depósito; disto decorre, entre outras anterior ao depósito; disto decorre, entre outras conseqüências, a cessibilidade da prioridade, o que tem sido admitido.


• Prioridade nacional

• Com efeito, o o depositante brasileiro, na Lei 5.772/71 e na maior parte das outras leis nacionais, não dispunha de tal prazo, o estrangeiro tinha uma proteção jurídica mais longa do que o nacional.

• O novo Código de 1996 enfrenta tal problema, dispondo que – “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado

originalmente no Brasil, originalmente no Brasil, • sem reivindicação de prioridade e • não publicado,

– assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil

– pelo mesmo requerente ou sucessores, – dentro do prazo de 1 (um) ano”.

• Assim, a nova Lei compensa a desigualdade: a prioridade nacional, agora admitida, o será apenas para aquilo que constar do pedido anterior, o qual será tido por arquivado.


• Prioridade Nacional.

• Deslocamento do momento de apuração do estado da técnica:

• Estado da técnica do

Segundo Depósito nacional

Depósito anterior

Estado da técnicadesse segmento

técnica do elemento novo


• Prioridade nacional

• “Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. – § 1º. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no

pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

– § 2º. O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

– § 3º. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.”

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS PATENTES E MARCAS

Princípio da independência entre as patentes

• Artigo 4 bis

• 1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

• 2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal. (...)

• 5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.


O Princípio da independência entre as patentes constitui um dos componentes básicos da convenção de Paris.

O principio da independência determina que cada país membro desta convenção julgará a cada país membro desta convenção julgará a validade das patentes outorgadas por ela conforme as suas regras, de acordo com as regras que este país utiliza para examinar as patentes, sem alterar seu critério de exame em função de critérios de exames utilizados por outros países para examinar as patentes.


• Por essa razão, o grande jurista argentino Cabanellas assim leciona:

• El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia

de la estructura de concesión de esos derechos de pro-piedad industrial

bajo el Convenio de París.

• Como cada país estable ce su propia legislación en materia de patentes,

con requisitos pro-pios en materia de novedad, nivel inventivo, materias con requisitos pro-pios en materia de novedad, nivel inventivo, materias

excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de

patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención

bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de

las patentes concedidas bajo otro sistema nacional.

• El principio de independencia tiende así a evitar la extensión

internacional automática de las causales de nulidad, caducidad o

extensión de las patentes, según se desprende del párrafo 2 del artículo

4 bis del Convenio de París.

CUEVAS.Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las patentes de invención – Tomo II. Editorial Heliasta. Argentina. pg. 208-210.


• Por essa razão, o grande jurista argentino Cabanellas assim leciona:

• Ese principio no impide, sin embargo, que ciertos

países utilicen determinados aspectos de las

patentes otorgadas en el ex-tranjero para otorgar

a su vez sus propias patentes.

• Así, por ejemplo, el Convenio de París no

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser

apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias,

sempre que solicitado, sob pena de

arquivamento do • Así, por ejemplo, el Convenio de París no

impediría que una búsqueda de anteriorida-des

efectuada en un país extranjero para la concesión

de una patente en ese país sea empleada como

antecedente para determinar la nove-dad de la

invención, sería, sin embargo, inadmisible que el

sólo he-cho de que la patente otorgada por ese

país extranjero fuera invalida-da o no concedida

afectara la validez de la patente otorgada por el

país donde se ha ampliado la búsqueda de

anterioridades extranjeras.

arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e

resultados de exame para concessão de

pedido correspondente em outros países,

quando houver reivindicação de

prioridade;


• O Princípio da independência entre as patentes também se aplica com relação as patentes de revalidação. Cabanellas entende que autorizar a vinculação entre a patente de revalidação e a patente original vulneraria o Princípio da independência entre as patentes e assim discorre:

• Otra cuestión que se plantea bajo el principio de indepen-dencia recogido por

la Convención de París es la de su aplicabilidad a las patentes de reválida o la Convención de París es la de su aplicabilidad a las patentes de reválida o

confirmación. Estas patentes implican básicamente extender a un nuevo país

los efectos de una patente concedida previamente en otro país, y ello a través

de la concesión de una patente llamada de reválida o confirmación. Es común

en es-tos casos que las patentes de reválida se extingan simultáneamente con

la patente original. Ladas entiende que tal vinculación es vá-lida. Disentimos

con tal posición.


• Art. 230. § 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.Brasil, tal como concedida no país de origem.

• § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.


• O Princípio da independência entre as patentes também se aplica com relação as patentes de revalidação.

• Autorizar esa vinculación entre la patente original y de la

reválida implicaría permitir vulnerar el prin-cipio de

independencia de las patentes mediante el simple

expedien-te de canalizar la concesión de patentes respecto expedien-te de canalizar la concesión de patentes respecto

de invenciones ya patentadas en el extranjero a través de

patentes de reválida o confor-mación.

• Por otra parte, el artículo 4 bis del Convenio de París no

in-troduce distinciones entre diferentes tipos de patentes, a

efectos de dar aplicación al principio de independencia de

las patentes.

Princípio da independência entre

as patentes

» A Corte Suprema Argentina declara o pipeline

proibido por TRIPs e a CUP• A idéia de uma patente de importação ou revalidação, adotando uma novidade diversa do

modelo brasileiro, foi tida como aceitável em outros sistemas jurídicos, como o argentino.

• No entanto, assim entendeu a Suprema Corte Argentina em recente acórdão:

Voto da Corte Suprema de Justiça da Argentina

• No entanto, assim entendeu a Suprema Corte Argentina em recente acórdão:

• "o conceito de novidade relativa que subjaz ao instituto das patentes de revalidação e a proteção organizada pela lei 111, que distinguia patentes independentes e revalidadas, não é compatível com o conceito de novidade nem com os alcances do princípio de prioridade, tal como resultam do sistema de proteção do Acordo TRIPs, nem com as normas substantivas do Convênio de Paris – Ata de Estocolmo de 1967, que tal acordo deve claramente cumprir’… “

• Não se trata de admitir a coexistência de uma legislação nacional que oferece ao inventor uma proteção simplesmente mas ampla do que os padrões previstos em tratados internacionais; a validação de patentes estrangeiras é uma instituição estranha ao funcionamento global da prioridade no sistema, que infringe seus princípios. (tradução nossa) .

de Justiça da Argentina – caso: “Unilever NVc Instituto Nacional de La Propriedad Intelectual s/denegatória de Patentes”, CS, octubre 24, 2000. in KORS Jorge. Patentes de Invención Diez anos de jurisprudência –Comentários e fallos.Buenos Aires: La Ley, 2004, p.13

Princípio da independência entre uma marca e outra

• Artigo 6• Artigo 6

• 2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidadauma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.


• Artigo 6• Artigo 6

• 3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.


• Artigo 6

Exceções à independência entre marcas:Telle quelle Marcas notórias

• Artigo 6

• 3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE A TÍTULO E O PRODUTO

Princípio da independência entre a patente e o produto

• Artigo 4 quater

• Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

A novel hemp soup can food and processing method thereofCN102406198A201110303089.5Apr 11, 2012Oct 10, 2011

Princípio da independência entre a marca e o produto

• Artigo 7

• A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

.

Modas Marcos Feliciano (Sem o uso exclusivo de “modas”)

INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES

Inexistência de formalidades

• 5. D. Para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção da patente, do modelo de utilidade, ou do

• Convenção de Berna• ARTIGO 4º

• 2) O gozo e o exercício destes direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício são independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Nestes têrmos fora das estipulações do modelo de utilidade, ou do

registro da marca de fábrica ou de comércio, ou de depósito do desenho ou

modelo industrial.

obras. Nestes têrmos fora das estipulações do presente instrumento, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada

DIREITO MORAL DO INVENTOR

Direito moral do inventor

• Artigo 4 ter

• O inventor tem o direito de ser mencionado como de ser mencionado como tal na patente.

A PATENTE PERMITE IMPORTAÇÃO

A patente permite importação

• Artigo 5

• A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

A patente permite importação

MAS O TITULAR DA PATENTE NÃO PODE ABUSAR DESTA E DE OUTRAS FACULDADES

Os abusos

• "Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...)

• Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse , derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

• Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)." STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/03/2011

Os abusos

• APELAÇÃO. (...) Abuso de direito caracterizado à vista do disposto na Lei da Propriedade Industrial e em Resolução então vigente, do Comitê Gestor da Internet do Brasil.

• (...) Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual -"Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa- fé ou pelos bons costumes".

• Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009).

• TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19.0079 - APELACAO - Partes: Vale das Idéias LTDA x Editora Abril. DES. JESSE TORRES - Julgamento: 24/02/2011 - SEGUNDA CAMARA CIVEL

Os abusos

• Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto.

• Valor reparatório de dano moral arbitrado com razoabilidade e • Valor reparatório de dano moral arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Valor compensatório do dano material a ser apurado em liquidação, pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não houvesse ocorrido (LPI, art. 210). Honorários da sucumbência que não consultam os critérios do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento.

• TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19.0079 - APELACAO - Partes: Vale das Idéias LTDA x Editora Abril. DES. JESSE TORRES - Julgamento: 24/02/2011 - SEGUNDA CAMARA CIVEL

Os abusos

• De outro lado, diz o Art.5º.:

• 2) Cada país da Uniãoterá a faculdade deadotar medidaslegislativas prevendo aconcessão de licenças

Seção IIIDa Licença Compulsória

Art. 68. O titular ficará sujeito ater a patente licenciadacompulsoriamente se exercer osdireitos dela decorrentes de formaconcessão de licenças

obrigatórias paraprevenir os abusos quepoderiam resultar doexercício do direitoexclusivo conferidopela patente, como, porexemplo, a falta deexploração.

direitos dela decorrentes de formaabusiva, ou por meio dela praticarabuso de poder econômico,comprovado nos termos da lei, pordecisão administrativa ou judicial.

Os abusos

• De outro lado, diz o Art. 5º.:

• 3) A caducidade da patente sópoderá ser prevista para oscasos em que a concessão delicenças obrigatórias não tenhasido suficiente para prevenir taisabusos. Não poderá ser

• Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira

abusos. Não poderá serinterposta ação de declaraçãode caducidade ou de anulaçãode uma patente antes de expiraro prazo de dois anos, a contarda concessão da primeiralicença obrigatória.

anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

Os abusos


• 4) Não poderá ser pedida licençaobrigatória, com o fundamentode falta ou insuficiência deexploração, antes de expirar oprazo de quatro anos a contar daapresentação do pedido de

• Art. 68 § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

• I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando

apresentação do pedido depatente, ou de três anos a contarda concessão da patente,devendo aplicar-se o prazo maislongo; a licença será recusada seo titular da patente justificar a suainação por razões legítimas.

• Tal licença obrigatória será nãoexclusiva e só será transferível,mesmo sob a forma de concessãode sublicença, com a parte daempresa ou do estabelecimentocomercial que a explore.

casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

• II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

• § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Os abusos


• 4) Não poderá ser pedida licençaobrigatória, com o fundamentode falta ou insuficiência deexploração, antes de expirar oprazo de quatro anos a contar daapresentação do pedido de

• Art. 68 § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

• I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando

apresentação do pedido depatente, ou de três anos a contarda concessão da patente,devendo aplicar-se o prazo maislongo; a licença será recusada seo titular da patente justificar a suainação por razões legítimas.

• Tal licença obrigatória será nãoexclusiva e só será transferível,mesmo sob a forma de concessãode sublicença, com a parte daempresa ou do estabelecimentocomercial que a explore.

casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

• II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

• § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

E do depósito????

Os abusos

• “The provisions under examination aimsat striking a balance between the saidconsiderations. It gives the memberstates the right to legislate against theabuses which might result from theexercise of the rights conferred by the

5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as

modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

exercise of the rights conferred by thepatent, for example, failure to work, but oncondition that the provisions of paragraph

(3) and (4) of the Article are respected”

Realiza a CUP, neste passo, o objetivo expresso pela TRIPs, Art. 7.operando

“to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social

and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.

Os abusos

• Diz Bodenhausen:

• “The provision concerning the abuses which might

result from the exercise of exclusive rightsconferred by the patent relates to a veryimportant question of patent law. Although

patents, even apart from their exploitation, areconsidered beneficial to the industry, as they

B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não

caducará por falta de exploração nem por introdução

de objetos semelhantes aos

que estão protegidos.

considered beneficial to the industry, as theypublish inventions which may inspire other

inventions, and fall into the public domain after the

expiration of their term, it is believed in many

countries that, in order to be fully justified, patentsshould also be used for working the patented

invention where the patent is granted, and not

merely as an exclusive right to prevent othersfrom doing so or to control importation [1].

• [1]Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969

Defesa do titular em licenças de falta de

uso• O titular pode alegar em defesa, além das questões

relativas à legitimidade, o desuso por razões legítimas; ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (CPI/96, art. 69).

• Quais serão as “razões legítimas”, a que se refere a lei? A expressão, emprestada da Convenção de Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando “razões baseadas na existência de obstáculos Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando “razões baseadas na existência de obstáculos econômicos, legais ou técnicos à exploração ou exploração mais intensiva da patente no país” [1]. Jurisprudência estrangeira indica que tais razões serão suficientemente graves para realmente impedir a exploração da patente [2].

•[1] Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75.

• [2] Julgamento do Tribunal de Grande Instância de Paris de 3 de maio de 1963, API, 1963, 295.

Defesa do titular em licenças de falta de

uso

• Assim, tais fundamentos podem até exceder a simples força maior ou caso fortuito, mas conforme prevêem as Atas da Revisão de Bruxelas da CUP [1], deverão ser determinados em sua extensão pelas autoridades de cada país.

• No Brasil, o foco de interpretação será o do texto • No Brasil, o foco de interpretação será o do texto constitucional, que submete a patente aos requisitos de uso efetivo, em favor da economia, do desenvolvimento e da tecnologia nacionais; na dúvida, o interesse da fabricação local prevalecerá.

•[1] p. 316/7, 322/3, 325/6 e 387/8

Licença por falta de uso, CUP e TRIPS

• TRIPS Art. 27 1 - Sem prejuízo do disposto nosparágrafos 2 e 3 abaixo,

• qualquer invenção, de produto ou de processo,em todos os setores tecnológicos, serápatenteável,

• desde que seja nova, envolva um passo inventivoe seja passível de aplicação industrial.e seja passível de aplicação industrial.

• Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, noparágrafo 8 do ART.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, aspatentes serão disponíveis e os direitos patentários serãousufruíveis sem discriminação quanto ao local deinvenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto aofato de os bens serem importados ou produzidoslocalmente.


• A questão da compatibilidade entre TRIPs e o instituto brasileiro da licença compulsória por falta de uso já nos foi objeto de uma extensa análise, publicada em nossoLicitações, Subsídios e Patentes, Ed. Lumen Juris, 1996 e em livro mais recente sobre Juris, 1996 e em livro mais recente sobre TRIPs;.

1. Não se introduziu, com o TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não discriminação da Convenção de Paris.

2. TRIPs, fora da cláusula em exame, não revoga as disposições da CUP relativas ao uso efetivo das patentes.


3. A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que sejam incondicionais e intrínsecos à concessão, não se aplicando às regras relativas à manutenção do direito, uma vez concedido. Assim, a norma não afeta a exigência de uso efetivo.

4. Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser entendido de forma a vedar a exigência de uso poderia ser entendido de forma a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar, porque continua em vigor a Convenção de Paris, que a assegura.

5. Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da patente: mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há pois a discriminação mencionada na cláusula entre a importação e a fabricação local.


• Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo, ou proibisse discriminar entre território nacional e estrangeiro para apuração da exploração ou ainda tivesse disposto diretamente que importação também é diretamente que importação também é uso. Mas não o fez.

• Assim, não há qualquer discriminação, seja perante do Art. 27, seja perante o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de uso efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do Art. 5o. da CUP.


– O entendimento oficial brasileiro

• A questão em análise foi suscitada no documento WTO IP/C/W/303/Add.4, de 2/10/ de 2003, onde, em resposta a questionamento da Suíça, o Brasil respondeu nos exatos termos do entendimento acima expresso:

• Does your law, in accordance with Article 27.1 in combination with Article 31 of the TRIPS Agreement, consider importation as "working a patent" (and therefore preclude compulsory licensing, if a product is being imported)?

Brazil does not agree with such an interpretation of Article 27.1 of the TRIPS Agreement. • Brazil does not agree with such an interpretation of Article 27.1 of the TRIPS Agreement.

• The rule that prohibits discrimination between products that are imported and those that are locally produced derives from the rule of national treatment of goods of the 1994 Marrakesh Agreement. Compulsory licences granted under Article 31 - which deals exclusively with the conditions of use of compulsory licences and not the grounds for the issuing of compulsory licences - are based, on the other hand, on Article 5 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and therefore aimed at preventing abuses of rights, such as "for example, failure to work."

Licenças compulsórias de marcas

• Já o TRIPs assim preceitua

• ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não

serão permitidas licenças compulsórias

e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença..

Os abusos

• C. 1) Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado

depois de decorrido um

• Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

• I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

depois de decorrido um prazo razoável e se o

interessado não justificar a sua inação.

• II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

• § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Caducidade de marcas

Caducidade

• Já o TRIPs assim preceitua• ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca,

um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

• 2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.


Os abusos

• 2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de

comércio de forma diferente, quanto a elementos que não

alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi

• Art. 143 II - se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de

marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da

União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a

proteção que lhe foi concedida

implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.


Os abusos

• 2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de

comércio de forma diferente, quanto a elementos que não

alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi

• Art. 143 II - se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de

marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da

União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a

proteção que lhe foi concedida

implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Não é a mesma coisa

Sobre signos distintivos

A não ser que a CUP diga ao contrário.....

• Artigo 6

• 1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas, em cada país da União, pela determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional.

A não ser que a CUP diga ao contrário.....

• P.2.1.1 US — Section 211 Appropriations Act, paras. 130, 132-133(WT/DS176/AB/R)

• Before examining the text of Article 6quinquies, we note that the Paris Convention (1967) provides two ways in which a national of a country of the Paris Union may obtain registration of a trademark in a country of that Union other than the country of the applicant’s origin: one way is by registration under Article 6 of the Paris Convention (1967); the other is by registration under Article 6quinquies of that same Convention.

• …• Article 6(1) states the general rule, namely, that each country of the Paris Union has the

right to determine the conditions for filing and registration of trademarks in its domestic legislation. This is a reservation of considerable discretion to the countries of the Paris legislation. This is a reservation of considerable discretion to the countries of the Paris Union — and now, by incorporation, the Members of the WTO — to continue, in principle, to determine for themselves the conditions for filing and registration of trademarks. Thus, in our view, the general rule under the Paris Convention (1967) is that national laws apply with respect to trademark registrations within the territory of each country of the Paris Union, subject to the requirements of other provisions of that Convention. And, likewise, through incorporation, this is also now the general rule for all WTO Members under the TRIPS Agreement.

•

• Therefore, an applicant who chooses to seek registration of a trademark in a particular foreign country under Article 6 must comply with the conditions for filing and registration specified in that country’s legislation. Such an applicant is not obliged to register a trademark first in its country of origin in order to register that trademark in another country of the Paris Union. However, that applicant must comply with the conditions of that other country where registration is sought.

Decisão do Panel da OMC sobre CUP

Autonomia da lei nacional

• O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação - ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.

MARCAS NOTÓRIAS EM EFEITO EXTRATERRITORIAL

Bibliografia e fontes

• Efeito extraterritorial das marcas. Denis Borges Barbosa (2010), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf, assim como em Revista da ABPI, 11, Mês: Março/Abril | Ano: 2011

• Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, • Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI no. 24 (1996) e também

• José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28 - Mai. /Jun. 1997.

Bibliografia e fontes

• http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdfaw/pdf/pub833.pdf

Joint Recommendation Concerning Provisions on the

Protection of Well-Known Marks adopted by

the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property

and

the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO)

at the

Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO

September 20 to 29, 1999

Notória

• Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se – a recusar ou – invalidar o registro,

• administrativamente, se a lei do país o permitir,• quer a pedido do interessado

– e a proibir o uso • de marca de fábrica ou de comércio que constitua • de marca de fábrica ou de comércio que constitua

reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão,

• de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere

• que nele é notoriamente conhecida • como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente

Convenção,• e utilizada para produtos idênticos ou similares.

Notória

• Art. 126. A marca notoriamente

conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se:

1. a recusar ou 2. invalidar o registro,

a) administrativamente, se a Brasil.

• § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

• § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

a) administrativamente, se a lei do país o permitir,

b) quer a pedido do interessado

3. e a proibir o uso

Notória

•de uma

marca que a autoridade

competente do país do registro ou

Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de

notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na

qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza,

considera a questão observando se a marca possui certo do país do registro ou

do uso considere

considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, no

segmento de mercado idêntico ou similar.

Diretrizes de exame de marcas

Notória

•de uma



Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de

notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na

qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza,

considera a questão observando se a marca possui certo do país do registro ou

do uso considere

considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, no

segmento de mercado idêntico ou similar.

Diretrizes de exame de marcas

Notória• Even though the terms “well-known” (a traditional term used

in Article 6bis of the Paris Convention) and “reputation” (Article 8(5) CTMR) denote distinct legal concepts, there is a substantial overlap between them. In both cases the assessment is principally based on quantitative considerations regarding the degree of knowledge of the mark among the public, and the thresholds required for each case are expressed in quite similar terms (“known or well known at the relevant sector of the public” for well-known marks according to Article 2(2)(b) and 2(2)(c) of the WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, as against “known by a

de uma marca que a autoridade


Protection of Well-Known Marks, as against “known by a significant part of the relevant public” as regards marks with reputation).

• Therefore, the criteria defined by the Court for the application of Article 5(2) of the TM Directive (which corresponds to Article 8(5) CTMR) can be applied mutatis mutandis to well-known marks in the sense of Article 6bis of the Paris Convention: the Court held that “all relevant facts must be taken into consideration in assessing the reputation of the earlier mark, and in particular the market share held by the mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of investment made by the undertaking in promoting it” (case C-375/97, General Motors v Yplon S.A., I-5421, paragraphs 25 and 27).

do país do registro ou

do uso considere

Notória

• Even though the terms “well-known” (a traditional term used in Article 6bis of the Paris Convention) and “reputation” (Article 8(5) CTMR) denote distinct legal concepts, there is a substantial overlap between them. In both cases the assessment is principally based on quantitative considerations regarding the degree of knowledge of the mark among the public, and the thresholds required for


competente do país do registro ou among the public, and the thresholds required for

each case are expressed in quite similar terms (“known or well known at the relevant sector of the public” for well-known marks according to Article 2(2)(b) and 2(2)(c) of the WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, as against “known by a significant part of the relevant public” as regards marks with reputation).


do uso considere

A OHIM leva em consideração o que as Joint Recommendations dizem, e o entendimento dos tribunais

Notória

• Even though the terms “well-known” (a traditional term used in Article 6bis of the Paris Convention) and “reputation” (Article 8(5) CTMR) denote distinct legal concepts, there is a substantial overlap between them. In both cases the assessment is principally based on quantitative considerations regarding the degree of knowledge of the mark among the public, and the thresholds required for


competente do país do registro ou among the public, and the thresholds required for

each case are expressed in quite similar terms (“known or well known at the relevant sector of the public” for well-known marks according to Article 2(2)(b) and 2(2)(c) of the WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, as against “known by a significant part of the relevant public” as regards marks with reputation).


do uso considere

Mas no Brasil ainda não se conhece a OMPI nem se sabe o que são tribunais

Notória

•de uma



O texto em tradução livre que me permito é o seguinte: “Os países

contratantes se comprometem a recusar ou invalidar de ofício, se a legislação do país permitir, ou a requerimento, o registro de uma marca que seja reprodução ou imitação, suscetível de gerar confusão, com outra, que a

autoridade compente do país de registro agora no original para não lhe tirar o saber e a precisão – estimera y êtra notairement, comme étant déja la

marque d’um ressortissant d’um autre pays contratant et utilisés pour le produit de même genre ou d’um genre similaire”.do país do

registro ou do uso

considere

produit de même genre ou d’um genre similaire”.

Na língua francesa o “y”, ou i grec” é também advérbio de lugar, como foi empregado na locução supra – “astimera y être”, em lugar de aí que seria a

tradução. Verifica-se também que o adjetivo “ressortissant”, formado do verbo “ressortir”, foi empregado como “sobressair” , “ressaltar”, ou “resultar”, para significar aquilo que surge aparece nitidamente por efeito de contraste.

Dessa forma, se infere que a “notoriedade” impeditiva do registro, ou justificativa de sua cassação, deve ser verificada pela autoridade

competente do país de registro, no caso o Brasil à evidência , “par ressort”, como reza a Convenção” STF, Apelação Cível Nº 9.615 – Estado da Guanabara.

Voto do Ministro Pedro Chaves.

Notória

• “DIREITO DE PROPRIDADE INDUSTRIAL. REGISTRO NO BRASIL DE MARCA TIDA POR NOTORIAMENTE CONHECIDA EM OUTROS PAÍSES.

• I - Para que uma marca tida por notoriamente conhecida obtenha da proteção especial prevista no artigo 6 bis, item I, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, deve ser demonstrado que aquele signo conta com um alto grau de reconhecimento junto ao consumidor daquele segmento mercadológico dentro do território do país onde se queira registrá-la.

• II - A marca COUGAR, embora registrada em mais de dezessete países pela FORD MOTOR COMPANY para distinguir automóveis da linha

que nele é notoriamente conhecida

- Na verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Assim, uma marca pode ser notória para um grupo de consumidores e pela FORD MOTOR COMPANY para distinguir automóveis da linha

Mercury desde 1965, não goza de notoriedade nesse ramo de atividade do mercado brasileiro, motivo pelo qual o registro desse signo por terceiro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI para identificar acessórios e peças automobilísticas, bem como serviços de reparação de veículos e motores, é legítimo e insuscetível de induzir o consumidor a erro ou confusão.

• III - Desprovimento dos apelos das autoras FORD MOTOR COMPANY e FORD DO BRASIL LTDA., e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -INPI.”

• TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 1999.51.01.010861-5, Segunda Turma Especializada, Relatora: Des. Liliane Roriz, julgado em 29.11.2005.

notória para um grupo de consumidores e inteiramente desconhecida para outro. Não há necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, em todas as regiões do país, sem distinção do nível sócio-econômico dos seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de notoriedade compreenderia meia dúzia de marcas.EIAC 8902008053/RJ - TRF da 2ª Região - Plenário -Rel. Juiz Castro Aguiar - DJ 16/05/1995 - pág.

29035.

Notório para quem?

Notória

• Noção de notoriedade: público relevante• Outra coisa é a natureza do público entre o qual a notoriedade é

apurada. Embora não conste do texto do art. 6 bis da CUP a resposta a tal indagação, a questão obviamente não poderia deixar de ser considerada. O conteúdo do art. 6º. bis da Convenção é assim explicado pelo seu intérprete oficial [1]

• The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark concerned is well known in commerce in the country the mark concerned is well known in commerce in the country concerned as a mark belonging to a certain enterprise (..).

• [A história do dispositivo mostra que no entanto que será suficiente que a marca em questão seja bem conhecida no comércio no país considerado como uma marca pertencendo a uma certa empresa (..)]

•[1] Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, Bureau International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Genebra, 1968 p. 92.

Notório para quem?

Notória

• No comércio? Entre os comerciantes, ou junto ao público? Não obstante a autoridade de Bodenhausen quanto à história da CUP, as autores mais recentes enfatizam que a notoriedade relativa ao art. 6º. bis da Convenção deva ser apurada junto

Se não ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca NAIR, do apelante, perante o mercado consumidor brasileiro, descabido é conferir-lhe a proteção especial do art. 6º bis, da Convenção Unionista de Paris". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Convenção deva ser apurada junto

ao público (no comércio..):• [1]. [Jurisprudência francesa citada no

original] TGI Paris 20 mai 1975, Gaz.Pal. 1976.I.239; TGI Paris, 13 juilliet 1977, PIBD 1978.III.94, no. 210.

Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.515735-0, DJ 01.12.2009.

Notório para quem?

Notória

• [Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao ouvir o enunciado da marca, tenha o reflexo quase automático de pensar no produto ou serviço que ela representa. (..) Fala-se em Hilton, e se pensa nos hotéis espalhados pelo mundo.

• (..) • Poder-se-ía igualmente perguntar perante que tipos de • Poder-se-ía igualmente perguntar perante que tipos de

consumidor se deve apreciar a notoriedade. Deve-se tratar, ao que entendemos, do grande público, e não só da parte do público que usa o produto marcado] [2].

•[2] Chavanne e Burst, Droit de la Proprieté Industrielle, 4a 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545

Notório para quem?

Notória

Assim, muito embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto da

• De acordo com os Joint Recommendations,

• “It is not permitted to apply a more stringent test such as, for example, that the mark be well known by the public at large.

• The reason for this is that marks are often used in relation to goods or services which are directed to certain sectors of the public such as, de aceitação geral do texto da

Convenção de Paris. Assim, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade

directed to certain sectors of the public such as, for example, customers belonging to a certain group of income, age or sex.

• An extensive definition of the sector of the public which should have knowledge of the mark would not further the purpose of international protection of well-known marks, namely to prohibit use or registration of such marks by unauthorized parties with the intention of either passing off their goods or services as those of the real owner of the mark, or selling the right to the owner of the well-known mark”.Notório para quem?

Notória• A definição de TRIPs acolhe a noção de que a

notoriedade se deva apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público em geral:

• Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar

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A Convenção da União de Paris para a Proteção da ...denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf · • A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido