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OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EMPRESA Aveiro, 17 de Setembro de 2014 José Ricardo Aguilar 1

OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EMPRESA · Cruzar a exclusividade / não exclusividade com outros contornos contratuais? Possível, ... NDA –Acordo de Confidencialidade

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OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EMPRESA

Aveiro, 17 de Setembro de 2014

José Ricardo Aguilar 1

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José Ricardo Aguilar

Advogado

Instituto Pedro Nunes desde 10/2001

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia desde 2002

IPN VCI – Valorização do Conhecimento e Inovação

Assistente convidado Faculdade de Farmácia Universidade de Coimbra

Contactos:

[email protected]

Skype: jraguilar27

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Objectivos

Enquadrar a Propriedade Industrial como uma ferramenta estratégica para a empresa/organização

Explorar conceitos e estratégias associados aos mecanismos de valorização e transferência de tecnologia e conhecimento, designadamente nas relações

Ciência/Empresa e num modelo de “Inovação Aberta”

Compreender a Vigilância Tecnológica como uma poderosa ferramenta na tomada de decisões e no apoio aos esforços internos de I&DT e de criação

intelectual em sentido amplo

Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 3

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Estrutura da apresentação

Os Direitos de Propriedade Industrial e a empresa

Introdução: os DPI e os segredos industriaisAplicações concretas

Licenciamento e transmissão de Direitos de Propriedade IndustrialRegime, âmbito e formalidades

A transferência de tecnologia e as relações Ciência/EmpresaEnquadramento

Instrumentos contratuais e procedimentos mais relevantesGestão de informação e protecção de activos intelectuais: estratégias internas e nas relações com terceiros

Criações intelectuais em ambiente laboralA PI e a comunicação empresarial

Vigilância tecnológicaEnquadramento teórico e prático

As bases de dados de direitos de propriedade industrial como ferramentas do dia-a-dia da empresa

Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 4

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O “CAMINHO” DA INOVAÇÃO...

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Criação IntelectualInvestigação (I&D)

Invenção

Protecção Valorização

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DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

José Ricardo Aguilar 6

TUTELA DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS

PROTECÇÃO

EXPLORAÇÃO EM CONDIÇÕES DE MONOPÓLIO

PODER DE EXCLUIR TERCEIROS DA EXPLORAÇÃO

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (1)

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 7

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (2)

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 8

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (3)

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 9

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (4)

Novembro 2013 10

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (5,6)

Novembro 2013 11

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO

Janeiro 2011 José Ricardo Aguilar 12

MARCA

PATENTE

DESENHO OU

MODELO

DIREITODE

AUTOR(OBRAS)

DIREITODE AUTOR(SOFTWARE)

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 13

MARCA

PATENTE

DESENHO OU

MODELO

DIREITODE AUTOR(SOFTWARE)

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Janeiro 2011 José Ricardo Aguilar 14

MARCAS

PATENTE

DESENHO OU

MODELO

REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO

Novembro 2013 15

Marcas

Patente

Desenho ou Modelo

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO

Novembro 2013 16

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Novembro 2013 17

Patente “Hair Care Device”

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

O “dispositivo para cuidar do cabelo”

Novembro 2013 18

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL“Dispositivo para cuidar do cabelo” – Protecção da marca

Novembro 2013 19

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Novembro 2013 20

Protecçãodo Design(CTM Design)27/04/2007

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A PROPRIEDADE INTELECTUAL

SEGREDO INDUSTRIAL/KNOW-HOW

Novembro 2013 21

Marca

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Segredos Industriais

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 22

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LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

José Ricardo Aguilar 23

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José Ricardo Aguilar 24

In Jornal de Negócios, 9/9/2014

Uma nova “moeda”?

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LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TRANSMISSÃO

José Ricardo Aguilar 25

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TransmissãoRegime jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 26

Patentes

Topografias de Produtos Semi-Condutores

Desenhos ou Modelos

Marcas

Negócios dispositivos sobre DPI: transmissão da propriedade

Titular « liberta-se » do direito – equivale à venda do direito (ou do pedido)

Em estado de pedido (condicional) (31º/2): caducidade na recusa (32º/2 analogia)

Total/Parcial (31º)

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TransmissãoRegime jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 27

Patentes

Topografias de Produtos Semi-Condutores

Desenhos ou Modelos

Marcas

Gratuita/Onerosa (32º) – contrapartidas podem não ser traduzidas em dinheiro

Por documento escrito (assinado por ambos) – analogia com regime da licença

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TransmissãoAspectos negociais

José Ricardo Aguilar 28

Regime apropriado a situações em que o titular não tem interesse em explorar

O titular tem 1 interessado firme e não tem outras manifestações de interesse de quaisquer terceiros

Encaixe financeiro imediato, tradicionalmente o preço (ou parte dele) é pago no actode transmissão

Titular deixa de ter « contacto » com o direito, « desliga-se » dele

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TransmissãoFormalidades

José Ricardo Aguilar 29

Averbamento

Acto a praticar junto do INPI

Informar o Office da mudança de titular

Dar publicidade ao acto translativo – Publicação no Boletim da PI (online, PortalINPI)

Requisito de oponibilidade a terceiros (30º/2) – válido inter partes, não invocávelperante terceiros antes do averbamento

Escrito de cessão (30º/1/a) - A transmite, B aceita; com reserva sobre conteúdocontratual

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LICENCIAMENTO

José Ricardo Aguilar 30

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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 31

Patentes

Topografias de Produtos Semi-Condutores

Desenhos ou Modelos

Marcas

AUTORIZAÇÃO do titular do DPI para que

Um TERCEIRO

EXPLORE ou COMERCIALIZE

Por acto próprio (excepto sublicenciamento)

o DPI

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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 32

•Cessão temporária do uso/gozo do DPI a terceiro sem perda da propriedade

•Para exploração por terceiro

•Em estado de pedido (condicional) (31º/2): caducidade na recusa (32º/2)

•Gratuita / Onerosa (gratuita denunciada a todo o tempo p/ Licenciador salvoconv. em contrário 1137º/2 CC)

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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 33

•Total / parcial (todas as faculdades ou âmbito do DPI; ou partedelas)

•Forma escrita obrigatória (32º/3)

•Por documento escrito (assinado por ambos)

•Averbamento: oponibilidade a terceiros (30º/2) do escrito delicença (30º/1/b) (reserva sobre conteúdo contratual)

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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 34

•Geograficamente limitada ou irrestrita (32º/1) – relevância para ospedidos ou direitos com extensões internacionais

•Temporalmente limitada à duração do direito (32º/1) (marcas: 30anos – 1025º C. Civil)

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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação

José Ricardo Aguilar 35

Contrato de licença NÃO É:

Empreitada (1207º ss C. Civil) (comercialização vedada)

Distribuição (marca já colocada)

Declaração de Tolerância no uso de DPI (animus)

Acordo de não oposição ou de coexistência (conteúdo negativo,renúncia do titular do DPI, transação/litígio)

Franquia ou Franchising (marca + know-how: + amplo)

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LicenciamentoExclusividade / Não Exclusividade

José Ricardo Aguilar 36

LicençaLicença

ExclusivaExclusiva

PuraPura

ÚnicaÚnicaNão

ExclusivaNão

Exclusiva

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LicenciamentoExclusividade / Não Exclusividade

José Ricardo Aguilar 37

Exclusiva – Licenciador não concederá quaisquer outraslicenças a qualquer terceiro (32º/6)

Pura – s/ concorrência do Licenciador

Única – c/ concorrência do Licenciador

Supletiva (32º/7)

Não Exclusiva ou Simples – Licenciador pode concederoutras licenças (supletiva: 32º/5)

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LicenciamentoA remuneração do licenciante

José Ricardo Aguilar 38

Remuneração

Licenciante

Remuneração

Licenciante

RoyaltiesRoyalties

ResultadosBrutos / Líquidos

ResultadosBrutos / Líquidos

Nº de unidadesNº de unidades

Percentagempreço

Percentagempreço

Front PaymentFront Payment

MilestonesMilestones

IndexaçãoIndexação

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LicenciamentoOutros aspectos negociais

TempoTerritórioCampo de aplicação (field of use) – restringir contratualmente oscampos possíveis de aplicação do licenciadoSublicenciamento – possibilidade do licenciado ceder os direitos dalicença a outra pessoa (32º/9 supletivo: se estiver omisso no contrato delicença, só com autorização escrita do titular do direito ou licenciante)Performance Clause – resolução do contrato pelo licenciante caso olicenciado não inicie exploração dentro de um prazo fixado (evitar o“veto de gaveta” e a frustração da expectativa de royalties)

Cruzar a exclusividade / não exclusividade com outros contornos contratuais? Possível, sob determinadas condições

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 39

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A transferência de tecnologia eas relações Ciência/Empresa

Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 40

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Enquadramento

Instrumentos contratuais e procedimentos mais relevantes

Gestão de informação e protecção de activos intelectuais: estratégias internas e nas relações com terceiros

Criações intelectuais em ambiente laboral

A PI e a comunicação empresarial

Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 41

A transferência de tecnologia eas relações Ciência/Empresa

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Relações Ciência/Empresa: enquadramento

Contexto

Crescente procura de soluções inovadoras “fora de portas”

Superação do paradigma “not invented here”, substituído pela tendência “proudlyfound elsewhere”

Redução das equipas internas de I&D nas grandes empresas

Estímulo ao surgimento de pequenas empresas de forte pendor tecnológico

Crescimento do número de interacções C/E e em geral de parcerias de I&D

José Ricardo Aguilar 42Setembro 2014

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O Modelo de Open Innovation

Modelo tradicional de inovação vertical – Pesquisa, investigação, desenvolvimento100% internos e disseminados pela empresa

Modelo de inovação aberta – Mix de ideias e conceitos internos com ideias econceitos alcançados na envolvente externa, em processos de cruzamento;diferentes formas de explorar e valorizar resultados de I&D

Ideias externas podem ter tanto ou mais valor que as geradas internamente

José Ricardo Aguilar 43

Relações Ciência/Empresa: enquadramento

Setembro 2014

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Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 44

Henry Chesbrough, 2004

Relações Ciência/Empresa: Open Innovation

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Instrumentos de valorização e transferência de tecnologia

Mecanismos colaborativos visando a criação, transformação e comercialização detecnologias, incorporadas em produtos ou serviços inovadores

Regulação contratual de colaborações entre entidades, por vezes de naturezadistinta

Diferentes aspectos a regular, em diversas fases do processo de criação evalorização de tecnologias (cedência de materiais, confidencialidade, direitos depropriedade intelectual, royalties, ...)

Importância da negociação e da preparação

José Ricardo Aguilar 45

Relações Ciência/Empresa

Junho 2013

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Tipos mais relevantes na prática negocial:

Contrato de licença de exploração de patente

Contrato de partilha de resultados de I&D

Contract Research

Acordo de consórcio de I&D (H2020)

NDA – Acordo de Confidencialidade

José Ricardo Aguilar 46

Relações Ciência/Empresa

Setembro 2014

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Aspectos fulcrais a tratar:

Titularidade dos direitos de propriedade intelectual (“soberania” em relação aos resultados emergentes do projecto, o “direito à patente”)

Delimitar o objecto contratual (tecnologia/projecto)

Direitos morais e publicações académicas

Confidencialidade

Remunerações e compensações

Duração do contrato

José Ricardo Aguilar 47

Relações Ciência/Empresa

Junho 2013

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

Junho 2013 José Ricardo Aguilar 48

DIREITO MORAL DO INVENTOR

Direito a ser citado na qualidade de inventor no pedido de patente (e subsequentes extensões)

Reconhecimento do esforço intelectual de todos os envolvidos

Mesmo que o direito à patente resida na contraparte

Benefício curricular directo – estímulo a novas colaborações, em especial com empresas

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

Junho 2013 José Ricardo Aguilar 49

ESTIPULAÇÃO DE PREÇO / AUDITORIA

Up-front payment (pagamento inicial)

Royalties (diferidos no tempo)

Indexações / Milestones (entrada no mercado, testes clínicos)

Michael Gross (Fraunhofer Institut TLO) “…listed more than 160 examples of

valuation criterias…”

Contrapartidas (naturezas diversas/combinação entre variantes)

Direito a auditar contas do titular de DPI (cumprimento objectivos Royalties)

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

Junho 2013 José Ricardo Aguilar 50

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS (para o parceiro de I&D)

Distinção entre background (conhecimento pré-existente) e foreground (emergente doprojecto conjunto)

Acesso ao background (Access Rights)

Direito a desenvolvimentos futuros / Direito a concorrer e investigar no mesmo campode actividade / Criar soluções concorrentes / Projectos com competidores directos

Salvaguardando direitos de PI concedidos e confidencialidade de informação

Garantir a liberdade de investigação futura / envolvimento em projectos de I&D

Excepção: concessão de exclusivo absoluto - Empresa paga um “prémio” adicional pelatecnologia

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

José Ricardo Aguilar 51

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS (Cont.)

Bloquear direitos do adquirente sobre novos projectos do transmitente

“Fronteira” para novos projectos: acesso dependente de aditamento ou novo contrato

Não se presume direito aos melhoramentos ou upgrades (deve ser negociado emseparado)

•“Stanford 9 points to consider… Un. should reserve the right to practice licensed

inventions…” (Ponto 1)•“Stanford 9 points to consider… Strive to minimize the licensing of future

improvements.” (Ponto 3)

Junho 2013

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

Junho 2013 José Ricardo Aguilar 52

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICO-ACADÉMICAS

Direito (quase) inalienável!

Tutela da novidade de pedido de patente (Art. 55º, 56º e 57º CPI)

Possível de compatibilizar com o direito a patentear (gestão adequada)

Direito de visto prévio às publicações pelo titular de DPI (Empresa)

Deferimento silente pela empresa (oposição declarada em 15/30 dias)

Irresponsabilidade após “silêncio” para o emissor

Excepções: Know-how, resultados de investigação simples,

I&D realizada junto de empresas (deveres de confidencialidade)

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

Junho 2013 José Ricardo Aguilar 53

CONFIDENCIALIDADE

(Quase) sempre presente!

Prazo máximo: 5/8 anos (“validade” das tecnologias)

Sobrevive à cessação das demais obrigações

Tutela da confiança das partes nas relações de I&D

Salvaguarda da integridade dos resultados de I&D

Excepções: domínio público, informações já conhecidas do destinatário

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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia

Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 54

DURAÇÃO

Relevância para percebimento de royalties

Obsolescência da tecnologia objecto do contrato

Deveres de Confidencialidade

Duração máxima: coincidente com prazo máximo duração de direito de patente (20 anos)

Não fixar prazo coincidente com execução técnica do projecto!!! Sem mercado, não há exploração, logo não há royalties!!

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Gestão de informação e protecção de activos intelectuais: estratégias internas

e nas relações com terceiros

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 55

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Estratégias internas / Relações com 3os.

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 56

A gestão de equipas conjuntas de I&D

Designação de CIPO – Chief IP Officer

Política de visitas / contactos com terceiros – confidencialidade

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A gestão de equipas conjuntas de I&D

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 57

Contexto: projecto de I&D entre instituições de distinta natureza / concursos de ideias

Intervenção de RH com diferentes graus de vinculação

Acção: Regular atempadamente (por escrito) todas as colaborações/intervenções

Objectivos: Garantir titularidade de direitos de PI sobre os resultados alcançados

(Salvaguardando direitos morais e outros aplicáveis)

Evitar reclamações futuras de direitos/compensações/indemnizações por parte de intervenientes eventuais no projecto em causa

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O CIPO – Chief IP Officer

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 58

Nomear responsável interno pela gestão dos processos de protecção dos activos intelectuais

Complexidade / necessidade de formação e acompanhamento permanente dos RH envolvidos em I&D

“Ponte” com especialistas externos – AOPI/Advogados

Contact point para esforços negociais (in e out licensing)

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Política de visitas / contactos com terceiros -confidencialidade

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 59

Implementar política de visitas / partes “sensíveis” da organização

Requerer assinatura de NDA previamente à divulgação de informações

Cruzar com política da Qualidade (procedimento; criar template de NDA standard)

Incremento da credibilidade da organização face ao exterior

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As criações intelectuais em ambiente laboral

Junho 2014 José Ricardo Aguilar 60

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As criações intelectuais em ambiente laboral

Tripla protecção de activos intelectuais: civil, laboral, CPI

Titularidade sobre o resultado da actividade intelectual

Contexto: trabalho dependente (sob instruções de um «dador» de trabalho)

Resultado do trabalho: bem imaterial (criação, invenção)

Actividade Empresarial + Criatividade individual

«Tensão» Exploração vs. Criação

Tutela investimento; protecção criador intelectual

Junho 2013 José Ricardo Aguilar 61

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As criações intelectuais em ambiente laboral

Tripla protecção de activos intelectuais: civil, laboral, CPI

CONEXÃO

PROPRIEDADE INTELECTUAL (Direito de Autor + Direito da PI; Normas laborais«extravagantes»)

+

DIREITO DO TRABALHO (deveres do trabalhador – 121º/1/c), e), f), g) Cód. doTrabalho

Lealdade, não concorrência, produtividade, zelo, diligência

José Ricardo Aguilar 62Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

Regime vigente para os direitos de propriedade industrial

O INVENTOR – TRABALHADOR (DIREITO À PATENTE)

58º + 59º + 60º CPI

Aplicáveis a Patentes, M.U. (122º, 123º), Topografias de Prod. S.C. (157º, 158º) eDesenhos ou Modelos (182º, 183º)

Regime-regra: direito ao registo pertence ao inventor ou sucessores, individuaisou contitulares (58º/1 e 2)

Primeiro no tempo, primeiro no direito (boa-fé) – First to File

José Ricardo Aguilar 63Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

O INVENTOR – TRABALHADOR : Inv. Laborais

59º

59º/1 – Inv. resulta do CT + Act. Inventiva prevista no C.T. + especialmenteremunerada = DPI p/ empregador

59º/2 – Inv. resulta do CT + Act. Inventiva prevista no C.T.

Mas NÃO especialmente remunerada = DPI p/ empregador

Deve compensar pecuniariamente o inventor de acordo com importância da invenção (n/ se aplica o 59º/4)

[UNIVERSIDADES E CENTROS DE I&D]

José Ricardo Aguilar 64Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

O INVENTOR – TRABALHADOR : Inv. Laborais59º/3 (Direito Legal de Opção)

C.T. não prevê Actividade Inventiva

Invenção alcançada por força das funções laborais

Invenção integra-se na actividade do empregador (59º/3/a)

Inventor deve comunicar invenção em 3 meses após a conclusão (59º/3/b) ou em 1 mês se tiver requerido o registo de DPI (59º/3/c)

Empregador tem direito ao DPI ou de assumir a titularidade do pedidoDireito a exercer pelo Empregador em 3 meses após a notificação do inventor

(59º/3/e)Empregador tem que remunerar o inventor de acordo com a importância do invento

NO MESMO PRAZO DE 3 MESES! (59º/4) Deve fixar-se nos 3 meses a forma de remuneração, que pode prolongar-se no tempoPrejuízo da posição do inventor (falta de critério de avaliação do invento em 3 meses)

José Ricardo Aguilar 65Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

59º - Outras Regras

Responsabilidade disciplinar e civil se o trabalhador « esconder a invenção » (59º/3/d) p/ incumprimento obrigações 59º/3/b) e c)

59º/5: Invenções patenteadas no ano subsequente à saída do trabalhadorconsideram-se ainda em execução do CT (problema: sucessão em empresas de

I&D)

59º/8: extensão aos funcionários do Estado (UNIVERSIDADES)

59º/2 e Docentes + Investigadores: Remuneração pelos RPIExcepção: Estatuto Carreira Investigador (D.L. 124/99 de 20 de Abril): derroga o CPI –

compropriedade invenções Universidade / Investigador

59º/9: Nulidade das renúncias antecipadas do inventor aos seus direitos.

José Ricardo Aguilar 66Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

O INVENTOR – PRESTADOR DE SERVIÇOS

(Invenções sob encomenda)

Art. 59º/7

(Salvo convenção em contrário – ACONSELHÁVEL!)

Remissão para

59º/1 e 2 – Adequada (Prestador contratado)

59º/4 – Menos compreensível (Contratado para « x » e fez « y » …)

59º/5 – Desadequada! (Prestação de serviços como vínculo pontual e precário)

José Ricardo Aguilar 67Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

Na prática:

Prever em todos os contratos de trabalho e de prestação de serviços os direitosde PI da empresa

Incluir cláusulas específicas sobre PI nestes contratos: funções, act. inventiva, especial remuneração (incluída no salário)

Evitar litígios com colaboradores c/ base em PI

José Ricardo Aguilar 68Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral

Os acordos de cessão de direitos (Assignment Agreements)

E se um estudante, estagiário ou bolseiro reclamarem a titularidade de DPI´ssobre I&D desenvolvida por eles na Empresa / Universidade?

Relações “híbridas”: Nem laborais, nem de prestação de serviços

Solicitar-lhes a assinatura de um Acordo de Cessão de Direitos (Assignment

Agreement) – salvaguarda de direitos para a entidade de suporte

José Ricardo Aguilar 69Junho 2013

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As criações intelectuais em ambiente laboral: o caso específico das obras e programas de computador

Regime com diferenças sensíveis relativamente ao CPI

Obras em geral: titularidade presume-se pertencente ao criador intelectual – Art. 11º CDADC – salvo convenção em contrário (necessidade

de prever cláusula específica), cfr. Art. 14º CDADC

Direitos patrimoniais transferidos, salvaguarda dos direitos morais

Software: presunção de obra colectiva aplicável aos programas de computador: trabalho de equipa, vários contributos intelectuais (regra) –

titularidade atribuída à entidade que organiza o trabalho (Art 3º/3 DL 252/94 de 20/10)

José Ricardo Aguilar 70Setembro 2014

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Propriedade Industrial e comunicação

Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 71

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Propriedade Industrial e comunicação

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 72

Citar/evidenciar os direitos de PI detidos pelas empresas do grupo nos respectivos suportes comunicacionais – perspectivar estes direitos como

activos valiosos do grupo!

Ter extrema atenção aos conceitos a empregar relativos à PI nos mesmos suportes (evitar a “marca patenteada”...)

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Citar/evidenciar os direitos de PI: exemplo “micro”

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 73

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Citar/evidenciar os direitos de PI: exemplo “macro”

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 74

Qualcomm “Patent Wall”

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Algumas conclusõesIN

Maximizar as formas de protecção! Perspectivar e aproveitar todos os direitos eventualmente aplicáveis –criar um portfolio de direitos de PI

Potenciar o valor dos activos e criações intelectuais – mobilidade e independência entre os direitosconstituídos

Valorizar a organização (empresa) – atrair atenção de business angels, VC, outros financiadores/investidores

“Think big” – protecção internacional! Possibilidade de estender os monopólios para outros territórios

Explorar directamente / conceder o direito a 3os / criar spin-off dedicado a determinado activo

OUTPossibilidade de obter activos na envolvente externa (transmissão/licenciamento), diminuindo gastos

internos em I&D

Cross licensing – Possível desde que tenhamos “moeda” (DPI)

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 75

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Vigilância tecnológica

Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 76

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O estado da técnica e a redundância na I&D

Conhecer os últimos desenvolvimentos tecnológicos da área

Identificar os players do mercado e potenciais parceiros de negócio

Evitar infringir direitos de terceiros / perceber se há DPI a “cobrir” osprodutos/processos próprios

Identificar a oportunidade de protecção

Assegurar em última instância o freedom to operate

Preparar movimentos de internacionalização e/ou exportação

Criar vantagem competitiva face a empresas que não vigiam omercado

José Ricardo Aguilar 77Novembro 2013

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O estado da técnica e a redundância na I&D

A redundância na investigação

15 a 25% dos esforços de I&D são em vão!

A maioria dos investigadores e cientistas não verificam ANTES de iniciar projectosde I&D (ou DURANTE) o que já foi publicado e/ou patenteado

INPI Áustriaco estima em 60.000 M € os gastos europeus anuais em I&Dredundante...

Alemanha: cerca de 25% do esforço de I&D anual (ou 12.000 M €) é redundante...

José Ricardo Aguilar 78Junho 2013

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O estado da técnica e a informação contida nas bases de dados de patentes: dados estatísticos

90% das invenções podem ser encontradas em documentos depatente

80% das invenções SÓ foram divulgadas em documentos de patente

Patentes publicadas antecipam em 3 anos a chegada ao mercado deprodutos e serviços

Um “mundo – gratuito! – a descobrir” Ex: worldwide.espacenet.com

José Ricardo Aguilar 79Junho 2013

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O estado da técnica e a redundância na I&D

A redundância na investigação

Exemplo (1): prevenção do desgaste ou explosão dos pneus de aeronaves por fricção na pista na aterragem

Patente depositada em 2000 no UK Patent Office

Em 1929 no USPTO tinha sido depositada uma patente reivindicando a mesma invenção...

José Ricardo Aguilar 80Junho 2013

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O estado da técnica e a redundância na I&D

A redundância na investigação

Exemplo (2):

Investigador PT em trabalho, pede análise para patentear em 2002

Primeira pesquisa: trabalho patenteado no Japão em 1981!

José Ricardo Aguilar 81Junho 2013

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Vigilância tecnológica e exportação/internacionalização

“Foice em seara alheia?”

Exemplo (3):

Empresa PT criou e exporta dispositivo para 5 países na UE

Nunca prestou qualquer atenção às bases de dados de patentes

Decide contactar distribuidor nos EUA para comercializar o mesmo dispositivo

Distribuidor pede especificação completa do dispositivo para decidir

Devolve carta à empresa PT com documento de patente válido nos EUA em nome de terceira entidade, reivindicando o MESMO dispositivo...

Ausência de freedom of operation nos EUA para esse dispositivo

José Ricardo Aguilar 82Setembro 2014

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Os sinais distintivos

Criação de marcas e outros sinais distintivos / imagem de negócios ou projectos das empresas do grupo

Pesquisas preventivas – Detectar possíveis sobreposições / confundibilidade comsinais distintivos anteriormente registados por terceiros

Estimular o uso de bases de dados de marcas (INPI, Madrid Express, TM View)

Preparar movimentos de exportação/internacionalização: possíveis conflitos comsinais distintivos de terceiros em “países-alvo”

José Ricardo Aguilar 83Setembro 2014

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Novidade e estado da técnica: conclusões

Potenciar o uso de bases de dados de patentes nas actividades de I&D do grupo

Acompanhar os trabalhos de I&D com estas pesquisas

Monitorizar bases de dados de sinais distintivos na fase de criação de novos sinais e imagem de negócios das empresas do grupo

José Ricardo Aguilar 84Junho 2013

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MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!

José Ricardo AguilarAveiro, 17 de Setembro de 2014