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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
RESPONSABILIDADE CIVIL POR USO INDEVIDO DA MARCA
Por: Claudia Guimarães de Moura
Orientador
Prof. Dr. Francis Rajzman
Rio de Janeiro
2010
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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
RESPONSABILIDADE CIVIL POR USO INDEVIDO DA MARCA
Apresentação de monografia à Universidade
Candido Mendes como requisito parcial para
obtenção do grau de especialista em Direito
Empresarial e dos Negócios.
Por: Claudia Guimarães de Moura
3
AGRADECIMENTOS
A Deus, aos amigos, parentes,
clientes.
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DEDICATÓRIA
Dedica-se a todos que acreditam no
meu trabalho, no meu sucesso
profissional.
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RESUMO
O empresário, para a aquisição e conservação de clientela, tem a
necessidade de identificar a si mesmo e a sua atividade para o público em
geral. Para tanto, o empresário lança mão dos sinais distintivos da atividade
empresarial (nome, marcas, títulos de estabelecimento), que ganham grande
importância, dada a relevância desses elementos para as relações com a
clientela.
A concorrência e a disputa por novos mercados (que geram empregos
e desenvolvimento) se dá em nível internacional sendo necessário a proteção
dos produtos fornecidos pela empresa. Trata-se de direito de propriedade do
empresário que para conquistar mercados procura adequar-se a legislação
vigente e procura atender todos os parâmetros de credibilidade.
O uso indevido da marca pode prejudicar o patrimônio da empresa. A
jurisprudência terá papel decisivo para a consolidação de uma atitude mais
dirigente, cautelosa, prudente e honesta na defesa do patrimônio do
empresariado.
O presente trabalho acadêmico pretende demonstrar os mecanismos
que o ordenamento jurídico pátrio possui para proteger as marca, há ainda a
questão da proteção ao nome da empresa, abordar a importância do INPI, bem
como abordar as conseqüências jurídicas e sociais que podem resultar
quando uma empresa utiliza indevidamente uma marca registrada no mesmo
nicho mercadológico.
Pretende-se demonstrar além disso, que mais do que efeitos civis, o
uso indevido de marca registrada atinge, também, a esfera criminal,
constituindo-se em crime contra registro de marca e concorrência desleal,
como se pode verificar nos Artigos 189 e 95 da Lei nº 9.279/96 – LPI.
O foco central do estudo é a inegável ocorrência de dano quando do
uso indevido de marca registrada, embora tal dano seja de difícil comprovação
uma vez que marcas falsas podem manchar a empresa.
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METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica documental visto que será estudada
bibliografia pertinente ao tema, além da análise de jurisprudências sobre a
questão tratada para que se possa consiga atingir os objetivos inicialmente
propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de menor custo, maior
rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação a monografia será
constituída principalmente através de informações contidas em livros e artigos
científicos.
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 08 CAPÍTULO I- Marcas 10 1.1- A Marca Vista ao Longo da História 10 1.2- Definição de Marcas 12 1.3- Requisitos para Registro das Marcas 14 1.4- Distinção entre Marca e Nome Empresarial 17 1.5- Classificação das Marcas 20 CAPÍTULO II - O Registro das Marcas e o INPI 24 1.0- Sistemas Legislativos sobre o Registro de Marcas 26 CAPÍTULO III – Responsabilidade Civil pelo Indevido das Marcas 32 3.1- Responsabilidade Civil e Penal 33 3.2- Responsabilidade Subjetiva e Objetiva 33 3.2- Responsabilidade Civil Contratual e Extra Contratual 34 3.3- Uso Indevido das Marcas 36 CONCLUSÃO 47 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 48 BIBLIOGRAFIA CITADA 51 ÍNDICE 53 FOLHA DE AVALIAÇÃO 54
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INTRODUÇÃO
O tema em analise pertence ao ramo do Direito Comercial, mais
especificamente ao sub-ramo jurídico da Propriedade Industrial (marcas,
desenhos industriais e patentes), havendo, porém, e nem poderia deixar de
ser, correlação com o Direito Civil, na matéria atinente à Responsabilidade
Civil, em que neste trabalho limitar-se-á a um de seus pressupostos que é o
prejuízo ocasionado – o dano, este proveniente do uso indevido e
desautorizado de uma marca.
No Brasil, o sistema de proteção marcaria é atributivo uma vez que a
proteção é obtida somente através do registro perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).
A evolução e o aperfeiçoamento dos conceitos e princípios que regem
o tema proposto se dão em consonância com as novas tendências doutrinárias
sobre o dano moral e o dano à imagem .
A proteção a marca pelo ordenamento jurídico pátrio é de suma
importância uma vez que ela identifica o produto ou serviço comprometendo a
imagem da empresa que deve desempenhar uma função social.
Juridicamente, podemos entender a função social da empresa como
um conjunto de incumbências, direito e deveres, que gravam a atividade
atreladas a empresa. Deve o instituto da função social da empresa procurar
zelar pelo pleno exercício da atividade empresarial traduzida na geração de
riquezas, manutenção de empregos, pagamento de impostos,
desenvolvimentos tecnológicos, movimentação do mercado econômico, entre
outros fatores, tendo o Estado papel decisivo e insubstituível na aplicação
normativa, elaboração de políticas públicas de fiscalização, proteção e
incentivo ao desenvolvimento, especialmente às e média e pequena empresas
e às empresas em dificuldades financeiras.
A atuação do Estado na elaboração de normas de proteção a marca
transparece a defesa do empresariado no sentido de coibir produtos ou
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serviços sem qualidade , garantindo o patrimônio empresarial que gerará
emprego e pagamento de tributos.
Cabe ressaltar ainda que a proteção as marcas garante uma produto
ou serviço de qualidade protegendo o consumidor de riscos. Cabe lembrar que
o Código de Defesa do Consumidor coloca à disposição dos brasileiros um
arsenal de prerrogativas que protege seus direitos básicos: proteção da vida e
da saúde; informação; proteção contra publicidade e abusiva; reparação de
danos, entre outros.
O lançamento de produtos no mercado representa risco ao
consumidor, este por sua vez procura uma marca solidificada que garante o
conforto dos usuários.
O uso indevido da marca pode gerar diversos danos. O trabalho
abordará os tipos de danos e como a jurisprudência tem se manifestado
quanto aos casos levados ao Poder Judiciário.
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CAPÍTULO I
MARCAS
Em tese, tudo que integra o mundo pode receber uma marca, um sinal,
e ser identificado para se distinguir de outros objetos. Uma pedra solta na
planície pode ser assinalada de determinada forma para se distinguir de
outras, como muitos outros objetos podem sê-lo, mas isso, por si só, não
confere a noção de marca de que aqui se trata.
A marca deve distinguir um produto ou um serviço, ou seja, deve
assinalar algo para que se distinga de outro da mesma espécie. Esse produto
ou serviço deve se constituir no resultado da atividade empresária, a qual, em
última análise, é protegida pela marca.
O emprego do conceito de marca, nesses termos, está ligado ao
resultado da atividade empresária, o que implica na admissão de um dado
apurável da realidade: os produtos e serviços realizados no plano da
experiência concreta, no mundo físico e não ideológico. Implica, então, não
haver marca em bens ou serviços insuscetíveis de negociação pelo
empresário, ou por terceiro autorizado.
Os produtos e os serviços devem ser diferenciados de outros da
mesma espécie, resultando daí que o caráter distintivo é essencial ao conceito
de marca.
1.1 – A Marca Vista ao Longo da História
Há relatos históricos que apontam a utilização de sinais identificadores
pelo homem primitivo na fase de seu nomadismo. Na fase pastoril é mais
acentuado o emprego de marcas: bois e cavalos, utilizados para a tração, bem
como recebiam em seu “couro”, por meio de um ferro “em brasa” um sinal
indicativo - era a marca a ferro e fogo. Historiadores relatam a existência de
marcas nominais e figurativas na antiguidade greco-romana. Tinham esses
povos, o costume de revestir de sinais principalmente a sua produção artística.
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Em Roma, o uso de marcas espalhou-se logo: nomes, sinais,
desenhos, emblemas em seus vinhos e queijos.
Foi na época medieval que as marcas adquiriram certo cunho jurídico.
Da sociedade feudal foram gradativamente reaparecendo as cidades e as
práticas comerciais, as quais passariam a ocupar um significativo espaço na
esfera jurídica e, precipuamente, na esfera econômica.
As atividades econômicas desenvolvidas nos burgos medievos eram
administradas e controladas pelas corporações de artes e ofícios, as quais
agrupavam os comerciantes e os artesãos segundo seu ramo de negócio.
Delas surgiu a marca de comércio, não exatamente como a conceituamos,
mas já trazendo resquícios do que viria a ser.
Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas,
constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado
absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores. Essa proteção
– observa Von Gierke – mais tarde caiu em desuso, e somente em tempos
recentes foi reimplantada. Alguns autores acentuam que tais marcas eram
obrigatórias para atestar a conformidade dos produtos com os tipos
regulamentares.
O corporativismo da época não era tão radical a ponto de proibir o uso
de marcas individuais. Estas poderiam ser empregadas desde que o artesão
ou comerciante registrasse a marca de seus produtos na corporação ou no
ofício. A marca estava tão intimamente ligada com o sucesso das relações
comerciais que logo começaram os homens, a usurpá-la. O simples
ressarcimento dos danos causados ao proprietário da marca não era
suficiente. Fazia-se necessário punir penalmente os usurpadores e foi na
França que surgiu tal legislação positiva no séc. XIII. “Edito de Carlos V de
1544, mandava cortar o punho direito, depois de excluído de seu ofício, do que
contrafizesse, ou arrebatasse a marca de outrem.”
Foi somente em 1874 que a legislação pátria passou a proteger as
marcas.
A garantia constitucional à propriedade das marcas veio com a
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de
12
fevereiro de 1891. Rezava o § 27 do art. 72 que “a lei assegurará a
propriedade das marcas de fábrica” . Nos dizeres de J. X. Carvalho de
Mendonça, esta Constituição teve o intuito de “garantir quanto possível à
lealdade da concorrência comercial”.
Todas as outras constituições adotaram esse direito individual. A nossa
atual Carta Magna, promulgada em 5 de outubro de 1988, assegura, no seu
art. 5º, inciso XXIX, a propriedade das marcas, visando o interesse social bem
como o desenvolvimento tecnológico e econômico de nosso Estado. Situado
entre os direitos e garantias fundamentais, não pode esse dispositivo ser
objeto de emenda constitucional por se tratar de direito individual e, portanto,
cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV da CF). O alcance de tal dispositivo não pode
ser reduzido por meio de legislação infraconstitucional
Foram abundantes as normas infraconstitucionais a tratarem da
propriedade industrial até chegarmos a nossa atual, a Lei n. 9.279, de 14 de
maio de 1996, que abandonou a enganosa expressão “código” e adotou a
ementa legal “direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.
1.2 – Definição de Marcas
Na literatura de marketing podemos encontrar a definição de marcas
conforme os doutrinadores Alves e Bandeira (2001), e em Kotler (1996), visto
que a consideram como uma designação, símbolo, desenho ou combinação
dos mesmos com o intuito de identificar as propostas e de as diferenciar
perante os competidores. Para Kapferer (1991, p.8) o valor de um produto é
indicado por dois elementos: o preço e a marca.
Se o primeiro mede o valor monetário, “ (...) a marca identifica o
produto e revela a sua identidade, ou seja, as facetas da sua diferença: valor
de utilização, valor de prazer, valor de reflexo do próprio comprador”.
Se, por um lado, o produto é tangível, podemos tocá-lo, vê- lo, tem
atributos físicos, diferentes modelos, características e preços, por outro lado, a
marca é intangível. Ou seja, diz respeito à forma como os consumidores se
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relacionam com os produtos, a personalidade que lhe atribuem, a confiança
sentida e a lealdade que lhe depositam.
Em tese, tudo que integra o mundo pode receber uma marca, um sinal,
e ser identificado para se distinguir de outros objetos.
Os produtos e os serviços devem ser diferenciados de outros da
mesma espécie, resultando daí que o caráter distintivo é essencial ao conceito
de marca.
Carvalho de Mendonça, assim elabora a definição:
“Essas marcas consistem em sinais gráficos ou
figurativos, destinados a individualizar os produtos de
uma empresa industrial ou as mercadorias postas à
venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua
origem ou procedência, e atestando a atividade e o
trabalho de que são resultado”.( CERQUEIRA,1976,
p.376)
O Decreto-Lei nº 7.903, de 27-8-1945, conceituou marca no artigo 89
da seguinte forma:
“Considera-se marca de indústria aquela que for usada
pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para
assinalar os seus produtos, e marca de comércio, aquela
que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do
seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem”.
Pontes de Miranda, vê na marca um sinal:
“que se apõe em produtos ou mercadorias para servir de
indicação da sua qualidade, algumas vezes também da
14
quantidade”, sendo “o mais típico sinal distintivo de
produto ou de mercadoria”.(MIRANDA,1983)
O artigo 59 do antigo Código da Propriedade Industrial Brasileiro (Lei
nº 5.772, de 21-12-1971) dispunha:
“Será garantida no território nacional a propriedade da
marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro
de acordo com o presente Código, para distinguir seus
produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou
semelhantes, na classe correspondente à sua atividade”.
A Lei nº 9.279, de 14-5-1996, no artigo 122, aboliu a viabilidade de se
ter uma marca sonora, olfativa ou degustativa, na medida em que conferiu
suscetibilidade registrária apenas aos “sinais distintivos visualmente
perceptíveis”. A preferência do legislador limitou a discussão no plano da
proteção legal, ou seja, conferiu a qualidade de marca protegível juridicamente
apenas àqueles signos, ou sinais, que podem ser apreendidos visualmente
1.3 - Requisitos para Registro da Marca
A Lei n. 9.279/96 exige certos requisitos para que os sinais distintivos
sejam registrados como marca. São eles: a novidade, a originalidade e a
licitude.
Quanto ao primeiro requisito podemos mencionar que a marca deve
ser nova, ou seja, distinta de outras já usadas legalmente. Exige-se para o sue
registro a novidade relativa, não é necessário que o empresário crie o signo
distintivo (novidade absoluta), basta que ele dê uma nova finalidade (utilidade)
para ele. A proteção concedida à marca registrada é restrita à classe de
produtos ou serviços a que pertence o objeto: princípio da especificidade. É
dada a proteção mesmo que o signo a ser registrado tenha se tornado público,
mas, no entanto, é novo para a sua utilização.
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Se o fabricante de móveis de escritório adota para seus produtos como
marca um circulo, ele poderá obter a proteção do direito industrial, apesar de a
expressão não ter sido criada por ele.
A novidade refere-se à classe a que pertence os produtos ou serviços
marcados, o uso empregado ao signo é que deve ser novo. As classes de
produtos e serviços são determinadas pelo INPI para efeitos de delimitação do
campo de atuação da tutela dada pelo registro. A exceção ao princípio da
especificidade é com relação à marca de alto renome (art. 125 da Lei n.
9279/96) que tem a proteção estendida a todos os ramos de atividade. É de se
anotar que a inobservância ao princípio da novidade implica em contrafação da
marca (reprodução da própria marca).
Assim temos que o direito brasileiro protege as marcas de alto renome.
Abaixo transcrevemos o caso da empresa Danome RECURSO ESPECIAL Nº
510.885 - GO (2003/0035347-0)
“impugnado que "o prefixo DAN é a abreviatura da palavra
inglesa DANISH PASTRY,que associado a outras palavras,
significa a massa de substância pastosa feita de fermento
ou germe cultivado que causa fermentação e que constitui
a essência de qualquer iogurte" (fls. 562/563), o que, diga-
se de passagem e com o maior respeito, éde aceitação
duvidosa, nem por isso a utilização desse radical DAN
pode ser deflagrada sem freios e sem medidas, pois a
possibilidade de seu uso não pode ser consentida quando
fere o direito de quem tem a titularidade de uma marca
devidamente registrada.
E a violação marcária se dá quando a imitação reflete na
formação cognitiva do consumidor que é induzido, por
erronia, a perceber identidade nos dois produtos, de
fabricações diferentes.No caso, DANONE é uma marca
vistosa, notoriamente conhecida, objeto de previsão e
especial tutela pela Lei nº 9.279/96, de Propriedade
Industrial (art. 126 e§§), ao dizer que "a marca
16
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade no
stermos do art. 6ºbis (I), da Convenção da União de Paris
para Proteção da Propriedade Industrial, goza de
proteção especial, independente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil" .A concessão de tal
justa proteção decorre das atividades permanentes e do
conceito público de quem a obtém, decorrente, pelo
menos em tese, de exitoso e laborioso desempenho ao
longo do tempo.E um outro produto, da mesma espécie
(iogurte), utilizando a marca DANALY, conduz o
consumidor intuitivamente a imaginar tratar-se de um
iogurte produzido pela DANONE, pela confusão mental
que as três marcas provocam (DANY, DANLY'S e
DANALY), sendo assim manifesta a capacidade de
suscitar imediata associação de idéias com a marca
DANONE.
Quanto ao segundo requisito podemos mencionar que a Originalidade
é o fruto da imaginação humana inédito e que não foi inspirado em nada
precedente. Uma marca original não pode reproduzir sinal genérico, nome,
denominações e indicação descritiva de uso comum.
Rubens Requião ressalta que a originalidade significa que a marca
deve ser intrinsecamente idônea e capaz de individuar os produtos de uma
determinada empresa.
No art. 122 da Lei n. 9279/96 encontramos as marcas registráveis,
enquanto que no art. 124 da mesma norma os sinais que não podem ser
registrados, em muitos casos por falta de originalidade.
Quanto ao terceiro requisito podemos afirmar que a marca não deve
contrariar a lei, os bons costumes e a ordem pública. Somente podem ser
registrados os signos considerados lícitos. O art. 124 da Lei n. 9279/96 nos
apresenta um enorme rol de signos não-registráveis. Nem todos os casos,
porém, significam proibição: nos incisos IV, XIII, XV e XVI o legislador
estabelece apenas condições especiais para alguns registros e nos incisos V,
17
VII, XI, XII, XVII, XIX, XXII e XXIII ele refere-se ao âmbito da tutela dos bens
incorpóreos de natureza diversa. A proibição legal do registro desses sinais,
não impede, no entanto, a utilização deles na identificação de produtos e
serviços. Apenas não terá o empresário o direito de exclusividade sobre eles.
1.4 – Distinções entre Marca e Nome Empresarial
O nome empresarial tem como objeto de identificação o empresário,
pessoa física ou jurídica, ou seja, o sujeito de direito. O objeto da marca é
identificar, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. O órgão competente
para o arquivamento do ato constitutivo da sociedade ou a inscrição da firma
individual é a Junta Comercial, enquanto que a competência para expedir
certifica de registro de marca é do INPI.
Destaca-se a jurisprudência TJMG: 200000045452440001 MG
2.0000.00.454524-4/000:
NOME COMERCIAL - MARCA REGISTRADA -
COLIDÊNCIA - MESMA ATIVIDADE DAS EMPRESAS -
GARANTIA DE PROTEÇÃO - ABSTENÇÃO DE NOME -
MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO - DANOS MORAL E
PATRIMONIAL - LUCROS CESSANTES - MARCA
DESPROVIDA DE RENOME - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS. - Havendo colidência
entre marca registrada no INPI com o nome comercial, e
não sendo distintas as atividades das duas empresas, a
fim de garantir a proteção jurídica reclamada é de
determinar ao proprietário do nome comercial que se
abstenha de utilizar a expressão que constitui a marca
registrada do outro, havendo ser mantida a sentença
neste particular. - Merece ser majorada a multa diária que
se revela inapropriada para o caso de descumprimento do
preceito judicial. - Não há como presumir danos morais ou
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patrimoniais pelo uso de marca registrada que não goza
de renome, pelo menos nacional, que na falta de cabal
demonstração desacolhe-se pretensão por danos moral e
material
A proteção conferida pela Junta Comercial é estadual: o registro do
nome empresarial terá efeito apenas nos estados em que o empresário tiver
sede ou filial. Para ter proteção nacional, o empresário deverá arquivar seu ato
constitutivo ou inscrever sua firma individual, nas Juntas Comerciais dos outros
estados brasileiros.
A proteção conferida pelo INPI é nacional e mais: se observadas as
condições da Convenção de Paris, a marca será protegida nos demais países
unionistas.
O prazo de duração do registro de marca é determinado: vigora por
dez anos, se não for requerida pelo interessado a sua prorrogação. O registro
do nome empresarial tem prazo indeterminado e esse somente será extinto
contra a vontade do empresário se, de acordo com o art. 60, § 1º da Lei n.
8.934/94, for declarada a inatividade da empresa.
Outra diferença é com relação ao âmbito da tutela. A proteção da
marca se limita à classe de produtos ou serviços na qual se encontra
registrada no INPI; a preservação se restringe ao ramo de atividade do
empresário (princípio da especificidade), exceto para as marcas de alto
Renome que têm proteção para todas as classes. Exemplo clássico de marca
que possui essa proteção especial é a Coca-Cola: o titular dessa marca pode
abandonar o seu ramo de atuação e se aventurar no ramo automobilístico,
colocando em seus carros a marca Coca-Cola que terá tutela legal para isso.
Já a proteção do nome empresarial não se limita à atividade: protege a
clientela e também o crédito.
Salienta Fábio Ulhoa Coelho que:
(...) a proteção liberada ao nome empresarial não visa
apenas impedir confusão entre os consumidores, mas
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principalmente preservar a reputação do titular da
empresa, junto aos fornecedores e financiadores. O
protesto de títulos em nome de um pode prejudicar o
crédito de outro empresário, com nome igual ou
semelhante. (COELHO, 2003,p.182)
Se existir conflito entre nome empresarial e marca este deve ser
resolvido à luz dos princípios da especificidade e novidade. Segundo Fábio
Ulhoa Coelho, a jurisprudência tem se posicionado a favor da marca, mesmo
quando o registro do nome empresarial é anterior. Entretanto, exige-se que o
titular da marca e do nome empresarial operem no mesmo ramo de mercado,
conforme o princípio da especificidade.
Por fim cabe ressaltar que título de estabelecimento é o designativo
referente ao ponto em que se exerce a atividade empresarial. Indica o local em
que se encontra o empresário, o estabelecimento físico onde ele coloca a
disposição dos consumidores seus produtos e serviços. Diferencia e
individualiza o estabelecimento empresarial.
Conforme Sérgio Campinho, o título de estabelecimento:
“é o sinal distintivo na fachada da casa onde se exerce o
negócio, como os letreiros de uso corrente, podendo ser
verificado, ainda, nos papéis de correspondência cartões,
catálogos de produtos, etc. Consiste, assim, no rótulo do
estabelecimento”.(CAMPINHO,2004, p.336)
1.5– Classificação das Marcas
Quanto a aplicação podem ser classificadas como marca de produto
ou de serviço que são as que Identifica diretamente produtos ou serviços e
distingue-os de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art.
123, I da Lei n. 9.279/96).
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A segunda classificação é a Marca de certificação. Esta espécie de
marca atesta a conformidade de um produto ou serviço com certas normas ou
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada (art. 123, II da Lei n. 9.279/96).
A marca de certificação e a coletiva tem em comum a necessidade de
um regulamento de uso e a desnecessidade de licença para o uso da marca,
bastando o empresário atender aos pressupostos previstos no regulamento de
uso.
Quanto a forma podem ser: Marca verbal ou nominativa. Constituída
de palavras, nomes ou expressões, compreendendo neologismos e
combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. Marca
emblemática ou figurativa. Formada por desenho, figura, símbolos,
monogramas ou forma estilizada de letra ou número, isoladamente. “O
emblema ou figura pode versar sobre desenhos concretos ou abstratos,
imagens, letras ou linhas desde que se revistam de suficiente forma distintiva
(art. 124, II). Marca mista. Aquela que combina elementos nominativos e
figurativos ou emblemáticos. Marca tridimensional. Aquela que se apresenta
nas várias dimensões visuais com desenhos em vista frontal, lateral, dentre
outros e em perspectiva.
Vale ressaltar que, conforme o art. 124, XXI da Lei n. 9.279/96, a forma
necessária do produto (marca plástica) ou aquela que não possa ser
dissociada de efeito técnico não são registráveis.
Quanto a finalidade a doutrina menciona que podem ser:Marca
específica, singular ou especial. Aquela que tem a finalidade de sinalizar um só
objeto.
Marca genérica ou geral. Aquela que assinala produtos ou serviços
de uma série, produtos e serviços estes que devem estar identificados por
marcas específicas. Apenas pode ser usada quando acompanhada de marca
específica.
A doutrina ainda classifica as marcas quanto ao conhecimento comum:
Marca de alto renome. É aquela que a lei confere proteção especial em todos
os ramo de atividade (art. 125 da Lei n. 9.279/96). O proprietário dela pode
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impedir que outro empresário a utilize, mesmo que este se dedique a
segmento diverso, uma vez que a tutela não se restringe a uma classe, mas
abarca tosos os ramos de atividade. Exemplo: Coca-Cola. Marca notória. São
as ostensivamente conhecidas em seu ramo de atividade, que recebem
tratamento especial independente de estarem registradas no Brasil (art. 126 da
Lei n. 9.279/96).
Destaca-se a jurisprudência abaixo no AG 160559 RJ
2007.02.01.015209-1:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ALTO
RENOME DE MARCA RECONHECIDO POR SENTENÇA
TRÂNSITA EM JULGADO. APLICABILIDADE DA
RESOLUÇÃO INPI 121-2005.
I -Editado ato normativo (Resolução INPI 121-2005), com
regramento específico quanto a forma de anotação do
alto renome de marca e do prazo de validade da proteção
especial (5 anos), qualidade essa reconhecida por
sentença definitiva, a sua aplicação não ofende ao
comando da coisa julgada no tocante à obrigação de
fazer, porquanto trata-se de ato de atribuição exclusiva da
autarquia federal.
II -Agravo provido para afastar a obrigação de fazer no
tocante à anotação do alto renome da marca no
Certificado de Registro de Marca nº 002.714.914; bem
assim para limitar a proteção especial ao prazo de 5
(cinco) anos, nos termos da citada Resolução INPI 121-
2005, a partir do trânsito em julgado daquela decisão
judicial.
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Cabe deixar claro que a a marca notoriamente conhecida não
necessita de registro no Brasil e o INPI pode indeferir de ofício o registro de
marca que imite outra notoriamente conhecida, lembrando sempre que a
proteção se limita ao ramo de atividade. O § 1º do art. 126 da Lei n. 9.279/96
estende o conceito de marca notória às marcas de serviços.
Fábio Ulhoa Coelho expressa que:
“A degeneração de marca notória é um interessante
fenômeno mercadológico, que se verifica quando os
consumidores passam a identificar o gênero do produto
pela marca de um de seus fabricantes (cf. Sampaio,
1995). Marcas como ‘aspirina’, ‘gilete’ e ‘fórmica’
encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram
de identificar certo produto, fornecido por determinado
empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo
produtos concorrentes.” (COELHO,p.1972)
Quanto a composição as marcas podem ser marcas de fantasia,
arbitrárias, sugestivas e descritivas. Marcas de fantasia. Integradas de
elementos novos que não têm significado. Geralmente possuem maior
proteção Marcas arbitrárias. Integradas por palavras que não tem relação com
o produto ou serviço que distinguem. Marcas sugestivas. Constituídas por
palavras que guardam relação com o produto ou serviço.Marcas descritivas.
Estas que possuem menor proteção são as constituídas por palavras que
descrevem ou caracterizam o produto ou serviço.
Por fim quanto a origem as marcas podem ser Marca brasileira. São
as depositadas no Brasil, por pessoa aqui domiciliada.Marca estrangeira. 1) As
depositadas no Brasil, por pessoa não domiciliadas aqui; 2) Aquela
regularmente depositada em país vinculado a tratado do qual o Brasil é
participante ou em Organizações Internacionais, que o Brasil faça parte, é
também depositada no território nacional no prazo do respectivo tratado, e cujo
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depósito no país contenha reivindicação de prioridade em relação a data do
primeiro pedido.
CAPÍTULO II
O REGISTRO DAS MARCAS E O INPI
A marca é um bem imaterial ou bem incorpóreo integrante do
estabelecimento empresarial de grande valor econômico. Configura-se como
bem imaterial também a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial.
Dentre esses quatro bens imateriais, a marca é o bem mais conhecido
e difundido na sociedade, devido à sua própria essência. A marca é um bem
incorpóreo e propriedade da empresa. Ela é um dos elementos do
estabelecimento comercial e elemento identificativo da empresa.
Sumariamente, a propriedade industrial consiste nos bens incorpóreos
móveis que se integram no estabelecimento comercial sendo, portanto
propriedade do empresário.
24
A Lei n. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial- LPI) não conceituou a
propriedade industrial. Menciona apenas a proteção que lhe é conferida, a qual
se concretiza mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de
utilidade, concessão de registro de marca e de desenho industrial, repressão
às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.
A Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial- LPI), trata dos direitos
e obrigações concernentes a propriedade industrial, abarcando as marcas, as
invenções, os desenhos industriais, as indicações geográficas e a concorrência
desleal. Não tratou, esta lei, do nome empresarial e da insígnia, os quais são
regidos pelo Registro Público de Empresas Mercantis.
São quatro os bens integrantes da propriedade industrial: a
invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.
O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) foi criado pela Lei
n. 5.648 de 11 de dezembro de 1970 em substituição ao velho Departamento
Nacional da Propriedade Industrial cuja função era proteger a propriedade
industrial, concedendo marcas e patentes. Além de agregar as atribuições
tradicionais do extinto Departamento, a lei confere ao INPI a função de
executar as normas que regulam a propriedade industrial em âmbito nacional.
Assim rege o artigo 2º da Lei n. 5.648/70:
O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito
nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial, tendo em vista a função social, econômica,
jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à
conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de
convenções, tratados, convênios e acordos sobre
propriedade industrial.
O INPI passou a executar o registro de desenho industrial e de
indicações geográficas, o registro de programas de computador e contratos de
franquia empresarial.
25
O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e que por assim ser possui
autonomia administrativa e economia própria. O Poder Executivo, com o fim de
assegurar a autonomia financeira e administrativa, segundo o artigo 239 da Lei
n. 9.279/96, autoriza o INPI a contratar através de concurso público pessoal
técnico e administrativo, a fixar salários para seus funcionários que deverá ser
aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior e a
dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que também deverão ser
aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.
A autonomia econômica provém das retribuições cobradas para os
serviços prestados um favor do titular da propriedade industrial. O valor e o
procedimento para recolhimento das retribuições é proposto pelo INPI e fixado
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (artigo 228
da Lei n. 9.279/96).
Para uma melhor proteção das patentes, desenhos industriais e
marcas, o INPI estabelece classificação para os serviços e produtos, quando
não forem fixados em acordo ou tratado internacional em vigor no país (artigo
227 da Lei n. 9.279/96). Ressalte-se que os efeitos dos atos administrativos
dessa instituição só se darão com a publicação no respectivo órgão oficial
(artigo 226 da Lei n. 9.279/96).
A Lei n. 5.648/70 regulamentada pelo Decreto n. 68.104, de 22 de
janeiro de 1971, e modificada pelo Decreto n. 77, de 4 de abril de 1991,
estabeleceu a estrutura interna do INPI, o qual é composto pela Presidência,
órgão de direção superior, e de quatro órgãos singulares: a Diretoria de Marcas
(DIRMA), que analisa e decide acerca de registros de marcas e outros sinais
distintivos; a Diretoria de Patentes (DIRPA), que analisa e decide sobre
privilégios de patentes; a Diretoria de Transferência de Tecnologia (DIRTEC),
que decide quanto à averbação de contratos de exploração de patentes e de
marcas e aquele que implique transferência de tecnologia, dentre outros; e o
Centro de Documentação e Informação Tecnológica (Diretoria de Articulação e
Informação Tecnológica), que coleta e preserva a memória de patentes, bem
como promove a disseminação de informação tecnológica gerada pelo INPI.
26
O INPI tutela os direitos de propriedade industrial coibindo a usurpação
com vistas a uma concorrência sadia. Além do mais, ele constitui-se num meio
de inserção do país na comunidade internacional. Esse instituto de Direito
Público, dotado de personalidade jurídica, é, portanto, um veículo de política
econômica de extrema importância para o desenvolvimento do Estado
brasileiro.
2.1 Sistemas Legislativos sobre o Registro de Marca
São dois os sistemas relativos ao registro de marca: o declarativo e o
constitutivo ou atributivo.
O sistema declarativo restringe-se a declarar a propriedade da marca,
uma vez que este direito de propriedade já existia antes do ato de registro,
sendo demonstrado pelo uso efetivo do sinal.. O Direito Macário brasileiro
recepcionou este sistema no Código da Propriedade Industrial de 1969, em
seu artigo 78.
O sistema constitutivo ou atributivo afirma que a propriedade da marca
se constitui pelo registro regularmente expedido. É titular do direito
àquele que primeiro registrou a marca. O Código da Propriedade Industrial de
1971 adotou o sistema constitutivo que também foi acolhido pele Lei nº.
9.279/96.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº.
52.106-SP, por sua 4º turma, declarou:
Pelo sistema adotado pela legislação brasileira, afastou-
se o prevalecimento do regime da ‘ocupação’ ou da
‘utilização prolongada’ como meio aquisitivo de propriedade
da marca. O registro no INPI é que confere eficácia erga
omnes, atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e
uso exclusivo da marca.
27
Desta feita, no Brasil, o sistema legislativo sobre o registro marcário é
o constitutivo ou atributivo.
As pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado podem
requerer o registro (art.128 da Lei n. 9.279/96).
O registro de marca requerido por pessoas físicas deve guardar
relação com a atividade que exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou
através de empresas que controlem direta ou indiretamente.
Em consonância com o art. 128 inciso 4º da Lei n. 9.279/96, a
reclamação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos
constantes do título III.
O pedido de registro de marca, feito através de requerimento dirigido
ao Presidente do INPI, é apresentado à Diretoria de Marcas (DIRMA) e poderá
referir-se apenas a um sinal distintivo. Além do requerimento, o pedido deverá
conter etiquetas (exemplar descritivo da marca) e o comprovante do
pagamento da retribuição relativa ao depósito. O requerimento e toda a
documentação deverão ser apresentados em língua portuguesa e se houver
documento em língua estrangeira sua tradução deverá ser entregue no ato do
depósito ou até sessenta dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado
(art. 155 da Lei n. 9.279/96).
O Brasil, como participante da Convenção Unionista, tem o
compromisso de conferir prioridade a certos registros da marca. A marca para
gozar da prioridade deve estar depositada em país que mantenha acordo com
o Brasil ou em organização internacional, que tenha efeito de depósito
nacional.
Após ser apresentado o pedido de registro, o INPI o submeterá ao
exame formal preliminar. Duas situações podem ocorrer: a) Pedido
devidamente instruído: será protocolizado, considerada a data de depósito a
da sua apresentação; b) Instrução incompleta: apesar de insatisfatória, se
conter dados suficientes sobre o depositante, sinal e classe poderá ser
entregue; o INPI dará recibo e determinara as exigências a serem cumpridas
28
no prazo de cinco dias; cumpridas estas, o depósito considera-se efetuando na
data do recibo.
Protocolizado o pedido, a marca será publicada para apresentação de
oposição no prazo de 60 dias.
Havendo oposição, o depositante será intimado a se manifestar no
prazo de sessenta dias, defendendo sua pretensão. Decorrido o prazo para a
manifestação ou para a oposição, será realizado o exame das condições de
registrabilidade (novidade, originalidade, licitude) e se a marca não colide com
alguma proibição do art. 124 da Lei n.9.279/96. Nesta fase, poderá o INPI
formular exigências a serem cumpridas dentro de sessenta dias. Se estas não
forem respondidas o pedido será arquivado. Se respondidas ou contestadas
será dado prosseguimento ao exame. Terminado o exame, será dada decisão
que deferirá ou indeferirá o pedido.
Depois de deferido o registro da marca e comprovado o pagamento
das retribuições (prazo de sessenta dias após o deferimento), será concedido
o certificado de registro. A data de concessão do certificado será a da
publicação do respectivo ato. No certificado constará a marca, o número e a
data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou
serviços, as características do registro e se houver a prioridade estrangeira.
Da decisão que defira ou não o registro, cabe recurso no prazo de
sessenta dias, dirigido ao presidente do INPI, que terá efeito suspensivo e
devolutivo pleno. Os interessados serão intimados para apresentarem contra-
razões no prazo de sessenta dias. Ressalte-se que não cabe recurso da
decisão que determina o arquivamento definitivo. A decisão do recurso é
irrecorrível na esfera administrativa.
O registro será nulo se contrariar as disposições da Lei n. 9.279,
principalmente no que concernem às proibições do seu art. 124. Essa nulidade
poderá ser total ou parcial, entretanto a parte subsistente, no caso de nulidade
parcial, deverá ser considerada registrável (art. 165 da Lei n. 9.279).
O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado de oficio
ou a requerimento de pessoa interessada.
29
Terá-se, para a instauração, o prazo de cento e oitenta dias, a contar
da expedição do certificado e o titular será intimado a se manifestar dentro de
sessenta dias. Concluído o prazo para na manifestação do titular, o Presidente
do INPI decidirá o processo. Se o registro se extinguir, o processo de nulidade
prosseguirá normalmente.
A lei não menciona se cabe recurso da decisão do processo
administrativo de nulidade.
É prevista a ação judicial de nulidade do registro de marca pela Lei. n.
9.279/96, a qual poderá ser proposta pelo INPI ou por pessoa que tenha
interesse legítimo (art. 173 da Lei n. 9.279/96).
Reza o art. 129 da Lei n. 9.279/96 que o registro validamente expedido
confere a propriedade da marca. O titular pode usar gozar, dispor e reivindicar
a sua propriedade seja no âmbito judicial, extrajudicial ou administrativo de
quem quer que a usufrua indevidamente. Tem, o proprietário, assegurado o
seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado o disposto nos
artigos 147 e 148 quanto às marcas coletivas e de certificação.
De acordo com o art. 225 da Lei n. 9.279/96, prescreve em cinco anos
a ação para reparação de dano causado ao Direito Marcário.
A legislação marcária confere ao depositante o direito de ceder seu
pedido de registro e ao proprietário da marca o direito de ceder seu registro. É
assegurado, ainda, ao titular da marca, o direito de licenciar seu uso e o de
zelar pela sua integridade material ou reputação.
Todavia, o proprietário da marca não tem o direito de impedir que
distribuidores utilizem sinais distintivos que lhe são próprios, junto com a marca
do produto, na sua promoção e comercialização. Também, não pode impedir
que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a distinção do
produto, desde que observadas as práticas leais de concorrência. Não deverá
manifestar-se quanto à citação da marca em discurso, obra literária ou
científica ou outras publicações, desde que sem conotação comercial e com
respeito ao caráter distintivo da marca. E, por fim, não poderá impedir a livre
circulação de produto no mercado interno, por si ou por outrem, com seu
consentimento, ressalvando-se os casos de licença compulsória de patente,
30
concedida por abuso de poder econômico e de importação de produtos para
exploração de patente.
O Direito Macário possui caráter temporário: vigorará por dez anos o
registro da marca a contar da sua concessão, podendo ser prorrogado por
períodos iguais e sucessivos (art. 133, Lei n. 9.279/96).
O pedido de prorrogação deverá ser requerido no último ano de
vigência do registro, instruído com a prova do pagamento da contribuição
relativa ao período novo. Se não for formulado neste período, o titular poderá
fazê-lo nos seis meses subseqüentes, pagando retribuição adicional. A
prorrogação não será concedida se requerida por pessoas que não tem
legitimidade.
No entender do ilustre Rubens Requião, não se justifica a limitação
temporal e as sucessivas prorrogações do registro. A Constituição da
República (art. 5º, inciso XXIX) diferenciou o tipo de propriedade que deferias
às invenções e às marcas: propriedade temporária para as invenções e
definitiva (vitalícia) para as marcas. Para ele, o art. 133 da Lei n. 5.279/96 deve
ser considerado inconstitucional.A extinção do registro se dá pela expiração do
prazo de vigência (mais comum), pela renúncia, pela caducidade ou pela
inobservância do disposto no art. 217 a Lei n.9.279/96.
Decorrido o prazo de dez anos de vigência do registro e não sendo
requerida sua prorrogação, estará extinto o registro macário.
A renúncia ao registro é ato voluntário praticado pelo titular ou por
procurador com poderes expressos.
A caducidade se dá quando depois de cinco anos da concessão do
registro e na data do requerimento, o uso da marca não tiver sido iniciado no
Brasil ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no
mesmo prazo, tiver sido usada a marca com modificação que implique
alteração de seu caráter distintivo
O registro da marca extingue-se, se a pessoa domiciliada no exterior
não constituir procurador domiciliado no Brasil com poderes para representá-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
31
Outro fator de extinção do registro é o que provém da nulidade do
registro. A extinção das marcas coletivas e de certificação pode derivar, além
dos fatos já explanados da extinção da entidade detentora ou de sua utilização
em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização
(art.151 da Lei n. 9.279/96).
CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO USO INDEVIDO DA
MARCA
A palavra "responsabilidade", segundo o vocabulário jurídico origina-se
do vocábulo responsável, do verbo responder, do latim respondere, que tem o
significado de assegurar, assumir o pagamento do que se obrigou, ou do ato
que praticou. O termo "civil" refere-se ao cidadão, assim considerado nas suas
relações com os demais membros da sociedade, um grupamento social das
quais resultam direitos a exigir e obrigações a cumprir.
Portanto, verifica-se a existência de requisitos essenciais para a
apuração da responsabilidade civil, como a ação ou omissão, a culpa ou dolo
do agente causador do dano e o nexo de causalidade existente entre ato
praticado e o prejuízo dele decorrente.
MARIA HELENA DINIZ revela que:
32
"poder-se-á definir a responsabilidade civil como a
aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar
dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão
de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele
responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda
(responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples
imposição legal (responsabilidade
objetiva)".(DINIZ,1984,p.32)
A Responsabilidade Civil como categoria jurídica que é, tem por
escopo a análise da obrigação de alguém reparar o dano que causou à
outrem, com fundamento em normas de Direito Civil, tratando-se portanto de
obrigação de indenizar,oriunda da máxima romana neminem laedere*. (não
lesar a ninguém).
3.1 Responsabilidade Civil e Responsabilidade Penal
De inicio convém distinguir responsabilidade penal e civil. É na esfera
do Direito Civil que se litiga e decide para que se exija a reparação civil, que
vem a ser a sanção imposta ao agente ou responsável pelo dano, porém tanto
na esfera penal quanto na civil, encontra-se basicamente, infração a um dever
por parte do agente. No ilícito penal o delinqüente infringe uma norma de
direito público e seu comportamento perturba a ordem social. A reação é,
portanto da sociedade e vêm representada pela pena, diferentemente no ilícito
civil , o interesse diretamente lesado é o privado.
Destrate é possível pela gravidade do dano, manifestar tanto a ordem
civil quanto a penal, infringindo norma de direito público, constituindo crime ou
contravenção, e acarretando danos à terceiros, como por exemplo no
homicídio onde se aplica a regra do art 121 CP e em ação própria indenização
a família pelo sofrimento, alimentos aos dependentes da vítima e despesas
com funeral podem ser citados.
33
3.2 Responsabilidade Civil Subjetiva e Objetiva
Diz-se subjetiva a responsabilidade quando se baseia na culpa do
agente, que deve ser comprovada para gerar a obrigação indenizatória. A
responsabilidade do causador do dano só se configura se ele agiu com dolo ou
culpa. Trata-se da teoria clássica, também chamada teoria da culpa ou
subjetiva, segundo a qual a prova da culpa lato sensu (abrangendo o dolo) ou
stricto sensu se constitui num pressuposto do dano indenizável.
A lei impõe, em determinadas situações, a obrigação de reparar o dano
independentemente de culpa. Neste sentido funda-se a teoria objetiva ou do
risco, que prescinde de comprovação da culpa para a ocorrência do dano
indenizável devendo haver o dano e o nexo de causalidade para justificar a
responsabilidade civil do agente. Em alguns casos presume-se a culpa
(responsabilidade objetiva imprópria), noutros a prova da culpa é totalmente
prescindível (responsabilidade civil objetiva propriamente dita).
JOSÉ DE AGUIAR DIAS escreveu: "no sistema da culpa, sem ela, real
ou artificialmente criada, não há responsabilidade; no sistema objetivo,
responde-se sem culpa, ou, melhor, esta indagação não tem
lugar".(DIAS,1944,p.78)
Assim pela doutrina clássica francesa e pela tradução do art. 1.382 do
Código Napoleônico, os elementos tradicionais da responsabilidade civil são: a
conduta do agente (comissiva ou omissiva), a culpa em sentido amplo
(englobando o dolo e a culpa “stricto sensu”), o nexo de causalidade e o dano
causado.
Seguindo essa concepção, nosso Direito Civil consagra a
responsabilidade com culpa, tida como responsabilidade civil subjetiva. Ao
nosso ver essa era a regra geral anterior, totalmente mantida pela Lei nº
10.406, de 2002.
A Teoria do Risco ingressou no âmbito privado, pela previsão da
responsabilidade civil objetiva dos prestadores e fornecedores, por danos
causados aos consumidores vulneráveis expresso na lei 8078/90.
34
3.3 Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual
A responsabilidade civil contratual é oriunda do descumprimento de
cláusula contratual, no campo em estudo o mandato, a ser analisado
posteriormente, será o instrumento que permitirá a responsabilização do
advogado, oriunda de um inadimplemento contratual por parte do profissional,
acarretando o dever de indenizar por perdas e danos, de acordo com o Art.
927ss do Código Civil.
Do mesmo modo, incorre em responsabilidade contratual, pela mora
no cumprimento da obrigação contratada em decorrência dos danos por ela
ocasionados.
Diante do exposto, conclui-se que, na responsabilidade contratual, ao
credor incumbe o ônus da prova no que tange ao descumprimento da
obrigação, cabendo ao devedor demonstrar em sua defesa que o fato se deu
em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou ainda por culpa exclusiva da
vítima ou até mesmo demonstrar o cumprimento fiel do acordado.
A Legislação Objetiva Civil disciplinou a questão da responsabilidade
contratual no art. 389ss vejamos. Quando a responsabilidade for
extracontratual, regulada nos arts 186 a 188 e 927 ss cabe ao Autor
demonstrar a culpa ou o dolo do agente, em decorrência de descumprimento
do dever legal. Não há, in casu, qualquer insatisfação de convenção prévia
entre as partes, ou acordo de vontade, mas se funda nos deveres gerais de
abstenção ou omissão a que todos devem observar, como no caso dos direitos
reais, dos direitos de personalidade e os direitos do autor.
Para que seja caracterizado deve ser demonstrado pela vítima, o
dano, o ato ilícito e a relação de causalidade, para que o agente causador seja
condenado na reparação dos prejuízos que causou. É também conhecida
como responsabilidade delitual ou aquiliana. No seu Curso de Direito ao tratar
da Responsabilidade Civil, a Professora Maria Helena Diniz afirma:
35
“Via de regra, a responsabilidade extracontratual será
baseada na denominada Teoria da Responsabilidade
Subjetiva ou Teoria da Culpa, que deverá ser provada
pelo lesado. Quanto ao agente causador do dano, poderá
ser direta, caso o ato causador da lesão tenha sido
praticado pela própria pessoa, ou indireta, caso seja
resultado de ato de terceiro, com o qual o agente tem
vínculo legal, ou de animal, ou coisa inanimada sob a
guarda do agente.”( DINIZ,2001)
O dano é pressuposto indispensável à responsabilidade civil, quer seja
em sede subjetiva, quer em sede objetiva . Os demais pressupostos são a
ação ou omissão (comportamento humano), a relação de causalidade e a
culpa ou dolo do agente. Assim, para que de plano se demonstre a relevância
do dano, é preciso sempre se ter bem em conta que "pode haver
responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano"
3.4 Uso Indevido da Marca
A princípio, é importante lembrar que o Código Civil expressamente
prevê que só há o dever de indenizar se houver sido efetivado algum dano
(arts. 1.059 e 1.060). No entanto, tal disposição não foi adotada pela LPI (Lei
n.º 9.279/96) como se pode conferir pela leitura dos arts. 208, 209 e 210.
Destes sim, afere-se que o simples uso da marca – que é o fato da
violação – já gera o dever de indenizar (danum in re ipsa), este muito mais
facilmente caracterizado e visualizado nos lucros cessantes (deixar de receber
royalties pelo uso da marca, principalmente); contudo, com o advento dos
novos conceitos sobre o dano moral, em se tratando de uma marca famosa ou
de pessoas jurídicas concorrentes cujas circunstâncias fáticas admitam
presumir o dano (diluição da marca, confusão no espírito do consumidor/cliente
do verdadeiro titular da marca, da marca legítima, etc.), é aceitável, além de
36
bastante prudente e razoável, a aplicação da teoria da presunção de dano.
A LPI por ser uma Lei Especial/Específica e não cogitar, em seus arts. 208,
209 e 210 pertinentes à indenização, da comprovação de danos efetivos,
tampouco da pretensão do infrator em se locupletar ou não da marca violada,
afasta a regra geral, contida na legislação comum, prescrita no Código Civil
(arts. 1.059 e 1.060).
O dano patrimonial (ou dano material) é aquele que "atinge os bens
integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de
relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro". É subdividido em:
dano emergente e lucro cessante; espécies estas que serão comentadas a
seguir.
Em virtude do advento de novos conceitos e estudos sobre o dano
moral, e conseqüentemente sobre o próprio dano, deve-se atentar que "tanto é
possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a um bem não
patrimonial como dano moral em resultado de ofensa a bem material" .
O dano emergente (ou positivo) é aquele que de forma imediata, em
razão do ato ilícito, atinge o patrimônio presente da vítima. É tudo que foi
perdido.
A Lei da Propriedade Industrial (LPI) não traz norma expressa atinente
ao dano emergente, talvez por ter o legislador optado em dar mais ênfase ao
lucro cessante, que em âmbito marcário é mais fácil de se verificar que o dano
emergente (o que diverge dos casos comuns). Esta assertiva decorre de
simples leitura dos artigos 208, 209 e 210, e seus incisos, da citada Lei, em
que se constata a não previsão, tampouco exigência, de dano emergente.
O lucro cessante caracteriza-se pelos reflexos futuros que sobrevirão
por causa do ato ilícito cometido; consiste na elisão de uma expectativa em
lucrar, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Assim decidiu REsp
316275 PR 2001/0039282-2:
MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro
cessante. Prova. - A prova do dano (lucros cessantes)
pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária
para o deferimento de indenização a esse título, salvo
37
quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como
ocorre com a colocação de produto no mercado com a
marca de outrem. - No caso de nome do estabelecimento
de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi
feita. - Recurso conhecido e provido.
Quanto a prova do dano destaca-se a jurisprudência abaixo no REsp
101.059/RJ:"2.
“Trata-se de estabelecer se a prova do uso indevido da
marca é suficiente para presumir o prejuízo, ficando
autorizado o juiz a condenar o réu à indenização por
danos, cujo valor ficaria relegado à fase de liquidação da
sentença.Observo, desde logo, a razoabilidade da
argumentação expendida pelos que defendem posições
antagônicas.O v. acórdão recorrido assim está
fundamentado:"Esta prova é de essência cognitiva e
constitui pressuposto indeclinável para um juízo
condenatório de indenização de perdas e danos. Não se
pode extrair tão só da violação do direito uma presunção
de prejuízo, cuja existência e extensão não podem ser
aleatoriamente relegadas à prova em liquidação de
sentença. Haveria nisso uma gritante agressão à lógica
que deve presidir a realização dos atos processuais, que
tendem para um final justo e insuscetível de dúvida
quanto à certeza do direito postulado." (fl. 141)
No mesmo sentido, o julgado da eg. Câmara do TJESP:
"Propriedade industrial. Nome comercial. Proteção.
Patronímico.Utilização por sócio dissidente. Possibilidade
de confusão. Circunstância de o réu possuir o mesmo
apelido de família que não atasta a proteção aonome
38
comercial. Abstenção de uso. Recurso não provido.
Indenização. Perdas e danos. Propriedade industrial.
Nome comercial. Proteção. Denominações semelhantes.
Necessidade de prova de prejuízo concreto. Não
cabimento da prova prima facie. Ação improcedente.
Recurso não provido.Apelação Cível n° 116.953-1 -
Americana - Apelante e Apelado:Dollo Têxtil S. A. e Ivan
Dollo Têxtil Ltda. " (Rev. Jur. TJESP - Lex- 129,221)
No caso de violação ao direito marcário, a caracterização e fixação
deste dano é de mais fácil constatação do que a do dano emergente, ainda
mais quando vem crescendo o entendimento de que, a priori, basta a prova do
simples uso indevido e desautorizado da marca pelo infrator, para que surja o
dever de indenizar, fundamentado nos lucros cessantes.
Em sendo conferido ao titular da marca a exclusividade do uso da
mesma (art. 129, da LPI) em todo território nacional, entende-se que a regra
(excetuando-se alguns casos em que determinadas circunstâncias estejam
presentes; v. item 2) é: provado o simples uso indevido e desautorizado da
marca, obrigado estará o infrator a indenizar o titular da marca.
De forma simples e didática, o dano moral costuma a ser identificado
como os danos causados por lesão aos direitos da personalidade (direitos à
honra, à imagem, ao nome, à integridade física, à privacidade...). Porém, as
lesões a estes direitos não delimitam as demais possibilidades de reparação
do dano moral, já que "nem sempre o dano moral decorre de violação aos
chamados direitos da personalidade, como expressão dos atributos essenciais
da própria pessoa tutelados pela ordem jurídica" .
Este esclarecimento se faz necessário, uma vez que nos casos de
violação de marcas, quase sempre (para não se dizer sempre) junto com o
dano moral erigirá um dano patrimonial indireto.
Entretanto, a ressarcibilidade ao dano moral não se trata de pretium
doloris, mas de simples compensação, ainda que pequena , pelo mau-estar,
desconforto causado pelo ato ilícito, ou seja, não tende à restitutio in integrum
39
do dano causado, possui uma função satisfatória. Desta forma, não é de boa
técnica vincular o dano moral aos prejuízos materiais sofridos.
Como curiosidade e informação, a Associação Brasileira da
Propriedade Industrial (ABPI) por seu Conselho Diretor aprovou, em 27 de
janeiro de 2000 , uma Resolução dispondo sobre as infrações aos direitos da
Propriedade Intelectual (que será transformada em um projeto de lei a ser
enviado ao Congresso (24)), em que consta de seu item 3.3 o seguinte texto:
"3.3 – O dano moral resulta da própria violação ao direito,
devendo ser indenizado sem qualquer necessidade de
prova de prejuízo material."
Hodiernamente, contudo, a jurisprudência já vem se consolidando no
sentido de ser cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica,
independente de acarretar danos patrimoniais indiretos ou não. O egrégio
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento, datado de 08/11/94, de
Apelação Cível, tendo sido Relator o Des. Sérgio Cavalieri Filho (este um dos
que, com clareza e didática, abordam o tema , assim decidiu (in "RT", vol.
725/336):
"A pessoa jurídica, embora não seja titular de honra
subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e
auto-estima, exclusiva do ser humano, é detentora de
honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral
sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem
forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito.
Ademais, após a CF/88, a noção do dano moral não mais
se restringe ao pretium doloris, abrangendo também
qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa, física ou
jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e
respeitabilidade"
40
Quanto ao crescimento desta corrente, admitindo a indenização por
danos morais às pessoas jurídicas, importante se faz destacar o verdadeiro
leading case do STJ, consubstanciado no brilhante voto vencedor do Min. Ruy
Rosado de Aguiar (STJ, 4ª Turma, RESP n.º 60.033-2, in "RT", vol. 727/126):
"Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à
honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva,
inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada
um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua
dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores
de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao
sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço,
consideração que os outros dispensam à pessoa. Por
isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à
dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à
reputação que o ofendido goza no âmbito social onde
vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem
capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso
desprovida de honra subjetiva e imune à própria injúria.
Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois
goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar
abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo
civil ou comercial onde atua.
Há quem defenda o surgimento de um terceiro tipo de dano, que assim
como o dano moral também teria o caráter extrapatrimonial, este dano seria o
chamado dano à imagem, fundamentado no inciso V, art. 5º, da CF.
A prescrição da ação por uso indevido da marca é de 20 anos assim
temos REsp 40021 SP :
“Nome comercial. Marca. Exclusividade. Prescrição.1. Na
linha de precedentes da Corte, a proteção pura e simples
41
ao uso do nome comercial ou marca tem prescrição
vintenária, mas o ressarcimento do dano causado pelo
uso indevido tem prescrição qüinqüenal, a contar da data
em que se deu a ofensa ou o dano. 2. O nome comercial
deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris,
vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer
registro. 3. A marca devidamente registrada deve ser
protegida, não se podendo impedir o detentor do registro
de usá-la com exclusividade. 4. Recurso conhecido e
provido, em parte”
No mesmo sentido temos:
"PROCESSUAL E CIVIL - PEDIDO COMINATÓRIO -
TUTELA DE NOMECOMERCIAL OU MARCA -
PRESCRIÇÃO.I - Na tutela de nome comercial ou marca,
a jurisprudência do STJacolheu entendimento no sentido
de que pedido formulado a titulo de preceito,cominatório,
sem o objetivo de reparar danos, tem ação sujeita à
prescrição vintenária de que cuida o artigo 177 do Código
Civil.II - Recurso conhecido e provido. " (REsp n°
33.787/SP, 3a Turma, DJ de 28/06/93)
Cumpre lembra que a diferença entre o Direito Industrial e o Direito
Intelectual diz respeito à exclusividade de exploração de seus bens
incorpóreos. Terá o uso exclusivo do bem, no Direito Industrial, aquele que
requerer primeiro junto ao órgão competente, o INPI, o documento
apropriado.Já o registro dos bens de Direito Intelectual possui natureza
declarativa. Terá a exclusividade de exploração desses bens aquele que
efetivamente os criou e não depende para essa exploração de ato concessivo.
O registro vem apenas comprovar a anterioridade. Exemplos de bens
42
intelectuais são as obras literárias, artísticas, programas de computador, dentre
outros.
Assim, uma vez registrada a marca registrada, nenhuma outra
empresa, desde que no mesmo nicho mercadológico, poderá utilizar a
expressão ou signo protegido, de modo idêntico ou similar, em nome
empresarial, nome fantasia, título de estabelecimento, produto, publicidade, e
também em domínios ou conteúdo de Internet, pois agindo desta forma estaria
causando confusão aos consumidores.
O uso indevido e indiscriminado de marca registrada coloca em risco
tanto a atividade desenvolvida licitamente pelo seu titular, diante da prática
concorrencial desleal, como também o interesse direto do consumidor em ver
protegida sua livre escolha e identificação precisa de seu prestador de serviço.
Está jurisprudencialmente fincada a matéria aqui estudada. Anote-se:
“MARCA COMERCIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL -
Caracterização - Internet - Site registrado por empresa
que também promove a venda de publicidade e de alguns
produtos contendo símbolos de clube de futebol -
ENDEREÇO ELETRÔNICO SEMELHANTE AO DE
DOMÍNIO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA -
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE INDUZIR EM ERRO O
CONSUMIDOR - Inteligência da Lei 9.279/96.”
(TJSP - RT 798/259) (g.n.)
Cumpre ao final mencionar que tanto o empresário individual quanto as
sociedades usam um nome empresarial e devem ter o direito de proteger esse
nome em face de utilizações indevidas. Essa proteção decorre do direito que
os empresários têm sobre o seu nome, a natureza desse direito é
extremamente discutida na doutrina, inclui nesse sentido o uso das marcas.
As relações comerciais estabelecidas entre fornecedores, fabricantes,
clientes e consumidores geram diferenciais e preferências, decorrentes da
qualidade do produto ou serviço, de sua confiabilidade e identidade.
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Visando o lucro e o constante crescimento da empresa, os
empresários e afins comercializam seus produtos, relacionando-se com uma
clientela e, por vezes, objetivando a fidelidade desta.
A empresa pretende ser conhecida pelos consumidores, a fim de
sobressair-se perante as demais e alcançar um número cada vez maior de
vendas, por outro lado, o cliente simpatiza-se com aquele fornecedor do
produto ou serviço, criando uma relação de preferência e identificação do que
consome ou contrata.
Em razão do exposto, nasceu no mundo comercial o que chamamos
de marca. E esta deve ser registrada para gerar efeitos perante terceiros e
proteger seu proprietário.
Diante de tal relevância jurídica, o Estado garante ao proprietário da
marca a devida proteção, legislando, julgando e administrando os atos
comerciais. No entanto, para que haja a referida proteção, impreterível o
registro da marca. Com tal procedimento, haverá a garantia do proprietário
contra uso indevido, má-fé e concorrência, resguardando, não só o
empresário, mas também os consumidores.
Por fim quanto a questão do dano moral a pessoa jurídica Rodrigues
(2002, p. 87, v. 1) conceitua as pessoas jurídicas como sendo entidades a que
a lei empresta personalidade capazes de serem sujeitos de direitos e
obrigações na ordem civil.
A teoria da personalidade jurídica, segundo Monteiro (2000), apresenta
alguns princípios fundamentais: a) a distinção da personalidade da pessoa
jurídica da de seus membros (universitas distat a singulis); b) a existência de
patrimônio próprio da pessoa jurídica; c) a pessoa jurídica tem vida própria,
distinta de seus membros.
Em regra, a pessoa jurídica possui os mesmos direitos da pessoa
natural, assim, ela pode contratar, adquirir por testamento e exercer ainda
alguns direitos personalíssimos como a nacionalidade, o nome e, até mesmo,
mutatis mutandis, a morte e a sucessão. Porém, como é óbvio, a pessoa
jurídica não pode casar, adotar, testar, etc.
44
Por seu turno, Viana (2002) afirma que para a constituição dessa
entidade é necessário a conjugação de três requisitos: a vontade humana
criadora, isto é, a organização de pessoas ou de bens, com as vontades
dirigidas a um fim comum; a observância das regras legais relativas à sua
formação (arts. 45 e 46 do Código Civil), como a obrigatoriedade da inscrição
de seu ato constitutivo no Registro Público; e a liceidade de seus propósitos,
não podendo seus objetivos serem contrários a moral e aos bons costumes.
Com o registro de seu contrato constitutivo, a pessoa jurídica adquire
capacidade para ser titular de direitos e obrigações na ordem civil, o que é uma
conseqüência lógica da personalidade. Por sua vez, como não dispõe de
manifestação direta de vontade, a lei condiciona o exercício dos direitos aos
seus órgãos de deliberação e representação, de modo que, para exercê-los e
atuar na vida cotidiana, ela recorre às pessoas físicas que a representam (art.
47, do Código Civil e art. 12, VI, do Código de Processo Civil).
A proteção a marca garante ao empresariado o direito a livre iniciativa.
Na concepção de CELSO RIBEIRO BASTOS, a livre iniciativa :
"é uma manifestação dos direitos fundamentais e no rol
daqueles devia estar incluída. De fato o homem não pode
realizar-se plenamente enquanto não lhe for dado o
direito de projetar-se através de uma realização
transpessoal. Vale dizer, por meio da organização de
outros homens com vistas à realização de um objetivo.
Aqui a liberdade de iniciativa tem conotação econômica.
Equivale ao direito de todos têm de lançarem-se ao
mercado da produção de bens e serviços por sua conta e
risco. Aliás, os autores reconhecem que a liberdade de
iniciar a atividade econômica implica a de gestão e a de
empresa." (BASTOS,1995)
Concluindo o trabalho cumpre dizer que o Poder Judiciário é também
responsável pela proteção ao empresariado, coibindo atos de uso indevido de
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marca alheia, combatendo a concorrência desleal de mercado, protegendo a
livre iniciativa e a ordem econômica com a finalidade de garantir também a
ampla defesa do consumidor.
CONCLUSÃO
O registro de marcas serve para individualizar produtos ou serviços
fornecidos por determinada empresa, de forma a torná-la distinguível de
produtos ou serviços semelhantes existentes no mercado, com o fito de
agregar as qualidade a ele inerentes. É também forma de fidelização de
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clientes e consumidores, em razão da qualidade ou competência nela
reconhecidos.
Existem marcas registradas detentoras de grande prestígio e
reconhecimento, tanto pelo consumidor comum quanto pelos profissionais que
atuam no mesmo nicho mercadológico, de modo que chega-se mesmo a
confundi-las com o próprio produto que representam.
Da ofensa a um bem jurídico não-patrimonial pode surgir uma perda
patrimonial (dano patrimonial indireto). Desta feita, a ofensa à reputação, à
imagem, ao nome e ao bom conceito da marca, além de configurar o dano
moral, configura também de forma indireta o dano patrimonial.
O simples fato de se violar o Direito Marcário através do uso indevido
de marca faz nascer a obrigação de indenizar. A responsabilidade do
usurpador opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Não é necessário que se comprove de forma efetiva os danos
causados pelo uso indevido de marca. Exigir que esses danos sejam
comprovados realmente é querer que a lei marcária se torne ineficaz. É
impossível uma usurpação não gerar danos. Do contrário, se usurpações não
gerassem danos, desnecessário se faria o registro de marca.
A própria essência do registro marcário (bem móvel imaterial) bem
como a sua peculiar função(distinguir/identificar produtos e serviços no
mercado), dificultam a prova de danos efetivos. Todavia, isto não pode
constituir uma barreira para a indenização. Para tanto, aplica-se a teoria da
presunção de dano.
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51
ÍNDICE
FOLHA DE ROSTO
02
AGRADECIMENTO
03
DEDICATÓRIA 04
RESUMO 05
METODOLOGIA 06
SUMÁRIO 07
INTRODUÇÃO 08
CAPÍTULO I- Marcas 10
1.1- A Marca Vista ao Longo da História 10
1.2- Definição de Marcas 12
1.3- Requisitos para Registro das Marcas 14
1.4- Distinção entre Marca e Nome Empresarial 17
1.5- Classificação das Marcas 20
CAPÍTULO II - O Registro das Marcas e o INPI 24
1.0- Sistemas Legislativos sobre o Registro de Marcas 26
CAPÍTULO III – Responsabilidade Civil pelo Indevido das Marcas 32
3.1- Responsabilidade Civil e Penal 33
3.2- Responsabilidade Subjetiva e Objetiva 33
3.2- Responsabilidade Civil Contratual e Extra Contratual 34
3.3- Uso Indevido das Marcas 36
CONCLUSÃO 47
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 48
BIBLIOGRAFIA CITADA 51
FOLHA DE AVALIAÇÃO 54
52
FOLHA DE AVALIAÇÃO
Nome da Instituição: Universidade Cândido Mendes – Instituto a Vez do
Mestre
Título da Monografia: Responsabilidade Civil pelo Uso Indevido da Marca
Autor: Cláudia Guimarães de Moura
Data da entrega:
Avaliado por: Conceito:
