O Sucesso

no Licenciamento

Tecnológico

Organização

Mundial

da Propriedade

Intelectual

O Sucesso no Licenciamento Tecnológico

I. INTRODUÇÃO

II. PREPARAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO

III. TERMOS-CHAVE

IV. CONDUZINDO A NEGOCIAÇÃO

V. UTILIZANDO O ACORDO ASSINADO

APÊNDICE

PREFÁCIO

A propriedade intelectual é amplamente reconhecida como uma ferramenta para o

crescimento econômico. Os Países Membros da OMPI requisitaram mais informações

sobre como, na prática, a propriedade intelectual pode ajudar a gerar riquezas.

Este manual, O Sucesso no Licenciamento Tecnológico, atende a essa demanda, pois inclui

orientação em como se preparar e como se conduzir negociações de licenciamento.

O Sucesso no Licenciamento Tecnológico tem como objetivo atingir, principalmente, o

público de empresários, gerentes tecnológicos e cientistas que precisam lidar com o

licenciamento em seu trabalho. Por essa razão, os termos de licenciamento encontram-se

agrupados em quatro categorias principais e alguns dos termos-chave, em cada uma destas

categorias, encontram-se em destaque.

O título deste manual enfatiza o “sucesso”. Licenciamento denomina um acordo entre

partes que recebem e trocam benefícios e valores semelhantes. Uma licença voluntária

precisa ser um acordo em que ambos os lados saiam ganhando para ser bem sucedido. O

objetivo deste manual é ajudar seus leitores a alcançarem estes resultados. São bem vindos

comentários dos Países Membros relatando suas experiências ou necessidades particulares

para o aperfeiçoamento da publicação.

Gostaria de agradecer a todos que ofereceram orientação e comentários na elaboração deste

trabalho, em particular aos profissionais especialistas em licenciamento da Sociedade

Internacional de Executivos em Licenciamento (LESI) e do Escritório Nacional para

Aquisição e Promoção de Tecnologia da Nigéria (NOTAP).

Kamil Idris

Diretor Geral, OMPI

Genebra

Setembro de 2004

I. INTRODUÇÃO

Uma introdução para o sucesso no licenciamento tecnológico pode ser resumida em cinco

idéias simples e fundamentais.

Primeira: Licenciamento tecnológico só ocorre quando uma das partes possui bens

intangíveis e valiosos, conhecidos como Propriedade Intelectual (PI) e, devido a esta

posse, detém o direito legal que impede a outra parte de utilizá-los. Uma licença é um

consentimento dado pelo proprietário da PI para a sua utilização em troca de dinheiro ou

algo de valor. Licenciamento tecnológico não pode ocorrer quando não há PI.

No entanto, PI é um conceito amplo que abrange diversos bens intangíveis, como patentes

(invenções), direitos de autor (trabalhos de autoria que incluem manuais técnicos, software,

especificações, fórmulas, representações gráficas, e documentações, entre outros), know-

how (e.g. conhecimento, mão-de-obra qualificada, capacidade de treinamento,

compreensão de como algo funciona), segredos industriais (uma fórmula ou método

protegido, cliente confidencial, informação técnica, algoritmos, etc.), marcas registradas

(logotipos, nomes particulares para produtos e tecnologias), desenhos industriais (a forma

exclusiva de aparência de um produto, como uma torre de computador), e trabalhos de

topografia de circuito integrado (o desenho físico de circuitos semicondutores).

Segunda: Existem diferentes tipos de licenças tecnológicas. As licenças são conhecidas

por vários nomes, mas é importante pensá-las em três categorias. Licenças podem ser

somente para certos direitos de PI (e.g. uma licença de uso de uma determinada patente ou

para copiar e distribuir certo trabalho autoral). Licenças podem ser para todos os direitos

de PI, sem exceção, que são necessários para reproduzir, fabricar, usar, comercializar e

vender produtos baseados num certo tipo de tecnologia (e.g. uma licença para desenvolver

um novo produto de software que está protegido pela patente, direito de autor, marca

registrada e lei de segredos industriais).

Patente

Direitos de autor

Marca Registrada

Outras PI´s

LICENCIAMENTO

Uma licença também pode ser aplicada a todos os direitos de PI necessários para criar e

comercializar um produto que obedeça a padrões técnicos e especificações (e.g. um grupo

de empresas entra em acordo a respeito de um padrão técnico para garantir a

interoperabilidade dos projetos – o grupo concorda em combinar seus direitos de PI e

licenciar entre si todos os direitos necessários para a produção e venda do produto).

Terceira: Licenciamento tecnológico ocorre no contexto de relações de negócios em

que outros acordos são freqüentemente importantes. Estes acordos são inter-

relacionados, seja em documentos particulares, ou integrados em um documento geral. É

importante considerar como, de forma bastante prática, os termos destes acordos

relacionados afetam uns aos outros por meio do tempo, preço e valor geral. Por exemplo,

concordar em desenvolver um produto (acordo de pesquisa e desenvolvimento, P&D), sem

decidir sobre questões relacionadas aos direitos de PI (licença de PI), ou sobre quem terá

licença para produzi-lo (acordo de produção) ou a que preço uma das partes irá comprar as

unidades (acordo de venda), pode levar a problemas nos negócios.

Licença plena de PI OU

Licença

de produto

ou tecnologia OU

Licença

padrão

P&D investimento

licença

de PI

produção

treinamento

distribuição

consultoria

Serviço

Quarta: Negociações de licenciamento tecnológico, como todas as negociações, têm

lados (partes) cujos interesses são distintos, mas que devem coincidir de alguma

forma. O sucesso no licenciamento tecnológico ocorre somente quando o negociador

compreende completamente os benefícios disponíveis para ambas as partes.

É difícil realizar com sucesso uma negociação para uma licença, que lhe garanta direitos a

uma tecnologia, se há pouco a oferecer em troca. Idealmente, ambos os lados da negociação

possuirão diversos elementos de valor a oferecer, incluindo, por exemplo, funcionários

qualificados, um mercado que pode ser explorado comercialmente, know-how, instalações

para pesquisas e compromissos, e alguma forma de PI.

Diferentemente das transações de venda envolvendo propriedades materiais, licenças de PI

geralmente envolvem mais do que a simples questão: “quanto é” A meta é encontrar uma

balança estável de valor para que a licença seja uma transação em que ambos os lados

saiam ganhando (negociação tipo win-win).

Parte A

Parte B

Quinta: Licenciamento tecnológico envolve chegar a acordos baseados em um

conjunto de termos complexos, em que cada um tem uma série de soluções possíveis.

Portanto, uma preparação antecipada é essencial. Em antecipação à negociação, antes

mesmo que a outra parte seja abordada, a equipe pode levar meses definindo objetivos de

negócios, avaliando influências, pesquisando o outro lado, decidindo posições estratégicas,

preparando documentações, e protegendo a PI, entre outras tarefas.

Negociação

Preparação

II. PREPARAÇÃO PARA A NEGOCIAÇÃO

A preparação para a negociação do licenciamento tecnológico começa com as diferentes

partes se colocando uma série de questões. Estas questões devem ser respondidas por

ambos o licenciador (aquele que detêm a posse da PI e concede a licença) e o licenciado

(aquele que deseja utilizar a PI e receber a licença). É fundamental que estas perguntas

sejam feitas e respondidas antes do início das negociações de licenciamento tecnológico.

A. Qual é o motivo comercial para essa licença

Como este acordo de licença gerará dinheiro

O que se deve ganhar para que este acordo seja vantajoso

Qual o melhor resultado que pode ser obtido com este acordo

Que resultados se quer evitar

De uma perspectiva comercial, é melhor uma licença somente para os direitos de PI

(licença plena de PI) ou um conjunto mais amplo de acordos relacionados (sociedade nos

negócios)

Idealmente, deseja-se obter ou prover:

Assistência na utilização da PI (know-how)

Treinamento

Desenvolvimento de tecnologia ou produto

Produção

Compra de produtos ou equipamentos

Múltiplos produtos

Investimento em P&D (pesquisa e desenvolvimento) ou outro

Distribuição de produtos ou tecnologias

Uma licença (consentimento) para utilizar uma patente ou material com direitos de autor ou

segredos industriais (ou outra PI) que pertença por lei a outro grupo

Uma licença para usar uma marca registrada ou logotipo

Uma licença que o permitirá cumprir um padrão técnico ou especificação

Esta licença será da outra parte para a sua (licence in), ou sua para a outra parte (licence

out), ou será uma troca de licenças por ambas as partes (cross licence)

Se esta é uma licença da outra parte para a sua, você irá pagar ao licenciador Se esta é uma

licença sua para a outra parte, você irá receber do licenciado O pagamento é o

benefício/valor fundamental utilizado no intercâmbio de licenças ou existem outros

benefícios/valores

B. Qual o seu nível de influência

Por que a outra parte deseja este acordo (i.e. qual o seu nível de influência que tornará

mais provável a aceitação dos seus termos pela outra parte)

A sua influência é baseada nas vantagens dos termos do acordo em potencial, ou em outro

fator (e.g. os termos de um outro acordo, investimentos possíveis, ameaça de litígio, etc.)

Existem outras companhias com as quais se pode chegar a um acordo para alcançar seus

objetivos (alternativas) É possível o negócio com ambas partes simultaneamente

C. Qual o período estabelecido para a assinatura do acordo de licença

O acordo deverá ser completado em tempo para:

O lançamento de um produto

Uma publicação na imprensa

Uma feira de negócios ou conferência

Começar um projeto de pesquisa

O início da produção ou venda

Um investimento ou transação de aquisição/venda

É de grande desvantagem começar a trabalhar em um projeto tecnológico antes que um

acordo definitivo seja alcançado. Portanto, este é um passo muito importante.

Será possível chegar a um acordo sobre todas as questões ao mesmo tempo

Ou será que existem fatos que ainda são desconhecidos e que impeçam a definição do

acordo

A transação pode ser dividida em estágios (e.g. acordo provisório e, então, acordo final, ou

múltiplos e sucessivos acordos) sem prejudicar nenhuma das partes

Qual é a agenda pragmática para a realização das reuniões de negociação, elaboração e

execução do acordo

D. Quais documentos e informações a sua parte e a outra necessitam

Quais especificações, protocolos, informações públicas, planilhas de produtos, resumos e

textos de patentes, e outras informações são relevantes para a tecnologia Escreva-os em

cadernos e organize-os para que sejam de fácil referência, criando um índice, caso seja

necessário.

Que informação, relacionada aos negócios da outra parte, necessito (e.g. informação

pública sobre rendimentos acionários, funcionários, histórico financeiro, publicações

tecnológicas de imprensa, informação de websites, etc.) Escreva, também, estas

informações em um caderno.

Que informações possuo sobre as partes alternativas

De que outros acordos tenho conhecimento que sejam similares a este acordo Junte

exemplos e tipos de acordos que possam ser relevantes para esta transação.

E. Quem faz parte da equipe de negociação

Decida quem irá participar nas negociações que representam o seu lado (a equipe).

Quem será o principal orador Quem estará presente na negociação de forma secundária e

oferecendo suporte

Quem terá autoridade para decidir sobre as questões levantadas

Quem será consultado sobre questões práticas colocadas (e.g. quanto dinheiro será gasto,

que compromissos podem ser feitos no serviço técnico, quais as exigências técnicas, etc.)

Quem será o consultor jurídico

Quem será o responsável pela elaboração do acordo ou que responderá ao esboço e às

mudanças propostas pelo outro lado

F. Quais são as suas colocações nas questões-chave da licença

As questões-chave (ou termos) são os termos de importância comercial e jurídica

relacionados à licença. As questões-chave para uma licença tecnológica serão discutidas na

próxima Sessão (III). A melhor forma de se trabalhar e chegar a uma posição a respeito das

questões-chave é utilizando uma planilha de termos.

Uma planilha de termos é um pequeno resumo (não mais do que duas páginas) dos termos-

chave da licença, que se concentra nos “termos comerciais”. Existe uma versão interna e

uma versão externa. A versão interna é para ser usada apenas pela sua equipe. A versão

externa é uma versão da planilha de termos que será entregue ao outro grupo da negociação

como suporte para alcançar o acordo.

Uma planilha de termos não é o mesmo do que uma Carta de Intenção ou um Memorando

de Entendimento (Ver a Sessão H. abaixo; estes não são recomendados). Uma planilha de

termos não é um pequeno acordo. É uma lista dos termos-chave, que contem declaração

provisória das suas posições, escrita abaixo de cada termo-chave. Esta planilha exerce

muitas funções importantes.

A função mais importante de uma planilha de termos é ajudar na distinção entre as várias

questões complexas de uma licença tecnológica, e assegurar que nenhuma delas seja

omitida. A planilha de termos ajuda a definir problemas (e.g. sua equipe percebe que não

Esclarece questões

Mostra áreas problemáticas

Comunica com a equipe

Esclarece posições

Monitora os objetivos

A planilha de termos:

Uma base sólida

para a negociação

está segura sobre a necessidade de obter o direito de modificar uma certa tecnologia, e

acredita que a outra parte possui uma forte política contra a concessão do direito de

modificar). Ajuda, também, na comunicação interna da equipe para que o posicionamento

seja consistente, evitando a experiência embaraçosa de ter membros da mesma equipe se

contradizendo na sessão de negociação. Se o consultor jurídico não estiver presente na

negociação, a planilha de termos é uma ferramenta inestimável na comunicação com ele. A

planilha é usada para assegurar que os objetivos planejados sejam, de fato, aprovados e

viáveis (e.g. a sua parte tinha planejado aceitar oferecer serviço e suporte, mas descobre

que sua empresa não possui pessoal suficiente). Finalmente, a planilha de termos ajuda a

equipe a manter sintonia com os objetivos da negociação.

Use uma forma de planilha de termos como a que se encontra no Apêndice deste manual e

analise cada questão. Decida qual deve ser a sua posição em relação a cada um dos termos-

chave, baseado nos seus objetivos comerciais para a licença tecnológica. É necessário

pensar nas concessões e se é possível no compromisso com cada termo-chave. Escreva tudo

isso na planilha de termos de forma clara, com uma linguagem não-jurídica.

Faça circular a planilha de termos internamente, de forma confidencial, a funcionários que

necessitem ser consultados para obtenção de autorização interna, bem como, reações,

sugestões e aprovação. Mostre-a ao consultor jurídico e obtenha seus comentários e

correções.

G. Qual a sua estratégia de negociação

Consulte os membros de sua equipe sobre a elaboração de respostas para as seguintes

questões.

Para cada termo na planilha de termos, qual o seu “posicionamento inicial” Isto se refere

ao conjunto de termos que aparecem em primeiro lugar na negociação e representa uma

colocação agressiva e ideal. Isto deve ser escrito na planilha de termos externa.

Para cada termo na planilha de termos, qual o seu “posicionamento final” Isto se refere ao

conjunto de termos que, de sua perspectiva, devem ser aceitos ou os objetivos do acordo

não serão alcançados. O posicionamento final, caso revelado, deverá ser adotado em

estágio avançado das negociações. Não deve ser escrito na planilha de termos interna

devido à importância do caráter confidencial destes termos. O posicionamento final não

deverá passar por mudanças drásticas no curso das negociações.

Como devem ser o posicionamento inicial e o posicionamento final da outra parte

Use sua planilha de termos interna durante todo o tempo como um guia para a negociação e

como uma ferramenta de comunicação para a sua equipe negociadora.

Quais as alternativas, caso seu posicionamento final não seja alcançado

H. É necessária a realização de acordos preliminares

Acordos de confidencialidade (acordos não divulgados) são, freqüentemente, importantes

para proteger os negócios e divulgações de aspecto técnico realizados durante as

negociações.

Acordos provisórios, acordos de viabilidade e acordos de protótipos. Estes são,

algumas vezes, úteis quando é necessária mais informação sobre a qualidade de uma

licença tecnológica. Geralmente, os termos-chave, em tais acordos, são: que ambas as

partes irão arcar com os seus próprios gastos; ou que uma parte ou outra irá pagar certas

despesas ou prover equipamento ou informações; qual parte possuirá qualquer PI usada ou

criada; qual parte irá realizar que trabalho, criação de protótipo, ou teste, confidencialmente

(veja acima); e que o acordo terminará numa certa data (geralmente de curto prazo –

semanas ou meses). Os acordos de curto prazo não devem ser usados como substitutos para

as licenças tecnológicas ou outros acordos.

Não use Cartas de Intenção ou Memorando de Entendimento. Estes não são acordos

mas são, freqüentemente, declarações vagas de intenções e planos para o futuro. Eles não

são úteis pois, não são suficientemente concretos para a realização dos objetivos da

negociação, e causam confusão quanto ao comprometimento jurídico.

Acordos standstill (status quo) ou acordos a serem negociados em base exclusiva são quase

sempre indesejáveis e devem ser recusados. Eles podem dar uma vantagem desmedida a um

dos lados de uma negociação e remover a opção de alternativa, caso a negociação não seja

bem sucedida.

I. Quais os pontos fortes e os objetivos da outra equipe

Quais os pontos fortes dos representantes de negociação da outra equipe

Os representantes com os quais se está em comunicação possuem autoridade para tomar

decisões

Quais devem ser as posições da outra equipe sobre cada um dos termos-chave

Encontre-se com sua equipe para discutir e responder às questões levantadas nessa Sessão

e na Sessão III, antes da primeira reunião com a outra parte. Essa comunicação evita

desentendimentos sobre os objetivos e termos básicos da licença, e é um componente

importante para o licenciamento tecnológico.

III. TERMOS-CHAVE

As questões que foram aceitas num acordo de licença são chamadas de “termos” (ou

“termos materiais” ou “termos e condições” ou “cláusulas”). O que torna o licenciamento

tecnológico complexo é o fato de que, em tais acordos, existem mais questões-chave do que

na maioria dos outros tipos de acordo. Além disso, para cada questão-chave, existe um

grande número de variações para a resolução da questão. O negociador bem sucedido

mantém uma lista, mental e escrita, destes termos-chave e das diversas variações de cada

um dos termos que lhe é aceitável. Ele sabe, também, quais variações de cada termo são

desvantajosas e arriscadas.

Embora os termos-chave possam variar um pouco, dependendo do tipo de tecnologia

licenciada (e.g software de computador, uma invenção de um semicondutor, uma fórmula

farmacêutica, etc.), questões semelhantes são levantadas em todas as transações em que

uma tecnologia, que contenha direitos de propriedade intelectual, esteja sendo licenciada. A

finalidade desta Sessão é oferecer uma visão geral destes termos-chave1. Note bem que esta

não é uma lista completa dos termos materiais, mas uma introdução a alguns dos termos

mais freqüentes.

Para simplificar, os termos-chave são agrupados em quatro categorias (ou grupos). É útil

pensar nos termos-chave desta forma, para depois separá-los mentalmente em

subcategorias.2

GRUPO 1: O TEMA DA LICENÇA.

1.1 Qual é o tema em questão nesta licença

Este grupo de questões está relacionado à definição da tecnologia que está sendo licenciada.

Pode parecer óbvio, mas é uma questão subestimada que pode gerar controvérsias depois

que o acordo foi assinado.

A tecnologia que se quer utilizar é um produto, uma fórmula, uma especificação, um

protocolo, um programa de software, um conjunto de diagramas ou documentação Caso

seja, é essencial descrevê-la precisamente. É necessária uma licença para praticar uma

patente específica ou um conjunto de patentes O tema em questão da licença refere-se a

toda PI e tecnologia necessária para alcançar um padrão específico (licenciamento padrão)

1 Note que este documento não pretende substituir o aconselhamento jurídico. É essencial em qualquer

negociação de licenciamento tecnológico obter aconselhamento jurídico. Esta lista irá familiarizá-lo com as

questões para que possa comunicar-se de forma efetiva com seu consultor jurídico. 2 De agora em diante, nesta Sessão, assumiremos que as negociações envolvem uma licença da outra parte

para a sua, exceto quando indicado, os mesmos comentários se aplicarão a uma licença sua para a outra parte.

O interesse do licenciador é limitar a definição daquilo que está sendo licenciado. O

interesse do licenciado é ter uma ampla definição da tecnologia. Em alguns casos, ambos os

lados irão, por diversas razões, buscar refúgio na ambigüidade a respeito da tecnologia. Em

outros casos, ocorre uma falha de comunicação entre os negociadores e os outros

segmentos dos seus negócios, gerando, assim, dúvidas sobre o estado em que a tecnologia

se encontra, ou incertezas sobre o uso da tecnologia em questão.

Algumas vezes, a falta de esclarecimento sobre o que está sendo licenciado em um acordo,

se deve ao fato de que as pessoas envolvidas não admitem não saber exatamente como a

tecnologia funciona, acreditando que deveriam saber de antemão. No entanto, muitas vezes,

não é possível aprender a natureza exata de uma tecnologia baseada nos arquivos públicos.

Parte da negociação é definir o que é a tecnologia e que parte dela será usada nos seus

negócios. (Ver questão 1.4 abaixo).

É possível gastar menos licenciando apenas aquilo que se necessita para tornar bem

sucedido o uso da tecnologia em seu negócio.

É importante comunicar-se com seus parceiros de negócio, estabelecendo suas

necessidades, e tornando, assim, o negócio e o uso da tecnologia mais eficazes. Eles

precisam somente de licença de patente Ou eles precisam dos direitos de uso de produto

específico ou de tecnologia que usa a patente Eles precisam de documentação detalhada

ou de representações gráficas Eles precisam de código da fonte ou o código do objeto é o

suficiente Qual versão do software eles usarão Eles precisam de dados de teste Eles

precisam de amostras ou protótipos (Ver Grupo 4, Questão 4.1 abaixo). Eles irão precisar

de “know-how” ou treinamento para utilizar a tecnologia (Ver Grupo 4, Questão 4.3

abaixo).

Tenha cuidado com o licenciamento de tecnologia que não possui clara especificação

escrita ou outro tipo de documentação. Não aceite referências vagas sobre o tema em

questão como “o estado da tecnologia XXX da arte”. É comum referir-se a uma amostra

anexada ao texto do acordo para referências mais específicas sobre a natureza e definição

do tema em questão (e.g. a dada tecnologia, melhor descrita na Amostra A). Assegure-se de

que a Amostra A esteja completa e escrita de forma clara e específica. Além disso, não

espere muito além do início das negociações para obter esta informação. Se a Amostra A se

refere a uma especificação ou outro documento escrito qualquer, leia-o atentamente para

assegurar-se de que aquilo que está sendo licenciado esteja claramente descrito. A

descrição deve ser clara o suficiente para que, em caso de controvérsias, uma terceira parte,

que desconhece a tecnologia, possa tomar uma decisão sobre o que está incluído e o que

não está. Referências a uma “versão A” de um software podem ser claras o suficiente se

você possui uma cópia da versão A e já a verificou. Em alguns casos, se poderá anexar

aquilo sendo licenciado ao acordo (e. g. uma cópia do software).

1.2 Aquilo que está sendo licenciado está completo

O software está completo O design do hardware foi finalizado e implementado da forma

necessária É necessária adaptação para funcionamento com sua tecnologia ou sistema É

preciso um portal Pesquisas e desenvolvimento irão continuar As mesmas questões se

aplicam a outros campos: a tecnologia está completamente desenvolvida A invenção está

totalmente habilitada O processo farmacêutico está totalmente desenvolvido

Se há mais trabalho a ser realizado, determine se a sua finalização é uma condição

importante para o acordo. A empresa pode trabalhar com uma versão incompleta da

tecnologia (e.g. software parcialmente implementado, formulação ou teste incompleto de

um remédio) O acordo permitirá que a sua parte complete e/ou modifique a tecnologia,

caso essa seja entregue incompleta Veja o Grupo 2 que discute o que é permitido ao

licenciado fazer com a tecnologia.

Por outro lado, caso se esteja licenciando a tecnologia a uma outra parte, certifique-se da

necessidade de completá-la antes do término da execução do acordo. É necessário que

passe por um teste de aceitação É necessário que satisfaça a um teste de especificação e

funcionalidade É necessário que a tecnologia funcione em níveis específicos de

performance para sua remuneração

A melhor situação para a parte que está licenciando uma tecnologia caracteriza-se

quando o software, ou outra tecnologia, não necessita atingir um padrão específico de

performance ou funcionalidade. Neste caso, o licenciador está garantindo alguns direitos

básicos à

tecnologia, e, em prática, remunerando seu tempo e esforço, bem como, uma permissão

para usar a tecnologia tal como se encontra. De certo, isto não é positivo para aquele que

está licenciando o software, a não ser que o preço (royalties) e outros termos reflitam isso.

A melhor situação para a pessoa que está contratando uma licença ocorre quando o

software deve responder a especificações claramente definidas (caso não seja

completado e aceito durante o período de execução).

Evite usar termos como “satisfaz expectativas comerciais” ou “satisfaz padrões industriais”

ou “otimiza recursos” ou “totalmente operacional”. Estes termos são tão vagos que levam a

desentendimentos e controvérsias legais.

Se a tecnologia da licença está em estágio de desenvolvimento, ou se muito trabalho ainda

deve ser feito, como a adaptação de um portal para uma plataforma diferente, é

aconselhável adicionar um acordo de desenvolvimento tecnológico, separado ou em

anexo, que estabeleça prazos específicos de entrega, atribuição de responsabilidades,

padrões de performance e função, e, ainda, cronogramas.

1.3 Quem detém a posse da PI que fundamenta a tecnologia

O licenciador é o proprietário daquilo que ele está licenciando Ele tem o direito de

licenciá-lo Ele detém o direito de licenciar todas as outras tecnologias necessárias para

que a tecnologia licenciada funcione

É importante que o acordo de licença contenha uma cláusula indicando que a PI

licenciada pertença ao licenciador, a fim de evitar situação em que terceiros venham,

posteriormente, reivindicar a posse da PI, ou tecnologia, e o licenciador tente negar a

responsabilidade.

Nas situações em que o licenciador e o licenciado estejam trabalhando juntos em um

projeto tecnológico ou na criação de produto (e.g. um empreendimento conjunto para

desenvolver um produto), é aconselhável especificar no acordo quem possui quais PI´s e

/ou tecnologias, quando da execução do acordo. Se o licenciado está contribuindo com, ou

utilizando alguma tecnologia, é igualmente importante especificar quem possui aquela

tecnologia, para que não haja controvérsias posteriores.

Em situações de empreendimento conjunto, o acordo também definirá quem irá ficar com a

posse da tecnologia e da PI que resultar do projeto. Tal propriedade pode ser conjunta, ou

do licenciador, ou do licenciado. Propriedade conjunta tem diferentes significados em

diferentes jurisdições nacionais, portanto, é necessário cautela antes de decidir por uma

propriedade conjunta como uma solução mais fácil. Por exemplo, em algumas jurisdições

nacionais, a posse conjunta da PI requer uma prestação de contas, por ambas as partes, de

qualquer lucro derivado da PI. Isto pode ser indesejado, caso as partes deixem de trabalhar

juntas.

1.4 É possível verificar a tecnologia antes de se comprometer

A sua parte ou a outra provavelmente desejará entrar em acordo de confidencialidade no

início das negociações. Tais acordos são compromissos de vínculo jurídico em que uma ou

ambas as partes se comprometem a não revelar a outros as informações aprendidas durante

as negociações. Tais informações podem ser protótipos técnicos, fórmulas, especificações,

desenhos industriais, manuscritos, dados experimentais e outras informações técnicas.

Podem, também, ser informações confidenciais, como uma lista de consumidores, planos

de negócios e estratégias, ou dados sobre funcionários.

Os acordos de confidencialidade permitem a verificação da tecnologia que se está

considerando licenciar e, portanto, a realização de um julgamento favorável sobre sua

natureza específica, funcionamento, performance e valor. Desta forma, será possível,

também, ter mais liberdade para trocar informações comerciais. Tenha em mente, porém,

que liberdade excessiva em relação às informações confidenciais, técnicas e comerciais não

é aconselhável, mesmo que exista um acordo de confidencialidade, pois este pode não se

concretizar.

Tenha cuidado com os acordos status quo/ “stand still agreements” ou outros acordos que

tentem restringir a sua liberdade de considerar alternativas competitivas durante as

negociações. Estes acordos são raramente úteis e podem limitar a sua influência e

flexibilidade nas negociações, especialmente nos casos em que as negociações durem mais

tempo do que esperado (o que ocorre com freqüência).

Questões centrais que podem surgir com acordos confidenciais são: 1. Se o receptor (o

licenciado em potencial para quem a tecnologia é revelada) está proibido de usar e de

divulgar a tecnologia a outros (proibição de uso) e 2. O lugar aonde controvérsias são

solucionadas (resolução de controvérsias). Em relação à questão da proibição de uso, o

receptor geralmente quer ter a liberdade de poder quebrar o acordo de licença, sem se

preocupar em ficar “marcado” pela divulgação desse fato. O licenciador em potencial quer

garantir, caso o acordo não funcione, a proteção de sua tecnologia. A resolução de

controvérsias é importante pois, no momento do acordo de confidencialidade, não se sabe

se o contrato será fechado e, especialmente, o licenciador quer garantir que, em caso de

controvérsias a respeito de sua PI, não estará limitado a jurisdição estrangeira e parcial para

solucioná-las.

1.5 É necessária uma licença para usar a marca registrada

É necessária uma licença para usar o nome ou logotipo de tecnologia ou produto

relacionado à venda e distribuição do seu produto ou tecnologia Caso seja, está sendo

negociada uma licença de marca registrada, além da licença tecnológica. Será preciso

especificar qual marca registrada e/ou logotipos são necessários. Isto é importante nos

casos em que a tecnologia ou produto por si só não seja tão valioso quanto o produto

distribuído com uma marca registrada conhecida.

Caso haja licença de marca registrada, existe um programa de certificação ou outro

requerimento que acompanha o direito de usar a marca registrada Tenha cuidado com

estes; se há um certificado ou outro requerimento técnico, certifique-se que as

especificações e requerimentos estejam claramente mencionados como parte da licença.

De forma similar, é necessário o direito para usar o desenho industrial do produto ou

tecnologia do licenciador Se o design faz parte do valor comercial do produto, se

certifique de que esteja incluído.

É necessário o direito para copiar e distribuir técnicas ou outras documentações

relacionadas ao produto ou tecnologia para os usuários ou outros

É necessário o treinamento, know-how ou consultoria do licenciador (Ver Grupo 4,

Questão 4.2).

GRUPO 2: QUAIS OS TIPOS DE DIREITOS DADOS PELA LICENÇA

2.1 Qual a extensão dos direitos

Uma vez que tenham sido resolvidas as questões do Grupo 1 e haja um claro entendimento

daquilo que se deseja licenciar da outra parte para a sua ou daquilo que se deseja licenciar

para a outra parte, deve-se refletir sobre o que é preciso e possível fazer com a

PI/tecnologia para utilizá-la de maneira eficaz em seu negócio. Chamamos isso de extensão

da licença. Uma licença de ampla extensão proporciona grande flexibilidade. Uma licença

de extensão limitada será menos flexível mas, provavelmente, será mais barata. (Ver Grupo

3 abaixo sobre termos financeiros).

Uma licença de PI inclui uma grande diversidade de concessões de direitos, dependendo

das necessidades das partes. Estas, também, podem variar dependendo das leis de PI que se

aplicam ao acordo; a lista abaixo apresenta algumas das concessões típicas de PI.

Estas concessões podem incluir o direito:

de reproduzir a tecnologia;

de mostrá-la;

de modificá-la;

de realizar trabalhos derivados da tecnologia (fazendo novas versões ou produtos e

tecnologias inteiramente novos por meio de modificações e melhorias);

de usá-la (para pesquisas e desenvolvimento de produtos);

de produzi-la ou terceirizá-la (para manufatura por meio de licenciamento ou

contrato);

de distribuí-la ou vendê-la;

de importá-la; e

de sub-licenciá-la a outro que possa fazer alguma ou todas as concessões acima.

Algumas vezes, estas são chamadas de concessões de patentes (produção, uso ou venda) ou

concessões de direitos de autor (reprodução, modificação, trabalhos derivados,

distribuição), mas não é essencial dividi-las desta forma. A questão principal é saber qual

a utilização necessária para o seu negócio

Talvez o seu negócio precise apenas do direito de distribuição da tecnologia em sua

forma existente (e.g. uma licença de distribuição para um produto de conveniência). Ou,

por outro lado, talvez o seu modelo de negócio precise que seus engenheiros façam

mudanças fundamentais à tecnologia licenciada, criem novas versões, e distribuam estas

novas versões para grupos de sub-licenciados que, também, terão os direitos de reproduzir e

de adaptar a tecnologia.

Em ambos os casos, é essencial decidir: o que é necessário fazer com a PI ou tecnologia

para alcançar os seus objetivos de negócio Deve-se rever a lista de concessões e decidir

– juntamente com os especialistas técnicos do seu negócio – quais os direitos necessários

para tirar proveito da oportunidade comercial apresentada pela licença. Um acordo de

licença é uma ferramenta de negócio extremamente flexível; a licença pode cobrir apenas

um único direito de PI (e.g. o direito de fabricar um produto coberto por uma patente, mas

não o direito de tê-lo fabricado por outros; ou o direito de reproduzir uma especificação,

mas não de modificá-la).

É necessário o direito para realizar pesquisas Um direito de conduzir pesquisas e usar

tecnologias internamente é muito limitado se não há o direito de produzir e vender os

produtos baseados nestes.

Considere com atenção se o seu negócio necessita do direito de modificar e fazer novos

produtos e/ou tecnologias relacionados. Por exemplo, os seus técnicos e cientistas lhe

dirão que é necessário modificar uma fórmula, um software, ou um design, para poder

utilizá-los com os seus sistemas e tecnologia Isto é, freqüentemente, chamado de “aportar”

tecnologia para uma outra “plataforma”. Mesmo que coloquem que apenas “pequenas

modificações” devem ser feitas, pode ser importante e deve ser resolvido pela licença.

No que diz respeito às modificações, quem possuirá estas modificações O licenciador

terá o direito de utilizar as modificações e trabalhos derivados realizados pelo licenciado

(garantia de retorno tecnológico) Se a extensão da licença inclui o direito de modificar,

melhorar, fazer trabalhos derivados, ou aperfeiçoar uma invenção, por menor que sejam as

mudanças, o acordo deverá estipular como lidar com a propriedade da PI destas

modificações e melhorias. (Ver Grupo 1, Questão 1.3 acima).

É almejado o direito de sub-licenciar a tecnologia em sua versão original ou modificada a

outras pessoas Esta é uma questão difícil que é raramente prevista. Há outras entidades

que estarão envolvidas na preparação do seu produto e que também irão precisar de uma

licença tecnológica (e.g. parceiros de pesquisa e desenvolvimento ou parceiros de

distribuição) Eles precisarão de uma mesma extensão de direitos que a sua Do ponto de

vista do licenciador, é uma boa idéia limitar o sub-licenciamento de tecnologias

importantes, pois sub-licenciamentos de grande extensão podem levar a uma perda de

controle e responsabilidade em relação à tecnologia.

2.2 Qual é o território

Direitos de Propriedade Intelectual são freqüentemente territoriais. Em que país ou região

pretende-se usar a tecnologia Caso pretenda fazer produtos derivados da tecnologia, aonde

planeja produzi-los Aonde planeja vendê-los Planeja exportar a tecnologia ou os produtos

que possuem tal tecnologia Em que território irá distribuir a tecnologia ou produtos O

acordo de licença deve especificar se seus direitos são mundiais ou limitados a um país

ou países, região, ou outro território.

Para licenças de marca registrada, aonde planeja distribuir os produtos que levam a marca

ou o logotipo O acordo de licença deve ser claro quanto ao direito de exibir a marca

“ligada” à venda dos produtos em todo território.

Para os produtos que serão distribuídos pela Internet, ou de forma digital, ou por meios

eletrônicos, é importante indicar no acordo de licença a detenção do direito de distribuir o

produto ou tecnologia de forma eletrônica e na Internet.

2.3 Há um compromisso de exclusividade

Esta é uma questão complexa em que, muitas vezes, é difícil conciliar o interesse do

licenciador e do licenciado.

Para fazer com que o uso da tecnologia seja lucrativo, é preciso ter o direito exclusivo de

produção, utilização, distribuição, etc. (Ver 2.1 acima) da tecnologia ou produtos

compreendidos em um território específico (Ver 2.2 acima). Caso seja o licenciador, o

potencial licenciado está insistindo em deter os direitos exclusivos para explorar

comercialmente a tecnologia ou produto Nesse caso, durante as negociações, deve-se

requisitar informações e documentações que justifiquem esse argumento.

De maneira geral, do ponto de vista do licenciador, uma licença exclusiva não é desejável,

pois restringe a liberdade do próprio em realizar negócios com outros licenciados. Além

disso, caso o licenciado exclusivo não faça bom uso da tecnologia, o resultado poderá ser

um desastre comercial. O licenciador está, assim, apostando todas as suas fichas. No

entanto, existem diversas situações em que uma licença exclusiva é plausível nos negócios.

Licenças exclusivas são, freqüentemente, consideradas quando o licenciado precisa

realizar um investimento substancial que não pode ser usado em outro propósito (e.g.

equipamentos standard, contratação de mão-de-obra especializada, consignação de recursos

para o desenvolvimento da tecnologia, início de um negócio em um novo território) a fim

de explorar comercialmente a tecnologia. O fato de uma licença exclusiva ser a única forma

de lidar com estas considerações dependerá das projeções financeiras do licenciado. Quanto

é necessário à amortização dos investimentos e geração de lucros do licenciado Se o

licenciado não pode realizar um negócio lucrativo a partir da licença, por estar em

competição com outros licenciados, a exclusividade por um determinado período de tempo

se justifica.

Se uma licença exclusiva é justificada, as seguintes estratégias são usadas para limitar

alguns dos aspectos negativos da exclusividade:

A exclusividade da concessão pode depender de uma quantidade mínima de

pagamentos de royalties ou vendas de produtos pelo licenciado.

A exclusividade não precisa durar o mesmo tempo do acordo e pode ser limitada a

um período mais curto, durante o qual o licenciado poderá estabelecer seu negócio

(uma garantia de head-start).

A exclusividade pode se referir apenas a algumas concessões do acordo ou somente

no que diz respeito a certas tecnologias. Ou a concessão da licença pode ser

exclusiva apenas dentro de um “campo de uso” específico (e.g. um direito exclusivo

para usar a tecnologia XXX em dispositivos analógicos baseados em ethernet).

Lembre-se de que licenças exclusivas podem ser ilegais, ou sujeitas a escrutínios legais, em

alguns países.

Relacionados aos termos de exclusividade, encontram-se os acordos de não

competitividade ou não aquisição ou uso de tecnologias competitivas. Tais cláusulas

são, algumas vezes, ilegais sob determinadas jurisdições nacionais. Além disso, são

geralmente indesejáveis para os licenciados, pois limitam sua habilidade de considerar e

desenvolver alternativas, possivelmente de tecnologias superiores.

GRUPO 3: TERMOS FINANCEIROS.

3.1 Quanto o licenciado irá pagar pelo uso da tecnologia

Os termos financeiros da licença são, com freqüência, os primeiros tópicos a serem

debatidos quando se fala em licenciamento. No entanto, como se pode ver na discussão

acima, os termos financeiros em uma licença dependem da definição do tema em questão

(Grupo 1) e da extensão (Grupo 2).

Uma das razões que torna o licenciamento tão diferente da venda de um bem é o preço, que

não é, necessariamente, o termo mais importante. Há tantos outros termos envolvidos, que

cada um deles pode causar efeitos drásticos sobre o valor. Por exemplo, ao comprar um

CD, é possível saber exatamente o que se está comprando e saber o que se pode ou não ser

feito com isto. Sabe-se, também, qual deve ser o preço, pois os mercados para CD são

públicos. Por outro lado, em uma licença pelos direitos sobre o conteúdo de um CD ou da

tecnologia utilizada para produzi-lo, o preço irá depender do fato de estarem sendo

negociados os direitos para todo o conteúdo do CD, ou do fato de planejar-se reproduzi-lo,

manufaturá-lo, modificá-lo, distribuí-lo, ou apenas escutá-lo. Pode-se, ainda, licenciar-se a

embalagem, o design, ou as patentes relativas à qualidade do som.

Há também uma série de elementos comerciais relacionados à licença. Os diversos aspectos

de PI do CD irão apresentar opções para transações tão diferentes quanto o dia e a noite.

Além disso, a informação financeira sobre o valor dos direitos da PI provavelmente não é

pública. Por todas estas razões, discussões meramente teóricas sobre metodologias de

avaliação em licenciamento tecnológico não são de utilidade prática.

Por conseguinte, de forma prática, como é abordada a questão da avaliação em uma licença

tecnológica

Deve-se considerar o valor da licença de PI em relação a todas as outras transações

relacionadas: os termos financeiros irão variar dependendo do fato de ser apenas uma

licença de PI ou de ser, outrossim, um acordo de produção e aquisição, um acordo de

marketing, um acordo de distribuição, um empreendimento conjunto, etc. Como

mencionado nas Questões 1.3 e 2.1 acima, a licença de PI é, normalmente, apenas uma

parte para o sucesso do acordo de licenciamento tecnológico.

A avaliação prática também varia segundo a perspectiva do licenciador ou do licenciado.

PERSPECTIVA DO LICENCIADO: Caso seja o licenciado, ao decidir sua posição sobre os

termos financeiros, o primeiro termo a ser avaliado é a possibilidade de arcar com o

custo que a licença irá adicionar ao produto ou tecnologia que será vendida. Em outras

palavras, a primeira pergunta para o licenciado é:

Quanto posso pagar por esta licença,

dados os outros custos que irei incidir,

considerando o preço que cobrarei pelo produto,

em relação a minha perspectiva sobre o que o mercado irá absorver

Este cálculo prático, muitas vezes, só é realizado no final das negociações, gerando perda

de tempo e energia bem como acordos prejudiciais que são simplesmente muito caros para

o licenciado. Melhor começar com este cálculo prático relacionado ao preço de bens

vendidos do que iniciar perguntando “quanto vale esta tecnologia”?

PERSPECTIVA DO LICENCIADOR: Caso seja o licenciador, é preciso saber, antecipadamente

às negociações, quanto é necessário para gerar retorno (lucro) no investimento em pesquisa

e desenvolvimento de tecnologias. Em outras palavras, quanto é necessário para que o

projeto, como um todo, seja lucrativo Pode parecer óbvio, mas muitos licenciadores já se

perderam em detalhes de discussões acerca do licenciamento, para então descobrirem que o

resultado final é um acordo que não atende aos objetivos do licenciador quanto à obtenção

de retorno financeiro no investimento feito no desenvolvimento da PI. Em alguns casos, a

perda pode ser intencional, como quando um licenciador está tentando estabelecer um

padrão tecnológico e antecipa a perda de dinheiro nos estágios iniciais de um programa de

licenciamento. Em outros casos, porém, este resultado ocorre simplesmente por falta de

atenção e reflexão a respeito dos termos financeiros durante o estágio preparatório.

Métodos de avaliação são usados para auxiliar ambos os licenciados e os licenciadores na

realização dos orçamentos fundamentais.

Existem diversos métodos que são freqüentemente mencionados para avaliar uma

tecnologia. É necessário saber quais são, lembrando, contudo, que são todos subjetivos e

não métodos exatos. Além disso, mais de um método pode ser usado e eles podem ser

combinados. Estes métodos são apenas guias preliminares, e o senso comum deve ser

sempre aplicado. Os três métodos clássicos abrangem:

3.1.1 O método de custo

Este método é, simplesmente, o cálculo de quanto o licenciador investiu no

desenvolvimento da tecnologia e da PI. Nesse caso, é importante a distinção entre a PI e a

tecnologia, pois a patente ou outra PI pode a totalidade do que se está licenciando. Desta

forma, a avaliação baseada no histórico total do custo do desenvolvimento da tecnologia

pode não ser justificável. Outros fatores que indicam como o custo da PI é recuperado estão

relacionados aos meios que o licenciador dispõe para a recuperação do investimento e

geração de lucro; – ele pode ter outros licenciadores, ou pode, por si só, estar

comercializando a tecnologia. Além disso, o simples fato de que o licenciador tenha gasto

excessivamente, não tem, necessariamente, relação com o valor da tecnologia para o

licenciado. Quiçá o licenciador tenha

gasto em abundância em P&D (pesquisa e desenvolvimento), ou tenha planejado mal a

relação entre tecnologia e mercado. Por fim, a abordagem quanto ao custo é difícil, pois

todas as declarações do licenciador a respeito de seus investimentos podem ser

consideradas subjetivas pelo potencial licenciado; como o licenciado sabe se o licenciador

está dizendo a verdade O potencial licenciado não tem acesso aos documentos de custo do

licenciador e, se eles são competidores, pode nem querer saber para evitar alegações de

comportamento anticompetitivo. Para finalizar, o método de custo pode auxiliar o

licenciador a calcular a sua situação, mas é pouco provável que seja persuasivo a um

licenciado em potencial.

3.1.2 O método de renda

Este método envolve o cálculo de quanto as partes esperam ganhar com a tecnologia que

está sendo licenciada, dividindo este valor em percentuais baseados na noção

(inerentemente subjetiva) de quanto cada parte merece de acordo com a sua contribuição

para a tecnologia, estado de desenvolvimento da tecnologia, risco de mercado,

comercialização, valor inerente, força da patente contra injúrias litigiosas, dentre outros

fatores. Alguns profissionais do licenciamento se referem a uma regra geral, ou a uma

medida que estabelece que o licenciador deve receber aproximadamente de um quarto a um

terço dos benefícios intrínsecos ao licenciado. Deve-se enfatizar que esta é uma regra tão

flexível que se torna quase inútil. Muitos, quando não a maioria, dos licenciados cobra em

torno de 0.5 e 5 por cento dos rendimentos. O método de renda é uma ferramenta útil para

se acordar uma prestação única, em que as partes necessitam antecipar o valor a longo

prazo da licença, e então descontá-lo do valor líquido atual.

Em alguns casos, é útil contratar um auditor para realizar os cálculos de renda ou valor

líquido atual, que podem ser propostos e debatidos nas negociações de termos financeiros.

Não se deve surpreender, no entanto, se o outro lado não se impressionar com tais cálculos

ou propor valores que variem imensamente. Debater tais valores pode ser, simplesmente,

uma forma de iniciar discussão construtiva acerca da futura cotação da tecnologia, para

ambos o licenciador e o licenciado na prática comercial.

3.1.3 As comparáveis ou método de mercado

Este é o método utilizado quando se está fazendo compras em um mercado. Verificam-se

os tomates e compara-se aos vistos em outro mercado. Há disposição para pagar um certo

preço por tomates que tenham a mesma qualidade.

No entanto, o valor tecnológico é mais complexo e envolve mais incógnitas do que a

compra de tomates. Pode ser útil generalizar e referir-se a normas industriais e publicações

específicas da tecnologia em questão. Existem negócios especializados em reunir dados de

royalty. É possível encontrar, com freqüência, artigos ou outras fontes a respeito de

royalties ou taxas pagas em transações parecidas, ou envolvendo tecnologias parecidas ou

extensões similares de licença, ou envolvendo regiões semelhantes, etc. O problema é

encontrar uma licença ou transação que seja comparável em todos estes aspectos. A

tecnologia pode ser semelhante, mas a extensão da licença pode não ser comparável, e por

aí vai. Há também o fato de que nem toda PI é igual; uma patente consolidada e útil,

acompanhada de uma licença de marca registrada e de um consultor especialista em

contratos, terá muito mais valor do que uma simples licença de PI envolvendo uma patente

“fraca”, que esteja sujeita a litígio e que pode ser facilmente re-elaborada por um inventor

competitivo. O fato de que estas tecnologias estão no mesmo campo técnico terá um

significado limitado em termos de valorização.

Além de considerarem os métodos clássicos de avaliação, ambas as partes devem examinar

as realidades dos respectivos negócios. Por exemplo, uma questão muito importante para o

licenciador é saber qual será o impacto de um acordo de licença nas vendas de seu produto.

Licenciamento significa atrair competição para o próprio negócio. Essa competição pode

ser vantajosa, pois amplia o mercado de uma tecnologia e pode ajudar a estabelecer uma

plataforma tecnológica, e gerar rendimentos que, de outra forma, não seriam alcançados,

assim como outros benefícios às partes. O licenciador deve se questionar se é de seu

interesse compartilhar a tecnologia, e, caso seja, como tal compartilhamento irá afetar o

fluxo de rendimentos existentes da tecnologia ou dos produtos que possuem tal tecnologia.

Este fator é algumas vezes chamado de “canibalização”, aonde o licenciador deve

considerar se o licenciado irá eliminá-lo por meio da redução da sua margem de lucro em

produtos atualmente vendidos. Portanto, em uma situação de “canibalização”, os

rendimentos do licenciador, que aumentaram por conta do licenciamento, são compensados

por uma baixa na margem de lucro do próprio em função da formação de nova competição,

que pode vender a preços mais baixo.

É evidente que avaliação de PI não é uma ciência, mas sim um cálculo prático baseado na

averiguação de diversas questões. Somente depois destas questões básicas terem sido

refletidas é que as partes devem considerar a forma em que o pagamento será efetuado.

(Ver abaixo, Grupo 3, Questão 3.2).

3.2 Como o licenciado irá pagar

Existem dois tipos de pagamentos que são comuns em um licenciamento tecnológico:

royalties e pagamentos de prestação única. Estes podem ser combinados de diferentes

formas e, quando realizados juntos, devem refletir o cálculo fundamental feito na Questão

3.1 acima.

Royalties podem ser baseados em vendas por unidade, ou seja, um royalty por unidade em

que o licenciado pague uma quantidade fixa para cada unidade de produto vendido. De

forma alternativa, o royalty pode ser uma percentagem dos rendimentos dos produtos

vendidos ou sub-licenciados que possuem a tecnologia.

Royalties podem ser calculados em base a preços ou rendimentos brutos ou líquidos (depois

da dedução de diversos custos como remessa e alfândega), mas é importante especificar

como, exatamente, o royalty será calculado, incluindo amostras de cálculos em uma

apresentação para o acordo.

O licenciado, muitas vezes, requererá uma cláusula “limitando” os royalties que deverão

ser pagos ao licenciador. Isto significa que o licenciado irá pagar de uma porcentagem X da

venda de seus produtos limitando-se a uma certa quantidade fixada. Esse limite pode ser

renovado anualmente ou pode durar o mesmo tempo do acordo. Ao licenciado convém a

estipulação de um limite, pois este lhe proporciona a perspectiva de poder utilizar

“livremente” a tecnologia depois de um certo período de sucesso da venda do produto que

possua a tecnologia licenciada. Além disso, gera um modelo de negócio mais preciso – o

licenciado sabe quanto estará pagando. Já ao licenciador não lhe convém uma limite, pois

limita o seu “upside”, ou seja, sua chance de ganhar royalties de forma substancialmente

excessiva em relação ao investimento na tecnologia.

O oposto de um limite é um “mínimo”. Assim como para o licenciador não lhe convém

uma cobertura, pois restringe seu upside, ele aprecia um royalty mínimo, pois limita o seu

“downside”. Em outras palavras, mesmo se tecnologia ou o mercado sejam pouco

lucrativas, ele tem a garantia de pagamento de um royalty mínimo. Mínimos são com

freqüência utilizados quando a licença é exclusiva. (Ver Grupo 2, Questão 2.3).

Royalties também podem ser ajustados de acordo com o número de variáveis, como

tempo ou venda de produtos ou rendimentos. Por exemplo, um royalty pode começar com

2% da média do preço de venda, mas diminuir para 0.5 por cento durante o acordo, assim

refletindo o declínio da tecnologia. Ou royalties podem ser ajustados de acordo com a

venda de produtos, com um royalty maior a ser pago, caso o volume de vendas seja baixo.

O pagamento em prestação única pode ser usado ao invés de, ou juntamente com, os

royalties. Um pagamento de grande quantia de dinheiro de uma só vez pode ser feito no

começo do acordo ou num estágio mais avançado. Tais pagamentos podem ser em

prestações. Prestações podem ser estabelecidas para coincidirem com o marco de

desenvolvimento. (Ver Grupo 1, Questão 1.2).

Pagamentos em prestação única podem ser, ainda, “adiantamentos” de royalties. Quando o

licenciado encontra-se em posição mais favorável financeiramente do que o licenciador,

(e.g. um licenciador iniciante com uma nova tecnologia) o licenciado poderá pagar um

adiantamento no início do acordo, para que o licenciador inicie o seu negócio, para atenuar

uma situação financeira complicada, ou para permitir o pagamento de engenheiros,

químicos, para levarem adiante o desenvolvimento da tecnologia. (Ver Grupo 1, Questão

1.2). Este adiantamento pode ser uma compensação pelos royalties que o licenciado deveria

pagar ao licenciador, até que o adiantamento (de fato um empréstimo) seja pago. Em tais

casos, as partes irão, muitas vezes, debater sobre quem é o proprietário da tecnologia

resultante: o fato do licenciado ter adiantado fundos justifica a sua posse da PI Ou é mais

significante que o adiantamento seja um mero empréstimo que será pago quando os

royalties começarem a aumentar

3.3 Quando utilizar uma licença de ambas as partes (cross license) e

Entendimentos acerca da impossibilidade de processo jurídico?

Trocas de licenças por ambas as partes (cross licenses) são aquelas em que nenhuma das

partes paga a outra pelos direitos de licença, mas em que ambas as partes trocam

concessões de valor aproximado.

Um exemplo desta situação dá-se quando ambas as partes possuem patentes que podem ser

violadas pela patente da outra parte. Aceita-se trocar estes direitos, para que nenhuma das

partes possa processar a outra. Este direito pode estender-se aos clientes e distribuidores de

cada parte. Isto é, na verdade, um acordo de “trégua”, em que o valor financeiro que é

trocado é o valor dos royalties que cada um dos lados cedeu. Este tipo de licença pode ser

chamado de “entendimentos acerca da impossibilidade de processo jurídico”.

Quando se entra em tais acordos, é importante reconhecer que se trata de um acordo

financeiro como qualquer acordo de licença, pois se está concordando em renunciar ao

direito de arrecadar royalties da sua PI proveniente da outra parte e, na maioria dos casos,

dos seus clientes e distribuidores.

Por outro lado, tais acordos são, freqüentemente, a base para parcerias de negócio e

empreendimentos conjuntos que podem levar a exploração lucrativa das tecnologias por

ambas partes.

3.4 O que são performance/garantias/indenizações

Embora as questões relacionadas a garantias e indenizações possam ser juridicamente

complexas, e a elaboração de tais cláusulas possa ser um desafio para o mais especialista

dos peritos, é mais fácil pensar nestas questões como essencialmente financeiras.

Consideradas dessa forma, as questões são:

Quem irá arcar com os riscos financeiros do defeito de um produto ou tecnologia

Quem irá arcar com os riscos de um defeito em titulação ao produto ou tecnologia

Quem irá arcar com os riscos de terceiros promoverem ação jurídica reivindicando

que a tecnologia ou produto infringe a sua patente ou outra PI

A primeira destas questões está relacionada à natureza da tecnologia a ser licenciada.

Garantias são, freqüentemente, usadas para indicar problemas que são tratados de forma

mais apropriada no contexto da definição do tema em questão, (Ver Grupo 1, Questões 1.1

e 1.2) ou de mudanças à tecnologia com o passar do tempo (Grupo 4, Questão 4.1). Os

tipos de questões colocadas são: Quem é responsável pelos defeitos de funcionamento da

tecnologia Quem irá pagar os engenheiros para lidar com vírus de softwares ou hardwares

que não funcionam Existe uma garantia de tempo de operação para produtos baseados na

web Em relação à biotecnologia, que funções a tecnologia deve desempenhar Quem será

responsável por danos à propriedade ou injúrias pessoais Em relação aos produtos e

tecnologias farmacêuticos, tais compromissos financeiros podem ser substanciais. Todas

estas são questões técnicas e, mesmo que as tecnologias de produto sejam as melhores

possíveis, sempre há problemas. A questão é, portanto, decidir quem irá pagar pelas

despesas e assumir a responsabilidade para lidar com estes problemas

Os outros dois aspectos relacionados às garantias trazem a tona a questão de quem irá arcar

com os riscos das despesas jurídicas e comerciais, caso haja algum questionamento a

respeito da originalidade ou propriedade do produto ou tecnologia. (Ver Grupo 1, Questão

1.3 sobre propriedade).

Não há uma resposta decisiva para todas estas questões. Nenhuma delas se classifica como

“padrão” ou “costumeiro”. De certo o licenciador deseja que o licenciado arque com os

riscos. O licenciado, por sua vez, argumenta que o licenciador é responsável em saber como

o seu produto funciona, quem o criou e se a sua PI é infringível. Da perspectiva do

licenciado, é geralmente mais arriscado assumir esses riscos se o produto é novo,

complexo, adaptado, ou se é de uma área muito competitiva e controversa. Produtos de

mercadoria ou licenças de distribuição de produtos que já foram licenciados há muito

tempo, geralmente, geram menos riscos. Freqüentemente, um acordo de licença irá incluir

uma clausula indicando que nenhuma reivindicação tenha sido feita. Isto pode, ou não,

garantir ao licenciado de que nenhuma será feita no futuro. Nessa área, como em outras, é

essencial o trabalho conjunto com um consultor jurídico que calcule os riscos financeiros,

desenvolva uma posição sólida e elabore uma linguagem precisa.

3.5 Como o licenciamento se relaciona com o financiamento de empreendimentos

conjuntos e atividades consecutivas/valorização de produtos

Geralmente, um acordo de licença está inserido dentro de um contexto maior de relações

comerciais. O acordo de licença pode incluir ou vir acompanhado de um contrato em que

uma das partes busca investimento ou financiamento. As partes também podem prever uma

relação de oferta, em que o licenciado concorde em prover ao licenciador preços

competitivos de produtos desenvolvidos e produzidos usando a tecnologia ou PI licenciada.

As partes antecipam acordos relacionados à produção ou distribuição de produtos baseados

na tecnologia As partes antecipam transações de investimento em que uma das partes paga

em troca de imparcialidade ou PI ou outros bens

Em tais casos, é importante refletir a respeito destas relações e, se possível, tornar

claro e chegar a um acordo, em antemão, sobre os termos dessa relação. O

esclarecimento e conseqüente acordo escrito devem ocorrer antes do início dos

trabalhos de desenvolvimento de tecnologia ou desenvolvimento de produto baseado

numa tecnologia licenciada. A importância do esclarecimento deve-se ao fato que um

acordo acerca de uma licença de PI pode, ou não, ser satisfatório se, em último caso, um

acordo acerca do investimento não for alcançado. O licenciador precisa de investimento ou

financiamento como parte do acordo para completar o desenvolvimento da tecnologia O

licenciado precisa de financiamento para explorar a tecnologia O licenciado precisa de

financiamento para explorar comercialmente as oportunidades da tecnologia Uma ou

ambas as partes esperam que fundos ou certificados sejam emitidos pela outra parte em seu

favor

Da mesma forma, se o acesso a produtos com preços descontados é uma parte importante

da barganha para uma ou ambas as partes, é desejável mencionar esse desconto e tentar

gerar um contrato ou fórmula para estabelecimento de preços, juntamente com a licença.

O negociador de licença bem sucedido deve pensar de forma ampla sobre a

importância da efetivação de outros acordos para garantir as vantagens financeiras

da transação comercial, em todos os seus aspectos (não só a PI ou a licença tecnológica).

Termos financeiros favoráveis em uma licença de PI podem ser perdidos caso seja

constatado que outros acordos, também necessários, são muito caros.

GRUPO 4: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO COM O PASSAR DO TEMPO

4.1 O licenciado receberá os direitos para futuros lançamentos, versões e

produtos

O licenciado deverá preocupar-se caso, tão logo tenha obtido o licenciamento para uma

nova tecnologia, o licenciador possa desenvolver outro lançamento, versão ou produto para

oferecê-lo a um competidor do licenciado. A preocupação é válida, pois esta nova proposta

do licenciador poderá tornar obsoleto o “velho” produto tecnológico licenciado em curto

período de tempo após o investimento. Idealmente, o licenciado almeja receber amplos

direitos para desenvolvimento de novas variações, melhorias e tecnologias relacionadas. O

licenciador almeja limitar seus compromissos ao licenciado, pois, em nome da saúde e

vitalidade de seu negócio, ele deve ser capaz de inovar e mudar as direções e tecnologias no

futuro.

É importante esclarecer se o licenciado terá direito a futuras versões da tecnologia ou

produto Em uma licença plena de PI, deve ser evidenciado se o licenciado terá a licença

para realizar melhorias e trabalhos derivados.

Geralmente, licenças indicam questões relativas a lançamentos, versões, novos produtos ou

quaisquer terminologias relativas ao negócio, que sejam usadas para descrever melhorias e

novas tecnologias, invenções, trabalhos e produtos relacionados.

Tais versões ou novos produtos solicitarão pagamento adicional Caso solicitem, é possível

fixar o pagamento neste período Muitas vezes, não é cabível antecipar e negociar

pagamentos para novas versões e desenvolvimentos. Em tais casos, não é admissível entrar

em acordo para futuros desenvolvimentos.

Evite acordos a serem celebrados no futuro, pois, geralmente, tais compromissos não são

obrigatórios na ausência de um acordo financeiro claro.

Outra questão que se coloca é se o licenciado tem acesso a todas as futuras versões ao

mesmo tempo em que outros licenciados a tenham. Freqüentemente, acordos estabelecem

que o licenciado terá paridade no acesso, o que significa dizer, acesso simultâneo e em

termos comparáveis a novas versões e desenvolvimentos.

4.2 Serviços e suporte/partes adicionais estão incluídos na licença

O licenciador irá oferecer serviço e suporte no uso da tecnologia ou produtos associados O

licenciador irá oferecer assistência no monitoramento e revisão da tecnologia licenciada

Por exemplo, em tecnologias relacionadas à internet, o licenciador será solicitado a

responder a emergências, caso o acesso à internet venha a falhar Haverá um certo número

de funcionários dedicado a solucionar vírus, fazer com que sistemas voltem a operar,

corrigir defeitos, dentre outras tarefas

O serviço e o suporte serão um custo adicional Existe uma taxa anual de

serviço/manutenção Algumas vezes estas questões são estipuladas em acordos de serviço

separados.

Se um produto está sendo desenvolvido ou produzido por alguma das partes, o produto irá

precisar de partes adicionais depois de dado período de tempo e, caso precise, que cláusulas

serão feitas sobre a produção e/ou compra de partes adicionais

4.3 Como lidar com documentação, know-how, consultoria e treinamento

Freqüentemente, as partes irão focar de tal modo na PI que está para ser licenciada que

acabam negligenciando as informações acerca da não-propriedade que serão trocadas

entre as partes. Por exemplo, uma nova licença pode precisar de assistência por parte do

licenciador em termos de know-how, treinamento e consultoria para tornar a tecnologia ou

produto utilizável e funcional. É importante determinar o seguinte:

O licenciado precisa de ajuda do licenciador em termos de documentação escrita

ou materiais que o ajudem a entender como usar a tecnologia

O licenciado precisa de know-how da parte do licenciador para explorar a

tecnologia

O licenciado precisa ou deseja ter funcionários do licenciador disponíveis para

trabalhar juntamente com os seus

Quem possuirá qualquer PI que resulte de tal trabalho em conjunto (Ver Grupo

1, Questão 1.3).

O licenciado deseja que seus funcionários sejam treinados pelo licenciador

quanto ao uso da tecnologia Durante quantas horas

4.4 Que termos, em particular, se referem ao futuro relacionamento entre as

partes

Há uma cláusula de não-competitividade em que uma das partes exige que a outra parte

concorde em não trabalhar para competidores Tais restrições são ilegais em algumas

jurisdições nacionais. E devem, em todo caso, ser evitadas, pois restringem a habilidade de

negociar relações alternativas de negócio.

Algumas vezes, as partes irão concordar em não solicitar ou contratar os funcionários uns

dos outros. Estas podem ser cláusulas importantes, especialmente quando o capital humano

de uma das partes é de extrema importância para o seu sucesso.

A lista acima não é exaustiva, mas uma visão geral de questões importantes.

Trabalhe com a sua equipe para verificar qual se aplica ao seu caso. Trabalhem, entre

si, com os pros e os contras antes de avançar para o próximo passo nas negociações com

o outro lado. Revise termos com seu consultor jurídico antes das negociações.

IV. CONDUZINDO A NEGOCIAÇÃO

O Contínuo de Vantagem

Negociações de licenciamento tecnológico são complexas, pois existem vários termos-

chave e para cada um há diversas posições possíveis que podem ser tomadas, desde as mais

vantajosas até as menos vantajosas. O negociador tem a difícil tarefa de lembrar-se dos

diversos termos-chave e posições que lidam com o tema técnico em questão, e de

avaliar, constantemente, o modo como os termos-chave afetam os objetivos de negócio

da licença. O seguinte gráfico de contínuo representa a extensão de posições para cada

termo-chave.

Gráfico

Leg: Recuo e Compromissos

O objetivo do negociador é ficar o mais à direita possível no gráfico no que diz respeito a

cada um dos termos-chave, considerando que a outra parte irá tentar alcançar o mesmo

objetivo em relação ao mesmo conjunto de termos-chave. Apesar da aparente contradição

destes objetivos, o sucesso é possível, em muitos casos, porque ambas as partes não

possuem objetivos de negócios idênticos em relação aos mesmos termos-chave. O que é

vantajoso para uma parte não é necessariamente desvantajoso para a outra parte, no que diz

respeito a qualquer termo-chave. Em outras palavras, a negociação não poderia ser bem

sucedida se houvesse apenas um termo-chave com apenas um gráfico de vantagem e

desvantagem. No entanto, a realidade demonstra que em qualquer negociação de

licenciamento tecnológico existem diversos termos-chave e cada um tem um gráfico desde

a posição mais vantajosa (5) até a posição mais desvantajosa (-5), com diversas variações

no meio.

Vantagem da parte

Posição

Desfavorável

Posição

Extremamente

Favorável -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

É esta multiplicidade de opções que torna a negociação complexa mas que, ao mesmo

tempo, torna possível se chegar a um acordo. Adicionado à complexidade está o fato de

que alguns dos termos-chave são mais importantes que outros para alcançar seus objetivos.

Assim, um número maior neste termo-chave pesa mais do que em outro. Um número

negativo neste termo-chave irá provavelmente indicar que a posição é inaceitável.

Posições de Recuo e Concessão

Em relação a certos termos-chave há posições de recuo que refletem uma posição vantajosa

que é menos do que satisfatória, porém aceitável em relação a seus objetivos.

Como em casos de conflito direto entre os objetivos das partes no que diz respeito a um

termo em particular que não seja de importância a ponto de impossibilitar uma

“concessão”. Pode-se decidir aceitar uma concessão relacionada a um certo termo-

chave, ou seja, tomar uma posição que não seja vantajosa (um número negativo no

gráfico acima), mas que seja aceitável, dadas as posições em relação a outros termos-

chave.

Concessão

Exemplo: Pode ser de grande vantagem obter uma licença para todas as PI’s relacionadas

ao produto que deseje produzir e vender. Pode também ser ideal obter um termo perpétuo.

No entanto, de forma prática, pode-se precisar somente de uma licença para um aspecto da

tecnologia ou somente uma patente, pois não há intenção de explorar comercialmente todos

os aspectos da patente. E, nesse caso, o termo pode ser limitado a cinco anos, pois, na

prática, não será necessária a licença após este período. Uma posição de recuo aceitável

Posicionamento acerca

de um termo-chave

Posicionamento acerca

de um termo-chave

proposta em algum momento na negociação pode ser usada para limitar a extensão da

licença àquilo que é necessário, e apenas para o termo de cinco anos. Por outro lado, sabe-

se da necessidade de obter o direito de modificar a tecnologia, que não funcionará com a

tecnologia existente sem uma modificação prévia, mas a outra parte não está disposta a

ajudá-lo fazendo as modificações necessárias. Este termo-chave é, portanto, muito

importante. Uma concessão pode, portanto, ser realizada propondo que o outro lado tenha

direitos de PI para qualquer modificação feita na tecnologia. Neste caso, será importante

avaliar se a posição competidora da sua empresa pode vir a ser danificada, caso outros

tenham acesso às modificações que realizadas. Se isto ocorrer, a licença pode não ser

favorável aos seus objetivos e um desfecho bem sucedido pode ser a retirada da

negociação, depois que tentativas de explicação sobre suas necessidades e exigências forem

feitas à outra parte.

Algumas vezes, é útil a equipe utilizar um sistema de numeração como ferramenta interna

na negociação; designando números aos vários termos-chave e somando os números

baseados na totalidade da planilha de termos pode ajudar a equipe a decidir sobre difíceis

decisões, de forma cuidadosa. No entanto, estes tipos de sistemas podem se tornar muito

mecânicos e os negociadores podem ficar impossibilitados de pensar de forma analítica em

relação às vantagens, desvantagens e, mais importante, conseqüências práticas do

posicionamento em vários termos-chave.

Fracasso Pode Significar Sucesso

Em alguns casos, os posicionamentos finais de ambas as partes sobre certos termos-chave

entrarão em conflito. Nesse caso, o melhor resultado de uma negociação pode ser a sua

retirada, e, quando possível, em direção a uma solução ou terceira parte alternativa.

Retirar-se de uma negociação não é equivalente ao fracasso. O time negociador pode

decidir que as negociações não serão bem sucedidas a não ser que objetivos importantes e

posicionamentos finais sejam sacrificados. Tal decisão deve ser considerada como um

sucesso nos negócios, e não um fracasso. Por outro lado, a persistência em chegar

a uma conclusão de um acordo, devido ao envolvimento pessoal do negociador ou ao

compromisso com o processo de negociação, em que objetivos e posicionamentos finais

não podem ser alcançados, deve ser considerada um fracasso.

Como Ajustes e Mudanças Podem Ser Realizados

Em muitos casos, pode-se ajustar a percepção das variáveis disponíveis em relação a um

termo-chave. Isto ocorre, muitas vezes, devido ao aprendizado de novos fatos. Uma

posição, que num primeiro momento, não era evidente, assim como uma oportunidade

criativa, pode tornar-se aparente no decorrer das negociações. Algumas vezes, isto é

chamado de “ampliar os horizontes” e se refere ao uso da imaginação para lidar-se com um

impasse, em que as partes não conseguem encontrar um consenso em relação a um termo-

chave. Cuidado ao encontrar soluções criativas de forma impulsiva, principalmente

quando se está cansado ou no auge de uma interação pessoal em uma sessão de

negociação. Com uma preparação cuidadosa, a planilha de termos deve refletir uma boa

avaliação das posições relacionadas a cada termo-chave no gráfico de contínuo. Dessa

forma, não devem ocorrer surpresas quanto às soluções.

O Mito do Estilo de Negociação

A crença comum de que uma negociação é influenciada por um estilo de negociação em

uma fogueira de vaidades ou estilos é um mito que leva a erros e perda de energia numa

negociação. Sempre entre em uma negociação presumindo que o outro time é tão

determinado e hábil quanto o seu.

Como conseqüência das discussões nas Sessões I a III, o sucesso nas negociações requer

uma referência mental constante às posições adotadas em relação aos termos-chave, assim

como a freqüente utilização da planilha de termos como guia, por parte de toda a equipe.

As partes se retiram Sucesso! Sucesso!

Sua habilidade em analisar e relembrar a relação entre os termos-chave e os seus objetivos

comerciais irá ditar o sucesso nas negociações. Isto é verdade por três motivos:

Primeiro, será possível estabelecer a sua posição e as possíveis posições de recuo e

concessões.

Segundo, o sucesso nas negociações envolve a capacidade de explicar as necessidades e os

objetivos da sua empresa para o outro lado, no momento apropriado, de forma clara e

convincente. Uma sólida preparação realizada a partir da planilha de termos proporcionará

uma explicação de forma bastante natural.

Terceiro, uma preparação completa irá aumentar sua confiança e competência no projeto.

Não será preciso levantar a voz para que o outro lado saiba que deseja negociar. O seu claro

entendimento das necessidades do seu negócio será demonstrado de maneira eficaz.

O que melhor determina o sucesso do time de negociações é uma preparação

completa, realizada com o uso da planilha de termos, que inclui entendimento

completo das posições de ambos os lados em relação a cada um dos termos-chave, bem

como, uma avaliação da influência de cada lado nas negociações.

Como Iniciar as Negociações

É de grande utilidade começar com uma reunião preliminar. Esta é uma reunião aonde

se pretende chegar a acordos de procedimento que irão auxiliar no sucesso das negociações

para ambos os lados. Pode-se apresentar e assinar acordos de confidencialidade (Ver Sessão

II, H). É possível, também, utilizar a reunião preliminar para introduzir os seus objetivos de

negócio e suas possíveis posições em relação aos termos-chave ao outro time.

Discuta e decida a respeito dos horários e prazos correspondentes a negociação. Discuta e

decida se as negociações serão realizadas pessoalmente, por correspondência, todas de uma

só vez (num período de dias) ou distribuídas em um longo período de tempo.

Geralmente, caso exista um prazo (e.g. P&D deve começar numa certa data), é melhor

concordar em negociar pessoalmente durante alguns dias.

De forma informal, introduza seus objetivos ao outro lado, buscando iniciar as negociações

e convide o outro lado a fazer o mesmo. Obviamente, nenhuma das partes irá revelar

informações comerciais detalhadas, tampouco é apropriado, neste estágio, discutir os

termos-chave em detalhe. No entanto, uma visão geral dos seus objetivos (e.g. “a nossa

companhia está interessada nesta tecnologia porque a vemos como uma oportunidade para

produzir e distribuir XXX num mercado Y que atualmente não está sendo servido”) pode

ajudar a fixar uma estrutura para as negociações.

Ofereça ao outro lado uma cópia da sua planilha de termos (uma versão externa, feita sem

nenhuma referência às posições de negociação ou a outras informações internas) no início

das negociações. Assim, pode-se explicar a planilha de termos de forma informal e, nesse

momento, ilustrar porque certos termos-chave são importantes. Ou seja, trata-se de uma

introdução dos seus objetivos em relação à licença (sua estrutura), à outra parte. É possível

mencionar essa estrutura posteriormente nas negociações.

Quando e Como Realizar Negociações

Se existe pressão de tempo para completar a negociação, é importante realizá-la

pessoalmente por alguns dias. Negociações que são interrompidas e depois seguem por

correspondência tendem a se prolongar. Portanto, uma negociação em pessoa, na qual

ambos os lados concordam em estabelecer metas e prazos, funciona de forma mais

eficaz para o encerramento das negociações.

O lugar onde ocorrem as negociações não é crucial. No entanto, é importante ter acesso aos

materiais coletados (Ver Sessão II,D) e aos membros da equipe. Deve ser uma localidade

agradável que permita o acesso a restaurantes e banheiros. É útil ter um computador portátil

na sala para fazer anotações e consultar a planilha de termos e, eventualmente, o esboço do

contrato.

Como Debater os Termos-chave

Na segunda sessão inicia-se a discussão a respeito dos termos-chave. Não há nenhum

procedimento especial para fazer isso. Alguns negociadores preferem passar por todos os

termos-chave e ter discussões generalizadas, sem buscar uma conclusão. Outros preferem

analisar cada termo-chave em ordem e tentar chegar a um acordo sobre cada um

respectivamente. Se não se chegar a um acordo, é recomendável continuar analisando a

planilha de termos para ver quais acordos podem ser alcançados, para então, retornar às

questões mais difíceis ao final. Alguns negociadores preferem começar imediatamente com

uma elaboração do acordo; se possível evite esta situação, pois se trata, muitas vezes, de

estratégias de controle da estrutura do acordo e de uma forma de colocar pressão para

ganhar vantagem nos termos-chave. Tente persuadir o outro lado das vantagens de

iniciar as discussões utilizando a planilha de termos como uma ferramenta para

esclarecer questões para ambas as partes.

Cada parte apresenta a sua posição em relação aos termos-chave e explica porque é

importante para alcançar os seus objetivos. Táticas que envolvem declarações simplificadas

a respeito de uma posição e de uma exigência de acordo são raramente eficazes, a não ser

que haja uma grande desigualdade de influências. De forma semelhante, não é convincente

afirmar que uma certa cláusula é “padrão” ou “habitual”, pois existem diversas variações

para cada termo no licenciamento tecnológico. Por essa razão, é útil se referir às reuniões

preliminares em que a estrutura foi explicada – seus objetivos e necessidades de negócio.

Desta forma, suas posições são vistas como razoáveis e oriundas das necessidades do seu

negócio, ao invés de parecerem arbitrárias. Certamente o fato de ter defendido seus

objetivos comerciais não implica que o outro lado deva concordar com a sua posição. No

entanto, uma boa estrutura torna específica a sua posição e reforça o seu compromisso

àquela posição. Assim, estabelece-se um bom relacionamento com um negociador

profissional, tornando difícil a insistência no acordo de posições que não são consistentes

com seus objetivos.

É, também, essencial escutar e compreender as explicações e posições do outro lado.

Questione como a posição do outro negociador se refere aos objetivos e estrutura do

mesmo. Desta forma, quando uma questão específica for colocada, será possível respondê-

la demonstrando que uma solução em particular é consistente com os objetivos de ambas

partes.

Não é possível e nem desejável explicar tudo a respeito dos seus objetivos comerciais. No

entanto, fazer alguma referência sobre seus objetivos é freqüentemente útil.

Escreva Seus Progressos e Faça Anotações

Em uma negociação de vários dias, pode-se desejar trocar anotações ou manter-se

informado acerca de acordos provisórios, por meio de atualizações feitas em sua versão

externa da planilha de termos. Assim, no dia seguinte, será possível oferecer a outra parte

uma cópia para revisão.

Quando algum progresso é realizado em um termo-chave, muitas vezes, faz-se útil

reafirmar as posições das partes e anotá-las. Se o que parece ser um acordo real é

alcançado, torna-se importante fazer anotações sobre o acordado. Em negociações

prolongadas, mantenha um registro das discussões realizadas e de quais acordos provisórios

foram alcançados.

As partes analisam a planilha de termos, chegam a acordos provisórios sobre termos-chave,

e modificam a planilha de termos no decorrer das negociações. Realizar intervalos também

é importante. Um membro da equipe deve usar um computador portátil para fazer

anotações e escrever as modificações. Algumas questões podem ser adiadas caso o acordo

não seja fechado, e pode ser útil analisar outras questões para ver que progressos podem ser

realizados. Mesmo depois que a planilha de termos tiver sido modificada e as partes

acreditarem que existe uma boa base para iniciar a elaboração do contrato, não assine a

planilha de termos. Vá direto para a fase de elaboração.

O Papel dos Advogados

Idealmente, é importante que advogados estejam envolvidos do início ao final das

negociações. Se, porém, isso não for possível, é essencial manter comunicação constante

com um consultor jurídico na utilização da planilha de termos e ter uma revisão legal

completa, antes de iniciar a elaboração do contrato e durante o seu processo de elaboração.

Como Fechar a Negociação e o Elaborar o Acordo

Se as partes tiverem trabalhado com uma planilha de termos e tiverem registrado os acordos

provisórios, a elaboração do acordo não deve ser difícil. Não assine a planilha de termos.

Existem muitas formas padrão de acordos de licenciamento tecnológico e o consultor

jurídico pode preparar o acordo de forma eficiente, a partir da planilha de termos.

No que diz respeito aos termos-chave, assegure-se que um acordo final tenha sido

alcançado, ao invés de um acordo a ser concordado futuramente. Um acordo que não cubra

os termos-chave pode não ser executável. Além disso, a falta de clareza em relação aos

termos-chave, muitas vezes, leva a conflitos no negócio.

Lembre-se que um acordo que não é assinado por ambas as partes não é um acordo, a não

ser em situações restritas. Um erro comum a ser evitado é acreditar que um documento

escrito negociado é o “suficiente” para iniciar a execução do projeto, mesmo que uma ou

ambas as partes não o tenham assinado.

V. UTILIZANDO O ACORDO ASSINADO

Uma vez que o acordo tenha sido assinado, comemore com a outra parte, pois irão estar

iniciando uma relação de negócio. O acordo é apenas o começo. Evite trancar o acordo em

uma gaveta e jogar fora a chave. O acordo é um guia importante para o que deve acontecer

em uma complexa relação de negócios baseada em uma tecnologia. Em um acordo não

tecnológico, os termos podem ser simples e notáveis (e.g. irei lhe pagar R$50 pelo

equipamento). No entanto, licenças tecnológicas e seus corolários são, geralmente, mais

complexos e, freqüentemente, impõem condições importantes, cuja violação pode gerar

responsabilidades jurídicas e desconfiança nos negócios.

Todos os executivos e gerentes que trabalham com a outra parte devem prestar atenção aos

termos da licença. Por exemplo, se há um acordo em relação a uma licença de software, que

não inclui o direito de modificá-lo, assegure-se que os engenheiros que trabalham com o

software tenham consciência do fato. Caso tenha a licença de uma patente de uma invenção

médica e não tenha a permissão de sub-licenciar os direitos da patente, assegure-se que os

funcionários de desenvolvimento do negócio saibam disto e não violem esta cláusula.

Acordos, muitas vezes, possuem datas importantes que devem ser relembradas. Por

exemplo, se uma das partes concordou em investir na outra, baseada no cumprimento de

certos prazos, ou se autorizações podem ser emitidas numa certa data, estas datas devem ser

monitoradas. É importante, também, que alguém da empresa monitore os prazos de entrega

dos protótipos tecnológicos, software, documentações, entre outros, bem como, os prazos

de pesquisas e desenvolvimento de melhorias da PI. Por último, licenciamento tecnológico,

geralmente, envolve o pagamento recorrente de royalties. Caso seja o licenciador, é

necessário ter um sistema de monitoramento dos pagamentos e da recuperação do royalty.

Caso não esteja equipado para isto, existem negócios especializados nesse serviço. Caso

seja o licenciado, é necessário monitorar os royalties a serem pagos e manter uma

documentação adequada.

Existem outros termos-chave que necessitam de atenção constante e se referem ao acordo

depois de sua assinatura. É aconselhável revisar o acordo, identificar tais termos e designar

a responsabilidade de verificar cada um.

Por último, o acordo normalmente terá uma data de término ou renovação. Nesse momento,

deve-se verificar o acordo para analisar quais termos-chave foram vantajosos e quais devem

ser revisados caso a licença seja renovada.

Observe que este documento não pretende substituir a consultoria jurídica. É

essencial, em qualquer negociação de licenciamento tecnológico, contratar um

consultor jurídico. Esta lista irá familiarizá-lo com as questões, para que se

estabeleça uma comunicação mais eficaz com o seu consultor jurídico.

APÊNDICE

Amostra de Planilha de Termos Interna

(Para informação apenas – não é um acordo, para uso exclusivo dos membros da equipe)

Nome do potencial licenciador (ou licenciado) e informações para contato:

Nome dos membros da equipe e informações para contato:

Tecnologia a ser usada (nome do produto e/ou linha do produto):

Datas e prazos importantes (e.g. início da produção, lançamento na imprensa. O

desenvolvimento, a produção ou distribuição já foram iniciados antes do acordo):

1. Tema em questão (use especificações, descrições técnicas, números de patente,

nome do trabalho, marca registrada, etc. Existem padrões aplicáveis):

2. Propriedade (verificar propriedade):

3. Acordos relacionados (desenvolvimento, consultoria, treinamento, compra,

investimento, serviço, etc.):

4. Desenvolvimento (A tecnologia está completa Está funcionado totalmente Caso

não esteja, quem irá completar o desenvolvimento, fazer pesquisas adicionais, fazer

protótipos, corrigir falhas no design, etc.):

5. Extensão da licença (Que direitos estão sendo licenciados Não-exclusivos ou

exclusivos Produção, utilização, venda, fabricação de cópias Distribuição):

6. Trabalhos derivados, melhorias (O licenciado terá o direito de modificar a

tecnologia, ou produzir novos produtos baseados na tecnologia):

7. Sub-licenciamento (O licenciado terá o direito de sub-licenciar Caso tenha, que

direitos terão os sub-licenciados):

8. Território geográfico (Aonde o licenciado pode usar a licença):

9. Campo de utilização (Os campos técnicos são limitados):

10. Financeiro (Que taxas devem ser pagas ao licenciador Que royalties Outros

pagamentos Alguma garantia, fundo Algum royalty mínimo Alguma cobertura

nos royalties Adiantamentos pelo licenciado Como repagar os adiantamentos):

11. Prazo (Por quanto tempo irá durar o acordo (acordo de prazo). Isto depende dos

acontecimentos):

12. Versões futuras (Existe um acordo sobre os direitos de licença para futuras versões

da tecnologia Produtos relacionados):

13. Compromissos - Que compromissos as partes devem ter além da licença (e.g.

testes, comercialização, testes clínicos, atender a padrões, etc.):

14. Controvérsias (Aonde resolvê-las Quem irá indenizar contra riscos que terceiros

possam reivindicar):