Atividade inventiva 1. no Judici ário 2.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf · 2 Bibliografia FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial. O estatuto

1

AtividadeAtividade inventivainventiva

no no JudiciJudiciááriorio

Denis Borges Denis Borges BarbosaBarbosa

AgendaAgenda

1. A A frfráágilgil novidadenovidade

2. O O nnúúcleocleo dada constitucionalidadeconstitucionalidade

3. A economia do contributo mA economia do contributo míínimonimo

4. Devido processo legalDevido processo legal

5. A A sindicabilidadesindicabilidade da anda anááliselise

6. Os Os mméétodostodos

BibliografiaBibliografia


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2


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UmaUma perceppercepççãoão genialgenial

Engenhosa combinaEngenhosa combinaççãoão

�� “É“É sem questão que não se deve dar sem questão que não se deve dar privilpriviléégio exclusivo ao inventor de gio exclusivo ao inventor de insignificante novidade, e simples insignificante novidade, e simples alteraalteraçção de forma nas obras das artes ão de forma nas obras das artes ordinordináárias, que não manifesta rias, que não manifesta engenhosa engenhosa combinacombinaççãoão, ou lavor dif, ou lavor difíícil, nem produz cil, nem produz um novo e fixo artigo de comum novo e fixo artigo de coméércio, ou rcio, ou ramo de indramo de indúústria, que antes não existiastria, que antes não existia””. .

�� Visconde de Visconde de CayruCayru, Observa, Observaçções Sobre a Franqueza ões Sobre a Franqueza da Indda Indúústria, e Estabelecimento de Fstria, e Estabelecimento de Fáábricas no Brasil, bricas no Brasil, Imprensa RImprensa Réégia, 1810.gia, 1810.

A A frfráágilgil novidadenovidade


�� Objeto de apuraObjeto de apuraçção de novidade: a regra de um ão de novidade: a regra de um ssóó documentodocumento•• AfirmaAfirma--se que haverse que haveráá novidade sempre que o invento novidade sempre que o invento

não seja antecipado não seja antecipado de forma integralde forma integral por por um um úúnico nico documentodocumento do estado da tdo estado da téécnica cnica [1][1]..

•• Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (Cnos Parâmetros de Exame do EPO (C--IV, 7.1), tem IV, 7.1), tem certas excecertas exceçções ões –– a mais relevante das quais a que a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofque o homem do ofíício combinaria naturalmente as cio combinaria naturalmente as informainformaçções. No dizer corrente no procedimento ões. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da teuropeu, o estado da téécnica não pode ser lido como um cnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades. mosaico de anterioridades.

��

[1][1] Por exemplo, Por exemplo, DanemannDanemann, , SiemsenSiemsen, , BieglerBiegler & & Ipanema Moreira, ComentIpanema Moreira, Comentáários rios àà LPI, Renovar, LPI, Renovar, 2001, p. 47.2001, p. 47.

3


�� Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:�� 1.5.4 Falta de novidade1.5.4 Falta de novidade�� (...) Como regra geral entende(...) Como regra geral entende--se que hse que háá novidade novidade

sempre que a invensempre que a invençção ou modelo não ão ou modelo não éé antecipado antecipado de forma integral por um de forma integral por um úúnico documento do nico documento do estado da testado da téécnica.cnica. (...) (...)

�� No caso de um documento (primeiro documento) No caso de um documento (primeiro documento) referindoreferindo--se explicitamente a um outro documento se explicitamente a um outro documento que fornece informaque fornece informaçção mais detalhada sobre certas ão mais detalhada sobre certas caractercaracteríísticas, o ensinamento deste sticas, o ensinamento deste úúltimo ltimo documento deve ser considerado como incorporado documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contao primeiro documento que contéém a referência.m a referência.


�� Assim, o que o examinador ou Perito tem de Assim, o que o examinador ou Perito tem de fazer fazer éé indicar qual a fonte (documento ou outra indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicareivindicaçção da patente em questão. ão da patente em questão.

�� Uma Uma úúnica fonte.nica fonte.�� O perito não pode combinar fontes. Se não for O perito não pode combinar fontes. Se não for

posspossíível determinar a integralidade da revelavel determinar a integralidade da revelaçção ão nesta nesta úúnica e integral fonte, hnica e integral fonte, háá novidade. novidade.

�� A novidade A novidade éé ssóó isso. Novidade para engenheiros isso. Novidade para engenheiros pode ser outra coisa. No sistema de patentes pode ser outra coisa. No sistema de patentes ééssóó isso isso •• Salvo, como indicado, essa Salvo, como indicado, essa úúnica fonte se referir nica fonte se referir

literalmente a outras fontes. Por exemplo: literalmente a outras fontes. Por exemplo: ““esta soluesta soluçção ão ttéécnica cnica éé idêntica idêntica àà constante do documento publicado constante do documento publicado na revista tal, nna revista tal, núúmero tal, pmero tal, páágina tal, com a diferengina tal, com a diferençça a que ....que ....””

O O nnúúcleocleo dada

constitucionalidadeconstitucionalidade

O nO núúcleo de constitucionalidade do cleo de constitucionalidade do

sistema de patentessistema de patentes

�� Introduzido formalmente na legislaIntroduzido formalmente na legislaçção pão páátria pelo tria pelo art. 8art. 8ºº do CPI/96 do CPI/96 –– Lei 9.279/96 Lei 9.279/96 –– a atividade a atividade inventiva inventiva éé um elemento crucial do sistema legal um elemento crucial do sistema legal das patentes.das patentes.

�� Certos autores indicam mesmo que tal requisito Certos autores indicam mesmo que tal requisito constrconstróói o ni o núúcleo de constitucionalidade do cleo de constitucionalidade do sistema de patentes; a histsistema de patentes; a históória de sua latência ria de sua latência antes da formulaantes da formulaçção em textos legais indica que ão em textos legais indica que tal hiptal hipóótese tem verossimilhantese tem verossimilhançça. a. ••

[1][1] SINGER, SINGER, RomualdRomuald & SINGER Margarete, rev. & SINGER Margarete, rev. LUNZER LUNZER RaphRaph. . TheThe EuropeanEuropean PatentPatent ConventionConvention –– A A comentarycomentary. . LondonLondon: : SweetSweet & Maxwell, 1995, pg. 176; & Maxwell, 1995, pg. 176; ““TheThe practitionerpractitioner is is confrontedconfronted withwith thethe issueissue ofofobviousnessobviousness oror inventivenessinventiveness more more oftenoften thanthan withwith anyanyotherother singlesingle issueissue””. .

objetividadeobjetividade

�� JJáá de inde iníício, atividade inventiva surge cio, atividade inventiva surge como uma questão substantivamente como uma questão substantivamente constitucional. constitucional.

�� A sua construA sua construçção na lei ordinão na lei ordináária ria pressupõe refinada ponderapressupõe refinada ponderaçção de ão de interesses, o que se torna especialmente interesses, o que se torna especialmente senssensíível quando os elementos da inovavel quando os elementos da inovaçção ão tocam tocam ààs necessidades humanas s necessidades humanas fundamentais. fundamentais.

�� A eficA eficáácia da ponderacia da ponderaçção realizada na lei ão realizada na lei ordinordináária exige extrema ria exige extrema objetividadeobjetividade na na avaliaavaliaçção em cada caso singular, excluão em cada caso singular, excluíída da a discricionariedade e a subjetividade. a discricionariedade e a subjetividade.

DevidoDevido ProcessoProcesso LeaglLeagl

�� Em segundo lugar, a apuraEm segundo lugar, a apuraçção da atividade ão da atividade inventiva presume um segundo elemento inventiva presume um segundo elemento constitucional, que constitucional, que éé a de que se faa de que se façça dentro das a dentro das exigências do exigências do devido processo legaldevido processo legal. .

�� Cada caso em que se alega existência ou carência Cada caso em que se alega existência ou carência de tal atributo exige avaliade tal atributo exige avaliaçção tão téécnica cuidadosa cnica cuidadosa e e sindicabilidadesindicabilidade das conclusões tanto pelos das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos quanto dos titulares dos direitos exclusivos quanto dos titulares das situatitulares das situaçções jurões juríídicas de outra dicas de outra natureza, em equivalência de condinatureza, em equivalência de condiçções. ões.

�� Não Não éé aceitaceitáável, em nosso sistema, que vel, em nosso sistema, que éé de de direito estrito, que o exame do requisito se fadireito estrito, que o exame do requisito se façça a de maneira imotivada e de maneira imotivada e insindicinsindicáávelvel, com , com manifestamanifestaçções de cunho subjetivo do tões de cunho subjetivo do téécnico ou cnico ou do perito judicial. do perito judicial.

4

Atividade inventiva Atividade inventiva

como requisito como requisito

constitucionalconstitucional

A A escolhaescolha dos dos meiosmeios

�� A escolha de um sistema de direitos exclusivos A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios posscomo um dos meios possííveis para promover a veis para promover a inovainovaçção traz, necessariamente, a necessidade ão traz, necessariamente, a necessidade de construir um mecanismo legal equilibrado e de construir um mecanismo legal equilibrado e eficiente. eficiente.

��

A opA opçção, no caso, ão, no caso, éé de um instrumento de poder de um instrumento de poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de sobre o mercado, parte da liberdade geral de atuaatuaçção econômica, que ão econômica, que éé apropriada e apropriada e delegada delegada pelo Estadopelo Estado, que o entrega , que o entrega àà gestão privada, gestão privada, para se atingir fins ppara se atingir fins púúblicos (a inovablicos (a inovaçção) ão) mediante incentivos privados (a apropriamediante incentivos privados (a apropriaçção dos ão dos respectivos resultados). respectivos resultados).

AlgoAlgo NovoNovo

�� A novidade A novidade –– o elemento contributivo da o elemento contributivo da inovainovaçção ão -- tornatorna--se assim uma figura se assim uma figura crucial para justificar crucial para justificar constitucionalmente constitucionalmente todos os sistemas de propriedade todos os sistemas de propriedade intelectual intelectual

�� Como tantas vezes se repetiu, a Como tantas vezes se repetiu, a concessão de concessão de direitos exclusivosdireitos exclusivos como como mecanismo de incentivo econômico de mecanismo de incentivo econômico de mercado presume uma criamercado presume uma criaçção tecnolão tecnolóógica gica ou expressiva que contribua para o acervo ou expressiva que contribua para o acervo dispondisponíível vel –– algo algo novonovo. .

OuOu o bolo se o bolo se adequaadequa àà forma, forma,

ouou a forma a forma aoao bolobolo

�� Para que se justificasse esse aparato de Para que se justificasse esse aparato de proteproteçção, pareceu logo aos aplicadores ão, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mdas leis que um míínimo de densidade do nimo de densidade do novo novo –– um mum míínimo de contribuinimo de contribuiçção ao ão ao conhecimento comum conhecimento comum -- seria necessseria necessáário. rio. ÉÉo que se denominaria o que se denominaria o contributo o contributo mmíínimonimo. .

�� Outra soluOutra soluçção seria adequar a proteão seria adequar a proteçção ão ààcontribuicontribuiçção, graduando o tempo e o ão, graduando o tempo e o alcance da protealcance da proteçção: uma inovaão: uma inovaçção menor ão menor receberia meses ou poucos anos de tutela, receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito ou direito àà perceppercepçção do ão do fructusfructus, sem , sem direito a exclusão de competidores. Vide direito a exclusão de competidores. Vide quanto a isso o excelente estudo de quanto a isso o excelente estudo de J.H.J.H.ReichmanReichman e outros em 94 e outros em 94 ColumColum.L.Rev.2308(1994). .L.Rev.2308(1994).

OuOu o bolo se o bolo se adequaadequa àà forma, forma,

ouou a forma a forma aoao bolobolo

�� A fixaA fixaçção de prazo mão de prazo míínimo e alcance de nimo e alcance de proteproteçção para as patentes de invenão para as patentes de invençção por ão por TRIPsTRIPs enrijece o modelo, e torna a atividade enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito crucial. inventiva um requisito crucial. •• AtAtéé agora, temos postulado que tal atributo seja agora, temos postulado que tal atributo seja

caractercaracteríístico do sistema de patentes. Mas os stico do sistema de patentes. Mas os requisitos de requisitos de distinguibilidadedistinguibilidade dos cultivares e de dos cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem compreenderparecem compreender--se no mesmo plano: o de se no mesmo plano: o de uma margem muma margem míínima de contribuinima de contribuiçção social alão social aléém m do simples investimento, dificuldade ou esfordo simples investimento, dificuldade ou esforçço. o.

JustifiqueJustifique o o monopmonopóóliolio

�� Assim definimos tal requisito:Assim definimos tal requisito:•• O segundo critO segundo critéério rio éé o da atividade inventiva. Este vai o da atividade inventiva. Este vai

ainda mais fundo na questão do equilainda mais fundo na questão do equilííbrio de interesses brio de interesses para que seja concedida uma patente. para que seja concedida uma patente.

•• ÉÉ preciso que não spreciso que não sóó haja novidade, mas tambhaja novidade, mas tambéém que a m que a eficeficáácia e a importância econômica dessa nova tcia e a importância econômica dessa nova téécnica cnica seja discernseja discerníível, de forma que se promova não apenas vel, de forma que se promova não apenas mmíínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim nimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criaalgo que seja tão grandioso que justifique a criaçção de ão de um monopum monopóólio instrumental (...)lio instrumental (...)

•• Para justificar esse monopPara justificar esse monopóólio instrumental lio instrumental éé preciso preciso que haja um salto inventivo que, como nota em que haja um salto inventivo que, como nota em particular a jurisprudência da Suprema Corte dos particular a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, Estados Unidos, éé tambtambéém um requisito constitucional, m um requisito constitucional, não snão sóó uma questão tuma questão téécnica.cnica.

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AtlanticAtlantic Works v. Works v. BradyBrady, , SupremeSupreme CourtCourt ofof

UnitedUnited States, 1882, 107 U.S, 2 States, 1882, 107 U.S, 2 S.CtS.Ct. 255 . 255

L.Ed. 438.L.Ed. 438.�� O processo de desenvolvimento do setor O processo de desenvolvimento do setor

manufatureiro cria uma constante demanda para manufatureiro cria uma constante demanda para novos aplicativos, para cuja elaboranovos aplicativos, para cuja elaboraçção a ão a habilidade dos engenheiros e capatazes em geral habilidade dos engenheiros e capatazes em geral éé normalmente adequada, o que, de fato, normalmente adequada, o que, de fato, éé o o resultado natural e devido de tal resultado natural e devido de tal desenvolvimento. desenvolvimento.

�� Cada passo adiante prepara terreno para o Cada passo adiante prepara terreno para o prpróóximo e cada um dessas etapas ximo e cada um dessas etapas éé usualmente usualmente formada por tentativas espontâneas em centenas formada por tentativas espontâneas em centenas de lugares. de lugares.

�� Conceder a um Conceder a um úúnico titular o monopnico titular o monopóólio de cada lio de cada mmíínimo avannimo avançço to téécnico efetuado, salvo quando cnico efetuado, salvo quando for o exercfor o exercíício de invencio de invençção, de alguma forma ão, de alguma forma acima da habilidade mecânica ou de engenharia acima da habilidade mecânica ou de engenharia comum, seja claramente demonstrada, comum, seja claramente demonstrada, éé injusto injusto como principio e tem como principio e tem consequenciasconsequencias daninhas. daninhas.



L.Ed. 438.L.Ed. 438.

�� O objetivo das leis de patente O objetivo das leis de patente éé recompensar recompensar ààqueles que faqueles que faççam uma invenam uma invençção substancial, ão substancial, que se soma ao nosso conhecimento e represente que se soma ao nosso conhecimento e represente um passo a frente nas artes um passo a frente nas artes úúteis. teis.

�� Tais inventores são merecedores de todo favor. Tais inventores são merecedores de todo favor. �� Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um

monopmonopóólio para cada pequeno artefato, para cada lio para cada pequeno artefato, para cada sombra de esbosombra de esboçço de uma o de uma ideiaideia, que , que naturalmente e espontaneamente ocorre a naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico qualquer operador mecânico habilhabil no progresso no progresso comum da manufatura. Tal concessão comum da manufatura. Tal concessão indiscriminada de privilindiscriminada de priviléégios exclusivos tende gios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a invenmais a obstruir do que a estimular a invençção. ão.



L.Ed. 438.L.Ed. 438.

�� Cria uma classe de especuladores inescrupulosos Cria uma classe de especuladores inescrupulosos que fazem de seu negque fazem de seu negóócio ficar observando uma cio ficar observando uma onda crescente de desenvolvimento e se onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de sua espuma atravaproveitar de sua espuma atravéés de monops de monopóólios lios patentpatentááriosrios, que os permitem impor uma , que os permitem impor uma tributatributaçção pesada sobre a indão pesada sobre a indúústria do pastria do paíís, sem s, sem nada contribuir para o real avannada contribuir para o real avançço das artes. o das artes.

�� Restringe os negRestringe os negóócios honestos com os medos e cios honestos com os medos e receios de que hajam ônus e contingências receios de que hajam ônus e contingências desconhecidas que exponham o investidor a desconhecidas que exponham o investidor a aaçções judiciais e imposiões judiciais e imposiçções vexatões vexatóórias sobre os rias sobre os lucros adquiridos de boa flucros adquiridos de boa féé..

No No modelomodelo brasileirobrasileiro

O O modelomodelo constitucionalconstitucional

brasileirobrasileiro�� O modelo da patente, como configurada sob o O modelo da patente, como configurada sob o

sistema constitucional brasileiro, compreende sistema constitucional brasileiro, compreende uma suma séérie de elementos de configurarie de elementos de configuraçção, dos ão, dos quais são especialmente relevantes:quais são especialmente relevantes:•• a) Contribuia) Contribuiçção ão àà ttéécnica cnica –– para ter direito para ter direito àà exclusiva exclusiva éé

preciso que o postulante demonstre que vem oferecer preciso que o postulante demonstre que vem oferecer ao conhecimento tao conhecimento téécnico da sociedade algo que cnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes represente um passo a frente nas artes úúteisteis, em grau , em grau proporcional ao privilproporcional ao priviléégio fixado pela lei. gio fixado pela lei.

•• b) A suficiência descritiva b) A suficiência descritiva -- para obter o privilpara obter o priviléégio o gio o postulante tem de revelar a tecnologia postulante tem de revelar a tecnologia de forma que de forma que possibilite ao tpossibilite ao téécnico mcnico méédio da inddio da indúústria o uso completo stria o uso completo e eficaz na concorrênciae eficaz na concorrência em todas as hipem todas as hipóóteses em que a teses em que a lei o faculta . lei o faculta .


brasileirobrasileiro

�� Para obter a mPara obter a mááxima eficxima eficáácia do incentivo cia do incentivo àà inovainovaçção atravão atravéés da exclusiva, o s da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva): suficiente (suficiência descritiva): •• (1) para que, no futuro, seja poss(1) para que, no futuro, seja possíível realizar a vel realizar a

inveninvençção na ão na indindúústriastria¸̧semsem conhecimentos conhecimentos alaléém daquele detido por um tm daquele detido por um téécnico mcnico méédio do dio do setor considerado. setor considerado.

•• (2) para que, imediatamente, possa ser (2) para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador insumo do processo inovador –– na pesquisa e na pesquisa e experimentaexperimentaçção dos concorrentes ão dos concorrentes

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brasileirobrasileiro

�� Este Este úúltimo elemento da equaltimo elemento da equaçção não ão não ééexplicitado, por exemplo, no sistema explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha americano, embora tenha constiuconstiuíídodomatmatééria de decisão da Corte Constitucional ria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Alemã no caso KlinikKlinik--VersuchVersuch ((BverfGBverfG, 1 , 1 BvRBvR 1864/95, de 10/5/2000), entendendo 1864/95, de 10/5/2000), entendendo que se o titular da patente tem sua que se o titular da patente tem sua exclusividades baseada exclusividades baseada –– entre outras entre outras razões razões -- no interesse do desenvolvimento no interesse do desenvolvimento cientcientíífico e tecnolfico e tecnolóógico, não lhe gico, não lhe éé posspossíível vel usar sua patente exatamente para impedir usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento. tal desenvolvimento.


brasileirobrasileiro�� O modelo da patente, como configurada sob o sistema O modelo da patente, como configurada sob o sistema

constitucional brasileiro, compreende uma sconstitucional brasileiro, compreende uma séérie de elementos de rie de elementos de configuraconfiguraçção, dos quais são especialmente relevantes:ão, dos quais são especialmente relevantes:•• c)c) Prazo Prazo –– a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos

empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, poempenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por r prazo certo e imutprazo certo e imutáável, configurado no ato da concessão.vel, configurado no ato da concessão.

•• d) d) O uso conformeO uso conforme –– o uso efetivo da exclusiva, como uma o uso efetivo da exclusiva, como uma delegadelegaçção estatal de um ão estatal de um quantumquantum de poder potencial sobre o de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela ééconfigurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade. configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.

•• e) e) A exaustãoA exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilpriviléégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado gio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo no processo inovativoinovativo, pela opera, pela operaçção econômica, que a patente tornou ão econômica, que a patente tornou exclusiva atravexclusiva atravéés da venda ou outra realizas da venda ou outra realizaçção econômica do bem ou ão econômica do bem ou atividade pertinente. atividade pertinente.

•• f) Submissão f) Submissão ààs s limitalimitaçções e exceões e exceççõesões àà exclusiva, como as que exclusiva, como as que impedem o uso do privilimpedem o uso do priviléégio para frustrar o processo gio para frustrar o processo inovativoinovativo, ou , ou condicionam o exerccondicionam o exercíício da exclusiva ao eminente interesse pcio da exclusiva ao eminente interesse púúblico, blico, inclusive ao uso não comercial para fins pinclusive ao uso não comercial para fins púúblicos. blicos.

Uma equaUma equaçção de direito ão de direito

estrito estrito

�� Todos esses elementos da equaTodos esses elementos da equaçção ão manifestam uma coesão de equilmanifestam uma coesão de equilííbrio, e brio, e uma busca de eficuma busca de eficáácia social, cia social, num modelo num modelo fechadofechado. .

�� A patente, em nosso sistema A patente, em nosso sistema constitucional, resulta de um processo constitucional, resulta de um processo administrativo vinculado, em que não hadministrativo vinculado, em que não háálugar para a manifestalugar para a manifestaçção volitiva do ão volitiva do Estado quanto Estado quanto àà conveniência e conveniência e oportunidade da concessão de cada oportunidade da concessão de cada privilpriviléégio singular. gio singular.

Uma equaUma equaçção de direito ão de direito

estrito estrito ��

Como dissemos em Bases Constitucionais das CriaComo dissemos em Bases Constitucionais das Criaçções ões Industriais, op. cit.; Industriais, op. cit.; •• ““O procedimento administrativo de concessão do privilO procedimento administrativo de concessão do priviléégio gio

essencialmente declara a existência dos pressupostos essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituidesenhados na Constituiçção e corporificados na legislaão e corporificados na legislaçção ão ordinordináária. ria.

•• Como tal, o procedimento Como tal, o procedimento éé necessariamente vinculado, e nele necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade. não cabe qualquer medida de discricionariedade.

•• Não pode o Não pode o óórgão prgão púúblico competente dar patentes onde blico competente dar patentes onde –– em em sede constitucional sede constitucional –– se veda tal concessão, como, por se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criaexemplo, no caso de criaçções abstratas, inclusive a de ões abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critcritéérios de conveniência e oportunidade. rios de conveniência e oportunidade.

•• Se hSe háá direito subjetivo constitucional, cabe ao ente pdireito subjetivo constitucional, cabe ao ente púúblico: blico: �� -- Examinar a existência dos pressupostos;Examinar a existência dos pressupostos;�� -- DeclararDeclarar--lhes a existência;lhes a existência;�� -- Constituir o direito de exclusivaConstituir o direito de exclusiva””..

SemSem anuênciasanuências

�� Pois, assim como todos os elementos do Pois, assim como todos os elementos do modelo configurado acima são fixados em modelo configurado acima são fixados em lei, sem espalei, sem espaçço para polo para políítica ptica púública blica discriciondiscricionáária, a fixaria, a fixaçção do ão do contributo contributo mmíínimonimo: : •• a) em que pesea) em que pese resultar de um exercresultar de um exercíício cio

finfinííssimo de ponderassimo de ponderaçção, aão, a prioripriori, ou seja, no , ou seja, no momento em que a lei ordinmomento em que a lei ordináária estabelece ria estabelece impessoalmente a equaimpessoalmente a equaçção descrita, ão descrita,

•• b) aplicab) aplica--se a cada demanda de privilse a cada demanda de priviléégio gio como um instrumento preciso e complexo, como um instrumento preciso e complexo, mas sem qualquer espamas sem qualquer espaçço para subjetividades. o para subjetividades.

A A polpolííticatica ppúúblicablica vinculadavinculada

e e discriciondiscricionááriaria

Iniciativa

Propriedade

Intelectual

Saúde

Desenvolvimento

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A A polpolííticatica ppúúblicablica

vinculadavinculada e e discriciondiscricionááriaria

Interessesconstitucionais

ObrigaçõesInternacionais

A A polpolííticatica ppúúblicablica

vinculadavinculada e e discriciondiscricionááriaria

�� FixadaFixada pelopelo poderpoder legislativolegislativo o o cubocuborelativorelativo àà propriedadepropriedade intelectualintelectual, , todatoda atuaatuaççãoão dada AdministraAdministraççãoão ééinteiramenteinteiramente vinculadavinculada. .

ObjetividadeObjetividade

�� Na verdade, toda a complexidade do Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade inventiva resulta instituto da atividade inventiva resulta exatamente da busca do critexatamente da busca do critéério objetivo rio objetivo do contributo inventivo em face do do contributo inventivo em face do conhecimento jconhecimento jáá dispondisponíível. vel.

�� O O ““prêmio ao inventorprêmio ao inventor”” resulta, no modelo resulta, no modelo legal brasileiro, não do montante do legal brasileiro, não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do investimento, do gênio criativo, ou do esforesforçço pessoal, mas simplesmente de um o pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a satisfafato objetivo: a satisfaçção de um mão de um míínimo nimo de contribuide contribuiçção ao estado da arte. ão ao estado da arte.

A economia do A economia do

contributo mcontributo míínimonimo

EconomiaEconomia

�� LandesLandes e e PosnerPosner apontam que o requisito apontam que o requisito direciona o sistema de monopdireciona o sistema de monopóólios instrumentais lios instrumentais para um problema econômico especpara um problema econômico especíífico: as fico: as inovainovaçções em que a ões em que a incertezaincerteza do resultado do resultado desestimularia o investimento. desestimularia o investimento.

�� Como a incerteza, sem a patente, estimularia a Como a incerteza, sem a patente, estimularia a concentraconcentraçção em inovaão em inovaçções menores, haveria um ões menores, haveria um custo social que resulta em desestcusto social que resulta em desestíímulo ao mulo ao progresso tprogresso téécnico objetivo. cnico objetivo. •• ““UncertaintyUncertainty hashas a a furtherfurther significancesignificance. In . In hishis classicclassic articlearticle onon thethe

economicseconomics ofof inventioninvention, Kenneth Arrow , Kenneth Arrow pointedpointed out out thatthat riskrisk aversionaversionwouldwould resultresult in in underinvestmentunderinvestment, , fromfrom a social a social standpointstandpoint, in , in riskyriskyundertakingsundertakings, , suchsuch as as inventioninvention..ThisThis pointpoint balances Arnold balances Arnold Plant'sPlant'sargumentargument thatthat patentabilitypatentability drawsdraws resourcesresources fromfrom whatwhat mightmight bebesociallysocially more more valuablevaluable productiveproductive activitiesactivities thatthat do do notnot offeroffer monopolymonopolyreturnsreturns. . UnfortunatelyUnfortunately, , thethe weightsweights ofof thesethese twotwo offsettingoffsetting factorsfactors are are unknownunknown””..

�� LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. TheThe EconomicEconomic StructureStructure ofof IntellecttualIntellecttualPropertyProperty Law. Law. MassachussetsMassachussets: Harvard : Harvard UniversityUniversity PressPress, 2003, p. 304, 2003, p. 304--306: 306:

EconomiaEconomia

�� De outro lado, a eficDe outro lado, a eficáácia social do requisito cia social do requisito depende de que a atividade inventiva seja depende de que a atividade inventiva seja avaliada com procedimentos que garantam que avaliada com procedimentos que garantam que ssóó um num níível relativamente elevado de contributo vel relativamente elevado de contributo seja retribuseja retribuíído. do.

�� Exatamente por isso, as enormes crExatamente por isso, as enormes crííticas que se ticas que se levantaram ao baixo nlevantaram ao baixo níível de patentes nas vel de patentes nas AmAmééricas, especialmente nos setores de ricas, especialmente nos setores de softwaresoftwaree de servie de serviçços financeiros, ao abrigo de os financeiros, ao abrigo de jurisprudência das cortes inferiores, levaram jurisprudência das cortes inferiores, levaram recentemente a uma rearecentemente a uma reaçção da Suprema Corte ão da Suprema Corte americana, de reiterar os parâmetros mais americana, de reiterar os parâmetros mais elevados estipulados, em 1966, em elevados estipulados, em 1966, em GrahanGrahan v. v. John John DeereDeere, prestigiando o padrão constitucional. , prestigiando o padrão constitucional.

�� No caso,KSR No caso,KSR InternationalInternational Co. v. Co. v. TeleflexTeleflex Inc. Inc.

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EconomiaEconomia

�� Um terceiro ângulo merece igualmente ser Um terceiro ângulo merece igualmente ser indicado: numa economia com menor dinâmica indicado: numa economia com menor dinâmica inovativainovativa, a exigência de atividade inventiva leva , a exigência de atividade inventiva leva a um na um núúmero menor de patentes de inventores mero menor de patentes de inventores locais, quando comparado ao estoque de locais, quando comparado ao estoque de patentes de origem estrangeira. Isso certamente patentes de origem estrangeira. Isso certamente ocorre no caso brasileiro . ocorre no caso brasileiro .

EconomiaEconomia

�� ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenALBUQUERQUE, E. Patentes de invençção de residentes no Brasil ão de residentes no Brasil (1980(1980--1995): uma investiga1995): uma investigaçção sobre a contribuião sobre a contribuiçção dos direitos ão dos direitos de propriedade intelectual para a construde propriedade intelectual para a construçção de um sistema ão de um sistema nacional de inovanacional de inovaçção. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de ão. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado. Doutorado.

�� ““PaPaííses desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam ses desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam inovainovaçções radicais com inovaões radicais com inovaçções incrementais prões incrementais próóximas da ximas da fronteira tecnolfronteira tecnolóógica internacional. gica internacional.

�� InovaInovaçções de primeira e de segunda geraões de primeira e de segunda geraçção têm lugar. ão têm lugar. �� PaPaííses em desenvolvimento (com sistemas ses em desenvolvimento (com sistemas

imaturos) concentram as suas atividades imaturos) concentram as suas atividades tecnoltecnolóógicas na adaptagicas na adaptaçção de tecnologias ão de tecnologias estrangeiras, na imitaestrangeiras, na imitaçção, na cão, na cóópia e em pia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovaem inovaçções de segunda e terceira geraões de segunda e terceira geraçção.ão.””..

EconomiaEconomia

�� PaPaííses em desenvolvimento (com ses em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concentram sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnolas suas atividades tecnolóógicas gicas na adaptana adaptaçção de tecnologias ão de tecnologias estrangeiras, na imitaestrangeiras, na imitaçção, na ão, na ccóópia e em melhoramentos pia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, marginais, em outras palavras, em inovaem inovaçções de segunda e ões de segunda e terceira geraterceira geraçção.ão.””..

EconomiaEconomia�� Resulta daResulta daíí a conveniência de um sistema suplementar de a conveniência de um sistema suplementar de

monopmonopóólios instrumentais sem imposilios instrumentais sem imposiçção do requisito de ão do requisito de atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas tambtambéém com um grau efetivo de protem com um grau efetivo de proteçção (menor prazo, ão (menor prazo, menor impacto de exclusão) compatmenor impacto de exclusão) compatíível com a necessidade de vel com a necessidade de desenvolvimento de inovadesenvolvimento de inovaçções de segunda geraões de segunda geraçção (adaptaão (adaptaçção, ão, etc.) . etc.) .

��

Dissemos, em nosso Uma IntroduDissemos, em nosso Uma Introduçção ão àà Propriedade Propriedade Intelectual, 2ed. Ed., Intelectual, 2ed. Ed., LumenLumen JurisJuris, 2003: , 2003: •• "Restringidos, via de regra, a aperfei"Restringidos, via de regra, a aperfeiççoamentos ou melhoramentos oamentos ou melhoramentos

em ferramentas, equipamentos ou peem ferramentas, equipamentos ou peçças, tais patentes menores as, tais patentes menores protegem a criatividade do operprotegem a criatividade do operáário, do engenheiro na linha de rio, do engenheiro na linha de produproduçção, do pequeno inventor ou do artesão. ão, do pequeno inventor ou do artesão.

•• Em tese, Em tese, éé a tutela dos aperfeia tutela dos aperfeiççoamentos resultando na maior oamentos resultando na maior eficeficáácia ou comodidade num aparato fcia ou comodidade num aparato fíísico qualquer. (...) Os sico qualquer. (...) Os requisitos de concessão deste privilrequisitos de concessão deste priviléégio se alteraram na Lei gio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece an9.279/96, de forma que merece anáálise cuidadosa. Pela Lei lise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exig5.772/71 era exigíível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a vel do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade novidade e a utilidade -- ou aplicaou aplicaçção industrial. (...) ão industrial. (...)

EconomiaEconomia

•• Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" um requisito de atividade inventiva menor, menor" um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposidisposiçção nova que não seja decorrência comum ou vulgar ão nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da tdo estado da téécnica. cnica.

•• A simples novidade, entendida como o distanciamento do A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da testado da téécnica, parece não ser suficiente para a cnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteconcessão da proteçção. ão.

•• No entanto, o que faz do modelo de utilidade um No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento instrumento úútil para os patil para os paííses como o Brasil ses como o Brasil éé exatamente exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedaginstrumento mais pedagóógico, talvez, do que de mercado, gico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanesta patente reconhece avançços mos míínimos da produnimos da produçção ão industrial, dandoindustrial, dando--lhe protelhe proteçção mais curta e menos vigorosa ão mais curta e menos vigorosa -- exatamente por não exigir maior distância entre os nexatamente por não exigir maior distância entre os nííveis veis inventivos".inventivos".

EconomiaEconomia�� HHáá indindíícios veementes de que o cios veementes de que o atual sistema de modelo de atual sistema de modelo de utilidade desatende o requisito utilidade desatende o requisito constitucional de equilconstitucional de equilííbrio de brio de interesses: seu prazo interesses: seu prazo éé de 15 anos, de 15 anos, e o poder de exclusão, em abstrato, e o poder de exclusão, em abstrato, éé igual o do sistema de patentes. igual o do sistema de patentes.

�� A polA políítica dessa modalidade de tica dessa modalidade de privilpriviléégios clama por uma gios clama por uma modificamodificaçção atenta ão atenta àà sua funsua funçção ão econômica, sob pena de invalidaeconômica, sob pena de invalidaçção ão jurjuríídica. dica.

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Devido processo legal Devido processo legal

e apurae apuraçção de ão de

atividade inventivaatividade inventiva

MotivaMotivaççãoão e e

objetividadeobjetividade..

�� No tocante especificamente No tocante especificamente ààapuraapuraçção da atividade inventiva, a ão da atividade inventiva, a construconstruçção do devido processo legal ão do devido processo legal mostra uma necessidade mostra uma necessidade especialespecialííssima de ssima de motivamotivaççãoão e e objetividadeobjetividade. .

�� Tal necessidade singulariza o tema, Tal necessidade singulariza o tema, mesmo em face dos demais mesmo em face dos demais requisitos da patente. requisitos da patente.


�� Nota o Prof. Nota o Prof. JochenJochen PagenbergPagenberg, do Instituto Max , do Instituto Max PlankPlank [1][1]: : A decisão sobre a nãoA decisão sobre a não--obviedade requer um obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos e na sua julgamento que se baseia em fatos e na sua avaliaavaliaçção, que devem servir como base para o ão, que devem servir como base para o que teoricamente serque teoricamente seráá a a úúnica resposta "correta", nica resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informainformaçção e instruão e instruçções. ões.

�� Não se pode deixar de enfatizar energicamente Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a nãoque a não-- obviedade "não obviedade "não éé uma questão que uma questão que seja deixada ao critseja deixada ao critéério de cada examinador ou rio de cada examinador ou juizjuiz””..


�� Nota o Prof. Nota o Prof. JochenJochen PagenbergPagenberg, do Instituto Max , do Instituto Max PlankPlank [1][1]: : Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basearque ela deve basear--se em elementos objetivos e se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiranão resultar de uma inspiraçção divina. ão divina.

�� Portanto, examinadores e juPortanto, examinadores e juíízes têm a obrigazes têm a obrigaçção ão de indicar as razões da sua decisão, não sde indicar as razões da sua decisão, não sóó para para convencer as partes quanto convencer as partes quanto àà correcorreçção de sua ão de sua ananáálise e, assim, estabelecer a paz judicilise e, assim, estabelecer a paz judiciáária, ria, mas tambmas tambéém porque todos os m porque todos os óórgãos judiciais rgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle com a comunidade e estão sujeitos ao controle ppúúblico, este geralmente exercido por uma blico, este geralmente exercido por uma instância recursal superior instância recursal superior


�� Essa Essa sindicabilidadesindicabilidade resulta, como natural, da resulta, como natural, da objetividade objetividade do critdo critéério legal. Como nota o autor, não se admite critrio legal. Como nota o autor, não se admite critéérios rios de julgamento subjetivos na determinade julgamento subjetivos na determinaçção da atividade ão da atividade inventiva, mesmo porque a definiinventiva, mesmo porque a definiçção de nãoão de não--obviedade foi obviedade foi escolhida, entre todas que foram desenvolvidas pelo escolhida, entre todas que foram desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu carDireito, exatamente por seu carááter objetivo. ter objetivo.

��

Comentando o art. 56 da ConvenComentando o art. 56 da Convençção Europão Europééia de Patentes, ia de Patentes, diz SINGER, diz SINGER, RomualdRomuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER & SINGER Margarete, rev. LUNZER RaphRaph. . TheThe EuropeanEuropean PatentPatent ConventionConvention –– A A comentarycomentary. . LondonLondon: : SweetSweet & Maxwell, 1995, pg. 176& Maxwell, 1995, pg. 176--211: 211:

�� ““TheThe formulationformulation ofof thethe firstfirst sentencesentence ofof ArticleArticle 56 56 indicatesindicatesthatthat, , despitedespite thethe factfact thatthat anyany suchsuch evaluationevaluation inherentlyinherentlycontainscontains anan elementelement ofof subjectivitysubjectivity, , neverthelessnevertheless thetheintentionintention is is thatthat thethe testtest shouldshould bebe mademade as as objectiveobjective as is as is humanlyhumanly possiblepossible. .

A A sindicabilidadesindicabilidade da da

ananááliselise

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ananáálise lise �� Quais os procedimentos indispensQuais os procedimentos indispensááveis para a veis para a

manifestamanifestaçção de atividade inventiva?ão de atividade inventiva?�� Quais permitem a Quais permitem a sindicabilidadesindicabilidade e, e,

consequentementeconsequentemente, a , a repetibilidaderepetibilidade do teste de do teste de atividade inventiva? atividade inventiva?

�� O requisito da atividade inventiva realiza uma O requisito da atividade inventiva realiza uma das principais exigências constitucionais para um das principais exigências constitucionais para um sistema de patentes: o de que, para se ter um sistema de patentes: o de que, para se ter um privilpriviléégio temporgio temporááriorio, o autor de um invento , o autor de um invento industrial deve reportar industrial deve reportar àà sociedade uma sociedade uma contribuicontribuiçção mão míínimanima aos conhecimentos aos conhecimentos tecnoltecnolóógicos dispongicos disponííveis, de direta utilidade veis, de direta utilidade industrial. industrial.


ananáálise lise

�� Abandonando as elaboraAbandonando as elaboraçções doutrinões doutrináárias rias e jurisprudenciais anteriores a 1952, todos e jurisprudenciais anteriores a 1952, todos os sistemas juros sistemas juríídicos adotaram o critdicos adotaram o critéério rio da da atividade inventivaatividade inventiva, como o padrão , como o padrão geral universal e, depois do Acordo geral universal e, depois do Acordo TRIPsTRIPs, , o padrão coativo para os pao padrão coativo para os paííses afiliados ses afiliados ààOrganizaOrganizaçção Mundial do Comão Mundial do Coméércio. rcio.

�� No sistema internacional vigente, assim No sistema internacional vigente, assim como no sistema legal brasileiro, o como no sistema legal brasileiro, o requisito central desse sistema requisito central desse sistema éé de sua de sua objetividadeobjetividade..


ananáálise lise �� O examinador, perito e juiz, para realizar o O examinador, perito e juiz, para realizar o

mandado de direito estrito que decorre dos art. 8 e mandado de direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do C13 do Cóódigo de Propriedade Industrial vigente, digo de Propriedade Industrial vigente, adotaradotaráá o ponto de vista desse sujeito hipoto ponto de vista desse sujeito hipotéético, tico, para realizar as seguintes operapara realizar as seguintes operaçções lões lóógicas:gicas:•• a) examinar o a) examinar o estado da testado da téécnicacnica provido do provido do campo de campo de visãovisão de um tde um téécnico mediano atuando efetivamente cnico mediano atuando efetivamente no no setor industrial pertinentesetor industrial pertinente;;

•• b) determinar b) determinar qual o problema tqual o problema téécnico relevantecnico relevante, ao , ao qual o invento sob anqual o invento sob anáálise se propõe resolver;lise se propõe resolver;

•• c) determinar qual a diferenc) determinar qual a diferençça entre o estado da a entre o estado da ttéécnica e a solucnica e a soluçção oferecida; ão oferecida;

•• d) determinar se, para tal td) determinar se, para tal téécnico no assunto, a cnico no assunto, a solusoluçção oferecida seria ão oferecida seria evidenteevidente ou ou óóbviabvia, vale dizer, , vale dizer, se a contribuise a contribuiçção ão àà ttéécnica excede ao que seria cnica excede ao que seria intuitivo e natural ao sujeito que intuitivo e natural ao sujeito que éé o parâmetro legal, o parâmetro legal, no momento e no contexto fixado pelo depno momento e no contexto fixado pelo depóósito do sito do pedido. pedido.

O O processoprocesso de de apuraapuraççãoão

de de atividadeatividade inventivainventiva

O O ttéécnicocnico dada artearte

Olho do

“homemda arte”

Em princípio,O mesmo olhoDo engenheiroQue depois vaicopiar a revelaçãoQuando a patenteCair em domínioPúblico.O olho da suficiênciaDescritiva…..

Campo de visão Campo de visão

11

IdentificaIdentificaçção do ão do

problema problema

Problematécnico

MensuraMensuraçção da ão da

distância distância

Problematécnico

SoluçãoTécnica

Estado

Da

Arte

∆∆


Longe de mais....Longe de mais....

��ObviedadeObviedade

O técnico que vai copiar a revelação

∆∆


Fora do Fora do faixofaixo

Eng. Metalúrgico

Mecânica

Resistência de Materiais

SoluSoluççãoão ttéécnicacnica óóbviabvia

no no alcancealcance e e dentrodentro dada faixafaixa

SoluçãoTécnica

ProblemaTécnico

SoluSoluççãoão ttéécnicacnica nãonão--

óóbviabvia ……forafora do do faixofaixo

SoluçãoTécnica

ProblemaTécnico

12

O O livrelivre convencimentoconvencimento

devedeve ser ser sindicsindicáávelvel


ananáálise lise

�� A prA práática internacional tambtica internacional tambéém impõe m impõe um requisito adjetivoum requisito adjetivo, , que no Brasil tem que no Brasil tem um aspecto constitucional: o de que um aspecto constitucional: o de que ––sendo a avaliasendo a avaliaçção da atividade inventiva ão da atividade inventiva de direito estrita e objetiva de direito estrita e objetiva –– tal jutal juíízo zo seja suscetseja suscetíível de vel de sindicabilidadesindicabilidade e e repetibilidaderepetibilidade. .

NãoNão éé ssóó matmatéériaria de de fatofato

�� ConstituiConstitui--se tal exame, inclusive, uma se tal exame, inclusive, uma exceexceçção ão àà norma de que a matnorma de que a matééria de fato ria de fato não estnão estáá sujeita ao crivo de apelasujeita ao crivo de apelaçção. ão.

�� Em primeiro lugar, porque no juEm primeiro lugar, porque no juíízo de zo de atividade inventiva, ainda que relevem as atividade inventiva, ainda que relevem as questões eminentemente tquestões eminentemente téécnicas, hcnicas, hááestreita e inextricestreita e inextricáável interavel interaçção destas ão destas com a matcom a matééria de direito ria de direito [1][1]. .

•• 1]1] CABANELLAS, Guillermo de CABANELLAS, Guillermo de laslas CuevasCuevas. . DerechoDerecho de de laslas Patentes de Patentes de InvenciInvencióónn, tomo I. Buenos Aires: , tomo I. Buenos Aires: Editora Editora HeliastaHeliasta, 2001, p. 735 e seg. , 2001, p. 735 e seg.

NemNem o o juizjuiz singular singular podepode

julgarjulgar sozinhosozinho

�� Em segundo lugar, porque a prEm segundo lugar, porque a práática tica jurisprudencial em matjurisprudencial em matééria de atividade ria de atividade inventiva efetivamente exige a motivainventiva efetivamente exige a motivaçção ão da decisão, na qual a simples expressão da decisão, na qual a simples expressão do livre convencimento do juiz não do livre convencimento do juiz não éésuficiente suficiente [1][1]. . ••

[1][1] CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. DroitDroit de de lala PropriPropriééttéé IndustrielleIndustrielle. Paris:. Paris:PrPrééciscisDallozDalloz, 1993, p. 51, 1993, p. 51--61 e AZ61 e AZÉÉMA, Jacques & MA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. GALLOUX, J. Christophe. DroitDroit de de lala PropriPropriééttééIndustrielleIndustrielle. Paris: . Paris: DallozDalloz, 2006, p. 169, 2006, p. 169--184.; 184.;


ananáálise lise �� Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir

cada passo da decisão, uma vez que ela deve basearcada passo da decisão, uma vez que ela deve basear--se em se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiraelementos objetivos e não resultar de uma inspiraçção divina. ão divina.

�� Portanto, examinadores e juPortanto, examinadores e juíízes têm a obrigazes têm a obrigaçção de indicar as ão de indicar as razões da sua decisão, não srazões da sua decisão, não sóó para convencer as partes quanto para convencer as partes quanto ààcorrecorreçção de sua anão de sua anáálise e, assim, estabelecer a paz judicilise e, assim, estabelecer a paz judiciáária, ria, mas tambmas tambéém porque todos os m porque todos os óórgãos judiciais têm sobre os rgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle psujeitos ao controle púúblico, este geralmente exercido por uma blico, este geralmente exercido por uma instância recursal superior.instância recursal superior.

�� Para assegurar a Para assegurar a sindicabilidadesindicabilidade e e repetibilidaderepetibilidade do judo juíízo de zo de atividade inventiva, os sistemas juratividade inventiva, os sistemas juríídicos propõem dicos propõem mméétodostodos de de avaliaavaliaçção. ão.

�� O objetivo de tais mO objetivo de tais méétodos todos éé, al, aléém de visar ao mm de visar ao mááximo de ximo de certezacerteza posspossíível, assegurar que a reiteravel, assegurar que a reiteraçção do exame, dentro ão do exame, dentro dos exatos parâmetros postulados, levardos exatos parâmetros postulados, levaráá a igual resultado. a igual resultado.


ananáálise lise �� A decisão sobre a nãoA decisão sobre a não--obviedade requer um obviedade requer um

julgamento que se baseia em fatos e na sua julgamento que se baseia em fatos e na sua avaliaavaliaçção, que devem servir como base ão, que devem servir como base para o que teoricamente serpara o que teoricamente seráá a a úúnica nica resposta "correta", uma resposta que, em resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informatenha a mesma informaçção e instruão e instruçções. ]ões. ]

�� Não se pode deixar de enfatizar Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a nãoenergicamente que a não-- obviedade "não obviedade "não ééuma questão que seja deixada ao crituma questão que seja deixada ao critéério de rio de cada examinador ou juizcada examinador ou juiz””..

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ananáálise lise �� Nenhum mNenhum méétodo em especial todo em especial éé exigido na lei exigido na lei

brasileira. brasileira. �� A exigência decorrente do devido processo legal, A exigência decorrente do devido processo legal,

no entanto, no entanto, éé que que haja um mhaja um méétodotodo e que e que este este mméétodo seja explicitadotodo seja explicitado para possibilitar o direito para possibilitar o direito de defesa dos legitimados a fazêde defesa dos legitimados a fazê--lo, e assegurar o lo, e assegurar o interesse geral do pinteresse geral do púúblico em que os privilblico em que os priviléégios gios satisfasatisfaççam os requisitos legais. am os requisitos legais.

�� O mO méétodo todo –– qualquer que seja qualquer que seja –– deve ser deve ser constantemente seguido no exame, e o constantemente seguido no exame, e o examinador, perito ou juiz deve explicitar como as examinador, perito ou juiz deve explicitar como as operaoperaçções lões lóógicas indicadas imediatamente acima gicas indicadas imediatamente acima são satisfeitas, com precisão e transparência. são satisfeitas, com precisão e transparência.


ananáálise lise

��haja um mhaja um méétodotodo e que e que este meste méétodo seja todo seja explicitadoexplicitado

Os Os mméétodostodos

Os Os mméétodostodos

Direto Indicial 1 Indicial 2


ananáálise lise

�� A avaliaA avaliaçção inclui necessariamente juão inclui necessariamente juíízo zo de direito e de fato. Por tal razão, os de direito e de fato. Por tal razão, os vváários mrios méétodos legais e regulamentares todos legais e regulamentares vigentes em todos os sistemas incluem vigentes em todos os sistemas incluem duas baterias de testes:duas baterias de testes:

�� a) a) A avaliaA avaliaçção diretaão direta, , �� Tal incumbe primordialmente ao Tal incumbe primordialmente ao

examinador ou perito texaminador ou perito téécnico. cnico. �� Para realizPara realizáá--la, existem la, existem requisitos requisitos mmíínimosnimos de habilitade habilitaççãoão. .


ananáálise lise

�� Sempre Sempre éé posspossíível vel –– pelo menos para os pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e realmente dotados de conhecimento e equilequilííbrio brio –– reduzir seu nreduzir seu níível crvel crííticotico para o para o parâmetro legal. parâmetro legal.

�� Mas Mas éé inimagininimagináável que um conhecimento vel que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal. legal.

�� De outro lado, como recDe outro lado, como recéém indicado, m indicado, ééperfeitamente possperfeitamente possíível ao especialista vel ao especialista mmááximo na questão, o professor ximo na questão, o professor nobelistanobelista, , adequaradequar--se ao critse ao critéério legal: rio legal:

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ananáálise lise �� Neste Neste úúltimo aspecto ltimo aspecto –– a do passo inventivo ou a do passo inventivo ou

atividade inventiva atividade inventiva –– o parâmetro o parâmetro éé não snão sóómmíínimo, mas tambnimo, mas tambéém mm mááximo. ximo.

�� Quando Albert Quando Albert EsteinEstein examinava patentes no examinava patentes no INPI suINPI suíçíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade o, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do tao parâmetro do téécnico normal, mas experiente, cnico normal, mas experiente, no ramo da fno ramo da fíísica. sica.

�� A Teoria da Relatividade em gestaA Teoria da Relatividade em gestaçção no cão no céérebro rebro do gênio não seria filtro legal razodo gênio não seria filtro legal razoáável para as vel para as contribuicontribuiçções, normalmente limitadas, para que a ões, normalmente limitadas, para que a lei assegura patente. lei assegura patente.


ananáálise lise �� Dentro da regra de exigências de Dentro da regra de exigências de sindicabilidadesindicabilidade, ,

porporéém, m, éé necessnecessáário que o examinador ou perito rio que o examinador ou perito expliciteexplicite a operaa operaçção que faz para adequarão que faz para adequar--se ao se ao parâmetro legal. parâmetro legal.

�� ÉÉ preciso que indique, com precisão e preciso que indique, com precisão e transparência, porque transparência, porque o to téécnico no assuntocnico no assunto –– não não o real examinador ou perito que oficia no o real examinador ou perito que oficia no feitofeito -- conseguiria ou não chegar intuitiva e conseguiria ou não chegar intuitiva e naturalmente naturalmente àà solusoluçção tão téécnica, scnica, sóó com apoio nos com apoio nos conhecimentos gerais de sua formaconhecimentos gerais de sua formaçção e o estado ão e o estado da tda téécnica limitado ao seu ângulo particular de cnica limitado ao seu ângulo particular de visão. visão.

�� A simples afirmaA simples afirmaçção, sem motivaão, sem motivaçção, de que tal ão, de que tal ocorre, evidentemente não atende ao devido ocorre, evidentemente não atende ao devido processo legal. processo legal.


ananáálise lise

�� b) b) A avaliaA avaliaçção ão indicialindicial

�� Como o elemento central da avaliaComo o elemento central da avaliaçção direta ão direta éé a apuraa apuraçção da nãoão da não--obviedade, obviedade, num num momento especmomento especííficofico, sempre no passado, , sempre no passado, todos os sistemas jurtodos os sistemas juríídicos pertinentes dicos pertinentes admitem que a avaliaadmitem que a avaliaçção direta seja ão direta seja confirmadaconfirmada ou ou questionadaquestionada por duas baterias por duas baterias separadas de testes indiciais. separadas de testes indiciais.

�� NoteNote--se bem: em nenhum caso cabe se bem: em nenhum caso cabe substituirsubstituir a avaliaa avaliaçção direta pelos testes ão direta pelos testes indiciais, mesmo porque estes indiciais, mesmo porque estes úúltimos apenas ltimos apenas se voltam ao aspecto se voltam ao aspecto temporal temporal da da obviedadeobviedade. .


ananáálise lise

�� b) b) A avaliaA avaliaçção ão indicialindicial

�� Precisando: tais testes visam Precisando: tais testes visam superar o problema central da superar o problema central da atividade inventiva: a atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa incerteza da visão retroativa da obviedade. da obviedade.

�� O paradoxo inevitO paradoxo inevitáável do ovo vel do ovo de Colombo. de Colombo.

�� HHáá vváários testes indiciais rios testes indiciais posspossííveis. veis.


ananááliselise

�� Duas baterias de testes indiciais se listam: Duas baterias de testes indiciais se listam: os que dizem respeito os que dizem respeito ao campo tao campo téécnicocnico e e os que são atinentes os que são atinentes ao campo ao campo concorrencialconcorrencial. .

�� O privilO priviléégio recai sobre um objeto tgio recai sobre um objeto téécnico cnico e se exerce na concorrência, como e se exerce na concorrência, como monopmonopóólio instrumentallio instrumental. .

�� Em tese, assim, os dois critEm tese, assim, os dois critéérios podem rios podem ser vser váálidos, se usados com a mesma lidos, se usados com a mesma precisão e transparência da avaliaprecisão e transparência da avaliaçção ão direta. direta.


ananááliselise�� Os testes indiciais têm, alOs testes indiciais têm, aléém disso, mais m disso, mais

uma funuma funçção capital no tocante aos ão capital no tocante aos processos judiciais. Nota a Suprema Corte processos judiciais. Nota a Suprema Corte americana, useira e americana, useira e vezeiravezeira em enfrentar o em enfrentar o problema de atividade inventiva, como problema de atividade inventiva, como citado anteriormente neste estudo:citado anteriormente neste estudo:•• "Tais testes podem ajudar o poder judicial, que, "Tais testes podem ajudar o poder judicial, que,

como o Sr. Ministro como o Sr. Ministro FrankfurterFrankfurter observou, observou, éémuito mal equipado para a atender os deveres muito mal equipado para a atender os deveres tecnoltecnolóógicos que lhe são impostos pela lei de gicos que lhe são impostos pela lei de patentes. patentes.

•• Eles tambEles tambéém servem para "evitar com que se m servem para "evitar com que se escorregue na visão escorregue na visão restrospectivarestrospectiva" ... e para " ... e para resistir resistir àà tentatentaçção de ler nas anterioridades os ão de ler nas anterioridades os ensinamentos da invenensinamentos da invençção em questão. "ão em questão. "

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A A observaobservaççãoão do do

MinistroMinistro FrakfurterFrakfurter

Os Os mméétodostodos indiciaisindiciais de de

carcarááterter ttéécnicocnico


ananáálise lise �� MMéétodo todo indicialindicial de primeiro nde primeiro níível vel �� Sempre foram utilizados, em apoio aos mSempre foram utilizados, em apoio aos méétodos todos

diretos de apuradiretos de apuraçção da atividade inventiva, os ão da atividade inventiva, os critcritéérios indiciais de determinarios indiciais de determinaçção de obviedade. ão de obviedade.

�� As Diretrizes do INPI, vale repetir aqui, listam um As Diretrizes do INPI, vale repetir aqui, listam um nnúúmero limitado de tais mero limitado de tais ííndices:ndices:•• Alguns fatores podem ser considerados como indAlguns fatores podem ser considerados como indíícios da cios da

existência da atividade inventiva: existência da atividade inventiva: •• -- dados comparativos em reladados comparativos em relaçção ao estado da tão ao estado da téécnica cnica

que mostram a superioridade da invenque mostram a superioridade da invençção e são ão e são convincentes na demonstraconvincentes na demonstraçção da atividade inventiva; ão da atividade inventiva;

•• -- existência de problema texistência de problema téécnico cuja solucnico cuja soluçção era ão era necessnecessáária e desejada hria e desejada háá muitos anos e a invenmuitos anos e a invençção ão éé a a resposta a esta necessidade; resposta a esta necessidade;

•• -- a solua soluçção apresentada pela invenão apresentada pela invençção ão éé contrcontráária ria ààs s atividades normais na mesma atividades normais na mesma áárea trea téécnica e um tcnica e um téécnico cnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho; no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;


ananáálise lise �� MMéétodo todo indicialindicial de primeiro nde primeiro níível vel �� ObviumObvium desideratadesiderata

•• Perante um problema especPerante um problema especíífico, grandes esforfico, grandes esforçços têm sido os têm sido despendidos na concorrência para se encontrar uma soludespendidos na concorrência para se encontrar uma soluçção. ão. Parece razoParece razoáável que, num caso duvidoso, havervel que, num caso duvidoso, haveráá o o quidquidimprevisumimprevisum se o requerente apresenta a soluse o requerente apresenta a soluçção buscada. ão buscada. Neste contexto, o tempo durante o qual se busca, sem sucesso, Neste contexto, o tempo durante o qual se busca, sem sucesso, a solua soluçção, ão, éé elemento especialmente relevante elemento especialmente relevante

�� Progresso tProgresso téécnico relevantecnico relevante•• O O sistemasistema de de patentespatentes nãonão éé, , necessariamentenecessariamente, , progressistaprogressista, , no no sentidosentido de de queque ssóó se se protegeriamprotegeriam solusoluççõesões melhoresmelhores dos dos queque as as jjáá existentesexistentes no no estadoestado dada ttéécnicacnica

•• Na verdade, a prNa verdade, a próópria natureza de monoppria natureza de monopóólio instrumental das lio instrumental das patentes aponta a necessidade social de solupatentes aponta a necessidade social de soluçções alternativas ões alternativas para o mesmo problema tpara o mesmo problema téécnico, mesmo fora do eixo do cnico, mesmo fora do eixo do progresso. progresso.

�� O preconceito superadoO preconceito superado•• Se no estado da tSe no estado da téécnica se encontram evidências de que o cnica se encontram evidências de que o caminho seguido pela solucaminho seguido pela soluçção em anão em anáálise era tido como lise era tido como inoperante para resolver o problema tinoperante para resolver o problema téécnico, parece razocnico, parece razoáável vel entender que a soluentender que a soluçção não ão não éé óóbvia. Aqui a solubvia. Aqui a soluçção não ão não éémotivada, mas sim desmotivada pelo estado da tmotivada, mas sim desmotivada pelo estado da téécnica cnica


ananáálise lise �� MMéétodo todo indicialindicial de primeiro nde primeiro níível vel �� Efeito surpreendenteEfeito surpreendente

•• Para uma doutrina que se define como Para uma doutrina que se define como quidquid imprevisumimprevisum, parece , parece curioso apontar como indcurioso apontar como indíícios de atividade inventiva a existência de cios de atividade inventiva a existência de um efeito imprevisto um efeito imprevisto

�� Novidade do problema Novidade do problema •• Se nunca o problema tinha sido colocado, em face de um resultadoSe nunca o problema tinha sido colocado, em face de um resultado

desejado, hdesejado, háá um indum indíício de atividade inventiva. Por exemplo, cio de atividade inventiva. Por exemplo, estabelecer como problema a ser resolvido estabelecer como problema a ser resolvido ““como atuar sobre o como atuar sobre o subconjunto subconjunto X` doX` do conjunto X para conseguir o efeito Yconjunto X para conseguir o efeito Y””, enquanto , enquanto que, atque, atéé então, o problema formulado era o de como atuar sobre o então, o problema formulado era o de como atuar sobre o conjunto todo, hconjunto todo, háá um novo problema colocado; um novo problema colocado; distinguirdistinguir--sese--ííaainvento protegido mesmo se a soluinvento protegido mesmo se a soluçção for ão for óóbvia bvia

�� Dispersão ou complexidade do estado da tDispersão ou complexidade do estado da téécnicacnica•• Como se viu, o homo Como se viu, o homo habilishabilis tem um campo natural de visão, que tem um campo natural de visão, que éé o o

de seu campo industrial e de seu campo industrial e –– em menos profundidade em menos profundidade –– os campos os campos vizinhos. Se para se obter a soluvizinhos. Se para se obter a soluçção em anão em anáálise lise éé preciso a conjugapreciso a conjugaçção ão de uma sde uma sééria complexa de anterioridades, ou se a soluria complexa de anterioridades, ou se a soluçção ão ééemprestada de emprestada de áárea remota, haverrea remota, haveráá sinal de que o invento não sinal de que o invento não decorre de maneira evidente ou decorre de maneira evidente ou óóbvia do estado da arte.bvia do estado da arte.

Os Os mméétodostodos indiciaisindiciais de de

carcarááterter econômicoeconômico

16


ananáálise lise �� MMéétodo todo indicialindicial: O sucesso comercial e outros : O sucesso comercial e outros ííndices ndices similaressimilares

�� A viabilidade de sucesso comercial do objeto de uma A viabilidade de sucesso comercial do objeto de uma patente patente éé irrelevante para concessão do privilirrelevante para concessão do priviléégio. gio.

�� Na verdade, o que se examina, quanto aos resultados Na verdade, o que se examina, quanto aos resultados alegados de uma solualegados de uma soluçção em exame ão em exame éé::•• a) a viabilidade a) a viabilidade llóógicagica do efeito tdo efeito téécnico. Por exemplo, se cnico. Por exemplo, se

entende como insuscetentende como insuscetíível de causar efeito industrial as vel de causar efeito industrial as pretensas solupretensas soluçções tões téécnicas que afrontem as leis da natureza. cnicas que afrontem as leis da natureza. São exemplos clSão exemplos cláássicos de falta de utilidade industrial o moto ssicos de falta de utilidade industrial o moto contcontíínuo ou outros inventos contrnuo ou outros inventos contráários rios àà lei da flei da fíísica ; sica ;

•• b) a existência de informab) a existência de informaçção suficiente no relatão suficiente no relatóório para rio para propiciar a utilizapropiciar a utilizaçção dos ensinamentos da patenteão dos ensinamentos da patente, segundo a , segundo a melhor maneira que o requerente tiver realizado melhor maneira que o requerente tiver realizado àà data do data do depdepóósito. O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito sito. O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatdo relatóório do pedido de patente, que ele determine a melhor rio do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execuforma de execuçção da soluão da soluçção tão téécnica reivindicada. Assim, cnica reivindicada. Assim, alaléém do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla m do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla ––como exigência de suficiência descritiva como exigência de suficiência descritiva –– que a soluque a soluçção ão descrita seja efetivamente suscetdescrita seja efetivamente suscetíível de realizavel de realizaçção industrial. ão industrial.


ananáálise lise �� Assim, não hAssim, não háá qualquer pertinência jurqualquer pertinência juríídica entre dica entre

o efeito o efeito econômicoeconômico do invento, e sua do invento, e sua patenteabilidadepatenteabilidade. Por isso mesmo, tal crit. Por isso mesmo, tal critéério tem rio tem recebido crrecebido crííticas tanto da anticas tanto da anáálise econômica lise econômica quanto dos autores jurquanto dos autores juríídicos. O recente caso KSR dicos. O recente caso KSR da Suprema Corte americana reiterou, no da Suprema Corte americana reiterou, no entanto, a validade do indentanto, a validade do indíício. cio.

�� Segundo a mais prudente anSegundo a mais prudente anáálise, o sucesso lise, o sucesso comercial scomercial sóó terteráá relevância qualificada por relevância qualificada por outros outros ííndices, como ndices, como -- notanota--o a EPO o a EPO –– apapóós longa s longa demanda pela soludemanda pela soluçção, esta resulta em sucesso ão, esta resulta em sucesso comercial. Ainda assim, exigecomercial. Ainda assim, exige--se demonstrar que se demonstrar que o sucesso deveo sucesso deve--se aos aspectos tse aos aspectos téécnicos da cnicos da solusoluçção, e não de outros fatores, como marca, ão, e não de outros fatores, como marca, publicidade, moda, etc.. publicidade, moda, etc..

�� Tal advertência consta das diretrizes do INPI. Tal advertência consta das diretrizes do INPI.


ananáálise lise �� Outros dois fatores comerciais que tambOutros dois fatores comerciais que tambéém têm m têm

sido indicados como sido indicados como ííndice de atividade ndice de atividade inventiva: inventiva:

�� a) o fato de a tecnologia em questão ser a) o fato de a tecnologia em questão ser licenciada por competidores, indicando que novas licenciada por competidores, indicando que novas alternativas são custosas ou improvalternativas são custosas ou improvááveis; veis;

�� b) o fato de o competidor infringir a patente, ou, b) o fato de o competidor infringir a patente, ou, conversamente, ter negociado ou demandado a conversamente, ter negociado ou demandado a tecnologia indica, igualmente, caracteres de nãotecnologia indica, igualmente, caracteres de não--obviedade.obviedade.

��

MMéétodostodos indiciaisindiciais::

indispensindispensááveisveis masmas

sempresempre subsidisubsidiááriosrios


ananááliselise

�� A prudência aponta para a A prudência aponta para a subsidiariedadesubsidiariedade da avaliada avaliaçção ão indicialindicial. .

�� JJáá o dissemos, e nunca sero dissemos, e nunca seráá demais demais repetir, os testes indiciais repetir, os testes indiciais criticam criticam para legitimar ou questionar a para legitimar ou questionar a avaliaavaliaçção direta, mas jamais a ão direta, mas jamais a substituem. substituem.


ananááliselise�� O peso de vO peso de váários rios ííndices contrndices contráários rios àà avaliaavaliaçção ão

direta, cujo poder de convencimento sensibilizam direta, cujo poder de convencimento sensibilizam ao juiz, pode questionar ao juiz, pode questionar umauma avaliaavaliaçção direta, ão direta, para fazêpara fazê--lo escolher outra, jlo escolher outra, jáá que, como narra que, como narra recente acrecente acóórdão da 2rdão da 2ªª. Turma Especializada em . Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2Propriedade Industrial do TRF da 2ªª. Região, . Região, acima citado: acima citado: •• Evidenciada a existência nos autos de dois laudos Evidenciada a existência nos autos de dois laudos

ttéécnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, pelo cnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, pelo princprincíípio do livre convencimento motivado que informa o pio do livre convencimento motivado que informa o sistema processual brasileiro, pode optar por qualquer sistema processual brasileiro, pode optar por qualquer um para proferir sua decisão, desde que de maneira um para proferir sua decisão, desde que de maneira fundamentadafundamentada

•• Ou simplesmente, levando em conta que não foi Ou simplesmente, levando em conta que não foi satisfeito o ônus da prova, pode o magistrado rejeitar, satisfeito o ônus da prova, pode o magistrado rejeitar, inclusive por preponderância das evidências, a alegainclusive por preponderância das evidências, a alegaçção ão de nãode não--obviedade. obviedade.

17


ananááliselise

�� Por tais razões, o perito ou examinador Por tais razões, o perito ou examinador ttéécnico deve apontar todos os testes cnico deve apontar todos os testes indiciais pertinentes que legitimam sua indiciais pertinentes que legitimam sua avaliaavaliaçção direta. ão direta.

�� A decisão de atividade inventiva A decisão de atividade inventiva éé sempre sempre de fato e de direito, e os testes indiciais de fato e de direito, e os testes indiciais auxiliam o auxiliam o decisordecisor final, que, na maior final, que, na maior parte das vezes, carecerparte das vezes, careceráá de meios para de meios para repetir, ele mesmo, a integridade da repetir, ele mesmo, a integridade da avaliaavaliaçção direta. ão direta.

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Obrigado,

Denis Borges Barbosa

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Atividade inventiva 1. no Judici ário 2.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf · 2 Bibliografia FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial. O estatuto