Cópia do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa profe- rido no processo de registo da marca nacional n.° 353 738.

Processo n.° 6117/05-7.

Acordam os juízes, em conferência, na 7." Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

1 - Relatório. - 1 - O despacho do órgão competen- te do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 18 de Dezembro de 2002 que concedeu o registo da mar- ca nacional n.° 353 738, Net4B, destinada a assinalar os pro- dutos da classe 38.ª, serviços de telecomunicações, incluin- do Internet, da Onisolutions Infocomunicações, viola do disposto nos artigos 165.°, n.° 1, 25.°, n.° 1, alínea d), 189.°, n.° 1, alínea m), 193.°, n.os 1 e 2, e 203.°, todos do Código da Propriedade Industrial (CPI), porque a marca internacio- nal n.° 506 235, 4B, do Banco de Credito, S. A., e do Ban- co Santander Central Hispano, destinada a assinalar os pro- dutos da classe 16.ª, «papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, li- vres, articles pour reliures, photographies, papeterie, ma- tières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les ar- tistes, pinceaux, machine à écrire et de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés», da classe 35.ª, «publicité et affaires», e da classe 36.ª, «assurances et finances», é prioritária em relação àquela, ambas as marcas se destinam a assinalar produtos manifestamente afins e entre elas existe semelhan- ça gráfica e fonética e ideográfica que é capaz de induzir em erro ou confusão o consumidor e gerar uma situação de concorrência desleal. Com base nestes fundamentos, vieram o Banco de Cre-

dito, S. A., e o Banco Santander Central Hispano, socieda-

des espanholas comerciais, com sede postal em Paseo Pereda, Santander, Espanha, interpor recurso, nos termos dos artigos 38.° e seguintes do CPI, do dito despacho do director de Marcas do INPI. 2 - Após a resposta-remessa a que se refere o arti-

go 40.° do CPI, foi notificada a parte contrária, a qual, na sua resposta, alega que as marcas são suficientemente dis- tintas, de forma que não permitem qualquer confusão. E concluiu pela improcedência do recurso. Seguidamente, foi proferida decisão final, que negou

provimento ao recurso e manteve o despacho recorrido, que concedeu protecção jurídica nacional à referida marca na- cional n.° 353 738, Net4B, para assinalar os produtos da classe 38.ª, para os quais foi pedido o registo, tendo fixa- do o valor tributário do recurso em 80 unidades de conta de justiça, nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais (CCJ), e condenado a re- corrente nas custas, com a taxa de justiça reduzida a meta- de [artigos 446.°, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil e 14.°, alínea j), do CCJ]. 3 - Inconformadas, apelaram as recorrentes, Banco Es-

pañol de Credito, S. A., e Banco Santander Central Hispa- no. Nas suas alegações, conclui:

1.° A apelada pretende ver concedida a protecção em Portugal da marca NET4B:

2.° As apelantes são proprietárias, com prioridade de 1986, da marca cujo elemento único é o conjunto «4B»;

3.° A apelada pretende a protecção da sua marca re- lativamente a serviços comercialmente afins dos da marca obstativa, uma vez que os serviços ban- cários são prestados cada vez mais via Internet cujo suporte são, como é sabido, as telecomuni- cações:

4.° Há reprodução e imitação de marca anteriormente registada, nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI;

5° Existe óbvia e fácil indução em erro do consumi- dor médio, não só porque o elemento adicional «net» não tem eficácia distintiva mas também pela reprodução da marca 4B:

6.° Nem o exame atento ou o confronto entre as marcas elimina o erro quanto à proveniência e às qualidades dos serviços;

7° A confusão e o erro, pela óbvia reprodução e imi- tação das marcas, favorece a prática de actos de concorrência desleal, bem como o favorecimento do fenómeno da diluição da marca, registo que se torna irrecuperável;

8.° Conclui-se, assim, estarem preenchidos todos os elementos constitutivos do conceito de imitação, previstos no artigo 193.°, n.° 1, do CPI, o que, nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI, constitui fundamento de recusa de marca. Foram violados os artigos 25.°, n.° 1, alínea d), 165.°, n.° 1, 187.°, n.° 3. e 189.°, n.° 1, alínea m).

4 - A apelada não contra-alegou. 5 - As questões essenciais a decidir. - Na perspecti-

va da delimitação pelo recorrente (1), os recursos têm como âmbito as questões suscitadas pelos recorrentes nas con- clusões das alegações (artigos 690.°, n.° 1, e 684.°, n.°3, do CPC) (2), salvo as questões de conhecimento oficioso (n.°2, in fine, do artigo 660.° do CPC), exceptuando-se do seu

âmbito a apreciação das questões cuja decisão esteja pre- judicada pela solução dada a outras (n.°2, primeira parte, do artigo 660.° do CPC). Atento o exposto e o que flui das conclusões das ale-

gações (3) - e só devem-se conhecer as questões que tenham sido suscitadas nas alegações e levadas às con- clusões, ainda que outras, eventualmente, tenham sido suscitadas nas alegações propriamente ditas (4) -, das recorrentes apelantes supradescritas no n.° 1, n ° 3, a ques- tão essencial a decidir é a de se saber se deve ou não ser recusada protecção jurídica nacional referida à marca nacio- nal n.°353 731, Net4B, para assinalar os produtos da clas- se 38ª, para os quais foi pedido o registo, seja com fun- damento nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193, n.° 1, do CPI, por esta marca ser a reprodução ou imitação da marca internacional n.° 506 235, 4B, do Banco Español de Credi- to, S. A., e Banco Santander Central Hispano, em virtude de ser gráfica, fonética e ideograficamente muito semelhante e, como tal, capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão, seja com fundamentos nos artigos 260.°, alínea a), e 25.°, n.° 1, alínea (d), do CPI, por o registo im- pugnado possibilitar a concorrência desleal. Exposto o âmbito do recurso, vai conhecer-se da questão. II - Fundamentos: A) De facto. - Na 1.ª instância foram dados como pro-

vados os seguintes factos:

1) As ora recorrentes são co-titulares da marca in- ternacional n.° 506 235, 4B;

2) Esta marca destina-se a assinalar, nas classes:

16.ª, «papier et articles en papier, carton et arti- cles en carton, imprimés, journaux et pério- diques, livres, articles pour reliures, photo- graphies, papeterie, matières adhésives (pour Ia papeterie), matériaux pour les artis- tes, pinceaux, machine à écrire et de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés»;

35.ª, «publicité et affaires»; 36.ª, «assurances et finances»;

3) O despacho de concessão de protecção de marca contra o qual se recorre concede o registo da marca nacional n.°353 738, Net4B, por despacho publicado no Boletim da Propriedade Industrial, de 28 de Fevereiro de 2003;

4) Esta marca destina-se a assinalar os seguintes produtos da classe 28.ª: «serviços de telecomuni- cações, incluindo via Internet»;

5) As recorrentes são co-titulares da marca 4B, cuja protecção em Portugal foi concedida por despa- cho do INPI de 1 de Outubro de 1987;

6) Contra o pedido de registo da marca ora recorri- da, Net4B, foi apresentada reclamação pela ora recorrente.

B) De direito.- A inconfundibilidade das marcas. - Nos termos do artigo 189.°, alínea m), do CPI, será recusa- do o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham «a reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor».

E, nos termos do n.° 1 do artigo 193.° do CPI, a marca re- gistada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou

serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.

E, nos termos do n.° 2 deste mesmo artigo, constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada. Vejamos então se se verificam ou não estes pressupostos. a) Quanto à prioridade da marca internacional n.° 506 235,

4B, das recorrentes, Banco Espanol de Credito, S. A., e Banco Santander Central Hispano, não há a mínima dúvi- da de que se verifica, atenta a matéria de facto provada supradescrita no n.° II, alínea A), n.°S 3 e 5. b) Há que passar agora à afinidade dos produtos e ser-

viços. A marca é um sinal destinado a individualizar produtos

ou mercadorias e produtos ou serviços (5) e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie (6), distin- guindo os produtos ou serviços, pela sua integração numa série (7). É um sinal distintivo de mercadorias e produtos (8). E o mais importante sinal distintivo do comércio (9). Só se aplica a produtos (ou serviços) idênticos ou semelhantes, e, por isso, o âmbito da protecção que concede limita-se aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada (artigo 207.° do CPI). É por esta ra- zão que o seu registo é feito por produtos e serviços (10), conforme decorre dos artigos 181.°, n.° 1, alínea b), 184.° e 185.°, n.° 2, do CPI, sendo também a base para a verifica- ção da imitação ou usurpação (11) (artigo 193.° do CPI). O número do reportório em que estejam inseridos ou a clas- se da tabela em que se integrem é irrelevante para o juízo sobre a afinidade ou semelhança entre os produtos ou serviços porque tal visa apenas facilitar o processo de registo das marcas, e não restringir, por qualquer forma, os direitos dos titulares das marcas (12). Para que uma marca se considere imitada por outros, é necessário que ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idên- ticos ou de afinidade manifesta. É a consagração do prin- cípio da especialidade (13). Este princípio é restrito a cer- tos produtos, e não é absoluto para todo e qualquer produto seja qual for a sua espécie. «Quer dizer, uma mar- ca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja quais forem os produtos para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido adoptada ou usada para produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho que um fabricante de limas ou de para- fusos adopte para os respectivos produtos uma marca igual ou semelhante à que adoptou para os seus vinhos (14)?» Seja qual for a expressão usada para se designar a novi- dade ou a originalidade da marca, para a exigência de que seja distinta das já existentes para os produtos ou servi-

ços do mesmo género ou espécie, a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das mar- cas ao círculo de produtos concorrentes ou afins daque- les para que a marca foi registada (15). Tal como a própria origem latina demonstra, por produtos idênticos (16) ou afins (17) [alínea b) do n.° 1 do artigo 193.° do CPI] devem entender-se os produtos ou serviços que têm a mesma fi- nalidade ou utilidade e os mesmos circuito e hábitos de distribuição (18), a mesma natureza ou as mesmas caracte- rísticas, ou que têm uma natureza ou características próxi- mas, vizinhas, contíguas ou semelhantes (19). É o que su- cede, por exemplo, com vinho maduro e vinho verde, ou com esferográficas e canetas. Mas deve também entender- se que são afins os produtos com natureza marcadamente diversa mas com finalidades idênticas ou semelhantes, como sucede, por exemplo, com fios de linho e fios de seda, sabão e sabonete, azeite e óleo alimentar. Trata-se, num caso e no outro, de bens «concorrentes», intermutáveis ou substituíveis (satisfazem necessidades idênticas). Ou seja, o resultado alcançado por um produto ou serviço pode razoavelmente ser substituído pelo resultado de outro pro- duto ou serviço. Todavia a afinidade ainda não se fica por aqui. Devem ainda ser considerados afins os bens não intermutáveis ou substituíveis que o público destinatário crê razoavelmente terem a mesma origem, por serem eco- nomicamente complementares, como sucede, por exemplo, com artigos de couro e pomadas para tratar e conservar couro, fios de lã e vestuário de lã, câmaras de vídeo e videocassetes, fiações e confecções - produtos integra- dos no mesmo processo de fabrico, a que se pode chamar afinidade vertical (2°) -, máquinas de lavar e secar roupa, discos e gira-discos, isqueiros e tabacos - relações com- plementares em sentido amplo (21)-, ou, por outras razões, por exemplo, vinhos e aguardentes, automóveis ligeiros e tractores (22). É preciso que a semelhança ou proximidade seja suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessida- des dos consumidores (23). Mas não podem ultrapassar-se estas fronteiras e, a pretexto da crescente concentração- diversificação das empresas, alargar em demasia o concei- to de produtos ou serviços afins, e, consequentemente, alargar desmesuradamente os limites da protecção conferi- da por lei ao titular de cada marca, ultrapassando todos os critérios definidos pela lei (24). Assim, não podem ter- se por afins, por exemplo, isqueiros, gravatas e perfumes só pelo facto de se encontrarem à venda numa empresa de artigos de luxo (25), ou produtos de jardinagem desde máquinas de aparar relva até às sementes de plantas só porque uma empresa de jardinagem os oferece. Trata-se de produtos que segundo um critério objectivo nada têm de proximidade ou semelhança. Seja qual for o critério que se utilize para a definição do

conceito de afinidade ou semelhança, do que se trata não é de encontrar a afinidade ou semelhança entre os produ- tos e serviços, entre si, isoladamente, e sem fim em vista, mas, antes, de encontrar a afinidade entre produtos e ser- viços marcados, isto é, não desligados da finalidade es- sencial da marca, que é finalidade distintiva, como se dei- xou supra-referido (26). À luz do que vem dito, vejamos. Em síntese, sustentam as recorrentes que as marcas

assinalam produtos afins porque a utilização da Internet como meio de disponibilizar e prestar serviços, como su- cede com o sector bancário, coincidindo com o sector das

telecomunicações aos olhos do consumidor comum não perito em marcas, no âmbito de produtos próximos entre si, é natural que ao utilizar os serviços bancários via Inter- net procure as melhores soluções no âmbito das teleco- municações, elas próprias suporte de prestação de servi- ços bancários, e que associe imediatamente a marca 4B a outras marcas próximas, MIX14B. CUSTOM4B, WEB4B, CONTACT4B, etc. As telecomunicações permitem passar informações de

diversas espécies - por exemplo escrita ou matéria impres- sa, imagens fixas ou móveis, palavras, música, sinais visí- veis ou audíveis, sinais de controlo de funcionamento de máquinas, etc. - a um ou mais correspondentes determi- nados (como sucede na telegrafia ou telefonia) ou possí- veis correspondentes [como sucede com a radiodifusão que, por sua vez, inclui não só a transmissão por televisão e telefotografia (fac-símile)] por meio de qualquer sistema electrónico. A Internet é uma rede enorme mundial de mi- lhões de computadores interconectados a alta velocidade que utilizam protocolos TCP/IP e que permitem uma cons- tante comunicação, troca e partilha de informação, e, evi- dentemente, com todas as possibilidades que isso compor- ta, nomeadamente para a venda de quaisquer produtos ou serviços. O que, deste ponto de vista, leva a que todo o mundo que disponha de acesso a esta rede se tenha trans- formado num gigantesco hipermercado. Daqui que o crité- rio do mesmo circuito de hábitos de distribuição não te- nha qualquer relevo significativo para, isoladamente, levar a distinguir a afinidade ou semelhança entre os produtos ou serviços das marcas em questão (27). As utilizações e as finalidades das telecomunicações e

da Internet são, pois, incalculáveis. Se bem que os servi- ços de telecomunicações e serviços de Internet possam ser em comum uma forma de difusão do pensamento. são tam- bém meios tão afastados e dissemelhantes entre si que não há entre eles qualquer afinidade ou semelhança possível, como a origem latina sugere (28) Daqui que os primeiros não possam ser substituídos razoavelmente pelos segun- dos com os mesmos resultados, que não se integrem no mesmo processo de fabrico, nem que os primeiros comple- tem os segundos, como, por exemplo, se completam as máquina de lavar roupa e secar roupa, discos e gira-dis- cos, isqueiro de tabaco. O que equivale a dizer que entre eles não existe qualquer relação de complementaridade. Donde, e à luz de tudo o que vem dito, não existe qual-

quer afinidade ou semelhança entre os produtos da marca da recorrente e os serviços assinalados pela marca da re- corrida. Não se verifica, pois, o requisito previsto na alínea b)

do n.° 1 do artigo 193.° do CPI. Vejamos agora o requisito da alínea c) do n.° 1 do arti-

go 193.° do CPI. c) É a questão da confundibilidade. Como se disse supra, a marca é um sinal destinado a

individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie (29), distinguin- do os produtos ou serviços pela sua integração numa sé- rie (30). É um sinal distintivo de mercadorias e produtos (31). E o mais importante sinal distintivo do comércio (32). Para que possa cumprir essa função, tem de ser nova, isto é, exige-se que ainda não tenha sido empregue para os mes- mos produtos ou serviços (33), tem de ser distinta e incon- fundível de outra já existente ou adoptada por qualquer outro produto do mesmo género (34). E como manifestação

prática do princípio da especialidade (35), tem de ser recu- sado o registo das marcas que «tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o con- sumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um ris- co de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto» [arti- gos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, alínea c), do CPI]. As semelhanças ou parecenças sobre as marcas podem ser, principalmente, de natureza gráfica, figurativa, fonética, ide- ográfica ou conceptual (36). A grafia e ou a fonética inte- ressam particularmente para as marcas nominativas e as constituídas por letras ou números, bem como para as marcas mistas em que elementos daquele género prevale- çam. As semelhanças gráficas e figurativas respeitam à imagem do sinal ou aos seus efeitos visuais (formas, mo- tivos, cores, etc.). No caso das semelhanças figurativas, estas referem-se tanto à imagem como ao conceito concre- to por elas invocado (37). Nas marcas figurativas e tridimen- sionais, as semelhanças aludem sobretudo à figura e à configuração (38). As semelhanças fonéticas concernem aos sons das palavras (39) utilizados nas marcas nominativas para diferenciar os produtos ou serviços. As semelhanças ideográficas ou conceituais, aos atinentes a quaisquer ti- pos de marcas (4°), e têm a ver com o sentido ou o signi- ficado da marca (41). Nos termos do artigo 193.° do CPI, a imitação e a usur-

pação aparecem como sinónimos, com o significado de reprodução total ou parcial de uma marca registada para assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta. No entanto as duas figuras distinguem-se. A usurpação é o uso indevido de uma marca por parte de uma pessoa diversa do respectivo titular. A imitação tra- duz-se na criação de uma nova marca, objectivamente di- versa da pertencente ao titular, mas que dela constitui a reprodução mais ou menos fiel (42). Como diz Pinto Coe- lho (43), «a imitação é a mais perigosa das fraudes. O usur- pador que se socorre da imitação pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender-se, não a reproduz per- feitamente; limita-se a imitá-la, para poder alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser imitação». Para que a semelhança entre as marcas constitua imita-

ção, é necessário que a mesma possa induzir em erro ou confusão o consumidor com a anteriormente registada. Este risco deve ser entendido em sentido lato, de modo a abar- car tanto o risco de confusão em sentido estrito ou pró- prio como o risco de associação (44), como se depreende do artigo 207.°, in fine, do CPI. O risco de confusão de- pende de vários factores, nomeadamente do tipo de con- sumidores, do grau de semelhança entre as marcas e os produtos ou serviços assinalados, e da força ou notorie- dade da marca registada. Os consumidores a considerar são, em primeiro lugar, aqueles a quem os produtos ou servi- ços assinalados se destinam. Depois, de entre estes, ao consumidor médio, nem particularmente atento nem parti- cularmente distraído. O consumidor que releva no contex- to do direito das marcas é, pois, uma figura flexível e variá- vel (45). Para o risco de confusão, releva também o grau de semelhança. O risco é tanto maior quanto maior for a semelhança entre os sinais e os produtos ou serviços. O risco de confusão é também maior quando a marca re- gistada é forte (não «normal» nem «fraca») ou muito co- nhecida (46).

Na avaliação concreta deste risco, é preciso atender às diversas espécies de marcas utilizadas (47): marcas nomina- tivas, gráficas, mistas, etc. Sem prejuízo das especialidades colocadas por cada uma

destas marcas, é relativamente consensual que, no juízo sobre a similitude das marcas, deve atender-se ao seguinte:

1.° As marcas devem ser apreciadas em conjunto, global e sinteticamente, visto que só pela unida- de global os elementos componentes podem dis- tinguir-se (48). Muito embora este juízo tenha de fundar-se na análise das semelhanças e das dife- renças, no seu exame não devem as semelhanças e as diferenças ser dissecadas analiticamente a fim de excluir do exame os elementos ou segmentos sem ou com pouca capacidade distintiva (49). A semelhança de conjunto tanto pode resultar da conjugação ou da combinação de vários elemen- tos existentes em ambas as marcas como da exis- tência de um só elemento comum, se este for de tal forma saliente e predominante que domine o conjunto e lhe imprima a semelhança necessária para determinar a confusão. É à semelhança do conjunto, e não à natureza das dissemelhanças ou grau das diferenças que as separam, que o juízo de similitude deve, pois, atender (50);

2.° No conjunto da apreciação das marcas, são irre- levantes as suas componentes genéricas ou des- critivas. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante (51);

3° Nas marcas complexas, deve privilegiar-se, sempre que possível, o elemento dominante (52).

À luz do exposto, vejamos. Tanto o despacho recorrido como a sentença recorrida

em lugar de apreciarem as duas marcas no seu conjunto, para as confrontarem entre si, limitaram-se a dissecá-las numa análise analítica. O que vai contra os critérios relati- vamente consensuais, acima expostos. Há, pois, que apreciar as marcas no seu conjunto. Face à matéria de facto provada, supradescrita no n.° II,

alínea A), a marca registada e registanda são marcas nomi- nativas, visto que são constituídas por palavras. A com- paração entre elas pode ser feita, nos termos legais, nos planos visual, fonético e ideográfico (53). Quando à seme- lhança ou dissemelhança gráfica ou fonética se junta uma semelhança ou dissemelhança ideográfica ou conceitual, é indubitável que a facilidade ou a dificuldade de confusão aumenta ou diminui. Por isso, é fora de dúvida que o ele- mento ideográfico ou conceitual pode constituir um crité- rio complementar ou auxiliar para o efeito de determinar, em cada caso, a existência ou não de imitação (54). Confrontando a marca das recorrentes com a da recorri-

da, visualizando-as e revisualizando-as, lenta e rapidamen- te, lendo-as e relendo-as, ouvindo e reouvindo, lenta e rapidamente, os sons com as suas duas pronúncias, a memória sensível (55) que nos fica da sua imagem-reprodu- ção (56), quer visual quer auditiva (57), é a de que existe, entre ambas, diversidade do tipo de letra com que estão impressas - a marca registada está em letra maiúscula de imprensa; a marca registanda está em letra minúscula esti- lizada - e não existe entre ambas qualquer semelhança gráfica (58) ou sonora.

Logo, não se verificam todos os requisitos do conceito de imitação supra-referidos e, por conseguinte, não é com este fundamento que poderá ser recusado o registo da marca nacional da recorrida [artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI]. Resta, pois, apurar se existe concorrência desleal, visto

que esta é subsidiária em relação à violação de direitos privativos (59). A concorrência desleal é causa autónoma da recusa de

registo [artigo 25.°, n.° l, alínea d), do CPI]. Nos termos do artigo 25.°, n.° l, alínea d), do CPI, é

fundamento de recusa do registo «o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção». Trata-se aqui de duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas da concorrência desleal. Não se trata de apreciar o acto de pedido de registo como um acto ilícito de concor- rência desleal, previsto no artigo 260.° do CPI (6°), nem de qualquer ilícito civil, mas, antes, procura-se prevenir a atri- buição de um direito privativo a um concorrente que, de modo intencional ou não, desencadeia ou pode desenca- dear com o seu pedido uma situação objectivamente des- leal. Mas, a propósito das duas situações previstas no arti-

go 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI, cabe dizer que a marca das recorrentes e a marca da recorrida são tão diferentes entre si que não há a possibilidade de os consumidores utiliza- dores caírem no erro grosseiro de atribuírem aos produtos e serviços que as marcas em questão se destinam a assi- nalar a mesma origem ou que pensem que existam relações comerciais, económicas ou de organização entre as titula- res da marca internacional registada e a titular da marca nacional registada em questão. Logo, inexiste qualquer possibilidade de vir a verificar-se um desvio de clientela. Não se está perante uma situação em que o registo da marca cause ás recorrentes uma situação de concorrência desleal, ou de que o registo poderá vir a causar um esta- do propício a tal concorrência desleal. Por conseguinte, não se verifica qualquer das duas situações previstas no arti- go 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI. Improcede também, pois, o recurso com este fundamento. Não se mostram violados os preceitos legais indicados. III - Decisão. - Assim, e pelo exposto, julga-se impro-

cedente a apelação interposta pelas recorrentes apelantes e, consequentemente, confirma-se a sentença recorrida. Custas pela recorrente. Registe-se e notifique-se (artigo 157.°, n.° 4, do CPC).

(1) O âmbito do recurso é triplamente delimitado Primeiro, é delimitado pelo objecto da acção e pelos eventuais casos julgados formados na 1.ª instância recorrida. Segundo, é delimitado objecti- vamente pela parte dispositiva da sentença que for desfavorável ao recorrente (artigo 684.°, n.° 2, segunda parte, do CPC) ou pelo fun- damento ou facto em que a parte vencedora decaiu (artigo 684.°- -A, nos 1 e 2, do CPC). Terceiro, o âmbito do recurso pode ser limitado pelo recorrente. V., sobre esta matéria, Miguel Teixeira de Sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil. Lisboa , Lex, 1997, de p. 460 a p. 461 e pp. 395 e segs. Cf., ainda, v. g., Manuel Rodrigues, Dos Recursos. 1943 (apon-

tamentos de Adriano Borges Pires), pp. 5 e segs., J. A. Reis, Códi- go de Processo Civil Anotado, vol. v (reimpr., 1981), pp. 305 e segs., Castro Mendes, Direito Processual Civil - Recursos, ed. da Associação dos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1980, pp. 57 e segs. e 63 e segs., Armindo Ribeiro Mendes, Direito Processual Civil, vol. III, Ed. da Associação dos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 1982, pp. 239 e segs., e Fernando Amâncio Ferreira, Manual dos Recursos. Coim- bra, Livraria Almedina, 2000, pp. 103 e segs.

(2) V. J. A. Reis, Código de Processo Civil Anotado. vol. V, p. 56. (3) As quais terão de ser, logicamente, um resumo dos funda-

mentos porque se pede provimento do recurso, tendo como finali- dade que elas se tornem fácil e rapidamente apreensíveis pelo tribu- nal. As conclusões não devem ser afirmações desgarradas de qualquer premissa, e sem qualquer referência à fundamentação por que se pede o provimento do recurso. Não podem ser consideradas conclusões as indicadas como tal, mas que sejam afirmações desgarradas sem qualquer referência à fundamentação do recurso, nem se deve to- mar conhecimento de outras questões que eventualmente tenham sido suscitadas nas alegações propriamente ditas, mas não levadas às conclusões. Por isso, só devem ser conhecidas, e só e apenas só, as questões suscitadas nas alegações e levadas às conclusões. Neste sentido, v. Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Ou- tubro de 1993 e de 12 de Janeiro de 1995, in Colectânea de Juris- prudência - Supremo Tribunal de Justiça. respectivamente ano 1, t. 3.°, p. 84, e ano III, t. 1.°, p. 19. (4) Cf. supra n. 7. (5) V. Luis M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 2.ª ed., Li-

vraria Almedina, 2003, p.22 e segs. Para este autor, a função clás- sica distintiva da marca alargou-se ou redimensionou-se e já não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial (empresa única, sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produ- tos ou serviços mercados), mas significa, sempre, a garantia de uma origem pessoal (pessoa à qual se atribui o ónus pelo uso não enga- noso dos produtos ou serviços mercados) Sobre esta mesma ques- tão, v., ainda, v. g., M. Nogueira Serens, «A vulgarização da marca na Directiva n.° 89/104/CEE, de 31 de Dezembro de 1988 (id est. no nosso direito futuro)», Coimbra, 1995, in separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. António de Ar- ruda Ferrer Correia. 1984, pp. 1 e segs., e Oliveira Ascensão, in- fra n. 6. Quanto à noção de marca, v., ainda, v. g., A. F. Ribeiro de Almeida, «Denominação de origem e marca», in Boletim da Faculdade de Direìto da Universidade de Coimbra - Stydia luri- dica. n.° 39, Coimbra Editora, 1999, p. 333, e Jorge M. Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, 4.ª ed., vol. 1, Coimbra. Li- vraria Almedina, 2003, p.348, n.° 1. (6) Mas não assegura a proveniência de um produto nem a pro-

veniência de uma empresa, como demonstra o artigo 211.°, n.°2, do CPI. Nem tem, por si, uma função de garantia nem assegura a qualidade ou a publicidade do produto. Pode desempenhar essas fun- çoes, mas não as garante Nem é um direito que pessa cenfundir-se como uma propriedade. Peio seu carácter referencial, apenas garan- te ao seu titular apenas o seu uso em determinado produto ou ser- viço. V. Oliveira Ascensão, Parecer sobre «Pressupostos da Tutela de Marca de Grande Prestígio». pp. 18 e 19. (7) V. Oliveira Ascensão, Parecer sobre «Pressupostos da Ture-

la de Marca de Grande Prestígio», pp. 17 e 18. (8) V., v. g., Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. 1,

Universidade de Coimbra, 1973, pp. 312 e 313, Oliveira Ascensão, Direito Comercial- Direito Industrial, vol. II, Lisboa, 1988, pp. 139 e segs., Pedro Sousa e Silva, «Principio da especialidade das marcas, a regra e a excepção: as marcas de grande prestigio», in Revista da Ordem dos Advogados, n.° 58 (Janeiro de 1998), t. i, pp. 392 e 393. (9) V. Oliveira Ascensão, Parecer sobre «A Incidência de Mar-

ca Registada sobre Produtos ou Serviços não Idênticos nem Se- melhantes». p. 8. (10) Não se trata, pois, de um registo por classes, na medida em

que o exclusivo não cobre automaticamente os demais produtos ou serviços pertencentes à mesma classe dos indicados pelo requerente do registo (isto é, incluídos no mesmo grupo da classificação inter- nacional dos produtos ou serviços), ncm exclui liminarmente aque- les que estejam incluídos em classes diferentes. Só os abrangerá caso se verifique entre os produtos ou serviços em confronto uma rela- ção de afinidade. V. Pedro Sousa e Silva, op. cit., p. 398. (11) V. Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial,

vol. II, p. 149. (12) V. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 2.ª ed., vol. i, Li-

vraria Almedina, 2005, p. 97. (13) Ou da novidade. O principio da especialidade ou da novida-

de da marca restringe-se aos produtos da mesma espécie ou afins. Trata-se, pois, de uma incidência limitada ou relativizada. V. Pedro Sousa e Silva, op. cit., p. 394, e, v. g., Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, vol. I, editor Carlos Ernesto Martins Souto, Lis- boa, 1942, pp. 343 e segs., Ferrer Correia, op. cit., pp. 328 e segs., e Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, vol. II, pp. 149 e 150. (14) V Pinto Coelho, op. cit., p. 354.

(15) V. Pedro Sousa e Silva, op. cit., p. 395. (16) Em latim idem, eadem, idem (pronome ou adjectivo de-

monstrativo), composto do pronome ou adjectivo demonstrativo is. ea. id (este, aquele, o, a) mais a partícula «dem», significa o mesmo, a mesma. Distingue-se de ipse. Este adjectivo determina com mais eficácia o substantivo e significa ele próprio e não ou- tro. (17) Em latim afnis (ou adfinis), c (adjectivo da 2.ª classe, se-

guindo a 3.ª declinação) significa: 1) vizinho, contíguo, adjacente; 2) parente por afinidade, afim: 3) cúmplice, e 4) que se inclina para, amigo de. Como substantivo, finitas (ou adfinitas), atis (subs- tantivo feminino), significa: 1) contiguidade, vizinhança: 2) afini- dade, parentesco, os parentes por afinidade, e 3) analogia, seme- lhança. (18) É um critério que não pode ser tomado em conta isolada-

mente e que tem de ser encarado com relativa restrição, face à crescente tendência para os grandes espaços de consumo variado. Nesta matéria, há que distinguir entre os estabelecimentos especi- alizados ou as secçòes especializadas dos grandes armazéns e os grandes estabelecimentos que oferecem ao público, indiferenciada- mente, uma gama ampla de produtos. V. Couto Gonçalves, op. cit., p. 135, c n. 306, citando F. Névoa. (19) No mesmo sentido, v. Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cit.,

pp. 272 e segs., e Pedro Sousa e Silva, op. cit., pp. 396 e segs. (20) V. Couto Gonçalves, op. cit., p. 135, n. 308. (21) V. Couto Gonçalves, op. cit., p. 135, n. 308. (22) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cil.. pp. 272 e 273. (23) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cit., p. 375, e Pedro

Sousa c Silva, op. cit., p. 396. (24) V. Pedro Sousa e Silva, op. cit., pp. 396 e 397. (25) V. Pedro Sousa e Silva, op. cit., p. 396, n. 39, e Chavanne/

Burst, cit. apud Jorge M Coutinho de Abreu, op. cit., p. 373, a propósito de uma sentença de um tribunal parisiense. (26) V. Couto Gonçalves, op. cit., p. 133. (27) Cf. supra n. 18. (28) Cf. supra n. 17. (29) Mas não assegura a proveniência de um produto nem a

proveniência de uma empresa, como demonstra o artigo 21 1.°, n.°2, do CPI. Nem tem, por si, uma função de garantia nem assegura a qualidade ou publicidade do produto. Pode desempenhar essas fun- ções, mas não as garante. Nem é um direito que possa confundir-se como uma propriedade. Pelo seu carácter referencial, apenas garan- te ao seu titular apenas o seu uso em determinado produto ou ser- viço. V. Oliveira Ascensão, Parecer sobre «Pressupostos da Tutela de Marca de Grande Prestígio», pp. 18 e 19. (30) V. Oliveira Ascensão, Parecer sobre «Pressupostos da Tute-

la de Marca de Grande Prestígio», pp. 17 e 18. (31) V., v. g., Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. I,

Universidade de Coimbra, 1973, pp. 312 e 313, Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, vol. II, Lisboa, 1988, pp. 139 e segs., Pedro Sousa e Silva, «Princípio da especialidade das marcas, a regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», in Revista da Ordem dos Advogados, ano 58 (Janeiro de 1998), t. I, pp.392 e 393. (32) V. Oliveira Ascensão, Parecer sobre «A Incidência de Mar-

ca Registada sobre Produtos ou Serviços não Idênticos nem Se- melhantes», p. 8. (33) O parecer da Câmara Corporativa que procedeu à publica-

ção do CPI de 1940 dizia que a marca devia ser «nova, o que não quer dizer invenção do seu titular, originaó, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca na mesma indústria». Publicação da Assembleia Nacional, 1937, pp. 216 e 217. (34) V. Pinto Coelho, op. cit., p. 354, e Jorge M. Coutinho de

Abreu, op. cit., p. 372. (35) Princípio, que tem um carácter relativo. Cf. supra, p. 12, a

passagem citada de Pinto Coelho, op. cit., p. 354. O principio tem um carácter relativo, porque a lei restringe o princípio da especia- lidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins. V. Ferrer Correia, op. cit., de p. 327 a p. 329. (36) O CPI de 2003, no artigo 245.°, n.° 1, alínea c), acrescen-

tou «ou outra» à tríade figurativa anterior. E bem, porque podem também ser, por exemplo, ideográficas ou conceituais. Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cit., p. 374. (37) V. Luís M. Couto Gonçalves, op. cit., p. 139. (38) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ibidem, p. 374. (39) Fonética, do grego ϕ@iνQdTQ (adj. ϕiνQdTób, @Q, óv = concer-

nente ao discurso, ao som ou à palavra, fonético), referente a ϕiν@Q, Qb (sub. f) som da fala, som da voz. A fonética é a ciência que estuda os sons da fala, quanto à sua produção (fonética articulató- ria), suas características acústicas (fonética acústica) e suas carac-

terísticas através dos tempos (fonética histórica), etc. Vd.. v. g., Ver- bo Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 8. «Fonética». No caso das marcas, como sinal distintivo de produtos e serviços, tem essencialmente a ver com o som das palavras. E estas, como se sabe, são unidades menores do que as frases (cadeias faladas) e maiores do que o fonema [do grego ϕieQµE, µEdob (de ϕieQ), som de voz, dicção, é a unidade mental sonora significativa de que o som é a representação (ou realização) física e que, numa determi- nada língua, serve para constituir e diferenciar formas fónicas]. V. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo. 15.a ed., Edições João Sá da Costa, Lisboa, pp. 28 e 75. (40) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ibidem. p. 374. (41) V. Justino Cruz, Código da Propriedade Industrial. 2.ª ed.,

Livraria Amado, L.da, pp. 225 e segs., em anotação ao artigo 94.° do CPI de 1940. (42) Já a contrafacçào (cf o artigo 264.° do CPI) é empregue

com um duplo sentido: o uso de marca alheia integralmente repro- duzida (no que se confunde com o uso de usurpação) e de confec- ção material de marca de outrem, independentemente do seu uso ou aposição do usurpador. V. Pedro Sousa e Silva, op. cit., de p. 399 a p. 401, e os ensinamentos de Pinto Coelho na passagem aí citada. (43) Op. cit.. pp. 381 e 382. (44) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cit., p. 376. No mesmo

sentido. Nogueira Seréns. «A vulgarização da marca na Directiva n.° 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988», in Estudos em Homenagem do Prof Doutor A. Ferrer Correia, t. iv (1977), p. 174. Manuel Oehen Mendes, no parecer sobre o caso Porsche e Fiat, p. 14 (fl. 175 dos autos), diz que o risco de associação é aqui uma espécie do género risco de confusão. O Acórdão do Supremo Tribu- nal de Justiça de 31 de Maio de 2000. in Boletim do Ministério da Justiça n.° 497, p. 415, diz que o risco de confusão compreende o risco de associação. (45) V. Luís M. Couto Gonçalves, p. 141. (46) V Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cit., p. 377. (47) V. Luís M. Couto Gonçalves, p. 136. (48) E isto é assim porque as nossas percepções se organizam

relativamente a conjuntos ou formas, e não relativamente a ele- mentos isolados. Estes só podem distinguir-se pela análise do todo. É isto que nos ensina a moderna psicologia da forma ou gestaltis- mo, Gestaltpsychologie [do alemão Gestalt (substantivo) = forma, feiçào], representada por Eduard Spranger (1872-?), Max Werthei- mer (1880-1943), Paul Guillaume (1878-1962), Kurt Kofka (1886- 1941) e Wolfang Köhler (1887-1967), na sequência da Context- theorie de Tichener e contra o atomismo psicológico dos associonistas, particularmente filósofos ingleses: John Locke (1632- 1704), David Hume (1711-1776) e Stuart Mill (1806-1873), onde antes se inspirou a psicologia clássica. O atomismo psicológico explicava o todo pela simples associação dos elementos componen- tes. A psicologia da forma explica os elementos pelo todo O ato- mismo psicológico considera a vida psíquica como uma multiplici- dade de fenómenos de cuja associação resultaria a unidade. A psicologia da forma vê nela uma unidade global, cujos elementos só podem distinguir-se pela análise do todo. E hoje a realidade pa- rece dar-lhe razão, desde que não seja vista de uma forma rígida, com a exclusão de toda e qualquer dissecação analítica. A multipli- cidade dos fenómenos da nossa vida psíquica que continuamente afectam o nosso espírito (percepções, lembranças, sentimentos, idei- as, volições, desejos e pensamentos) são assim percepcionados por conjuntos ou formas, e não por elementos isolados. Um grupo de estrelas é percebido como uma constelação. O elemento só é mo- dificado em função da forma de que faz parte. De facto, as nossas funções intelectuais (memória, imaginação, inteligência) parecem obedecer a estes princípios. Tem, pois, razão Luís M. Couto Gon- çalves quando diz -op. cit.. p. 137- que a razão de ser da apre- ciação de conjunto das marcas está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor, não devendo pressupor-se que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si. (49) Como Bédarride muito a propósito observou, como refere

Pouillet - Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres. Paris, 1912, n.° 331, p. 314 -, citado por Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, vol. i, Editor Carlos Ernesto Martins Souto, Lisboa, 1942, p. 385. V., ainda, v. g., Oli- veira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, vol. 11, Lis- boa, 1988, pp. 154 e 155, e Jorge M. Coutinho de Abreu, op. cito p. 275. (50) V. Justino Cruz, Código da Propriedade Industrial. 2.a ed.,

Livraria Amado, L.da, p. 220, em anotação ao artigo 94.° do CPI de 1940. No mesmo sentido, v. Oliveira Ascensão, Direito Comer- cial-Direito Industrial. vol. II, Lisboa, 1988, p. 154.

(51) V. Luís M. Couto Gonçalves, ibidem, p. 137. (52) V. Luís M. Couto Gonçalves. ibidem. p. 137. (53) V. Luís M. Couto Gonçalves, op. cit., p. 139. (54) V. Justino Cruz, op. cit., pp. 226 e 227. em anotação ao

artigo 94.° do CPI de 1940. (55) A memória sensível representa o passado sob a forma de

imagens, e liga-se à imaginação reprodutora. (56) Como se sabe da filosofia, do estudo da vida intelectual ou

cognitiva, a imagem é uma atitude da consciência que faz aparecer no espírito um objecto ausente, irreal portanto. A imagem-repro- dução é fruto da imaginação reprodutora, que representa o real anteriormente percebido, com maior ou menor fidelidade Não é uma pura repetição da percepção, mas antes um condensado de experiências vividas e de afectividade. (57) Se nos situarmos para além das considerações do vulgo. que

nas imagens sensoriais só considera as visuais. e tivermos em conta o estudo supra-referido na n. 56, podemos constatar que existem tantas imagens quantos os sentidos ou percepções: visuais, auditivas, olfactivas, gustativas, tácteis. térmicas, álgicas, cinestésicas, quinesté- sicas e otolíticas. Porque a memória sensível se liga à imaginação reprodutora, a memória sensível pode ser dos seguintes tipos: visual. auditivo, táctil, motor. mecânico, intelectual, lógico e abstracto. (58) O aspecto gráfico tem a ver com a imagem dos sinais grá-

ficos com que se reproduzem as palavras da escrita e tem a ver quer com o tipo de letra utilizado, cores, etc. (forma de represen- tação), quer com o tipo de impressão. As semelhanças gráficas têm, pois. a ver com os efeitos visuais que a imagem do sinal produz no consumidor. E no caso do texto difere o tipo de letra, mas não diferem as letras (isto é, os caracteres do alfabeto utilizados, com que se reproduz a escrita) utilizadas em ambas as marcas. (59) V. Oliveira Ascensão. Parecer sobre «Pressupostos da Tute-

la de Marca de Grande Prestígio», pp. 6 e 7. (60) Os vários tipos nele previstos baseiam-se na indução do

público em erro. As matérias nele contempladas são, por um lado, as previstas na Convenção da União de Paris (CUP) e, por outro, as que resultavam já da longa tradição portuguesa. V. Oliveira As- censão, Concorrência Desleal, Coimbra, Livraria Almedina, 2002, p. 39. Sobre a concorrência desleal, importa referir o artigo 10.°- bis da CUP.

Lisboa, 27 de Setembro de 2005. - Arnaldo António da Silva (relator) - Soares Curado - Roque Nogueira.